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부정사용 취소사유 판단 법리

구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다.

반면 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 그 취지가 있다.

따라서 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

실사용상표가 등록상표를 타인의 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인ㆍ혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지 저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조).

부정사용의 고의 여부 판단기준 법리

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정되는데(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결 등 참조),

앞서 본 바와 같이 피고의 대상상표는 실사용상표의 사용 당시 신발류 상품과 관련하여 적어도 국내에 널리 알려진 주지상표인 점이 인정되므로, 원고의 부정사용에 대한 고의는 추정된다.

상표권자의 부정사용 고의 부정 주장요지

① 실사용상표는 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용된 것으로서, 단지 수개월 동안 특정 제품에 한정하여 사용되었고, 그마저도 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 즉시 그 사용을 중단하였을 뿐만 아니라 해당 제품을 모두 회수 폐기하였으며, ② 원고가 이 사건 등록상표를 20년이 넘는 기간 동안 운동화 등에 사용함으로써 이 사건 등록상표에 지정상품인 운동화 등에 관한 국내 수요자의 신뢰가 어느 정도 형성되어 있는 사정에 비추어 볼 때 원고의 상표 부정사용에 대한 고의가 인정될 수 없다는 취지로 주장한다.

특허법원의 판단 – 부정사용의 고의 인정

① 상표권자인 원고가 ‘E’ 및 중국 하청업체들을 통해 실사용상표가 부착된 원고의 슬리퍼, 운동화 등 상품들을 생산하고, 이들을 온라인 시장에서 판매함으로써 실사용상표를 사용하였음은 앞서 인정한 바와 같고, 상표 부정사용의 기간이 수개월에 불과하다는 사정은 원고의 상표 부정사용에 대한 고의 인정 여부에 아무런 영향을 줄 수 없다. 또한 갑 제4 내지 7호증의 각 기재만으로는 실사용상표가 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용되었다거나 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 즉시 그 사용을 중단하면서 해당 제품을 모두 회수․폐기하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

나아가 ② 원고의 이 사건 등록상표에 국내 수요자의 신뢰가 형성되어 있다는 점 역시 이를 인정할 아무런 구체적 증거가 없고, 설령 이 사건 등록상표에 원고 주장과 같은 신뢰가 형성되어 있다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표를 변형하여 사용한 상표권자인 원고의 고의 추정이 복멸된다고 볼 수도 없다.

특허법원 판결요지

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가, 이 사건 등록상표와 유사하고 대상상표와 실질적으로 동일한 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 포함되는 슬리퍼, 운동화 등에 사용함으로써 일반 수요자들이 대상상표와의 관계에서 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 상품들의 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커졌으며, 이에 대한 원고의 고의도 인정되므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.

첨부: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허1779 판결

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등록디자인과 선행디자인을 대비해 볼 때, ① 선행디자인은 결합부와 파이프 상부 사이에 턱이 형성되어 있는 반면, 등록디자인은 결합부와 파이프 상부의 외경이 동일하고 결합부와 파이프 상부 사이에 턱이 형성되어 있지 않은 점, ② 선행디자인은 결합부의 좌측과 우측에 상단부터 하단까지 이어지는 날개부가 각 형성되어 총 2개의 날개부로 구성되어 있으나, 등록디자인은 총 4개의 날개부로 구성되고, 결합부의 중간 부분에는 날개부가 형성되어 있지 않은 점, ③ 선행디자인의 날개부를 구성하는 대향하는 면은 전체적으로 평평한 형상이나, 등록디자인의 날개부를 구성하는 대향하는 면은 안쪽 부분이 바깥쪽 부분에 비하여 움푹 파여진 형상으로 평평하지 않은 점 등에서 차이가 있다.

그러나 본 차이점 ①, ②, ③에 해당하는 부분들은 양 디자인에서 수요자의 눈에 잘 띄는 부분으로 결합부의 외경, 결합부에 형성된 날개부의 개수, 위치, 형상 등을 변화시킴으로써 다양한 형태의 결합부를 구성할 수 있다고 보이는 점 등을 고려하면, 위 특징들은 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징으로 보인다.

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기에는 공지디자인의 결합뿐만 아니라 공지디자인 각각에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 보는 것이 타당하다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조).

위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 착장수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결, 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

등록디자인과 선행디자인의 차이점 ①, ②, ③에 관한 부분은 수요자의 주의를 끌기 쉽고 전체적인 심미감에 영향을 미치는 지배적인 특징에 해당한다. 이러한 차이점으로 인하여 등록디자인은 파이프가 전체적으로 매끄럽게 이어지는 반면, 선행디자인은 파이프 상부와 결합부가 턱 부분을 경계로 분리되고, 선행디자인의 날개부는 등록디자인의 날개부에 비하여 단조로우면서도 파이프 본체와 뚜렷하게 구별되어 보이는데, 이러한 차이점은 등록디자인이 선행디자인과 다른 미감적 가치를 가지게 한다.

나아가 위 차이점과 관련된 등록디자인의 특징들이, 출원 전에 공지되었거나 국내에서 널리 알려진 형상모〮양 등을 그대로 모방 또는 전용하거나, 그 상업적기〮능적 변형에 불과하거나, 또는 이 사건 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 의하여 변경조〮합하거나 전용한 것에 불과하다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 등록디자인에는 원고가 주장하는 무효사유가 있다고 볼 수 없으므로 이와 결론을 같이한 심결은 적법하다.

첨부: 특허법원 2022. 9. 15. 선고 2021허6412 판결

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특허법원 2022. 6. 10. 선고 2021허5358 판결 요지

(1)   디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제121조 제1항 제1호는 제3조 제1항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 디자인등록 무효사유의 하나로 규정하고 있다.

(2)   한편 디자인보호법 제2조 제1호는 ‘디자인’이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 디자인보호법 제3조 제1항에서 정하고 있는 ‘디자인을 창작한 사람’은 바로 이러한 디자인의 창작 행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다.

(3)   따라서 창작자가 아닌 사람으로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 창작자가 한 디자인의 구성을 일부 변경함으로써 그 디자인 구성이 창작자가 한 디자인과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 디자이너가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 심미감에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 디자인의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 디자인은 무권리자의 출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 등2) 참조)

특허법원 2022. 6. 10. 선고 2021허5341 판결 요지

(1)   등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조).

(2)   디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 정하는 ‘공지된 디자인’이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없고 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말하며, ‘공연히 실시된 디자인’이라 함은 디자인의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 상태에서 실시된 것을 의미한다(대법원 2004. 12. 23. 선고 2002후2969 판결, 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 취지 참조).

(3)   한편 디자인보호법 제33조 제1항 제1호에서 정한 공지 또는 공연히 실시된 디자인이라는 점은 디자인등록이 무효라고 주장하는 사람이 주장·증명하여야 하나, 비밀유지의무의 존재는 디자인의 공지 또는 공연 실시를 부인하는 디자인권자가 주장·증명하여야 한다.

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1.    자유실시 발명, 자유실시 디자인

어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당하는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하게 된다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 대법원 2017. 11. 14 선고 2016후366 판결 등 참조).

2.    특허심판원 심결 – 자유실시디자인 인정

확인대상디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 디자이너’라 한다)이 선행디자인 22 또는 선행디자인 13과 선행디자인 22의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

3.    특허법원 판결요지 – 자유실시 디자인 인정

(1)   ㉮ 확인대상디자인의 압출관 헤드 끝부분은 일정한 두께로 돌출된 테두리로 둘러싸여 있으나 선행디자인 22의 압출관 헤드 끝부분에는 그러한 돌출 테두리가 형성되지 않은 점, ㉯ 확인대상디자인의 경우 1개의 보호링이 형성되어 있으나, 선행디자인 22의 경우 2개의 보호링이 형성되어 있다는 점에서 차이가 있다.

(2)   차이점 ㉮의 보호링 개수 차이는 흔히 취할 수 있는 단순한 변형에 불과하다. 차이점 ㉯의 테두리부는 그 돌출 정도가 경미하여 특별히 보는 사람의 주의를 끌 수 있는 부분이 아니므로, 이로 인하여 새로운 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다.

첨부: 특허법원 2022. 8. 18. 선고 2022허1087 판결

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(1)   디자인의 유사 여부는 디자인을 구성하는 요소들을 각 부분으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비ㆍ관찰하여, 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하되, 그 물품의 성질, 용도, 사용 형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비ㆍ관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단하여야 한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

(2)   디자인의 신규성 판단이나 선행디자인과의 유사 여부 판단의 대상인 디자인은 반드시 형태 전체를 모두 명확히 한 디자인뿐만 아니라 그 자료의 표현부족을 경험칙에 의하여 보충하여 그 디자인의 요지 파악이 가능한 한 그 대비 판단의 대상이 될 수 있다고 보아야 한다(대법원 1996. 11. 12. 선고 96후467 판결 등 참조).

(3)   등록디자인이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된디자인이나 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 디자인과 동일 또는 유사한 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고, 이와 같이 권리범위가 인정되지 아니하는 등록디자인에 대하여는 그 등록디자인과 동일한 디자인의 물품을 제작, 판매하였다 하여 디자인권 침해를 인정할 수 없다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2008도3797 판결, 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등 참조)

(4)   디자인보호법 제33조 제1항 제1호가 정하는 '국내 또는 국외에서 공지된 디자인'이라 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요까지는 없으며 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 디자인을 말하고 '공연히 실시된 디자인'이라 함은 디자인의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 디자인을 말한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조).

(5)   디자인보호법 제33조 제1항 제2호에서 정한 ‘간행물에 게재된 디자인’에서 간행물이란 인쇄 기타의 기계적·화학적 방법에 의하여 공개의 목적으로 복제된 문서·도화·사진 등을 말하고, 간행물의 반포란 간행물을 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태에 두는 것을 말한다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결 등 참조).

(6)   기업이 자사의 제품을 소개 또는 선전하기 위하여 제작하는 카탈로그는 제작되었으면 배부ㆍ반포되는 것이 사회통념이고, 제작한 카탈로그를 배부ㆍ반포하지 아니하고 사장한다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없으므로, 카탈로그의 배부범위ㆍ비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그가 배부ㆍ반포되었음을 부인할 수는 없다(대법원 1985. 12. 24. 선고 85후47 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2022. 6. 23. 선고 2021나1824 판결

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1. 계약조항

제4조 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다.

제12조 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. 단, 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다.

2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장

무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록무효

특허심판원 심결요지 - 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것임에도 불구하고 공유자 전원이 특허출원하지 않은 채로 등록된 것이어서 특허법 제44조의 공동출원의 규정을 위반한 무효사유가 있다.

3. 특허법원 판결요지 – 특허등록 유효, 심결취소 판결

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(특허법 제44조), 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당한다.

한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).

법률행위의 해석은 당사자가 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 계약문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결 등 참조)

이 사건 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결

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1. 사안의 개요

(1) 6건의 특허양도 및 기술료 지급 계약 체결

(2) 대상 특허 6건 중 특허 2건의 무효심결 확정

(3) 양수인 주장 - 특허양도 계약 전체 무효 주장 및 기술료 지급 거절, 기지급된 기술료에 대한 부당이득 반환청구 소송 

2. 특허법원 판결요지 – 특허양도계약 전체 무효

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문).

이 사건 무효심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이다.

이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 제3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 한다.

원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로서 원고가 구하는 기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 되었다고 할 것이다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결

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1. 사안의 개요

(1)   원출원 당시에는 공지예외주장을 하지 않았다가, 특허청 심사관으로부터 출원일 전 공개된 출원인 본인의 석사학위 논문(선행발명 3)에 의해 신규성 및 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지를 받자, 이 사건 출원발명을 분할출원하면서 공지예외주장을 하고, 원출원을 취하

(2)   특허청 심사관은 원고의 공지예외주장을 배척하고 최종적으로 거절결정

(3)   특허심판원 - 거절결정불복심판청구 기각 심결

(4)   특허법원 – 청구기각, 거절결정 지지

(5)   대법원 – 특허법원 판결 취소 환송

2. 대법원 판결 요지

특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다고 정하고 있을 뿐(이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다), 원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.

위 규정들의 문언상으로는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이루어지면 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보게 되므로, 자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 도과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다.  

분할출원은 특허법 제45조 제1항이 정하는 1발명 1출원주의를 만족하지 못하는 경우뿐만 아니라, 원출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 원출원의 최초 첨부 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명에 대하여 후일 권리화할 필요성이 생긴 경우 이들 발명에 대해서도 이 새로운 특허출원이 적법한 것이면 원출원과 동시에 출원한 것과 같은 효과를 인정하는 것도 허용하여 특허제도에 의해 보호될 수 있도록 하고 있다.

따라서 원출원 당시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되어 있는 경우가 있을 수 있고, 이와 같은 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 공지예외주장을 하여 출원일 소급의 효력을 인정할 실질적 필요성이 있다.

분할출원은 특허에 관한 절차에서 보정의 대상이 되는 어떤 절차와 관련하여 기재사항의 흠결, 구비서류의 보완 등을 목적으로 이루어지는 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허법 제52조의 요건을 충족하면 허용되는 독립된 출원이다.

따라서 특허출원서에 공지예외주장 취지를 기재하도록 한 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있다는 점에서 출원 시 누락한 공지예외주장을 보정의 형식으로 보완하는 것은 허용되지 않지만(대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결 등 참조), 이 점이 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을 근거가 된다고 보기 어렵다.

첨부: 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

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사안의 개요

(1)   원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함

(2)   그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정

(3)   양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함

기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지

(1)   원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다.

(2)   원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회사의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다.

(3)   본 계약이 이행되고 있는 한, 원고 양도인은 이 사건 특허발명을 활용하여 동종업종의 사업을 해서는 안된다.

(4)   원고 양도인은 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 특허제품, 특허기술과 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 양수인 회사를 특허권자로 하여 출원해야 한다.

쟁점 – 특허무효 상황애서 양수인 피고회사는 계약의 이행불능 주장 + 기술료 지급거절 통지, 계약쟁점조항의 해석이 쟁점

판결요지 – 계약상 특허권 이전의무, 사업협력의무, 경업금지의무 등 존재, 가술료는 특허권 이전 뿐만 아니라 사업협력, 경업금지 등에 대한 대가, 특허무효만으로 계약상 채무이행불능으로 인정하지 않음, 양수인의 기술료 지급의무 인정

판결이유

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. 선고 2017가합556226 판결

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1.     무효심판 청구대상 등록상표

(1)   등록상표    

(2)   지정상품 제3류 화장품 등

2.    쟁점 - 기술적 표장 여부

(1)   상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지에 대한 판단기준

(2)   특허법원 판결요지 - 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 직감케 하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

(3)   대법원 판결요지 – 특허법원 판결 파기 환송

3.    대법원 판결요지

(1)   상표가 지정상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지․품질․원재료․효능․용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조).

(2)   또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조).

(3)   구체적 사안의 판단

(가)  ‘ROYAL BEE’는 ‘ROYAL’과 ‘BEE’를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현은 아니다.

(나)  ‘로열젤리’와 ‘꿀’은 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품 등의 원료 성분으로 흔히 사용되고 있고, ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용한 화장품 제품 중 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 것이 다수 존재한다. 그러나 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용하지 않으면서도 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재한다.

(다)  위와 같은 사정과 ‘로열’이나 ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다.

(라)  또한, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.

(마)  이 사건 등록상표가 지정상품인 화장품 등의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기 어렵고, 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다. 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다.

첨부: 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결

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1.    등록디자인과 선행디자인 비교

2.    등록무효 심판청구인의 주장요지

(1)   통상의 디자이너가 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 선정한 다음, 여기에 선행디자인 1의 갑피부 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 용이하게 창작할 수 있음 

(2)   주 선행디자인 1에 선행디자인 4의 탄성밴드 + 선행디자인 3의 쿠션부 및 바닥창 결합하여 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있음 

3.    용이창작 판단기준 법리

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라고 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경·조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는데 있다.

또한 공지형태나 주지형태를 서로 결합하거나 그 결합된 형태를 위와 같이 변형·변경 또는 전용한 경우에도 창작수준이 낮은 디자인에 해당할 수 있는데, 그 창작수준을 판단할 때는 그 공지디자인의 대상 물품이나 주지형태의 알려진 분야, 그 공지디자인이나 주지형태의 외관적 특징들의 관련성, 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등에 비추어 통상의 디자이너가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지를 함께 살펴보아야 한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 참조).

4.    구체적 판단 요지

(1)   특허심판원 심결 – 용이창작성 인정, 디자인등록 무효 심결

(2)   특허법원 판결 요지 – 심결유지

차이점 관련하여, 신발코 부분의 세로 길이 또는 넓이의 차이, 신발 앞부분의 중창에 형성된 형상의 차이, 안창 뒷부분의 높이의 차이는 전체적으로 대상 물품을 자세히 볼 때에만 알 수 있는 미세한 차이에 불과하거나 통상의 디자이너가 어렵지 않게 적용할 수 있는 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하다.

결국 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 ① 선행디자인 1을 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 3과 선행디자인 4를 결합하거나, ② 선행디자인 4를 주 선행디자인으로 하여 이에 선행디자인 1과 3을 결합하여 쉽게 창작할 수 있어 디자인보호법 제33조 제2항에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

첨부: 특허법원 2022. 4. 7. 선고 2021허3932 판결

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1.    등록디자인과 선행디자인 1의 비교

2.    차이점 및 유사여부 판단

차이점 1 - 상단의 고정디스크의 형상에 관한 차이점 ㉮ 부분 즉 이 사건 등록디자인은 상부면 한쪽 측에 돌출부가 형성되고 중앙에 걸림 쇠가 형성되어 있으나 선행디자인 1에는 그러한 돌출부와 걸림 쇠의 형상이 없는 점

차이점 2 - 하단의 캡디스크의 형상에 관한 차이점 ㉯ 부분 즉 이 사건 등록디자인은 큰 직경의 디스크와 작은 직경의 디스크 간에 큰 단차가 형성되어 있으나 선행디자인 1에는 그러한 단차가 형성되어 있지 아니한 점

특허법원 판단 요지 - 전체적으로 대비·관찰한다면, 이 사건 등록디자인은 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과는 상이한 미적 느낌과 인상을 불러일으킬 것이라고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록디자인은 선행디자인 1과 유사하지 아니하다.

3.    선행디자인 1과 공지디자인(선행디자인 2)의 결합에 의한 창작용이성 판단

(1)  무효심판 청구인의 주장 요지

등록디자인과 선행디자인 1의 차이점 중 ‘상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠’에 관한 부분은 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하고, 나머지 ‘하단 캡디스크에 형성된 단차’에 관한 부분은 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다. 이 사건 등록디자인은 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 디자이너’라 한다)이 선행디자인 1에 따르거나 선행디자인 1과 공지디자인의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있는 디자인이다.

(2)  용이창작 여부 판단기준 법리 

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기에는 공지디자인의 결합뿐만 아니라 공지디자인 각각에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인도 포함된다고 봄이 타당하다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결 등 참조).

위 규정에 의하여 통상의 디자이너가 쉽게 창작할 수 있다고 하기 위해서는, 공지디자인의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인이어야 한다(대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결, 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

(3)  특허법원의 구체적 판단

등록디자인의 ‘상단 고정디스크에 형성된 돌출부와 걸림 쇠’는 보는 사람으로 하여금 선행디자인 1과는 상이한 미적 느낌과 인상을 불러일으킨다고 봄이 타당하고, 이와 다른 전제에서 선행디자인 1과 대비하여 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 기능적 변형에 불과하다고 볼 만한 아무런 자료도 없다.

또한 이 사건 등록디자인의 ‘하단 캡디스크에 형성된 단차’가 통상의 디자이너에 흔한 창작수법에 의한 변경에 불과하다고 볼 만한 사정에 관해서도 원고의 아무런 주장․증명이 없다.

이처럼 이 사건 등록디자인이 창작수준이 낮은 디자인에 해당한다고 볼 만한 어떠한 사유도 구체적으로 증명되지 못하고 있다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

첨부: 특허법원 2022. 2. 11. 선고 2021허3857 판결

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1.    사안의 개요 및 쟁점

(1)   선등록서비스표 – 명륜진사갈비 vs 후등록서비스표 – 명륜등심해장국

(2)   소극적 권리범위확인심판 청구인의 주장 요지 - 등록서비스표의 구성 중 ‘명륜’은 식별력이 미약한 부분에 해당하여 등록서비스표와 확인대상표장은‘명륜’만으로 분리 인식되지 않음. 양 표장은 서로 유사하지 아니하여 출처의 오인·혼동 우려가 없음

2.    특허법원 판결요지

(1)   수요자들이 확인대상표장인 ‘명륜진사갈비’를 ‘명륜’으로만 약칭하거나 분리하여 인식한다고 볼 수 없다. 확인대상표장은 일반 수요자들에게 전체로서 인식되고 사용되므로 전체관찰을 하는 것이 타당하다.

(2)   확인대상표장은 ‘명륜’, ‘진사’, ‘갈비’라는 명사가 결합된 문자표장이고, 6음절의 한글문자가 동일한 서체로 띄어쓰기 없이 일체로 구성되어 있다.

(3)   확인대상표장의 글자인 ‘명륜진사갈비’로 피고의 가맹사업을 홍보했으며, 수요자들도 피고의 사업을 ‘명륜진사갈비’ 전체로서 인식하는 것으로 판단된다. ‘명륜진사갈비’로 피고의 사업을 홍보하였고, 그 과정에서 특별히 ‘명륜’을 강조하거나 ‘명륜’으로 축약하여 표시하지 않았으며, 확인대상표장 등 피고가 사용한 표장들 중 ‘진사’ 부분이 식별력이 없거나 약하다고 볼 증거도 없다.

(4)   인터넷 블로그 등에서도 ‘명륜진사갈비’로 검색되는 경우가 대부분이고 ‘명륜’ 또는 ‘명륜갈비’로 약칭되는 경우는 많지 않은 것으로 보인다.

(5)   확인대상표장 중 ‘갈비’는 사용서비스업인 돼지고기 전문 식당업 등에서 취급하는 제품에 해당하여 식별력이 없거나 매우 미약하다.

(6)   확인대상표장에서 ‘명륜’ 부분과 ‘진사 ’부분은 모두 지정상품과 관련하여서 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수는 없으나, 해당 부분들이 독자적으로 주지·저명하거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어렵고, ‘명륜’과 ‘진사’ 사이에 상대적인 식별력의 우열도 없어 보인다.

첨부: 특허법원 2021. 11. 30. 선고 2020허7357 판결

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1. 기본 법리

특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 원칙을 채택하고 있다. 여기서 ‘동일 사실’이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일 증거’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

2. 중복 없이 새로운 증거만 제출된 경우 구체적 판단

(1)   원고는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 중복되지 않는 새로운 증거들만이 제출된 경우에도 선행의 확정된 기각 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도에 해당하지 않을 경우에는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다는 취지로 주장함

(2)   특허법원 판결요지 – 원고주장 배척, 동일증거에 해당하지 않음

(3)   특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와 ‘동일 증거’에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 번복할 수 없는 경우에는 ‘동일 증거’에 해당한다고 해석하는 것은 ‘동일 증거’의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

(4)   원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 선행의 확정 심결에서 제출된 증거와는 다른 새로운 증거만 제출된 경우에도 곧바로 본안 판단에 나아가지 못하고, 그 새로 제출된 증거가 선행의 확정 심결에서의 증거와 ‘동일 증거’에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 그 증거에 의하여 선행의 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리하여야 한다는 것인바, 이는 심판 청구가 적법한지 여부의 판단을 위하여 본안 판단을 하여야 하는 결과를 초래하는 것으로서 남용적인 심판청구를 규율함으로써 심판절차의 경제성을 도모하기 위하여 도입한 일사부재리 원칙의 취지에도 부합하지 않는다.

첨부: 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결

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1.    디자인 유사 여부 판단기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시 뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다(대법원 2001. 5. 15. 선고 2000후129 판결, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결 등 참조).

또한 보는 방향에 따라 느껴지는 미감이 같기도 하고 다르기도 할 경우에는 그 미감이 같게 느껴지는 방향으로 두고 이를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후490 판결, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후2987 판결 등 참조).

옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 디자인이나, 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등은 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 한다(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2418 판결 참조).

2.    용이창작 여부 판단기준

디자인보호법 제33조 제2항은 통상의 디자이너가 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인(이하 ‘공지디자인’이라 한다)의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것은 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 공지디자인의 형상․모양․색채 또는 이들의 결합(이하 ‘공지형태’라고 한다)이나 국내에서 널리 알려진 형상․모양․색채 또는 이들의 결합(이하 ‘주지형태’라고 한다)을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나, 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적․기능적 변형에 불과하거나, 또는 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경․조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이 창작수준이 낮은 디자인은 통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 디자인등록을 받을 수 없다는 데 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후2800 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 98후591 판결, 대법원 2016. 3. 10. 선고 2013후2613 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2021. 11. 26. 선고 2021허3918 판결

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1.    특허법 규정

특허법 제100조(전용실시권) ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

2. 전용실시권의 설정ㆍ이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)ㆍ변경ㆍ소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

2.    분쟁 사안 및 쟁점

(1)   전용실시권 설정계약 특약 조항 – “특허권자 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다.”

(2)   특허등록원부에 전용실시권 설정등록 BUT 위 특약조항의 제한사유 등록하지 않음

(3)   전용실시권자 실시 행위 – 특허권자의 추가 허락 없이 특허발명 실시

(4)   특허권자의 계약위반 및 특허침해 주장

3.    1심, 2심 서울중앙지방법원 판결 요지

전용실시권자는 특허권자 회사로부터 명칭을 “공기정화제”로 하는 이 사건 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 “귀하의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”고 약속하였지만 이와 같은 제한을 등록하지 아니한 이상 특허법상 효력이 발생하지 아니하므로, 전용실시권을 설정받은 이 사건 특허발명을 실시하였다고 하더라도 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다.

4.    3심 대법원 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 “다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 하면서, 제2호에 “전용실시권의 설정⋅이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)⋅변경⋅소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다.

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

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1. 사안의 개요 및 공소사실

퇴사한 임원(전 대표이사, 사내이사 역임)이 전직 회사에서 개발 중인 브랜드를 먼저 상표출원, 등록한 행위에 대해 검사 기소함. 피해 회사가 사용하기로 한 이 사건 서비스표를 피고인이 먼저 출원하여 특허청에 등록함으로써 위계로 피해 회사의 업무를 방해하였다’는 공소사실로 기소된 사안.

형법 제314조 '위계로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처한다.'

2. 하급심 판결 요지

1심 판결: 업무방해죄 유죄 인정, 징역 8개월에 집행유예 2년 선고, “피해 회사가 사용하기로 한 서비스표를 김씨가 사용의사 없이 자신의 서비스표로 먼저 출원해 등록한 행위는 피해 회사에 대한 관계에서 위계에 의한 업무방해 행위에 해당한다."

2심 판결; 업무방해죄 유죄 인정, 1심 유지, 피해 회사의 서비스표 등을 특허청 담당공무원의 부지를 이용해 먼저 출원하여 등록함으로써 피해 회사가 서비스표 등을 사용하는데 지장이 초래될 수 있게 만든 것은 위계에 의한 업무방해에 해당한다.

3. 대법원 판결요지 – 업무방해죄 무죄 판결

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 상표권은 설정등록에 의하여 발생하고(제41조 제1항) 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(제3조 본문), 실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

위계에 의한 업무방해죄에서 '위계'란 행위자가 행위의 목적을 달성하기 위해 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 해 이를 이용하는 것이다.

피고인이 피해 회사가 사용 중인 서비스표를 피해 회사보다 시간적으로 먼저 등록출원을 하였다거나 피해 회사가 사용 중인 서비스표의 제작에 실제로는 관여하지 않았으면서도 서비스표 등록출원을 하였다는 등의 사정만으로는 피해 회사에 대한 위계에 해당한다고 단정하기 어렵고, 피고인이 국내에서 사용하려는 의사 없이 이 사건 서비스표를 출원하였다고 단정하기 어려우며, 피고인이 특허청 심사관의 거절이유통지나 제3자의 이의신청에 대한 답변을 하는 과정에서 허위의 서류를 제출하는 등 적극적인 기망행위를 하였다는 등의 사정이 인정되지 않는 한 특허청 심사관에게 오인·착각 또는 부지를 일으킨 뒤 이를 이용하였다고 볼 수도 없다.

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1. 사안의 개요

(1) 특허심판원 무효심판 청구기각, 특허유효 심결, 특허법원 심결취소 소송 청구기각 판결, 대법원 심리불속행 상고기각 판결, 심결 확정, 특허 유효

(2) 그 후 무효심판 청구 - 새로운 증거 선행발명 2 제출, 특허심판원 심판청구 인용, 특허발명의 진보성 불인정, 일사부재리 예외 인정, 무효 심결

(3) 특허법원 심결취소 소송 제기

2. 일사부재리 법리

특허법 제163조에 규정된 일사부재리는 특허법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 것인데, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

3. 구체적 사안의 판단

(1) 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고,

(2) 선행발명 2는 종전 확정심결에 제출되지 않았던 증거로서

(3) 종전 확정심결에서의 판단, 즉 이 사건 특허발명이 진보성이 부정되어 무효인지 여부에 관한 판단을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하므로,

(4) 일사부재리 원칙이 적용되는 동일 증거에 해당하지 않는다.

첨부: 특허법원 2021. 7. 23. 선고 2021허1479 판결

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상표의 ‘사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고 정가표 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

주문자상표 부착 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결 등 참조).

어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 ‘정당하게’ 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조)

구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2021. 5. 13. 선고 2020허4419 판결

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1.    일사부재리 원칙의 위반 판단 기준시점

특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 

2.    각하 심결의 위법성 판단 기준 시점 및 각하 심결 취소소송의 심리범위

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

3.    구체적 사안의 요지

원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 하였으나, 제3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

4.    특허법원 판결요지

원심은 ‘위 각하 심결은 정당하고, 2009후2234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다’고 하여 원고의 청구를 기각하였는데, 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설에 반한다고 다툼

5.    구체적 사안에 대한 대법원 판결요지

대법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결 취소소송에서 주장·입증할 수 있는 것은 맞지만, 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하고, 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결시라는 점에서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여부를 판단할 수 없고 새로운 등록무효 사유에 대하여 실체 판단 역시 할 수 없음

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결

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1.    사안의 쟁점

일사부재리 원칙 위반 여부가 문제되어 당해 심판에서 발명의 진보성 부정 여부에 관한 실체 판단이 이루어진 후 각하 심결한 경우 그 심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부

일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부 – 부정

2.    특허법원 판결 요지

일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다. 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다.

3.    대법원 판결 요지

특허법 제163조의 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리ㆍ판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

원심 파기 환송 판결 

4.    대법원 판결이유

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.

따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리 판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

특허법 제163조의 ‘동일 증거’라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리 판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다.

하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

심판청구의 남용을 막고, 모순 저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

첨부: 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결

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사안의 개요

동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소되어 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로는 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된 사안

대법원 판결요지

민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다.

이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.  

민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조).

마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조).

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결

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현행 상표법 제111조 (법정손해배상의 청구) [구법 제67조의2] ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결 요지

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조의2 제1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’는 취지로 규정하고 있다.

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, (1) 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, (2) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

사용실적 없는 상표권자의 손해배상청구권 불인정 – 법정손해배상도 동일

상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우 – 손해배상청구권 불인정, 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다.

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

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1. 사안의 개요 및 쟁점

(1)   상표권침해, 서비표권침해 인정 BUT 등록권리자의 등록상표, 등록서비스표 사용하지 않음

(2)   쟁점 - 상표권침해 인정 BUT 침해로 인한 손해배상 책임 여부 + 법정 손해배상책임 여부

2. 대법원 판결 요지 – 손해배상책임 불인정

3. 대법원 판결 이유

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장ㆍ증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장ㆍ증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장ㆍ증명할 필요는 없다.

그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장ㆍ증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 등 참조).

한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.

따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

구 상표법 제67조의2 제1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’는 취지로 규정하고 있다.

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

첨부: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결

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(1) 침해자(중국산 제품 수입판매자) 주장 – 해당 제품의 판매가 이 사건 특허권 침해행위에 해당함을 알지 못하였다.

(2) 판결요지

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.

위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장 증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 참조).

피고가 제출한 증거만으로는 피고에게 이 사건 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

피고의 특허침해 및 손해배상책임 인정

첨부: 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결

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판단기준 법리

특허법 제163조 본문은 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다”고 규정하고 있다.

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 등 참조).

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조).

구체적 사안의 판단

종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 2 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데,

이 사건 심판청구 및 이 사건 심결취소소송은 이 사건 제1항, 제5항, 제6항 및 제13항 발명이 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함으로써 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 제1항, 제5항, 제6항 및 제13항 발명의 진보성이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일 사실에 기한 심판청구에 해당한다.

또한 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 이 사건 제1항, 제5항, 제6항 및 제13항 발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 종전 심결을 번복할 수 없으므로, 선행발명 1, 2는 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

첨부: 특허법원 2021. 5. 28. 선고 2020허7050 판결

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1. 사안의 개요 및 특허권자 주장요지

(1) 특허무효 심판 제기 후 특허권 포기의사 표명 + 포기 원인으로 특허권말소등록

(2) 심판청구인에게 권리불행사 확약서 발송 - ‘이 사건 특허권과 관련하여 원고 및 원고가 지정하는 주체에 대하여 과거의 침해행위와 관련한 일체의 청구권을 행사하지 않을 것이다’

(3) 주장요지 - 이 사건 특허권으로 인하여 장래에 법률상 어떠한 불이익을 받을 우려가 없고, 과거의 침해행위와 관련하여서도 불이익을 받을 우려가 없으므로 특허등록이 무효가 된다고 하여도 얻을 수 있는 이익이 없으므로 특허의 무효심판을 청구할 이해관계가 없다.

2. 특허법원 판결요지 – 이해관계 인정, 본안전 항변 불인정   

특허심판절차에서 원고의 청구를 기각한 이 사건 심결이 존재하며, 특허권의 포기는 소급효가 없으므로 이 사건 심결 이후 피고들이 특허권을 포기하였다고 하여 원고의 위와 같은 실질적인 불이익이 제거되었다고 보기 어렵다. 한편 피고가 위와 같이 특허권을 포기하며 원고에게 이 사건 특허권이 소멸되기 전 침해행위에 관하여 손해배상청구권 등 일체의 청구를 하지 않을 것이라는 내용이 포함된 확약서를 보낸 사실은 인정되나, 그러한 사실만으로 위와 같은 원고의 법적 불이익이 완전히 제거된다거나 향후 법적 분쟁이 발생할 소지가 없다고 인정하기에 부족하므로, 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

첨부: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결

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1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 후발주자(피고인)의 제품 디자인 등록

(2) 선발주자(저작권자, 피해자)의 후발주자의 등록디자인 무효심판 청구

(3) 등록디자인 무효 - 피해자의 선행디자인과 전체적인 심미감이 유사하다는 이유

(4) 선발주자(피해자)의 후발주자 상대로 저작권 침해 고소

(5) 쟁점: 특허법원의 디자인 등록무효 심판 사건에서 후발주자의 디자인이 선발주자의 디자인과 유사하다는 판단을 저작권침해 형사사건에서 저작물의 실질적 유사성을 판단할 때에 원용할 수 있는지 여부 – 대법원 부정

2. 대법원 판결요지

저작권법이 보호하는 것은 인간의 사상 또는 감정을 말, 문자, 음, 색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현하는 창작적인 표현형식이므로, 복제권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서는 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2009도291 판결 등 참조).

피고인 제품의 등록디자인이 그 출원 전에 공지된 피해자 저작물의 디자인과 유사하여 등록이 무효라는 취지의 특허법원 판결은, 디자인 등록요건을 판단할 때의 관련 법리에 따라 공지된 부분까지 포함한 외관을 전체로서 관찰하여 디자인의 유사 여부를 판단한 사안이어서, 저작물의 실질적 유사성 여부를 판단하기 위해 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 하는 이 사건에 원용할 수 없다.

피고인 디자인 등록무효 사건은 디자인 등록요건을 판단할 때의 관련 법리(공지된 부분까지 포함한 외관을 전체로서 관찰)에 따라 디자인의 유사 여부를 판단한 사안이어서 그 기준을 저작물의 실질적 유사성 판단(창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비)이 문제되는 이 사건에 그대로 적용할 수는 없다.

피해자 저작물의 창작적인 표현형식을 가지고 피고인 제품과 대비하여 보면 그 표현이 서로 달라 피해자 저작물과 피고인 제품이 실질적으로 유사하다고 보기 어렵다. 무죄

첨부: 대법원 2021. 6. 30. 선고 2019도17068 판결

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1. 기본적 사실관계

한의원 네트워크 계약 체결 시 가맹비 20,000,000원 지급 + 네트워크 한의원 등록서비스표 사용권한 부여 - 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가 포함된 것

등록서비스표의 인지도가 비교적 높았을 것으로 보이고, 이러한 이 사건 등록서비스표의 인지도가 피고 한의원의 운영에 상당한 도움이 되었을 것은 경험칙상 분명하다. 원고가 한의원 네트워크에 가입한 한의원들로부터 가맹비 외에는 이 사건 등록서비스표의 사용허락 대가나 가맹수수료를 별도로 받지 않음. 약제 수수료 중 상당 부분은 실질적으로는 이 사건 등록서비스표의 사용허락에 대한 대가에 해당한다고 봄이 타당하다.

2. 특허법원 판결요지 - 손해액 산정방법

(1) 침해자의 이익기준 부당이득반환 방법 불인정

피고가 피고 한의원을 운영하여 얻은 위 순이익 전부가 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액은 아니라고 봄이 타당하고, 이와 달리 볼 만한 증거가 없다. 따라서 구 상표법 제67조 제2항의 추정은 복멸되었으므로, 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액을 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 산정할 수는 없다.

피고 한의원의 매출액 내지 순이익이 모두 이 사건 등록서비스표권의 신용에서 비롯된 것이라고 보기도 어려우므로, 이러한 점에서도 피고가 피고 한의원을 운영하여 얻은 위 순이익 전부가 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액이라고 볼 수는 없다.

(2) 통상의 사용료 기준 불인정

구 상표법 제67조 제3항에 의하여 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 원고가 입은 손해액을 산정할 수는 없다. 수수료 전액이 이 사건 등록서비스표의 사용 대가로 받은 것에 해당한다고 보기도 어렵다.

(3) 법원의 재량으로 상당한 손해액 결정 – 가맹비의 50%

구 상표법 제67조 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

첨부: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1629 판결

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의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)

의약품은 하나의 화학물질에 대하여도 그 사용 목적에 따라 화학명, 일반명, 상품명 또는 상표 등 다양한 형태의 명칭이 사용되고 있는데, 이로 인해 관련 업계의 종사자들에게 혼동을 유발할 여지가 많으므로 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 상품명·상표와 구분하여 편리하고 통일되게 사용할 수 있는 의약품의 국제일반명칭(International Nonproprietary Name, INN)을 제정하여 관리하고 있는데, 이는 약리학적으로 관련 있는 물질들의 명칭들에는 공통 어간(common stems)을 이용함으로써 의료분야 종사자에게 그 물질이 유사한 약리학적 효과를 가지는 물질 그룹에 속한다는 것을 알 수 있도록 하는 특징을 지닌다.

이러한 국제일반명칭은 이른바 공공영역(public domain)에 속하는 것이어서 누구나 의약 물질의 구별 목적으로 보편적으로 이용할 수 있다.

가돌리늄 이온(Gd³⁺)은 중금속으로 독성이 있기에 조영제로 사용되는 가돌리늄 화합물은 안정도가 높은 배위 착화합물 형태를 띠는데, 그 구체적인 종류로는 가도부트롤(gadobutrol), 가도테리돌(gadoteriol), 메글루민가도테레이트(meglumin gadoterate) 등이 있다. 세계보건기구(WHO)의 국제일반명(INN) 규칙에 의하면, ‘gado-’는 진단제, 가돌리늄 유도체(diagnostic agents, gadolinium derivatives)에 관하여 결합하는 접두사이다. 

구체적 사안의 판단

등록상표와 선등록상표 중 앞부분의 ‘GADO-(Gado-)‘ 부분은 조영제의 주성분인 가돌리늄에서 유래한 부분으로서, 국제적으로 MRI 촬영과정에서 사용되는 가돌리늄을 함유한 조영제의 약칭으로도 사용되는 점, 국내에서도 조영제 중 상당수가 그 제품명의 접두사로 ‘GADO-’를 사용하고 있는 점, ‘가도-’는 ‘GADO-’의 한국어 발음으로 쉽게 인식되는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 ‘GADO’, ‘가도’ 부분은 식별력이 없을 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 부분이어서 요부가 될 수 없다.

등록상표의 ’vision‘, ’비전‘과 선등록상표들의 ’VIST‘, ’비스트‘ 각 문자부분은 독자적인 식별력을 가진 것으로서, 이 사건 등록상표의 요부가 된다.

전문의약품으로서 MRI 기기를 구비하고 있는 병원에서 근무하는 영상의학과 전문의가 그 수요자이므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없고, 그 주된 수요자인 전문의들은 의약품의 성분․품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것으로 보인다.

지정상품의 거래실정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 요부는 그 외관, 호칭, 관념이 모두 상이한 이상 그 주된 수요자인 전문의료인들을 기준으로 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다. 그리고 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 표장 전체를 대비하더라도 서로 동일하거나 유사하다고 볼 수 없다.

수요자인 전문의들은 의약품의 성분․품질 등을 더욱 세밀하게 비교하여 의약품을 선택할 것이어서 오인, 혼동이 발생할 가능성은 거의 없을 것으로 보인다.

등록상표는 선등록상표, 선사용상표들과 표장이 비유사하고 오인혼동가능성이 있다고 볼 수 없으므로 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호, 제13호의 등록무효사유가 있다고 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 29. 선고 2020허4020 판결

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