특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 약속조항을 넣었습니다. 그 후 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다.
이후 실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허침해에 해당한다고 주장하였습니다.
2. 대법원 판결의 요지
대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다.
(1)도서관의 컴퓨터에 서체프로그램이 설치된 사실은 인정되나, 실제 이를 설치한 행위자조차 특정되지 않고 있는 등 이 사건 서체프로그램이 설치된 경위에 대해 전혀 확인된바 없다. 원고의 홈페이지에서 허락을 받은 경우 서체프로그램을 무료로 이용할 수 있고, 자료실에 무료 프로그램으로 등록되어 무료로 배포된 적도 있었으므로, 피용자가 위와 같은 방법을 통하여 이 사건 서체프로그램을 적법하게 설치하였을 가능성도 배제할 수 없다.
(2)원고는, 무료 사용을 허락받았다고 하더라도 무료 사용 조건을 위반하여 사용한 것으로 원고의 저작권을 침해한 것이라고 주장하나, 복제를 허락받은 사용자가 원고와 정한 프로그램의 사용 방법이나 조건을 위반하였다고 하더라도 저작재산권자의 복제권을 침해하였다고 볼 수는 없다(대법원 2017. 11. 23. 선고 2015다1017, 1024, 1031, 1048 판결).
(3)설령 피고의 피용자가 이 사건 서체프로그램을 무단으로 복제하여 사용하였다고 하더라도, 서체프로그램을 사용한 것은 저작권법 제35조의5에 의하여 허용되는 행위라고 봄이 타당하다.
A.저작권법 제35조의5 제1항은 ‘저작물의 통상적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우에는 저작물을 이용할 수 있다’고 규정하고 있다.
B.저작물의 공정한 이용에 해당하는지 여부를 판단할 때 같은 조 제2항은 이용의 목적 및 성격, 저작물의 종류 및 용도, 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 그 중요성, 저작물의 이용이 그 저작물의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향을 고려하도록 정하고 있다.
C.서체 사용은 저작권법 제35조의5에서 정한 저작물의 공정한 이용에 해당하여 저작재산권 제한규정에 의하여 허용되는 적법한 사용에 해당한다고 봄이 상당하므로, 원고의 저작권을 침해하였다고 볼 수 없다.
D.서체가 사용된 이 사건 홍보물 제작은, 기증도서 교환, 시각장애인에 대한 인식개선을 위한 점자교육 등 공익적 목적을 갖는 프로그램을 홍보하는 과정에서 제작된 것으로, 이 사건 서체의 사용은 비영리적·비상업적으로 이루어졌다.
E.홍보물은 도서관이 주최하는 각종 프로그램의 일정, 참가 대상, 참가신청 방법 및 내용 등 중요내용을 안내하려는 목적으로 제작되었고, 서체는 홍보물의 제목, 내용 중 일부분에 사용되었으나, 홍보물은 1~2쪽 짜리 분량에 불과하다.
F.도서관에서는 홍보물을 여러 차례 제작한 것으로 보이지 않으며 홍보물의 내용상 게시 기간 또한 한정적일 수밖에 없다. 이에 의하면 도서관에서 서체프로그램을 이용하여 홍보물을 제작하고 이를 게시한 행위로 인해 서체프로그램의 현재 시장 또는 가치나 잠재적인 시장 또는 가치에 미치는 영향은 거의 없거나 미미하다고 보인다.
G.서체프로그램에는 이 사건 서체 이외에 수십 개의 서체가 포함되어 있는데, 피고가 이 사건 서체 이외에 이 사건 서체프로그램 전체를 무단으로 복제하여 사용한 것으로 보이지도 않는다
진술 및 보증조항은 다양한 계약에서 다양한 형식과 내용으로 포함될 수 있습니다. 예를 들면, 특허권에 관한 실시권 설정 등 license 계약에서 대상 기술이 제3자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 또는 해당 특허가 무효가 아니라는 보증을 요구하는 경우입니다.
만약, 계약의 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 절대적 보증을 요구한다면, 불가능한 사항을 요구하는 것과 같기 때문에 비현실적입니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다.
당연히 보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 그러나, 비현실적인 보증을 요구하거나 자기 입장을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되지 않을 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있은 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 실무와 사례를 참고하여 결정하는 것이 바람직합니다.
2.진술 및 보증조항에 관한 해결방안
계약실무상 흔히 사용되는 해결방안은 보증을 하는 측에 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 즉, 보증자가 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 방안입니다. 즉, 자신도 모르고 있었거나 알 수 없었던 사실에 대해서는 추후 그 책임을 묻지 않는다는 것입니다. 이것을 knowledge qualifier qualification이라고 합니다.
3.사례검토 - 기술 라이선스에서 보증조항
기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.
(1) 기술을 이전하는 갑은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다. 다만, 그 이외에 계약기술의 신규성, 진보성, 기술성, 상업성, 시장 적합성, 경제성 기타 어떠한 상항에 대해서도 보증하지 아니한다.
(2) 갑은 향후 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 경우에도 책임을 지지 아니한다.
한편, 계약 기술에 관한 특허권에 관한 보증 조항의 예를 들면 다음과 같습니다.
(3) 갑은 계약기술에 대한 특허 등 지적재산권 등록이 무효 또는 취소되더라도 그로 인한 책임을 부담하지 아니한다. 갑은 계약 기술에 관한 등록이 무효로 된 경우에도 이미 지급받은 선급 실시료를 반환하지 않는다.
4.사례검토 - 제품 수출 또는 판매계약에서 보증조항
특정 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 하는 경우도 많습니다. 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식의 범위로 한정해야 합니다. 이 경우 보증조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.
“The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.”
5.정리 – 실현 가능한 범위 내에서 합리적 보증조항
절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증을 요구하여야 합니다. 예를 들어, 특허유효성 보증이나 제3자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝기 때문에, 대안으로서 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를 지우는 Best Effort 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 현실적입니다. 한편, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상을 하는 경우 그 범위를 본인이 수령한 Royalty 액수 내로 한정하는 방안이 바람직합니다.
l법적 의미: 법적 의무로서 이행강제 또는 작위 의무 (impose an obligation to act), + 단순 미래 표현과 구별할 필요!
l법적 효과: 불이행시 계약위반 구성 (불이행에 대한 법적 강제력이 필요한 경우)
l주의 - 비교 대상 표현 - shall not … : ~ 하지 않기로 한다. 부작위(不作爲) 의무, 특정한 행위를 하지 않을 것을 약정함.
l참고 – 비교 대상 표현 - may not... : ~ 할 수 없다. "권리부정 즉 권리 없음”
2.당사자의 권리: may (또는 “be entitled to...", "has the right to…)
l법적 의미: 법적으로 행사할 수 있는 권리
l법적 효과: 상대방(채무자)이 권리행사에 응하지 않을 경우, 손해배상 청구 가능
l해야 할 의무는 없음: 채권자는 권리를 행사하지 않아도 무방함 (à권리의 포기)
l비교 표현 - may not : ~ 할 수 없다. 권리박탈, 부정 또는 금지를 의미함
3.기일 및 기간
lon : 일정한 날짜(期日)
lafter : 기재한 날은 포함하지 않음(표시된 일자의 다음 날부터 기간 계산 시작)
lbefore : 기재한 날 포함하지 않음(표시된 일자의 前日이 기간의 終期)
lcommencing with/on : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작)
lfrom, as of : 기재한 날 포함(표시된 일자부터 기간 계산 시작)
lby : 기재한 날 포함(표시된 일자가 기간의 終期)
lto, until, till, ending, with, through, on or before 표시된 일자를 포함함
4.조건 표현
가.당사자의 동의 또는 합의 조건 표현
lat ("upon", "with", "by", "after") the (prior written) consent (agreement) of party A (또는 "between the parties"): party A의 (사전서면) 동의에 따라, 당사자간의 (사전서면) 합의에 따라
나.합의가 아닌 협의 조건 표현
lat ("upon", "with", "by", "after") the (prior/mutual) consultation between the parties : 당사자간의 (사전) 협의에 의하여, 당사자간의 합의(consent/agreement)단계까지는 이르지 않더라도 협의과정 만큼은 반드시 거쳐야 할 경우에 사용. 합의에 비하여 완화된 의미.
다.당사자 자유재량 사항 표현
lat the (sole) discretion of party A : party A의 (단독) 자유재량에 의거하여 ("at party A’s (sole) discretion"으로도 사용) (특정행위의 실행여부 등을 party A의 임의적 판단에 완전히 일임한다는 의미
5.단서 조건 표현
lProvided that : 다만, ...인 경우에 ("provided, however, that... “는 강조 표현)
lsubject to : ...을 조건으로 하여 ("under the terms and conditions that(of)…" 와 같은 뜻)
lunless otherwise specified in (A) : A에 다르게 명시되지 않는 한 ~
lexcept that (unless and until) : ...의 경우를 제외하고
lexcept as otherwise specified in (A) : (A)에 명시된 것을 제외하고
lexcept with the prior written consent of: 사전서면승낙을 제외하고
6.비용, 책임을 부담하는 당사자 표현
• at the cost (and liability/risk) of party A : party A의 비용(책임/위험) 부담으로
• at party A’s cost (and liability/risk) : 동일한 의미
• arisen from (또는 for) the reason attributable (또는 "due") to party A : party A에게 책임 있는 사유로 인한 - 귀책사유 표현
7.다른 청구권과 경합 또는 독립 등 상호 관계 표현
• without prejudice to all of any other claims: 다른 claim 청구에 아무런 영향을 미치지 않는 상태로 (다른 청구권은 유효하게 존속, 추후 별도의 책임추궁이 가능함 의미)
• without prejudice to other remedies available under the applicable laws : 법률로 인정되는 구제방법에 영향을 미치지 않고 … (법률로 인정되는 손해배상청구권 등 구제 방법에도 추가 청구할 있음. 병행 청구할 수 있다는 의미)
• without prejudice to the generality of the foregoing : 상기 원칙을 전제하여(앞서 일반원칙을 언급하고 후에 예시적으로 규정하고자 할 때 문두에 삽입하는 문구로서, 이후에 서술하는 예시적 내용은 어디까지나 원칙에 위배하지 않음을 의미함)
• with prejudice to all of any other claims : 다른 claim 일체를 모두 합쳐 일괄적으로 (통상 포괄적인 분쟁 settle시 사용하는 것으로 추후에는 별도의 책임 추궁을 할 수 없음에 주의)
8.사용빈도가 높은 표현 사례
• 준용규정: (A) shall be applied MUTATIS MUTANDIS to (B) : A는 B에 (적절한 변경을 가하여) 준용됨
• 예시 표현: including, but not limited to (또는 "without limitation"), A : A을 포함하여, 예시에 불과하고 추가 포함 가능성 표현
• 한정 열거 표현: "including only…" - 열거하는 것이 전부라는 의미. 한정적 열거
• 상충관계 조정 표현 : Notwithstanding any other provisions herein to the contrary… : 다른 상충되는 규정에도 불구하고 (어떠한 규정이 다른 규정과 상충되는 부분이 있는 경우 해당 규정의 문두에 삽입함으로써 다른 규정보다 우선 적용할 수 있는 효력을 부여함)
• 관용적 계약문구 - hereof: ‘of this writing’, ‘이 서면상의’ 또는 ‘이 계약서의’ 뜻으로 사용되며, 예컨대 ‘in accordance with the provision hereof’에서 hereof는 이 계약서를 의미함
• hereafter: ‘after this writing’, ‘이 서면계약서 이후에는, 동 문서 이후에는’라는 뜻의 미래를 표시하는 말, 그러나 계약서 또는 문서의 체결시점 이후를 표시하는지 아니면 계약서의 발효시점 이후를 의미하는지가 명확하지 않기 때문에 “on and after the effective date of this contract of this writing”와 같이 가능한 한 이를 명확히 표시하는 것이 바람직함
• hereby : ① by means of this writing(이 계약서 또는 문서에 의해) ② right now by means of this writing(이 계약 또는 문서에 의해 즉시)라는 의미를 포함함, ②의 의미로 사용하는 경우에는 ‘hereafter’처럼 ‘계약 혹은 문서의 작성과 동시에’라는 의미인지 또는 ‘계약이나 문서의 발효와 동시에’라는 의미인지 애매하므로 명확하게 그 시점을 표시하는 표현을 사용하는 것이 좋음
• hereinafter : ‘after this writing’, ‘이 계약서 또는 문서 중의 이하에 있어서’라는 의미로, 이 말이 있는 곳으로부터 그 계약서 혹은 문서의 말미까지의 범위를 의미
• heretofore, hereunto : ‘before this writing’ 또는 ‘into this writing’, ‘이 계약서 또는 문서 이전에’라는 의미로 대상이 되는 계약서 또는 문서보다 이전의 시간을 나타내는 표현이지만, 그 작성 이전을 나타내는지 아니면 그 발효시점 이전을 나타내는지 애매하므로 기준이 되는 시점을 분명하게 하는 표현, 예컨대 ‘on or before the effective date of this contract’와 같이 표현하는 것이 바람직함
1.특허공유자의 특허지분 분할청구권- 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트
(1)대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결
특허공유에서 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법 제99조 제2항, 제4항] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.
일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.
특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.
그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.
다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.
(2)민법상 공유물분할금지 약정
민법 제268조(공유물의 분할청구) ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."
대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.
한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.
(3)실무적 시사점
기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.
대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.
문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.
만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.
2.공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결
(1)사안의 개요
(가)회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 – 특허권지분양도계약
(나)특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 “특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음
(다)양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록
(라)양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료
(마)특허등록원부에 특허권이전등록이 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.
(바)처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함.
(아)특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함
(2)대법원 97다41295 판결요지
특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위
특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.
특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.
특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.
특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.
특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.
특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.
3.공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지 원인으로 이전등록청구 또는 말소등록청구- 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결
(1)사안의 개요
당사자: 피고 – 회사법인 vs 원고 – 회사의 고문, 발명자
(1)제 1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.피고 회사 명의로 특허등록
(2)제 2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록
(3)제 3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함
(4)원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함
(5)원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.
(6)제1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 제2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 제3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.
(2)쟁점
특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부
(3)특허법원 판결요지
특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.
①일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결 참조).
②특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.
③또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.
④오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.
(4)결론: 1심 법원 – 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 – 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결
