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(1)   특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

(2)   따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조).

(3)   이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.

(4)   특허권자인 원고는 특허발명 실시금지계약을 체결한 피고의 특허실시를 계약 위반이라고 주장하면서 손해배상을 청구. 이에 대하여 피고는, 해당 특허가 무효로 되어 위 계약이 효력을 상실하였고, 피고가 실시한 구체적인 형태가 자유실시기술이어서 위 계약을 위반한 것이 아니라고 주장함

(5)   특허법원 및 대법원 판결 요지: 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시 금지계약은 무효가 확정된 때까지는 실효되지 않고 유효하게 존속하는데, 피고가 위 기간 동안 특허발명을 실시하였거나 이를 실시한 제품과 구조와 작용 효과가 유사하고 시장에서의 대체가능성이 있는 제품을 생산하였으므로 특허발명 실시금지의무를 위반하였다고 판단하였음

(6)   정리 - 특허발명 실시금지를 내용으로 한 계약이 해당 특허가 무효로 확정된 때 그때부터 이행불능에 빠지게 됨. 특허무효의 소급효에 따라 최초부터 이행불능이라는 주장 배척, 또한 위 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 실시형태가 자유실시기술이라는 이유로 항변도 불인정

첨부: 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결

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(1)  판결 사례 - 유사도 감정결과 유사도 높음 BUT 저작권침해 불인정 판결  

(2)  저작권침해 쟁점 - 저작권침해 주장과 대비하는 두 저작물 사이 실질적 유사성 판단기준 – 창작적 표현만 비교해야 함: 대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결

저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007다354 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99다10813 판결 등 참조).

저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는지 여부를 판단함에 있어서 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 하고, 표현형식이 아닌 사상이나 감정 그 자체에 독창성, 신규성이 있는지 등을 고려하여서는 안된다(대법원 99다10813 판결, 대법원 2009도291 판결 등 참조).

다른 사람의 저작물을 무단 복제하면 복제권을 침해하는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경을 가하더라도 새로운 창작성을 인정할 수 없는 정도이면 단순한 복제에 해당한다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결, 대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결 등 참조).

반면에 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 새로운 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 아니다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결 참조).

(3)  감정 쟁점 - 컴퓨터프로그램 소스코드 유출분쟁, 영업비밀침해 사안의 형사재판 중에 한국저작권위원회의 소스코드 감정서의 증거능력 및 소송실무: 서울중앙지방법원 2017. 2. 15. 선고 2016노3163 판결

1.    피고인의 감정신청 but 감정서에 대한 증거조사 흠결 등 위법사유 

(1)   형사재판 중 기술유출 혐의자 피고인의 감정신청

(2)   한국저작권위원회 감정수행 결과 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’ 법원에 제출

(3)   법원 공판준비기일에서 검사 및 피고인의 변호인에게 위와 같이 감정결과가 도착되었음을 고지하고 이에 대한 의견을 물음

(4)   이에 대해 검사 및 피고인의 변호인은 모두 특별한 의견이 없다고만 진술함

(5)   검사 및 피고인의 변호인은 모두 위 감정서를 별도의 서증으로 제출한 바 없음 (따라서 증거서류 등 목록에도 표시되지 아니하였음)

(6)   이에 대한 피고인의 동의 여부를 확인하거나 그에 따른 증거조사 절차가 전혀 이루어진 바 없는 사실 없음

(7)   그럼에도 제1심 재판부는 피고인에 대한 공소사실 중 일부를 유죄로 인정하면서 이를 그 증거로 설시함. (피고인이 신청한 감정서가 피고인의 혐의인정 증거로 사용된 상황)

2.     항소심 판결 요지

가.  법리

감정인이 작성하여 제출한 감정서는 감정인의 공판진술에 의하여 성립의 진정이 인정되는 때에 한하여 증거능력이 있게 되므로

(1) 별도의 서증으로 제출받아 증거서류 등 목록에 표시하고, (2) 피고인의 동의 여부를 물은 후 (3) 부동의하면 감정인신문을 하고 (4) 성립의 진정이 인정되면 증거조사를 하여야 한다.

나.  구체적 사안의 적용 및 판단 

제1심 법원은 한국저작권위원회의 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’가 증거로 제출된 바 없어 증거조사를 한 바 없음에도 이를 유죄의 증거로 설시함으로써 증거능력에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다.

그러나, 검사가 항소심에 이르러 한국저작권위원회의 ‘3D 스캐너 프로그램 감정서’를 새로이 증거로 제출하고, 피고인들이 이를 증거로 사용함에 동의함에 따라 항소심은 새로이 위 감정서를 증거로 채택하여 조사하였다.

이로써 제1심의 위와 같은 하자는 치유되었고, 이는 제1심판결의 결과에 영향을 미치지 아니하였다 할 것이므로, 이러한 점을 이유로 제1심판결을 파기하지는 아니한다.

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(1) 구 특허법 제128조 제8항 및 제9항은 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하였다. 위 규정은 고의적인 특허침해 행위에 관하여 전보배상의 범위를 넘는 징벌적 성격의 손해배상을 부과할 수 있도록 하여 침해행위의 발생을 억제하고 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하기 위한 취지의 규정이다.

(2) 증액배상 규정 시행 전후에 이루어진 고의에 의한 특허침해행위에 관한 증액배상 규정의 적용과 관련하여는, 부칙 제3조는 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 규정하여 증액배상 규정 시행 이전의 행위에는 위 규정을 적용할 수 없고, 증액배상 규정 시행 이후의 행위에만 위 규정을 적용할 수 있다는 견해를 명시적으로 채택한 것으로 보인다. 즉, 부칙 제3조는 ‘법 시행 전후에 걸쳐 침해행위가 있는 경우 언제부터 증액배상 규정을 적용할 것인가’라는 쟁점에 대하여 명확하게 정하기 위해 ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’라고 규정한 취지로 봄이 타당하다.

(3) 고의적인 침해행위의 의미 - 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제8항). 여기서 ‘특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우’라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결 등 참조).

(4) 피고는 이 사건 특허발명의 무효가능성에 관한 특허법인 변리사의 2019. 6. 4.자 의견서를 토대로 이 사건 특허발명이 무효가 될 것으로 여기고 있었으므로 특허침해의 고의가 없었다고 주장하나, 위 의견서는 피고가 2019. 6. 5. 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 제기하기 직전에 작성된 것인바, 그 작성 시기에 비추어 볼 때 2015. 11. 30.경부터 계속적으로 이루어진 피고의 이 사건 침해행위가 이 사건 특허발명이 무효라는 점을 신뢰하고 한 행위라고 인정하기 어렵다(오히려 2015년경에 피고는 이 사건 특허발명이 유효함을 전제로 원고와 사용허락에 관한 협상을 진행한 바 있다). 나아가 위 의견서에는 “신규성이나 진보성에 대한 판단은 최종적으로 각국 특허청 및 법원에서 판단하는 것이기에 당소의 견해와 다른 결과가 나올 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.”, “본 무효검토의견서는 일반적인 검토자료일 뿐 어떠한 법적 효력도 갖지 않습니다.” 등의 내용이 기재되어 있고, 실제로 피고가 제기한 등록무효심판 및 이에 관한 심결취소소송에서 등록무효에 관한 피고의 주장이 받아들여지지도 아니한 사정 등을 종합하여 보면, 위 의견서의 기재만으로 고의 침해에 대한 판단을 뒤집기에 부족하다.

(5) 구 특허법 제128조 제8항에 따른 손해액의 산정 - 구 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 먼저 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액을 확정한 후 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제 적 이익, ⑤ 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 위 인정된 손해액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제9항).

(6) 구체적 사안의 판단 - 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액은 위 기간 동안의 손해액 87,927,040원의 2배인 175,854,080원(= 87,927,040원 × 2)으로 정하기로 한다

첨부: 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결

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사안의 개요 – 불법복제 소프트웨어 단속

단속절차상 하자 관련 주장

판결요지 - 단속절차상 위법인정, 증거능력 부인, 무죄 판결

판결이유 – 법리

구체적 사안의 판단 – 영장집행 과정상 위법사유

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1.    사안의 개요 및 쟁점

(1)   원고와 피고들은 특허 관련 분쟁을 해결하기 위한 합의서를 작성하고, 진행 중인 등록무효심판청구 취하 또는 소취하 등을 하여 분쟁을 종결시킴.

(2)   이후 원고는 피고들이 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 합의서의 위약벌 조항을 적용하여 본소로 피고들을 상대로 위약벌 지급을 청구하고, 피고 1은 원고가 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 반소로 원고를 상대로 위약벌 지급을 청구함

(3)   쟁점 – 특허분쟁 종결합의 계약서의 위약벌 조항 적용 계약위반 근거로 한 위약벌 청구소송의 항소심은 특허법원 전속관할에 속하는가?

2.    대법원 판결 요지

(1)   이 사건 본소와 반소의 심리․판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하므로 이 사건 본소와 반소는 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하고 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다.

(2)   민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 ‘특허권 등의 지식재산권’이라고 한다)에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

(3)   한편 법원조직법 제28조, 제28조의4 제2호, 제32조 제2항은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다.

(4)   이와 같이 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는, 통상적으로 특허권 등의 지식재산권에 관한 분쟁의 심리․판단에 전문적인 지식이나 관련 기술 등에 대한 이해가 필요하므로 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판을 통해 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다(대법원 2019. 4. 10. 자 2017마6337 결정, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2023다309549 판결 등 참조).

첨부: 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다228906 판결

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