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1.    사안의 개요

(1)   대학 산학협력단과 회사법인의 공동연구개발 결과 연구책임자 대학교수의 직무발명에 대한 공동 출원 및 공유특허 등록

(2)   대학교수가 산단의 지분권 이전 받고, 산단, 회사, 대학교수의 3자간 아래와 같은 내용의 특허실시계약 체결

(3)   산단과 회사는 각자 연구개발성과의 독점적 사용권 보유 - 대학교수는 산단의 특허기술 사용으로 이익이 발생할 경우 직무발명보상금을 받는다. BUT 공유특허권자 회사의 실시로 이익 발생하는 경우 발명자 대학교수는 회사 이익으로부터 직무발명보상을 받을 수 없음

(4)   문제점 - 대학 산단과 회사의 공유특허에서 공유자 회사의 실시로 발생하는 이익을 산단에서 배분 받는 권리가 없다면, 그 결과 대학교수가 단독 발명자인 경우에도 대학교수는 실시보상금을 받을 기회가 없음. 단독 발명자 대학교수가 특허실시로 인한 보상을 전혀 받지 못하는 특허실시계약의 문제를 뒤늦게 인식하고 그 무효를 주장하는 상황임 - 주장 및 입증 불충분으로 서울중앙지법 재판부는 계약무효 주장을 배척한 판결 선고함 

2.    발명자 대학교수의 특허실시계약 무효 주장

연구책임자 대학교수는 특허발명의 단독 발명자이고, 회사가 특허발명을 산학협력단과 공동 출원하게 된 근거인 특허실시계약은 불공정한 법률행위로서 민법 제104조에 따라 무효이거나 사회질서에 반하는 법률행위로서 민법 제103조에 따라 무효임. 따라서 특허에 관한 회사 지분의 등록명의를 말소할 의무가 있다.

3.    서울중앙지방법 판결 요지 - 민법 제104조 위반으로 무효 주장 배척

민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있고, 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인 궁박, 경솔, 무경험은 모두 구비되어야 하는 요건이 아니라 그 중 일부만 갖추어져도 충분한데, 여기에서 궁박이라 함은 급박한 곤궁을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 무경험이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻하고, 당사자가 궁박 또는 무경험의 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 제반 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 하며, 한편 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정 법률행위는 성립하지 않는다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2002다38927 판결 참조).

이 사건 특허실시계약은 원고, 피고, 이 사건 산학협력단 3자 간에 이루어진 계약에 해당하고, 특허실시계약 제9조 제4항에 따르면 원고는 이 사건 산학협력단이 연구개발 성과를 사용함으로써 이익이 발생한 경우 이 사건 산학협력단으로부터 직무발명보상금을 지급받도록 규정되어 있으며, 실제로 원고는 이 사건 산학협력단으로부터 이 사건 직무발명을 포함한 산학협력 성과에 대한 보상금 명목으로 1,000만 원을 지급받기도 한 것으로 보이므로, 이 사건 특허실시계약에 현저한 불균형이 존재하여 원고에게 불공정하다고 보기 어렵다.

달리 이 사건 특허실시계약의 내용이 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 볼 만한 증거가 없고, 원고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 특허실시계약 체결 당시 궁박, 경솔 또는 무경험한 상태에 있었다거나 피고가 이와 같은 상태를 알면서 이를 이용하려는 의사가 존재하였다고 인정하기에 부족하며 원고는 이에 관한 아무런 객관적인 증거도 제출하지 않았다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 4. 21. 선고 2021가합588480 판결

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1.    사안의 개요 및 대학교수의 주장요지

(1)   산학협력과제 수행, 대학교수(원고) 연구책임자, 참여기업(피고)

(2)   최종보고서 – 대학교수, 참여기업 연구진 기재,

(3)   특허출원서 기재내용 – 공동출원 대학산단, 참여기업, 공동발명자 대학교수, 참여기업 대표이사

(4)   대학교수 주장요지 – 단독발명, 참여기업 지분 등록무효, 실시료 상당의 부당이득반환 청구

2.    특허법원 판결 요지

(1)   대학교수 단독 발명 아님, 공동발명 인정

(2)   대학교수 원고는, ’이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.‘라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수긍하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.

(3)   대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장․증명도 부족하다.

(4)   관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서 ‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 궁박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다35722 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결

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(1)   공동출원인이 특허거절결정 불복심판에 대하여 제기하는 심결취소의 소의 소송형태가 고유필수적 공동소송인지 여부 – 부정

(2)   대법원 판결요지 - 공동출원인 전체가 아닌 중 일부가 특허거절결정에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받고 제기한 심결취소의 소는 고유필수적 공동소송이 아니므로 단독으로 제기할 수 있다.

(3)   특허법은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 합일적으로 확정되어야 할 필요성에서 특허출원 및 특허청 심사관의 특허거절결정 등에 대한 심판청구를 공유자 모두가 공동으로 하도록 규정하고 있으나(특허법 제44조, 제139조 제3항), 특허거절결정 등에 따른 심결취소의 소를 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다.

(4)   특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이 단독으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 그 소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력이 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고(행정소송법 제29조 제1항), 심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않는다. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 모두가 공동으로 특허거절결정 등에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하여야 한다고 볼 경우 공유자 중 1인이라도 소의 제기에 협력할 수 없는 경우 나머지 공유자가 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버리는 부당한 결과에 이르게 된다.

(5)   따라서 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 특허거절결정 등에 대한 불복심판에서 기각 심결을 받은 경우에 제기하는 심결취소의 소는 심판청구인인 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 1인이라도 그 권리를 방해하는 심결이 있는 때에는 권리의 소멸을 방지하기 위해 단독으로 심결의 취소를 구할 수 있다.

첨부: 대법원 2024. 12. 26. 선고 2024후10825 판결

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1.    사안의 개요

(1)   대학교수 2인 - 최초 출원 발명 공동발명자 산학협력단에 직무발명신고서 지분율 각 50% 신고

(2)   최초 출원 기반 3건의 분할출원, 1건의 미국 출원, 특허등록

(3)   산학협력단에서 기업에 5건의 특허권 앙도, 기술료 5천만원 수입 발생

(4)   산단에서 발명자 대학교수 2인 중 1인에게만 직무발명 보상금 3500만원 지급

(5)   공동발명자 대학교수 2인 중 보상금 받지 못한 대학교수 이의제기

(6)   보상금 받은 대학교수를 대상으로 보상금 지급청구 소송 제기

2.    특허법원 판결 요지

(1)   대학교수 원고의 주위적 청구는 원고와 대학교수 공동발명자 피고 사이에 이 사건 키메릭 단백질 특허에 관한 지분약정이 있었음을 전제로 하고 있으나, 원고가 제출한 증거만으로는 그와 같은 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 산학협력단에 위 발명과 관련하여 원고와 피고의 발명자 지분을 각 50%로 정하여 발명신고를 한 사실은 인정되나, 위 공동발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 산학협력단이 승계하여 위 공동발명에 관한 특허권은 산학협력단에 귀속될 예정이었으므로, 위와 같은 발명신고가 위 공동발명에 관한 특허권의 지분 약정으로 해석될 여지는 없다.

(2)   특히 이 사건에서 최초 출원의 청구범위에는 원고가 발명한 ‘나노헤어 구조물’과 피고가 발명한 ‘키메릭 단백질’에 관한 기술내용이 모두 포함되어 있었으나, 그 후 분할출원된 이 사건 키메릭 단백질 특허의 청구범위에는 원고가 발명한 ‘나노헤어 구조물’과 관련한 기술내용이 포함되어 있지 않고, 피고가 발명한 ‘키메릭 단백질’과 관련한 기술내용만 포함되어 있을 뿐이다. 따라서 이 사건 최초 출원의 발명자 지분에 관한 묵시적 약정을 이 사건 키메릭 단백질 특허에 대해서까지 확장하여 인정하기는 어렵다. 따라서 이 사건 키메릭 단백질 특허 명세서의 일부 내용을 근거로 위 특허의 지분에 관한 묵시적 약정을 인정할 수 없다.

(3)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

(4)   특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지는 것이므로(특허법 제97조), 공동발명자에 해당하는지 여부도 청구범위에 적혀 있는 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

(5)   직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적․객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다(특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결 참조).

(6)   원고는 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 완성을 위한 기술적 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으므로, 원고가 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 공동발명자에 해당함을 전제로, 피고가 수령한 발명자 보상금 중 원고의 지분에 해당하는 금액에 관한 부당이득반환을 구하는 원고의 예비적 청구는 이유 없다.

첨부: 특허법원 2024. 10. 8. 선고 2024나10461 판결

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기본적 법리 정리: 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결

(1)   사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.

(2)   사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.

(3)   이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.

(4)   사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.

(5)   직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.

(6)   사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

(7)   사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

(8)   직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.

(9)   그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.

직무발명 보상금의 계산식

(1)  보상금 액수 = 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

(2)  사용자가 얻을 이익 = 초과매출액 x 가상 실시료율

(3)  초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결

‘사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통장실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 • 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.

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