대학발명__글19건

  1. 2019.10.18 정부출연기관, 공공연구기관의 연구원 개인명의 특허권 - 국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 결과물을 개인명의로 특허등록한 사실 적발 – 인사징계 해임처분 적법: 서울고등법원 2019. ..
  2. 2019.10.18 종업원 발명자가 경쟁사로 이직한 경우 사용자에 대한 직무발명보상금 청구권을 상실한다는 사내 규정 – 효력 없음: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017가합570123 판결
  3. 2019.10.18 사용자의 자기실시와 동시에 제3자에게 통상실시권 허여 상황 – 로열티 수익 이외에 사용자의 자기실시로 인한 사용자 이익 근거 직무발명 보상금 산정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 5. 선고 2017..
  4. 2019.08.05 대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원 공동발명자 – 대학 산단의 직무발명자 포함 + 산단의 직무발명보상의무 인정 - 기본법리 및 ..
  5. 2019.08.05 대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방안 포인트 몇 가지
  6. 2019.08.02 PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허의 발명자, 노벨생리학상 수상자 Tasuku Honjo 교토대학 명예교수 – 특허권 보유회사 오노제약 ONO Pharmaceutical 상대로 직무발명보상금 청구소송 ..
  7. 2019.05.22 미국 Harvard 대학의 신약물질 특허 – 제약회사 Merck에 기술이전 라이선스 + 해당 연구실 소속 Postdoc 연구원이 대학과 지도교수 상대로 공동발명자 주장, 계약위반, 특허권지분권 및 손해배상청..
  8. 2019.04.24 소속 중복 발명자의 특허권 분쟁 – 복수의 회사 또는 기관 소속된 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 문제 - 사내창업한 벤처회사가 원소속회사로부터 연구개발비를 지원받아 수행한 공..
  9. 2019.04.24 직무발명자의 2중 지위 관련 분쟁 사안 판결 - 종업원이 사내창업 프로그램으로 휴직 중에 창업회사의 소속으로 완성한 직무발명 – 원 사용자의 직무발명 불인정 판결 사례
  10. 2019.01.28 [직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 – 사용자 이익, 독점권 기여율, 발명자 공헌도 등에 관한 최근 발표자료
  11. 2019.01.28 [의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결: 일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결
  12. 2019.01.04 [대학직무발명] 대학의 연구센터 소속 연구원, 정부지원 연구과제 결과 공동발명자로 특허등록, 산단에서 기술이전, 기술료 수익 발생, 퇴직 후 산단에 대해 직무발명보상청구소송 제기: 서울..
  13. 2018.09.20 [직무발명쟁점] 사용자의 직무발명보상금 지급에 대한 법인세 세액 공제 혜택
  14. 2018.09.20 [직무발명쟁점] 공공연구기관의 소속 연구원, 대학의 교수, 대학원생의 직무발명 관련 실무적 포인트 몇 가지
  15. 2018.09.18 [직무발명쟁점] 대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결
  16. 2018.09.18 [직무발명분쟁] 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권
  17. 2018.09.13 [공동발명쟁점] 대학발명에서 대학원생을 진정한 공동발명자로 보고 특허권 지분이전청구 인정: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결
  18. 2016.04.18 박사학위논문 연구발명의 공동발명자 박사과정 대학원생(first author)의 Harvard 대학 & 지도교수를 상대로 제기한 기여율 조정 소송
  19. 2016.01.11 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권

 

 

1. 과학기술기본법 제11조의 3 (국가연구개발사업성과의 소유ㆍ관리 및 활용촉진)

국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. (단서 생략) 그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

2. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령) 20(연구개발성과의 소유)

국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다.

 

3. 처리규정(훈령) 36(연구개발에 따른 결과물의 소유)

연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 1호 및 제2호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 3호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다.

1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물

2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우

3. 장관이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우

 

4. 과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용)

연구개발성과 소유기관의 장(11조의32항에 따라 전문기관 등에 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 장)은 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하려는 것을 말한다)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 소유하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다. 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한.

 

5. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령) 22(기술료의 징수)

법제11조의4 1항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 법 제11조의4 1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 중앙행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나, 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에서 매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10 퍼센트

2. 중견기업(중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법2조제1호에 따른 중견기업을 말한다): 정부출연금의 30 퍼센트

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40 퍼센트

 

6. 처리규정(훈령) 38(기술료의 징수)

과학기술기본법11조의41항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 과학기술기본법11조의41항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 다음 각 호의 금액을 기술실시계약 체결시점으로부터 5년 이내에 징수하여야 한다.

1. 중소기업: 정부출연금의 10%

2. 중견기업(산업발전법10조의21항에 따른 기업을 말한다): 정부출연금의 30%

3. 대기업(독점규제 및 공정거래에 관한 법률14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40%

 

7. 처리규정(훈령) 39(기술료의 사용)

연구개발결과물 소유기관의 장이 영리법인(공공기관의 운영에 관한 법률5조제3항 제1호의 공기업을 포함한다)인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다.

1. 전문기관에의 납부(중소기업: 정부출연금 지분의 10퍼센트, 중견기업: 정부출연금 지분의 30퍼센트, 대기업: 정부출연금 지분의 40퍼센트)

2. 1호 외의 금액: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금, 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

 

KASAN_정부출연기관, 공공연구기관의 연구원 개인명의 특허권 - 국가 R&D, 국가연구개발사업, 국책과제의 결과물

 

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작성일시 : 2019.10.18 15:47
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1. 사용자 화사의 직무발명 규정

발명자가 경쟁사로 이동 또는 해고로 퇴직 시 보상금 청구권을 산실한다.

 

2. 쟁점

종업원 직무발명자가 사용자 회사의 경쟁사로 이직한 다음 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구한 경우 재직 기간 중 시행한 위와 같은 사규 직무발명에 관한 규정을 근거로 전직한 종업원 발명자에 대한 직무발명보상을 거절할 수 있는지 여부

 

3. 서울중앙지방법원 판단 사용자의 규정은 강행법규 위반으로서 무효

직무발명 보상에 관한 법 규정은 직무발명의 귀속자인 발명자에 대하여 정당한 보상이 되도록 보장함은 물론 상대적으로 경제적 약자인 발명자의 권리를 보장하기 위한 강행규정으로 봄이 상당하고, 발명의 승계에 의해 발생하는 보상금 청구권은 종업원이 그 회사를 퇴직한 경우에도 소멸하지 아니한다.

 

그런데 피고회사의 직무발명에 관한 규정은 발명자의 직업선택의 자유에 따라 전직하는 경우 이미 발생한 정당한 보상금 청구권 자체를 박탈하는 것을 내용으로 하는 것으로서 헌법상 기본권을 심히 제약할 뿐 아니라 그러한 청구권 박탈의 요건으로 들고 있는 경쟁사의 범위를 명확하게 규정하고 있지도 아니하므로, 구 특허법 제40조 제1항 등에 반하는 것으로서 효력이 없다.

 

KASAN_종업원 발명자가 경쟁사로 이직한 경우 사용자에 대한 직무발명보상금 청구권을 상실한다는 사내 규정 – 효력

 

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작성일시 : 2019.10.18 12:16
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1. 사안의 개요

특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생

 

2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익 발생 인정 여부

 

3. 서울중앙지방법원 판단 사용자의 자기실시로 인한 독점적 이익 인정

통상실시권 허여 범위가 시기, 대상 등으로 제한된 점 근거로 제3자에 대한 통상실시권 허여에도 불구하고 사용자에게 특허권자의 독점배타적 지위가 남아 있다고 인정됨

 

특허권자에게 남아 있는 독점적 지위에 상당하는 자기실시로 인한 사용자의 이익을 산정해야 함

 

4. 판결이유

 

KASAN_사용자의 자기실시와 동시에 제3자에게 통상실시권 허여 상황 – 로열티 수익 이외에 사용자의 자기실시로 인

 

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작성일시 : 2019.10.18 09:32
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, , 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심 포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

 

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

 

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원

 

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작성일시 : 2019.08.05 10:00
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1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

 

2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

 

3. 직무발명 미신고에 대한 인사상 징계 처분

직무발명을 신고하지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원, 등록한 경우 인사상 징계처분을 받을 수 있습니다. 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 201858518 판결에서 공무원이 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 타인 명의로 등록한 사안에서 해당 공무원을 중징계에 해당하는 정직 3개월에 처한 것은 적법하다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결은 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것으로 해당 특허권행사로 국가사업 차질 초래할 우려가 있는 등 그 비위정도가 심하다고 평가하고, 중징계 처분은 적법하다고 밝혔습니다.

 

4. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부

연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

 

우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. , 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

5. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 직무발명보상금에 상응하는 손해액

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

 

6. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.

 

관련 세법 및 시행령 규정

소득세법 제12(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

. 발명진흥법2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이발명진흥법15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

 

소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.

18조제2(신설) 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”

 

 

KASAN_대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방

 

 

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작성일시 : 2019.08.05 09:23
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최근 PD-1/PD-L1 분야 암치료 신약은 뜨거운 관심의 대상입니다. 키트루다의 경우 이미 매출이 급성장하고 있을 뿐만 아니라 현재도 수많은 적응증에 대한 임상시험이 진행중이라는 소식입니다. 오노제약의 PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 또한 높은 매출성장을 기대하고 있습니다.

 

옵디보 Opdivo 특허의 주된 발명자인 Tasuku Honjo 교수는 노벨상까지 받았습니다. 그런데 미국 Dana-Farber Cancer Institute 소속 연구진이 수건의 미국특허에 대해 공동발명을 주장하는 소송을 미국법원에 제기하였고, 그 결과는 혼조교수와 공동발명자에 해당한다는 판결이 나왔습니다. 판결문 중 중요부분을 소개하는 블로그 포스팅은 아래와 같습니다. 공동발명자 성립요건의 입증책임 및 기준 - corroboration 인정 판결문 인용 : PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 분쟁 - 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결

 

이번에 일본매체에 Tasuku Honjo 교수가 Ono Pharmaceutical Co.를 상대로 오는 9월경 약 ¥15 billion을 청구하는 소송을 오사카지방지재법원에 제기할 예정이라는 기사가 나왔습니다. 실제 청구할지 여부는 모르겠지만 거론되는 직무발명 보상금의 액수가 천문학적 숫자입니다.

 

실제 청구여부나 판결여부를 떠나서 흥미로운 내용의 뉴스라서 참고로 소개합니다. 원문기사 링크: Japanese Nobel laureate Tasuku Honjo to sue Ono Pharmaceutical over cancer drug patent royalties

 

기사 중 주요 내용 인용

In the planned lawsuit with the Osaka District Court, Honjo will claim that he is entitled to 10 percent, or about ¥15.4 billion, of the amount Ono Pharmaceutical and U.S. drug maker Bristol-Myers Squibb Co. received from U.S. drug giant Merck & Co. when they settled a patent infringement lawsuit. Ono Pharmaceutical set aside some ¥400million at a regional legal affairs bureau from January 2017 to March 2018 to make payments to Honjo.

 

Honjo, a professor at Kyoto University, won the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine with a U.S. scientist for their immunology research that led to the development of the cancer drug Opdivo, which is at the center of the royalty dispute.

 

In October 2006, Honjo and Ono Pharmaceutical entered into a contract that limited his compensation to 1 percent or less of the drug’s sales. He is now claiming the compensation rate should be raised and considering filing a separate lawsuit.

 

KASAN_PD-1PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허의 발명자, 노벨생리학상 수상자 Tas

 

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작성일시 : 2019.08.02 16:49
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사안의 개요

 

-      원고 연구원 Dr. Arefolov : 기업체 8년 근무 경력 연구원

-      2011Harvard chemistry lab, 지도교수 Matthew Shair 연구실 소속 Postdoc으로 근무 시작 

-      해당 연구실에서 Cortistatin A 연구개발 프로젝트 진행 + 연구 참여 결과 신물질 특허 출원 및 등록 성공  

-      그러나 특허 관련 서류에 Dr. Arefolov 발명자로 기재되지 않음

-      20163월 제약회사 Merck와 라이선스 체결 계약금 $20 million + 추가 로열티 지급 조건

-      원고 Dr. Arefolov – 피고 하버드대학, 지도교수를 상대로 소송 제기

-      발명 기여 및 공동발명자 성립 주장 + 특허 지분권리 주장 + 손해배상청구  

 

쟁점 대학 연구실 소속 postdoc 연구원의 공동발명자 해당 여부

 

첨부 소장의 요지

 

-      Dr. Arefolov was part of the creative team that created theoretical as well as actual Cortistatin A analogs

-      Arefolov contends that he “made significant contributions to the successful completion” of the project to develop novel analogs of a compound that went on to be licensed by Merck

-      From the conception of a broad category of Cortistatin A analogs, to the creation of numerous specific analogs

-      As a specific example, Arefolov’s contribution to developing three compounds included in a patent application that lacks his name.

-      Arefolov suggested one to Shair during a discussion and Shair “agreed that testing it made sense.”

-      Arefolov suggested another by email, and “devised the method for creating, and in fact created,”

 

실무적 포인트: 공동발명자 판단 명세서 전체 내용이 아니라 청구항 발명 기준 + 창작에 실질적 기여 여부 + 주장하는 자에게 구체적 입증자료로 입증해야 하는 입증책임 있음

 

소장의 일부 인용

 

 

첨부: 미국소장

Complaint.pdf

KASAN_미국 Harvard 대학의 신약물질 특허 – 제약회사 Merck에 기술이전 라이선스 해당 연구실 소속

 

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작성일시 : 2019.05.22 08:19
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동일사안의 판결 사례 서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결, 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 201090241 판결 사안

 

1. 기초사실

 

원고 A회사는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 설립된 공사입니다. 공사의 직원 피고 C 1987. 2. 16. 원고 A사에 입사하여 1989. 10. 23.부터 1992. 6. 29.까지 송변전 설비계획 수립을 주된 업무내용으로 하는 계통계획부 직원으로 근무하던 중, 2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지 사내창업과 동시에 휴직한 직원입니다. 피고 B사는 직원 C2005. 10. 17. 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 하여 설립한 사내 창업회사입니다.

 

직원 C 2005. 4. 4. 원고에게 창업기술명 전력설비 냉동냉각설비 제작’, 구체적 기술분야 냉동 사이클을 활용한 154kV 변압기 이격형 냉각장치 제작으로 하는 사내창업신청을 하였고, 원고는 2005. 8. 5.경 이를 승인하였습니다. 당시 직원 C는 사내창업 신청서에 원고 공사 재직 시에 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치에 관한 실용신안권 5건을 보유하고 있다고 기재하였고, 창업과제의 경제성과 관련하여 변압기의 냉동냉각기술은 신기술이므로 창업과제가 완성되어 창업업체로부터 변압기를 공급받을 경우 설비자체 경쟁력뿐만 아니라, 신규설비 설치 회피비용도 감소한다고 기재하였습니다.

 

2. 공사와 사내 창업회사의 공동기술개발 협약 및 결과물 특허발명

 

피고 B사는 2005. 11. 18. 원고 공사와 사이에 사업추진주체는 원고, 주관기관은 피고 B, 연구총괄책임자는 피고 C로 하여 이 사건 협약을 체결하였습니다.

  1) 협약연구개발 과제명 : 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작

2) 협약기간 : 2005. 12. 1.부터 2007. 11. 30.까지 24개월

3) 연구개발비 : 512,428,000. 원고 부담 지원금 378,625,000, 피고 부담금 133,803,000

4) 지적재산권의 귀속 : 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유

8) 추진전략: 연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태임. 냉동사이클의 용량과 변압기 온도 특성을 검증항고 적용 대상인 154kV 변압기에 적합한 규격을 확정하는 것이 연구과제의 요점이라고 판단됨.

 

이 사건 협약에 따라 연구를 진행하여, 직원 피고 C 2006. 3. 22. 이 사건 특허를 출원하여 등록 후 2009. 3. 11. 피고 창업회사 B에게 권리이전등록을 마쳤습니다. 이 사건 특허는 변압기 냉각을 위해 적용되는 압축 응축 팽창 증발의 4단계 공정에 있어서 공정별 관련 장비에 필요한 전력 외에 별도 전력이 요구되는 기존 냉동사이클 방식을 채택하지 않고, 냉매 또는 액화가스를 작동유체로 사용하는 H(발전사이클)의 원리를 적용하여 작동유체의 순환으로 변압기 절연유의 열을 회수함으로써 변압기를 직접 냉각시켜 냉각효율을 증대시키는 방식에 관한 것입니다.

 

3. 쟁점  

 

소송에서 원고 공사는, 먼저 위 특허발명이 직원 C가 재직 중 착안한 직무발명에 해당한다고 주장하였습니다. 따라서, 소송에서 주위적으로 해당 특허권은 공사의 직무발명규정에 따라 원고에게 귀속되어야 하므로 특허권 전부 이전등록을 청구하였습니다.

 

그 다음으로, 만약 재직 중 발명을 완성한 직무발명에 해당하지 않는다면, 이 사건 공동연구개발에 따른 결과물에 해당하므로 협약에 따라 연구비 지분에 따른 특허권의 지분 이전등록을 청구하였습니다.

 

연구원이 사내 창업을 하거나 교수가 학내 창업을 하면 직무발명에 관한 권리귀속 문제가 복잡하고 명확한 구분이 현실적으로 매우 어렵습니다. 발명의 완성에 관한 이론적 검토뿐만 아니라 발명시기를 입증할 기록을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 또한, 직무발명은 종업원의 지위와 직무를 전제로 하는 것이므로 사내 창업과 휴직 등 근로관계 상태 및 직무 등에 관한 구체적이고 엄밀한 검토가 필요합니다. 여기서도 사내 창업을 하고 휴직 중이라는 이유로 창업회사에만 소속된 것처럼 업무를 처리한 것이 문제된 것입니다. 특히 위에서 설명한 공동연구개발 계약을 체결하여 수행한 연구개발 결과물에 대해서는 단독 소유권을 인정받는 경우가 거의 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 공동개발협약에 따라 새로운 기술이 개발되어 특허 등 지적재산권을 출원하는 경우 공동개발의 결과물임에도 일방 명의로 출원되는 경우가 종종 발생합니다. 이 사건도 협약상 투자 지분 비율로 개발된 발명의 특허권의 지분을 가질 것을 약정하였으나 이를 어기고 일방적으로 단독 출원하여 특허권을 단독 등록한 것입니다. 이에 대해 공사의 지분권을 인정하여, 특허권에 대해 사후적으로 해당 지분을 이전 등록할 것을 명한 판결입니다.

 

4. 판결 검토

 

. 대상 특허가 직무발명인지 여부

 

원고는 이 사건 특허는 원고의 업무 범위에 속하는 것으로 피고 C가 원고 공사에 재직하면서 당시 직무에 속하던 직무발명에 해당하므로 원고가 피고 C로부터 이 사건 특허를 승계하여야 하는데, 피고 C가 승계를 회피하기 위하여 피고 B사를 설립한 후 피고 회사에 이 사건 특허권을 이전한 것으로 주장하였습니다.

 

직무발명은 종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하고 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말합니다(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결).

 

서울고등법원은 먼저 이 사건 특허의 내용이 송변전 설비의 주된 장치인 변압기의 온도 상승 억제를 통한 변압기 성능의 향상에 관한 것이고, 원고는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 하고 피고 C가 근무하던 계통계획실이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주를 주된 업무내용으로 하고 있다는 사실만으로, 송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것까지 사용자 원고의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없다고 판단하였습니다. , 사용자의 업무범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다. 직무발명 성립요건을 판단할 때 통상 사용자의 업무범위를 넓게 해석하는 태도와는 상당히 다른 판결로 생각됩니다.

 

다음으로, 직무해당성 여부에 대해서도 직원 피고 C가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 볼 수는 없다고 보았고, 따라서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고 C의 원고 공사와 관련된 과거의 직무에 속한다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

이와 같은 법원의 판결은 다음과 같은 주목할만한 배경 사정이 있습니다. , 법원은 피고 C가 사내창업 신청 당시 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치 관련 실용신안등록 5건을 보유하고 있음을 알렸지만 원고가 이에 대하여 직무발명에 해당함을 전제로 한 승계주장을 한 사실이 전혀 없었다는 점을 주목하였습니다. 종래부터 직원이 보유하고 있던 5건의 실용신안등록에 대해서는 동일한 기술영역에 해당함에도 직무발명이라고 주장하지 않다가 갑자기 이 사건 특허발명에 대해서만 직무발명으로 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 취지입니다. 공사가 무슨 이유에서 직무발명으로 주장하지 않았다가 갑자기 태도를 변경한 것인지 그 배경을 이해하기 어렵습니다. 적어도, 논리일관성 측면에서 볼 때 객관적으로 받아들이기 어려운 입장변화로 생각됩니다.

 

예비적 주장은 주위적 주장이 받아들여지지 않으면 그 다음으로 판단해 달라는 것입니다. 큰 문제는 없어 보이지만, 이 사건에서는 논리적으로 정면으로 충돌됩니다. , 공사 자신이 이 사건 특허발명이 위 공동연구개발사업의 수행결과라고 스스로 주장하면서 지분이전을 청구하는 것은, 그 전제가 직무발명이 아니라는 의미입니다. 양 주장은 양립할 수 없는 관계입니다. , 공사 스스로 이 사건 특허가 직무발명에 해당한다는 자신의 주장을 배척하는 모순된 주장을 동시에 한 것입니다.

 

정리하면, 직무발명 성립 가능성은 반드시 엄밀하게 검토해야 합니다. 그 성립요건을 입증할 가능성이 있다면 그에 집중해야 할 것입니다. 그 다음으로 공동연구개발의 결과물로 주장하려면, 직무발명 주장과는 논리적으로 구분해야 합니다. 양립할 수 없기 때문입니다. 선택관계에 있으므로 주장과 논리의 경중을 평가하여 최선의 전략을 세우는 것이 바람직할 것입니다.

 

. 공동연구협약의 수행결과에 해당하는지 여부

 

원고는 이 사건 특허는 이 사건 공동연구협약의 수행결과이고, 원고와 피고들은 이 사건 협약에서 수행결과로 발생한 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유하기로 약정하였으므로, 피고들은 연구개발비의 부담비율에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장하였습니다.

 

이 사건 협약의 목적과 내용, 이 사건 특허발명이 이루고자 했던 기술적 과제와 그 구체적인 기술내용을 비교하였습니다. 이 사건 협약에서 그 목적은 기존의 변압기 냉각방식과 다른 방식을 채택하여 냉각시스템의 공정과 설비를 줄임으로써 보다 경제적인 변압기 냉각설비를 개발하기 위한 것이고, 그 기술적 내용은 폐회로 냉동사이클 연구를 통한 공정과 설비 축소를 각각 명시하고 있습니다. 이 사건 특허발명 역시 기존 냉동사이클 방식이 아닌 발전사이클 방식을 활용하되 특정 순서에 의한 폐회로를 구성하여 변압기 냉각시스템의 공정과 설비를 줄인 기술에 관한 것이므로, 법원은 이 사건 특허발명의 목적이나 기술내용은 이 사건 협약이 해결하고자 했던 기술적 과제 및 기술내용에 정확하게 부합한다고 보았습니다.

 

피고 C가 이 사건 특허를 출원한 2006. 3. 22. 이후인 2006. 9. 10.에 원고에게 이 사건 협약의 이행에 관한 보고를 하면서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치 제작과 관련하여 발전사이클원리를 활용할 것임을 명시한 사실로 볼 때에 피고 B사가 이 사건 특허가 이 사건 협약의 이행을 위해 필요한 필수 기술로서 이 사건 협약에 따른 연구개발 결과라고 보인다고 판단하였습니다.

 

법원은 다만, 이 사건 특허는 ‘H(발전사이클)’을 활용한 냉각장치에 관한 것인 데 비해 이 사건 협약의 과제명은 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작이므로, 각 냉각 방식이 다른 것처럼 보인다는 점은 인정하였습니다. 그러나 이 사건 협약은 장차 연구 개발될 미확정 기술에 관한 연구지원 및 개발을 그 내용으로 하는 것이라는 점에 비추어 볼 때, 그 과제명에 냉동사이클이라는 기술용어가 사용되었다고 해도 이러한 점만으로 이 사건 협약으로 이루고자 했던 목적이 냉동사이클을 활용한 냉각장치에 한정된다고 할 수는 없다고 보았습니다.

 

따라서 법원은 이 사건 특허는 이 사건 협약에 기초한 연구개발사업의 수행결과에 해당한다고 판단하였습니다. 그렇다면, 원고와 피고 B사가 위 협약에서 연구개발사업의 수행 결과 발생된 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 원고와 피고 B사가 공동 소유하기로 약정한 이상, 피고 B사는 원고에게 이 사건 특허권에 관하여 연구개발비 부담비율에 따른 일부 권리이전 등록절차를 이행할 의무가 있다고 판결하였습니다.

 

KASAN_소속 중복 발명자의 특허권 분쟁 – 복수의 회사 또는 기관 소속된 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 문

 

 

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작성일시 : 2019.04.24 08:31
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서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결, 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 201090241 판결 사안

 

1.    사안의 개요 및 쟁점

 

사용자 한전의 종업원 팀장 X - 사내 창업규정 및 절차에 따라 휴직 후 사내 창업, 독립된 벤처회사, 주식회사 B 설립 운영함. 분야 - 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매

 

국가연구개발과제 채택됨. 국책과제 수행 결과물에 대해 X명의로 변압기 냉각장치에 관한 특허 출원 및 등록 받음. 특허권을 법인 B회사로 이전함.

 

사용자인 한전에서 위 특허에 대해 종업원 X가 완성한 직무발명으로 주장함. 사용자의 지적재산권 관리규정상의 직무발명 승계조항에 따라 한전에 권리귀속되어야 한다고 주장함. 위 특허에 대해 특허권이전등록청구 소송 제기.

 

쟁점: 사내 창업 프로그램으로 휴직 중 완성한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부

          

2.    서울중앙지방법원 판결요지

 

법원은 발명진흥법상 직무발명 규정의 '종업원등'의 의미를 다음과 같이 해석하였습니다. 직무발명에 있어 ‘종업원등’은 (1) 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보아야 한다.


한편, A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지에 대한 기준에 대해, 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의 직무발명, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 보았습니다.

 

이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 판결하였습니다.

 

3.    구체적 사안의 판단

 

가.  직무발명 성립요건의 종업원에 해당하는지 여부 부정

 

종업원 X는 사내창업 휴직기간 동안 원고 한전으로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 위 기간 동안 사용자 한전에게 종업원 피고 X에 대한 실질적인 지휘, 명령권도 없었습니다.

 

오히려 위 기간 동안 피고 X는 창업한 주식회사의 임원으로서 그 창업회사로부터 급여를 받고 그 회사의 실질적 지배하에 있었던 것입니다.

 

따라서 서울중앙지방법원은 종업원 X의 사내창업 휴직기간 중에 출원된 발명을 한전의 직무발명으로 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

나.  직무발명 성립요건의 종업원 직무에 해당하는지 여부 부정

 

나아가, 법원은 발명진흥법에서 직무발명의 성립요건으로 요구되는 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것'이라 함은 그 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결 등)를 말하는데, 휴직으로 사용자의 지휘 감독을 받지 않던 상태에 있던 종업원 X의 직무내용에 비추어 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 수도 없다고 보았습니다. 휴직기간 중 위와 같은 직무를 상정하는 것 자체가 가능하지 않을 것입니다. 따라서 휴직 기간 중 완성된 발명을 사용자가 직무발명으로 주장할 수 없다고 판결하였습니다.

 

4.    실무적 함의  

  

팀장 X는 휴직 중으로 직무를 맡지 않고 보수를 받지 않았으며 구체적 지휘 감독도 받지 않았지만, 그 신분은 사용자 한전의 직원이므로 형식적으로 종업원에 해당합니다.

 

그러나 발명진흥법의 직무발명 구성요건 중 ‘종업원등’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 그 외형을 떠나 직무발명의 제도적 취지를 고려해야 할 것입니다. 서울중앙지방법원은 위 사안에서 직원 X의 발명이 사용자 한전의 직무발명이 되기 위해서는 사용자로부터 급여를 받고 지휘, 감독을 받아야 한다고 보았습니다.

 

만약 다른 회사에 출장이나 파견 근무를 나간 경우, 사내창업으로 휴직한 경우 등 상황에서 다른 회사의 직무를 수행하면서 지휘, 감독을 받고, 보수를 받았다면 그 기간 중에 완성한 발명은 그 회사의 직무발명에 해당할 수 있다는 입장입니다.

 

이 사건의 항소심 서울고등법원과 상고심 대법원 판결에서 1심 판결의 위 판시내용을 파기한 것은 아니지만 나아가 구체적 판결이유로 지지한 것은 아니라는 점이 아쉽습니다. 현실적으로 매우 빈번하게 발생하고 있는 상황에 대한 판단으로 하급심 판결이기는 하지만 실무적으로 상당히 중요한 의미를 갖는다 할 것입니다.

 

KASAN_직무발명자의 2중 지위 관련 분쟁 사안 판결 - 종업원이 사내창업 프로그램으로 휴직 중에 창업회사의 소속

 

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작성일시 : 2019.04.24 08:25
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직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다.

 

지난 해 연말 특허법원 세미나에서 발표된 윤주탁 판사님의 발표자료는 특허법원 등 다양한 재판사례를 정리하면서 실무적 포인트를 요약한 것이라서 특허실무자들에게 큰 도움이 될 것으로 생각합니다. 특허법원 웹사이트에 올라와 있는데, 한번 꼼꼼하게 읽어 보기를 권합니다. 여기에서도 참고자료로 첨부합니다.

 

직무발명 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다.

 

(1) 보상금 액수 = 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)

 

(2) 사용자 이익액 = 초과매출액 x 가상 실시료율

 

(3) 초과 매출액 = 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)

 

첨부: 2018년 세미나 발표문_윤주탁 판사님

 

KASAN_[직무발명보상] 직무발명 보상액 산정, 실적보상, 실시보상 사안에서 어려운 난제 – 사용자 이익, 독점권

직무발명 보상금 산정기준_윤주탁 판사님 2018년 특허법원 세미나 발표문.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.28 11:35
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사안의 개요

(1)   피고 회사 - 아스텔라스 (구 후지사와)

(2)   원고 연구원으로 재직하다 평성 19(11년 전) 회사합병 당시 퇴직, 공동발명자 4명 중 제1 발명자     

(3)   발명 동물용 구충제 신규 화합물, 그 제조방법, 그 용도발명, 평성 16(14년전) 직무발명 완성 후 승계완료,

(4)   회사에서 연구원에게 재직 중 직무발명 보상금 지급, 퇴직 후에도 직무발명 보상금을 정기적으로 지급함, 상당액수 이견으로 본 소송에서 일부청구로서 2억엔(20억원) 청구, 1심 판결의 금액 - 4728만엔 (48천만원) 인정

(5)   재직 중 직무발명 승계 당시 직무발명 보상규정 내용 출원보상, 등록보상만 인정, 실적보상 규정은 없었음, 승계 이후 회사에서 실적보상 규정 도입, 시행

(6)   회사에서는 새로운 실적보상 규정 시행에 따라 기존 직무발명자들에게도 실적보상금 지급하고 다음과 같은 합의서 작성함

(7)   직무발명자와 사용자 회사 사이에 체결한 합의서 요지 종업원 발명자는 회사로부터 직무발명에 관한 적절한 보상을 받았음을 확인 + 향후 회사에 대해 본건청구에 관한 소송행위 등을 하지 않는다고 확인 + 회사와 직무발명 관련 사항을 원만하게 해결하였음을 확인한다.

(8)   사용자 회사는 직무발명자 연구원의 퇴직 이후에도 정기적으로 실적보상 여부를 평가하여 3차례 추가 보상금 지급함

(9)   최종 평성 26(4년 전) 보상금 지급 통지 (평성 23년부터 25년까지 실적 보상금 명목)

(10)  직무발명자는 실적보상금 규모가 법에서 정한 상당한 보상에 미치지 못한다고 이의 제기함, 민사소송으로 그 상당한 보상금 지급을 청구함

 

판결요지

(1)   합의서 중 부쟁조항에 대한 쟁점 법원 판단, 당시까지 발생한 실적보상금을 청구하는 것으로 제한해석, 그 이후 발생하는 실적보상에 대한 추가 청구소송 인정

(2)   소멸시효 완성여부 쟁점 법원은 10년의 소멸시효 기간은 경과되었으나 그 이후 보상금 지급행위채무승인으로 해석, 회사의 소멸시효 완성 주장 배척

(3)   실적보상금 산정 요소 판단 사용자 이익에 대한 직무발명의 공헌도 쟁점, 원고 직무발명자 70 ~ 80% 주장 vs 피고 사용자 회사애서는 직무발명 공헌도 1% 이하, 회사의 공헌도 99% 이상 주장함

(4)   일본 법원의 판단 직무발명 공헌도 7.5%, 사용자 공헌도 92.5% 인정

(5)   원고 발명자의 공동발명자 중 기여도 80% 인정

 

첨부: 일본 아스텔라스 사건 - 오사카지재 2018년 판결

일본 오사카지재지방법원 2018. 10. 4. 선고 평성28(와)제4107 판결.pdf KASAN_[의약직무발명] 일본 제약회사 아스텔라스 퇴직 연구원의 직무발명보상금청구 승소판결 일본 오사카지재지방법원

 

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작성일시 : 2019.01.28 09:00
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사안의 개요

대학교 연구센터 연구원 재직 중 척추 추간판 탈출증 치료기기 공동발명 후 퇴직

대학 산학협력단 기술이전계약 체결 기술료 수입 총 11억원 발생

퇴직 연구원이 대학 산단을 상대로 직무발명보상금 청구소송 제기

 

쟁점 산단의 주장요지

실제 판매되는 제품에 기술이전 대상 직무발명이 실시되지 않음. 직무발명 실시를 전제로 한 직무발명보상 청구는 이유 없음.

 

쟁점 - 직무발명의 실시 여부

 

판결요지

문언적 실시는 물론 균등범위 실시도 검토 직무발명 실시 없다는 결론 발명의 실시를 전제로 하는 경상 로열티 수익 부분에 대한 직무발명 보상청구는 근거 없음

 

그러나 직무발명 특허발명의 이전 시 받은 정액기술료 (84백만원) 직무발명을 양도 대가로서 직무발명 보상금 산정의 기초 해당함, 해당 대학의 직무발명 보상규정에 따라 보상금 산정함

 

결론: 대학 산단은 직무발명자 전직 연구원에게 총 14백만원 지급의무 있음

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결

 

KASAN_[대학직무발명] 대학의 연구센터 소속 연구원, 정부지원 연구과제 결과 공동발명자로 특허등록, 산단에서 기

서울중앙지방법원 2018. 6. 29. 선고 2016가합555073 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.01.04 11:00
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국세청 유권해석 (사전-2015-법령해석법인-0316 2015. 10. 6.) - “내국법인이 발명진흥법에 따른 직무발명보상금을 임원에게 지출하는 경우 해당 지출액은 조세특례제한법 시행령 별표6 1. 연구개발, 라목의 연구·인력개발비 세액공제를 적용 받는 비용에 포함되는 것

 

세액 공제는 납세의무자가 부담하는 세액 중에서 세금을 아예 공제해서 빼주는 것을 말합니다. 참고로 소득공제는 세금 산정의 근거가 되는 소득액을 빼주는 것입니다. 소득공제와 비교하면 세액공제가 훨씬 유리합니다. 직무발명 보상금을 세액공제 대상 비용으로 보기 때문에 회사법인의 입장에서는 세금으로 직무발명 보상금을 주는 것과 비슷할 것입니다.

 

물론 기업규모와 항목에 따라 세액공제의 규모와 비율이 조금씩 다릅니다. 예를 들면, 신성장동력산업 연구개발비(R&D) 세액공제와 원천기술 연구개발비(R&D) 세액공제의 경우 연구개발비용 중 중소기업은 30%, 중견기업 및 대기업은 20%까지 공제받을 수 있습니다. 이와 같은 연구인력개발비 세액공제는 실제 많은 장점이 있는 가장 대표적인 절세 포인트라고 합니다. 현행법상 그 적용기한은 오는 2018년 말까지라고 합니다.

 

회사법인이나 개인사업자 등 사용자에게 어떤 비용 항목으로 얼마나 세액 공제를 받는지 등등 실무적 사항은 세무 전문가에게 구체적으로 조언을 받는 것이 바람직할 것입니다.

 

다만, 직무발명자에게는 직무발명 보상금으로 300만원까지 소득세 비과세의 혜택을, 사용자에게는 직무발명 보상금 지급액을 연구, 인력개발 비용으로 세액 공제 혜택을 제공하는 등 세금으로 양쪽을 모두 적극 지원하고 있습니다. 국가적으로 직무발명 보상제도를 적극 권장, 시행하고 있습니다.

 

KASAN_[직무발명쟁점] 사용자의 직무발명보상금 지급에 대한 법인세 세액 공제 혜택.pdf

 

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작성일시 : 2018.09.20 10:30
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1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

 

2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

 

3. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부

연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

 

우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. , 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

4. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 직무발명보상금에 상응하는 손해액

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

 

5. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.

 

관련 세법 및 시행령 규정

소득세법 제12(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

. 발명진흥법2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이발명진흥법15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

 

소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.

18조제2(신설) 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”

 

KASAN_[직무발명쟁점] 공공연구기관의 소속 연구원, 대학의 교수, 대학원생의 직무발명 관련 실무적 포인트 몇 가

 

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작성일시 : 2018.09.20 09:26
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대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

 

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_[직무발명쟁점] 대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송 서울고등법원 2010. 12.

 

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작성일시 : 2018.09.18 13:30
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약 관계가 아닙니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권.pdf

 

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작성일시 : 2018.09.18 12:30
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판결요지를 간략하게 소개합니다. 대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기한 것입니다.

위 사례에서 특이한 사정으로는 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 매우 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 공동발명자 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 앞서 설명드린 바와 같이 일반적으로 대학이 대학원생 발명에 대해서는 사용자의 지분권을 주장하기는 쉽지 않습니다.

진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다. 첨부한 서울고등법원 판결도 같은 취지입니다

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_[공동발명쟁점] 대학발명에서 대학원생을 진정한 공동발명자로 보고 특허권 지분이전청구 인정 서울고등법원 2

 

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작성일시 : 2018.09.13 12:30
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--박사학위논문 연구발명의 공동발명자 박사과정 대학원생(first author)Harvard 대학 & 지도교수를 상대로 제기한 기여율 조정 소송 --

 

Harvard chemistry PhD student, Mark Charest2005Science에 실린 논문의 제 1 저자로 박사학위를 받았습니다. 내용은 항생제 tetracycline의 새로운 계열물질을 발명한 획기적 성과로, 논문발표 전 대학산단과 보고하고 특허출원을 거쳐 Tetraphase Pharma로 기술이전되었습니다.

 

참고로 판결문에서 위 특허발명은 장래 $1 billion ( 11천억원) 이상의 가치를 창출할 잠재적 가능성이 있다고 설명합니다.

 

Harvard OTD(산학협력단)에서는 공동발명자 사이의 기여율로 지도교수에게 50%, 나머지 50% 중 제 1 저자 Dr. Charest에게 15%, 다른 동료 2명에게 각 15%, 다른 1명에서 나머지 5%를 배분하였습니다.

 

이에 논문 제 1 저자 Charest가 반발하자, 지도교수 50%는 그대로 두고, 1 저자의 기여율을 18.75%로 올리고, 나머지 공동발명자 3명에게 각 11.25%, 10%, 10%로 하는 수정안이 제시되었고, 대학당국과 지도교수의 압력하에 Charest도 위 수정안에 서명하였습니다.

 

그러나, Dr. Charest와 지도교수의 관계는 회복불능으로 나빠졌고, Dr. Charest가 대학을 떠나 venture capital로 간 후 Harvard 대학에 공동발명자의 기여율에 관한 이의신청을 제기하였습니다. 대학당국의 이의심사에서 제 1 발명자로서 기여율을 상향 조정해 달라는 주장이 받아들여지지 않았고, 결국 Dr. Charest가 법원에 대학당국과 지도교수를 상대로 하는 소송을 제기한 것입니다.

 

2013년 시작된 소송에서 지난 2016. 2. 16. 첨부한 중간판결이 나왔습니다. 박사학위논문 지도교수를 상대로 소송까지 한 배경사실을 상세하게 기재하고 있어서 그 내용이 상당히 흥미롭습니다. 재미 삼아 한번 읽어보시기 바랍니다.

 

한편, 법리적 측면에서는 쉽게 이해하기 어려운 내용이 많습니다. 먼저 소송 당사자로 지도교수와 대학총장 및 fellows를 피고로 지정한 것은 언뜻 이해하기 어렵습니다. 미국법원은 지도교수와 대학 fellows 대상 청구는 모두 각하하였습니다. 특허발명의 승계인 대학산단과 기여율을 확정하라는 취지로 보입니다.

 

이제 미국법원은 공동발명자의 기여율을 심리하여 결정할 것입니다. 공동발명자의 각 기여율은 객관적 측량이나 판단이 매우 어려운 문제입니다. 그와 같은 어려움 때문에 당사자의 합의 또는 조정으로 중도에 소송이 종결될 가능성도 높습니다.

 

그러나 발명자보상금이 수백억원에 이르는 등 상업적 이해관계가 매우 커서 기여율 분쟁이 합의에 이르지 못하고 끝까지 계속된다면 판결로 종결될 것입니다. 만약 판결이 나온다면 지도교수와 같은 연구책임자와 박사과정 대학원생과 같은 연구실무자의 발명에 대한 각각의 기여 정도를 무엇을 기준으로, 어떻게 평가하고, 결정할 것인지, 등등 특허실무상 참고할 좋은 선례가 될 것으로 기대됩니다.

 

첨부: 미국법원 중간판결

미국법원 중간판결_WoodlockOpinion.pdf

 

작성일시 : 2016.04.18 17:00
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-- 대학생 또는 대학원생(석사 또는 박사과정) 발명자와 발명자보상금 청구권 --

 

대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 원칙적으로 대학과 고용계약관계가 아닙니다. 따라서 대학법인 또는 산학협력단의 종업원이 아닙니다. 그러나, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고, 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는다면 무언가 미흡합니다. 대학은 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 주인과 같기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것이 아니라는 차이점이 있습니다.

 

다양한 논의와 입장을 택할 수 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

작성일시 : 2016.01.11 09:16
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