대학교수__글24건

  1. 2020.03.19 학생인건비의 공동관리 사안 BUT 위법행위에도 연구책임자의 책임을 감면한 특별한 이유: 서울행정법원 2017. 9. 29. 선고 2017구합59956 판결; 서울행정법원 2017. 8. 24. 선고 2016구합72471 판결
  2. 2020.03.19 제재처분의 과잉금지, 비례원칙 위반 여부 - 국책과제, 국가연구개발 과제의 연구비 공동관리 사안 – 전액환수 및 3년 참여제한은 지나치게 가혹하여 위법: 대법원 2020. 1. 16. 선고 2018두56237 ..
  3. 2020.03.17 국가연구개발 과제의 수행결과 관련 타기관 단독명의 특허출원서에 참여연구원이 공동발명자로 기재된 경우 법적효과 및 책임
  4. 2020.03.17 대학교원 아닌 대학생, 대학원생(석사 또는 박사과정), Postdoc 연구원의 발명 – 대학 산단의 직무발명으로 보고 직무발명 보상 대상자 인정하는 다수설 및 판결의 입장
  5. 2020.03.17 대학교수의 직무발명, 미신고 외부 유출, 본인 또는 제3자 명의로 특허등록한 경우 – 형사상 업무상배임죄 및 민사상 손해배상책임: 대전지방법원 2014. 6. 12. 선고 2011가합8564 판결
  6. 2020.03.16 국가연구개발 협약서의 부가조건 특약을 위반한 이유로 제재처분 BUT 협약부가조건이 법령에 어긋나는 경우 협약서 부가조건특약의 효력 불인정, 제재처분도 위법하여 취소대상
  7. 2020.03.13 벤처기업의 대학교수에 대한 스톡옵션, 주식매수선택권 부여계약의 취소 분쟁 – 신라젠 사례: 서울고등법원 2019. 9. 4. 선고 2019나2003965 판결, 서울남부지방법원 2018. 11. 30. 선고 2016가합109032 ..
  8. 2020.03.05 국책과제, 국가연구개발사업 과제의 연구비 공동관리 사안 – 공동관리 대상 연구비 전액환수 및 3년의 참여제한 처분은 지나치게 가혹하여 위법함: 대법원 2020. 1. 16. 선고 2018두56237 판결
  9. 2019.08.05 대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원 공동발명자 – 대학 산단의 직무발명자 포함 + 산단의 직무발명보상의무 인정 - 기본법리 및 ..
  10. 2019.08.05 대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방안 포인트 몇 가지
  11. 2019.05.15 Licensor – 벤처회사, 발명자 대학교수, 특허권자 대학, 연구소 vs 제약회사 - Licensee 사이 바이오신약 후보물질 특허기술 라이선스 계약서에서 라이센시의 임상시험 수행 등 개발의무 관련 간략..
  12. 2019.05.15 대학소유 특허의 기술이전, 라이선스 계약에서 재실시허용 조건 위반 사례 - 특허권자 Licensor 미국대학 vs Licensee 벤처회사 + Sub-licensee 대기업 AbbVie : 라이선스 계약분쟁 중 라이센시 특허무효 ..
  13. 2019.05.15 대학교수 발명특허의 기술이전, 라이선스 계약서에서 sublicense 조항, 후속 개량발명의 특허출원 및 등록, 공동발명, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 사례 미국 판결
  14. 2019.05.15 Licensor - 대학교수, 대학, 연구소 및 벤처회사 vs 제약회사 Licensee 사이의 바이오신약 후보물질 특허기술 라이선스 계약서에 포함된 sublicense 관련 계약조항 샘플
  15. 2018.08.08 [공동연구계약] 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조항
  16. 2017.08.31 국립대학교수 연구비리 + 대학원생 내부고발 + 대학교수 구속 - 검찰수사결과 보도자료
  17. 2016.06.03 국책과제, 국가연구개발사업의 연구비 유용, 허위 지출증빙 사안 – 대학교수 징역 1년 6월 집행유예 3년 선고: 대구지방법원 2016. 6. 2. 선고 2015고단2748 판결
  18. 2016.05.25 한국인 교수의 미국대학 포스트닥터 연구원 재직 중 신약발명 성공에 따른 거액의 발명자 보상금 사례
  19. 2016.02.25 국책과제 연구비용 회계부정으로 적발된 대학교수를 사기죄로 3천만원 벌금형에 처한 판결: 춘천지방법원 2016. 1. 14. 선고 2015고단648 판결
  20. 2016.02.01 게토레이(Gatorade) 발명으로 50년 동안 받은 로열티 누적 총액: 미국 Florida 대학 - $281 million(약 3천억원), 4명의 대학 교수 - $1 billion(약 1조1억원) 초과
  21. 2016.01.14 다른 전문기관의 국가연구개발사업에 대한 중복과제신청을 사기혐의로 기소한 검찰수사결과 보도자료
  22. 2016.01.12 국책과제, 국가연구개발사업에 대해 검찰수사결과 보도자료
  23. 2015.08.10 공동연구 결과물에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 연구원의 특허지분 또는 발명자 보상금 주장 관련
  24. 2015.04.23 진정한 발명자에 지급된 직무발명 보상금은 비과세 소득 vs 진정한 발명자가 아닌 형식적 발명자에게 지급된 명목상 직무발명 보상금은 과세 대상 소득

 

 

학생연구원의 인건비를 회수하여 공동관리하는 것은 위법합니다. 내부자 고발 등 어떤 계기로 적발되면 무거운 법적책임이 뒤따르게 됩니다. 특별한 사정을 감안하더라도 인건비 공동관리 사안에서 연구책임자 대학교수의 책임을 면제 또는 감경한 사례는 많지 않습니다. 드문 사례이지만, 어떤 상황에서 무슨 이유로 연구책임자의 책임을 감면한 것인지 판결문을 참고하여 그 배경을 살펴봅니다.

 

서울행정법원 2017. 9. 29. 선고 2017구합59956 판결에서는 과제에서 지급된 비용과 인건비 지급 시기의 불일치 때문에 발생한 인건비 공동관리의 필요성을 인정하였습니다. 문제된 과제의 연구에 투입된 연구원들에 대한 인건비가 지급되기 이전에도 위 연구원들에게 해당 과제수행에 상응하는 인건비를 매월 지급하였고, 이후 연구비를 지급받아 종전에 지급한 인건비를 정산하거나 그 중 일부 금액을 공동으로 관리하고 있다가 인건비가 지급되지 않는 달의 인건비로 지급해주었다. 원고가 지급받은 연구비 중 인건비에 해당하는 금원은 과제에 투입된 각 연구인원들에게 매월 일정한 금액으로 입금되어 결과적으로 전액이 입금되었으므로 원고가 위 연구비를 용도 외로 사용하였다고 할 수 없고, 이 사건 각 환수처분 및 이 사건 참여제한처분은 그 처분사유가 인정되지 아니하여 위법하다.

 

원고가 연구비 중 일부를 공동관리비로 운영한 것은 연구원들의 안정적인 생활을 돕기 위한 것으로서 공동관리 한 돈은 결과적으로 연구인원에게 모두 지급되어 원고가 연구와 무관하게 사용한 적이 없다.

 

그럼에도 불구하고 제재처분을 하였는 바 이는 원고가 향후 교수로서 연구 활동을 함에 있어 중대한 지장을 초래하는 것으로서 재량권을 일탈, 남용하여 위법하다.”

 

서울행정법원 2017. 8. 24. 선고 2016구합72471 판결은 연구비를 개인적 용도로 유용하거나 횡령한 것은 아니고 단지 편의상 공동관리한 경우로 그 비난가능성이 낮은 사례입니다. 서울행정법원은 형식적으로 연구비 공동관리 사안에 해당함에도 그 책임을 면제한 이유를 다음과 같이 상세하게 설명하고 있습니다.

 

학술진흥법에 따라 한술기반의 강화, 학문의 균형적인 발전 유도 및 새로운 지식 창출에 이바지함을 목적으로, 학술진흥을 위한 사업을 개발하고 추진하기 위하여 대학, 연구기관, 학술단체 또는 연구자에게 지급하는 학술지원 사업비는 궁극적으로 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하고 국민의 삶의 질을 높이기 위한 것으로서 그 지급 목적과 용도에 따라 적정하게 지출되도록 할 공익이 크다.

 

그러나 한편, 한술진흥법 제19조 제2항에 따른 사업비 지급 중지 또는 환수처분 및 제20조 제1항에 따른 참여제한 처분은 역량 있는 주관연구기관 또는 연구책임자를 일정 기간 국가연구개발사업에서 배제하고, 그로부터 연구에 사용한 연구비를 환수하는 것으로서, 학술진흥법의 궁극적인 목적을 저해할 우려도 있으므로, 참여제한 여부 및 그 기간, 연구비 환수 여부 및 그 범위 등을 정함에 있어서 행정청의 신중한 판단이 요구된다.

 

학생인건비의 공동관리를 금지하는 취지는 교수가 우월한 지위에서 학생인건비를 공동관리하고 이를 다른 용도로 전용함으로써 학생들에게 지급되어야 하는 인건비를 본래의 용도로 사용하지 아니하여 학생연구원의 최소한의 경제적 기반을 무너뜨리고 연구의욕을 저하시키는 것을 방지하는 데 있다.

 

그런데 이 사건 연구실에서 공동관리된 돈의 대부분은 이 사건 연구실 소속 학생들의 급여 및 대학원 등록금, 회식비용 등 학생들을 위하여 사용되었고, 원고 교수가 공동관리를 통하여 학생인건비를 횡령하거나 유용하는 등 개인적인 이익을 취한 것은 없어 보인다.

 

원고 교수는 이 사건 감사 이후 공동관리는 한 돈을 모두 학생들에게 반환하여 이 사건 연구실에서는 학생인건비의 공동관리가 더 이상 이루어지지 않고 있다.

 

위와 같은 사정을 고려하면, 이 사건 공동관리는 학생인건비 공동관리를 금지하는 취지에 비추어 비교적 비난가능성이 낮다.

 

KASAN_학생인건비의 공동관리 사안 BUT 위법행위에도 연구책임자의 책임을 감면한 특별한 이유 서울행정법원 201

 

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작성일시 : 2020. 3. 19. 13:14
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대법원 판결요지

 

제재적 행정처분이 사회통념상 재량권의 범위를 일탈하였거나 남용하였는지는 처분사유로 된 위반행위의 내용과 그 처분행위에 의하여 달성하려는 공익 목적 및 이에 따르는 여러 사정 등을 객관적으로 심리하여 공익 침해의 정도와 그 처분으로 개인이 입게 될 불이익을 비교 형량하여 판단하여야 한다(대법원 2007. 7. 19. 선고 200619297 전원합의체 판결 참조).

 

공동관리된 돈은 대부분 형식적으로는 해당 연구과제에 참여하지 않지만 실질적으로는 참여하고 있는 학생연구원의 인건비, 등록금, 회식비용, 소속 학생연구원들의 학술대회 참가비용, 연구실의 통상의 운영경비, 등 연구실 소속 전체 학생들을 위해 사용하였다. 교수는 그 돈을 개인적·자의적으로 운용하지 않았다. 공동관리계좌 운영은 학생인건비 공동관리를 금지하는 공익 목적을 침해하는 정도나 그 위법성의 정도가 높다고 보기 어렵다.

 

이 사건 환수처분 및 제외처분을 통해 얻게 될 공익보다 원고가 입게 될 불이익이 지나치게 크고, 그 결과가 처분사유인 위반행위의 내용 및 관계 법령의 규정과 취지에 비추어 현저히 부당한 경우에 해당하므로, 이 사건 환수처분 및 제외처분은 비례의 원칙을 위반하여 재량권을 일탈하거나 남용한 것으로서 위법하다.

 

사안의 개요

 

(1)   연구책임자 서울대교수 - 학생인건비 26000여만원 중 7000여만원을 공동관리 계좌로 받아서 연구실 운영비, 학술회 참가 항공권 구매 비용 등으로 사용함

(2)   제재처분 - 7000여만원 사업비 환수 및 3년의 참여제한 처분

 

항소심 판결의 요지 제재처분 적법, 공동관리계좌 운영기간이 4년으로 장기이고, 지급된 총 인건비에서 공동관리계좌 운영 금액이 차지하는 비율이 약 27%로 높아 비난가능성이 크다. 환수처분은 공익 목적 달성에 필요한 최소한이며, 제외처분 역시 정당하다.

 

대법원 판결요지 제재처분 지나치게 가혹하여 위법함, 항소심 판결 파기 환송

 

대법원 판결이유

 

학술진흥법에 따라 학술기반의 강화, 학문의 균형적인 발전 유도 및 새로운 지식 창출에 이바지함을 목적으로, 학술진흥을 위한 사업을 개발하고 추진하기 위하여 대학, 연구기관, 학술단체 또는 연구자에게 지급하는 학술지원 사업비는 궁극적으로 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하고 국민의 삶의 질을 높이기 위한 것으로서 그 지급 목적과 용도에 따라 적정하게 지출되도록 할 공익이 크다. 그러나 학술진흥법 제19조제2항에 따른 사업비 지급 중지 또는 환수처분 및 동법 제20조 제2항에 따른 참여제한 처분은 역량 있는 주관연구기관 또는 연구책임자를 일정 기간 국가연구개발사업에서 배제하고 그로부터 연구에 사용한 연구비를 환수하는 것으로서, 이의 적극적 활용이 오히려 학술진흥법의 궁극적인 목적을 저해할 우려도 있으므로, 참여제한 여부 및 그 기간, 연구비 환수 여부 및 그 범위 등을 정함에 있어서 행정청의 신중한 판단이 요구된다.

 

훈령 및 각 학술지원사업의 운영지침이 사업학생인건비의 공동관리를 금지하는 취지는 교수가 우월한 지위에서 학생인건비를 공동관리하고 이를 다른 용도로 전용함으로써 학생들에게 지급되어야 하는 인건비를 본래의 용도로 사용하지 아니하여 학생연구원의 최소한의 경제적 기반을 무너뜨리고 연구의욕을 저하시키는 것을 방지하는데 있고, 그 위반의 유형 및 정도에 따라 학술지원대상자선정 제외기간의 범위를 1년에서 5년으로 정하고 있다.

 

이 사건에서 공동관리된 돈은 대부분 형식적으로는 해당 사업 연구에 참여하지 아니하나 실직적으로는 참여하는 학생연구원의 인건비나 등록금, 회식비용, 소속 학생연구원들의 학술대회 참가비용, 연구실의 통상의 운영경비 등 연구실 소속 전체 학생들을 위하여 사용되었고, 원고가 이 사건 공동관리계좌 운영을 통하여 학생인건비를 유용하는 등 개인적 용도로 사용한 흔적은 보이지 않는 점, 이 사건 공동관리계좌 운영 기준이 나름대로 객관화되어 있고 교수인 원고가 자의적인 기준으로 운영한 것이 아닌 점, 이 사건 사업의 총 학생인건비의 규모와 그중 공동관리계좌를 통해 운영된 금액의 비율 등을 종합해 보면, 이 사건 공동관리계좌의 운영에 의하여 훈령 및 각 학술지원사업의 운영지침에서 학생인건비의 공동관리를 금지하는 공익 목적을 침해하는 정도나 그 위법성의 정도가 높다고 보기는 어렵다.

 

원고가 이 사건 사업에 책임연구원으로 참여하면서 기존부터 운영되어오던 이 사건 공동관리계좌 운영을 용인하고 그 집행내역을 사후적으로 보고받았을 뿐 그 구체적 관리 • 운영에 적극적으로 관여하지는 않은 점, 학생연구원들이 이 사건 공동관리계좌 운영에 관하여 원고에게 이의를 제기한 적도 없는 점, 이 사건 감사 이후 공동관리한 돈을 모두 학생들에게 반환하여 이 사건 연구실에서 학생인건비의 공동관리계좌 운영이 이미 중단된 점 등을 종합해 보면, 이 사건 공동관리계좌 운영에 관한 원고에 대한 개인적 비난가능성도 크다고 보기 어렵다.

 

위와 같은 위법성 및 비난가능성의 정도와 자연과학 분야의 연구발전 속도를 고려하면, 아무런 개인적 이득을 취득하지 아니한 원고에 대하여 이 사건 공동관리계좌 운영금액 전액에 대한 환수처분을 함과 아울러 학술진흥법 및 동법 시행령에서 사업비를 의도적으로 부정 집행한 경우의 상환으로 정한 3년의 제외처분을 하는 것은 원고에게 지나치게 가혹하다.

 

실무적 시사점 Comment

 

법령 및 규정상 제재처분의 기준은 모두 연구책임자 교수의 고의적, 의도적 유용, 부정집행을 전제로 한 것인데, 교수의 개인적 유용이 없는 공동관리 사안에 동일하게 적용하는 것은 위법행위과 책임 사이의 합리적 비례 관계가 있다고 보기 어려움.

 

즉 위법행위의 내용에 대비하여 볼 때 과도한 제재처분으로 볼 수 있음. 과잉금지의 원칙에 반함. 구체적 사정을 살펴 합당한 수준의 제재를 해야 한다는 취지의 판결로 실무적으로 매우 중요한 의미를 갖는다고 생각함.

 

KASAN_제재처분의 과잉금지, 비례원칙 위반 여부 - 국책과제, 국가연구개발 과제의 연구비 공동관리 사안 – 전액

 

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작성일시 : 2020. 3. 19. 11:17
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대학 교수나 국책연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 참여기관 회사법인 단독명의의 특허출원서에 공동 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 기사보도 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명을 공동연구를 했던 대학교수의 특허출원서에 발명자로 이름을 올리고, 항우연과 철도연 소속 연구원이 공동연구를 진행한 기업체명의 특허출원서에 발명자로 기재한 경우입니다.

 

연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 우선 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.

 

그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기는 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.

 

국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령 문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.

 

국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다.

 

(1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상 책임뿐만 아니라 형사상 공범으로 책임 소지도 있습니다.

 

모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준으로 할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.

 

KASAN_국가연구개발 과제의 수행결과 관련 타기관 단독명의 특허출원서에 참여연구원이 공동발명자로 기재된 경우 법적

 

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작성일시 : 2020. 3. 17. 14:04
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장이 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난제가 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 입장입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생, 대학원생, Postdoc 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

 

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다. 

 

진정한 발명자의 권리보호 방안

 

(1) 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

 

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

(2) 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권 

 

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

(3) 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

 

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_대학교원 아닌 대학생, 대학원생(석사 또는 박사과정), Postdoc 연구원의 발명 – 대학 산단의 직무

 

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작성일시 : 2020. 3. 17. 11:16
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1. 대학교수 등 교직원의 직무발명에 관한 발명진흥법 규정

 

발명진흥법 제10(직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. ② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국ㆍ공립학교(이하 "국ㆍ공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국ㆍ공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.

 

12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

 

15(직무발명에 대한 보상) ① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ⑦ 공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다.

 

2. 대학교수 등 교직원이 직무발명을 대학 산학력단에 알리지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원 등록한 경우 법적책임

 

(1) 형사상 업무상 배임죄

 

종업원 발명자는 직무발명을 완성하면 그 사실을 사용자에게 지체없이 문서로 알려야 합니다. 그 의무를 위반하여 알리지 않고 외부로 유출하면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결을 살펴보면, 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원 명의로 특허등록을 받은 경우 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.

 

판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 이사는 배임죄의 주체인타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다.

 

위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."

 

(2) 민사상 손해배상 책임

 

형사유죄 판결을 받으면 위법행위라는 점은 확정된 것입니다. 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상책임을 묻는다면, 특별한 사정이 없는 한 손해배상의 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상책임을 피하기 어려울 것입니다.

 

대전지방법원은 위 판결 사안에서 대학교수인 발명자에 대해 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.

 

(3) 영업비밀침해죄 불인정 대법원 판결

 

종업원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.

 

그러나, 우리나라 특허법제는 발명자가 직무발명을 완성하면 즉시 발명자에게 그 권리가 귀속되는 것으로 보는 발명자주의 원칙을 취하고 있습니다. , 종업원 발명자는 직무발명의 완성 사실을 지체 없이 보고할 의무는 있지만, 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보는 것입니다. 따라서, 대법원은 직무발명을 외부로 유출하여 출원한 경우 회사에서 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장을 받아들이지 않았습니다. 그 단계에서는 사용자가 아직 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.

 

KASAN_대학교수의 직무발명, 미신고 외부 유출, 본인 또는 제3자 명의로 특허등록한 경우 – 형사상 업무상배임죄

 

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작성일시 : 2020. 3. 17. 10:00
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국가연구개발사업 과제협약서의 특약조건이 법령 규정과 맞지 않는 경우 협약서 부가조건의 효력 불인정: 서울행정법원 2018. 5. 10. 선고 2017구합5782 판결

 

. 협약서 부가조건과 법령의 사업비 환수처분 규정 사업비 환수범위 불일치

 

1차 협약 26(부가조건)

(한국연구재단)은 병(원고 B)이 최초 연구개시일로부터 1년 이내에 D연구원(외부연구단 포함)의 연구단장, 그룹리더 등으로 선정되어 D연구원 수행 과제에 전념하는 경우 평가결과에 따라 지출한 인건비를 제외한 연구개발비 전액을 환수할 수 있다.

 

2차 협약 제26(부가조건)

(한국연구재단)은 병(원고 B)이 연구 중에 D연구원 단장, 그룹리더 등 타 사업으로의 이동을 원칙적으로 불인정하고, 위반 시 불성실한 연구로 간주하여 참여제한 및 지급 연구비를 전액 환수할 수 있다. , 연구과제가 종료 예정이거나 단계종료 시점에 연구 목표를 달성하고 이동하려는 사업과 연계성이 있다고 검증되는 경우에는 중단을 허용할 수 있다.

 

. 구 국가연구개발사업 관리규정 제27조 제10항 및 별표 5

   

 

. 협약서 부가조건 위반행위 발생과 환수범위에 관한 쟁점

 

해당 과제 2차년도 진행 중에 연구책임자가 다른 과제의 연구단장으로 가면서 협약서 제26조에서 정한 부가조건을 위반하였습니다. 협약서에서는 부가조건을 위반하면 출연 연구비의 전액을 환수할 수 있다고 규정하였습니다.

 

한편, 아래에서 보듯, 연구책임자가 타 과제의 연구단장으로 자리를 옮긴 것은 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우로 볼 수는 없습니다. “그 밖의 국가연구개발사업을 수행하기에 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우에 해당합니다.

 

그런데 위 관리규정의 별표 5에서는 그 경우 환수범위를 해당 연도의 출연금의 범위에서 위반행위의 경중 및 위반사유를 고려한 금액이라고 정하고 있습니다.

 

이와 같이 당사자가 체결한 협약서 내용과 국가연구개발사업 관리규정의 법령 규정이 일치하지 않을 때, 협약서 위반행위에 대한 재제처분을 협약서에 규정에 따라 하는 것이 적법한지 여부가 쟁점입니다.

 

. 서울행정법원 판결요지

 

서울행정법원은 “(1) 국가연구개발사업 관리규정의 환수규정은 상위법인 과학기술기본법의 위임에 따른 것으로 대외적 구속력이 있는 법규명령에 해당하고, (2) 법규명령이 정한 범위를 벗어난 해당 협약의 부가조건은 그 자체로 위법하다고 판결하였습니다. , 법령에 반하는 내용의 협약서 부가조건에 따른 제재처분은 위법하다고 판시하였습니다.

 

. 사실상 연구과제의 수행 포기에 해당하는지 여부 부정

 

피고는 주관연구책임자의 이탈은 연구개발과제의 수행 포기와 사실상 다를 것이 없고, 구 국가연구개발사업 관리규정 제27조 제10항 및 [별표5]에서 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우에는 총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액의 범위 내에서 환수처분을 할 수 있도록 규정하고 있음에 비추어 보면 이 사건 환수처분은 재량권의 범위를 일탈한 것이 아니라는 취지로 주장하고 있다.

 

살피건대, 피고가 이 사건 환수처분 당시 처분사유로 협약규정 위반(이직)’만을 제시하였음은 앞에서 본 바와 같고, 피고 스스로도 이 사건 환수처분 당시 정당한 사유 없이 연구개발 과제의 수행을 포기한 경우를 처분의 법적근거로 삼지 아니하였음을 인정하고 있는 점, 피고의 위 주장을 처분사유의 추가 또는 변경으로 선해하여 보더라도 과제수행을 포기하였다는 사실은 협약상 겸직이 금지된 지위에 선임되었다는 사실과는 기본적 사실관계가 동일하지 않고, ‘과제수행 포기가 당초의 처분사유인 협약의 규정 위반을 구체적으로 표시한 것에 불과하다고 볼 수도 없는 점, ‘포기하려던 일을 도중에 그만두어버리는 행위를 의미하는데, 원고들이 한국연구재단에 이 사건 연구과제 수행을 그만두겠다는 의사를 한 차례도 표시한 바 없고, 오히려 한국연구재단과 이 사건 제1차 협약에 이어 이 사건 제2차 협약을 체결하였으며, 현재까지도 적극적으로 이 사건 연구과제의 수행의지를 표명하고 있는 이상, 원고들이 이 사건 연구과제 수행을 포기하였다고 볼 수 는 없는 점 등을 고려하여 보면, 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

 

KASAN_국가연구개발 협약서의 부가조건 특약을 위반한 이유로 제재처분 BUT 협약부가조건이 법령에 어긋나는 경우

 

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작성일시 : 2020. 3. 16. 14:39
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신라젠에서 항암신약 펙사벡(Pexa-Vec) 연구개발에 기여한 대학교수에게 부여한 스톡옵션을 취소한 사건은 대법원까지 모두 대학교수가 승소하였습니다. 이제 사건 종결되었으므로 참고로 판결요지를 소개하고 판결문을 첨부합니다.

 

원고 대학교수는 2006년 신라젠을 설립하고 20084월까지 대표이사로 재직하다가 부산의대 교수로 자리를 옮겼습니다. 그 후 산학협력단과 신라젠은 대학교수를 책임자로 하는 기술자문계약을 체결하는 한편, 신라젠의 최고기술책임자(CTO)라는 명칭으로 활동하였습니다. 회사는 그 기간 중인 2012. 4. 15. 주식 50만주, 행사가격 10억원의 스톡옵션 부여계약을 체결하였습니다. 그 후 분쟁이 발생하여 회사는 2016. 1. 6. 이사회에서 위 스톡옵션 부여계약을 취소하였습니다.

 

여러 쟁점 중에서 벤처기업에서 대학교수에게 부여한 스톡옵션에 관한 특별한 쟁점을 서울고등법원에서 판단한 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

 

벤처기업법 조항 임직원이 아닌 외부자에게 부여한 스톡옵션의 취소사유 해석

   

 

상법과 벤처기업법 조항 해석의 구별 벤처기업의 경우 임직원이 아닌 외부자에게 부여한 스톡옵션에 대해 상법과 동일한 해석 불가

 

 

첨부: 1,2심 판결문

 

KASAN_벤처기업의 대학교수에 대한 스톡옵션, 주식매수선택권 부여계약의 취소 분쟁 – 신라젠 사례 서울고등법원 2

서울고등법원 2019. 9. 4. 선고 2019나2003965 판결.pdf

서울남부지방법원 2018. 11. 30. 선고 2016가합109032 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 13. 09:25
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사안의 개요

(1)   연구책임자 서울대교수 - 학생인건비 26000여만원 중 7000여만원을 공동관리 계좌로 받아서 연구실 운영비, 학술회 참가 항공권 구매 비용 등으로 사용함

(2)   제재처분 - 7000여만원 사업비 환수 및 3년의 참여제한 처분

 

2심 판결의 요지 제재처분 적법, 공동관리계좌 운영기간이 4년으로 장기이고, 지급된 총 인건비에서 공동관리계좌 운영 금액이 차지하는 비율이 약 27%로 높아 비난가능성이 크다. 환수처분은 공익 목적 달성에 필요한 최소한이며, 제외처분 역시 정당하다.

 

대법원 판결요지 제재처분 지나치게 가혹하여 위법함, 항소심 판결 파기 환송

 

대법원 판결이유

환수처분 및 제외처분을 통해 얻게 될 공익보다 해당 교수가 입게 될 불이익이 지나치게 크다. 환수처분 및 제외처분은 비례의 원칙을 위반해 재량권을 일탈하거나 남용한 것으로서 위법하다.

 

공동관리된 돈은 대부분 형식적으로는 해당 연구과제에 참여하지 않지만 실질적으로는 참여하고 있는 학생연구원의 인건비, 등록금, 회식비용, 소속 학생연구원들의 학술대회 참가비용, 연구실의 통상의 운영경비, 등 연구실 소속 전체 학생들을 위해 사용하였다. 교수는 이 돈을 개인적·자의적으로 운용하지 않았다.

 

공동관리계좌 운영은 학생인건비 공동관리를 금지하는 공익 목적을 침해하는 정도나 그 위법성의 정도가 높다고 보기 어렵다.

 

 

첨부: 대법원 2020. 1. 16. 선고 201856237 판결

대법원 2020. 1. 16. 선고 2018두56237 판결.pdf

KASAN_국책과제, 국가연구개발사업 과제의 연구비 공동관리 사안 – 공동관리 대상 연구비 전액환수 및 3년의 참여

 

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작성일시 : 2020. 3. 5. 14:00
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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

 

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

 

다양한 견해와 입장을 택할 수 있지만, , 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보려는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난점이 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 판단일 것입니다.

 

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

 

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 조만간 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

 

그와 같은 경우 대학생 또는 대학원생 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

 

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

 

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심 포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

 

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 201087230 판결

 

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 BC 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

 

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

 

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

 

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다.

 

1. 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

 

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

 

2. 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

 

3. 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

 

KASAN_대학원생(석사 또는 박사과정), 대학생, Postdoc 연구원 등 대학의 교원, 종업원이 아닌 참여연구원

 

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작성일시 : 2019. 8. 5. 10:00
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1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제3자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

 

2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

 

3. 직무발명 미신고에 대한 인사상 징계 처분

직무발명을 신고하지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제3자 명의로 특허출원, 등록한 경우 인사상 징계처분을 받을 수 있습니다. 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 201858518 판결에서 공무원이 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 타인 명의로 등록한 사안에서 해당 공무원을 중징계에 해당하는 정직 3개월에 처한 것은 적법하다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결은 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것으로 해당 특허권행사로 국가사업 차질 초래할 우려가 있는 등 그 비위정도가 심하다고 평가하고, 중징계 처분은 적법하다고 밝혔습니다.

 

4. 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원 및 등록한 경우 원상회복 여부

연구기관이나 대학이 제3자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

 

우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. , 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

5. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 직무발명보상금에 상응하는 손해액

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

 

6. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시 할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제12조의 비과세 소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다. 다만, 정부는 2017. 1. 1. 이후부터 비과세 직무발명보상금의 범위를 300만원으로 제한하였습니다.

 

관련 세법 및 시행령 규정

소득세법 제12(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

. 발명진흥법2조 제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이발명진흥법15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금

 

소득세법 시행령 제17조의3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제12조제3호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원 이하의 금액을 말한다.

18조제2(신설) 법 제12조제5호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300만원(해당 과세기간에 법 제12조제3호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 300만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다.”

 

 

KASAN_대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리, 분쟁소지 및 실무적 대응방

 

 

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작성일시 : 2019. 8. 5. 09:23
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1.3 “Commercially Reasonable Efforts” shall mean the efforts, expertise and resources normally used by a Party to develop, use, Manufacture and commercialize a product owned by it or to which it has rights, which is of similar market potential at a similar stage in its development or product life, taking into account issues of safety and efficacy, product profile, difficulty in developing the product, competitiveness of the marketplace for the product, the proprietary position of the product, the regulatory structure involved, the availability and level of reimbursement for such treatment by Third Party payors or health insurance plans, the potential total profitability of the applicable product(s) marketed or to be marketed and other relevant factors affecting the cost, risk and timing of Development and the total potential reward to be obtained if a product is commercialized.

 

7.1 Research and Development Efforts. The Licensee Kite shall use its Commercially Reasonable Efforts to conduct such research, development and preclinical and human clinical trials as are necessary to obtain regulatory approval to manufacture and market Licensed Products, and shall use good faith efforts to obtain regulatory approval to market, and following approval to commence marketing and market each such Licensed Product in such countries as Kite determines are commercially feasible. Kite, shall be responsible, at its sole cost and expense, for the development of Licensed Products in the Field. Kite, shall be responsible for: clinical trials with respect to the Licensed Products and filing required regulatory submissions and dealings with Regulatory Authorities with respect to Licensed Products. Kite shall also be responsible for reporting to the appropriate regulatory authorities adverse events related to Licensed Products as required by applicable law. Kite, shall also be responsible for communications with the FDA regarding such filings and Licensed Products; provided that Cabaret shall be consulted regarding any discussions or meetings with the FDA regarding Licensed Products, and following each meeting between the FDA and Kite regarding a Licensed Product, Kite shall provide Cabaret with a written summary of such meeting. Kite undertakes to use its Commercially Reasonable Efforts to ensure that the Licensed Products marketed by it will, and it shall, in carrying out its obligations hereunder, comply with all legal requirements. Kite shall notify Cabaret within [*] after Kite becomes aware of the First Commercial Sale of a Licensed Product in each country. Kite shall have the right to perform all such obligations on its own behalf, or through an Affiliate, Sublicensee or contractor (which shall constitute performance by Kite hereunder).

 

7.2 Records. The Licensee Kite shall maintain records, in sufficient detail and in good scientific manner, which shall reflect all work done and results achieved in the performance of its research and development regarding the Licensed Products.

 

7.3 Reports. Within [*] following the end of each June and December during the term of this Agreement, the Licensee Kite shall prepare and deliver to the Licensor Cabaret a written summary report which shall describe (a) the research performed to date employing the Licensed IP Rights, (b) the progress of the development, and testing of Licensed Products in clinical trials, and (c) the status of obtaining regulatory approvals to market and its commercialization activities for Licensed Products. Kite promptly shall notify Cabaret upon the initiation of any formal investigation, review or inquiry of Kite by regulatory authorities or governmental authorities concerning (i) non-clinical or clinical research relating to a Licensed Product; or (ii) the distribution, promotion or sale of a Licensed Product.

 

KASAN_Licensor – 벤처회사, 발명자 대학교수, 특허권자 대학, 연구소 vs 제약회사 - Licensee

 

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작성일시 : 2019. 5. 15. 17:30
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1. 사안의 개요

 

Gonadotropin releasing hormone (GnRH)은 전립선암, 자궁암, 유방암을 포함하여 많은 내분비계 질환과 관련된 것으로 알려져 있습니다. NY 소재 Mt. Sinai 의과대학 Dr. Sealfon 교수는 1998년경 GnRH 관련 질병치료제 개발의 기본 tool에 해당하는 연구개발성과에 대한 2건의 특허를 등록하고, 1999. 8. 27. San Diego 소재 벤처기업 Neurocrine Biosciences nonexclusive license를 허여하는 계약을 체결하였고, Neurocrine10여년간의 연구개발 끝에 2010년경 대기업 Abbott(현재 AbbVie)와 신약연구개발 성과(신약후보 물질 Elagolix )에 대한 exclusive license 계약을 체결하였습니다.

 

최초 라이선스 계약서 중 sublicense 허용조항은 다음과 같습니다. – The Licensee Neurocrine may "grant sublicenses under the License only with the prior written consent" of the Licensor Mt. Sinai.

 

Neurocrine에서 AbbVie와 라이선스 계약을 체결하면서 Mt. Sinai 의과대학의 사전동의를 받지 않았습니다. 그것이 라이선스 계약위반에 해당하는지, 손해배상책임 여부가 문제됩니다.

 

한편, Elagolix는 현재 FDA 허가심사 중인데, Mt. Sinai 의과대학에서 향후 신약에 대한 Royalty를 받을 수 있는지 등이 중대한 문제입니다.

 

2. 특허라이선스와 Licensee의 특허무효 부쟁의무   

 

원칙적으로 licensee 입장에서 대상특허의 무효항변을 제기하는 것은 허용됩니다. 미국연방대법원 Lear v. Adkins (1969) 판결: a licensee cannot be estopped from challenging the validity of a patent merely because it benefitted from the license agreement.

 

그러나, 라이선스 계약위반으로 이미 성립된 책임을 회피하기 위해 사후적으로 제기하는 특허무효주장은 허용되지 않는다는 것이 미국법원 판결입니다. Studiengesellshaft Kohle v. Shell Oil (CAFC 1997) 판결: Lear does not apply where a licensee seeks to avoid contractual obligations already owed at the time of the suit. It "must prevent the injustice of allowing a licensee to exploit the protection of the contract and patent rights and then later to abandon conveniently its obligations under those same rights."

 

3. 미국법원의 Licensee Neurocrine의 대상특허 무효 항변 배척 판결 

 

미국법원은 sublicense 허용조건으로 licensor의 사전동의를 받도록 한 계약조항을 위반한 행위에 대한 손해배상을 구하는 범위내에서 licensee의 특허무효 항변이 허용되지 않는다고 판결하였습니다.

 

다만, 사안을 구별하여, 특허권자가 특허기술 사용에 대한 장래 royalty를 청구하는 경우는 licensee의 특허무효 항변이 허용될 수 있다는 취지의 판결입니다. 이 부분에 대한 라이선스 계약위반 사항은 없기 때문입니다.

 

참고로 licensee특허비침해 주장도 하였지만, 미국법원은 위 사안에서 라이선스 계약위반에 대한 항변으로 허용될 수 없다고 명확하게 판결하였습니다.

 

대학의 특허발명에 출발하여 벤처기업에서 10여년간 연구개발한 성과를 다시 대규모 제약회사에 라이선스하여 최종적으로 신약허가신청까지 성공한 사례입니다. 여기서 최초 대학과 체결한 라이선스 계약에 관한 분쟁으로 라이선스 실무자들에게 흥미로운 사건입니다.

 

중도 합의로 종결되어 최종 손해배상금액까지 결정한 최종 판결이 나오지 않을 가능성이 높지만 비록 중간판결일지라도 모니터링해볼 흥미로운 사례라고 생각합니다.

 

미국법원 사건 정보 Case: Icahn School of Medicine at Mount Sinai v. Neurocrine Biosciences, Inc., No. 15 Civ. 9414, S.D.N.Y.

 

KASAN_대학소유 특허의 기술이전, 라이선스 계약에서 재실시허용 조건 위반 사례 - 특허권자 Licensor 미국

 

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작성일시 : 2019. 5. 15. 16:30
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1. 머리말

 

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

 

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2. 기술이전 및 산학협력연구

 

. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구

 

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

 

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고 Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

. Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생  

 

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3. 미국법원 판결

 

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

KASAN_대학교수 발명특허의 기술이전, 라이선스 계약서에서 sublicense 조항, 후속 개량발명의 특허출원 및

 

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작성일시 : 2019. 5. 15. 15:30
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1.26 “Sublicense” shall mean any right granted, sublicense conferred or agreement entered into, between the Licensee and a Third Party permitting any use of the Licensed IP Rights, directly or indirectly, to make, or have made, develop, offer for sale, sell or otherwise commercialize any Licensed Product; provided, however, that a Sublicense shall exclude a bona fide agreement for the evaluation, testing, research, development on behalf of Kite or its Affiliates, or manufacturing on behalf of the Licensee or its Affiliates, or a distributor or reseller agreement, all pursuant to which no Sublicense Revenues are paid to the Licensee.

 

1.27 “Sublicense Revenues” shall mean, with respect to a Sublicense, the aggregate cash (or cash equivalent) or stock or securities (or their equivalent) consideration received by the Licensee or its Affiliates to the extent in consideration for such Sublicense, including consideration for an option to obtain such Sublicense. Such consideration shall include without limitation any upfront, license initiation or signing fees, license maintenance fees, milestone payments, unearned portion of any minimum annual royalty payment or equity. Sublicense Revenues shall exclude [*].

 

3. LICENSE GRANT 

3.1 Licensed IP Rights. Subject to Section 3.2 below, the Licensor Cabaret hereby grants to the Licensee Kite an exclusive (other than as set forth in Section 3.2 and 3.4 below) worldwide royalty bearing license (with the right to grant sublicenses through multiple tiers as set forth hereunder) under the Licensed IP Rights to research, have researched, develop , have developed, make, have made, use, offer for sale, sell, import, export, commercialize and otherwise exploit Licensed Products for use in the Field. Subject to the conditions set forth in Section 3.9 the foregoing license includes the right to grant sublicenses under the Licensed IP Rights, provided that, with respect to sublicenses granted under, Kite shall (a) grant such sublicenses only for consideration and at arm’s-length transactions, and (b) grant such sublicenses only pursuant to written agreements that contain such terms and conditions as may be required for Kite to comply with this Agreement.

 

3.2 License Restrictions. The license granted in Section 3.1 above is and shall remain at all times subject to the following restrictions (and Kite shall ensure that any of its Sublicensee’s shall be subject such restrictions): (i) the Licensor Dr. Eshhar, the Regents and the Government of the United States (the “Government”) reserve the right to use the Patents Rights and associated technology licensed under the Inter-Institutional Agreement last executed on June 22, 2012 (“UCSF IIA”), between Dr. Eshhar, BioSante and The Regents, and disclosed to Kite under Section 2.2.5 above, and the Inter-institutional Agreement dated 19.11.2013 (“NIH Agreement”), for educational and research purposes; (ii) nothing in this Agreement shall confer by estoppel, implication or otherwise, any license or rights under any patents of the Regents other than those patents rights detailed in the USCF IIA, regardless of whether such patents are dominant or subordinate to the Patents Rights defined in the UCSF IIA; (iii) Kite shall not use the name or trademark or logo of the University of California or any campus thereof; in each case to the extent required by the UCSF HA; (iv) the license is subject to the provisions of 37 C.F.R. Part 401 and the rights retained by the Government under the NIH Agreement; and (v) until the last to expire of U.S. Patent 8,211,422 issued July 3, 2012 from Patent Application 08/547,263 filed October 24, 1995 entitled “Chimeric Receptor Genes and Cells Transformed Therewith” and US Patent Application 13/281,560 filed October 26, 2011 entitled “Chimeric Receptor Genes and Cells Transformed Therewith” (hereinafter referred to as the “NIH Patent Estate”) any products embodying the Licensed Patent Rights, or produced through use of the Licensed Patent Rights, shall be manufactured substantially in the United States unless a waiver is granted by the NIH; provided that NIH may waive this requirement upon Kite’s written request which shall not be unreasonably denied; (vi) until the last to expire of the NIH Patent Estate, the Government shall have the irrevocable, royalty-free, paid-up right to practice and have practiced the NIH Patent Estate and Eshhar patents 5,906,936 and 7,741,465, throughout the world by or on behalf of the Government and on behalf of any foreign government or international organization pursuant to any existing or future treaty or agreement to which the Government is a signatory; (vii) until the last to expire of the NIH Patent Estate, the NIH reserves the right to require Cabaret, or its licensees, to grant sublicenses to the patent rights to responsible applicants, on terms that are reasonable under the circumstances when necessary to fulfill health or safety needs or when necessary to meet requirements for public use specified by Federal regulations; and (viii) until the last to expire of the NTH Patent Estate, in addition to the reserved right of Section 3.2(vi), the NIH reserves the right to require Cabaret to grant research licenses to the patent rights on reasonable terms and conditions, for the purpose of encouraging basic research, whether conducted at an academic or corporate facility.

 

3.4 No implied licenses are set forth herein. Except for those licenses expressly granted hereunder in the Field, Cabaret does not grant to Kite any other licenses, either within or without the Field. Kite specifically understands and agrees that except as explicitly set forth herein, Cabaret reserves all rights under the Licensed IP Rights to make, have made, use, sell, offer for sale, import, export, distribute and otherwise exploit products incorporating the Licensed IP Rights outside the Field. Without derogating from the generality in Section 3.2 above, Dr. Eshhar and Cabaret reserve the right to use all Licensed IP Rights licensed hereunder for educational and noncommercial research purposes in any and all fields.

 

3.5 In-Licenses. The Licensor Cabaret shall timely pay in full all amounts required to be paid by Cabaret, and timely perform in full all obligations required to be performed by Cabaret, under all In-Licenses. Cabaret promptly shall provide the Licensee Kite with copies of all notices and other deliveries received under the In-Licenses. Without the prior express written consent of Kite, Cabaret shall not (and shall take no action or make no omission to) modify or waive any provision of any In-License that could impair the value of the licenses to Kite herein, or to terminate or have terminated any In-License. If any In-License is terminated for any reason, Cabaret shall make all reasonable efforts to ensure that the Licensor thereunder shall grant a direct license under the Licensed IP Rights thereunder to Kite containing terms and conditions no less favorable to Kite than the terms (including the payment terms) of such In-License, and Kite shall have the right to offset all payments thereunder against any amounts owing to Cabaret hereunder.

 

3.6 Availability of the Licensed IP Rights. The Licensor Cabaret shall provide the Licensee Kite with a copy of all information available to Cabaret relating to the Licensed IP Rights or Licensed Products.

 

3.7 Technical Assistance. Cabaret and Dr. Eshhar shall provide such technical assistance to Kite as Kite reasonably requests regarding the Licensed IP Rights. Kite shall pay to Cabaret and Dr. Eshhar their documented reasonable out-of-pocket costs of providing such technical assistance.

 

3.8 Right of First Offer. In the event that Cabaret proposes to enter into an agreement with any Third Party for the grant to any Third Party of any license, immunity, right or interest of any type whatsoever in or under the Licensed Patent Rights outside the Field, Cabaret shall as soon as practicable notify Kite of such intention (the “Company Notice”), and the Licensee Kite shall have the right, to be exercised by notice to Cabaret to express its interest to negotiate with Cabaret regarding receipt of such license within a period of [*] after the date of the Company Notice (such period, the “Negotiation Period”). During the Negotiation Period, Kite will notify Cabaret within [*] of its interest to negotiate with Cabaret, and in such event Cabaret shall negotiate in good faith with Kite regarding receipt of such license. To the extent that Kite notified Cabaret of its interest to negotiate with Cabaret, as set forth above, prior to the expiration of the Negotiation Period, Cabaret shall not enter into any definitive binding agreement of any kind with a Third Party in relation to such license (other than relating to access to information).

 

3.9 Sublicenses. The Licensee Kite shall be entitled to grant Sublicenses, provided, however, that all Sublicenses shall be subject to the following conditions:

 

3.9.1 The Licensee Kite shall execute a written sublicense with each Sublicensee, which mirrors the restrictive terms hereof and shall provide Cabaret with a copy of each such written sublicense within [*] of execution (and all amendments and modifications thereto within [*] of execution). Kite shall report pursuant to the terms of this Agreement Net Sales of the Licensed Product by all Sublicensees and

 

3.9.2 The Licensee Kite shall use reasonable efforts to add to the Sublicense agreement a clause stating that, in case of a default of payment due by Kite of royalties owing on Net Sales by a Sublicensee, which is not cured within [*] after notice in accordance with this Agreement, then upon the written request of Cabaret, such Sublicensee will make future royalty payments and furnish the reports and documents that are required to be paid or furnished by Kite pursuant to this Agreement with respect to Net Sales by such Sublicensee directly to Cabaret.

 

3.9.3 The Licensee Kite shall, and by this Agreement herewith does, agree to cause its Sublicensees to assume and agree to perform all of the relevant covenants and obligations of Kite to Cabaret contained in this Agreement as fully and to the same extent as if its Sublicensees were Kite hereunder and guarantees Cabaret that its Sublicensees shall abide by each and every applicable provision of this Agreement.

 

4.5 Sublicense Fees. Subject to the terms and conditions of this Agreement, with respect to each Sublicense with respect to a Licensed Product, Kite shall pay to Cabaret sublicense fees equal to the applicable percentage set forth below of the Sublicense Revenue therefrom (based on the effective date of such Sublicense) (“Sublicense Fees”):

Notwithstanding the foregoing, with respect to any Sublicense Fees paid to Cabaret on account of Sublicense Revenues received by Kite from a Sublicensee in connection with the achievement of any technical, development, regulatory through commercial launch milestone event for a Licensed Product, Kite shall deduct from such Sublicense Fees the milestone payments made by Kite to Cabaret pursuant to Section 4.5 above with respect to the same Licensed Product.

 

KASAN_Licensor - 대학교수, 대학, 연구소 및 벤처회사 vs 제약회사 Licensee 사이의 바이오신약

 

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작성일시 : 2019. 5. 15. 14:30
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기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 기업이 미국대학교수 또는 미국공공연구기관의 연구원과 공동연구를 하는 경우에도 그 결과물은 미국법과 한국법에 따라 직무발명으로 평가될 것입니다.

 

대학교수 관련 직무발명에 대한 지적재산권은 당사자의 계약만으로 결정할 수 없습니다. 미국에서는 정부예산이 투입된 대학연구 프로젝트에 대해서는 Bayh-Dole Act 등 특별법의 규율을 받고, 원칙적으로 대학의 소유에 속합니다. 따라서, 미국대학교수가 연구결과물에 대한 권리를 임의로 공동연구의 당사자인 기업에게 양도할 수 없습니다. 이와 같은 기본적 법적 구도에서 미국대학교수와 공동연구를 진행할 때 사용하는 표준적인 계약조항 예문을 소개하면 다음과 같습니다.

 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

        Ownership of Research Program Inventions

        Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by University, or its employees, agents or students will be owned by University. Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by Collaborator, or its employees, or agents, will be owned by Collaborator (Collectively, "Sole Inventions"). Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by at least one employee, agent, or student of each of University and Collaborator will be owned by University and Collaborator, without any obligation to account to one another ("Joint Inventions"). Inventorship will be determined according to the principles of United States patent law. Neither party shall make any claim to the other party’s Sole Inventions.

         

Pre-Existing Rights

Except to the limited extent required to perform a party’s obligations under this Agreement, neither party receives any right, title, or interest in or to any Research Materials provided to it by the other party or any technology, works or inventions of the other party that are not Research Program Inventions, or any patent, copyright, trade secret or other proprietary rights in any of the foregoing.

 

Licensing

Each party reserves the right to license its interest in its Sole Inventions or Joint Inventions, and neither party shall have any right to compensation in connection with any such license granted by the other.

 

Rights Subject to Federal Patent Policy

To the extent that any Research Program Invention has been partially funded by the Federal government, the assignment of title or the granting of any license above is subject to the rights of the Federal government and federal law set forth in 35 U.S.C. §§ 200 et. seq., as amended, and the regulations promulgated thereunder, as amended, or any successor statutes or regulations (the "Federal Patent Policy"). Any right granted in this Agreement greater than that permitted under the Federal Patent Policy will be modified as may be required to conform to the provisions of the Federal Patent Policy.

 

대부분의 경우 계약 당사자는 위와 같은 표준 예문을 수정하거나 변경할 수는 있지만 그 기본적 구조는 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 한국기업이 미국대학교수가 연구자로 참여하는 공동연구 프로젝트에 관한 연구비 전액을 지원하는 경우에도 그 결과물에 관한 특허권을 한국기업이 단독으로 소유한다고 정할 수 없습니다. 관련 미국법에 반하는 것으로서 그 효력을 인정받기 어렵습니다. 따라서, 필요하다면 미국대학교수의 특허받을 권리를 대학에 양도한 후, 그 대학으로부터 한국기업이 그 권리를 양수하거나 라이선스를 받는 절차를 밟아야 합니다.

 

위와 같은 라이선스를 위한 조항을 공동연구 계약서에 미리 규정하는 것은 바람직합니다. 공동연구 당사자 기업에게 우선권을 부여한다는 조항의 예문은 다음과 같습니다.

 

University hereby grants to A company an exclusive option to negotiate an exclusive (subject to University’s internal right to use such Invention for research, academic and patient care purposes), royalty-bearing license to any Invention in which University has an ownership interest, provided that A company pays all patent expenses for such Invention in the event A company exercises its option. 

 

A company must exercise its option to negotiate a license to any Invention by notifying University in writing within thirty (30) days of University disclosing such Invention to A company (the “Option Period”).

 

If A company fails to timely exercise its option within the Option Period with respect to any Invention, A company’s right to negotiate a license agreement with respect to such Invention will automatically terminate, and University will be free to negotiate and enter into a license with any other party.

 

If A company timely exercises its option, the terms of the license shall be negotiated in good faith within ninety (90) days of the date such option is exercised, or within such time the parties may mutually agree in writing (the “Negotiation Period”). 

 

If, however, A company timely exercises its option, but University and A company are unable to agree upon the terms of the license during the Negotiation Period, A company’s right to license such Invention will terminate, and University will be free to enter into a license with any other party. 

 

If A company does not obtain an exclusive, royalty-bearing license to any Invention, then in accordance with applicable law, University shall grant an equivalent non-exclusive, royalty-free license to such Invention to any person requesting a license to such Invention.

 

KASAN_[공동연구계약] 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조

 

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작성일시 : 2018. 8. 8. 14:30
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언론에 자주 등장하는 얘기지만 참고로 소개합니다. 국립대학 교수는 공무원으로 의제되어 사립대교수와 비교할 때 보다 무거운 형사처벌과 징계처분을 받습니다. 첨부한 검찰수사결과 보도자료 사안에서도 국립대학교수를 구속 기소하였습니다.

 

국가연구과제를 수행하면서 연구원으로 등록한 대학원생의 인건비를 해당 연구원에게 그대로 지급하지 않고 실험실 공동경비 등으로 사용하면, 즉 연구비를 용도 외 사용한 사실이 적발되면 업무상 횡령죄, 업무상 배임죄, 사기죄로 처벌받습니다. 허위세금계산서 등 허위지출증빙자료까지 있다면 사문서 위조죄 및 행사죄 등 복수의 범죄로 무거운 처벌을 받을 수 있습니다.

 

대학교수와 대학원 사이에 어떤 갈등이 생기고, 사정을 잘 아는 대학원생의 내부고발로 이어지는 사례가 많습니다. 연구원의 내부고발로 적발된 사안에서 대학교수가 책임을 면하기는 매우 어렵습니다. 보도자료에서 보듯 어떤 명목이든 부정한 돈을 받았다면 엄중한 형사처벌과 인사상 징계처분을 받게 될 것입니다. 대학교수 입장에서는 처음부터 사안을 무겁게 보고 전문가의 도움을 받아 신중하게 대응하는 것이 필요합니다.

 

첨부: 감찰수사결과 보도자료

170828_보도자료(국립대_교수_구속기소)-춘천지검.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 8. 31. 10:20
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-- 국책과제, 국가연구개발사업의 연구비 유용, 허위 지출증빙 사안 대학교수 징역 1 6월 집행유예 3년 선고: 대구지방법원 2016. 6. 2. 선고 2015고단2748 판결 -- 

 

국책과제, 국가연구개발사업에서 연구비 부정사용과 허위지출증빙 자료제출이 이 적발되면 사업비환수, 참여제한, 제재과징금 부과, 형사처벌 등 무거운 법적 책임을 부담합니다.

 

대학교수라고 해도 형사처벌을 피하기 어렵습니다. 대학교수를 징역 징역 1 6, 집행유예 3년의 형사처벌을 한 최근 판결을 첨부합니다. 판결에서 대학교수에 대한 형사처벌의 수위를 결정한 양형의 이유는 다음과 같습니다.

 

"고도의 도덕성과 청렴성이 요구되는 국립대 교수의 지위에 있는 피고인의 위와 같은 행위는 청렴하고 투명해야 할 연구비 집행에 있어서 인건비 공동 관리의 잘못된 관행을 답습하는데 그치지 않고 연구비 편취라는 범죄로까지 나아간 것으로 그 편취수법이나 편취금액 등에 비추어 비난가능성이 큰 점, 감사원의 감사로 이 사건 범행이 드러날 처지에 놓이자 인건비 사용에 대해 참여연구원들의 사전 동의를 받았다는 등으로 변명하면서 지도교수라는 우월적 지위에서 참여연구원들에게 그와 같은 진술을 유도한 정황도 보이는 점 등에 비추어 징역형을 선택하되, (불리한 정상)

 

피해자 경북대 산학협력단에 361,037,290원을 반환하여 피해가 회복된 점, 이 사건과 관련된 징계절차에서 해임처분을 받은 점, 뒤늦게나마 이 사건 범행을 인정하면서 반성하고 있는 점, 26년간 경북대학교 교수로 근무하면서 국제표준학 등 관련 분야에서 상당한 연구업적을 이루었으며 중소기업에 대한 기술이전 등 산업적 성과도 적지 않은 점 등을 유리한 정상으로 참작"하여 집행유예를 판결하였습니다.

 

첨부: 대구지방법원 2016. 6. 2. 선고 2015고단2748 판결

대구지방법원 2015고단2748 판결.pdf 

 

작성일시 : 2016. 6. 3. 09:06
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-- 한국인 교수의 미국대학 포스트닥터 연구원 재직 중 신약발명 성공에 따른 거액의 발명자 보상금 사례 --

 

오늘 조선일보 사설 "국서 되는데 한국선 안되나" 내용이 흥미롭습니다. 귀국하여 연구에 매진하는 대학교수에 관한 좋은 글입니다.

 

지식재산권 분야 변호사에게는 미국 UCLA 포닥 연구원 재직 중 신약개발 성공에 따른 성과금(발명자 보상금)으로 받은 금액이 600억원이 넘는다는 내용이 눈길을 사로잡습니다.

 

사설 제목으로 뽑은 "미국서는 되는데 한국선 왜 안되나"는 다른 뜻이라는 점은 분명합니다. 그렇지만 발명자 보상에 대해서도 "미국에서는 주는데 한국에서는 왜 안주나"라는 말이 그대로 적용될 것 같습니다.

 

사설을 읽어보면 이제는 미국과 같이 한국에서도 신약개발을 할 수 있다는 취지입니다. 마찬가지로, 발명자보상금에 대해서도 이제 한국에서도 미국과 같은 발명자 보상금을 받을 수 있다고 해석해야 할 것입니다.

 

 

작성일시 : 2016. 5. 25. 09:35
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-- 국책과제 연구비용 회계부정으로 적발된 대학교수를 사기죄로 3천만원 벌금형에 처한 판결: 춘천지방법원 2016. 1. 14. 선고 2015고단648 판결 --

 

2010년부터 대학 연구소장 보직을 맡았던 대학교수는 2011년 정부 부처 및 지방자치단체로부터 다수의 연구용역을 포함한 국책과제를 수주하여 과제책임자로 수행하였습니다. 그 과정에 연구비 회계처리 부정이 적발되어 형사처벌까지 받게 된 것입니다.

 

1.    연구비 회계부정 내역

 

판결에서 적시한 부분을 인용하면 다음과 같습니다. "인건비 등 사업자금의 일부를 본래의 목적과 다르게 개인적으로 편취하기 위하여 소속 학부생을 연구원으로 허위 등록하면서 참여연구원으로 하여금 인건비 수령 계좌를 개설하도록 하고 이들의 인건비 등이 지급되는 통장과 현금카드를 제출하게 한 후, 각 연구용역 과제에 참여한 연구원 명의로 지급되는 인건비 및 여비를 실제 지급되는 금액보다 부풀려 청구하거나 연구에 참여하지 않은 연구원들을 마치 각 연구용역에 과제 수행에 참여한 것처럼 가장하여 허위 내용의 연구원 인건비 및 여비 내역 등을 대학교 연구정보시스템에 입력, 저장한 후, 피해자에게 승인 요청하여 그 용역비를 자신이 미리 건네 받아 관리하던 연구원 명의의 통장으로 입금 받은 다음 그 연구원들에게 인건비의 일부만 현금으로 지급하거나 전혀 지급하지 않는 등의 방법으로 해당 연구비를 횡령하였다.

 

연구원 중 일부는 연구과제에 참여한 적이 없었고, 또한 실제 참여한 연구원들에게도 위와 같이 제출한 각 인건비 및 여비 내역의 전액을 지급할 의사가 없음에도 불구하고, 자신이 직접 허위의 연구원 인건비 및 여비 지급내역을 대학교 연구정보시스템에 입력하거나 공동 연구 과제 연구책임자로 하여금 입력하도록 한 후, 승인 요청하여 지출업무 담당직원에게 위 연구원들의 개인 계좌로 각 인건비 및 여비를 입금하도록 하였다.

 

2010. 10. 15.부터 2014. 9. 29.까지 범죄일람표 기재와 같이 총 309회에 걸쳐 합계 114,375,919(송금 받은 226,671,839원 중 인건비로 실제 지급된 112,295,920원을 제외한 금액임)을 송금 받았다."

 

2.    처벌수위 결정에 고려한 사유 (양형의 이유)

 

법원은 위와 같이 연구원 및 연구비 내역을 기망하여 연구비를 송금 받았던 행위는 형법상 사기죄에 해당한다고 판결하였습니다. 다만, 실험실 공용경비 운영의 필요성 등으로 인한 "인건비 통합관리"를 위한 점을 참작하고, 실제 실험실 운영비로 사용하였고 교수 개인적으로 사용한 것으로 인정되는 금액은 2천만원 정도로 일부인 점, 문제된 편취 금액을 전액 반환한 점, 그동안 연구실적이 우수하고 대학발전에 노력한 점, 이미 정직 1개월의 인사징계를 받은 점 등을 종합적으로 감안하여 벌금 3천만원에 처한다고 판시하였습니다.

 

3.    실무적 함의

 

국책과제 연구비 회계부정으로 적발되면 큰 곤경에 처하게 됩니다. 연구비 환수처분, 징벌적 제재금 부과처분, 참여제한 처분 등 행정적 제재처분과 인사규정에 따른 인사징계뿐만 아니라 형사처벌까지 무거운 책임이 뒤따르게 됩니다. 사태의 엄중함을 잘 인식하고 처음부터 신중한 대응이 필요합니다.

 

형사처벌에서는 어떤 죄명의 책임을 지는지도 중요하지만 그 처벌수위도 매우 중요합니다. 처벌수위 결정요소를 양형의 이유라고 하는데 회계부정으로 적발된 연구비 총액, 그 배경과 사용처, 그 피해복구 여부 즉 문제된 금액을 얼마나 반환했는지 여부가 특히 중요합니다. 연구원 입장에서는 회계부정의 규모가 최소로 산정되도록 지출증빙자료, 사용처 등 소명자료 제출에 최선을 다해야 합니다. 또한, 횡령이나 부정사용 등으로 확인된 금액은 모두 상환해야 할 것입니다. 최종적으로 잘못된 것으로 확정되면 언제고 반환해야 하고, 혹시라도 억울하게 상환했다면 나중에 민사소송으로 반환받을 수 있기 때문입니다. 조기에 피해복구를 하는 것이 바람직할 것입니다.

 

첨부: 춘천지방법원 2016. 1. 14. 선고 2015고단648 판결

춘천지방법원 2015고단648 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 2. 25. 15:09
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-- 게토레이(Gatorade) 발명으로 50년 동안 받은 로열티 누적 총액: 미국 Florida 대학 - $281 million( 3천억원), 4명의 대학 교수 - $1 billion( 11억원) 초과 -- 

 

미국 대학교수 발명자들이 거둔 엄청난 로열티 수입에 관한 기사를 흥미 삼아 소개합니다. 미국에서 Gatorade(게토레이) 발명 50주년 기념행사뿐만 아니라 ESPN에 관련 다큐멘터리와 기사를 실렸습니다. 그 중 플로리다대학 교수 발명자들이 지난 50년 동안 받은 로열티 수입의 누적총액이 $1 billion( 11천억원)을 초과했을 거라는 기사가 흥미롭습니다. 관련 기사 링크: Royalties for Gatorade Trust surpass $1 billion 미국 얘기이지만 다큐도 들어보고 기사도 읽어보면 상당히 재미 있습니다. 현행 법 제도하에서는 사용자 대학과 직무발명자 대학교수 사이에 이와 같은 로열티 수입분배는 가능하지 않겠지만, 1965년 발명 당시에는 가능했던 것 같습니다.

 

공동발명자 중 제 1 발명자 Dr. Cade 2007 80세 나이로 세상을 떠났지만, 그의 딸이 발명 50주년을 맞아 $10 million(110억원)을 기부하여 발명자 부친을 기념하는 창조발명 박물관을 플로리다에 건립한다는 소식도 있습니다.

 

작성일시 : 2016. 2. 1. 09:22
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-- 다른 전문기관의 국가연구개발사업에 대한 중복과제신청을 사기혐의로 기소한 검찰수사결과 보도자료 --

 

다른 정부부처의 국가 R&D 사업에서 동일, 유사한 내용의 국책과제 신청계획서를 중복 제출하면서 과제명칭과 일부 내용만 수정하는 방법으로 국책과제를 신청하여 동일 유사한 내용의 중복과제수행으로 정부출연금 연구비를 지원받은 것을 사기혐의로 기소하였습니다.

 

또한, 이미 개발한 기술을 가지고 국가 R&D 사업의 신규과제로 신청하여 수행한 경우에 대해서도 사기혐의를 적용하여 기소하였습니다. 모든 연구개발은 기존 기술내용을 바탕으로 더 나아가는 것이므로, 과제신청 당시 보유한 기술내용과 과제수행 내용의 차이점과 연구개발 포인트를 잘 구별하여 설명할 필요가 있습니다.

 

또한 검찰수사결과 보도자료에는 가공의 거래명세서, 허위세금계산서 등 증빙서류 위조, 거래업체를 통한 자금세탁 및 페이퍼컴퍼니 이용, 업체 상호간 연구비 허위집행 후 사후정산 등 다양한 방법이 적시되어 있습니다. 실물거래가 전혀 없는 가공거래처로 연구지원금이 입금되게 한 후 이를 차명계좌로 돌려받거나, 소액거래가 있는 거래처에 과대 계상된 연구지원금이 입금되도록 한 후 그 차액을 차명계좌로 몰래 회수하는 방법도 적발되었습니다.

 

첨부: 국가연구개발사업 비리사건 검찰 수사결과 보도자료

151218_보도자료(첨단기술_개발을_빙자한_RnD_분야_국가보조금_사기_사범_수사결과)-인천지검.pdf

151204_보도자료(환경_분야_국가_R&D_보조금_편취_사건_수사_결과)-서울서부지검.pdf

 

작성일시 : 2016. 1. 14. 09:54
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-- 국책과제, 국가연구개발사업에 대해 검찰수사결과 보도자료 -- 

 

최근 감사원이나 검찰에서 국책과제, 국가 R&D 사업에 관한 조사결과를 자주 발표합니다. 비슷한 발표내용이 반복되는 것처럼 보이지만 자세히 보면 그 수사범위와 처벌수위가 확대되는 경향을 알 수 있습니다. 처음부터 신중하고 철저한 대응이 필요합니다.

 

얼마 전 발표된 서울북부지검 보도자료를 참고로 첨부합니다. 사립대 교수 1명은 구속기소, 대학교수 8명과 회사대표를 포함하여 총 18명을 불구속 기소했다는 내용입니다.

 

국책과제 연구비를 용도 외 사용으로 적발되면 업무상 횡령죄, 업무상 배임죄, 사기죄에 해당할 수 있고, 통상 허위세금계산서 등 허위지출증빙자료까지 있으므로 사문서 위조죄 및 행사죄 등 복수의 범죄로 무거운 처벌을 받을 수 있습니다.

 

한편 검찰 관계자는 "국민의 혈세로 마련된 국가의 재정보조금이 꼭 필요한 곳에 사용될 수 있도록 관심을 갖고 지속적으로 수사할 것"이라고 말했다 합니다.

 

첨부: 국가연구개발사업 비리사건 수사결과 보도자료

160107_보도자료(RnD_국가보조금_편취_대학교수_비리_수사결과)-서울북부지검.pdf

 

작성일시 : 2016. 1. 12. 12:00
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-- 공동연구 결과물에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 연구원의 특허지분 또는 발명자 보상금 주장 관련 -- 

 

종전 블로그 글에서 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사와 국책과제 공동연구를 수행한 후, 회사 단독명의 특허출원에 발명자로 기재된 경우, 복잡한 법적 책임문제가 있다고 설명했습니다. 나아가, 해당 특허발명이 상업적으로 크게 성공한 경우 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사에 대해 일정한 권리나 보상금을 요구할 수 있는지 검토해 보겠습니다.

 

(1)  특허에 대한 지분권 주장

 

공동발명이지만 편의상 회사 단독명의 출원으로 했으므로 그 특허의 일정 지분은 발명자에게 있다고 주장한다면, 이를 법적으로 평가하면 특허지분권의 서류상 표시된 명의자와 실질적 권리자가 다르다는 명의신탁 주장에 해당합니다.

 

특허법원은, 명의신탁 출원 및 등록특허는 실질적 권리이전이 없기 때문에 특허법 제44조 공동발명자의 공동출원 강제규정을 위반하여 특허무효라고 명확하게 판결하였습니다. (특허법원 2004. 11. 12. 선고 20036807 판결) 이에 대해 반대하는 학설도 전혀 없습니다. 따라서, 발명자가 특허를 받은 권리를 명의신탁으로 타인 명의로 출원 등록했기 때문에 본인이 진정한 공유지분 권리자라고 주장한다면, 그 자체가 특허무효 주장과 다름없습니다.

 

다만, 특허권자로서는 공동발명자의 지분 명의신탁이라는 무효사유가 외부에 알려져 종국적으로 특허무효에 이르게 되는 상황을 피하려고 할 것입니다. 혹시 이와 같은 같이 망하는 상황을 회피하려는 특허권자를 압박하여 일정한 대가를 얻어낼지도 모릅니다.

 

(2)  발명자 보상금 주장

 

공동발명을 편의상 회사 단독명의 출원했지만, 발명자로 기재되어 있으므로 특허권자 회사에서 얻은 수익에 대한 일정한 보상금을 받을 수 있다고 주장한다면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수인 발명자는 자신의 배임행위를 스스로 자인하는 것입니다.

 

공동발명이라면 소속 연구기관 또는 대학은 그 특허의 공유자로서 특허로 인한 수익을 얻을 권리를 갖습니다. 발명자는 소속 연구기관 또는 대학이 얻는 수익의 일부를 직무발명 보상금으로 받을 수 있습니다.

 

그런데, 발명자가 소속 연구기관 또는 대학에 공동발명을 신고하지 않은 채 회사 단독 특허출원에서 발명자로만 올라감으로써 연구기관 또는 대학에게 특허로 인한 수익기회를 박탈하였습니다.

 

이와 같은 업무상 배임으로 인한 위법행위에 대해 특허권자 회사에서 보상할 의무는 전혀 없습니다. 설령 연구원 또는 교수와 별도로 발명보상에 관한 계약을 체결하였다고 해도 무효인 계약으로서 보상청구를 강제할 수 없을 것입니다.

 

(3)  실무적 대응방안

 

다른 연구기관 또는 대학과 공동연구 결과를 회사 단독명의 특허출원에 하면서 타 기관 소속 연구원, 교수, 타사 직원을 공동발명자로 기재하는 것은 가능하지만 권리이전 등 검토해야 할 법적 쟁점이 많습니다.

 

공동발명이 직무발명에 해당하는 경우 직무발명에 관한 법리가 적용됩니다. 대부분 연구기관과 대학의 경우 직무발명 관리규정에 따라 발명자는 소속 기관에 즉시 신고해야 하고, 승계의 대상이 되는데, 이에 위반하여 타사 단독명의로 출원하는 경우 종국적으로 특허무효 사유에 해당합니다.

 

나중에 특허발명이 성공하더라도, 이와 같은 발명자에게는 특허지분의 명의신탁을 통한 진정한 권리자라고 주장하거나 특허발명에 대한 발명자로서 일정한 보상금을 청구하는 등의 권리주장을 하는 것은 허용되지 않습니다.

 

오히려, 발명자는 소속 연구기관, 대학, 회사에 대한 보고의무 위반, 업무상 배임 등 위법행위로 인한 형사처벌 및 민사상 손해배상 책임 등 매우 무거운 법적 책임을 질 수 있습니다.

 

정리하면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수 등 발명자로서는 공동연구 결과에 대해 타 기관 또는 타사에서 진행하는 단독명의 특허출원에 공동 발명자로 기재되는 것은, 아무 실익도 없이 위험만 부담하는 것입니다. 발명자 입장에서 동의하거나 허용해야 할 이유가 전혀 없습니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 10. 17:00
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-- 진정한 발명자에 지급된 직무발명 보상금은 비과세 소득 vs 진정한 발명자가 아닌 형식적 발명자에게 지급된 명목상 직무발명 보상금은 과세 대상 소득 -- 

 

대법원에서 2015. 4. 9. 심리불속행 상고기각 판결로서 항소심 판결을 확정한 사안을 참고로 소개합니다. 소득세법 제12조에서 직무발명 보상금은 비과세 소득으로 규정합니다. 공공연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 특히, "국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정"에서 정부예산으로 운영되는 비영리 공공연구기관에서 국가연구개발예산을 재원으로 하는 국가연구개발결과물의 소유권을 주관연구기관에 부여하는 특별규정을 두고 있음에도 불구하고, 법원은 직무발명에 관한 법리가 똑 같이 적용된다고 명확하게 판결하였습니다.

 

종래 대학교수에 대한 직무발명 보상금이 일반 회사원과 마찬가지로 비과세 소득이라는 판결과, 이번에 나온 공공연구기관의 연구원도 마찬가지로 본다는 판결을 종합하면, 어떤 형식이든 직무발명 보상금은 모두 비과세 소득이라는 점이 분명해졌습니다. 당연한 얘기지만 실시보상금, 실적보상금, 처분보상금 등등 큰 금액이 될 수 있어 실제 국세청에서 관심을 갖고 문제 삼을 수 있는 직무발명보상금도 비과세 소득입니다.

 

첨부한 항소심 판결내용 중 흥미로운 판시사항으로는, 직무발명 보상금이 아니라 "연구장려금" 또는 "발명장려금" 명목의 연구자 인센티브는 과세대상 소득이고, 뿐만 아니라 진정한 발명자가 아닌 연구원에게 명목상 직무발명 보상금으로 지급되었다고 하더라도 그것은 비과세 대상 발명진흥법상의 직무발명보상금이 아니라 과세대상인 근로소득으로 판결한 것입니다.

 

정리하면, 발명진흥법, 특허법 등 직무발명 관련 법규정과 법리에 비추어 볼 때 진정한 발명자에게 지급된 직무발명 보상금은 어떤 형식이든 모두 비과세 대상 소득이지만, 진정한 발명자가 아닌 연구원에게 명목상 직무발명 보상금으로 지급되었다고 해도 그 본질은 여전히 과세대상 소득에 해당한다는 것입니다. 특허출원 당시 진정한 발명자를 정확하게 확정하는 문제는 특허업무에 그치지 않고 추후 세무분야까지 영향을 미치는 중요한 과정이라는 것이 다시 한번 확인되었습니다.

 

*첨부파일:    1. 한국생명공학연구원 사건 대전고등법원 항소심 판결

                  생명공학연구원 2심 판결.pdf

       2. 한국화학연구원 사건 대전고등법원 항소심 판결

                      화학연구원 2심 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 4. 23. 17:00
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