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1.    사안의 개요

(1)   대학 산학협력단과 회사법인의 공동연구개발 결과 연구책임자 대학교수의 직무발명에 대한 공동 출원 및 공유특허 등록

(2)   대학교수가 산단의 지분권 이전 받고, 산단, 회사, 대학교수의 3자간 아래와 같은 내용의 특허실시계약 체결

(3)   산단과 회사는 각자 연구개발성과의 독점적 사용권 보유 - 대학교수는 산단의 특허기술 사용으로 이익이 발생할 경우 직무발명보상금을 받는다. BUT 공유특허권자 회사의 실시로 이익 발생하는 경우 발명자 대학교수는 회사 이익으로부터 직무발명보상을 받을 수 없음

(4)   문제점 - 대학 산단과 회사의 공유특허에서 공유자 회사의 실시로 발생하는 이익을 산단에서 배분 받는 권리가 없다면, 그 결과 대학교수가 단독 발명자인 경우에도 대학교수는 실시보상금을 받을 기회가 없음. 단독 발명자 대학교수가 특허실시로 인한 보상을 전혀 받지 못하는 특허실시계약의 문제를 뒤늦게 인식하고 그 무효를 주장하는 상황임 - 주장 및 입증 불충분으로 서울중앙지법 재판부는 계약무효 주장을 배척한 판결 선고함 

2.    발명자 대학교수의 특허실시계약 무효 주장

연구책임자 대학교수는 특허발명의 단독 발명자이고, 회사가 특허발명을 산학협력단과 공동 출원하게 된 근거인 특허실시계약은 불공정한 법률행위로서 민법 제104조에 따라 무효이거나 사회질서에 반하는 법률행위로서 민법 제103조에 따라 무효임. 따라서 특허에 관한 회사 지분의 등록명의를 말소할 의무가 있다.

3.    서울중앙지방법 판결 요지 - 민법 제104조 위반으로 무효 주장 배척

민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있고, 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인 궁박, 경솔, 무경험은 모두 구비되어야 하는 요건이 아니라 그 중 일부만 갖추어져도 충분한데, 여기에서 궁박이라 함은 급박한 곤궁을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 무경험이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻하고, 당사자가 궁박 또는 무경험의 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 제반 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 하며, 한편 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정 법률행위는 성립하지 않는다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2002다38927 판결 참조).

이 사건 특허실시계약은 원고, 피고, 이 사건 산학협력단 3자 간에 이루어진 계약에 해당하고, 특허실시계약 제9조 제4항에 따르면 원고는 이 사건 산학협력단이 연구개발 성과를 사용함으로써 이익이 발생한 경우 이 사건 산학협력단으로부터 직무발명보상금을 지급받도록 규정되어 있으며, 실제로 원고는 이 사건 산학협력단으로부터 이 사건 직무발명을 포함한 산학협력 성과에 대한 보상금 명목으로 1,000만 원을 지급받기도 한 것으로 보이므로, 이 사건 특허실시계약에 현저한 불균형이 존재하여 원고에게 불공정하다고 보기 어렵다.

달리 이 사건 특허실시계약의 내용이 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 볼 만한 증거가 없고, 원고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 특허실시계약 체결 당시 궁박, 경솔 또는 무경험한 상태에 있었다거나 피고가 이와 같은 상태를 알면서 이를 이용하려는 의사가 존재하였다고 인정하기에 부족하며 원고는 이에 관한 아무런 객관적인 증거도 제출하지 않았다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 4. 21. 선고 2021가합588480 판결

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1.    사안의 개요 및 대학교수의 주장요지

(1)   산학협력과제 수행, 대학교수(원고) 연구책임자, 참여기업(피고)

(2)   최종보고서 – 대학교수, 참여기업 연구진 기재,

(3)   특허출원서 기재내용 – 공동출원 대학산단, 참여기업, 공동발명자 대학교수, 참여기업 대표이사

(4)   대학교수 주장요지 – 단독발명, 참여기업 지분 등록무효, 실시료 상당의 부당이득반환 청구

2.    특허법원 판결 요지

(1)   대학교수 단독 발명 아님, 공동발명 인정

(2)   대학교수 원고는, ’이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.‘라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수긍하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.

(3)   대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장․증명도 부족하다.

(4)   관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서 ‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 궁박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다35722 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결

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1.    사안의 개요

(1)   대학교수 2인 - 최초 출원 발명 공동발명자 산학협력단에 직무발명신고서 지분율 각 50% 신고

(2)   최초 출원 기반 3건의 분할출원, 1건의 미국 출원, 특허등록

(3)   산학협력단에서 기업에 5건의 특허권 앙도, 기술료 5천만원 수입 발생

(4)   산단에서 발명자 대학교수 2인 중 1인에게만 직무발명 보상금 3500만원 지급

(5)   공동발명자 대학교수 2인 중 보상금 받지 못한 대학교수 이의제기

(6)   보상금 받은 대학교수를 대상으로 보상금 지급청구 소송 제기

2.    특허법원 판결 요지

(1)   대학교수 원고의 주위적 청구는 원고와 대학교수 공동발명자 피고 사이에 이 사건 키메릭 단백질 특허에 관한 지분약정이 있었음을 전제로 하고 있으나, 원고가 제출한 증거만으로는 그와 같은 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 산학협력단에 위 발명과 관련하여 원고와 피고의 발명자 지분을 각 50%로 정하여 발명신고를 한 사실은 인정되나, 위 공동발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 산학협력단이 승계하여 위 공동발명에 관한 특허권은 산학협력단에 귀속될 예정이었으므로, 위와 같은 발명신고가 위 공동발명에 관한 특허권의 지분 약정으로 해석될 여지는 없다.

(2)   특히 이 사건에서 최초 출원의 청구범위에는 원고가 발명한 ‘나노헤어 구조물’과 피고가 발명한 ‘키메릭 단백질’에 관한 기술내용이 모두 포함되어 있었으나, 그 후 분할출원된 이 사건 키메릭 단백질 특허의 청구범위에는 원고가 발명한 ‘나노헤어 구조물’과 관련한 기술내용이 포함되어 있지 않고, 피고가 발명한 ‘키메릭 단백질’과 관련한 기술내용만 포함되어 있을 뿐이다. 따라서 이 사건 최초 출원의 발명자 지분에 관한 묵시적 약정을 이 사건 키메릭 단백질 특허에 대해서까지 확장하여 인정하기는 어렵다. 따라서 이 사건 키메릭 단백질 특허 명세서의 일부 내용을 근거로 위 특허의 지분에 관한 묵시적 약정을 인정할 수 없다.

(3)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

(4)   특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지는 것이므로(특허법 제97조), 공동발명자에 해당하는지 여부도 청구범위에 적혀 있는 발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

(5)   직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적․객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다(특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020나1155 판결 참조).

(6)   원고는 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 완성을 위한 기술적 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없으므로, 원고가 이 사건 키메릭 단백질 특허발명의 공동발명자에 해당함을 전제로, 피고가 수령한 발명자 보상금 중 원고의 지분에 해당하는 금액에 관한 부당이득반환을 구하는 원고의 예비적 청구는 이유 없다.

첨부: 특허법원 2024. 10. 8. 선고 2024나10461 판결

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1.    사안의 개요 및 대학교수의 주장요지

(1)   산학협력과제 수행, 대학교수(원고) 연구책임자, 참여기업(피고)

(2)   최종보고서 – 대학교수, 참여기업 연구진 기재,

(3)   특허출원서 기재내용 – 공동출원 대학산단, 참여기업, 공동발명자 대학교수, 참여기업 대표이사

(4)   대학교수 주장요지 – 단독발명, 참여기업 지분 등록무효, 실시료 상당의 부당이득반환 청구

2.    특허법원 판결 요지

(1)   대학교수 단독 발명 아님, 공동발명 인정

(2)   대학교수 원고는, ’이 사건 산학협력단이 변리사에게 이 사건 특허에 관한 출원 절차를 의뢰함에 있어, 원고에 대해 절대적인 강자(强者)인 관계에서 약자(弱者)인 원고와 합의도 없이 임의로 이 사건 지분에 관하여는 피고 앞으로 특허권 설정등록이 마쳐진 것이다.‘라는 취지로 주장하나, 이 사건 특허 출원 당시의 원고의 지위, 원고와 이 사건 산학협력단의 관계 및 이 사건 출원서의 형식과 그 내용 등에 비추어 원고의 위 주장을 수긍하기 어려울 뿐만 아니라, 위 주장을 인정할 객관적 증거도 찾을 수 없다.

(3)   대학교수 원고는 대학 산학협력단과 참여기업 사이 체결된 기술이전 실시계약은 강자 대학과 약자 교수 관계에서 대학교수의 요구를 거절함으로써 계약까지 이른 것으로 무효라고 주장한다. 그러나 이 사건 특허실시계약이 원고의 궁박, 경솔, 무경험 상태에서 이루어진 폭리행위로서 피고 등이 원고의 이러한 궁박 등의 상태를 이용하여 이 사건 특허실시계약을 체결하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거를 찾을 수 없다. 나아가, 피고가 이 사건 특허발명의 실시로 수익을 얻었고, 그러한 수익을 부당이득으로 원고에게 반환할 의무가 있음을 인정할 만한 사정 등에 관한 원고의 주장․증명도 부족하다.

(4)   관련 법리 - 민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있다. 여기에서 ‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 당사자가 궁박한 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 한다. 한편 피해 당사자가 궁박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 민법 제104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다고 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다35722 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023나10419 판결

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1.    사안의 개요

(1)   KAIST 교수, 국책과제 수행, 결과물에 대해 교수 개인 명의로 특허출원 및 등록

(2)   대학교수은 직무발명 신고 및 승계절차에 협력해야 한다는 학교 규정에도 불구하고 외부 회사법인에 특허권 양도, 이전등록

(3)   KAIST에서 특허등록원부의 특허권자 기업에게 해당 특허발명은 직무발명에 해당하고 KAIST 권리라고 주장

(4)   특허권자 기업에 대해 특허권 이전등록청구 소송 제기

2.    대학의 직무발명 관련 규정

(1)   대학 정관 중 직무발명 관련 규정: ““교직원이 그 직무수행 중에 이룩한 발명 또는 실용실안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 대학의 재산으로 한다.”

(2)   대학의 직무발명규정: “직무발명에 대한 권리의 승계 절차를 별도로 마련하고 있는바, 이러한 발명 신고가 접수된 경우, 원고는 대학은 발명 신고가 접수된 경우 그 권리 승계여부를 발명신고서가 접수된 날로부터 4개월 내에 해당 교직원등에게 통지하여야 한다. 제8조 (권리의 승계 등) ① 원고가 제7조 제1항에 의거하여 권리 승계 의사를 통지한 경우, 통지한 날부터 직무발명의 권리는 원고에 승계된 것으로 한다. ② 교직원 등은 제7조 제1항의 규정에 따라 원고로부터 권리 승계의 통지를 받기 전에는 직무발명에 관하여 특허출원이나 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.”

3.    서울중앙지법 판결 요지 – 직무발명의 자동승계 부정, KAIST 청구 기각

4.    판결 이유

(1)   발명진흥법 등의 관련 규정들에 의한다면, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우, 직무발명의 완성과 동시에 그에 대해 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자 등에게 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 종업원 등이 사용자 등에게 직무발명을 알린 후 사용자 등이 권리의 승계 의사를 알린 때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자 등에게 승계되는 것이 원칙이라고 할 것이다.

(2)   따라서 이 사건 각 특허발명이 그 완성시점에 원고에게 승계되는 것으로 인정하기 위해서는 이 사건 정관 및 직무발명규정에서 직무발명의 승계시기에 대하여 명확한 내용이 규정되어 있는 등의 특별한 사정이 인정되어야 할 것으로 판단되는데, 위 각 규정은 그에 대해 명확하게 정하고 있지 않다.

(3)   이 사건 정관은 제52조에서 “원고의 교직원이 그 직무수행 중에 이룩한 발명 또는 실용실안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 원고의 재산으로 한다.”고 하고 있기는 하나, 이와 함께 이 사건 직무발명규정에서 직무발명에 대한 권리의 승계절차를 별도로 마련하고 있는바, 이러한 절차가 진행되기 전까지는 원고가 직무발명을 승계할지 여부에 대해 결정되지 아니한 것으로 해석하는 것이 합리적이므로, 위 정관만으로 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에 사용자 등이 그 완성시점에 별도의 절차 없이 그에 관한 권리를 승계한다고 볼 수는 없다.

(4)   대학교수가 이 사건 각 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 외부 기업에게 양도함에 따라 이 사건 직무발명규정 제8조 제2항 내지 직무발명에 대한 권리를 원고에게 승계시키는 절차에 협력할 의무를 위반하였는지 여부는 별론으로 한다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 10. 20, 선고 2021가합547342 판결

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1.    사안의 개요

(1)   대학 산학협력단과 회사법인의 공동연구개발 결과 연구책임자 대학교수의 직무발명에 대한 공동 출원 및 공유특허 등록

(2)   대학교수가 산단의 지분권 이전 받고, 산단, 회사, 대학교수의 3자간 아래와 같은 내용의 특허실시계약 체결

(3)   산단과 회사는 각자 연구개발성과의 독점적 사용권 보유 - 대학교수는 산단의 특허기술 사용으로 이익이 발생할 경우 직무발명보상금을 받는다. BUT 공유특허권자 회사의 실시로 이익 발생하는 경우 발명자 대학교수는 회사 이익으로부터 직무발명보상을 받을 수 없음

(4)   문제점 - 대학 산단과 회사의 공유특허에서 공유자 회사의 실시로 발생하는 이익을 산단에서 배분 받는 권리가 없다면, 그 결과 대학교수가 단독 발명자인 경우에도 대학교수는 실시보상금을 받을 기회가 없음. 단독 발명자 대학교수가 특허실시로 인한 보상을 전혀 받지 못하는 특허실시계약의 문제를 뒤늦게 인식하고 그 무효를 주장하는 상황임 - 주장 및 입증 불충분으로 서울중앙지법 재판부는 계약무효 주장을 배척한 판결 선고함 

2.    발명자 대학교수의 특허실시계약 무효 주장

연구책임자 대학교수는 특허발명의 단독 발명자이고, 회사가 특허발명을 산학협력단과 공동 출원하게 된 근거인 특허실시계약은 불공정한 법률행위로서 민법 제104조에 따라 무효이거나 사회질서에 반하는 법률행위로서 민법 제103조에 따라 무효임. 따라서 특허에 관한 회사 지분의 등록명의를 말소할 의무가 있다.

3.    서울중앙지방법 판결 요지 - 민법 제104조 위반으로 무효 주장 배척

민법 제104조에 규정된 불공정한 법률행위는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하고, 주관적으로 그와 같이 균형을 잃은 거래가 피해 당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용하여 이루어진 경우에 성립하는 것으로서, 약자적 지위에 있는 자의 궁박, 경솔 또는 무경험을 이용한 폭리행위를 규제하려는 데에 그 목적이 있고, 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인 궁박, 경솔, 무경험은 모두 구비되어야 하는 요건이 아니라 그 중 일부만 갖추어져도 충분한데, 여기에서 궁박이라 함은 급박한 곤궁을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, 무경험이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻하고, 당사자가 궁박 또는 무경험의 상태에 있었는지 여부는 그의 나이와 직업, 교육 및 사회경험의 정도, 재산 상태 및 그가 처한 상황의 절박성의 정도 등 제반 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여야 하며, 한편 피해 당사자가 궁박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정 법률행위는 성립하지 않는다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2002다38927 판결 참조).

이 사건 특허실시계약은 원고, 피고, 이 사건 산학협력단 3자 간에 이루어진 계약에 해당하고, 특허실시계약 제9조 제4항에 따르면 원고는 이 사건 산학협력단이 연구개발 성과를 사용함으로써 이익이 발생한 경우 이 사건 산학협력단으로부터 직무발명보상금을 지급받도록 규정되어 있으며, 실제로 원고는 이 사건 산학협력단으로부터 이 사건 직무발명을 포함한 산학협력 성과에 대한 보상금 명목으로 1,000만 원을 지급받기도 한 것으로 보이므로, 이 사건 특허실시계약에 현저한 불균형이 존재하여 원고에게 불공정하다고 보기 어렵다.

달리 이 사건 특허실시계약의 내용이 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 볼 만한 증거가 없고, 원고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 특허실시계약 체결 당시 궁박, 경솔 또는 무경험한 상태에 있었다거나 피고가 이와 같은 상태를 알면서 이를 이용하려는 의사가 존재하였다고 인정하기에 부족하며 원고는 이에 관한 아무런 객관적인 증거도 제출하지 않았다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 4. 21. 선고 2021가합588480 판결

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대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 대학이나 산학협력단과 고용계약 관계가 존재하지 않습니다. 따라서 대학생, 대학원 석사과정 또는 박사과정 학생은 학교법인 또는 산학협력단 법인의 종업원에 해당하지 않습니다.

그런데, 대학생, 대학원생이 대학연구시설과 기자재를 사용하여 발명한 경우 직무발명이 아닌 자유발명으로 보고 대학은 직무발명에 관한 사용자의 권리를 전혀 인정하지 않는 것은 법감정에 맞지 않습니다. 대학이 소위 shop right의 연구설비와 기자재를 제공한 사용자와 실질적으로 동일하기 때문입니다. 다만 학생에서 급여를 주거나 발명관련 업무를 부과한 것은 아니라는 근본적 차이점은 있습니다.

다양한 견해와 입장이 있지만, 다수 학설과 판례는 대학생 또는 대학원생을 대학이나 산학협력단과의 관계에서 직무발명 및 종업원 발명자과 동일하게 보는 입장입니다. 엄밀하게 보면 법리적 난제가 많지만, 대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 취급하여 직무발명보상금을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 입장입니다. 대학연구현장의 현실을 감안하면 대학생 또는 대학원생 발명을 자유발명으로 취급하는 것보다 유리하다는 입장입니다.

현실적으로 대학생 또는 대학원생 관련 발명은 국가연구개발사업이나 산학협력연구과제에서 대학교수와 함께 연구원으로 참여하여 일정한 인건비를 지급받고 대학의 연구시설, 장비, 기자재 등을 사용하여 발명을 완성한 경우가 대부분입니다. 이와 같은 경우 직무발명으로 취급하는 것이 합리적입니다. 그렇지만 미리 연구협약서에서 연구원으로 참여할 대학생 또는 대학원생의 권리의무사항을 명확히 정하는 것이 바람직합니다.

대학생 또는 대학원생 발명자를 직무발명자로 보면 대학의 산학협력단에 대해 원칙적으로 대학교수와 동일한 권리의무를 갖습니다. 특허발명으로 인한 수익이 발생하면 규정에 따라 발명자 보상금을 받을 수 있습니다. 대학을 떠나더라도 특허존속기간(출원일로부터 20년 또는 최장 25년) 중 수익이 발생하는 동안에는 계속하여 발명자 보상금을 받을 수 있습니다.

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당함에도 불구하고 등록특허에 발명자로 기재되지 않은 경우라면 대학 산학협력단에서는 해당 대학생 또는 대학원생에게 발명자 보상금을 지급하지 않을 것입니다.

그와 같은 경우 대학생, 대학원생, Postdoc 발명자는 등록특허의 권리이전을 청구하거나 그 권리에 상응하는 발명자 보상금을 청구할 수 있습니다. 공동발명자 지위에서 특허의 지분이전청구권을 행사하거나 또는 발명자 보상금 중 특허권 지분비율에 따라 산정된 금액을 청구할 수 있습니다.

실제 사례로 대학원 석사과정 학생이 청구한 특허권지분이전을 인정한 서울고등법원 판결과 제외된 공동발명자에게 그 지분비율에 따른 직무발명보상금을 손해배상으로 인정한 대법원 판결이 있습니다.

연구원으로 참여했던 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자에 해당하는지 여부가 핵심포인트입니다. 발명의 완성에 실질적 기여를 했다는 입증자료를 제시할 수 있어야만 진정한 발명자로 인정받을 수 있습니다. 대학생 또는 대학원생이 진정한 발명자로 일단 인정된다면, 그 기여도에 상응하는 발명자 보상금 또는 손해배상을 받는 것은 그리 어렵지 않을 것입니다.

대학원생 공동발명자의 대학특허에 대한 특허 지분이전청구소송: 서울고등법원 2010. 12. 16. 선고 2010나87230 판결

대학의 지도교수 A, 석사과정 대학원생 B와 C 회사의 연구원 D는 산학협력공동연구를 수행한 결과, 완성된 발명을 C 회사 명의로 특허 출원하면서 발명자로 A 교수와 D 연구원만 올리고, 대학원생 B는 기재하지 않았습니다. 특허등록 후 대학원생 B가 진정한 공동발명자로서 자신의 권리를 주장하는 소를 제기하였습니다.

위 사례에서 해당 연구개발을 진행하던 와중에 A 지도교수가 안식년 휴가로 미국에 8개월 가량 체류하면서 이메일로 대학원생과 실험결과를 주기적으로 보고받고 그 해결방안을 지시하는 등의 방식으로 연구를 진행하였습니다. 대학원생 B는 시제품의 성능평가 등 실험을 수행하고, 특허명세서 초안작성도 담당하였습니다. 그 후 작성된 대학원생 B의 석사학위 논문도 특허출원 내용과 거의 동일한 내용이었고, 그와 동일한 내용의 논문을 학술대회에 발표하면서 논문의 공동저자로 지도교수 A와 대학원생 B로 기재하였습니다.

법원은 이와 같은 사실관계를 바탕으로 대학원생 B를 특허발명의 공동발명자로 인정하고, 그 기여율에 따른 지분을 30%로 인정하였습니다.

대학원생 B는 진정한 공동발명자임에도 불구하고, 특허출원서, 특허증 등 특허서류 어디에도 발명자로 언급되지 않았습니다. 이와 같이 제외된 진정한 발명자는 등록된 특허에 대한 관계에서 어떤 권리를 보유하며, 자신의 권리를 어떻게 구제받을 수 있을까요? 복잡한 쟁점이 많지만, 판결요지와 관련된 사항 몇 가지만 간략하게 설명드립니다. 

진정한 발명자의 권리보호 방안

(1) 대학원생 발명과 지도교수, 대학의 산학협력단의 관계

원칙적으로 대학생이나 대학원생은 대학의 종업원에 해당하는 교원이 아닙니다. 따라서 직무발명이 성립되지 않고, 특별한 사정이 없는 한 자유발명에 해당합니다. 직무발명이 아니므로 지도교수, 대학, 산단에서 대학원생의 발명에 관한 권리를 일방적으로 승계할 수 없습니다.

다만, 국책과제, 산학협동연구 등에서 참여 연구원으로 등록되어 인건비를 지급받는 경우에는, 각 특별법 및 관계법령에 따라 대부분 종업원의 지위에서 발명한 것으로 볼 수 있거나 연구협약서 규정에 따라 직무발명 관련 규정이 적용될 수 있습니다. 한편, 회사 재직 중 회사지원으로 대학원을 다니는 경우, 교수나 연구원이 안식년 휴가 중에 다른 대학, 연구소, 회사에서 연구하는 동안에 발명한 경우에는 2중적 지위로 인해 상당히 복잡한 문제가 많습니다.

(2) 대학원생의 특허지분권 및 지분이전청구권 

진정한 공동발명자는 해당 특허발명에 대해 지분권을 갖습니다. 진정한 공동발명자를 제외하고 등록받은 특허는 일종의 모인특허에 해당하지만, 대법원판결에서 예외적으로 진정한 권리자의 지분이전청구권 행사를 인정하는 경우에 해당합니다. 따라서, 대학원생 B는 현재의 특허권자를 상대로 특허권의 30% 지분을 자신에게 이전하라는 청구의 소를 제기할 수 있습니다.

(3) 진정한 공동발명자의 특허지분권 침해로 인한 손해배상청구

진정한 공동발명자는 특허의 지분권을 회수하는 대신, 그 지분권을 침해한 상대방을 상대로 손해배상을 청구할 수도 있습니다. 이 경우 제외된 진정한 공동발명자가 받을 수 있는 손해배상의 범위는 직무발명자가 사용자로부터 받을 수 있는 직무발명 보상금에 상당하는 금액이라는 대법원 판결이 있습니다.

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1. 소유관계 원칙의 개요  

(1) 연구개발성과는 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 연구개발기관이 소유하는 것을 원칙으로 함

(2) 공동연구개발과제의 경우 연구개발성과를 각자 창출한 경우 - 창출한 연구개발기관이 각각 소유

(3) 공동으로 성과를 창출한 경우 - 기여도를 기준으로 소유비율, 실시 등에 관한 사항을 협의하여 정함

(4) 위탁연구개발기관의 연구개발성과는 주관연구기관이 소유

2. 연구성과의 소유 관련 법규정

국가연구개발혁신법 제16조(연구개발성과의 소유·관리) ① 연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다. ② 제1항에도 불구하고 연구개발성과의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형과 비중에 따라 연구개발성과를 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 연구개발성과를 국가의 소유로 할 수 있다.

  1. 국가안보를 위하여 필요한 경우

  2. 공공의 이익을 목적으로 연구개발성과를 활용하기 위하여 필요한 경우

  3. 해당 연구개발기관이 국외에 소재한 경우

  4. 그 밖에 연구개발기관이 연구개발성과를 소유하는 것이 적합하지 아니하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

시행령 제32조(연구개발성과의 소유) ① 법 제16조제2항에 따라 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발과제를 수행하는 경우 그 연구개발성과의 소유에 관한 세부기준은 다음 각 호와 같다.

  1. 여러 연구개발기관이 각자 연구개발성과를 창출한 경우: 연구개발성과를 창출한 연구개발기관이 해당 연구개발성과를 소유한다.

  2. 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발성과를 창출한 경우: 연구개발성과를 창출한 기여도를 기준으로 소유비율을 정하되, 연구개발기관 간의 협의에 따라 연구개발성과의 소유비율 및 연구개발성과실시(연구개발성과를 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다) 등에 관한 사항을 정한 경우에는 그 협의에 따른다.

  3. 위탁연구개발기관이 연구개발성과를 창출한 경우: 주관연구개발기관이 소유한다.

3. 연구성과의 소유 규정 위반 시 행정적 제재 규정 – 연구자 개인의 특허출원 및 등록, 참여기업 명의 특허등록 등 사안

국가연구개발혁신법 제31조(국가연구개발사업 관련 부정행위의 금지) ① 올바른 연구윤리 확보를 위하여 연구자 및 연구개발기관은 국가연구개발활동을 수행하는 경우 다음 각 호의 국가연구개발사업 관련 부정행위(이하 "부정행위"라 한다)를 하여서는 아니 된다.

  3. 제16조제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 연구개발성과를 소유하거나 제3자에게 소유하게 한 행위

국가연구개발혁신법 제32조(부정행위 등에 대한 제재처분) ① 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 연구개발기관, 연구책임자, 연구자, 연구지원인력 또는 연구개발기관 소속 임직원에 대하여 10년 이내의 범위에서 국가연구개발활동(연구지원은 제외한다)에 대한 참여를 제한하거나 이미 지급한 정부 연구개발비의 5배의 범위에서 제재부가금을 부과할 수 있다.

  3. 연구자 또는 연구개발기관이 제31조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 부정행위를 한 경우

② 제1항에 따른 참여제한 처분이나 제재부가금 부과처분은 병과할 수 있다. ⑤ 제1항에 따른 제재처분은 그 제재사유가 발생한 연구개발과제의 종료일 또는 그 제재사유가 발생한 국가연구개발활동의 종료일부터 10년이 지나면 할 수 없다. ⑥ 제1항에 따른 제재사유별 참여제한의 기준 및 제재부가금의 부과기준, 제3항에 따른 연구개발비 환수의 기준 및 범위는 대통령령으로 정한다.

• 제재처분 기준 시행령 제59조 별표 6, 7 내용

(1) 참여제한: 3년

(2) 제재부가금: 연구기관 - 해당 단계 정부출연금 150% 이내, 연구자 개인 - 해당 단계 정부출연금 30% 이내

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1.    사안의 개요

(1)   대학연구실 지도교수, 박사과정 대학원생 연구생 참여 국가연구개발과제 수행

(2)   과제수행 결과에 대한 특허출원 시 실험을 담당하였던 참여연구원 대학원생 2명을 공동발명자로 기재하지 않음

(3)   참여연구원 제자 대학원생 2명이 특허무효심판 청구 – 대학원생 공동발명자를 모두 제외하고 특허출원, 공동출원 규정 위반으로 특허무효 주장

(4)   특허심판원 판단 – 공동발명자 불인정, 심판청구 기각 “특허발명의 제조 및 실험에 일부 기초 실험에 참여한 것은 인정되나, 이는 실험을 단순 보조한 수준에 불과하여 특허발명의 진정한 발명자로 볼 수 없음”

(5)   특허법원 판단 – 공동발명자 불인정, 청구기각 판결

2.    기본 법리

(1)   2인 이상이 공동으로 발명을 한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고, 그 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제33조 제2항, 제37조 제3항, 제44조). 이와 같은 규정에 반하여 등록된 특허는 무효이고, 이러한 등록무효 사유의 입증책임은 그 무효를 주장하는 자에게 있다.

(2)   특허법상 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조)

3.    구체적 사안의 쟁점 및 판단

(1)   무효심판 청구인 대학원생(원고)에게 공동발명자 및 공동출원 규정 위반 사실에 대한 입증책임 있음

(2)   특허법원 판단 – 참여연구권 대학원생들은 공동발명자에 해당한다고 보기 어려움

  A.     특허발명의 기술사상은 2008. 10. 지도교수에 의해 최초로 착상되었고 대학원생 연구원들에 의해 착상 내지 제안되었다고 인정할 아무런 증거가 없음

  B.     지도교수가 실험 전반을 계획하고 구체적인 실험 방향을 지시한 점

  C.     원고들이 일부 실험을 한 것은 인정되나 위와 같은 실험이 지도교수의 지시에 의한 것이 아니라 원고들에 의해 독자적으로 수행된 것이고, 나아가 그 실험에 의해 원고들이 이 사건 특허발명에 관한 새로운 착상을 구체화하거나 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였다고 단정할 수 없음

  D.     과제연구를 진행하는 과정에서 형광파장이 겹쳐 실험결과를 제대로 해석하기 어려운 난관이 있었고 이를 극복하기 위해 공초점 현미경 판매 회사(Carl Zeiss)에 기술자문을 요청하여 설정을 변경하였다고 주장하나, 이를 원고들이 ‘이 사건 특허발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상’ 및 ‘발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 지도’를 하였다고 볼 수는 없음

  E.      특허발명 과정에서 작성된 실험노트에는 지도교수가 특허발명을 설계한 과정과 그에 대한 구체적인 내용이 기재되어 있을 뿐, 원고들이 그러한 구조의 설계나 관련된 착상에 관여하였거나 실험 과정에서 난관에 봉착하여 그 해결책을 제시하거나 실험조건을 변경하는 등의 방법으로 적극적으로 이 사건 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하였음을 인정할 아무런 기재가 없음.

첨부: 특허법원 2021. 12. 3. 선고 2021허1424 판결

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1. 사안의 개요 및 쟁점

소송경위 - 대학교 산학협력단(원고)에서 발명자 교수(피고)를 상대로 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다는 이유로 피고에게 이 사건 발명에 대한 특허권이전등록 요구 BUT 교수가 불응하여 특허권이전등록을 청구하는 민사소송을 제기함 

발명자 교수(피고) 주장의 요지 - 이 사건 발명의 특허와 관련된 내용으로 어느 곳에서도 연구비를 지원받지 않았으며, 대학교 연구시설을 이용하여 연구하지도 않았으므로, 이 사건 발명은 피고의 직무에 관하여 발명된 것이 아니라고 주장. 직무발명에 해당하지 않는다는 주장

쟁점 - 이 사건 쟁점은 국립대학교인 A대학교 교원인 피고의 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부

2. 판결요지

⑤ 이 사건 지식재산권 규정은 ‘교직원 등이 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명’도 직무발명에 포함됨을 명시하고 있고(제3조 제2호 ‘나’목), 이는 교원의 발명이 교직원의 직무에 속하는 발명의 범주를 구체화해 놓은 것이라 할 것인데, 이 사건 발명은 위 연구과제 수행의 직접적인 결과는 아니라 할지라도, A대학교 교수라는 지위 및 A대학교로부터 연구의무가 부여된 학문과의 연관성에 의해 부여된 선행 연구에 상당부분 기반한 연구라고 보인다.

 ⑥ 발명진흥법 제2조가 규정하는 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속한다’는 의미는 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는데(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조),

앞서 인정한 사실관계에 의하면, 피고의 이 사건 발명은 A대학교가 원고에게 부여한 직무내용과 책임범위로 보아 발명이 기대되는 범위라고 볼 수 있다.

발명자 교수(피고)의 주장에 관한 판단

한편 피고는 ① 교육부에 직물발명 여부를 판단할 권한이 없으므로 교육부의 감사결과요구는 위법하고, ② A대학교 직무발명심의위원회의 구성 및 심의 절차가 위법하여 위 위원회가 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다고 결정한 것은 부당하다는 취지로 주장하나, 피고가 주장하는 위와 같은 사유는 이 법원에서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 데에는 아무런 영향을 미치지 아니하므로, 이에 관한 피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 피고는 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 따라 그 직무발명에 관한 권리를 승계한 A대학교의 전담조직인 원고에게 [별지 1] 목록 기재 특허권에 관하여 승계의 의사표시가 피고에게 통지된 2018. 3. 9.(발명진흥법 제13조 제2항의 취지에 따라 직무발명의 승계자인 원고가 승계의사표시를 알린 때를 기준으로 한다. 피고는 또한 이전 등록 기준일에 대하여는 다투지 아니한다) 권리승계를 원인으로 한 특허권 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가합503394 판결

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국가연구개발사업 과제협약서의 특약조건이 법령 규정과 맞지 않는 경우 – 협약서 부가조건의 효력 불인정: 서울행정법원 2018. 5. 10. 선고 2017구합5782 판결

가. 협약서 부가조건과 법령의 사업비 환수처분 규정 – 사업비 환수범위 불일치

제1차 협약 제26조(부가조건)

③ 갑(한국연구재단)은 병(원고 B)이 최초 연구개시일로부터 1년 이내에 D연구원(외부연구단 포함)의 연구단장, 그룹리더 등으로 선정되어 D연구원 수행 과제에 전념하는 경우 평가결과에 따라 지출한 인건비를 제외한 연구개발비 전액을 환수할 수 있다.

제2차 협약 제26조(부가조건)

 ③ 갑(한국연구재단)은 병(원고 B)이 연구 중에 D연구원 단장, 그룹리더 등 타 사업으로의 이동을 원칙적으로 불인정하고, 위반 시 불성실한 연구로 간주하여 참여제한 및 지급 연구비를 전액 환수할 수 있다. 단, 연구과제가 종료 예정이거나 단계종료 시점에 연구 목표를 달성하고 이동하려는 사업과 연계성이 있다고 검증되는 경우에는 중단을 허용할 수 있다.

나. 구 국가연구개발사업 관리규정 제27조 제10항 및 별표 5  

다. 협약서 부가조건 위반행위 발생과 환수범위에 관한 쟁점

해당 과제 2차년도 진행 중에 연구책임자가 다른 과제의 연구단장으로 가면서 협약서 제26조에서 정한 부가조건을 위반하였습니다. 협약서에서는 부가조건을 위반하면 출연 연구비의 전액을 환수할 수 있다고 규정하였습니다.

한편, 아래에서 보듯, 연구책임자가 타 과제의 연구단장으로 자리를 옮긴 것은 “정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우”로 볼 수는 없습니다. “그 밖의 국가연구개발사업을 수행하기에 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우”에 해당합니다.

그런데 위 관리규정의 별표 5에서는 그 경우 환수범위를 “해당 연도의 출연금의 범위에서 위반행위의 경중 및 위반사유를 고려한 금액”이라고 정하고 있습니다.

이와 같이 당사자가 체결한 협약서 내용과 국가연구개발사업 관리규정의 법령 규정이 일치하지 않을 때, 협약서 위반행위에 대한 재제처분을 협약서에 규정에 따라 하는 것이 적법한지 여부가 쟁점입니다.

라. 서울행정법원 판결요지

서울행정법원은 “(1) 국가연구개발사업 관리규정의 환수규정은 상위법인 과학기술기본법의 위임에 따른 것으로 대외적 구속력이 있는 법규명령에 해당하고, (2) 위 법규명령이 정한 범위를 벗어난 해당 협약의 부가조건은 그 자체로 위법하다”고 판결하였습니다. 즉, 법령에 반하는 내용의 협약서 부가조건에 따른 제재처분은 위법하다고 판시하였습니다.

마. 사실상 연구과제의 수행 포기에 해당하는지 여부 – 부정

피고는 주관연구책임자의 이탈은 연구개발과제의 수행 포기와 사실상 다를 것이 없고, 구 국가연구개발사업 관리규정 제27조 제10항 및 [별표5]에서 ‘정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우’ 에는 ‘총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액’의 범위 내에서 환수처분을 할 수 있도록 규정하고 있음에 비추어 보면 이 사건 환수처분은 재량권의 범위를 일탈한 것이 아니라는 취지로 주장하고 있다.

살피건대, 피고가 이 사건 환수처분 당시 처분사유로 ‘협약규정 위반(이직)’만을 제시하였음은 앞에서 본 바와 같고, 피고 스스로도 이 사건 환수처분 당시 ‘정당한 사유 없이 연구개발 과제의 수행을 포기한 경우’를 처분의 법적근거로 삼지 아니하였음을 인정하고 있는 점, 피고의 위 주장을 처분사유의 추가 또는 변경으로 선해하여 보더라도 과제수행을 포기하였다는 사실은 협약상 겸직이 금지된 지위에 선임되었다는 사실과는 기본적 사실관꼐가 동일하지 않고, ‘과제수행 포기’가 당초의 처분사유인 ‘협약의 규정 위반’을 구체적으로 표시한 것에 불과하다고 볼 수도 없는 점, ‘포기’란 ‘하려던 일을 도중에 그만두어버리는 행위’를 의미하는데, 원고들이 한국연구재단에 이 사건 연구과제 수행을 그만두겠다는 의사를 한 차례도 표시한 바 없고, 오히려 한국연구재단과 이 사건 제1차 협약에 이어 이 사건 제2차 협약을 체결하였으며, 현재까지도 적극적으로 이 사건 연구과제의 수행의지를 표명하고 있는 이상, 원고들이 이 사건 연구과제 수행을 포기하였다고 볼 수 는 없는 점 등을 고려하여 보면, 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

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1. 사안의 개요

- 국가연구개발과제 - 연구비 1억원, 과제기간 1년, 대학원생 연구비 공동관리 금액 3천7백만원 사안

- 제재처분 – 대학 산단에 대한 연구비 환수 약 3천7백만원, 제재부과금 약 7백5십만원, 과제책임자 교수에 대한 5년의 참여제한 처분

2. 서울행정법원 판결 요지 – 과제책임자 교수에 대한 5년의 참여제한 처분 취소 BUT 연구비 환수 및 제재부과금 처분은 유지

3. 판결이유 - 재량권 일탈, 남용 – 법령, 규정의 상한만을 적용한 것은 지나치게 가혹함

제재적 행정처분이 사회통념상 재량권의 범위를 일탈하였거나 남용하였는지 여부는 처분사유로 된 위반행위의 내용과 당해 처분행위에 의하여 달성하려는 공익 목적 및 이에 따르는 제반 사정 등을 객관적으로 심리하여 공익 침해의 정도와 그 처분으로 인하여 개인이 입게 될 불이익을 비교 교량하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 12. 12. 선고 2001두1108. 판결 등 참조).

구 과학기술기본법 제11조의2 제1항은 연구개발비를 사용용도 외의 용도로 사용한 경우 5년의 범위에서 소관 국가연구개발사업의 참여제한처분을 할 수 있음을 규정하고 있고, 제9항은 참여제한 사유별 참여제한기간과 사업비 환수액에 대한 구체적인 기준, 위반행위의 종류, 정도 등에 따른 제재부가금의 금액 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 위임하고 있다. 이에 따라 이 사건 관리규정 제27조 제1항에서는 구체적인 참여제한 사유별 참여제한기간에 관해 규정하고 있는데, 제5호 (다)목에서는 ‘용도 외 사용 금액이 해당 연도 연구개발비의 30퍼센트 초과인 경우’ 참여제한기간을 ‘5년 이내’로 규정하면서도, (라)목에서는 ‘용도 외 사용금액에 학생인건비가 포함된 경우’ 참여제한 기간을 ‘5년’으로 규정하고 있다.

이와 마찬가지로 보건의료 관리규정 제33조 제1항 제6호 (다)목에서도 ‘용도 외 사용 금액이 해당 연도 연구개발비의 30퍼센트 초과인 경우’ 참여제한기간을 ‘5년 이내’로 규정하면서도, [별표 7]에서는 ‘참여연구원의 인건비를 연구책임자나 연구기관이 편취한 경우, 참여연구원이 아닌 사람에게 인건비를 지급한 경우, 참여연구원의 인건비를 연구책임자가 회수하여 재분배한 경우, 해당 연구개발과제 수행과 관련이 없는 활동으로 연구활동비를 집행한 경우’ 등에 참여제한기간의 기준을 ‘5년’으로 정하고 있다.

구 과학기술기본법 제11조의2 제9항의 위임에 따른 이 사건 관리규정 제27조 제1항 제5호 (라)목의 처분기준은 비록 법규명령이기는 하나, 모법의 위임규정의 내용과 취지 및 헌법상 과잉금지의 원칙과 평등의 원칙 등에 비추어 보면, 같은 유형의 위반행위라 하더라도 그 규모나 기간, 사회적 비난 정도, 위반행위로 인하여 다른 법률에 의하여 처벌받은 다른 사정, 행위자의 개인적 사정 및 위반행위로 얻은 불법이익의 규모 등 여러 요소를 종합적으로 고려하여 사안에 따라 적정한 참여제한의 기간을 정하여야 하므로, 그 기간은 확정적인 것이 아니라 최고한도라고 보아야 할 것이다(대법원 2006. 2. 9. 선고 2005두11982 판결의 취지 참조).

비록 원고에게 이 사건 연구과제에 관한 연구개발비를 사용용도에 따라 적정하게 관리, 사용하지 아니한 잘못이 있고 이에 따라 연구책임자인 원고에 대한 제재가 이루어질 필요가 있음을 부정할 수 없다고 하더라도, 이 사건 참여제한처분은 이로 인하여 달성하고자 하는 학생 인건비의 충실한 지급과 국가연구개발사업의 부실 방지 등의 공익에 비하여 원고가 입게 되는 불이익이 지나치게 가혹하여 비례의 원칙에 위배되는 것이어서 재량권을 일탈, 남용한 위법이 있다.

이 사건 관리규정 제27조 제1항 제5호 (라)목에서는 용도 외 사용금액에 학생인건비가 포함된 경우 참여제한기간의 기준을 일률적으로 5년으로 정하고 있고, 피고는 이에 따라 이 사건 참여제한처분을 하였다.

그러나 위 규정은 (가)목 내지 (다)목과 달리 용도 외 사용 금액이 연구개발비에서 차지하는 비율이나 용도 외 사용행위의 태양 및 경중 등을 불문하고 학생인건비가 포함되었다는 이유만으로 참여제한 기간의 상한을 적용하도록 정하고 있다는 점에서 부당하다.

제27조 제1항에서 정하고 있는 사유별 참여제한기간 중 위와 같이 5년의 기간을 일률적으로 정하고 있는 것은 ‘정당한 절차 없이 연구개발 내용을 해외로 누설, 유출한 경우’ 제2호) 뿐인데, 위와 같은 행위태양은 연구개발과제에 따른 성과를 무단으로 유용함으로써 국가연구개발사업의 수행에 관한 공익에 중대한 지장을 초래하는 것이라는 점에서 학생인건비가 포함된 용도 외 사용에 관한 제재의 수준이 다른 행위태양에 비하여 과중한 측면이 있다.

참여제한처분은 과학기술기본법에 따라 중앙행정기관이 추진하는 국가연구개발사업의 참여를 제한하는 것인데, 상당수의 연구과제가 국가로부터 연구개발비의 전부 또는 일부를 지원받아 이루어지는 연구 환경에 비추어 볼 때 5년간의 국가연구개발사업 참여제한처분으로 인하여 연구자인 원고가 입게 되는 불이익은 상당히 중대하다고 할 것이다. 이는 이 사건 참여제한처분으로 인하여 원고가 학교나 기업의 지원으로 이루어지는 연구사업에 참여할 기회가 배제되지 않는다고 하더라도 마찬가지이다.

첨부: 서울행정법원 2021. 1. 8. 선고 2019구합83625 판결

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