-- 기술이전 및 라이선스 계약의 구속을 벗어나는 방안 + 영업비밀침해 위험을 벗어나는 방안: Clean Room Approach + 독자개발 Record --

 

앞선 판결 사례는 기술도입 시점으로부터 20여년 경과된 후, 기술도입계약을 해지한 후에도 그 계약서의 기술보호의무조항의 구속을 벗어나지 못한 것입니다. 실무적으로 자주 발생하는 사례입니다.

 

기술도입자 입장에서 시도한 다양한 해결방안 중 성공사례도 있지만 실패하여 계약위반 책임을 부담한 사례도 많습니다. 승패의 핵심요소는 clean room approach를 통한 독자개발 사실을 입증할 수 있는가 여부입니다. 참고로 독자개발을 인정한 판결사례를 간략하게 소개합니다.

 

1. NCI v. M&S 판결 (N.D. Ill. 2008)

 

기술제공자 Licensor NCI는 기술도입자 Licensee M&에게 Visual Eye Chart 소프트웨어 라이선스를 제공하였습니다. 라이센시 M&S에서 독자적으로 소프트웨어를 개발하였다고 주장하면서 제품을 판매하자, 라이센서 NCI M&S의 소프트웨어는 2차적 저작물이라 주장하며 저작권 침해소송을 제기하였습니다.

 

이 사안에서 M&S는 완벽하게 인적으로 분리된 2개의 팀을 만들어, 첫번째 팀에서는 위 라이선스에 의해 허용되는 범위 내에서 최대한 기존 제품에 대한 기능적 분석을 하고(Dirty Room), 두번째 팀은 이러한 기능적 분석으로부터 도출된 정보만을 토대로 완전히 새로운 코드를 작성하여 제품을 개발하였다는 점(Clean Room)을 증거에 의해 입증하였습니다. 법원은 Clean Room Defense를 인정하고, 독자개발 + 라이선스 계약위반책임을 부정하였습니다.

 

이 사안에서 제품 개발에 필요한 기초자료가 되는 기술정보를 수집, 정리한 인력과 독자적인 개발을 진행한 개발팀까지 인적으로 완전히 분리하여 개발을 진행하였습니다. 기술정보를 수집, 정리하는 과정에서 라이센서의 기술정보에 노출될 수 있는데, 이러한 위험을 위와 같은 인적 격리 내지 차단을 통해 제거함으로써 철저한 Clean Room 환경에서 개발되었음을 더 효과적으로 입증할 수 있었습니다.

 

2. NEC v. Intel 판결 (N.D. Cal. 1989)

 

Intel에서 자사 8086 프로세서의 코드를 NEC에서 복제하여 프로세서를 개발했다고 주장하면서 저작권 침해소송을 제기한 사안입니다. NEC에서는 Clean Room Approach를 통해 독자개발 했다고 주장하였습니다.

 

NEC는 양사의 프로세서 코드에 대한 지식이 없는 엔지니어들로 구성된 외주업체에게 필요한 스펙만을 제공하고 코드를 개발하도록 하였고, Clean Room 환경에서 개발과정 및 그 결과물 등 구체적 Record를 독자개발 증거로 제시하였습니다. 사실 개발과정에서 Clean Room Approach 실행과정에 다소 문제가 있었다는 점이 사후적으로 밝혀졌지만 다른 유리한 증거와 종합적으로 판단하여 최종적으로 NEC Intel 기술을 침해하지 않았다는데 성공하였습니다.

 

3. 실무적 대응방안

 

계약상 비밀유지의무규정의 적용범위에서 그 보호대상에 해당하지 않는 기술정보는 자유롭게 활용할 수 있습니다. 구체적으로 정리하여 그 한계를 파악한 후 자유롭게 사용할 수 있는 정보는 최대한 활용해야 합니다.

 

법적으로 허용되는 리버스 엔지니어링을 통해 얻어진 기술 정보를 토대로 독자적 개발을 하는 것도 중요합니다. 계약상 리버스 엔지니어링 금지의무를 부담하지 않아야 유리합니다.

 

구체적으로, 비밀유지 의무 없이 미리 보유하고 있던 정보 + 정보제공자 이외의 출처로부터 정보수령자가 비밀유지의무 없는 정보를 수령한 내용 + 정보제공자가 제공하기 전에 정보수령자가 비밀유지의무가 없는 상황에서 정보수령자에게 알려지게 된 내용 등은 계약상 비밀보호의무 대상에 포함되지 않습니다. 논문, 학술지 및 공개된 특허, 제안서 및 설명자료 등을 통해 공중에 공개된 공지기술은 자유롭게 활용할 수 있습니다.

 

독자개발을 시작하기 전에 계약상 비밀정보보호 적용대상이 아닌 기술정보의 기술자료집을 만들어 장래 소송에 대비하는 것이 바람직합니다. 기술자료집은 매우 중요하므로 전문가로 구성된 충분한 자원을 투입하여 관련 논문, 학회지, 발표자료, 특허공보, 심사자료, 관련 소송기록 등 기술자료를 최대한 수집, 정리해야 합니다.

 

독자개발에서 Clean Room Approach의 핵심요소는 개발팀의 인적, 물적 격리 및 차단여부입니다. 제공된 정보로부터 차단된 연구원, 엔지니어, 매니저로 구성된 독자 개발팀을 구성해야 합니다. 독립된 제3자의 외부업체에 개발을 의뢰하는 것도 좋습니다. 사내라면 물리적으로 격리된 별도의 공간을 마련하는 것이 좋습니다. 개발팀에 비밀유지서약서를 받고, 개발팀에 제공되는 기술자료집 등 정보 외에 다른 자료를 그 어떤 제3자로부터도 제공받을 수 없다는 내용도 포함해야 할 것입니다.

 

장래 법적 분쟁을 염두에 두고 기술이전계약서를 검토하고 해석하여 그 적용범위를 신중하게 결정해야 합니다. 계약범위 이외에도 영업비밀침해, 부정경쟁행위 또는 일반 불법행위의 책임소지는 없는지 등등 신중한 검토가 필요합니다. 독자개발 준비단계부터 완료까지 법률 전문가의 참여를 통해 통합적 검토와 실행여부에 대한 점검이 필요합니다.

 

 

작성일시 : 2016. 5. 25. 08:30
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-- "한국기업의 특허실무자를 위한 미국특허등록, 특허분쟁대응 및 특허소송 실무 세미나" 발표자료 -- 

 

첫 번째 세션의 테마 "한국기업의 특허실무자에게 필요한 미국특허소송의 기본구조 및 절차개요, 소송개시 전 필수적 조치인 Litigation Hold, Document Preservation 등 실무적 사항 검토 한국 특허소송실무와 차이점을 중심으로-"에 관한 발표자료입니다. 미국소송에서 디스커버리 위반에 대한 제재조치 판결사례를 정리한 것도 참고자료로 올려드립니다.

 

*첨부파일:      

1. 미국특허소송의 절차개요 및 실무적 포인트 정리

1 미국특허소송절차 개요_김국현 발표자료.pdf

2. 미국특허법에서 특허무효도전 절차 및 최근 현황 통계자료

2 미국_특허무효도전절차 개요_김국현 발표자료.pdf

3. 미국소송에서 디스커버리 위반에 대한 제재조치 사례

3_미국소송 디스커버리 위반시 제재조치 사례.pdf

 

작성일시 : 2015. 7. 23. 09:43
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-- 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 영업비밀 기술자료 원본등록 -- 

 

기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹페이지 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

 

작성일시 : 2015. 1. 9. 08:47
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-- 특허무효와 라이센스 로열티 지급의무 관계 -- 

 

예전에 뉴스레터로 정리하여 발송한 적이 있는 글을 참고로 올려드립니다.

 

특허청 통계를 보면 2009년 무효심판이 청구된 특허의 71.6%가 무효심결을 받았습니다. 무효심판에서 유효로 살아 남은 특허 중 약 30% 정도가 특허법원에서 다시 무효로 판결된다고 합니다. 따라서, 현재 기술이전 또는 실시권 설정 등 라이센스 대상이 된 특허가 라이센스 계약 체결 후 무효로 되는 경우가 빈번하다고 할 수 있습니다.

 

그와 같은 경우에 라이센시는 특허가 무효가 되었음을 이유로 장래 지급해야 할 로열티를 거절하고, 나아가 이미 지급한 로열티까지 반환해 줄 것을 요구하는 사례가 실제 발생하고 있습니다. 그런데, 기술이전을 통해 실질적 이득을 취한 라이센시가 사정이 변경되었다고 하여 위와 같은 주장을 하는 것이 타당한가 문제됩니다. 더 나아가서는 라이센서로서는 그와 같은 위험을 차단하기 위해 애초 계약할 때에 취할 방책은 없는가 등을 검토해 볼 문제입니다. 예를 들어, 라이센시는 해당 특허의 효력에 관해 다툴 수 없도록 정하면 되지 않을까? 불가능하다면, 라이센서의 이익 상실을 최소화하기 위해 계약 체결시 주의해야 할 사항은 어떠한 것이 있을까? 등등은 아주 중요한 문제입니다. 다음과 같은 쟁점을 살펴보는 것이 모든 해답은 아니겠지만 몇 가지 문제에 대해서는 조금이라도 도움이 되지 않을까 생각합니다.

 

사례 :  특허권자 에게 의 특허 A에 대한 실시권을 허여하였고, 에게 실시료를 지급하기로약정하였다. 그런데 이후 A 특허에 대하여 특허청에 무효심판을 청구하였고, 결국 특허 A는 무효로 되었다.

 

Q. 특허 A가 무효인 경우에도 특허권자 은 라이센시 로부터 로열티를 받을 수 있을까?  

 

A.  특허심판원의 심결 및 법원 판결을 통해 A 특허가 무효로 확정되는 경우, 결국 A 특허는 처음부터 없었던 것으로 되고, 그에 기한 사이의 실시권 설정계약도 원시적 불능으로 무효가 된다.

 

이러한 경우에 관하여 서울고등법원 판례는 특허권이 유효함을 전제로 한 실시권 설정계약에 따라 특허권자가 실시자에게 로열티 지급을 청구하는 것은 권리남용이 되어 허용되지 않는다.’는 입장이다(서울고등법원 2006 76103 판결, 확정). 한편, 위 사건의 원심 판결문에는 특허권자가 실시자로부터 이미 지급받은 로열티는 부당이득에 해당한다고 함으로써, 오히려 라이센시가 특허권자에게 이미 지급한 로열티의 반환을 청구할 수 있다는 취지로 판결하였다. (서울중앙지방법원 2005가합62919 판결, 다만, 아직 대법원에서 이 쟁점을 정면으로 다룬 사례는 없다). 

 

따라서, 위와 같은 판례에 따를 경우, A 특허가 무효가 됨으로써 에게 A 특허에 대한 대가로서의 로열티를 청구할 수 없게 된다. 더 나아가 이미 받은 로열티까지 에게 반환하여야 하는 위험에 처할 수도 있게 된다.

 

Q. 특허권자 은 계약을 통해 A 특허의 무효를 다툴 수 없도록 할 수는 없을까?

 

A.  3자의 A 특허무효 주장은 예측 할 수도 막을 수도 없지만, 계약 관계에 있는 에 대하여는 계약시 A 특허의 효력을 다툴 수 없도록 정한다면, 최소한 에 의해 특허가 무효가 되는 등의 위험은 사전에 방지할 수 있지 않을까? 이른바, 계약서에 부쟁(不爭)의무 조항을 명기할 경우의 그 효력에 관한 문제이다.

 

그런데 공정거래위원회가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이른바 「공정거래법」’) 위반 여부를 판단하기 위하여 제시한 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」에서는 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위를 「공정거래법」 위반 행위로 제시하고 있다. , 부당하게 부쟁의무 약정을 체결하는 경우에는 「공정거래법」 위반이 된다는 것이다. 다만, “부당여부는 부쟁의무 약정의 배경과 의도, 시장 경쟁에 미치는 효과 등에 따라 판단하는 것으로, 구체적 사정에 따라 법 위반 여부가 달라지게 된다.

 

만약, 부쟁조항 약정이 「공정거래법」 위반으로 판단될 경우에는 공정거래위원회는 부쟁의무 조항의 삭제를 명하는 시정명령을 내릴 수 있고, 사법상으로는 부쟁의무 약정 자체가 무효로 되거나 부쟁의무를 강제하는 것이 권리남용 행위로 평가되어, 계약 상대방의 무효심판 청구도 계약 위반이 아닌 것으로 된다. 참고로, 부쟁의무 약정에 대하여 미국, 일본 등에서는 해당 공정거래법 위반의 소지가 높은 것으로 보고 있으나, 독일은 위반되지 않는 것으로 보는 경향이 있다.

 

따라서, 부쟁조항으로는 무효심판 청구를 저지할 수 없다고 보아야 할 것이다. 다만, 실무상 부쟁의무 조항을 넣는 것이 조금이라도 도움이 될 것이므로 바람직하다.

 

이 경우 실시권자는 무효심판 청구권자인 이해관계인에 포함되지 아니하므로, 실시권자의 무효심판 청구는 부적법 하다.’는 주장을 통해 의 무효심판 청구가 부적법함을 주장하는 방법을 생각해 볼 수도 있다. 이에 대해 판례 입장도 일관되지 않다. 다만, 실시권자가 로열티를 지급하지 않을 목적으로(또는 이미 지급한 로열티를 반환받을 목적으로) 무효심판 청구를 하는 경우에는 실시권자도 위 이해관계인으로 인정될 가능성이 높은 것으로 보인다.

 

결국, A 특허에 특허 무효의 사유가 있고 이 로열티 지급의무를 소멸시키고자(더 나아가 위같이 이미 지급한 로열티를 반환받고자) 무효심판 청구를 하는 경우에는, 이 라이센스 계약서에 부쟁의무 조항을 두어 의 심판청구의 자유를 제한한 점에는 합리적인 이유가 있었음을 설명할 수 있어야 한다. 실패한다면, 결국 A 특허가 무효가 됨으로써 발생하는 손해 및 이익 상실을 감수 할 수 밖에 없게 된다.

 

Q.  특허 A의 효력을 100% 장담할 수 없다면, 특허권자 甲은 이익상실 가능성을 최소화하기 위한 예방책으로 어떠한 점을 주의해야 할까?

 

A.  A 특허가 무효가 된다 하더라도, 사이의 라이센스 계약 내용에 사실상 영업비밀, 노하우 이전을 포함한 기술지원 등이 포함되어 있는 경우에는, 은 여전히 기타 노하우의 사용에 대한 대가로서의 로열티는 받을 수 있다. , 로열티 감액은 피하기 어려울지 모르더라도 일부 로열티는 여전히 받을 가능성이 있다.

 

그러나 이미 분쟁이 발생한 이후에는 계약서 기재 로열티가 무효가 된 A 특허 이외 영업비밀, 노하우, 기술지원 등에 대한 대가를 포함한 것이다.’라고 주장하는 것만으로는 위와 같은 일부 로열티도 지급받는 것이 쉽지 않다. 이미 관계가 악화된 이 계약서에 기재되어 있지 않은 로열티 지급 의무를 인정할 가능성이 없기 때문이다. 공정거래위원회도 유사한 사례에서, 특허권자 라이센서가 위 조항(로열티 조항)은 특허 이외의 영업비밀, 노하우 등에 대한 대가지급 조항으로서 이러한 노하우에 대한 대가지급은 지극히 정당한 것이라는 주장을 한데 대하여, “피심인들(특허권자들)은 해당 조항은 특허권에 대한 대가 지급이 아니라 노하우에 대한 대가 지급 조항이라고 주장하나 피심인들의 주장을 인정할 만한 명백한 근거가 없고, 오히려 문제된 조항에 기재된 ‘Exhibit B’는 특허기술 목록이므로 특허권에 대한 대가 조항으로 판단된다.”고 심결(2009지식0329)한 바 있다. , 라이센스 계약에 따라 로열티 지급 대상은 특허기술에 한정된다는 것이다.

 

따라서 과 라이센스 계약을 체결할 때에 이 지급하는 로열티에는 A 특허의 실시에 대한 대가 이외 관련된 의 영업비밀, 기타 노하우의 이전, 기술지원 등에 대한 대가가 포함된 것임을 명시하는 것이 필요하다. 영업비밀 및 기타 노하우를 특정할 수 있다면 그 내용을 계약서에 특정하는 것도 바람직할 수 있다. 반대로 이 이전하는 기술 내용을 구체적으로 표기하지 않거나, 막연히 실시를 허여하는 특허권 리스트만 기재하는 경우라면 장래 특허무효로 인한 분쟁을 피하기는 쉽지 않을 것이다. 또한 ‘B 특허의 실시, 의 영업비밀 및 노하우 등의 이전에 대한 대가도 포함된 것임을 인식하고 그 로열티 지급 범위를 정한 것임을 명백히 알 수 있도록 약정 문구를 명확하게 기재해 두는 것이 필요하다. 더 나아가 계약 체결 후에는 A 특허 기술 이외에 이전되는 영업비밀 또는 노하우가 어떤 것이 있는지 수시로 점검하여 목록을 작성해 두고, 이전된 서류의 원본 또는 사본 등을 보관해 두는 것이 필요하다.

 

작성일시 : 2014. 10. 31. 17:38
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