공동출원__글11건

  1. 2024.03.12 공동출원인, 공유권자의 지분양도, 매도인의 등록무효심판청구 – 금반언 원칙 위반 여부 판단: 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결
  2. 2023.12.19 제품개발사 vs 생산수탁 제조사 vs 디자인 개발사 – 제조위수탁 계약, 디자인개발 계약, 디자인 창작자, 디자인 권리 조항, 모인 출원 및 등록 주장 무효심판: 특허법원 2023. 11. 9. 선고 2023허1164..
  3. 2023.12.01 발주사와 제조사의 공동개발 제품의 디자인 창작자 쟁점 - 제조사 단독출원 디자인등록의 무효 여부 판단: 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허1810 판결
  4. 2023.10.12 디자인권 양도인, 특허권 양도인 무효심판청구 허용 – 양도인의 금반언 또는 신의성실 원칙, assignor estoppel 적용 불인정: 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결
  5. 2023.09.07 계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결
  6. 2023.08.10 디자인 창작성, 용이창작 무효사유 판단 - 상품모방, 디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점: 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결
  7. 2022.09.26 금형 외주제작 상황에서 제품 디자인의 창작자 판단 – 발주회사의 실질적 기여 불인정 및 공동 창작 불인정: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2595 판결
  8. 2020.11.10 등록디자인의 창작자 확정 – 여러 차례의 디자인개발회의에 다수 참여, 외부 디자인전문업체도 참여한 경우 - 최종 채택된 등록디자인의 창작자 판단 일본 판결
  9. 2020.07.14 직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의 자기거래금지 조항 위반 판단 – 특허공유지분의 특수성 인정: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선..
  10. 2020.03.16 직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의 자기거래금지 조항 위반 판단 – 특허공유지분의 특수성 인정: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선..
  11. 2019.04.17 복잡한 특허권공유 법률관계 최근 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에서 공유자 사이 법률 관계 – 공유특허 분할청구, 지분 처분 및 이전등..

 

1.    사안의 개요

 

(1)   등록디자인을 공동으로 출원하여 등록받았는데, 이후 원고는 자신의 지분을 피고에게 모두 양도하여 피고가 단독으로 이 사건 등록디자인을 보유하게 되었다.

 

(2)   그런데 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 공지디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인이므로 무효에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였음

 

2.    매수인 피청구인의 주장 및 쟁점

 

(1)   피고는, 원고가 자신이 스스로 피고에게 양도한 이 사건 등록디자인에 무임승차하기 위해 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판을 청구한 것은 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙(assignor estoppel)에 위반되는 행위

 

(2)   심판청구 및 이 사건 소는 부적법하다고 본안 전 항변

 

 

3.     쟁점 - 등록디자인의 양도인이 해당 등록디자인에 관하여 무효심판청구하는 것이 금반언 원칙에 위반되어 부적법한지 여부

 

4.    특허법원 판결 요지

 

(1)   등록권지의 양도인이 등록무효심판을 청구할 수 있음 금반언 원칙 위반 아님  

 

(2)   디자인보호법 제68조 제1항 전문은이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 디자인등록의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 등록디자인과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다(대법원 2000. 10. 24. 선고 981358 판결, 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결 등 참조).

 

(3)   이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 무효심판청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 단정하기도 어렵다.

 

(4)   피고가 주장하는 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것인데(특허법원 2005. 10. 13. 선고 20055631 판결 참조), 이 사건 등록디자인의 양도 경위 및 구체적 양도 조건 등에 관한 자료가 증거로 제출되지 않은 이 사건에서 원고가 이 사건 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 양수인에 대하여 해당 디자인에 대한 등록무효심판을 청구하지 아니하기로 하는 의사를 표시한 것으로 인정하기는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없기 때문이다.

 

(5)   따라서 이 사건 심판청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반됨을 전제로 하는 이 사건 본안 전 항변은 이유 없다.

 

KASAN_공동출원인, 공유권자의 지분양도, 매도인의 등록무효심판청구 – 금반언 원칙 위반 여부 판단 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 3. 12. 10:43
:

 

1.    생산위수탁계약 중 지재권 조항 제품개발사 F () vs 제조업체 원고 ()

 

2.    디자인모방 및 등록무효 분쟁

 

(1)   제품개발사 F, 디자인 개발사 D, 창작자 E, 개발사의 디자인등록 후 권리이전 피고 등록권자

(2)   제조업체 원고 제품생산 준비과정에서 해당제품 디자인 파일을 디자인 개발사 D에 발송, 디자인 수정 및 최종 확정된 디자인으로 등록됨

(3)   디자인 모방 분쟁 민형사 사건 발생 제조업체 원고는 디자인등록은 디자인개발사의 단독 출원, 등록된 것으로 무권리자 출원으로서 등록무효 - 심판 청구

(4)   특허심판원 심결: 등록디자인은 개발사 D, 창작자 E 디자인으로 모인 디자인 아님, 심판청구 기각 심결

(5)   원고 심결취소 소송 제기 등록디자인은 원고 직원이 발송한 도면에 포함된 디자인과 거의 같다. 등록디자인은 무권리자 출원, 등록으로 등록무효 주장

(6)   특허법원 심결 유지, 원고 청구기각 판결

 

3.    특허법원 판결 요지

 

(1)   등록디자인을 무권리자가 출원하였는지 여부를 살펴보건대, 당사자의 계약 관계에 따르면 이 사건 등록디자인 창작과정이 거의 완료된 무렵에 체결된 점, 이 사건 합의서에 따르면 디자인 창작과 출원 등 업무를 D가 담당한다는 뜻으로 풀이할 수 있고, 이 사건 등록디자인이 D 대표이사였던 자를 창작자로 하여 D 명의로 출원·등록되었다가 그 권리가 피고로 이전된 것은 이 사건 기본계약 및 이 사건 합의 내용에 들어 맞는다.

 

(2)   이 사건 등록디자인의 창작과정을 살펴보더라도 원고, D, F 사이에는 전자문서를 서로 주고 받은 사실이 있고 그러한 과정을 거쳐 확정되는 이 사건 제품 디자인을 D가 출원한다는 점에 관하여 미리 합의가 이루어져 있었고, 이에 원고 직원 G이 위와 같이 협조하였다고 보인다.

 

(3)   이 사건 등록디자인이 확정되기 전까지 원고, D 등이 논의하는 과정에 G이 제품 양산과 기능 구현을 위한 기술적 조언이나 의견을 일부 제시하였으나 대비되는 양 디자인의 변경에 따른 차이점이 사건 등록디자인의 전체적 심미감을 좌우하는 요부라고 볼 수 없고, 통상의 디자이너에게 그러한 변경이 어렵지도 않다.

 

(4)   따라서, 원고 직원을 이 사건 등록디자인의 창작자라고 볼 수 없으므로 디자인 대비를 통해 본 원고의 실질적 기여도가 인정되지 않는다. 결과적으로 이 사건 등록디자인은 무권리자가 출원하였다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2023. 11. 9. 선고 202311647 판결

 

KASAN_제품개발사 vs 생산수탁 제조사 vs 디자인 개발사 – 제조위수탁 계약, 디자인개발 계약, 디자인 창작자, 디자인 권리 조항, 모인 출원 및 등록 주장 무효심판 특허법원 2023. 11. 9. 선고 2023허11647 판결.pdf
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특허법원 2023. 11. 9. 선고 2023허11647 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 12. 19. 15:00
:

 

1.    사안의 개요

 

(1)    자동차용 전동시트 케이블 발주사와 제조사의 공동개발 완성

(2)    납품단가 합의 불가로 납품계약 체결 불발

(3)    제조사 단독으로 개발제품의 디자인등록 출원하여 등록함

(4)    발주사에서 디자인 공동창작 주장하면서 등록 디자인의 무효심판 청구

 

2.     특허심판원 심결요지 공동창작 불인정, 심판청구 기각, 등록 유지

 

3.     특허법원 판결요지 등록디자인은 공동창작 인정, 공동창작자의 공동출원 의무 위반으로 등록무효, 심결취소 판결

 

4.     특허법원 판결 이유 발주사 직원의 아이디어 반영됨, 발주사와 제조사의 공동창작으로 인정, 공동창작자의 공동출원 의무 위반, 등록무효 

 

KASAN_발주사와 제조사의 공동개발 제품의 디자인 창작자 쟁점 - 제조사 단독출원 디자인등록의 무효 여부 판단 특허법원 2019. 9. 6. 선고 2019허1810 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 12. 1. 11:00
:

 

1.     사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   원고 및 피고는 이 사건 등록디자인을 공동으로 출원하여 등록받았는데,

(2)   공유권리자 원고는 자신의 지분을 공유권리자 피고에게 모두 양도하여 피고가 단독으로 이 사건 등록디자인을 보유함.

(3)   원고는 자신이 스스로 피고에게 양도한 이 사건 등록디자인에 무임승차하기 위해 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판을 청구함

(4)   피고 주장 요지 - 원고의 무효심판청구는 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙(assignor estoppel)에 위반되는 행위이다. 따라서 원고의 이 사건 심판청구는 이해관계 없는 자에 의해 청구된 것으로 부적법하다.

 

2.    특허법원 판결 요지 양도인의 무효심판 청구 적법

 

(1)   디자인보호법 제68조 제1항 전문은이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 디자인등록의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 등록디자인과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다(대법원 2000. 10. 24. 선고 981358 판결, 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결6) 등 참조).

 

(2)   이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 무효심판 청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 단정하기도 어렵다.

 

(3)   피고가 주장하는 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것인데(특허법원 2005. 10. 13. 선고 20055631 판결 참조), 이 사건 등록디자인의 양도 경위 및 구체적 양도 조건 등에 관한 자료가 증거로 제출되지 않은 이 사건에서 원고가 이 사건 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 양수인에 대하여 해당 디자인에 대한 등록무효심판을 청구하지 아니하기로 하는 의사를 표시한 것으로 인정하기는 부족하다.

 

첨부: 특허법원 2023. 8. 24. 선고 20225140 판결

 

KASAN_디자인권 양도인, 특허권 양도인 무효심판청구 허용 – 양도인의 금반언 또는 신의성실 원칙, assignor estoppel 적용 불인정 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결.pdf
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특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 12. 17:07
:

 

 

1. 계약조항

 

4 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다.

 

12 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. , 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다.

 

2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장

 

무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록무효

 

특허심판원 심결요지 - 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것임에도 불구하고 공유자 전원이 특허출원하지 않은 채로 등록된 것이어서 특허법 제44조의 공동출원의 규정을 위반한 무효사유가 있다.

 

3. 특허법원 판결요지 특허등록 유효, 심결취소 판결

 

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(특허법 제44), 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당한다.

 

한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 201167705, 67712 판결 등 참조).

 

법률행위의 해석은 당사자가 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 계약문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014225809 전원합의체 판결 등 참조)

 

이 사건 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 20201847 판결

특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결.pdf
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KASAN_계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록한 특허의 무효여부 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 9. 7. 11:22
:

1.    사안의 개요 및 쟁점

 

스마트폰 액세서리 디자인에 관한 등록디자인 침해소송에서 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 볼 수 있는지 여부, 즉 등록디자인의 무효 여부가 쟁점.

 

 

2.    대법원 판결요지

 

가.  기본 법리 - 판단기준

 

등록디자인에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는,

 

디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고,

 

디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다.

 

통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는,

(1) 공지디자인의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나,

 

(2) 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하거나, 또는

 

(3) 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경, 조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이

 

창작수준이 낮은 디자인이어야 한다.

 

나.  구체적 사안의 판단

 

㉮ 이 사건 등록디자인은 플레이트의 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 형상임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 가운데 부분이 평평한 형상으로 되어 있는 점, ㉯ 이 사건 등록디자인은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 평평하여 그 단면이 전체적으로 사각형임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 원형인 점, ㉰ 이 사건 등록디자인은 링의 하부에 직선부분이 존재함에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 하부에 직선부분이 존재하지 않는 점 등에서 차이가 있다.

 

위와 같이 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 돌출 여부, 링 몸체의 윗면과 아랫면의 형상, 링 하부의 직선부분의 유무 등에서 서로 차이가 있다. 특히 이 사건 등록디자인 중 링의 하부에 존재하는 직선부분전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않고, 관찰되기 쉬운 부분에도 해당하므로, 이러한 직선부분의 존재로 인하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 2, 3과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 수 있다. 따라서 비교대상디자인 2, 3을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다.

 

한편 대상 물품을배터리상에 안전고리가 설치된 휴대폰으로 하는 비교대상디자인 5에는 안전고리의 하부에 직선에 가까운 원호의 형태가 나타나 있기는 하다. 그러나 비교대상디자인 5의 안전고리는 그 대상 물품의 용도, 기능이나 구체적인 형상, 모양이 이 사건 등록디자인과는 차이가 있으므로, 비교대상디자인 5를 비교대상디자인 2, 3과 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 이 사건 등록디자인을 창작해 낼 수 없다.

 

나아가 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그 디자인 분야에서 찾아볼 수 없는 것일 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인에서와 같은 형상과 모양으로 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

 

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 앞서 본 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

KASAN_디자인 창작성, 용이창작 무효사유 판단 - 상품모방, 디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점 대법원 2018. 9. 28. 선고 2016다219150 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 10. 15:00
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1.    기본법리 디자인 창작자 성립요건

 

디자인보호법 제3조 제1항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보호법이 정하는 바에 따라 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 디자인보호법 제2조 제1호는디자인이란 물품(물품의 부분, 글자체 및 화상을 포함한다. 이하 같다)의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 디자인보호법 제3조 제1항 본문에서 정하고 있는디자인을 창작한 사람은 바로 이러한 창작행위를 한 사람을 가리킨다.

 

따라서 창작자(공동창작자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 디자인에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 디자인 개발자를 일반적으로 관리하고 디자인 개발자의 지시로 디자인에 관한 자료를 정리하거나 도면 작성만을 하였거나, 자금 설비 등을 제공하여 디자인의 창작을 후원 위탁하였을 뿐인 정도로는 부족하고,

 

(1)   디자인의 전체적인 미감에 관한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완하거나, (새로운 미감에 관한 구체적 착상)

 

(2)   새로운 착상을 단순한 도면화를 넘어서 디자인적으로 구체화하거나, (새로운 착상의 구체화)

 

(3)   디자인의 전체적인 미감에 영향을 주는 구체적인 디자인적 요소의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 디자인을 완성할 수 있게 한 경우 (전체적 미감에 영향을 준 디자인적 요소 제공 또는 구체적 조언)

 

(4)   등과 같이 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 201167705, 67712 판결 취지 및 특허법원 2021. 7. 15. 선고 20205351 판결 참조).

 

2.    구체적 사실관계 및 쟁점

 

(1)   디자인 등록 제품 - 자동차 번호판 장착용 플레이트

(2)   금형 발주회사에서 금형 제작회사(피고)에 사양서, 초안 디자인 제공하지 않고 제품의 금형 발주함

(3)   금형 회사 소속 직원 엔지니어(D) 제품 디자인 초안을 만들어 발주회사에 보냄 + 발주회사에서 번호판 설치위치 관련 간략한 feedback 이메일 수령 + 반영한 수정 디자인 송부

(4)   디자인 완성, 발주회사에 mockup 샘플 제공, 금형 완성, 번호판 시제품 제작

(5)   번호판 디자인 창작자를 금형 회사 직원 D 단독으로 볼 수 있는지 여부  

 

3.    특허법원 판결요지 - D 단독 창작자 인정

 

디자인의 창작 과정에서 D이 디자인 초안을 송부하고, F의 피드백에 따라 D이 이를 수정한 것에 비해 F는 피고에게 도면이나 사양서 등을 제공한 바 없는 점, 이후 이 사건 등록디자인에 대하여 D을 창작자로 하여 피고 명의의 디자인등록이 이뤄졌고, 이에 대하여 피고와 발주사 사이에 아무런 다툼이 없었던 것으로 보이는 점, ④ 발주회사 직원 F D에게 제시한 피드백은번호판을 전면 그릴이 아닌 아래쪽에 설치되도록 해달라는 것으로서 디자인에 대한 기본적인 과제 또는 아이디어만을 제공한 것에 불과하고 구체적인 착상을 새롭게 제시하는 등 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여했다고 보기 어려운 점 등을 종합해 보면, D이 독자적으로 이 사건 등록디자인의 창작행위에 실질적으로 기여했다고 봄이 상당하다. 따라서 D이 이 사건 등록디자인의 창작자로 인정된다.

 

첨부: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 20212595 판결

특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2595 판결.pdf
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KASAN_금형 외주제작 상황에서 제품 디자인의 창작자 판단 – 발주회사의 실질적 기여 불인정 및 공동 창작 불인정 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2595 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 9. 26. 09:13
:

 

 

일본 오사카지재지방법원 2017. 10. 12. 선고 판결내용을 소개합니다. 실내에 설치하여 옷이나 빨래 등을 거는 행거 디자인등록 4건에서 제1 창작자로 기재된 직원이 회사를 상대로 직무디자인보상금을 청구한 사건입니다. 원고 창작자는 파나소닉 디자인 개발팀에서 퇴직한 후 중소기업인 피고회사에 입사하여 디자인개발을 담당하였습니다. 피고회사는 원고 디자이너 입사 전부터 해당분야 제품을 개발하여 왔었습니다.

 

사용자 회사에서 디자인전략회의를 수차례 하였는데, 여기에는 사내 개발분야 직원, 생산담당 직원 뿐만 아니라 외부에서 디자인전문업체 대표 디자이너 등이 참가하였습니다. 1년 동안 여러 디자인 후보를 두고 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 최종적으로 4건의 제품 디자인을 선택하여 의장출원(디자인출원)을 하여 등록하였습니다. 출원서류 및 등록증에는 원고 팀장을 제1 창작자로, 개발담당 직원이 각 제2 창작자로 기재되어 있습니다.

 

사용자 회사에서 해당 디자인을 적용한 제품을 생산, 판매하였고, 해당 디자인에 대해 Good Design 상을 수상하기도 했습니다.  

 

원고 직원은 퇴직 후 회사를 상대로 실시보상금을 청구하였습니다. 이에 사용자 회사에서는 가장 먼저 해당 디자인을 원고 직원이 창작한 것이 아니라고 주장합니다. Good Design 수상과정에서도 해당 제품의 디자이너는 외부 디자인전문업체의 대표 디자이너로 표시되었습니다.

 

일본 오사카 법원은 원고 개발담당자가 디자인의 방향성을 구체화하는데 기여한 정도는 맞지만, 기존 디자인과 차이점으로서 수요자에게 새로운 심미감을 주는 창작부분을 직접 발상하거나 창작한 것으로 인정할 증거가 없다고 하면서, 결국 원고 직원을 진정한 창작자로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 사용자 회사를 상대로 하는 직무발명보상금소송에서 청구기각 판결을 한 것입니다.

 

통상 제품 디자인은 다수의 직원이 참여하는 수차례 회의에서 검토하고 수정하는 과정을 거쳐 결정되는데, 특히 그 과정에 외부 디자인 전문업체의 디자이너가 참여하여 디자인 도면을 작성하는 작업을 맡기도 합니다. 그러한 상황에서 채택된 디자인을 출원 및 등록할 때 통상 개발팀장을 포함한 내부직원을 창작자로 표시합니다.

 

보상청구를 하는 경우 진정한 창작자라는 사실을 입증해야 하는데, 디자인 출원서류 및 등록증에 창작자로 표시되어 있다는 것만으로는 부족합니다. 구체적 증거로서 진정한 창자자임을 입증해야 하는데, 통상 디자인 창작에 관한 자료는 모두 사용자 회사에 있을 뿐만 아니라 회의 참석자들이 사용자 회사를 위해 원고의 창작성을 부인하는 상황이므로 원고의 창작자 자격을 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 특히 외부 디자인업체가 개발과정에 참여하여 도면작성을 담당한 위 사례와 같은 경우 퇴직한 내부 개발팀장이 진정한 창작자로 인정받기는 더욱 어려울 것입니다.

 

정리하면, 사용자는 직무상 개발한 디자인에 대해서도 창작자에게 정당한 보상을 해야 하지만, 종업원이 진정한 디자인 창작자로 확정되는 것을 방해하려는 사용자측의 강력한 도전을 이겨낼 수 있는 창작근거 및 입증자료를 확보하지 못한다면, 종업원 창작자의 사용자에 대한 보상금청구는 실현될 가능성이 거의 없습니다. 특허 또는 실용신안에 관한 직무발명 보상청구와 비교하면 디자인에 관한 보상청구소송이 훨씬 더 어렵다고 생각합니다. 사안에 대한 철저한 검토와 입증 준비가 필요할 것입니다.

 

KASAN_등록디자인의 창작자 확정 – 여러 차례의 디자인개발회의에 다수 참여, 외부 디자인전문업체도 참여한 경우 - 최종 채택된 등록디자인의 창작자 판단 일본 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 11. 10. 17:00
:

 

 

1. 상법의 이사의 자기거래금지 규정 및 기본법리

 

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와 회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(상법 제398). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

 

2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 200364688 판결 외부적 효력과 내부적 효력의 구분

 

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

 

3. 서울고등법원 판결요지 특허공유지분의 특수성 인정하여 이사의 자기거래 인정 및 특허무효 방지

 

. 회사 법인의 주장요지 자기거래 금지규정 위반으로 무효 

 

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

 

. 서울고등법원 판결: 회사법인의 주장 배척 - 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

 

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 20053649 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 중요한 자산의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

 

① 특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 ∙ 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

 

② 이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 20031550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

 

⑤ 이 사건 묵시적 합의에서는 특허를 받을 수 있는 권리전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

 

4. 실무적 의미

 

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도행위와 동일하게 평가할 수 없고 특별한 취급을 해야 한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

 

KASAN_직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의 자기거래금지 조항 위반 판단 – 특허공유지분의 특수성 인정 서울고등법원 2015. 11. 2.pdf

 

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작성일시 : 2020. 7. 14. 18:00
:

 

1. 상법의 이사의 자기거래금지 규정 및 기본법리

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(상법 제398). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

 

2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 200364688 판결 외부적 효력과 내부적 효력의 구분

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사 간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

 

3. 서울고등법원 판결요지 특허공유지분의 특수성 인정하여 이사의 자기거래 인정 및 특허무효 방지

 

. 회사 법인의 주장요지 자기거래 금지규정 위반으로 무효

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

 

. 서울고등법원 판결: 회사법인의 주장 배척 - 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 20053649 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 중요한 자산의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

 

특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

 

이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 20031550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

 

이 사건 묵시적 합의에서는 특허를 받을 수 있는 권리전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

 

4. 실무적 의미

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도행위와 동일하게 평가할 수 없고 특별한 취급을 해야 한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

 

KASAN_직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의 자기거래금지 조항 위반 판단 – 특허공유지분의 특수성 인정 서울고등법원 2015. 11. 2.pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 16. 17:00
:

 

 

I.              공유자의 특허권 공유지분의 분할청구권 인정 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

 

1.    대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 요지

 

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2, 4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

 

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

 

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

 

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

 

2.    민법상 공유물분할금지 약정

 

민법 268(공유물의 분할청구)공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

 

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

 

3.     실무적 시사점

 

위 대법원 판결에 따라 공유특허에 관한 매우 중대한 실무적 변화가 예상됩니다. 기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

II.             공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 9741295 판결

 

1.    사안의 개요

 

(1)   회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(2)   특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(3)   양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(4)   그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(5)   특허등록원부에 특허권이전등록 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(6)   처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(7)   2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(8)   특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

2.    대법원 판결요지

 

(1)  특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

 

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

(2)  특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

(3)   특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

 

III.           공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

1.    사안의 개요

 

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1)   1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2)   2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3)   3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4)   원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5)   원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6)   1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

2.    쟁점

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

3.    특허법원 판결요지

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

    일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

   특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

   또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

   오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

4.    결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

KASAN_복잡한 특허권공유 법률관계 최근 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에서 공유자 사이 법률 관계 – 공유특허 분할청구, 지분 처분 및 이.pdf

 

작성일시 : 2019. 4. 17. 08:41
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