1. 미국 특허법은 법원의 재량으로 규정  

 

2. 결정 권한의 분배 판례법리

A. 배심(Jury) – 고의침해 여부 판단 및 결정 “The entire willfulness determination is to be decided by the jury.” Exmark Mfg. Co. Inc. v. Briggs & Stratton Power Prod. Grp., LLC, 879 F.3d 1332, 1353 (Fed. Cir. 2018)

B. 1심 법원 판사(judge) – 징벌적으로 손해배상액 증액 여부 및 그 액수 판단 및 결정

C. “The jury must decide whether the infringement was intentional, and then the court must decide whether the intentional conduct was egregious enough to justify enhanced damages.”  

 

3. 징벌적 손해배상 판단 및 결정 기준 – Halo 판결 등 판례법리

 

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KASAN_[특허분쟁] 미국 특허법상 고의침해(willful infringement)의 경우 전보배상액의 3배까지

 

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작성일시 : 2018. 6. 22. 15:00
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외국법원 판결을 우리나라에서 승인 및 집행할 수 있는지 관한 법령과 판결 등을 블로그 글로 소개한 적이 있습니다. 새로운 내용은 아니지만, 미국특허소송에서 패소한 국내중소기업에 대해 $1100만불이라는 거액의 손해배상 판결을 우리나라 법원에서 승인하고 집행을 허용한다는 대법원 판결을 소개합니다.

 

미국특허소송에서 배심재판 결과 침해자에게 거액의 손해배상액이 인정되는 경우가 많습니다. 그와 같은 거액의 손해배상액은 우리나라 법상 인정되어서는 안된다고 다투는 경우가 대부분입니다. 첨부한 하급심 판결에서 보듯 이 사건에서도 주된 쟁점은 손해배상액 산정 문제입니다.

 

1. 특허침해자의 주장 요지 

미국 판결은 특허가 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 민사소송법 217, 217조의2, 우리나라 민사법, 국제사법 32조 4 및 ‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)'에도 반한다.”

 

2. 대법원 판결 요지

민사소송법 제217조의2 제1은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판의 승인을 적정 범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이므로, 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 제1을 근거로 승인을 제한할 수 없다.

 

이 사건 미국판결에서 인정된 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있지 않은데, 민사소송법 제217조의2의 입법 취지가 징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결의 승인을 제한할 수 있도록 한 것이라고 볼 수 없는 점 등에 비추어, 이 사건 미국판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다거나 이 사건 미국판결의 손해액 산정방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적인 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그에 기초하여 내려진 이 사건 미국판결을 승인하는 것이 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋난다고 볼 수 없다.”

 

KASAN_[특허침해손해배상] 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승

 

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작성일시 : 2018. 6. 21. 19:00
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공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다. 향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

 

외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015207747 판결

 

미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014년 도입된 민사소송법 제217조의 2에서 명시적으로 징벌적 손해배상 외국판결에서 손해배상액을 일부 감축할 수 있는 근거조항을 두었습니다. 이에 대한 대법원 판결 요지는 다음과 같습니다.  

 

 

"민사소송법 제217조 제1항 제3호는 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판(이하 ‘확정재판 등’이라 한다)의 승인이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국재판 승인요건의 하나로 규정하고 있다. 여기서 확정재판 등을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 승인 여부를 판단하는 시점에서 확정재판 등의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 확정재판 등이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다.

 

민사소송법 제217조의2 1항은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정재판 등의 승인을 적정범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이다. 따라서 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 1항을 근거로 승인을 제한할 수 없다."

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury V

 

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작성일시 : 2018. 6. 21. 18:00
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언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직 중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점,

 

 

이에 대응하는 미국특허 출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 섣부른 언급은 부적절하기도 하고, 한편으로는 미국법원에서 조만간 쟁점에 관한 판결을 할 수도 있으므로 조금만 기다리면 궁금증이 해소될 것입니다.

 

1. 각국의 특허등록 및 유효 여부는 그 나라의 법에 따라 개별적으로 판단한다는 속지주의 원칙이 적용됩니다. 따라서 미국 특허권의 소유관계는 미국법에 따라 결정됩니다.

2. 미국 특허법상 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 타인에게 그 소유권(title)을 양도해야 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다.

3. 미국법은 ownership 양도를 매우 엄격한 기준에서 인정하는 경향이 강합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도로 인정될 수 있습니다. 미국특허 판례법리가 중요하고, 발명자를 강하게 보호하는 경향상 묵시적 양도를 인정한 사례는 많지 않다고 생각합니다.   

4. 최근의 예를 들면, Taiwan IT 회사 연구원들이 완성된 발명에 대한 미국특허의 침해소송에서 사용자가 발명자로부터 발명에 관한 권리를 양도받았는지 여부가 쟁점인 CAFC 2018. 1. 11. 선고  Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp. (Fed. Cir. 2018) 판결 사례를 참고할 수 있습니다. 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 상세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보기 바랍니다.

 

Taiwan 회사 Infochips 연구원 3명 공동발명자 그 중 2명은 명시적으로 양도증에 사인함, 나머지 1명은 양도증 사인 거절 + 양도증 사인 없는 상황에서 직무발명의 승계조항이 포함된 취업규정에 의한 발명의 양도(승계) 인정 여부가 쟁점

 

1. 회사취업규칙 중 권리양도 규정

(1) "will assign" and "trust" provisions

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

 

(2) "quitclaim" provision

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

 

2. 미국법원 1심 판결 및 CAFC 판결 요지

장래 권리양도의 약속에 해당하고, 실제 권리양도 해당하지 않음. – 발명자로부터 사용자에게 발명에 관한 권리가 이전된 것으로 인정할 수 없음 - An employment agreement stating that the employee “will assign” all interest in any inventions is merely a promise to assign and does not in itself effect an assignment.

 

첨부: 미국 CAFC 판결

 

HTC CAFC_16-2309.Opinion.1-9-2018.1.pdf

KASAN_[특허분쟁] KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 FinFET 미국특

 

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작성일시 : 2018. 6. 21. 16:58
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PACER (Public Access to Court Electronic Record)로 공개된 미국법원 배심평결(jury verdict)을 보면, 아래와 같이 삼성전자의 고의침해를 인정하고 있습니다.

 

미국 특허법 제284조에서는 고의침해의 경우 실제 손해액의 3배까지 증액하여 징벌적 손해배상을 명할 수 있다고 규정하고 있습니다. 또한 위 규정에서 1심 재판부(통상 1인 판사)에는 법문상 “may”로 기재된 표현에 따라 징벌적 손해배상 여부 및 그 증액정도를 결정할 재량권이 있음을 분명하게 밝히고 있습니다.

 

징벌적 손해배상에 관한 1심 법원의 재량권 행사요건을 둘러싸고 많은 다툼이 있었습니다. 최근에 나온 미국연방대법원 Halo vs Pulse 판결에서는 징벌적 손해배상요건을 다소 엄격하게 해석하는 CAFC 판결을 파기하였습니다. 따라서 미국 특허법상 고의침해요건이 종래의 Seagate 판결에 따른 기준보다 완화되었다고 볼 수 있습니다. Halo 판결문 등은 종래 블로그 포스팅 참고 - 고의 특허침해에 대한 징벌적 3 손해배상 부과 기준: 미연방대법원 Halo v. Pulse 판결

 

정리하면, 배심에서 삼성전자의 고의침해를 인정하였으므로, 재판장 판사는 배심이 인정한 실손해액 $400 million(44백억원) 3배까지 증액한 손해배상 판결을 할 수 있습니다. 참고로 다른 고위침해 사례를 보면, 실제로 징벌적 손해배상으로 3배까지 증액하는 경우는 거의 없고, 2배 증액한 사례는 흔히 볼 수 있습니다. 예를 들어, 판사가 고의침해에 대한 징벌적 손해배상으로 2배만 증액한다고 해도 약 9천억원에 이르는 금액입니다. 특허침해로 인한 손해배상액으로 우리나라에서는 상상할 수 없는 규모입니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 배심평결 (Jury V

 

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작성일시 : 2018. 6. 19. 11:00
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-- 고의 특허침해에 대한 징벌적 3배 손해배상 부과 기준: 미연방대법원 Halo v. Pulse 판결 -- 

 

우리나라 특허법에 없는 미국특허법상의 징벌적 손해배상 판단기준에 관한 미연방대법원 판결이지만 참고자료로 첨부합니다. 소수의견 없는 unanimous 판결입니다.

 

판결요지는, 원심 CAFC에서 그동안 적용하여 온 징벌적 손해배상 적용기준이 과도하게 엄격하여 미국특허법 제284조에 어긋난다는 판결입니다. 미국법원에서 판결요지를 정리하여 첨부한 Syllabus를 먼저 읽어 보시기 바랍니다.

 

원심 CAFC의 징벌적 손해배상 부과기준은 다음과 같습니다. "First, a patent owner must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objective­ly high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent. Sec­ond, the patentee must demonstrate, also by clear and convincing ev­idence, that the risk of infringement was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.”

 

미연방대법원은 위와 같은 판단기준은 미국 특허법 제284조의 문언 "may"로 표현되는 1심 법원의 재량(discretion)을 과도하게 제한한다고 판결하였습니다. 1심 법원의 자의적 판단까지 허용하는 것은 아니지만 위와 같은 엄격한 기준을 적용하는 것은 그 "재량"을 과도하게 제한하는 것으로서 위법하다 판시하였습니다. , 고의 특허침해를 원인으로 하는 징벌적 손해배상 적용범위를 현행보다 확대하는 판결입니다.

 

한편, 미연방대법원 대법관 3인은 위 판결로 징벌적 손해배상의 적용기준을 완화하는 결과가 남용되는 것을 우려하여, 다음과 같은 징벌적 손해배상의 적용범위 한계를 제시하는 concurring opinion을 붙였습니다.

 

Concurring opinion: "(1) mere knowledge of the patent is insufficient to prove willfulness; (2) failure to obtain advice of counsel cannot be used to prove recklessness; and (3) enhanced damages are not to be used to compensate the patentee for either the infringement or the hassle/cost of litigation."

 

첨부: 미연방대법원 Halo v. Pulse 판결

미연방대법원 Halo vs Pulse 판결.pdf 

 

작성일시 : 2016. 6. 14. 09:15
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-- Medical Device 특허소송 고의침해로 인한 징벌적 3배 배상 여부: Stryker v. Zimmer 미연방대법원 사건 -- 

 

미국특허법상 고의 특허침해행위자에 대한 징벌적 손해배상, 3배 배상책임이 쟁점인 사건입니다. 대상특허는 아래 그림과 같은 상처 소독용 의료기기 특허기술입니다.

 

  

 

 

특허권자 Stryker사에서 2010년 경쟁사 Zimmer사를 대상으로 제기한 특허침해소송은 2013년에 1심 판결이 선고되었습니다. 미국연방지방법원은 Stryker사의 미국특허 3건 유효 + 침해인정 + 손해배상 $70 million + 고의침해로 인한 징벌적 손해배상 3(70 x 3 = 210) $210 million로 판결하였습니다. 그러나 항소심 CAFC는 고의침해 및 징벌적 손해배상 부분에 대해서 원심파기 판결을 하였고, 현재 이에 대한 미연방대법원 상고심 재판이 진행 중입니다.

 

미국특허소송 판결 중 의료기기 특허소송에서 손해배상액수가 고액인 경우가 많습니다. Medical Device 분야는 의료기기 특허권 확보, 특허침해여부 조사 및 분석, 특허무효도전, 손해배상액 산정, 고의침해책임방어 등 특허 실무역량이 매우 중요합니다.

 

첨부

1. CAFC 항소심 판결

stryker-v-zimmer-fed-cir.pdf

2. 미연방대법원 구술심리 녹취록   

미연방대법원 Oral Argument 녹취록_14-1513_4g15.pdf

 

작성일시 : 2016. 3. 7. 13:37
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