-- 공유자의 공유특허 분할청구권 인정 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결의 실무적 파급 효과, 민법 규정 및 이에 대응한 특허법 개정안 내용 --

 

위 대법원 판결에 따라 공유특허에 관한 매우 중대한 실무적 변화가 예상됩니다. 기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에 따르면, 공유자 대학에서는 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

기업의 특허실무 측면에서 보면, 공유자 사이 공유물 분할을 제한하는 계약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 민법 268(공유물의 분할청구)에서는 "① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."라고 하여 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있습니다.

 

이에 특허청은 특허법 제99조 제5항을 신설하여 "특허권이 공유인 경우에는 계약으로 정한 기간까지 분할하지 아니할 것을 특별히 약정할 수 있다"하여 민법상 5년의 기간 제한에 적용예외를 두려는 특칙을 특허법에 도입하려고 합니다. 이미 개정안을 입법 예고하였습니다. 기업이익을 보호하기 위해 민법 원칙을 수정하는 내용이므로 입법에 성공할지 의문입니다. 또한, 설령 개정안이 통과된다고 해도 기존 모든 공유특허에 대해 개별적 계약을 다시 체결해야 하는 난제가 있습니다. 따라서, 실제 주된 적용대상은 앞으로 발생하는 공유특허가 될 것이고, 기존 존재하는 공유특허는 언제든지 공유자로부터 공유물분할청구가 들어올 가능성이 있다고 보아야 할 것입니다. 기업으로서는 큰 리스크에 직면한 것만은 분명해 보입니다.

 

작성일시 : 2015. 3. 27. 11:20
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요