사안의 개요 및 쟁점

(1) 외국회사 특허권자 vs 국내회사 특허라이선스 체결

(2)  특허발명방법발명, 특허권자로부터 통상실시권 획득

(3)  상실시권자, 국내회사의 요청으로 특허발명의 전용품 마찰교반용접기를 제작하여 통상실시권자에게 납품한 행위

(4) 쟁점 - 특허권의 간접침해 해당여부

 

법원 판단간접침해 해당하지 않음

 

대법원 2017290095 판결요지

 

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

방법의 발명(이하방법발명이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하전용품이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서

 

그러한 3자의 전용품 생산양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

 

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.

 

따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산, 양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

 

KASAN_특허라이선스 계약에서 Licensee의 주문에 따라 특허발명의 전용품을 제조, 납품한 행위 – 특허간접침

 

 

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작성일시 : 2019. 5. 20. 09:37
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1. 간접침해 구성요건 판단 법리 입증책임 부담 및 현실적 입증의 순서

'등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 권리자가 주장, 입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 982580 판결 참조).

 

그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장, 증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.

 

따라서 (1) 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, (2) 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, (3) 공평의 원칙상 피심판청구인(실시자)이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자(권리자)의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다.

 

(4) 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인(실시자)이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.

 

2. 구체적 사안에 적용 실시자(침해혐의자) 주장 용도

확인대상고안은 택시미터기와 결합 가능한 경계 알람 프로토콜 생성장치입니다. 실지자는 해당 확인대상고안 물건은 항로 이탈 등의 경우 경고를 해주는 항행(航行)내비게이션 또는 항행지원시스템과 동일한 기능을 수행할 수 있고, 경계지역을 이탈하는 경우 자동 알람 기능을 수행하는 GPS 마이크와 동일한 기능을 수행할 수 있으므로, 항행지원시스템 등의 다른 용도가 존재하거나, 나아가 등록실용신안의 ‘제2항 한정구성’을 갖추지 않은 택시미터기에도 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없다고 주장합니다.

 

3. 특허법원 판결요지

확인대상고안 물건은 그 자체로 범용성이 있는 물건은 아니고, 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 사실은 인정됩니다. 따라서 실질적 쟁점은 실시자가 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는지 여부입니다. 이에 대해 특허법원은 다음과 같이 판단하였습니다.

 

확인대상고안 물건이 연결결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않았는 바,

 

(실용신안권자로서는 위와 같은 특정 장치나 부품 등이 제시된 이후에야 확인대상고안 물건이 그 특정 장치나 부품 등과 연결, 결합되어 사용되는 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도가 될 수 있는지 아니면 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한지를 증명할 수 있을 것으로 보인다)

 

이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도를 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

 

다음으로, 확인대상고안 물건이 연결, 사용될 수 있으면서도 ‘제2항 한정구성’을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.

 

따라서 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상 이 사건 제2항 등록고안물품의 생산에만 사용된다고 할 것이다.”

 

결론: 간접침해 구성요건 충족 + 권리범위에 속함

 

KASAN_[특허침해판단] 간접침해의 성립 요건 “~에만” 전용성 – 소극적 요소에 관한 특허권자의 주장 및 입증책

 

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작성일시 : 2018. 8. 9. 10:30
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-- Pregabalin (제품명: Lyrica) 적응증 중 통증치료효과를 제외한 제네릭 제품 발매행위에 대한 통증치료 용도특허 침해소송 유럽판결동향 --

 

프레가발린의 의약용도는 공지기술에 해당하는 진경제 용도와 제2의 용도특허에 해당하는 통증치료 용도가 있습니다. 진통제 용도특허는 현재 유효하고 존속 중입니다.

 

프레가발린을 진경제로 사용하는 행위는 공지기술의 자유실시에 해당합니다. 그런데 그와 같은 프레가발린 제품을 통증치료용으로 사용해도 진통효과를 얻을 수 있습니다.

 

프레가발린 용도특허를 보유하고 있는 오리지널 회사의 리리카 제품의 효능 효과 중에서 통증치료 적응증을 제외하고 진경제 적응증만으로 소위 "carved out" label로 허가받은 후 프레가발린을 제조, 판매하고 있습니다.

 

그런데 후발 pregabalin 제네릭 제품은 특허제품 Lyrica 보다 훨씬 낮은 가격으로 시장에 공급됩니다. 가격 차이 등 여러 가지 이유로 임상의사가 통증치료 용도에도 제네릭 프레가발린을 처방하고, 환자는 그 프레가발린을 복용하면 통증치료 효과를 그대로 얻을 수 있습니다. 소위 "off label" 처방 및 사용이 가능합니다.

 

여기서 핵심쟁점은 의사나 병원의 특허침해 책임이 아니라 제네릭 제품을 제조 판매하는 제약회사의 특허침해여부입니다. , 프레가발린의 효능 효과에서 통증치료용도를 제외하고 진경제로만 허가를 받고 제품을 제조 판매함에도 불구하고 의사와 환자가 통증치료용도로 처방하고 사용하는 것 때문에 제약회사에게 특허침해책임을 물을 수 있는지 여부입니다.

 

복잡한 문제가 많습니다. 우리나라에서 Lyrica 특허소송사건이 첫 사례입니다. 다만, 동일한 프레가발린 용도특허에 대해 삼진제약을 상대로 한 가처분신청사건에서 특허침해를 인정한 사례가 있습니다.

 

유럽에서도 동일내용의 특허와 skinny label 제네릭 발매행위에 대한 특허판결이 있습니다. 여러 국가의 판결요지를 정리하여 2016. 4. 18. 발표한 자료를 참고자료로 첨부해 드립니다.

 

성분명 처방국가 vs 제품명 처방국가, 공공의료보험 vs 사적의료보험, 약사의 대체조제 권한 여부 등등 특허침해 판단에 영향을 미치는 요소가 많습니다.

 

또한 유럽에서는 소위 Swiss type claim과 같은 독특한 청구항도 있고, 나아가 각국의 특허침해 법규도 다릅니다. 이와 같은 유럽 각국의 구체적 사정에 유의해야 합니다.

 

유럽에서 진행된 특허침해소송은 영국, 프랑스, 스페인에서는 제네릭 회사의 특허침해 불인정(3), 독일, 덴마크, 네델란드에서는 특허침해 인정(3)으로 엇갈린 상황입니다.

 

조금 더 자세히 들여다보면, 통증치료 적응증 제외(skinny label)는 공통된 사항이지만, 성분명 처방과 제품명 처방, 약사의 대체조제 권한 등 제도적 차이뿐만 아니라 제네릭 회사에서 병원 또는 의사 대상으로 한 통지 및 프로모션 내용 등 구체적 조치는 각 다르다는 특별한 사정이 있습니다. 각 제네릭 회사의 구체적 조치라는 특별한 사정도 큰 영향을 미쳤다고 생각됩니다.

 

우리나라에서는 이와 같은 유형의 침해소송은 없었습니다. 따라서 참고할 만한 선행 판결이나 연구논문도 없습니다. 반면, 특허권자는 수년 전부터 유럽 각국에서 off label 관련 특허소송을 진행하며 관련 쟁점에 대한 심도 있는 검토와 소송전략에 대한 준비를 했을 것입니다.

 

생각건대, 제네릭 회사에서 용도특허의 적응증을 삭제하였기 때문에 용도특허 비침해라는 주장만으로는 충분하지 않을 것입니다. 제품명 처방과 보험급여 관련 법령과 실무, 비급여 처방에 관련된 구체적 사실관계 파악, 직접침해뿐만 아니라 간접침해 성립여부 등등 폭넓은 검토와 신중한 대응이 필요합니다.

 

첨부한 최근 발표자료를 꼼꼼하게 살펴보시기 바랍니다. 우리나라 자료는 아니지만 많은 도움이 될 것입니다.

 

첨부: EPLAW 2016. 4. 18. 발표자료

Skinny Label 제네릭 특허침해 판단 유럽판결.pptx 

 

작성일시 : 2016. 5. 9. 09:48
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-- 항암제 Alimta (pemetrexed)ANDA 허가신청과 Alimta Vitamin B12 병용투여 치료방법 특허침해 판결 : 복수 당사자가 방법특허 청구항의 일부 단계를 나누어 수행한 경우에도 특허침해 인정 Akamai 판례 적용 --

 

1.    중요한 판결 – Akamai 판결

 

미국특허법상 method 특허발명의 침해판단과 간접침해 판단에 있어서 Akamai v. Limelight 판결은 매우 중요합니다. 미연방대법원 판결은 미국특허법상 간접침해는 직접침해를 전제해야 한다는 기존 특허법리를 재확인하였고, 최근 2015. 8. 13. CAFC en banc 판결은 직접침해의 인정범위를 다음과 같이 확장하였습니다. 방법발명 특허권의 보호를 강화한 것입니다.

 

2.    새로운 침해 판단기준

 

기존 특허법리 : 침해자 적격 “single entity방법발명의 청구항 각 단계를 모두 실시하면 특허침해 책임이 있지만 그 일부만 실시하고 나머지는 다른 사람이 실시하면 특허침해가 성립되지 않는다는 법리입니다. 다만, 예외적으로 (1) 본인-대리인 관계 (principal-agent relationship) 또는 (2) 계약관계에 따라 다수자가 나누어 실시하여도 한 사람이 실시한 것과 동일하게 보고 특허침해를 인정합니다

 

새로운 판결 “single entity” 요건 확장 - CAFC 전원합의체 판결은 여기에 덧붙여 (1) 침해자가 타인의 수행을 지시하거나 지배하는 경우 ("a single entity directs or controls the acts of another") 또는 (2) 다수 침해자가 동업관계 (joint enterprise)를 형성하는 경우에도 방법발명의 일부 단계를 나누어 실시하면 특허침해가 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로, (i) 침해자가 다른 사람에게 일부 단계를 실시하도록 영향을 끼치거나 (ii) 그 수행 방식이나 시기를 설정했을 경우, (iii) 그로부터 이익을 취득하였을 경우에는 직접, 단독, 특허침해를 인정할 수 있다고 판시하였습니다.

 

3.    Alimta 투여방법 특허내용 및 ANDA 관련 쟁점

 

Alimta folic acid vitamin B12의 병용투여 방법발명에 대한 Eli Lilly의 미국특허는 Patent No. 7,772,209이고, 그 주된 청구항은 다음과 같습니다.

 

Claim 12. An improved method for administering pemetrexed disodium to a patient in need of chemotherapeutic treatment, wherein the improvement comprises:

a) administration of between about 350 μg and about 1000 μg of folic acid prior to the first administration of pemetrexed disodium;

b) administration of about 500 μg to about 1500 μg of vitamin B12 prior to the first administration of pemetrexed disodium; and

c) administration of pemetrexed disodium.

 

Teva 등 제네릭사의 ANDA 내용 : Alimta (pemetrexed) 제네릭 허가신청에 해당하지만, 허가신청서의 용법설명에서 특허청구항에서 특정하고 있는 엽산과 비타민 B12의 병용투여방법을 기재하고 있습니다. , Teva 등 제네릭 회사는 엽산과 비타민 B12의 포함하는 복합제를 실시하거나 병용투여방법을 직접 실시하지는 않지만, pemetrexed 단일제의 ANDA 허가신청 서류 중 사용설명서에서 특허발명의 병용투여 방법으로 실시할 것을 권장하고 있습니다.

 

임상현장의 실제 상황은, 의사가 항암제 pemetrexedinfusion으로 투여하기 전에 vitamin B12를 투여하고, folic acid는 환자가 집에서 복용하는 것입니다. 이와 같이 임상의가 pemetrexed 투여하기 전에 vitamin B12 뿐만 아니라 folic acid를 투여하지 않기 때문에, 특허청구된 투여방법의 3단계를 모두 실시하지 않고, 그 중 한 단계를 환자가 나누어 실시하는 상황에서도, 그와 같은 임상의의 실시행위 또는 그 의약을 제공하는 제네릭회사에게 방법발명 특허의 침해책임을 물을 수 있는지 여부가 핵심쟁점입니다.

 

4.    미국법원 1심 판결 : 방법특허 침해인정

 

미국법원의 1심 판결은 특허침해가 성립한다는 것입니다. 현재 우리나라와 다르지만, 미국특허법상 중요한 실무적 포인트를 정리하면 다음과 같습니다. 우리나라도 현재는 아니지만 앞으로 투여방법, 치료방법 등 방법발명 특허가 허용되고 실무상으로 중대한 의미를 갖게 될 것입니다.

 

Akamai 특허는 인터넷 통신기술에 관한 것이지만, 위 판결은 인터넷 산업분야뿐만 아니라 의약, 바이오, 화학분야에서도 중요한 의미를 갖습니다. 방법발명 특허보호를 강화하는 것이기 때문입니다.

 

Alimta 병용투여 방법발명 특허도 Akamai 판결 전이라면 특허침해를 인정받기 어려운 사안입니다. 그럼에도 ANDA를 특허침해를 인정한 것으로부터 분명하게 알 수 있듯, 특허권자에게 유리한 판결입니다.

 

또한, 특허로 보호받기 어려운 진단방법에 대한 특허보호 가능성이 높아졌습니다. 예를 들어, 유전자 검출로 암을 진단하는 방법은 자연법칙으로서 특허적격이 없다고 판단될 가능성이 높지만, 그 방법에 항암제를 투여하는 방법을 추가하면 특허적격 거절을 극복할 가능성이 높습니다. 다만, 진단 단계와 의약 투여단계를 각 다른 주체가 실시할 수 있지만, Akamai 판결에 따라 이와 같은 경우에도 특허권 침해로 판단될 가능성이 높아진 것입니다.

 

앞으로 Akamai 판결에서 확정한 특허법리를 적용하여 특허침해 판단을 하는 사례가 많을 것으로 예상됩니다. 다만, 하급심 판결들이 CAFC와 미연방대법원에서 그대로 지지될지 조금 더 지켜보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 10. 5. 14:53
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-- 국내에서 제조한 반제품을 국외로 수출하여 현지에서 조립하여 판매한 경우 국내 특허권의 간접침해에 해당하지 않는다는 대법원 판결: 대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 -- 

 

국내에서는 반제품만을 생산하여 수출하였고, 그 반제품을 특허권이 없는 외국 현지에서 완성품으로 조립, 생산하여 판매한 경우에 특허법 제127조 제1호에 정한 간접침해 행위에 해당하는지가 쟁점이 된 사안입니다. 대법원은 특허법의 속지주의 원칙을 관철하여 간접침해에 해당하려면 그 간접침해 행위에 해당하는 생산이 국내에서 있어야 한다고 판시하면서, 위 사안과 같은 경우 간접침해에 해당하지 않는다고 판결하였습니다.

 

간접침해 특허법 제127조 제1호 규정: 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다

 

대법원 판결 요지:

"1. 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하려는 취지이다. 이와 같은 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서, 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공조립 등의 행위도 포함한다(대법원 2009. 9. 10. 선고 20073356 판결 등 참조).

 

2. 한편 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산사용양도대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다.

 

3. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다."

 

*첨부파일: 대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결

대법원_2014다42110 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 7. 28. 17:30
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-- 제네릭 허가 적응증에서 특허청구 적응증을 제외하는 (carved out) 변경허가(소위 skinny label)에도 불구하고 특허침해로 인정한 외국판결 소개 --

 

제약분야에서 물질특허의 후속 의약용도 특허침해를 회피하는 방안으로 오리지널 제품과 동일한 적응증으로 품목허가를 받은 후 특허 받은 적응증을 삭제하는 변경허가를 받기도 합니다. 이와 같은 변경허가로 특허침해 리스크를 회피하는 것처럼 보이지만, 현실적으로는 특허침해 리스크가 여전히 잔존하는 경우도 있습니다.

 

대표적 사례가 pregabalin의 효능, 효과에서 오리지널 제품 리리카의 특허청구 적응증 통증치료 효과를 제네릭 제품에서 제외하는 변경허가에도 불구하고 특허간접침해 책임을 인정한 호주법원 판결입니다. 오리지널 리리카(Lyrica) 대한 제네릭(pregabalin) 적응증 효능효과에서 통증치료를 제외하고 진경제로만 한정한 경우도 특허침해로 판단한 호주법원 판결 한편, 우리나라 서울중앙지방법원에서도 리리카 제네릭을 발매하는 국내회사가 이와 같이 통증치료 적응증을 제외하는 변경허가를 받았음에도 불구하고 여전히 특허침해로 인정한 사례가 있습니다.

 

네델란드 헤이그지방법원에서 2015. 1. 27. 오리지널 제품의 적응증 중 용도특허가 존속 중인 특정 적응증을 제네릭 제품에서 삭제하는 변경허가, 소위 skinny label 사안에 대해 여전히 특허간접침해라고 판결하였다고 합니다. 형식적으로 판단한다면 제네릭 회사에서 특허권 침해를 회피하려고 의식적 조치를 취하였음에도 불구하고 여전히 특허침해책임을 인정한 것입니다. 최근 유사한 판결이 계속되는 일련의 흐름으로 보입니다. 이와 같은 판결 흐름에 비추어 볼 때, 제네릭 개발전락을 검토하는 단계부터 의약용도 특허의 침해판단을 보다 신중하게 할 필요성이 높습니다. 아래에서 헤이그법원 판결내용을 간략하게 소개합니다.

 

오리지널 품목 허가권자 Novartis는 골다공증 치료제 zoledronic acid 특허권자로서 원 제품 Zometa®를 판매하고 있고, 후속제품으로 주사제 Aclasta®를 발매하였습니다. 원천특허는 존속기간 만료로 이미 소멸하였지만 후속제품 주사제에 관한 후속 특허로 EP 1 296 689가 존속 중입니다. 후속특허에서 명시적으로 청구된 주사제의 적응증으로 골다공증 osteoporosis 치료효능뿐입니다.

 

NovartisAclasta® 주사제 오리지널 품목허가의 적응증인 osteoporosis Paget’s disease 치료효능을 근거로 하여 Sun에서 동일한 성분 및 효능으로 제네릭 허가를 받았습니다. 그 후 Sun은 적응증에서 osteoporosis 치료효능을 삭제하고 Paget’s disease 치료효능만 남기는 변경허가를 받았습니다. Novatis 의약용도 특허에는 Paget 병 치료효과를 특허청구범위로 기재하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고, 헤이그법원은 Sun의 제네릭 제품발매를 위 특허에 대한 간접침해에 해당한다고 판결한 것입니다. 판결문을 참고로 첨부합니다.

 

판결요지는, 제네릭 제품을 발매하는 Sun 입장에서 환자들에게 제네릭 허가범위에서 제외된 오리지널 제품의 적응증 골다공증 치료용으로도 제네릭 제품이 사용될 수 있음을 알고 있고, 그와 같은 특허침해 행위를 방지하기 위한 조치로 특허용도를 허가 적응증에서 삭제하였다고 알리는 정도로는 책임 면제사유로서 불충분하다고 판시하였습니다.

 

원칙적으로 특허청구범위에 기재된 적응증이 아니라면 직접적인 특허침해가 성립되지 않습니다. 그렇지만, 특허침해의 범주에는 직접침해뿐만 아니라 간접침해도 있습니다. 직접침해가 성립되지 않는 경우에도 다음 단계로 간접침해에 해당하는지 여부를 신중하게 검토해야 합니다. 또한, 특허법상 간접침해 규정도 곧바로 적용되지 않기 때문에 간접침해도 성립하지 않는 경우에도, 더 나아가 민법상 일반 불법행위 책임이 인정되는 경우도 있을 수 있습니다. 따라서, 제네릭 제품이 특허침해 책임으로부터 자유로운지 여부는 폭넓은 시각으로 위와 같은 모든 변수를 신중하게 검토할 때 비로소 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

*첨부파일: 네델란드 헤이그지방법원 판결

Novartis vs Sun 판결 (skinny label infringement).pdf

 

작성일시 : 2015. 2. 16. 17:00
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-- 특허권의 권리범위 및 특허발명의 보호범위 판단에 관한 기본 법리 --

 

특허침해란 특허권의 권리범위 또는 특허발명의 보호범위를 무단으로 침입하는 행위를 말합니다. 따라서, 특허침해 여부 판단은 특허권 권리범위 즉 특허발명의 보호범위를 확정하는 것부터 출발합니다. 그런데, 형태가 없는 기술적 사상인 특허발명의 보호범위를 객관적으로 명확하게 확정하기란 본질적으로 어려운 일입니다. 특허법 및 실무의 본령으로서 몇 마디 말로 간략하게 정리하기 어렵습니다. 다만, 특허실무에 입문한지 얼마되지 않은 사람들을 위해 참고로 특허권 권리범위 즉, 특허발명의 보호범위 판단기준에 관한 가장 기본적 사항을 간략하게 정리한 내용과 교육자료를 첨부합니다. 일견해보면 전체적 그림을 이해하는데 도움이 될 것으로 생각합니다.

 

특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다”고 규정하고 있습니다. 이처럼 특허청구범위의 해석에 있어서 무엇보다도 그 문언 기재 내용을 중심으로 하여야 한다는 입장을 문언 중심의 원칙이라고 합니다. 특허청구범위의 해석에 관하여 대법원은, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나(대법원 2002. 4. 12. 선고 992150 판결 등) 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니하며(대법원 2001. 6. 1. 선고 982856 판결 등), 한편 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만(대법원 1997. 5. 28. 선고 96 1118 판결 등), 그러한 청구범위의 문언을 해석함에 있어서는 당해 기술 분야에서 통상적으로 인식되는 용어의 의미에 따라야 하며, 그 의미가 불명확하거나 문언 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 961040 판결 등)고 판단 기준을 제시하고 있습니다.

 

균등론(균등침해), 특허발명과 침해 성립 여부가 문제되는 물건이나 방법을 비교하여 볼 때 그 물건이나 방법의 구성요소의 일부가 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 대응되는 구성요소와 문언상 일치하지 아니하고, 그 물건이나 방법이 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지도 아니하지만 서로 등가관계에 있다면 위 물건이나 방법은 특허발명을 침해하는 것으로 본다는 것으로, 문언침해를 엄격하게 적용함으로써 나타나는 문제를 해결하기 위하여 등장한 이론입니다. 서로 등가관계에 있다는 의미에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 그 범위까지의 기술을 용이하게 생각해낼 수 있는 정도인데 그것이 출원자의 실수나 능력의 한계 또는 그와 같은 침해물이 아직 개발되지 못하였기 때문에 특허청구범위에 포함시키지 못한 경우도 포함될 것입니다.

 

대법원은 2000. 7. 28. 선고 972200 판결에서 균등론을 처음으로 명시적으로 수용하면서 그 적용요건을 다음과 같이 제시하였습니다. 위 대법원 판결은, 확인대상발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, ① 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, ② 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소가 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, ④ 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ⑤ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 특허권의 권리범위 해석에 대한 강의자료

  권리범위 해석 강의자료.pdf

작성일시 : 2014. 2. 20. 09:58
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