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1.    사안의 개요

(1)   특허발명의 명칭: 갱폼) 가이드부재 및 이를 이용한 이동용 거푸집 시스템

(2)   【청구항 1】 작업대와, 상기 작업대의 상부에서 건물 외벽의 측면에 부착된 거푸집으로 이루어진 갱폼에 있어서, 상기 갱폼에 부착되어 상기 갱폼이 상기 건물 외벽을 상승 및 하강할 때 상기 갱폼의 방향을 가이드하고, 상기 갱폼을 상승시킬 때에는 상기 갱폼이 정착되었을 때에 비해 상기 갱폼이 상기 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 유도하되, 건물 외벽에 부착된 고정슈에 가이드레일이 맞물린 상태로 상기 갱폼이 상승 또는 하강할 수 있도록 가이드하는 가이드레일과, 상기 가이드레일과 상기 작업대 또는 상기 작업대에 부착된 메인레일을 연결하며, 상기 갱폼이 상승할 때 건물 외벽과 의 간격이 더 벌어지도록 하는 조절클립부로 구성되고, 상기 가이드레일(302)은 건물 외벽에 부착된 상기 고정슈에 맞물린 상태로 1층 정도의 높이를 상승하면 새롭게 부착된 고정슈(608)와 맞물리게 되는 길이를 가지고 있으며, 상기 조절클립부는 회전 방식 또는 슬라이딩 방식에 의해, 새로 콘크리트 벽을 형성하기 위하여 정착되었던 상기 거푸집이 크레인에 의해 끌어 올려지면, 상기 거푸집이 상기 새로 형성된 콘크리트 벽에서 떨어지게 하는 것을 특징으로 하는 갱폼 가이드부재

(3)   확인대상발명 vs 특허발명 대비 도면 

2.    특허법원 판결 요지

(1)   물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상발명에 대한 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판 대상인 확인대상발명이 된다고 할 수는 없다(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 참조).

(2)   마찬가지로, 물건발명의 특허권자가 적극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 등에 피심판청구인이 실시한 물건을 사용하는 구체적 방법을 부가적으로 기재했다고 하더라도 그 물건을 그러한 방법으로 사용하는 경우만이 심판 대상으로서 확인대상발명이 되는 것은 아니다.

(3)   물건발명은 원칙적으로 발명 대상인 물건의 구성을 기재하는 방식으로 특정하고, 청구범위에 물건을 사용하는 방법을 기재하였더라도 그 사용방법이 특별히 물건의 구조나 성질 등을 한정하는 요소가 아닌 한 청구범위 해석이나 발명의 동일성 판단에 고려할 것은 아니다.

(4)   방법발명에서는 그 방법을 사용하는 행위 등이 방법발명 실시에 해당하나, 물건발명에서 물건을 어떻게 사용할지는 물건이 완성된 연후의 문제이므로, 사용방법에 관한 기재가 물건 자체를 특정하는 데 필요하다고 인정되는 경우는 많지 않을 것이다.

(5)   확인대상발명은 물건발명이고, 실시주장발명과 기본적 구조가 같다. 피고는 실시주장발명에서 거푸집 수평 이동은 작업자가 지렛대 등으로 수작업하는 반면, 확인대상발명은 수평 방향 성분이 있는 크레인의 견인력으로 직접 거푸집을 벽에서 떼어 내고 들어 올린다는 점에서 두 발명이 다르다고 주장하나, 그 차이가 확인대상발명이나 실시주장발명에 따른 물건 자체의 구조나 성질 등에 영향을 미치는 요소는 아니다. 두 발명의 구조가 같은 이상, 실제 현장에서 적용되는 작업방식을 떠나 ‘사실적 관점에서’ 볼 때, 실시주장발명은 거푸집을 크레인으로 견인하는 것이 원천적으로 불가능한 구조를 가졌다거나 확인대상발명을 설치하고서는 거푸집을 손으로 떼어 낸 후 크레인으로 인양하는 것이 불가능하다고 단정할 수도 없다.

(6)   확인대상발명이 제1항 정정발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었는지를 보건대, 원고들이 특허법 제140조 제3항에 따라 제출한 설명서에 물건으로서 확인대상발명의 구조와 성질을 특정하는 데 도움이 되지 않거나 방해되는 기재가 일부 있기는 하나, 그 내용을 원고들이 함께 제출한 도면과 일체로 파악하여 종합적으로 고려할 때 확인대상발명이 제1항 정정발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 없는 정도라고는 말할 수 없다. 원고들이 제출한 확인대상발명의 도면은 피고가 등록받은 특허의 도면과 같기도 하다. 그렇다면 특허심판원으로서는 원고들이 확인대상발명 설명서에 사용방법이나 작동방식을 구체적으로 적었더라도 세부적인 표현 하나하나가 의문의 여지 없이 명확한지를 따질 것이 아니라 물건발명으로서 확인대상발명의 기술구성을 특허발명과 대비할 수 있는지를 판단하면 족하고, 설명서와 도면을 일체로 파악하여 종합적으로 고려하더라도 불명확한 부분이 있으면 설명서 보정을 명하는 등 조치를 취하면 될 것이다. 피고는 확인대상발명을 실시하고 있다고 인정되고, 확인대상발명은 적법하게 특정되었다.

첨부: 특허법원 2024. 4. 4. 선고 2023허11944 판결

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(1)   특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구

(2)   특허심판원 심결 – 피심판청구인은 실시주장발명 불실시, 확인대상발명 불특정, 부적법한 심판청구, 각하 심결

(3)   특허법원 판결: 피고의 실시주장발명 실시, 확인대상발명 특정, 권리범위에 속함, 심결취소 판결

(4)   권리범위 확인심판을 청구할 때 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정하여야 하나, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 참조), 확인대상발명도 별지 등의 형태로 심결에서 주문의 일부가 되므로 간결하고 명확하게 적는 것이 바람직하다(특허법 제42조 제4항 제2호도 참조).

(5)   방법발명의 특허권자가 어떤 물건이 그 방법의 실시에만 사용되는 물건이라고 주장하면서 물건발명을 확인대상으로 삼아 권리범위 확인심판을 청구할 수는 있다(이른바 ‘간접침해’에 관한 특허법 제127조 제2호, 대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결 등 참조).

(6)   특허권자가 ‘심판청구 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다’는 내용의 적극적 권리범위 확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하고 있지 아니한 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다.

(7)   이때 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 참조).

(8)   특허법 제135조에서 정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상발명이다. 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명이라면 그 물건을 생산․사용․양도․대여․수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여를 청약하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건 발명과 같은 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다. 따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상발명에 대한 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판 대상인 확인대상발명이 된다고 할 수는 없다(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 참조).

(9)   마찬가지로, 물건발명의 특허권자가 적극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 등에 피심판청구인이 실시한 물건을 사용하는 구체적 방법을 부가적으로 기재했다고 하더라도 그 물건을 그러한 방법으로 사용하는 경우만이 심판 대상으로서 확인대상발명이 되는 것은 아니다.

(10)   특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 경우 심판청구 대상이 되는 확인대상발명은 그 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정하여야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 구체적으로 특정하여야 한다. 확인대상발명이 특정되었는지는 확인대상발명 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상발명 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있다면 확인대상발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결 참조).

(11)   물건발명은 원칙적으로 발명 대상인 물건의 구성을 기재하는 방식으로 특정하고 청구범위에 그 물건을 사용하는 방법을 기재하였더라도 그 사용방법이 특별히 물건의 구조나 성질 등을 한정하는 요소가 아닌 한 청구범위 해석이나 발명의 동일성 판단에 고려할 것은 아니다.

(12)   방법발명에서는 그 방법을 사용하는 행위 등이 방법발명 실시에 해당하나[특허법 제2조 제3호 (나)목 참조],2) 물건발명에서 물건을 어떻게 사용할지는 물건이 완성된 연후의 문제이므로, 사용방법에 관한 기재가 물건 자체를 특정하는 데 필요하다고 인정되는 경우는 많지 않을 것이다(특허법 제42조 제6항, ‘제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석’에 관한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 4. 4. 선고 2023허11944 판결

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(1)   심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적․절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장․증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리․판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 2001후1655 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 등 참조).

(2)   특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).

(3)   특허권의 권리범위확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

(4)   확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 등 참조).

첨부: 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결

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(1)   원고는 확인대상발명(이하 ‘보정 전 확인대상발명’이라 하되, 보정 후 확인대상발명으로 수정되거나 삭제된 부분은 밑줄로 표시함)은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로 특허심판원에 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)을 구하였고, 이에 대해 특허심판원은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

(2)   그러나 피고는 특허법원에 원심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 특허법원은 보정 전 확인대상발명이 피고가 실시하는 발명(이하 ‘피고실시발명’이라 한다)과 아래와 같은 점 등을 들어 동일하지 않다는 이유로 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판단하여 원심결을 취소하는 판결을 하였고, 위 심결취소판결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

(3)   위 심결취소판결이 확정되자, 특허심판원은 환송사건을 2022당(취소판결)63호로 심리하면서, 원고에게 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명 사이에 동일성이 인정되지 않는다는 내용의 심문서를 송부하였고, 이에 원고는 보정 전 확인대상발명을 보정(이 보정에 따른 확인대상발명을 ‘보정 후 확인대상발명’이라 함)하였다. 이에 대해 특허심판원은 보정 후 확인대상발명과 피고실시발명의 동일성이 인정되지 않는다는 이유로 이 사건 보정은 부적법하고, 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명이 동일하지 아니하여 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

(4)   원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 보정사항들은 확인대상발명의 명칭을 변경한 것이거나 확인대상발명의 설명서를 보정한 것에 해당하고, 요지 변경에 해당하지 않으므로 이 사건 심결은 보정 후 확인대상발명을 대상으로 심리하여야 함에도 이 사건 보정이 적법하지 않다고 판단하여 보정 전 확인대상발명을 대상으로 심리하였으므로 절차상 위법이 있다. 심결 취소 판결

(5)   특허법 제140조 제3항에 의하면 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 같은 조 제2항 본문에 의하면 심판청구서의 보정은 그 요지가 변경되지 않는 이상 이를 허용하여야 한다.

(6)   다만 특허법 제140조 제2항 단서 및 제3호에 의하면 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우에는 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경하더라도 허용된다.

(7)   특허법 제140조 제2항 본문의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결

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1.    사안의 개요

(1)   특허권자 확인대상발명 외관이 특허발명 기술과 유사하다는 이유로 권리범위에 속한다고 주장, 적극적 권리범위확인심판 청구

(2)   특허심판원 판단 - 확인대상발명을 실시한 사실이 확인되지 아니하여 확인의 이익이 없다는 이유로 심판청구를 각하하는 심결

(3)   특허권자 원고 - 심결 불복, 심결취소 소 제기

(4)   특허법원 판결 – 실시 입증 부족, 확인의 이익 없음, 심판청구 각하 적법, 청구기각 판결

2.    특허법원 판결 요지

(1)   특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 참조).

(2)   이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로, 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 참조).

(3)   피고가 확인대상발명을 실시하고 있었는지 여부를 살펴보건데 확인대상발명의 구성요소와 실시주장발명의 대응 구성요소 사이에 실시주장발명에는 잠금수단이 포함된 장력조절구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으나 원고들은 피고가 잠금수단이 포함된 장력조절구성을 실시하고 있다고 주장한다. 그러나 실시주장발명과 동일한 피고 특허발명의 청구범위에는 확인대상발명의 잠금수단에 대응되는 구성이 전혀 기재되어 있지 않고, 피고가 위 잠금수단을 실시하고 있다고 볼 수 있는 증거가 없다. 한편, 피고가 실시하는 장력조절장치의 외관이 확인대상발명의 외관과 일부 유사하다고 볼 여지는 있으나, 증거에 의하더라도 장력조절장치의 내부 구성을 알 수 없으므로, 피고가 확인대상을 실시한다고 인정하기에 부족하다. 따라서 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

(4)   원고들은, 피고가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않았으므로 특허법 제126조의2에 따라 피고가 확인대상발명을 실시하는 것으로 인정하여야 한다고 주장한다. 그러나 특허법 제126조의2는 특허권 침해 소송에 적용되는 조항으로, 권리범위확인 심결에 대한 취소소송인 이 사건 소송에서 적용될 여지가 없다.

(5)   특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다. ② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

첨부: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결

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1. 사안의 개요 및 쟁점

(1) 실시자의 소극적 권리범위확인심판 청구

(2) 특허심판원 청구인용, 특허권자 패소 심결

(3) 특허권자 심결취소 소송 제기, 주장 요지: 침해혐의 실시자가 특정한 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대한 다툼 없음, 확인의 이익 없음.

(4) 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자 주장요지 - 적극적 권리범위확인심판에서 특허권자가 특정한 확인대상발명이 상대방 실시자가 실시한 발명이고, 소극적 권리범위확인심판에서 실시자가 특정한 확인대상발명은 실제로 실시하지 않거나 실시할 가능성이 없는 발명이다. 상대방이 특정한 확인대상발명의 실시 여부에 대하여서만 다투었을 뿐, 그 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여서는 다투지 않았다.

(5) 실무적 쟁점 포인트 – 심판청구인이 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 발명으로 구상하여 특정하고 실제로 실시하지 않는 발명도 가능함. 실시하지 않는 기술내용으로 특허발명과 명확하게 구별되어 권리범위에 속하지 않는 경우 특허권자는 소극적 권리범위확인심판에서 권리범위에 속하지 않는다는 청구인용 심결(특허권자 패소)이 아니라 확인의 이익 부존재, 부적법 심판청구로서 각하 심결(특허권자 승소)이 유리함.

2. 기본 법리

권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2019. 9. 9. 선고 2019후10081 판결 등 참조).

3. 특허법원 판결 요지

(1) 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있고,

(2) 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시 기술과 다른 경우에도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로 확인대상발명과 실시 기술의 동일성이 요구되지 않고,

(3) 특정한 확인대상발명을 기준으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

(4) 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 등 참조).

(5) 특허권자는 상대방이 특정한 확인대상발명에 대하여 특허권 침해를 주장한 바는 없고, 변론기일에 ‘피고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에서는 다툼이 없고, 위 확인대상발명에 대해 특허권 침해를 주장하는 것도 아니고 향후에 이를 주장할 의사도 없다.’라고 진술하였음.

(6) 따라서 심판청구의 이익이 없는 심판청구로서 부적법하므로 각하되어야 함. 심결 취소 판결

(7) 반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 소극적 권리범위확인심판과 달리 특정한 확인대상발명은 상대방이 현재 실시하거나 과거에 실시한 발명과 동일하여야 하므로, 이 사건 특허발명을 실시하거나 실시하였는지 여부에 대한 판단이 있게 된다.

참고: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결

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1. 원심 특허법원 판결요지

(1) 판결주문 – 특허권자 패소한 심결의 위법 판단 및 전부 취소 판결, 특허권자 전부 승소

(2) 판결 이유 – 존속기간연장 일부 위법, 무효 BUT 일부 기간의 연장은 적법

(3) 판결 이유 요지 - 이 사건 심결에서 무효로 판단한 187일 중 원심판시 기간 1(132일)은 특허권자인 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 볼 수 없으므로 이 부분 심결의 판단은 위법하고, 원심판시 기간 2(55일)는 원고에게 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간이라고 할 것이므로 이 부분 심결의 판단은 적법하다.

2. 특허권자 상고의 이유

원심 판결 이유에서 특허권자 책임으로 판단한 기간2(55일), 불이익한 판단 이유에 불복하여 상고

3. 상고심 쟁점 – 판결주문이 아니라 판결이유에 제시된 판단만을 다투는 경우도 상고의 이익이 인정되는지 여부

4. 대법원 판결요지 – 상고 이익 불인정, 각하 판결

(1) 법리 - 상고의 이익 판단 기준

상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소, 변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 특별한 사정이 없는 한 상고의 이익이 없다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2008후2770 판결 등 참조).

(2) 구체적 사안의 판단

원심은 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 그대로 인용(전부 승소)하였는데, 원고는 그 판결이유에 제시된 원심판시 기간 2(55일) 부분의 판단을 다투면서 상고를 제기하고 있음을 알 수 있고, 이 부분 판단에 대하여는 취소판결의 기속력이 발생하는 것도 아니므로, 전부 승소한 원고로서는 원심의 판결이유에 불만이 있다 하더라도 상고를 제기할 이익이 없다.

첨부: 대법원 2021. 10. 28. 선고 2020후11752 판결

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