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1.    특허법 제96조(특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험(약사법에 따른 의약품의 품목허가ㆍ품목신고 및 농약관리법에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시

2.    사안의 개요

(1)   피고 국내업체에서 생산한 제품으로 외국에서 품목허가용 임상시험 사용, 특허권림범위에 속하는 제품임

(2)   원고 특허권자 주장요지 – 국내업체의 생산, 판매 행위는 상업적 특허발명의 실시에 해당하므로 특허권 침해를 구성한다.

(3)   특허법원 판결 요지 – 특허법 제96조 예외 해당, 특허권 침해 불인정

3.    쟁점 – 생산업체 본인이 아닌 제3자에게 판매하는 경우

(1)   원고 주장 – 생산업체는 연구 시험의 주체가 아닌 별개의 법적 지위에서 자신의 경제적 이익을 위하여 생산하였고 연구 시험 결과에 대한 직접적 이익은 제3자에게만 귀속되었으므로 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다.

(2)   특허법원 판결 – 특허권자 주장 부정, 예외 적용 인정, 특허발명의 실시자에 의한 연구․시험에 비하여 제3자에 의한 연구․시험이 특허권자의 이익을 침해할 위험성이 더 크다고 할 수도 없다. 시험적 실시의 예외를 인정하더라도 특허권자의 이익이 과도하게 침해되는 등의 불합리한 결과가 발생하지 않는다.

4.    국내가 아닌 해외업체용 수출의 경우

(1)   특허권자 주장 - 국외 품목허가를 위한 연구․시험에는 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다는 주장, 특허법 제96조 제1항 제1호에서 말하는 연구․시험은 특허법의 속지주의 원칙에 따라 국내에서의 연구․시험을 의미하므로, 러시아에서의 품목허가를 위하여 생산된 경우 특허법 제96조 제1항 제1호가 적용될 수 없다.

(2)   특허법원 판결 – 특허권자 주장 배척, 예외 인정, 특허법 제96조 제1항 제1호는 특허발명의 실시 목적이 ‘연구 또는 시험인 것’으로 정하고 있을 뿐, 그 연구․시험의 장소가 국내일 것을 요건으로 하고 있지 않다.

(3)   특허법 제96조 제1항 제1호는, 연구 또는 시험을 위하여 특허발명을 실시하는 행위는 기술발전에 기여할 수 있는 것이어서 특허권의 효력이 미치지 않도록 한 규정이다. 그런데 국제적 교류가 일상화된 현실에서 시험결과의 공유 등을 통해 해외에서의 시험이 국내에 영향을 미쳐 개량발명을 촉진하고 기술적 진보에 기여하는 계기가 될 수도 있으므로, 해외에서의 연구․시험이 국내 기술발전에 도움이 되지 않는다고 단정할 수는 없다. 따라서 위 규정의 연구․시험의 장소가 국내일 것으로 제한하는 해석은 특허법 제96조 제1항 제1호의 입법 취지에도 부합하지 않는다.

5.    목적상 상업적 개발, 시험에 적용되지 않는다는 주장

(1)   특허권자 주장 - 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구 또는 시험에 해당한다고 하기위해서는 특허발명의 실시 행위 자체가 연구․시험을 하기 위한 경우, 예컨대 특허성의 확인이나 개량발명 등을 목적으로 한 것이어야 하는데, 의약품 품목허가를 취득하여 궁극적으로 상업적 이익을 얻기 위한 것은 위 규정의 연구 또는 시험으로 볼 수 없다.

(2)   특허법원 판결 – 특허권자 주장 배척, 예외 인정, 특허법 제96조 제1항 제1호는 연구․시험의 목적을 기준으로 적용 범위를 나누고 있지 않고, 달리 상업적 목적이 배제되어야 한다고 볼 근거가 없다. 연구․시험의 본질상 어떤 종류의 연구․시험이라도 기본적으로 기술발전에 기여할 수 있는 가능성을 포함하고 있으므로 기술발전과 전혀 무관한 연구․시험이라는 것을 상정하기 어렵다. 또한 연구․시험은 다양한 형태로 기술발전에 기여할 수 있으므로, 반드시 특허성의 확인, 기능 조사나 개량발명 등을 통해서만 기술발전이 도모된다고 할 수 없다. 연구․시험의 목적이 무엇인지, 즉 특허성 실증이나 기술 개량을 목적으로 하는지 또는 상업적 이익을 목적으로 하는지 등에 따라 특허법 제96조 제1항제1호의 적용을 달리하는 것은 위 규정의 취지에도 부합하지 아니한다.

첨부: 특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023나10914 판결

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1.    공유자의 특허지분 분할청구권 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결

특허공유에서 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법 제99조 제2항, 제4항] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

특허법 제99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

2.    5년 이내 분할금지특약 등 민법 규정

민법 제268조(공유물의 분할청구) ① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

3.     실무적 포인트

기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

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(1)   과제선정 경쟁자 중 탈락자의 행정소송, 경원자 소송 가능 - 원고 적격 쟁점: 인가ㆍ허가 등 수익적 행정처분을 신청한 여러 사람이 서로 경원관계에 있어서 한 사람에 대한 허가 등 처분이 다른 사람에 대한 불허가 등으로 귀결될 수밖에 없을 때 허가 등 처분을 받지 못한 사람은 그 신청에 대한 거부처분의 직접 상대방으로서 원칙적으로 자신에 대한 거부처분의 취소를 구할 원고적격이 있고, 그 취소판결이 확정되는 경우 그 판결의 직접적인 효과로 경원자에 대한 허가 등 처분이 취소되거나 그 효력이 소멸되는 것은 아니더라도 행정청은 취소판결의 기속력에 따라 그 판결에서 확인된 위법사유를 배제한 상태에서 취소판결의 원고와 경원자의 각 신청에 관하여 처분요건의 구비 여부와 우열을 다시 심사하여야 할 의무가 있으며, 그 재심사 결과 경원자에 대한 수익적 처분이 직권취소되고 취소판결의 원고에게 수익적 처분이 이루어질 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 경원관계에서 허가 등 처분을 받지 못한 사람은 자신에 대한 거부처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 보아야 할 것이다(대법원 2015. 10. 29. 선고 2013두27517 판결 등 참조). 다만, 명백한 법적 장애로 인하여 원고 자신의 신청이 인용될 가능성이 처음부터 배제되어 있는 경우에는 당해 처분의 취소를 구할 정당한 이익이 없다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2009두8359 판결, 대법원 2013. 7. 11. 선고 2013두147 판결 등 참조).

(2)   원고와 참가인은 이 사건 연구개발사업에 지원하여 자신들의 신청과제가 이 사건 연구개발사업의 연구과제로 선정되기 위한 경쟁관계에 있으므로, 이 사건 처분으로 인하여 원고가 탈락하는 것으로 귀결될 수밖에 없고, 이 사건 처분에 대한 취소판결이 확정되면 참가인이 이 사건 연구개발사업의 협약체결 대상자로서의 지위를 잃게 되는 한편 이 사건 연구개발사업 연구과제 선정절차를 다시 진행할 경우 원고의 신청과제가 이 사건 연구개발사업의 연구과제로 선정될 가능성을 완전히 배제할 수 없으며, 달리 원고가 명백한 법적 장애로 인하여 이 사건 연구개발사업의 연구과제 선정절차에서 그 신청이 인용될 가능성이 처음부터 배제되어 있는 경우에 해당한다고 볼만한 사정이나 증거도 없다. 따라서 원고에게 경원자인 참가인에 대한 이 사건 처분을 다툴 법률상 이익이 있다. 행정소송의 원고 적격 인정 

(3)   과제선정 탈락자의 불복 주장의 요지: 과제선정 평가 평가위원 구성에 문제가 있다고 주장.

(4)   서울행정법원 판결요지: 행정청의 전문적인 평가 결과는 그 판단의 기초가 된 사실인정에 중대한 오류가 있거나 그 판단이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 객관적으로 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 한 법원이 그 당부를 심사하기에는 적절하지 않으므로 가급적 존중되어야 한다. 여기에 재량권을 일탈ㆍ남용한 특별한 사정이 있다는 점은 증명책임분배의 일반원칙에 따라 이를 주장하는 자가 증명하여야 한다(대법원 2018. 6. 15. 선고2016두57564 판결 등 참조).

(5)   어떤 신청과제에 대하여 연구개발비를 지원할지 여부는 원칙적으로 연구개발사업의 평가주체인 전문기관의 고유한 정책 판단 또는 과제심사 주관자의 자율적 판단에 맡겨진 것인 점, 이 사건 연구개발사업은 고도의 의료ㆍ약학상의 기술적ㆍ전문적인 판단을 요구하는 특성을 가지고 있는 점 등의 사정에 비추어 볼 때, 전문기관 피고는 이 사건 연구개발사업의 연구과제 선정에 있어서 폭넓은 재량을 가지고 있다. 과제심사 방법이나 기준이 헌법이나 법률에 위반되거나 지나치게 합리성이 결여되고 객관적 정당성을 상실한 경우 또는 이 사건 연구개발사업의 목적, 관계 법령 등의 취지에 비추어 현저하게 불합리하거나 부당하여 재량권을 일탈 내지 남용하였다고 판단되는 경우가 아닌 한 이 사건 처분이 위법하다고 할 수 없다. 과제선정 평가의 위법성 인정하지 않음

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