(1) 업무제휴계약 제8조 제1항: ‘개발사 원고와 제조사 피고의 공동으로 개발한 이 사건 제품에 대한 지적재산권(개별인증에 대한 권리 포함)의 등록과 관련된 비용은 공동으로 부담하도록 하며, 해당 지적재산권에 대한 권리는 원고와 피고가 공동으로 소유하도록 한다.’
(2) 개발사 원고의 주장요지: 등록상표의 표장은 애초에 원고가 선정하였고, 실제로 이 사건 등록상표가 사용된 제품은 원고의 책임 하에 유통되었으며, 피고는 원고로부터 제조위탁을 받아 제품을 생산하여 원고에게 공급하고 일부 제품을 원고의 대리점 자격에서 판매한 것에 불과하므로, 원고와 피고가 공동으로 이 사건 등록상표의 사용 준비를 하였다고 볼 수 없다.
(3) 제조사 피고의 주장요지: 등록상표는 피고가 원고와 공동으로 사용할 것이 예정된 상표임에도 원고가 피고를 속이고 단독으로 출원하였으므로 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당한다.
(4) 개발사 원고의 반박요지: 설령 원고와 피고가 상표 사용을 함께 준비하여 그 상표에 관한 권리가 원고와 피고에게 공동으로 귀속된다고 하더라도 상표법상 상표를 공동으로 출원할 의무는 없다고 주장한다.
(5) 특허법원 판결요지: 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호의 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 신의성실에 반하여 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 해당하는지 여부이고, 원고가 이 사건 선사용상표와 동일한 상표를 동일한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표를 등록받은 것은 피고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다. 이 사건 등록상표에 대하여 공동출원의 의무가 있는지 여부는 이와 같은 판단에 아무런 영향을 미치지 못한다.
(6) 관련 법리: 상표법 제34조 제1항 제20호는 동업․고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일․유사한 상표를 동일․유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.
(7) 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용 상표’라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용 상표와 동일․유사한 상표를 동일․유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.
(8) 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용 상표의 개발ㆍ선정ㆍ사용 경위, 선사용 상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용 상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결 등 참조).
첨부: 특허법원 2025. 3. 20. 선고 2024허12272 판결
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