NDA__글17건

  1. 2019.11.04 화장품 벤처회사 Olaplex vs 대기업 L’Oreal – 머리염색약 기술이전 라이선스협상 결렬 후 기술유출, 영업비밀침해, 특허침해소송: 미국법원 판결 - 대기업 L’Oreal 거액 손해배상책임 인정
  2. 2019.05.10 국제계약서 중 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 조항 – 비밀정보 범위, 적용 배제대상, 비밀유지 의무, 위반시 조치 등 계약조항 샘플
  3. 2018.08.13 [NDA분쟁] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 비밀보호대상 조항 위반여부 쟁점 미국소송 사례
  4. 2018.08.13 [NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 계약위반 시 손해배상책임 관련 실무적 포인트
  5. 2018.08.13 [NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀정보의 사용제한범위 관련 실무적 포인트
  6. 2018.08.13 [NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀보호대상 관련 실무적 포인트
  7. 2018.05.10 [계약실무] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 계약위반 시 손해배상책임 관련 실무적 포인트
  8. 2018.05.09 [계약실무] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀정보의 사용제한범위 관련 실무적 포인트
  9. 2018.05.09 [계약실무] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀보호대상 관련 실무적 포인트
  10. 2016.07.12 중재(arbitration) 합의조항 포함 s/w License 계약분쟁 + 영업비밀침해 + 소송관할 합의조항 포함 NDA 계약분쟁 등이 결합된 소송의 재판관할 및 진행여부
  11. 2016.05.27 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 – 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령
  12. 2015.09.04 [미국영업비밀분쟁소송] 메모리 칩 설계회사 Grail Semiconductors에서 Mitsubishi 전자와 기술제안 및 협상 결렬 후 제기한 영업비밀침해 주장소송에서 거액의 손해배상 평결
  13. 2015.09.04 [미국영업비밀분쟁판결] 기술제안협상 결렬된 후 기술제안을 받은 회사에서 유사 제품을 독자 개발한 경우 영업비밀 침해책임 여부
  14. 2015.08.10 [미국영업비밀소송뉴스] - 공동사업 제안, 협상진행, 계약체결 실패 후 상대방이 유사제품 판매한 경우 : 영업비밀침해 인정, 손해배상책임 US$58 million (약 6천억원) 인정 배심평결
  15. 2015.01.08 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 – 성공사례 및 실패사례의 시사점
  16. 2014.01.20 [사례연구] 비밀유지계약(NDA)에서 비밀보호대상 정보의 범위에 관한 계약서 문구 표현에 관한 쟁점 – 개방형 표현방식(but is not limited to)의 효력에 관한 미국법원 판결 소개
  17. 2013.08.09 [사례연구] 발명에 관한 사업아이디어를 기업에 제안하였으나 채택이 거절된 후 그 아이디어 관련제품이 발매된 상황에서, 기업으로부터 로열티를 받아낸 경우 - 스파이더맨 완구 사례

 

 

1. 사안의 개요

 

대상기술 머리칼 탈색 및 염색 시 손상방지 및 보호기능, 벤처기업 Olaplex  제품관련 기술에 대한 영업비밀, 제품발매 단계에서 2건의 특허등록, 대기업과 기술이전 협상, 기술이전 파탄 후 대기업에서 경쟁제품 발매함, 영업비밀침해, 특허침해, 계약위반 등을 주장하는 소송 제기함

 

 

2. 미국법원 소송결과

 

미국 Delaware 연방법원 2019. 8. 12. 배심평결 영업비밀 침해 인정, NDA 계약위반 인정, 특허고의침해 인정

 

배심평결 - $22.3 million in damages for L’Oreal’s willful infringement of its trade secrets + $22.3 million for breach of contract + $47 million for infringements of patents

 

판사의 손해배상액 조정 및 최종 판결 내용

 

 

3. 실무적 포인트 영업비밀과 특허의 결합으로 기술보호 강화  

 

상업화 전 단계에서 너무 빨리 핵심기술을 특허출원하여 공개하면, 이를 입수한 대기업 등 경쟁사들이 우수한 연구개발 능력으로 바탕으로 특허기술을 회피할 가능성 있음.

 

그러나 판매된 신제품을 구입하여 분석하여 그 핵심기술을 알아낼 수 있다면, reverse engineering 가능한 경우라면 영업비밀로는 그 핵심기술을 보호할 수 없음

 

따라서, 신제품 판매전까지 단계에서는 핵심기술을 영업비밀로 관리하지만, 제품 판매로 인한 기술공개 가능성이 있는 경우에는 그 이전에 미리 특허출원하여 해당 기술을 특허권으로 보호받는 것이 필수적임

 

한편, 기술이전 협상을 하는 경우 NDA 체결하여 기술정보를 보호하는 것이 필수적임

 

본 사안은 영업비밀, 특허, 계약상 보호조치를 모두 취한 결과 소송을 통해 대기업에 대해 거액의 손해배상을 받을 수 있었다고 함.

 

첨부: 1. 미국 Olaplex vs L’Oreal 소장

1. 소장_complaint.pdf

 

 2. 미국법원 판결문

2_판결_2019-09-03-Judgement.pdf

 

KASAN_화장품 벤처회사 Olaplex vs 대기업 L’Oreal – 머리염색약 기술이전 라이선스협상 결렬 후 기

 

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작성일시 : 2019. 11. 4. 17:00
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21. CONFIDENTIALITY. 

 

21.1 Definition. Hospira and CyDex each recognizes that, during the Term, it may be necessary for a party (the “Disclosing Party”) to provide Confidential Information (as defined herein) to the other party (the “Receiving Party”) that is highly valuable, the disclosure of which would be highly prejudicial to such party. The disclosure and use of Confidential Information will be governed by the provisions of this Section 7. Neither Hospira nor CyDex shall use the other’s Confidential Information except as expressly permitted in this Agreement. For purposes of this Agreement, “Confidential Information” means all information disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party in any form whatsoever, including but not limited to product specifications, data, know-how, formulations, product concepts, sample materials, business and technical information, financial data, batch records, trade secrets, processes, techniques, algorithms, programs, designs, drawings, and any other information related to a party’s present or future products, sales, suppliers, customers, employees, investors or business. Without limiting the generality of the foregoing, CyDex’s Confidential Information includes all materials provided as part of the Captisol Data Package.

 

21.2 Obligation. CyDex and Hospira agree that they will disclose the other’s Confidential Information to its (or its respective Affiliates’) own officers, employees, consultants and agents only if and to the extent reasonably necessary to carry out their respective responsibilities under this Agreement or in accordance with the exercise of their rights under this Agreement, and such disclosure shall be limited to the extent reasonably possible consistent with such responsibilities and rights. Except as provided in the previous sentence, neither party shall disclose Confidential Information of the other to any Third Party without the other’s prior written consent. Any disclosure to a Third Party shall be pursuant to the terms of a non-disclosure agreement substantially similar to the requirements of this Section 7. The party which disclosed Confidential Information of the other to any Third Party shall be responsible and liable for any disclosure or use by such Third Party (or its disclosees) which would have violated this Agreement if committed by the party itself. Neither party shall use Confidential Information of the other except as expressly allowed by and for the purposes of this Agreement. Each party shall take such action to preserve the confidentiality of each other’s Confidential Information as it would customarily take to preserve the confidentiality of its own Confidential Information (but in no event less than a reasonable standard of care). Unless otherwise specified in this Agreement and subject to terms and conditions in this Agreement, if so requested by the other party a party shall promptly return all relevant records and materials in its possession or control containing or embodying the other party’s Confidential Information (including all copies and extracts of documents); provided, however, that each party may retain one archival copy (and such electronic copies that exist as part of the party’s computer systems, network storage systems and electronic backup systems) of such records and materials solely to be able to monitor its obligations that survive under this Agreement.

 

21.3 Exceptions. The use and non-disclosure obligations set forth in this Section 7 shall not apply to any Confidential Information, or portion thereof, that the Receiving Party can demonstrate by appropriate documentation:

(a) at the time of disclosure is in the public domain;

(b) after disclosure, becomes part of the public domain, by publication or otherwise, through no fault of the Receiving Party or its disclosees;

(c) is independently developed by Receiving Party personnel with no reference or access to the Confidential Information; or

(d) is made available to the Receiving Party by an independent third party without obligation of confidentiality, provided, however, that to the Receiving Party’s knowledge, such information was not obtained by said third party, directly or indirectly, from the Disclosing Party hereunder.

 

In addition, the Receiving Party may disclose information to a court or ADR forum in the process of seeking to enforce through such court or ADR forum its own rights under this Agreement, and also may disclose information that is required to be disclosed by law, by a valid order of a court or by order or regulation of a governmental agency including but not limited to, regulations of the Securities and Exchange Commission, or in the course of litigation, provided that in all cases the Receiving Party shall give the other party prompt notice of the pending disclosure and make a reasonable effort to obtain, or to assist the Disclosing Party in obtaining, a protective order or confidential-treatment order preventing or limiting (to the greatest possible extent and for the longest possible period) the disclosure and/or requiring that the Confidential Information so disclosed be used only for the purposes for which the law or regulation required, or for which the order was issued.

 

21.4 Injunction. Each party agrees that should it breach or threaten to breach any provisions of this Section 7, the Disclosing Party will suffer irreparable damages and its remedy at law will be inadequate. Upon any breach or threatened breach by the Receiving Party of this Section 7, the Disclosing Party shall be entitled to seek from any court of competent jurisdiction temporary, preliminary and/or permanent injunctive relief in addition to any other remedy which it may have, without need to post any bond or security, in addition to any and all other legal and equitable rights and remedies available to the Disclosing Party.

 

21.5 Public Announcements. If a press release is required by law or the applicable rules of a national securities exchange to be issued upon execution of this Agreement or reasonably soon thereafter, the parties will mutually agree on such a press release. Neither party shall make any subsequent public announcement concerning this Agreement or the terms hereof not previously made public without the prior written approval of the other party with regard to the form, content, and precise timing of such announcement, except as may be required to be made by either party in order to comply with applicable law, regulations, court orders, or tax or securities filings. Such consent shall not be unreasonably withheld or delayed by such other party. Before any such public announcement, the party wishing to make the announcement will submit a draft of the proposed announcement to the other party in sufficient time to enable such other party to consider and comment thereon. The parties agree that a party may disclose this Agreement’s existence and terms, and material developments or material information generated under this Agreement, in (i) securities filings with the Securities and Exchange Commission (or equivalent foreign agency) to the extent required by law, or (ii) under conditions of confidentiality/nonuse in connection with investment and similar corporate transactions. Notwithstanding the above, once a public announcement has been made, either party shall be free to disclose to third parties any information contained in said public announcement.

 

KASAN_국제계약서 중 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 조항 – 비밀정보 범위, 적용 배제대상, 비밀

 

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작성일시 : 2019. 5. 10. 11:00
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KASAN_[NDA분쟁] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 비밀보호대상 조항 위반여부 쟁점 미국소송

 

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작성일시 : 2018. 8. 13. 12:30
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1. 샘플 조항

 0 (손해배상)

① "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 동의 및 본 계약에 따른 조치 없이 "비밀정보"가 제3자에게 공개, 제공 또는 누설된 경우 "정보제공자"가 입은 손해를 배상하여야 한다. 다만, 4조 제2항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

양 당사자는 본 계약의 위반이 상대방에게 회복할 수 없는 손해를 가할 수 있어 사후적인 금전적 배상만으로 충분하지 아니하며, 따라서 금전적 배상에 의한 법적 구제 수단에 앞서 가처분 등 적절한 법적 구제를 위한 절차에 있어 피보전권리, 보전의 필요성 등 제반 요건을 충족시킴을 인정한다.

본 조 1항의 경우, "정보수령자"**억원에 해당하는 금원을 위약벌로 "정보제공자"에게 지급하여야 한다. 다만, "정보수령자"가 실제 지급한 위약벌 액수에 상응한 손해배상채무는 소멸한 것으로 한다.

 

2. 계약위반 시 위약금 약정 조항 손해배상액 예정 vs 위약벌 구별

위약금 약정은 계약 당사자가 계약을 이행하지 아니할 때 손해배상 청구와 별도로 당사자들이 미리 정한 금액을 지급하기로 하는 계약입니다. 그 위약금을 계약불이행에 대한 징벌로 볼 것인지 아니면 계약불이행에 대한 손해배상의 예정으로 볼 것인지 문제됩니다.

 

먼저, 위약금 약정은 원칙적으로 손해배상액의 예정으로 추정됩니다(민법 제398조 제4). 위약금 약정을 '손해배상액의 예정'으로 보는 경우 법원은 약정된 위약금을 직권으로 감액할 수 있습니다(민법 제398조 제2).

 

위약금 약정을 위약벌로 보는 경우도 있습니다. 위약벌은 채무자가 계약을 이행하지 아니할 때 채권자가 손해배상과 별도로 당사자가 정한 징벌로서 몰수하기로 한 위약금입니다. 채권자는 위약벌로서 위약금을 몰취함과 동시에 추가로 채무불이행에 의한 손해배상을 청구할 수 있습니다.

 

법원은 위약금 약정을 '위약벌'로 보는 경우 이를 감액할 수 없고, 다만 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 위약벌이 지나치게 과다하다는 사정이 있는 경우에 한하여 전부 또는 일부가 무효로 할 수 있습니다.

 

동일한 위약금 약정을 두고 이와 같이 서로 판이한 개념인 위약벌 vs 손해배상액 예정으로 볼 수 있기 때문에 양자를 구분하는 판단기준이 중요합니다.

 

대법원 판례에서, 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로, 위약금이 위약벌로 해석되기 위해서는 특별한 사정이 주장, 증명되어야 하며, 계약을 체결할 당시 위약금과 관련하여 사용하고 있는 명칭이나 문구뿐만 아니라 계약 당사자의 경제적 지위, 계약 체결의 경위와 내용, 위약금 약정을 하게 된 경위와 교섭과정, 당사자가 위약금을 약정한 주된 목적, 위약금을 통해 이행을 담보하려는 의무의 성격, 채무불이행이 발생한 경우에 위약금 이외에 별도로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부, 위약금액의 규모나 전체 채무액에 대한 위약금액의 비율, 채무불이행으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 손해액의 크기, 당시의 거래관행 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 위약금의 법적 성질을 합리적으로 판단하여야 한다는 입장입니다.

 

, 위약금이 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로 해석되려면 이를 주장하는 측에서 '위약벌'이라는 특별한 사정을 입증해야 합니다.

 

당사자들이 채무불이행으로 인해 발생되는 금전적인 문제를 오로지 해당 위약금 약정에 근거한 구제수단만을 통해 해결하고 있다면 손해배상액의 예정으로 볼 수 있지만, 위약금 약정 뿐만 아니라 그 밖에 다른 구제수단을 예정하고 있다면 위약금 약정을 계약위반에 대한 징벌로서의 위약벌로 볼 수 있다는 판결입니다(대법원 2016. 7. 14. 선고 201382944 판결 참조).

 

KASAN_[NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 계약위반 시 손해배상책임 관련 실무적 포인

 

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작성일시 : 2018. 8. 13. 11:30
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1. 계약서 조항 샘플

(비밀정보의 사용 제한 "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 승인이 없는 한 "비밀정보" "목적 사업외의 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며, "목적 사업"과 관련하여 사용할 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 "비밀정보"를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다.

"정보수령자" "비밀정보"를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만, 천재지변, 화재, 전쟁, 혁명, 정부의 규제 등 불가항력적 사유에 의해 "비밀정보"가 유출된 경우에는 "비밀정보" 유출에 대한 책임을 부담하지 않는다.

"정보수령자" "비밀정보"의 외부로의 누설 또는 "비밀정보"의 대내외적 오사용 등 침해 사실이 발견된 경우 즉시 "정보제공자"에게 서면으로 그 사실을 통보하고, "정보제공자"가 요구하는 적절한 조치를 취하여야 한다.

"정보수령자" "목적 사업"을 위하여 "비밀정보"에 접근할 필요가 있는 자신의 관련 임직원(이하 "관련 임직원"이라 한다)으로서 첨부1 "관련 임직원 서약서" (이하 "서약서"라 한다)"에 서명 또는 기명날인을 한 "관련 임직원" 외에는 어떠한 제3자 에게도 "비밀정보"를 제공할 수 없으며, 본 계약 체결 후 "관련 임직원"이 추가된 경우 첨부 2 "관련 임직원 서약서(추가)" 양식에 그 "관련 임직원"의 서명 또는 기명날인을 추가로 받은 후 이를 "정보제공자"에게 제출한다.

"정보수령자"가 위 제 4항의 "관련 임직원"을 제외한 제3자에게 "비밀정보"를 제공하기 위해서는 "정보제공자"의 사전 서면 승인을 받아야 하며, “정보수령자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 제3자와의 사이에 "정보제공자" "비밀정보"를 보호하는 내용의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

2. 3("비밀정보"에 접근할 필요가 있는 제3자의 임직원, 사용자를 포함한다)로부터 첨부3 "3자 서약서" 양식에 제3자의 서명 또는 기명날인을 받은 후 이를 보관하고 그 사본을 정보제공자에게 제출하여야 한다

3. 3자에 의한 "정보제공자"의 비밀정보 누설, 유출 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하고 그에 대한 책임을 져야 한다.

 

2. 몇 가지 실무적 포인트  

비밀정보 제공의 목적(통상적으로 평가/검토용도)을 명기하여, 제공비밀은 한정된 용도로 제공된 것이므로 일반적인 권리 허여가 배제된 것임을 입증키 위함. 이러한 규정에 따라 수령자는 제3자에 대한 공개금지 뿐만 아니라, 수령자 자신의 사용도 특정목적 외의 다른 용도로 사용할 수 없게 된다.

 

평가용 비밀정보 유의사항 : ) 통상 evaluation 목적에 한정됨에 유의하여, 수령자료·정보에 관한 marking 및 기록유지를 해야 한다. ⅱ) 유사기술 단독 또는 타사와 연구개발진행 필요 시는 이에 관한 독립된 연구· 개발일지를 기록·관리하여야 한다. ⅲ) evaluation 후 대상기술에 대한 수령자 검토의견의 명확한 회신이 있어야 하고, rejection 시 가급적 수령 기술 중 당사가 기보유한 기술 및 공지기술 등에 대한 범위설정을 하여 이에 관한 범위 및 근거를 거절서면에 서술하여 둠이 바람직하다.

 

수령자의 관리 의무 - 비밀유지정도 (Standard of Care) : 통상적으로 수령자가 자신의 비밀을 유지하기 위하여 취하는 주의 정도에 한정하는 것이 관례임(, 최소한 reasonable degree of care 요구). 수령자에게 부과될 수 있는 구체적인 의무는 아래와 같은 항목이 있으나, 수령자는 자신의 내부 보안 규정이나 현실적 관행을 고려하여, 일반적인 주의로 관리 가능한 범위 내로 한정해야 한다.  

 

제공정보 / 자료의 기록 유지, ② 다른 영업비밀 / 자료와의 분리보관, ③ 내부사용자제한(need to know), ④ 사용자 및 사용 용도 / 시간기록, ⑤ 제공자 요구시 또는 NDA 해제 / 종료 시 자료 반환 또는 파기, ⑥ 사용자 개인별 기밀유지각서 확보

 

KASAN_[NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀정보의 사용제한범위 관련 실무적 포인트

 

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작성일시 : 2018. 8. 13. 10:30
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1. 샘플 조항

0 (비밀정보)   "비밀정보"란 본 계약 체결 사실 자체 및 "목적사업"과 관련하여 양 당사자가 업무를 진행하는 과정에서 어느 일방 당사자가 반대 당사자에게 서면, 구두, 전자적 방법에 의한 전송 또는 기타의 방법으로 제공하는 모든 노하우, 기술, 공정, 도면, 설계, 디자인, 코드, 실험, 시제품, 스펙, 데이터, 프로그램, 명세서, 아이디어, 사업정보, 경영정보 등 일체의 정보로서 유무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문하며, "비밀정보"를 제공하는 당사자는 "정보제공자", 비밀정보를 제공받는 반대 당사자는 "정보수령자"라 한다.

"정보제공자" "정보수령자"에게 서면 제출, 메일 전송, 물품 인도 등 유형적인 형태로 "비밀정보"를 제공할 경우에는 그 제공 당시 "비밀" 또는 이와 유사한 표지에 의하여 그것이 "비밀정보"에 해당됨을 명확히 인지할 수 있도록 표시하여야 한다.

"정보제공자" "정보수령자"에게 유형적인 형태 이외의 구두, 영상에 의한 방법 또는 시설, 장비 샘플 기타 품목을 관찰하거나 조사하게 하는 방법에 의하여 "비밀정보"를 제공할 경우, 그 제공 당시 "정보수령자"에게 그것이 "비밀정보"임을 고지하고, 고지한 때로부터 30일 내에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.

④ 본 조에 따른 "비밀정보"에 해당함에도 불구하고, "정보"제공 당시에 "비밀정보"에 해당됨을 명확하게 표시하지 못하였거나 "비밀정보"임을 고지하지 못한 때에는 "정보제공자"는 지체없이 "정보수령자"에 대하여 해당 "정보" "비밀정보"임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 "비밀정보"로서 효력을 가진다.

 

0 (비밀정보의 제외 사유) 다음 각호에 해당하는 정보임이 객관적인 증거에 의하여 입증되는 경우에는 "비밀정보"에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. "정보제공자"로부터 "비밀정보"를 제공받기 이전부터 "정보수령자"가 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보

2. "정보수령자"의 귀책 사유에 의하지 아니하고 공지의 사실로 된 정보

3. "정보수령자"가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보

4. "정보수령자" "비밀정보"를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발한 정보 

5. "정보제공자"가 비밀유지의 의무를 부담시키지 않고 제공한 정보

 

2. 실무적 유의사항

(1) 비밀정보의 한계를 명확하게 구분할 수 있도록 그 범위를 구체적으로 기재함

비밀유지계약서 작성시, 기밀유지 대상인 영업비밀의 구체적 열거 또는 명기가 요구되는바, 이러한 구체적 명기·열거는: ⅰ) 수령자로 하여금 특정용도 외에 사용 또는 공개금지의 의무가 부과된 대상 기밀에 대한 명시적인 인지(notice)가 있었음을 명확히 하고 ⅱ) 이러한 명기·열거와 수령인의 이에 대한 영업비밀성 인식으로 인해 사후 분쟁시, 그 대상 정보가 법상 보호가치가 있는유효한 영업비밀(valid trade secret)”임을 입증하기 용이하다.

 

대상 비밀정보의 총체적 명기·열거와 더불어, 개별적인 대상자료·서류에도 그 비밀성을 명기한 marking과 쪽매김을 해 두는 신중성을 통해 수령인의 영업 비밀성에 대한 인지도를 강화할 수 있을 것이다. 또한, 무형의(구두 또는 시각) 정보제공의 경우에도 반드시 적정한 기일 내에 이러한 영업비밀의 identification을 명기한 서한을 발송하여 대상 범위에 관한 불필요한 사후 분쟁을 예방할 수 있을 것이다. ③ 수령자의 입장에서도 광범위하고 일반적인 범위설정으로 인해, 사후 제공자가 부당하게 그 기밀 대상 범위를 확대 주장하여 수령인의 독자적인 개발·생산·영업활동에 제한을 받게 될 위험을 예방할 수 있을 것이다. 또한 수령자는 이러한 범위설정에 있어 이로 인해 현재 및 향후 관련 사업 수행(전사 차원)에 미치게 될 영향을 신중히 고려해야 할 것이다.

 

(2) 비밀유지대상의 범위 관련 실무적 포인트

통상적으로 영업비밀로서 보호받기 위해서는 신규성(novelty)이 요구되는 바, 공지 또는 공용의 기술· 정보 또는 별개의 경로로 비밀유지 부담 없이 지득한 기술·정보는 통상 비밀 유지의 상에서 제외되는 것으로 명기해야 한다.

 

또한, 제공받은 기술·정보와는 무관하게 독립적으로 이루어진 독자적인 개발활동이나, 별도의 경로를 통한 제3자로부터의 기술도입·license가 부당히 금지·제한되는 경우를 방지키 위한 규정도 고려되어야 한다.

 

이러한 유사 분야에 대한 독자적인 단독연구개발이나, 3자와의 별개의 연구개발진행시는, 제공자로부터의 사후 claim가능성이 높아지고, 그 대상 기밀인지, 독자적인 기술·정보인지가 불분명한 경우가 많으므로, 수령자로서는 사후 입증 책임을 고려하여 연구개발일지 등의 연구기록유지와 제공받은 대상 기밀 기술 검토에 관련된 연구원의 격리·차별화 등에 특별한 유의가 요구된다.

 

장기간에 걸친 다수의 생산·개발 하청업체 및 판매대리점 등을 필요로 하는 생산자의 경우, 그 제품·기술에 관한 영업비밀을 이러한 다수의 하청업체 들에게 장기간 제공하여야 하는 경우가 많은바, 그 생산자(제공자)는 모든 관련 업체를 대상으로 한 기밀유지각서 확보 및 지속적이고 정기적인 보안유지 관리 책에 각별한 주의를 기울여야 한다. 이들 관련 수령자 중 일부 업체가 그 영업 비밀을 부당하게 무단사용 하여 이에 대한 소송을 제기하고자 하는 경우, 통상 적으로 이들 위반 업체는: “제공자가 동일·유사한 정보를 다른 관련 업체·인사에게 비밀유지각서를 징구함이 없이 제공하였다”, 또는제공자는 그 영업비밀관리를 소홀히 하여 이에 대한 비밀성 유지를 사실상 포기한 것으로 간주된다는 등의 항변을 제기하고 있는 경우, 대부분의 법정은, 자유·공개경쟁원칙에 입각하여, 적정한 영업보안·비밀유지제도유지 및 이의 체계적·정기적·지속적인 집행·관리가 부재하는 경우 비밀성 존속을 부정하려는 경향이 있음에 주목해야 한다.

 

따라서, 체계적인 보안, 기밀유지제도 수립 및 이의 예외 없는 적용 등 에 만전을 기하여 영업비밀의 예기치 않은 사장이 발생치 않도록 해야 한다.

 

특히, 장기간의 영업비밀유지가 필요한 경우에는 비밀유지각서·계약서 확보 외에도, 매년 이러한 비밀성과 유지의무를 경각시키는 서한(annual reminder letter)을 발송하는 등 소유자로서 비밀성 유지를 위한 적정한 관리의무를 다해야 한다.

 

통상적으로 인정되는 비밀유지제외 대상: ⅰ) 수령자 또는 그 계열사가 기밀유지의무 없이 기보유한 기술·정보, ⅱ) 공지·공용의 기술·정보, ⅲ) 제공자에 대해서 비밀유지의무를 지지 않는 제3자로부터 수령자 또는 그 계열사가 정당하게 입수한 기술·정보, ⅳ) 제공자가 제3자에게 비밀유지의무 부과 없이 공개한 기술·정보, ⅴ) 수령자가 독립적으로 개발·발견한 기술·정보, ⅵ) 제공자의 승낙 하에 공개된 기술·정보, ⅶ) 사법기관 등의 공권력에 의해 공개 의무가 명령되거나, 당해 기술에 관 한 수령자의 권리보호 및 방어상 공권력기관에 제출이 필요한 기술· 대상

 

KASAN_[NDA약정] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀보호대상 관련 실무적 포인트.pdf

 

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작성일시 : 2018. 8. 13. 09:33
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1. 샘플 조항

 0 (손해배상)

① "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 동의 및 본 계약에 따른 조치 없이 "비밀정보"가 제3자에게 공개, 제공 또는 누설된 경우 "정보제공자"가 입은 손해를 배상하여야 한다. 다만, 4조 제2항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.

양 당사자는 본 계약의 위반이 상대방에게 회복할 수 없는 손해를 가할 수 있어 사후적인 금전적 배상만으로 충분하지 아니하며, 따라서 금전적 배상에 의한 법적 구제 수단에 앞서 가처분 등 적절한 법적 구제를 위한 절차에 있어 피보전권리, 보전의 필요성 등 제반 요건을 충족시킴을 인정한다.

본 조 1항의 경우, "정보수령자"**억원에 해당하는 금원을 위약벌로 "정보제공자"에게 지급하여야 한다. 다만, "정보수령자"가 실제 지급한 위약벌 액수에 상응한 손해배상채무는 소멸한 것으로 한다.

 

2. 계약위반 시 위약금 약정 조항 손해배상액 예정 vs 위약벌 구별

위약금 약정은 계약 당사자가 계약을 이행하지 아니할 때 손해배상 청구와 별도로 당사자들이 미리 정한 금액을 지급하기로 하는 계약입니다. 그 위약금을 계약불이행에 대한 징벌로 볼 것인지 아니면 계약불이행에 대한 손해배상의 예정으로 볼 것인지 문제됩니다.

 

먼저, 위약금 약정은 원칙적으로 손해배상액의 예정으로 추정됩니다(민법 제398조 제4). 위약금 약정을 '손해배상액의 예정'으로 보는 경우 법원은 약정된 위약금을 직권으로 감액할 수 있습니다(민법 제398조 제2).

 

위약금 약정을 위약벌로 보는 경우도 있습니다. 위약벌은 채무자가 계약을 이행하지 아니할 때 채권자가 손해배상과 별도로 당사자가 정한 징벌로서 몰수하기로 한 위약금입니다. 채권자는 위약벌로서 위약금을 몰취함과 동시에 추가로 채무불이행에 의한 손해배상을 청구할 수 있습니다.

 

법원은 위약금 약정을 '위약벌'로 보는 경우 이를 감액할 수 없고, 다만 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 위약벌이 지나치게 과다하다는 사정이 있는 경우에 한하여 전부 또는 일부가 무효로 할 수 있습니다.

 

동일한 위약금 약정을 두고 이와 같이 서로 판이한 개념인 위약벌 vs 손해배상액 예정으로 볼 수 있기 때문에 양자를 구분하는 판단기준이 중요합니다.

 

대법원 판례에서, 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로, 위약금이 위약벌로 해석되기 위해서는 특별한 사정이 주장, 증명되어야 하며, 계약을 체결할 당시 위약금과 관련하여 사용하고 있는 명칭이나 문구뿐만 아니라 계약 당사자의 경제적 지위, 계약 체결의 경위와 내용, 위약금 약정을 하게 된 경위와 교섭과정, 당사자가 위약금을 약정한 주된 목적, 위약금을 통해 이행을 담보하려는 의무의 성격, 채무불이행이 발생한 경우에 위약금 이외에 별도로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부, 위약금액의 규모나 전체 채무액에 대한 위약금액의 비율, 채무불이행으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 손해액의 크기, 당시의 거래관행 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 위약금의 법적 성질을 합리적으로 판단하여야 한다는 입장입니다.

 

, 위약금이 손해배상액의 예정이 아닌 위약벌로 해석되려면 이를 주장하는 측에서 '위약벌'이라는 특별한 사정을 입증해야 합니다.

 

당사자들이 채무불이행으로 인해 발생되는 금전적인 문제를 오로지 해당 위약금 약정에 근거한 구제수단만을 통해 해결하고 있다면 손해배상액의 예정으로 볼 수 있지만, 위약금 약정 뿐만 아니라 그 밖에 다른 구제수단을 예정하고 있다면 위약금 약정을 계약위반에 대한 징벌로서의 위약벌로 볼 수 있다는 판결입니다(대법원 2016. 7. 14. 선고 201382944 판결 참조).

 

KASAN_[계약실무] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA에서 계약위반 시 손해배상책임 관련 실무적 포인트

 

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작성일시 : 2018. 5. 10. 10:02
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1. 계약서 조항 샘플

(비밀정보의 사용 제한 "정보수령자" "정보제공자"의 사전 서면 승인이 없는 한 "비밀정보" "목적 사업외의 다른 목적이나 용도로 사용할 수 없으며, "목적 사업"과 관련하여 사용할 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 "비밀정보"를 임의로 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석하는 등의 행위를 할 수 없다.

"정보수령자" "비밀정보"를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만, 천재지변, 화재, 전쟁, 혁명, 정부의 규제 등 불가항력적 사유에 의해 "비밀정보"가 유출된 경우에는 "비밀정보" 유출에 대한 책임을 부담하지 않는다.

"정보수령자" "비밀정보"의 외부로의 누설 또는 "비밀정보"의 대내외적 오사용 등 침해 사실이 발견된 경우 즉시 "정보제공자"에게 서면으로 그 사실을 통보하고, "정보제공자"가 요구하는 적절한 조치를 취하여야 한다.

"정보수령자" "목적 사업"을 위하여 "비밀정보"에 접근할 필요가 있는 자신의 관련 임직원(이하 "관련 임직원"이라 한다)으로서 첨부1 "관련 임직원 서약서" (이하 "서약서"라 한다)"에 서명 또는 기명날인을 한 "관련 임직원" 외에는 어떠한 제3자 에게도 "비밀정보"를 제공할 수 없으며, 본 계약 체결 후 "관련 임직원"이 추가된 경우 첨부 2 "관련 임직원 서약서(추가)" 양식에 그 "관련 임직원"의 서명 또는 기명날인을 추가로 받은 후 이를 "정보제공자"에게 제출한다.

"정보수령자"가 위 제 4항의 "관련 임직원"을 제외한 제3자에게 "비밀정보"를 제공하기 위해서는 "정보제공자"의 사전 서면 승인을 받아야 하며, “정보수령자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1. 해당 제3자와의 사이에 "정보제공자" "비밀정보"를 보호하는 내용의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

2. 3("비밀정보"에 접근할 필요가 있는 제3자의 임직원, 사용자를 포함한다)로부터 첨부3 "3자 서약서" 양식에 제3자의 서명 또는 기명날인을 받은 후 이를 보관하고 그 사본을 정보제공자에게 제출하여야 한다

3. 3자에 의한 "정보제공자"의 비밀정보 누설, 유출 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하고 그에 대한 책임을 져야 한다.

 

2. 몇 가지 실무적 포인트  

비밀정보 제공의 목적(통상적으로 평가/검토용도)을 명기하여, 제공비밀은 한정된 용도로 제공된 것이므로 일반적인 권리 허여가 배제된 것임을 입증키 위함. 이러한 규정에 따라 수령자는 제3자에 대한 공개금지 뿐만 아니라, 수령자 자신의 사용도 특정목적 외의 다른 용도로 사용할 수 없게 된다.

 

평가용 비밀정보 유의사항 : ) 통상 evaluation 목적에 한정됨에 유의하여, 수령자료·정보에 관한 marking 및 기록유지를 해야 한다. ⅱ) 유사기술 단독 또는 타사와 연구개발진행 필요 시는 이에 관한 독립된 연구· 개발일지를 기록·관리하여야 한다. ⅲ) evaluation 후 대상기술에 대한 수령자 검토의견의 명확한 회신이 있어야 하고, rejection 시 가급적 수령 기술 중 당사가 기보유한 기술 및 공지기술 등에 대한 범위설정을 하여 이에 관한 범위 및 근거를 거절서면에 서술하여 둠이 바람직하다.

 

수령자의 관리 의무 - 비밀유지정도 (Standard of Care) : 통상적으로 수령자가 자신의 비밀을 유지하기 위하여 취하는 주의 정도에 한정하는 것이 관례임(, 최소한 reasonable degree of care 요구). 수령자에게 부과될 수 있는 구체적인 의무는 아래와 같은 항목이 있으나, 수령자는 자신의 내부 보안 규정이나 현실적 관행을 고려하여, 일반적인 주의로 관리 가능한 범위 내로 한정해야 한다.  

 

제공정보 / 자료의 기록 유지, ② 다른 영업비밀 / 자료와의 분리보관, ③ 내부사용자제한(need to know), ④ 사용자 및 사용 용도 / 시간기록, ⑤ 제공자 요구시 또는 NDA 해제 / 종료 시 자료 반환 또는 파기, ⑥ 사용자 개인별 기밀유지각서 확보

 

KASAN_[계약실무] 비밀보호계약, 비밀유지약정, NDA, CDA 중 비밀정보의 사용제한범위 관련 실무적 포인트.

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작성일시 : 2018. 5. 9. 17:02
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1. 샘플 조항

0 (비밀정보)   "비밀정보"란 본 계약 체결 사실 자체 및 "목적사업"과 관련하여 양 당사자가 업무를 진행하는 과정에서 어느 일방 당사자가 반대 당사자에게 서면, 구두, 전자적 방법에 의한 전송 또는 기타의 방법으로 제공하는 모든 노하우, 기술, 공정, 도면, 설계, 디자인, 코드, 실험, 시제품, 스펙, 데이터, 프로그램, 명세서, 아이디어, 사업정보, 경영정보 등 일체의 정보로서 유무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문하며, "비밀정보"를 제공하는 당사자는 "정보제공자", 비밀정보를 제공받는 반대 당사자는 "정보수령자"라 한다.

"정보제공자" "정보수령자"에게 서면 제출, 메일 전송, 물품 인도 등 유형적인 형태로 "비밀정보"를 제공할 경우에는 그 제공 당시 "비밀" 또는 이와 유사한 표지에 의하여 그것이 "비밀정보"에 해당됨을 명확히 인지할 수 있도록 표시하여야 한다.

"정보제공자" "정보수령자"에게 유형적인 형태 이외의 구두, 영상에 의한 방법 또는 시설, 장비 샘플 기타 품목을 관찰하거나 조사하게 하는 방법에 의하여 "비밀정보"를 제공할 경우, 그 제공 당시 "정보수령자"에게 그것이 "비밀정보"임을 고지하고, 고지한 때로부터 30일 내에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.

④ 본 조에 따른 "비밀정보"에 해당함에도 불구하고, "정보"제공 당시에 "비밀정보"에 해당됨을 명확하게 표시하지 못하였거나 "비밀정보"임을 고지하지 못한 때에는 "정보제공자"는 지체없이 "정보수령자"에 대하여 해당 "정보" "비밀정보"임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 "비밀정보"로서 효력을 가진다.

 

0 (비밀정보의 제외 사유) 다음 각호에 해당하는 정보임이 객관적인 증거에 의하여 입증되는 경우에는 "비밀정보"에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. "정보제공자"로부터 "비밀정보"를 제공받기 이전부터 "정보수령자"가 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보

2. "정보수령자"의 귀책 사유에 의하지 아니하고 공지의 사실로 된 정보

3. "정보수령자"가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보

4. "정보수령자" "비밀정보"를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발한 정보 

5. "정보제공자"가 비밀유지의 의무를 부담시키지 않고 제공한 정보

 

2. 실무적 유의사항

(1) 비밀정보의 한계를 명확하게 구분할 수 있도록 그 범위를 구체적으로 기재함

비밀유지계약서 작성시, 기밀유지 대상인 영업비밀의 구체적 열거 또는 명기가 요구되는바, 이러한 구체적 명기·열거는: ⅰ) 수령자로 하여금 특정용도 외에 사용 또는 공개금지의 의무가 부과된 대상 기밀에 대한 명시적인 인지(notice)가 있었음을 명확히 하고 ⅱ) 이러한 명기·열거와 수령인의 이에 대한 영업비밀성 인식으로 인해 사후 분쟁시, 그 대상 정보가 법상 보호가치가 있는유효한 영업비밀(valid trade secret)”임을 입증하기 용이하다.

 

대상 비밀정보의 총체적 명기·열거와 더불어, 개별적인 대상자료·서류에도 그 비밀성을 명기한 marking과 쪽매김을 해 두는 신중성을 통해 수령인의 영업 비밀성에 대한 인지도를 강화할 수 있을 것이다. 또한, 무형의(구두 또는 시각) 정보제공의 경우에도 반드시 적정한 기일 내에 이러한 영업비밀의 identification을 명기한 서한을 발송하여 대상 범위에 관한 불필요한 사후 분쟁을 예방할 수 있을 것이다. ③ 수령자의 입장에서도 광범위하고 일반적인 범위설정으로 인해, 사후 제공자가 부당하게 그 기밀 대상 범위를 확대 주장하여 수령인의 독자적인 개발·생산·영업활동에 제한을 받게 될 위험을 예방할 수 있을 것이다. 또한 수령자는 이러한 범위설정에 있어 이로 인해 현재 및 향후 관련 사업 수행(전사 차원)에 미치게 될 영향을 신중히 고려해야 할 것이다.

 

(2) 비밀유지대상의 범위 관련 실무적 포인트

통상적으로 영업비밀로서 보호받기 위해서는 신규성(novelty)이 요구되는 바, 공지 또는 공용의 기술· 정보 또는 별개의 경로로 비밀유지 부담 없이 지득한 기술·정보는 통상 비밀 유지의 상에서 제외되는 것으로 명기해야 한다.

또한, 제공받은 기술·정보와는 무관하게 독립적으로 이루어진 독자적인 개발활동이나, 별도의 경로를 통한 제3자로부터의 기술도입·license가 부당히 금지·제한되는 경우를 방지키 위한 규정도 고려되어야 한다.

 

이러한 유사 분야에 대한 독자적인 단독연구개발이나, 3자와의 별개의 연구개발진행시는, 제공자로부터의 사후 claim가능성이 높아지고, 그 대상 기밀인지, 독자적인 기술·정보인지가 불분명한 경우가 많으므로, 수령자로서는 사후 입증 책임을 고려하여 연구개발일지 등의 연구기록유지와 제공받은 대상 기밀 기술 검토에 관련된 연구원의 격리·차별화 등에 특별한 유의가 요구된다.

 

장기간에 걸친 다수의 생산·개발 하청업체 및 판매대리점 등을 필요로 하는 생산자의 경우, 그 제품·기술에 관한 영업비밀을 이러한 다수의 하청업체 들에게 장기간 제공하여야 하는 경우가 많은바, 그 생산자(제공자)는 모든 관련 업체를 대상으로 한 기밀유지각서 확보 및 지속적이고 정기적인 보안유지 관리 책에 각별한 주의를 기울여야 한다. 이들 관련 수령자 중 일부 업체가 그 영업 비밀을 부당하게 무단사용 하여 이에 대한 소송을 제기하고자 하는 경우, 통상 적으로 이들 위반 업체는: “제공자가 동일·유사한 정보를 다른 관련 업체·인사에게 비밀유지각서를 징구함이 없이 제공하였다”, 또는제공자는 그 영업비밀관리를 소홀히 하여 이에 대한 비밀성 유지를 사실상 포기한 것으로 간주된다는 등의 항변을 제기하고 있는 경우, 대부분의 법정은, 자유·공개경쟁원칙에 입각하여, 적정한 영업보안·비밀유지제도유지 및 이의 체계적·정기적·지속적인 집행·관리가 부재하는 경우 비밀성 존속을 부정하려는 경향이 있음에 주목해야 한다.

 

따라서, 체계적인 보안, 기밀유지제도 수립 및 이의 예외 없는 적용 등 에 만전을 기하여 영업비밀의 예기치 않은 사장이 발생치 않도록 해야 한다.

 

특히, 장기간의 영업비밀유지가 필요한 경우에는 비밀유지각서·계약서 확보 외에도, 매년 이러한 비밀성과 유지의무를 경각시키는 서한(annual reminder letter)을 발송하는 등 소유자로서 비밀성 유지를 위한 적정한 관리의무를 다해야 한다.

 

통상적으로 인정되는 비밀유지제외 대상: ⅰ) 수령자 또는 그 계열사가 기밀유지의무 없이 기보유한 기술·정보, ⅱ) 공지·공용의 기술·정보, ⅲ) 제공자에 대해서 비밀유지의무를 지지 않는 제3자로부터 수령자 또는 그 계열사가 정당하게 입수한 기술·정보, ⅳ) 제공자가 제3자에게 비밀유지의무 부과 없이 공개한 기술·정보, ⅴ) 수령자가 독립적으로 개발·발견한 기술·정보, ⅵ) 제공자의 승낙 하에 공개된 기술·정보, ⅶ) 사법기관 등의 공권력에 의해 공개 의무가 명령되거나, 당해 기술에 관 한 수령자의 권리보호 및 방어상 공권력기관에 제출이 필요한 기술· 대상

 

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작성일시 : 2018. 5. 9. 12:00
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-- 중재(arbitration) 합의조항 포함 s/w License 계약분쟁 + 영업비밀침해 + 소송관할 합의조항 포함 NDA 계약분쟁 등이 결합된 소송의 재판관할 및 진행여부 -- 

 

미국법원 판결이지만 국제거래계약 실무상 참고자료라고 생각되어 간략하게 소개합니다. 원고, licensor, Adtile사는 미국 캘리포니아 소재 s/w 개발회사, 피고 licensee Perion사는 이스라엘 소재 s/w 회사로 "Undertone"이라는 명칭으로 Motion Ads 사업을 하고 있습니다. 양사는 mobileMotion Ads s/w에 관한 License Agreement, NDA 등을 체결하고, 관련 기술과 s/w 등을 제공하였으나 사업관계 파탄으로 법적 분쟁이 발생하였습니다.

 

양사가 체결한 License Agreement에는 "Governing Law; Dispute Resolution" 조항으로 "any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement will be settled by binding arbitration"라는 명시적 규정을 두고 있습니다.

 

반면, 먼저 체결한 NDA에는 "Governing Law" 조항으로 "Any dispute arising out of this NDA shall be submitted to a state or federal court sitting in Wilmington, Delaware, which shall have the exclusive jurisdiction regarding the dispute and to whose jurisdiction the Parties irrevocably submit"라는 명시적 규정을 두고 있습니다.

 

나아가 License Agreement에 통상적 실무와 마찬가지로 "entire agreement & merger clause"로서 "this Agreement, including any exhibits and addenda, constitutes the entire understanding and agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written communications with respect hereto, all of which are merged herein"라는 명시적 규정을 두고, NDA exhibit로 첨부하였습니다.

 

이와 같은 상황에서 원고 licensor Adtile사는 피고 licensee Perion사를 상대로 license 계약위반, 저작권침해, NDA 위반, 영업비밀침해 등을 주장하는 소송을 Delaware 연방지방법원에 제기하였습니다. 위와 같은 서로 충돌하는 분쟁해결조항에 대해, 원고 Adtile사에서는 비록 License 계약위반 사안은 중재합의조항을 적용해야 하지만, 나머지 사안들은 중재가 아니라 법원재판으로 해결되어야 할 것이므로, 결국 본 분쟁사건 전체를 중재절차가 아니라 법원의 재판을 통해 해결되어야 한다고 주장합니다.

 

licensor Adtile사 입장에서는 단순히 계약위반 주장에 그치지 않고 자신이 개발한 기술정보가 licensee측에서 무단 사용됨으로써 영업비밀침해, 기술탈취, NDA 위반 등에 관한 권리보호를 긴급하게 받기를 희망할 것입니다. 이와 같이 여러 가지 쟁점이 혼재된 복잡한 분쟁에 대해서는 중재절차보다 법원재판이 유리하다고 판단했을 것입니다. 그러나 첨부된 미국법원 판결에서 보듯 융단 폭격하듯 주장 가능한 모든 청구원인을 주장하는 것은 실익이 별로 없습니다. 결과는 중재 합의 사항이 해결되기 전에는 다른 사안에 대한 재판을 중지한다는 것이므로 licensor Adtile사 입장에서는 특별한 효과를 거두지 얻지 못한 것입니다.

 

위 사건에서 미국법원은 전체 소송절차를 중지하기로 결정하였습니다. 판결에서 제시한 근거법령은 다음과 같습니다. "District courts shall stay proceedings while arbitration is pending if a suit is brought "upon any issue referable to arbitration under an agreement in writing for such arbitration" and the court is "satisfied that the issue involved in such suit or proceeding is referable to arbitration under such an agreement ...."

 

즉 중재합의가 포함된 분쟁사안과 중재합의 적용범위를 벗어난 분쟁사안을 결합되어 있는 소송에 대해 미국법원은 제기된 소송심리를 중지합니다. 소송초반에 중재합의를 이유로 소를 각하하지 않고 일단 소송을 중지한 후 중재절차가 완료된 다음, 다시 소송심리를 진행하여 소 각하 및 본안심리 여부를 결정한다는 취지로 보입니다. 첨부된 미국법원 결정문을 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 미국 델라웨어주 연방지방법원 결정문

미국판결 Aditile vs Perion.pdf 

작성일시 : 2016. 7. 12. 09:23
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-- 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령 -- 

 

심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 피고 Neovasc 또한 의료기기 회사인데, 2009년 원고 CardiAQ의 의료기기 기술개발에 관한 제품과 서비스를 제공하고 또 사업화도 수하는 회사입니다.

 

Neovasc 협력제안으로 양사는 2009 NDA를 체결한 다음, CardiAQ에서는 Neovasc에 해당 의료기기 기술정보 transcatheter mitral valve replacement (TMVR) program을 제공하였습니다. 양사는 기술개발을 공동으로 진행하여 제품개발을 완성하였습니다.

 

그런데 제품개발 완성 후 CardiAQ에서는 Neovasc과의 협력이 더 이상 불필요하게 되었습니다. 그 와중에 Neovasc에서 2010CardiAQ 몰래 단독으로 특허출원을 하였고, CardiAQ에서는 2012년에 공개된 특허공보를 보고 그와 같은 사실을 알게 되면서 영업비밀 침해 + DNA 계약위반에 관한 법적 분쟁이 시작되었습니다.

 

CardiAQ에서는 Neovasc의 특허 U.S. Patent No. 8,579,964 기술내용은 자신의 기술정보, 영업비밀이고, 이를 무단으로 특허출원한 것이라고 주장합니다. 참고로 특허출원서에는 CardiAQ 연구원 누구도 발명자로 포함되지 않았습니다.

 

미국법원에서 피고 Neovasc의 영업비밀 침해혐의 + NDA 위반혐의를 인정하고, 영업비밀 사용금지 및 손해배상 US$70 million ( 770억원)을 명령하는 배심평결을 하였습니다. 또한, 위 미국특허권의 진정한 발명자 또는 공동발명자를 가리고, 그 권리귀속을 별도로 심리하라는 내용도 포함되었습니다.

 

참고로 벤처회사 CardiAQ2015년 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million ( 38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공 사례입니다.

 

양사의 공동연구개발 협력관계와 기술유출 및 NDA 분쟁경과 등을 상세하게 설명하고 있는 CardiAQ의 소장 complaint를 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: CardiAQ의 소장 complaint

complaint.pdf

 

작성일시 : 2016. 5. 27. 09:24
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-- [미국영업비밀분쟁소송] 메모리 칩 설계회사 Grail Semiconductors에서 Mitsubishi 전자와 기술제안 및 협상 결렬 후 제기한 영업비밀침해 주장소송에서 거액의 손해배상 평결 --

 

벤처 수준의 소규모 미국회사인 메모리 반도체 칩 설계회사 Grail Semiconductors 2001년 새로운 투자자를 찾아 Mitsubishi 전자와 기술제안 미팅 및 협상을 진행하였습니다. Grail 대표자는 위 미팅에서 16건의 비밀기술정보를 공개하면서 투자유치 노력을 하였으나 기술이전은 실패하였고, 투자를 확보하지 못한 Grail Semiconductors는 결국 파산하였습니다.

 

그로부터 3년이 지난 후 Grail의 대표는 MitsubishiHitachi의 합작회사 Renesas Technology에서 발매하는 신제품 memory chip의 디자인이 자신들이 개발한 Grail 기술과 디자인이 채용되었다는 사실을 알게 되었습니다. 이에 Grail측에서는 2007Mitsubishi를 상대로 NDA 위반 및 영업비밀침해를 주장하는 소송을 제기하였습니다.

 

Mitsubishi에서는 당시 Grail의 기술은 시중에 판매되고 있는 3 종류의 메모리 칩의 특징을 단순히 결합한 것에 불과하여 기술적으로 영업비밀에 해당하지 않는다고 반박하였습니다. 그러나, 미국법원의 Jury2012년에 Mitsubishi NDA 위반을 이유로 총 US$124 million ( 13백억원)이라는 거액의 손해배상을 지불하라는 배심평결을 하였습니다.

 

그런데 흥미롭게도 항소심에서 위 손해배상액은 과도하게 산정되었으므로 잘못이라는 등을 주장하면서 다투는 도중에 추가로 발견된 일본어 email, Mitsubishi의 미국법인의 직원이 Grail과 미팅 그 다음날 사내 관계자들에게 보낸 내용으로 Grail's memory chip design"amazing" and "too good to be true"라는 표현이 포함되어 있다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

Grail 측에서는 위 일본어 이메일은 1심 재판 과정에서 제출되지 않았던 증거자료로서 심각한 discovery 위반이고, 엄격한 sanction 대상이라고 주장합니다. 관련 항소심 판결문은 caselaw.findlaw.com에서 찾아볼 수 있습니다. 항소심 재판부는 1심 손해배상 평결은 파기하지 않지만, 여러 가지 사유로 사건을 1심 법원에서 재심리(new trial)하라는 판결을 하였습니다.

 

작은 규모의 기업이 거대 기업을 상대로도 기술탈취, 영업비밀침해, NDA 위반 등을 잘 주장하면 거액의 손해배상까지 받을 수 있다는 것을 보여줍니다. 반대로 큰 기업의 입장에서는 외부로부터 받는 기술제안, 미팅과 협상의 결렬에 뒤따르는 법적 Risk 관리가 매우 중요하다는 점을 잘 보여주는 사례입니다.

 

작성일시 : 2015. 9. 4. 17:00
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-- [미국영업비밀분쟁판결] 기술제안협상 결렬된 후 기술제안을 받은 회사에서 유사 제품을 독자 개발한 경우 영업비밀 침해책임 여부 --

 

Destiny“Vitality”라는 healthcare wellness program을 개발한 후 건강보험회사 Cigna NDA를 체결하고 그 기술내용을 제공하였습니다. Cigna 팀원들이 “Vitality” 및 관련 사항을 심사한 결과 그 프로그램 도입 비용이 너무 비싸다는 등 이유로 최종적으로 매수 또는 협력개발을 포기하고 독자적으로 “Empower”라는 프로그램을 개발하였습니다. , 기술개발사와 기술도입 협상을 진행하면서 NDA 체결 후 그 기술내용을 심사하였지만 최종적으로 가격 등 거래조건이 맞지 않는다는 이유로 기술도입을 포기하고 독자개발을 추진하여 유사한 제품을 출시한 것입니다.

 

기술개발사 Destiny에서 Cigna를 상대로 “Vitality”의 영업비밀을 활용하여 “Empower”를 개발한 것이므로, NDA 위반 및 영업비밀침해라고 주장하는 소송을 제기하였습니다.  Destiny에서는 영업비밀침해에 관한 직접적인 증거는 제시하지 못했고, 다만 간접적인 정황증거(circumstantial evidence)와 소위 “inevitable disclosure doctrine" 적용을 주장하였습니다. 다시 말하면, 기술도입 협상이 결렬된 후 개발된 제품에 기술협상 과정에서 습득한 기술내용이 필연적으로 활용되었을 것이라는 주장입니다.

 

실무적으로 빈번하게 발생하는 사례로서 그 대응전략이 매우 중요하지만 관련 법리와 실무적 대응 및 판단이 쉽지 않는 어려운 사안입니다. 관련 쟁점을 자세하게 설시한 미국법원 판결을 참고자료로 첨부해드립니다. 꼼꼼하게 한번 잘 읽어 보시길 권합니다.

 

이 사건에서 미국법원은 영업비밀침해 주장을 배척하였습니다. 미국법원은 기술도입 협상 과정에서 Cigna에서 많은 정보를 습득하였을 것을 인정하지만, 그것만으로 영업비밀 침해를 단정할 수 없다고 판결하였습니다. Cigna에 책임을 물으려면 그 습득한 정보를 활용하지 않고서는 해당 후발 제품 “Empower”를 독자적으로 개발할 수 없었을 것이라고 추론할 수 있어야만 한다는 입장입니다. 그와 같은 경우에만, 습득된 정보가 “inevitable disclosure"를 통해 독자개발에 부당하게 사용됨으로써 결국 영업비밀 침해 및 NDA 위반의 책임을 인정할 수 있다는 판결입니다.

 

미국법원 판결문의 핵심 판시부분을 인용하면 다음과 같습니다. “The fact that the information provided by Destiny might have made Cigna more informed in evaluating whether to partner with Destiny or another vendor in the development of an incentive-points program does not support an inference that Cigna misappropriated Destiny’s trade secrets absent some showing that Cigna would not have been able to develop its incentive-points program without the use of Destiny’s trade secrets.”

 

또 하나의 중요한 쟁점은 "firewall" 문제입니다. 기술제안자 Destiny에서는 협상 대상자 Cigna에서 “Vitality”의 심사 팀과 “Empower” 개발 팀원 사이에 firewall 등 어떠한 차단조치도 취하지 않고 독자 개발을 진행한 책임이 있다고 주장합니다. 그러나, 미국법원은 기술제안자 Destiny에서 당시 제공된 기술정보의 “inevitable disclosure” 상황을 우려했다면 상대방에게 이와 같은 firewall를 요구했어야 한다는 입장입니다.

 

기술제안 및 협상을 통해 상대방이 습득한 기술내용을 어떻게 보호할지 매우 어려운 문제입니다. 그렇다고 상대방에게 모든 책임을 지운다면 기술거래 자체가 크게 위축될 것입니다. 따라서 합리적인 balance point를 설정하는 것이 중요합니다.

 

위 미국판결에서는 (1) 기술정보 불법사용에 관한 직접 증거가 있는 경우 또는 (2) 직접 증거는 없지만 습득된 기술정보를 활용하지 않고서는 독자개발에 성공할 수 없었을 것이라는 점이 입증된 경우에만 영업비밀 침해책임이 인정된다는 입장입니다. 소위 “inevitable disclosure doctrine" 적용범위를 제한하는 balance point를 제시한 것으로 볼 수 있습니다.

 

첨부: 미국판결 Destiny v. Cigna 사건

  Destiny v. Cigna 미국판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 9. 4. 09:16
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-- [미국영업비밀소송뉴스] - 공동사업 제안, 협상진행, 계약체결 실패 후 상대방이 유사제품 판매한 경우 : 영업비밀침해 인정, 손해배상책임 US$58 million ( 6천억원) 인정 배심평결 --

 

Texas Advanced Optoelectronic Solutions Inc.(TAOS)는 외부 환경의 밝기에 따라 디스플레이 패널의 밝기를 조절하는 광센서 기술을 보유하고 있었습니다. 상대방 회사 Intersil에서 광센서 관련 공동사업을 제안하여, 양사는 NDA 사인 후 합병조건, 기술개발, 사업내용 등을 구체적으로 협의하였습니다.

 

그러나 최종적으로 협상은 결렬되었고, 그 후 Intersil에서 TAOS 제품의 경쟁품을 시장에 출시하였습니다. 이에 TAOS에서 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 7년이라는 장기간의 소송을 거쳐 결국 미국법원 배심은 IntersilBreach of Confidentiality Agreement를 이유로 TAOS에게 $58 Million 손해배상을 하라고 평결하였습니다.

 

TAOS는 관련 특허도 보유하고 있었지만, 최종적으로 협상 전에 체결한 CA (NDA)가 가장 중요한 권리구제 근거로 되었다고 합니다. 이와 같이 공동사업, 합병이나 라이선스 등 협상이 결렬된 후 발매되는 유사제품의 경우, 통상 특허침해 Risk를 사전에 체크하기 때문에 특허침해 책임이 인정되는 경우는 거의 없습니다. 특허제품을 그대로 카피하는 것이 아니라 그 개량제품, 적어도 design around 제품을 출시하기 때문입니다.

 

우리나라에서도 특허출원 후 대기업에 기술제안서를 제출하고 PT까지 한 후 채택되지 않았으나, 그 후 유사제품이 시장에 출시되고, 이에 대해 특허침해 주장을 해도 특허회피 또는 특허무효로 결국 특허침해 책임이 없다고 판결된 사례가 있습니다.

 

이와 같은 상황에서는 특허침해 주장보다 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 훨씬 유효하고 위협적입니다. 그와 같은 권리주장을 하려면 기술공개 전에 CA 또는 NDA를 체결해 두는 것이 바람직합니다. 상대방에게 CA 또는 NDA 사인을 요구하기 어려운 사정이라면 제공하는 제안서, 기술문서, 발표자료의 파일을 영업비밀원본증명 서비스를 통해 등록함으로써 그 존재 및 시점을 확정해 두면 영업비밀 보유사실을 입증하는 유용한 증거가 될 것입니다.

 

 

작성일시 : 2015. 8. 10. 13:00
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-- 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 성공사례 및 실패사례의 시사점 --

  

기술개발 후 특허출원을 하고, 제조 판매능력이 있는 기업에 라이선스 또는 기술이전하기 위해 제안서를 보내고, 직접 만나 기술내용을 설명하기도 합니다. 기술이전 협상이 결렬되어 기술보유자가 어떤 대가도 얻지 못한 상황임에도, 기술설명을 받았던 상대방이 그 기술관련 제품을 발매하거나 특허를 출원하는 경우라면 기술제안자로서는 자신의 기술이 무단 탈취당했다고 생각할 것입니다.

 

기술탈취를 주장하면서 시도하는 권리구제 수단으로 흔히 특허침해 주장 또는 비밀유지계약(NDA) 위반을 주장합니다. 그런데, 실제 특허침해 또는 계약위반 주장이 성공한 사례는 많지 않습니다. 왜냐하면 침해자 입장에서 방어 포인트가 많기 때문입니다. 예를 들어, 특허침해 주장에 대해서는 특허무효 또는 특허청구범위 회피전략을 통해 방어 가능한 경우가 많고, 계약위반주장에 대해서도 부실한 계약조항을 신중하게 분석하여 계약위반사유를 회피하는 것이 얼마든지 가능합니다. 강력한 특허포트폴리오를 구축하기도 어렵고 계약실무를 빈틈없이 잘 운영하기도 어려운 벤처, 대학, 연구소, 소기업에서 실제 자주 직면하는 상황입니다. 기술개발자로서는 억울한 면이 많지만, 냉정한 현실로 받아들여야 할 것입니다.

 

실무적 대안으로 영업비밀 침해주장을 들 수 있습니다. 영업비밀은 이론적으로는 특정된 정보이지만, 현실적으로 그 범위가 불분명하기 때문에 상대방이 특허청구범위회피와 같은 방어전략을 쓰기 어렵습니다. 영업비밀과 다르다는 회피전략을 쓰면, 기술개발자는 이에 맞추어 영업비밀의 범위를 적절하게 변경할 수 있습니다. 또한, 기술제공 당시 해당정보의 비밀성만 상실되지 않았다면 영업비밀 불성립(무효) 방어주장도 현실적으로 가능하지 않습니다. 따라서, 기술탈취 주장 전략을 잘 세우고 소송수행만 잘 한다면 기술설명을 받았던 상대방으로서는 이를 방어하기가 매우 어렵습니다.

 

종전에 정리하여 올린 기술탈취 주장으로 권리구제에 성공한 미국사례를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 미국법원 판결 -

 

미국법원은 기본적 기술 아이디어는 공지되어 있고 기술개발자로부터 구체적 소스코드를 넘겨받지도 않았던 상황에서도, 다소 모호한 기술단계를 구분하여 아이디어와 최종결과물인 소스코드의 중간단계에 해당하는 과제해결의 구체적 아이디어 및 설계개념을 영업비밀로 보호할 수 있다고 특정한 후, 이를 제공받았던 상대방이 무단 사용하여 독자적으로 20여건의 후속 특허출원을 한 행위를 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 특히, 기술개발자가 보유한 특허도 없었고 NDA 계약위반도 성립하지 않을 뿐만 아니라 소스코드 등을 제공한 적도 없기 때문에 s/w 저작권침해주장도 가능하지 않았던 매우 어려운 상황임에도, 미국법원은 결론적으로 영업비밀침해책임을 인정하여 손해배상책임을 인정하였다는 점을 주목할 수 있습니다. 무형의 자산 중에서도 그 경계가 가장 불분명한 영업비밀을 활용하여 기술개발자에게 유리한 결과를 만들어 낸 것입니다.

 

기술제안을 받고 장기간 동안 수 차례의 기술이전 협상을 통해 핵심기술 내용을 모두 획득한 후 어떤 대가도 지불하지 않은 채 협상결렬을 선언하고 그 핵심내용을 활용한 20여건의 특허출원을 독자적으로 하였던 정황을 미루어 짐작하건대 기술탈취로 볼 여지가 많았습니다. 그러나, 기술탈취의 심증이 있더라도 법적 보호를 위한 근거가 없다면 기술개발자를 보호할 수 없습니다. 이와 같이 어려운 상황에서 영업비밀 침해책임을 묻는 것 이외에 다른 유효한 대안을 찾기 쉽지 않습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 실무적 대응방안으로 활용할 수 있을 것입니다. 1,2건의 특허를 믿거나 NDA 계약서만을 의지하여 특허침해주장 또는 계약위반 주장만 하는 경우라면 수많은 실패사례에 새로운 실패사례 하나를 더 추가할 가능성이 높습니다. 반드시 영업비밀침해를 포함한 유효한 공격수단을 모두 검토해 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 1. 8. 09:25
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-- 차량이나 선박 등의 위치정보 원격 추적, 관리 시스템 개발사인 Beacon GPS 기기 제조업체인 Garmin이 사업제휴 협약을 체결한 뒤, Garmin Beacon으로부터 제공받은 정보를 공개하여 NDA 위반이 문제된 사례 --

 

1. 배경 사실

 

Beacon은 차량이나 선박 등 운송수단에 대한 원격 모니터링 시스템 및 GPS를 이용한 추적, 관리 시스템(fleet management system)을 개발, 공급하는 회사이고, Garmin은 차량, 선박, 항공, 레저용 GPS 기기를 제조, 판매하는 회사입니다.

 

Garmin은 개인용 승용차 시장에서는 상당한 MS를 차지하고 있었지만, 상용차 부문에서는 실적이 부진하였습니다. 이에 상용차용 내비게이션 기기 시장에 본격적으로 진출하기 위해, 상용차 fleet management system을 개발한 Beacon과 손을 잡기로 하였습니다. Beacon Garmin은 사업제휴계약을 통해 Beacon GPS 기반 차량 추적, 관리 프로그램을 Garmin의 차량용 내비게이션 제품과 연동하기로 하였고, 이에 대하여 NDA(Non-Disclosure Agreement)도 체결하였습니다.

 

그런데 이후 Garmin Beacon측에 알리지 않은 채 Beacon 프로그램의 연동을 위한 어플리케이션 스펙 등 정보를 Beacon의 경쟁사에 제공하였습니다. 이를 통해 Beacon의 경쟁사들이 이 정보를 참고하여 자신들의 프로그램을 Garmin의 내비게이션 제품과 쉽게 연동할 수 있도록 함으로써, Garmin 기기의 시장 확대를 도모한 것이었습니다. 그러자 Beacon측이, 이 정보가 Beacon의 영업비밀이라고 주장하며 이 사건 소송을 제기하였습니다.

 

원고 Beacon측은 소송에서 1) 영업비밀침해 주장과 함께, 2) NDA 위반, 3) Garmin측에 제공된 NDA의 적용범위 외 정보에 대한 부당이득 및 4) 묵시적 계약 위반을 주장하였습니다. 여기서는 비밀유지약정 NDA 관련 쟁점만 살펴보겠습니다.

 

2. NDA 조항 및 쟁점

 

양사는 NDA를 체결한 후 정보를 제공하였는데, NDA 적용대상 정보의 범위에 관한 다툼이 있었습니다. 계약위반과 관련한 주된 쟁점은 “confidential” 또는 “proprietary”와 같은 비밀정보 표시 없이 제공된 정보가 NDA의 보호대상이 될 수 있는지 여부였습니다. Beacon fleet management system과 관련된 정보 중 일부는 아무런 비밀정보 표시도 하지 않은 채 Garmin측에 전달하였는데, 이에 Garmin측이 위 정보가 NDA의 적용대상이 아니라고 주장한 것입니다.

 

이와 관련하여, 양사간에 체결된 NDA는 그 적용대상인 “confidential information”“shall include, but is not limited to ... information ... which is marked as ‘confidential’ or ‘proprietary’ ...” 라 정의하고 있었습니다.

 

Clause 1

“Confidential information” as used in this Agreement shall include, but is not limited to, all trade secrets, non-public information, data, know-how, documentation, hardware, software (including listings thereof and documentation related thereto), diagrams, drawings and specifications relating to a party, its business or products which is marked as “confidential” or “proprietary” and which is disclosed by either party to the other party.

 

Information disclosed orally or visually shall be considered Confidential Information if such information is identified as “confidential” or “proprietary” at the time of disclosure and is reduced to written summary form by the disclosing party and sent to the receiving party within thirty (30) days after initial disclosure. During this thirty (30) day period, such oral or visual information so disclosed shall be provided the same protection as Confidential Information. 

 

, NDA에서는 비밀정보 표시 없이 구두로 또는 시각적으로 전달된 정보는, 전달시 비밀정보라는 점을 밝히고 다시 30일 내에 해당 정보를 요약한 서면을 전달한 경우에만 NDA의 적용 대상이 된다고 규정하였습니다.

 

문제는 현장에서 자주 위와 같은 NDA 조건을 충실하게 준수하지 않는다는 점입니다. 이 사건에서도 마찬가지로 그와 같은 규정을 준수하지 않았습니다. Beacon은 위 규정의 “not limited to” 부분을 강조하며, NDA의 적용대상인 정보는 비밀정보 표시가 있는 정보로 제한되지 않는다고 주장하였습니다. 나아가 Beacon, 만일 NDA의 해석상 비밀정보 표시가 있는 정보만이 그 적용대상이 된다고 보더라도, 계약의 양 당사자가 모두 비밀정보 표시를 하지 않은 채 정보를 교환해 온 것에 비추어, 비밀정보 표시가 없는 정보도 NDA의 적용대상이 된다는 점에 대한 양 당사자의 합의가 있었으며, 이러한 합의가 기존 NDA를 수정한 것으로 보아야 한다고 주장하였습니다. 

 

3. 미국법원 판결 및 시사점

 

이에 대하여 미국법원은, 우선 위 계약조항의 해석상 비밀정보 표시와 함께 제공된 정보만을 NDA의 적용대상으로 보아야 한다고 판단하였습니다. 비록 표현상 그 범위를 open 형인 “but not limited to”로 하였지만, 판결에는 영향을 주지 못했습니다. 우리나라 계약서에서 대응되는 표현은 기타또는 “~ 에 해당할 것입니다. 우리나라에서도 앞서 명시적으로 기재된 사항에는 해당하지 않지만 계약 적용범위에 포함되는지 문제되는 경우가 자주 있습니다. 원칙적으로 계약의 목적에 부합하고 앞에서 명시적으로 기재한 것과 동등한 것으로 평가될 수 있는 사항만이 이에 해당한다고 해석해야 할 것입니다. , 비록 계약서 문언이 예외를 인정하는 오픈형으로 되어 있다고 하더라도, 무엇이든 계약범위에 포함되는 것은 아닙니다.

작성일시 : 2014. 1. 20. 09:53
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--  발명에 관한 사업아이디어를 기업에 제안하였으나 채택이 거절된 후 그 아이디어 관련제품이 발매된 상황에서, 기업으로부터 로열티를 받아낸 경우 - 스파이더맨 완구 사례 - Kimble v. Marvel Enterprises Inc. (9th Circuit 2013) --


발명자가 자신의 발명에 관한 사업 아이디어를 기업에 제안, 설명하였으나 채택이 거절된 후, 그 아이디어 관련 제품이 발매된 상황에서, 발명자가 기업으로부터 로열티를 받아낸 미국소송 사례를 소개합니다. 


 


사실관계 -


발명가 Kimble은 1990년 스파이더맨처럼 그물을 발사하는 장난감 제품(Web Blaster)을 발명하였습니다. Kimble은 그 발명을 특허출원하여 심사를 거쳐 특허등록(US5,072,856)을 받았습니다.


Kimble은 특허출원 후 1990. 12.경에 해당 분야 기업인 Marvel(당시에는 Toy Biz.)사에 위 아이디어를 사업화할 것을 제안하였으나, Marvel사는 거절하였습니다. 기술이전 제안을 거절한 것입니다.

 

그러나 수년 후 Kimble은 Marvel 제품에 자신의 아이디어가 채용되었다는 사실을 알게 되었고, 1997년 Marvel을 상대로 특허권 침해를 주장하는 한편, 사업 아이디어를 제안할 때 아이디어 사용대가를 지불하기로 하는 구두 계약이 성립되었다고 주장하는 소송을 제기하였습니다. 즉, 발명자 Kimble은 제품을 판매하는 기업인 Marvel을 상대로 자신의 아이디어를 사용하는 대가로서 로열티에 해당하는 손해배상을 청구하는 소송을 한 것입니다.


소송 결과 -


첫째, 소송에서 특허침해는 인정되지 않는다는 판단이 있었습니다. 실제 제품은 넓은 의미에서는 Kimble의 아이디어를 사용한 것은 맞지만, Kimble이 등록받은 USP5,072,856의 청구항을 기준으로 판단할 때 특허침해로 볼 수 없다는 판결이었습니다.

 

둘째, 배심 재판의 결과, 당사자 사이에서 기업에 제안된 아이디어를 사용하는 경우 대가를 지불하겠다는 구두 계약이 인정될 수 있고, 그럴 경우 로열티 수준은 제품 판매액의 3.5%에 해당한다는 배심 평결이 났습니다.

 

셋째, 양 당사자는 항소하였으나 결국 Marvel사가 총액 6백만달러에 이르는 로열티를 발명자 Kimble에게 지급하기로 하는 화해로 소송을 종결하였습니다.

 

기업에 대한 사업제안의 현황과 문제점 및 본 사례의 시사점 -


개인 발명가 또는 벤쳐 등이 참신한 아이디어나 새로운 기술을 개발한 후 성급하게 기업에 사업제안을 하지만, 그 아이디어가 상용화되기에는 부족한 경우가 많습니다. 따라서, 기업은 해당 아이디어의 채택을 거절하거나 추가 연구, 개발을 해야만 합니다. 그와 같은 추가 개발을 하여 사업화에 적합한 제품을 만든 단계에서 최초 제안받은 아이디어와 상당히 다른 기술로 평가될 때 당사자 사이 권리 관계가 복잡해지고, 분쟁이 빈번하게 발생하게 됩니다.

 

발명자가 제안 아이디어에 대한 특허를 등록받은 경우에도 Kimble 사례와 같이 제품이 특허권을 침해하지 않게 되는 경우는 많이 있습니다. 부실한 특허출원 전략 때문이지만, 최초 발명한 아이디어로부터 실제 시장에 출시되는 제품까지 커버하는 특허권 또는 일련의 특허로 구성되는 포트폴리오를 구축하려면 충분한 특허실무 경험과 많은 비용이 필요합니다. 또한, 예상되는 특허무효 공격에도 무너지지 않을 강한 특허를 확보해야만 합니다. 이와 같은 특허권 확보전략은 이론적으로 바람직하지만 실무적으로는 실현하는 것이 정말 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 특허침해 주장이 성공하기 어려운 경우가 많습니다. 우리나라에서도 유명한 실패 사례가 많습니다.

 

따라서, 기업에 아이디어를 제공하는 제안자로서는 보완책이 반드시 필요합니다.


첫째, 기업에 제안서를 보내거나 PT를 하기 전에 NDA를 체결한 후, 공개할 최종 문서에 대한 영업비밀원본증명을 받아두면 유익할 것입니다. 인터넷을 통해 쉽게 저렴한 비용으로 할 수 있습니다. 


둘째, 제안자측에서 2명 이상이 참석하는 것이 바람직합니다. 발표자가 아닌 사람은 제안회의 내용을 상세하게 기록하는 것이 바람직합니다.


셋째, 제안회의 후 후속 연락을 기록으로 하는 것이 유리합니다. 전화의 경우에도 메모를 남기도록 합니다. 이와 같은 상황에서 진행된 아이디어 제안은 추후 어떤 아이디어를 제공하였는지, 그 제공된 아이디어가 제품에 실제 사용된 것인지, 제품에 그대로 직접 채용된 것은 아니지만 개량발명의 토대로 사용된 것인지 등등 분쟁의 핵심쟁점을 밝히는데 결정적 근거가 될 것입니다. 제안된 아이디어를 사용한다는 사실이 객관적으로 입증된다면, 영업비밀의 부당사용에 의한 책임, 또는 영업비밀 요건을 충족하지 못하더라도 재산적 가치가 있는 타인 자산을 부당 사용한 것에 대한 민법상 불법행위 책임 등이 인정될 수 있으므로, 당사자가 굳이 소송까지 하지 않더라도 그 사용대가를 주고 받는데 별다른 문제는 없을 것입니다.

 

Kimble 사례는 Marvel 제품이 Kimble의 아이디어를 사용하였다고 인정되는 상황에서 비록 특허침해는 인정되지 않더라도 여전히 그 아이디어를 사용하는데 대한 대가를 지불해야 한다는 판단을 한 것입니다. 그 근거로 단지 아이디어에 관한 사업제안 과정에서 참석한 당사자 사이 구두 계약을 인정할 만한 사정이 있었다는 이유를 들었다고 생각합니다.

작성일시 : 2013. 8. 9. 15:59
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