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10. TERMINATION 

10.1 Expiration. Subject to this Section 10 below, this Agreement shall expire, on a Licensed Product-by-Licensed Product and country-by-country basis, on the date on which Kite, its Affiliates and sublicensees permanently cease to research, develop, sell and commercialize the Licensed Product in such country (the “Term”).

10.2 Termination for Convenience. The Licensee Kite may terminate this Agreement, in its sole discretion, upon thirty (30) days prior written notice to the Licensor Cabaret and Dr. Eshhar.

10.3 Termination for Cause. Except as otherwise provided in Section 12, each party may terminate this Agreement upon or after the breach of any material provision of this Agreement by the other party if the other party has not cured such breach within sixty (60) days (or such longer period as such party may reasonably agree if said breach is incapable of cure within such sixty (60) days) after receipt of express written notice thereof by such party.

10.4 Insolvency. This Agreement may be terminated by the Licensor Cabaret in the event of an Insolvency Event occurring in relation to the Licensee Kite, by giving a notice of termination to Kite. The termination shall take effect upon delivery of the notice of termination by Cabaret. “Insolvency Event” shall mean that, with respect to Kite, any of the following occurs: (i) Kite makes any arrangement or composition with or any assignment for the benefit of its creditors generally; (ii) a petition is presented that is not dismissed within 120 days or a court order is made or a resolution is passed for the winding up of Kite or for the making of an administration order or for the appointment of a provisional liquidator or a judicial factor or similar officer in relation to Kite; (iii) an encumbrancer takes possession of or a trustee, receiver, liquidator, provisional liquidator, administrator, manager ad interim, administrative receiver, judicial factor or similar officer is appointed, in each case for all or substantially all of Kite’s intellectual property rights and such appointment materially prejudices Cabaret’s rights under this Agreement; or (iv) Kite does, or suffers to be done in relation to it, any analogous action or proceeding in any jurisdiction anywhere in the world (including without limitation any actions or proceedings relating to bankruptcy law of any nature in the United States of America).

10.5 Effect of Expiration or Termination. Expiration or termination of this Agreement shall not relieve the parties of any obligation accruing prior to such expiration or termination, and the provisions of Sections 5.2, 8, 10.5, 10.6, 11 and 13 shall survive the expiration or termination of this Agreement. Upon any termination of this Agreement, all licenses granted herein shall terminate, nevertheless, Cabaret shall grant a direct license to any Sublicensee of Kite hereunder having the same scope as such sublicense and on terms and conditions no less favorable to such Sublicensee than the terms and conditions of this Agreement, provided that such Sublicensee is not in default of any applicable obligations under this Agreement and agrees in writing to be bound by the terms and conditions of such direct license.

10.6 Termination Fee. In the event that Kite terminates this Agreement termination for convenience under Section 10.2 prior to the third (3rd) anniversary of the Effective Date, Kite shall pay to Cabaret a termination fee in an amount equal to US$500,000 within thirty (30) days of such termination.

KASAN_특허실시, 기술이전, 라이선스 계약서에서 TERMINATION 조항 – 라이센시 파산 등 일반사유 및 양

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14. TERM AND TERMINATION. 

14.1 Term. The term of this Agreement shall commence as of the Effective Date and shall continue in effect until it is terminated as specifically provided in this Agreement. 

14.2 Termination for Material Breach. 

(a) If either Party (the “non-breaching Party”) believes the other Party (the “alleged breaching party”) is in material breach of any of such alleged breaching Party’s obligations under this Agreement, the non-breaching Party may give notice of such breach to the alleged breaching Party, and the alleged breaching Party shall have sixty (60) days in which to remedy such material breach or establish that it is not in material breach hereunder. Subject to Section 14.2(b), if such alleged material breach is not remedied in the time period set forth above, the non-breaching Party shall be entitled, without prejudice to any of its other rights conferred on it by this Agreement, and in addition to any other remedies available to it by law or in equity, to terminate this Agreement upon written notice to the alleged breaching Party.  

(b) If the alleged breaching Party disputes in good faith the existence or materiality of a breach specified in a notice provided by the non-breaching Party pursuant to Section 14.2(a), and the alleged breaching Party provides notice to the non-breaching Party of such dispute within fifteen (15) days after receipt of such notice, the non-breaching Party shall not have the right to terminate this Agreement unless and until the existence of such material breach by the alleged breaching Party has been determined in accordance with the dispute resolution procedures set forth in Section 15.8 (each such termination delay, a “Toll Period”) and the breaching Party fails to cure such default within sixty (60) days following such determination; provided that, if it is determined that such material breach occurred and such breach is not cured within such sixty (60) day period, then, for  purposes of Section 14.4(c)(iii), this Agreement shall be deemed to have been terminated as of the date of delivery of notice of such breach under Section 14.2(a). During the pendency of such a dispute, all of the terms and conditions of this Agreement shall remain in effect and the Parties shall continue to perform all of their respective obligations hereunder.  

14.3 Termination upon Insolvency. To the extent permitted under Applicable Laws, either Party may terminate this Agreement with respect to the other Party if, at any time, such other Party shall file in any court or agency pursuant to any statute or regulation of any state or country, a petition in bankruptcy or insolvency or for reorganization or for an arrangement or for the appointment of a receiver or trustee of such other Party or of its assets, or if such other Party proposes a written agreement of composition or extension of its debts, or if such other Party shall be served with an involuntary petition against it, filed in any insolvency proceeding, and such petition shall not be dismissed within forty-five (45) days after the filing thereof, or if such other Party shall propose or be a party to any dissolution or liquidation, or if such other Party shall make an assignment for the benefit of its creditors.   

14.4 Termination upon Force Majeure. Either Party may terminate this agreement due to a Force Majeure event pursuant to Section 15.13.   

14.5 Consequences of Expiration or Termination. 

(a) Upon termination of this Agreement by either Party pursuant to Sections 14.2, 14.3, or 14.4, 

(i) all of the licenses granted by Licensor to Licensee shall therewith immediately terminate and any sublicenses granted by Licensee thereunder will be subject to the provisions set forth in Section 2.4(f); 

(ii) Licensee must assign and transfer to Licensor, and shall cause its Affiliates and Sublicensees to assign and transfer to Licensor, without additional compensation, all of their right, title, and interest in to, and under, subject to any licenses or sublicenses granted by Licensee that expressly survive any such termination pursuant to Section 2.4(f), all clinical and related study data based on use of Products, all Regulatory Filings and Regulatory Approvals for Products in respect of each country in the Territory; and the Renaissance Supply Agreements. 

(b) If at the time of any such termination of this Agreement by Licensor pursuant to Sections 14.2 or 14.3 Licensee has in its possession or under its control any inventory of the Product approved and allocated for sale in the Territory, Licensee shall for a period not to exceed six (6) months following the effective date of such termination be permitted to sell any such inventory of the Product in the Field in the Territory, and the licenses hereunder shall continue on a nonexclusive basis until all such units of the Product have been sold, provided that (A) the Product shall not be sold at a discount to a purchaser that is greater than the average discount provided to such purchaser for the Product during the twelve (12) month period preceding such termination and, in addition, such sales shall not result in the applicable wholesaler inventory levels for the Product exceeding the average levels for the twelve (12) month period preceding such termination, and (B) Licensee continues to pay, during the applicable Royalty Term, the applicable royalty and, if applicable, sales milestones, on resulting applicable Net Sales of Product in the Territory by it Licensee, its Sublicensees or any Third Party Distributors. 

(c) In the event of a material breach of this Agreement by Licensor that is not successfully disputed or cured by Licensor in accordance with Section 14.2(b), Licensee may elect to terminate this Agreement or continue the Agreement; provided, that in the event Licensee elects to continue the Agreement in lieu of terminating the Agreement in accordance with Section 14.2, Licensee will have the right in its discretion to fully reduce the royalty payments or milestone payments required under Article 8 by the amount of damages suffered by Licensee due to such material breach by Licensor, which such amount will be determined by an independent third party with requisite expertise and agreed upon by the Parties, with any dispute as to the determination being subject to the dispute resolution process set forth in Section 15.8(b). 

(d) In the event of the insolvency or bankruptcy of Licensor that gives rise to Licensee’s right to terminate this Agreement in accordance with Section 14.3, Licensee may elect to terminate this Agreement or continue the Agreement (subject, to the extent applicable, Section 14.7). 

14.6 General Surviving Obligations. The rights and obligations set forth in this Agreement shall extend beyond the expiration or termination of the Agreement only to the extent expressly provided for herein, or to the extent that the survival of such rights or obligations are necessary to permit their complete fulfillment or discharge. Expiration or termination of this Agreement for any reason shall not (a) release either Party from any obligation that has accrued prior to the effective date of such expiration or termination (including without limitation the obligation to pay amounts accrued and due under this Agreement prior to the effective date of such termination but that are unpaid or become payable thereafter), (b) preclude either Party from claiming any other damages, compensation, or relief that it may be entitled to upon such expiration or termination, or (c) terminate any right to obtain performance of any obligation provided for in this Agreement that shall survive expiration or termination. Without limiting the foregoing, the Parties have identified various rights and obligations which are understood to survive, as follows. In the event of expiration or termination of this Agreement for any reason, the following provisions shall survive in addition to others specified in this Agreement to survive in such event: Sections 7.7, 7.8, 9.1(a), 9.2(b), 9.5(a), and Articles 1 (to the extent that any term defined therein is used in any of the sections or articles specified in this list as surviving termination of this Agreement), 8, 11, 12, 13, 14, and 15. 

14.7 Rights in Bankruptcy. All rights and licenses granted under or pursuant to this Agreement by either Party are, and shall otherwise be deemed to be, for purposes of Section 365(n) of the United States Bankruptcy Code, licenses of right to “intellectual property” as defined under Section 61 of the United States Bankruptcy Code. The Parties agree that the Parties, as licensees of such rights under this Agreement, shall retain and may fully exercise all of their rights and elections under the United States Bankruptcy Code. The Parties further agree that, in the event of the commencement of a bankruptcy proceeding by or against either Party under the United States Bankruptcy Code, the other Party will be entitled to a complete duplicate of (or complete access to, as appropriate) any such intellectual property and all embodiments of such intellectual property, which, if not already in the non-subject Party’s possession, shall be promptly delivered to it (a) upon any such commencement of a bankruptcy proceeding upon the non-subject Party’s written request therefor, unless the Party subject to such proceeding elects to continue to perform all of its obligations under this Agreement, or (b) if not delivered under clause (a) above, following the rejection of this Agreement by or on behalf of the Party subject to such proceeding upon written request therefor by the non-subject Party. 

KASAN_국제계약서 중에서 기술이전 및 독점라이선스 계약서 중 기간, 계약위반 등으로 인한 계약종료, 계약종료 후

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-- 공동사업계약이 조합계약에 해당하고 투자약정이 아닌 경우 동업관계 파탄과 계약종료에 따른 상호 청산문제: 서울고등법원 2015. 11. 6. 선고 2014나52362 판결 -- 

1.    공동사업 계약서 주요조항

제1조(본 사업 약정의 목적) 본 약정은 OO시 OO동 13필지 토지의 개발을 위한 기획, 설계, 시행, 시공, 분양에 이르기까지 피고와 원고들 상호간 본 개발 사업을 원활하게 추진하기 위하여 본 약정서를 체결하고 본 개발사업의 시작부터 완료시까지 피고와 원고들은 성실과 신의에 입각하여 본 약정서를 성실히 이행함을 목적으로 한다.

제2조(사업의 진행 내용) 피고와 원고들은 13필지 임야 및 대지, 전, 답을 이용하여 토지를 개발함에 있어 개발행위의 관련법규에 의거하여 기획, 설계, 시행, 시공, 분양 등을 이행하고 피고는 개발을 위하여 아래 개발사업 토지목록 토지를 투자하며, 원고들은 사업부지의 개발을 위한 기획, 설계, 인․허가, 시행, 시공, 분양 등을 책임지고 이행하기로 한다.

제4조(이익금의 배분) 본 공동사업에 따른 상기의 총 토지목록에 대한 토지개발로 인하여 창출되는 모든 수익(토지평균 결정가격 공제)에 대하여 피고와 원고들은 다음과 같이 이익을 배분하기로 한다.

2.    공동사업 분쟁발생과 손해배상청구

공동사업에 분쟁이 발생하자 원고는 계약종료 및 투자금에 대한 손해배상청구소송을 제기하였습니다. 이에 피고는 이 사건 공동사업 약정은 민법상 조합의 성격을 가지므로, 계약법상 일반 해제의 법리가 적용될 수 없고 조합 법리가 적용되어야 한다고 주장합니다.

그러나 원고는 위 공동사업 약정이 투자약정의 일종일 뿐 민법상 조합관계에 해당하지 않는다고 주장하면서 피고를 상대로 이 사건 공동사업 약정의 부당 파기를 원인으로 한 손해배상만을 청구하고 있을 뿐, 조합관계의 종료에 따른 청산 내지 잔여재산의 분배를 청구하지 않았습니다.

3.     서울고등법원 판결 요지

가.  공동사업약정과 조합계약 관련 법리

"민법상의 조합계약은 2인 이상이 상호 출자하여 공동으로 사업을 경영할 것을 약정하는 계약으로서(민법 제703조) 특정한 사업을 공동 경영하는 약정에 한하여 이를 조합계약이라고 할 수 있고, 공동의 목적 달성이라는 정도만으로는 조합의 성립요건을 갖추지 못하였다고 할 것이다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005다5140 판결).

동업계약과 같은 조합계약에 있어서는 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐이지 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제 또는 해지하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없고(대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다29714, 29721 판결), 조합계약상의 채무불이행의 경우에도 조합계약의 종료에 따른 청산을 구함은 별론으로 하고 채무불이행으로 인한 손해의 배상을 청구할 수는 없다(대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1667 판결).

원고들과 피고 사이의 조합관계가 종료됨에 따라 조합에 합유적으로 귀속된 채권의 추심이나 채무의 변제 등의 사무가 완료되지 아니한 상황이라면 그 청산절차를 거쳐야 함이 원칙이고, 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있을 뿐이고, 피고를 상대로 이 사건 공동사업 약정의 부당파기를 원인으로 한 손해배상을 청구할 수는 없다."

나.  위 공동사업 약정의 성격에 관한 구체적 판단 – 조합계약

"원고들과 피고는 이 사건 사업부지의 개발사업을 공동으로 시행하기로 약정한 점, 이 사건 사업부지의 개발사업을 위하여 피고는 피고 소유인 이 사건 사업부지를 출자하고, 원고들은 이 사건 사업부지의 개발을 위한 기획, 설계, 인․허가, 시행, 시공, 분양 등 업무를 처리하기로 한 점, 원고들과 피고는 이 사건 사업부지를 개발․분양하여 그 분양대금에서 피고에게 지급하여야 할 토지 대금과 이 사건 공동사업 진행 비용을 우선 공제한 후 나머지 이익을 각 분배하기로 약정함 점 등을 종합적으로 고려하면, 피고와 원고들은 ‘피고는 이 사건 사업부지를, 원고들은 이 사건 사업부지의 개발업무와 관련된 노무 및 비용을 상호 출자하여 공동으로 이 사건 사업부지의 개발사업을 공동으로 경영하기로 약정한 민법상 조합관계에 해당한다."

다.  이 사건 공동사업 약정의 해지로 인한 손해배상 여부

동업계약과 같은 조합계약에 있어서는 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐이지 일반계약처럼 조합계약을 해제 또는 해지하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없고(대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다29714, 29721 판결), 조합계약상의 채무불이행의 경우에도 조합계약의 종료에 따른 청산을 구함은 별론으로 하고 채무불이행으로 인한 손해의 배상을 청구할 수는 없다(대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1667 판결 참조).

4.     시사점

동업계약 및 공동사업약정을 체결한 후 사업법인을 설립했다면 회사법에 따라 해결하면 될 것입니다. 그러나 위 공동사업의 경우와 같이 벌도 법인을 설립하지 않은 경우에는 조합계약인지 투자계약인지에 따라 계약종료 및 후속처리에 큰 차이가 있습니다. 사업의 공동운영 및 이익배분 관계는 원칙적으로 단순투자를 넘어선 조합계약에 해당합니다. 계약종료 후 공동사업자 사이에 남은 재산의 청산만 문제될 뿐 투자금을 기초로 한 손해배상청구는 가능하지 않습니다.

첨부: 서울고등법원 2015. 11. 6. 선고 2014나52362 판결 

서울고등법원 2014나52362.pdf

-- 동업관계 청산으로 그 지분 계산으로 받은 재산은 배당소득이 아닌 사업소득 - 대법원 2015. 12. 23. 선고 2012두8977 판결 --

상가건물의 분양・매매・임대사업에 관한 동업계약을 해지하여 동업관계에서 탈퇴하면서 그 지분의 청산으로 공동소유인 조합재산 미분양 상가의 일부를 공유물분할등기의 형식으로 이전 받은 사안입니다. 국세청과 하급심은 수익분배의 성격이 있는 것에 해당하므로 배당소득으로 보고 종합소득세 과세대상으로 보았습니다. 그러나 대법원은 다음과 같은 이유로 배당소득이 아닌 사업소득에 해당한다고 판결하였습니다.

"어느 조합원이 조합체에서 탈퇴하면서 지분의 계산으로 일부 조합재산을 받는 경우에는 마치 합유물의 일부 양도가 있는 것처럼 그 개별 재산에 관한 합유관계가 종료하므로(민법 제274조 제1항), 이와 같은 지분의 계산은 세법상 탈퇴한 조합원과 공동사업을 계속하는 다른 조합원들이 조합재산에 분산되어 있던 지분을 상호 교환 또는 매매한 것으로 볼 수 있다.

그런데 공동사업을 목적으로 한 조합체가 조합재산인 부동산을 양도함으로써 얻는 소득은, 그것이 사업용 재고자산이라면 사업소득이 되며(구 소득세법 제87조, 제43조) 사업용 고정자산으로서 양도소득세 과세대상이라면 양도소득이 된다(구 소득세법 제118조).

탈퇴한 조합원이 다른 조합원들에게 잔존 조합재산에 관한 자신의 지분을 양도하고 일부 조합재산을 받음으로써 얻는 소득의 성질도 이와 다르지 않으므로, 탈퇴 당시 조합재산의 구성내역에 따라 탈퇴한 조합원의 사업소득 또는 양도소득 등이 된다고 할 것이다."

"한편 조합체가 공동사업을 통하여 얻는 일정한 소득금액은 각 조합원의 지분 또는 손익분배비율에 따라 분배되어 조합원들 각자에게 곧바로 귀속되고 개별 조합원이 직접 납세의무를 부담하므로 개별 조합원들이 조합체로부터 수익분배를 받는다고 할 수 없으며, 어느 조합원이 탈퇴하면서 지분의 계산으로 일부 조합재산을 받는 경우에도 그로 인한 소득은 곧바로 탈퇴한 조합원에게 귀속할 뿐이다. 따라서 탈퇴한 조합원이 탈퇴 당시 지분의 계산으로 얻는 소득은 배당소득에 해당한다고 할 수 없다."

이와 같은 법리를 전제로, 대법원은 동업관계를 청산하면서 그 지분의 계산으로 재고자산인 부동산을 받았다면 이로 인한 소득이 있다 하더라도 사업소득이 될 수 있을 뿐 배당소득이 될 수 없다고 판시하였습니다.

첨부: 대법원 2015. 12. 23. 선고 2012두8977 판결

대법원 2012두8977 판결.pdf

-- 신약물질 기술이전 Exclusive License 계약서 중 Termination 조항 -- 

일본제약회사와 다국적 제약회사가 체결한 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License Agreement 중에서 Termination 조항을 간략하게 살펴보겠습니다. 신약개발은 최종 성공가능성이 낮기 때문에 중간 Risk 관리가 무엇보다 중요합니다. 다른 License 계약보다 Termination 조항이 더욱 중요합니다.

Licensor 일본회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, Licensee AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 발생 가능한 상황에 따라 Termination 조건을 달리 규정하고, 그에 따른 후속처리도 각각 규정하였습니다.

국내 라이선스 계약서에서 통상적으로 사용되는 계약해제, 해지 조항내용만으로 라이선스 이후 연구개발 진행에 따라 발생 가능한 Risk를 관리할 수 있다고 기대하는 것 자체가 비현실적입니다. 조금만 냉정하게 살펴보면 분명하게 알 수 있습니다. 정말 중요한 기술이전 및 라이선스 계약이라면 현재 흔히 사용되는 표준 계약서에 얽매이지 말고 필요한 조항을 새로 작성하는데 주저하지 말아야 할 것입니다.

Crestor License Agreement는 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

Article 13.  Term and Termination

-- 10년 진행한 당뇨병 치료제 신약개발 대형 프로젝트의 Collaboration, Co-Promotion Agreement, 관련 분쟁소송 및 프로젝트 포기, 권리반환, settlement 조건 --

신약기술 개발회사 Amylin Pharmaceuticals과 대형 제약회사 Eli Lilly가 약 10년 동안 진행하여 신약허가, 제품발매 후 Co-Promotion까지 진행하던 중에 대형 제약회사 Licensee가 최종 포기한 사안입니다.

대상 의약은 GLP-1 계열 당뇨병 치료제 BYETTA (exenatide) 주사제와 주당 1회 투여가 가능한 지속형 제제 BYDUREON입니다.

신약개발 대형 프로젝트에 사용된 License Collaboration Agreement, Co-Promotion Agreement가 공개되어 있습니다. 민감한 정보는 삭제되어 있지만, 80여 페이지에 이르는 장문의 계약서에는 신약개발 프로젝트에 관련 계약 내용이 매우 상세하게 포함되어 있습니다. 통상 고려할 수 있는 거의 모든 내용이 포함되어 있는 듯 합니다. 실무자용 좋은 참고자료로 생각됩니다.

그런데, Amylin는 2011년 5월 Eli Lilly에서 Boehringer Ingelheim의 트라젠타를 선택하여 판매하는 행위는 양사가 체결한 계약을 위반한 것이라고 소송을 제기하였습니다. 양사는 소송상 공방과 협의를 거쳐 2011년 11월 settlement 계약으로 관련 분쟁을 종결하였습니다.

보도자료에 따르면, Eli Lilly에서는 해당 신약에 관한 권리를 포기하고 Amylin에서 모든 권리를 반환하고, 그 대가로 Amylin은 Eli Lilly에게 일시불로 upfront payment $250 million (약 2천5백억원), global net sales 기준 15%에 해당하는 경상 로열티를 총액 $1.2 billion(약 1조2천억원)에 도달할 때까지 지급한다는 조건입니다. 그 외에도 당시 미국 FDA와 다른 국가에서 허가완료 전이었던 지속형 제제 BYDUREON에 대한 마일스톤 지급조건이었습니다.

Eli Lilly의 보도자료에서는 "an amicable end to a very productive 10-year collaboration"라고 강조하지만 대형 신약프로젝트를 개발 및 허가를 일부 마치고 발매를 시작하였고, 나머지 것도 허가 막판 단계에 도달한 시점에서 해당 프로젝트를 포기한 사례입니다. 자세한 배경은 알 수 없지만, 참고사항으로는 시판 후 몇 년이 지난 현재 미국에서 exenatide 부작용 관련 소송이 여러 건 제기되었다는 뉴스가 있습니다. 그 때 포기한 것도 현명한 선택이었는지 아니면 너무 늦게 포기한 것인지는 조금 더 세월이 지나야 확실해질 것 같습니다. 

*첨부파일:

1. Collaboration Agreement between Amylin and Eli Lilly

Collaboration Agreement Between Amylin and Eli Lilly.docx

2. Co-Promotion Agreement between Amylin and Eli Lilly

Co-Promotion Agreement.docx

-- 미국 FDA 허가 단계에서 License, Collaboration Agreement Termination 관련 Payment --

의약개발을 끝내고 FDA 허가 직전에 license 계약을 termination한 흥미로운 내용이라 소개합니다. 대상 신약은 Gabapentin은 오래 전부터 알려져 있는데, 그 적응증을 대상포진 신경통 postherpetic neuralgia 치료제로 확대한 프로젝트입니다.

2008. 11. 19. Dopomed에서 Gabapentin의 post-herpetic neuralgia (PHN) 치료용도에 대해 Solvay와 Exclusive License Agreement 체결한 후 2010년 Solvay를 인수 합병한 Abbott에서 그 프로젝트를 재검토하여 2011년 개발중단을 선언한 것입니다.

이와 같이 장기간 진행되는 신약개발 도중에 M&A 등 다양한 이유로 change of control 발생으로 해당 프로젝트와 license의 운명이 완전히 바뀌는 사례가 종종 있습니다. 처음부터 이와 같은 변화를 염두에 둔 장기적 전략과 포석이 반드시 필요합니다. 아무리 애써도 쉽지 않은 일이지만 처음부터 그와 같은 가능성을 고려한 라이선스 구조인지 아닌지에 따라 당사자에게 상당히 다른 결과를 초래한다고 생각합니다.

첨부한 license 계약서의 Exhibit A에 표시된 milestone payment 조건은 FDA 허가신청 접수 시 1천만불, 허가성공 시 3천5백만불입니다. 본 건은 허가신청을 한 후 심사 중, 허가를 받기 전에 termination한 것입니다. 그렇지만, Abbott에서 신약에 대한 권리포기와 총 4천만불(약 4백억원)을 지급하는 것으로 합의하였습니다.

참고로 허가신청 제출 milestone payment 1천만불이 포함된 것은 아닐 것입니다. 다만, NDA Approval 임박시점에 termination한 사정이 반영된 것으로 짐작됩니다.

참고자료로 미국 SEC 파일로 공개된 termination 합의서와 license 계약서를 첨부해 드립니다.

첨부: 1. Termination

Termination by Abbott.docx

첨부: 2. License  

  Exclusive License Agreement.docx

-- 컴퓨터프로그램 외주개발계약의 해제와 저작권 소유 관계 분쟁 – 서울중앙지방법원 2014. 5. 28.자 2013카합2387 결정 -- 

1.    프로그램 외주개발 계약

통상 컴퓨터프로그램 개발을 외주업체에 발주하면서 완성된 프로그램의 저작권이 발주회사에게 있다는 조항을 넣습니다. 개발사에서 발주회사의 경쟁회사 또는 꼭 경쟁사는 아니더라도 다양한 구매처에다 동일한 프로그램 또는 유사한 프로그램을 판매하는 것을 막기 위함입니다. 개발사의 입장과는 상충되지만 통상 발주자 "갑" 지위로 인해 다음과 같이 완성된 프로그램의 저작권은 발주회사에 속한다는 계약조항은 실무상 흔히 볼 수 있습니다.

제20조 【지적재산권】 본 계약에 의하여 개발된 산출물에 대한 지적재산권은 갑(발주회사)이 가지며 을(개발사)은 개발된 산출물의 형상관리를 위해 단계별 산출물을 갑에게 제공하여야 한다.

제21조【계약의 해제 해지】 갑 또는 을은 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상대방에게 서면으로 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 본 계약 및 개별계약의 전부 또는 일부를 해제하거나 해지할 수 있다.

(1) 갑 또는 을이 본 계약 및 개별계약을 위반하였을 경우

(2) 갑이 정당한 사유 없이 을에게 업무수행에 대한 용역대가를 지불하지 않는 경우

2.    발주사의 개발비용 미지급으로 인한 계약해제와 프로그램 저작권자

위와 같은 외주개발계약에 따르면 프로그램 개발사에서 충분한 개발비용을 받지도 못하고 프로그램 저작권, 더 나아가서는 그 배경으로 깔린 아이디어까지 넘겨주는 상황을 맞기도 합니다. 개발회사에게 일방적으로 불리한 불합리한 계약으로 볼 수 있습니다. 여기에다 당초 계약했던 개발비용조차 모두 받지 못하는 상황이라면 적어도 그 프로그램 저작권이라도 확보할 수 있어야 합니다. 따라서, 계약해제에 따른 원상회복이 매우 중요합니다.

서울중앙지법 판결은 발주회사에서 계약상 약정된 비용을 모두 지급하지 않자 개발회사는 계약서 제21조에 따라 계약을 해제할 수 있으며, 외주개발은 도급계약에 해당하는데 이 경우 프로그램 개발자가 저작권자라는 법리에 따라 개발회사가 저작권자라고 판결하였습니다. 따라서, 개발회사는 발주회사에 대해 납품한 프로그램의 사용금지 등 저작권침해금지 및 손해배상청구 등 저작권을 행사할 수 있다고 판단하였습니다.

3.    외주개발의 경우 그 프로그램 저작권의 귀속

가.  저작권법 규정

제2조 (정의) 제31호 : "업무상저작물"은 법인ㆍ단체 그 밖의 사용자(이하 "법인등"이라 한다)의 기획하에 법인등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 말한다.

제9조(업무상저작물의 저작자) : 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 그 법인 등이 된다. 다만, 컴퓨터프로그램저작물의 경우 공표될 것을 요하지 아니한다

나.  판례

대법원 2000. 11. 10. 선고 98다60590 판결 : "주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌려 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발, 납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 업무상 저작물 규정이 적용되지 아니한다."

대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다69725 판결 : "개발자가 발주자의 요청에 따라 프로그램을 개발하였고, 발주자 사무실에서 이 사건 시스템의 개발 작업을 하면서 개발부장이라는 직함을 사용하였으며, 발주자가 시스템 개발에 드는 비용을 부담하기로 한 사정은 알 수 있으나, 그러한 사정만으로는 이 사건 프로그램의 창작에 관하여 발주자가 전적으로 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발자의 인력만을 빌려 개발을 위탁하였다는 등의 예외적인 사정이 있다고 할 수 없다. 개발자가 프로그램의 저작권자이다"

서울중앙지방법원 2014. 5. 28.자 2013카합2387 결정 : 컴퓨터프로그램의 저작권자는 개발회사라고 판단하였습니다. "컴퓨터프로그램을 개발 납품하는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 컴퓨터프로그램은 주문자의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 것이라고 볼 수 없으므로, 개발업자를 저작자로 보는 한편, 주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 개발을 위탁하고 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발 납품하는 것과 같은 예외적인 경우가 아닌 한 저작권법 제9조는 프로그램 제작에 관한 도급계약에는 적용되지 아니한다"

4.    외주개발 완성 프로그램의 저작권 양도계약의 해제

이와 같이 저작권법상 프로그램 개발자에게 저작권이 귀속되는 것이 원칙입니다. 그러나, 발주자와 개발자는 완성된 프로그램의 저작권을 발주자에게 양도하는 계약을 할 수 있습니다. 다만, 개발대금 미지급 등을 이유로 그 계약이 해제되었다면 저작권은 개발자에게 귀속되고 개발자는 저작권자로서 해당 프로그램의 사용, 판매, 배포 등을 금지할 수 있는 금지청구권이 인정되고, 손해배상 등을 청구할 권리가 있습니다.

-- 영문 계약서에 사용되는 "reasonable reason"이나 “best efforts” 등 추상적이고 불명확한 용어의 해석 및 실무적 대응방안 -- 

예문: Either Party shall have the right to terminate this Agreement, provided that the Party intending to terminate the Agreement shall provide one hundred twenty (120) days prior written notice to the other Party and a reasonable reason for termination of this Agreement.

예문: Each party agreed to use best efforts to take all actions necessary or desirable to consummate the transactions contemplated by this Agreement.

1.    불명확한 영문 표현

불명확하고 추상적인 표현은 가능하면 계약서에 사용하지 않는 것이 바람직합니다. 그러나 회피하고 싶어도 "갑"측에서 고수하여 어쩔 수 없는 상황도 있습니다. 예를 들면, 외국회사와 독점수입판매계약을 체결하면서 국내회사에게 그 제품판매를 위해 가능한 최선의 노력(best efforts)을 다해야 한다는 조항을 넣을 수 있습니다. 국내회사 노력에도 불구하고 판매가 부진하면 위 계약조항의 위반여부를 둘러싸고 분쟁이 발생할 수 있습니다.

또한, 합리적인 이유(reasonable reason)를 제시할 수 있다면 언제든지 일정기간 사전 최고기간을 거쳐 그 계약을 해지할 수 있다는 조항도 분쟁의 소지가 많습니다. 이것도 "을"은 피하고 싶지만 "갑"측에서 고수한다면 어쩔 수 없습니다.

2.    불명확한 영문표현의 해석

추상적이고 불명확한 용어라고 해도 그 의미와 적용범위를 전혀 짐작할 수 없는 정도는 아닙니다. 통상 계약규범으로서 역할을 할 수 있는 한정된 범위로 해석할 수 있습니다.

예를 들어, "reasonable reason"은 그 계약의 해당업계에서 통용되는 합리적 상식에 기초한 계약해지 사유로 보아야 할 것입니다. 계약수행이 객관적으로 불가능한 force majeure는 물론 그보다 약하지만 영미법상의 frustration(우리법의 사정변경의 원칙을 적용할만한 사유 등)에 해당하는 사유라면 이에 해당하여 계약해지를 할 수 있을 것입니다. 나아가, frustration 보다 더 약한 사유이지만 그와 유사한 정도이거나 그와는 구별될 수 있지만 계약서에서 명시적으로 열거한 계약해지 사유와 동급으로 판단되는 사유하면 이에 해당한다고 볼 수 있습니다.

한편, 그보다 더 약한 사유까지 그 스펙트럼을 아무리 확장한다고 해도 일방 당사자가 원하면 언제라도 자유롭게 계약해지를 할 수 있다는 의미로 해석할 수 없습니다. 참고로, 임의 해지에 해당하는 영문표현으로는 "termination for convenience at any time" 또는 "termination at will"이라는 분명하게 구별할 수 있는 별도의 계약문언이 사용됩니다.

한편, “best efforts” 또는 “best endeavours”는 “최선의 노력” 또는 “최대한의 노력”으로 번역될 수 있지만 무한정의 노력을 의미하는 것이 아닙니다. 영미판례법에 따르면, 그 범위는 자신의 이익과 결과달성을 위한 열망에 따라 행동하는 신중하고 이성적이며 굳게 결심한 사람이 수행할 것을 믿어지는 조치나 단계를 모두 거쳤다면 최선의 노력을 다한 것으로 평가할 수 있습니다. 그보다 더 나아가 심각한 재정적 위험을 감수하거나 자신의 상업적 기반 등을 약화시키면서까지 노력을 다할 필요는 없고, 실패할 것이 명백한 조치를 취할 것을 요구할 수 없습니다.

3.    실무적 대응방안

계약서에서 추상적, 불명확한 용어를 사용하지 않는 것이 최선입니다. 피할 수 없는 경우에도 계약문언의 의미를 미리 알고 대처한다면 그 리스크를 적절하게 관리할 수 있습니다. 추상적 용어와 동일선상에 있는 것으로 볼 수 있어 그 용어나 표현의 의미를 해석하는데 기준이 될 수 있는 용어나 표현들을 병렬로 넣어둔다면 큰 도움이 될 것입니다.

그리고 계약서 문언에는 반영되지 않더라도 그 용어에 관한 당사자의 의사를 엿볼 수 있는 메모, 회의록, 협상 이메일 등 보조자료를 잘 보존한다면 추후 분쟁을 해결하는데 도움이 될 것입니다.

예를 들어, 최선노력조항이라면 법적 위험을 줄이기 위해서는 노력조항에 따라 당사자가 구체적으로 어떤 의무를 부담하게 되는지 리스트업하여 계약서에 부속문서로 명시하거나 적어도 사전에 메모라도 교환하는 것이 안전합니다. 또한 노력조항의 범위도 간접적으로 제한할 수 있으므로 노력조항의 충족을 위해 투입해야 하는 업무시간, 예산, 인적자원 등의 범위를 한정하는 방법으로 리스크를 줄일 수도 있습니다.

-- 장기 독점판매계약의 종료 단계에서 국내판매회사의 대응방안 -- 

외국회사와 체결한 독점판매계약을 장기간 유지하다 계약기간 만료로 종료하는 경우 국내회사 입장에서는 그동안의 시장 개발 노력에 대한 보상 등 최대한의 이익을 보장받기를 원합니다. 그러나 계약기간 만료를 이유로 독점계약을 종료하면서 국내회사의 이익을 보호할 수 있는 무슨 마법 같은 묘안은 없습니다. 다만, 상대방을 설득할 수 있는 합리적 방안을 최선을 다해 모색해보고 적절하게 제시하여 협상해 볼 수 있습니다. 아래는 말 그대로 참고사례에 불과합니다.

1.     계약조항 검토

당사자의 권리의무를 명시적으로 규정한 조항으로는 (1) 제3조에서 귀사에게 계약종료 후 1개 이내에 반품에 관한 사항을 정리하여 처리 완료할 것을 규정한 것과 (2) 제9조에서 비밀유지의무 및 비밀정보자료의 반환 등의 후처리를 규정한 것이 유일합니다.

통상 계약종료 후 필요한 조치로는 보유하고 있던 재고제품의 처분, 도매상 등 유통과정에 들어간 제품의 처분, 미수금 처리 등인데, 보통 distributor에게 계약종료 후 일정기간을 허용하는 경우가 많습니다. 앞서 지적한 본 계약의 조항들은 이와 같은 계약종료 후 처리에 관한 규정은 아닙니다. 따라서, 본 계약에는 계약종료 후 처리에 관한 명시적 조항이 없습니다. 계약종료 전에 양 당사자의 협의에 따라 구체적으로 정할 필요가 있습니다.

그 외 10년 동안 귀사의 시장개척 노력에 따른 보상 등에 관한 규정은 없습니다. 그와 같은 보상조항이 없는 상황에서 정상적으로 계약기간을 모두 경과하여 기간만료로 계약관계가 종료되는 경우 일방 당사자의 추가 보상청구는 허용되지 않는다는 것이 일반적 견해입니다. 특별한 사정은 엿보이지 않는 상황이므로, 귀사에서 계약에 근거하여 특별한 보상을 청구하는 것은 어렵지 않을까 생각됩니다.

2.     계약종료에 대해 Distributor 입장에서 주장 가능한 포인트

본 계약에는 계약종료 후 반드시 필요한 재고처리 등 후처리 규정이 없지만, 통상 필요한 조치이므로, 귀사는 상대방에게 보유재고, 유통단계에 들어간 제품 등 처리를 위한 추가 필요기간을 요구할 수 있다 생각됩니다.

계약상 자동연장 기간을 1년으로 정하고 있는 점을 고려할 때, (1) 후 처리를 겸한 1년 자동연장을 하는 방안, (2) 형식은 계약종료로 하지만 후처리 기간을 1년으로 정하는 방안, (3) 후처리 기간을 1년 이내 기간으로 하여 9개월 또는 6개월로 하는 방안 등을 제안해 볼 수 있습니다. 물론 계약종료 후 처리를 위한 합리적으로 필요기간은 산업분야에 따라 다르다 할 것이지만, 통상 3개월 또는 6개월 사례는 드물지 않다고 생각합니다.

한편, 계약종료 후 귀사가 보유하고 있는 거래처 정보 및 판매정보 등을 모두 상대방에게 넘겨주어야 한다는 계약조항은 없습니다. 물론 상대방은 귀사에서 축적한 정보를 무상 사용할 권리도 없습니다. 따라서, 상대방에게 그와 같은 정보를 넘겨주는 대신 이에 대한 정당한 대가를 요구할 수 있을 것입니다.

만약, 귀사의 보유정보가 제9조의 비밀정보에 해당한다면 상대방은 계약종료 후 모두 반환하여야 하고, 일정기간 동안 이를 무단 사용할 수 없습니다. 절대적 비밀정보뿐만 아니라 병원 D/C 관련 정보 등 제3자의 정보라고 하여도 이를 다양한 소스에서 수집하여 영업상 유용한 형식으로 정리, 가공한 정보파일은 data base라는 편집물로서 새로운 비밀정보 보호대상이 될 수도 있습니다.

여기서 유의할 점은 상기 비밀정보가 귀사와 비밀유지의무가 없는 제3자(예를 들어 도매업체, 병원담당자, 식약처등 정부부처)를 통해서 Bayer이 정당한 방법으로 입수 가능한 정도의 것이라면, 이의 사용권 부여에 따른 대가 청구라면 상대방측에서 받지 않을 수 있습니다.

3.     정리

계약서에 계약종료에 따른 추가 보상청구에 관한 규정은 없습니다. 또한 계약종료 후 권리의무관계를 규정한 조항도 없습니다. 이와 같은 상황에서 특별한 사정 없이 계약기간의 만료로 인한 계약종료의 경우, 계약의 일방 당사자가 상대방에 대해 추가 보상을 청구하는 것은 원칙적으로 인정되지 않습니다.

다만, 통상 계약종료 후 후속 처리가 필요하다는 점을 고려하면, 후처리를 위한 기간확보를 통한 보상 요청이 가능하고, 또한 귀사가 수집한 정보의 양도 또는 사용권 부여에 따른 대가 요구도 가능할 것입니다.

-- 10년 동안 유지된 독점판매계약을 합의 종료한 후 분쟁 사례 : 서울고등법원 2013. 7. 4. 선고 2012나73822 판결 -- 

독점판매계약을 오랫동안 유지하다 종료하는 경우 어려운 쟁점 사항이 많습니다. 계약관련 사정이 다양한 만큼 양 당사자가 다투는 쟁점도 다양하고 그 해결방안도 다를 것입니다. 모든 케이스에 적용될 묘책은 없지만 분쟁사례에 관한 최근 판결 중 참고사항을 정리해 봅니다.

1.    외국 제품의 국내독점판매계약 10년 유지 후 종료

국내회사 A는 외국회사와 “독점판매계약”을 체결하고 10년 동안 제품을 독점 수입 판매하였습니다. 상표권은 외국회사 명의로 등록되어 있습니다.

위 독점판매계약에는, '계약 기간 동안 국내에서 상표를 사용하여 제품을 유통 및 판매할 배타적인 라이선스를 부여한다. 매년 사전에 구매목표에 관하여 합의를 하고, 1년 단위로 계약을 갱신하기로 한다. 계약이 해지되는 경우, 라이센시는 제품과 견본품 및 판촉자료 등을 즉시 라이센서에게 송부하거나 또는 지시에 따라 처분하여야 한다. 라이센시는 제품의 홍보, 판촉, 광고 및 판매를 중단한다." 등 계약조항이 있습니다.

2.    독점판매계약 종료 후 재고 판매 및 소송분쟁  

국내판매회사 라이센시는 계약해지 후 이미 구입한 제품을 계속 판매할 수 있다는 규정은 없었음에도 불구하고 재고제품을 계속 판매하였습니다. 이에 상표권자 라이센서 회사에서 상표권침해금지, 판매금지 등을 청구하는 소송을 제기하였습니다.

이에 대해 라이센시는 상표권자에게 정상적 제품을 구매하여 그 상표권은 소진되었으므로, 그 다음 제품의 소유권자로서 재고를 계속 판매할 수 있다고 주장합니다. 또한, 독점판매계약 종료 후 재고처리까지 막는 계약조항은 불공정거래행위에 해당한다고 주장도 하였습니다.

3.    서울고등법원 판결

가.  재고판매금지계약의 유효성 및 상표권 소진여부 판단  

서울고등법원은 “특별한 사정이 없다면 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다. 그러나 당사자 사이에 위와 같은 상표권 소진의 원칙을 배제하는 것처럼 보이는 내용의 계약을 체결하더라도 그와 같은 계약 내용이 강행법규에 위반되지 않는다면 그와 같은 계약은 계약 자유의 원칙상 허용된다고 봄이 타당하다.”고 판결하였습니다.

즉, 계약해지 후 상표사용을 금지하는 조건이 붙어있는 독점판매계약도 계약자유의 원칙상 유효하다고 판단하였습니다. 위 독점판매계약이 상호 합의 해지된 경우, 당사자 사이에서 상표권 소진을 배제함으로써 재고판매는 허용되지 않는다는 입장입니다.

나.  계약종료 후 재고판매금지조항의 공정거래법 위반 여부

독점판매계약의 종료 후 상표권자가 판매한 상품의 재판매와 관련된 조건을 부과하는 등 상표권이 소진된 영역에서 사업활동을 제한하는 조건을 부과한 것으로, 상표권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로서 공정거래법 위반 등 기타 강행법규 위반이 될 수 있는지 여부가 쟁점입니다.

관련 법령과 심사규정은 다음과 같습니다.

공정거래법 제23조 (불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위("불공정거래행위")를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

5. 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하거나 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 행위

공정거래위원회의 심사지침 <불공정거래행위 심사지침>

6. 거래상 지위의 남용 - 사업자가 거래상의 우월적 지위가 있음을 이용하여 열등한 지위에 있는 거래상대방에 대하여 일방적으로 물품 구입강제 등 각종 불이익을 부과하거나 경영에 간섭하는 것은 경제적 약자를 착취하는 행위로서 거래상대방의 자생적 발전기반을 저해하고 공정한 거래 기반을 침해하므로 금지된다.

서울고등법원은 '국내 독점판매계약을 10년간에 걸쳐 매년 경신하는 방법으로 사업을 하였고 매년 상호 협의하여 다음 해에 판매할 물량을 협의하여 결정한 점, 독점판매계약은 원고의 일방적 해지로 종료된 것이 아니라 합의로 종료된 점, 만약 계약 종료 후 종전 계약당사자인 피고가 아무런 제한 없이 원고의 제품을 판매할 수 있다면 새로운 독점판매계약 체결자에게 부여한 독점판매권이 사실상 제한된다는 점, 계약 종료 후 라이센서의 관리, 감독 없이 판매 및 광고가 이루어질 경우 브랜드 가치를 유지하는데 어려움이 예상되는 점, 계약 종료 후 법원의 판매금지결정을 받기까지 약 1 년간 사실상 아무런 제한 없이 재고품 판매 등 영업을 한 사정 등'을 종합적으로 고려하여 결국 공정거래법 위반은 아니다고 판결하였습니다.

서울고등법원 판결문을 인용하면, “외관상 상표권 소진의 원칙을 배제한 것으로 해석되는 독점판매계약 종료 이후의 판매 등 금지약정이 강행법규 등에 위배된다고 할 수 없고, 약정에 기한 금지청구는 권리남용에 해당한다고 볼 사정도 없다”고 판시하였습니다.

공정거래 저해효과와 효율성 증대효과의 비교형량을 통하여 공정거래법 위반여부를 심사할 수 있다는 합리성의 법칙(Rule of Reason)을 적용한 판결로 보입니다.

-- 미국대학 출원 특허발명에 대하여 발명자와 체결한 기술도입계약 분쟁 : 서울중앙지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014가합50048 판결 --

판결문에 나타난 사정만 보면 상당히 특이한 기술도입 계약입니다. 국내벤처에서 미국거주 발명자를 CTO로 영입하면서, 대학명의로 출원 중인 특허발명에 관한 라이선스 계약을 대학과 체결하는 조건으로, CTO에게 일정 급여는 물론 "직무발명 보상금"으로 43만불을 지급한다는 계약입니다.

계약서에서 "직무발명에 대한 노력이나 그 결과물의 양도 등에 대한 보상금"으로 표현하고 있지만, 여기서 말하는 직무발명 보상금이 우리나라 특허법과 발명진흥법의 직무발명 보상금에 해당하지 않습니다. 특허실무에 대한 이해부족을 보여주는 사례입니다. 법원도 판결에서 기술이전 대가로 보았습니다.

벤처회사는 2007. 6. 11. 발명자와 백신기술개발을 위해 본 계약을 체결하고, 4억 8천만원을 지불하고, 미국특허출원인 미국대학과 라이선스 체결하면서 upfront 5만불을 지불하였으나, 약 1년 후 2008. 6. 24. 계약해지 통지를 주고 받았습니다.

벤처회사는 미국특허출원에 대한 거절이유통지가 2번이나 나왔고, CTO의 계약상 의무이행이 부실하여 계약해지에 이른 것이므로 이미 지급한 금액을 부당이득으로 되돌려 달라는 청구하였고, 이에 맞서 발명자 CTO는 계약 중단 시 약정한 금액의 50%을 지급한다는 계약조항에 따라 100만불(약 11억원)을 지급하라고 반소 청구한 사건입니다.

1심 법원은, 미국출원이 OA 과정을 거처 결국 특허 등록되었으며, 계약불이행 책임이 벤처회사에 있다고 본 후, 계약파기에 따라 약정금액의 50%를 지급한다는 계약조항을 "손해배상예정"으로 보고, 벤처회사는 계약에 따라 발명자 CTO에게 그 금액을 지급해야 한다고 판결했습니다.

결국 기술도입을 목적으로 하였던 벤처기업은 실질적으로 얻는 것 없이 이미 지불한 약 5억원과 5만불 뿐만 아니라 추가로 11억원을 더 지불해야 할 상황입니다. 특허에 대한 이해 부족과 성급한 기술도입 시도에다 상식을 벗어난 계약내용과 부실한 계약서 조항 등이 겹쳐 큰 손해로 연결되었습니다. 기술도입 라이선스, 지재권 분야 전문가의 검토와 조언을 받았다면 이와 같은 손해를 피할 수도 있지 않았을까 생각합니다.

첨부: 서울중앙지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014가합50048 판결

  서울중앙지방법원 2014가합50048_판결.pdf

-- 계약금 중 일부만 지급한 후 해약하는 경우 지급된 금액이 아닌 계약서에서 정한 계약금을 기준으로 해약금 산정: 대법원 2015. 4. 23. 선고 2014다231378 판결 -- 

1. 사실관계

1) 원고는 피고로부터 2013. 2. 25. 이 사건 아파트를 매매대금 11억(계약금 1.1억: 계약금 1.1억 중 0.1억은 계약당일 지급, 나머지 1억은 다음날 피고의 계좌로 송금하기로 약정)으로 매수하기로 계약

2) 원고는 계약금 일부 0.1억을 계약 당일 피고 은행계좌로 송금

3) 피고는 2013. 3. 26.(계약 다음날) 공인중개사에게 해제를 통보하고 은행계좌 폐쇄

4) 원고는 3) 사실을 모른 태 2013. 3. 26. 나머지 계약금 1억원을 송금하려 하였으나 실패. 이에 1억원을 자기앞 수표로 발행하여 공인중개사 사무소 방문. 공인중개사로부터 피고의 이 사건 계약 해제 사실 전해 들음.

5) 원고는 2013. 3. 27. 피고의 수령거절을 이유로 피고를 피공탁자로 하여 1억원을 공탁.

6) 피고는 2013. 3. 27. 원고를 피공탁자로 하여 0.2억원을 공탁. 원고에게 수령한 계약금의 배액인 0.2억을 공탁하고 이 사건 계약을 해지한다라는 통고서를 보냈고, 2013. 3. 29. 원고에게 통고서 도달.

7) 원고는 2013. 4. 24. 피고에게 진금일인 2013. 4. 29. 까지 잔금 지참하여 중개사 사무소 방문 예정이니 소유권이전등기에 필요한 서류를 교부해 달라는 통고서를 보냈고, 피고에게 도달. 2013. 4. 29. 잔금 지참하고 중개사 사무소 방문하였으나 피고는 나오지 않음.

8) 원고는 2013. 6. 3. 피고에게 피고의 이행지체를 이유로 2013. 6. 7. 오전 10시까지 소유권이전등기에 필요한 서류를 교부하지 않으면 별도의 통고 없이 당해 최고서를 통하여 계약해제의 의사표시를 갈음한다라는 통고서를 보냈고, 2013. 6. 4. 위 통고서가 피고에게 도달.

9) 이에 원고는 매매계약 해제에 따른 손해배상 주장

2. 매매계약의 주요 내용

1) 제5조 매수인이 잔금을 지불하기 전까지 매도인은 계약금의 배액을 배상하고, 매수인은 계약금을 포기하고 이 계약을 해제할 수 있다.

2) 제6조 매도인은 또는 매수인은 계약상의 채무불이행이 있을 경우 계약당사자 일방은 채무를 불이행한 상대방에 대하여 서면으로 이행을 최고하고, 이를 이행하지 않았을 경우 계약을 해제할 수 있다. 이 경우 매도인과 매수인은 각각 상대방에 대하여 손해배상을 청구할 수 있으며, 손해배상에 대하여 별도 약정이 없는 한, 제5조의 기준에 따른다.

3. 원심의 판단

1) 피고는 2013. 3. 26. 소유권이전의무를 이행하지 않을 의사를 명백히 표현. 이에 피고의 이행거절을 이유로 한 원고의 2013. 6. 3. 해제의 의사표시에 의하여 2013. 6. 7. 해제되었다.

2) 이에 원상회복으로서 피고는 원고에게 지급받은 계약금 0.1억을 반환할 의무가 있다.

3) 피고는 원고에게 이 사건 매매계약 제6조에 따라 손해배상금을 지급할 의무가 있으며, 이 사건 계약금인 1.1억원은 위약금 약정이라 할 것이고 민법 제 298조 제 4항에 따라 손해배상액의 예정으로 추정되므로 이를 지급해야 할 것인데 , 동법 제 389조 제 2항에 따라 과다하다고 인정되므로 계약금의 70% 정도로 감액하는 것이 타당.

4) 따라서 피고는 합계 금 8700만원 (원상회복 1000만원 +손해배상금은 7700만원.) 지급할 의무 있다.

5) 이에 피고가 상고.

4. 상고 이유에 대한 대법원의 판단

1) 원고의 2013. 6. 7. 공탁금 1억원 회수는 , 피고의 이행거절을 이유로 한 이 사건 매매계약 해제에 영향을 미치지 아니한다.

2) 특약사항 제4조에 따라 원고의 계약금 지급의무 불이행으로 해제되었다는 주장에 관하여는 피고가 수령치 아니하려고 은행 계좌를 폐쇄하였기 때문이므로 원고의 귀책사유가 없다.

3) 계약금 일부만 지급된 경우 지급받은 금액의 배액만을 상환하고 계약을 해제할 수 있다는 주장에 관하여는 원고가 계약금 1,.1억을 전부 지급하였고, 설령 0.1억만을 지급하였다고 본다 하더라도 해약금의 기준이 되는 금원은 약정 계약금이라 봄이 타당하다.

4) 계약금계약과 손해배상액의 예정은 그 법률적 성격이 다르므로 계약당사자가 손해배상액을 계약금 상당액으로 예정한 경우에 계약금계약이 불성립하였다고 하여 당연히 손해배상액의 예정까지 불성립하는 것은 아니다.

5) 따라서 상고는 기각.

5. 해설

1) 매매계약이 성립한 후에는 당사자 일방이 이를 마음대로 해제할 수 없는 것이 원칙이며, 계약금계약을 한 경우에는 민법에 따라 해제 할 수 있기는 하나, 계약금계약이 성립하지 아니한 경우(계약금 일부만을 먼저 지급하고 잔액은 나중에 지급하기로 약정하거나, 전부를 나중에 지급하기로 약정한 경우, 교부자가 계약금의 잔금 또는 전부를 지급하지 아니한 경우 등)에는 당사자가 임의로 주계약을 해제할 수는 없다(대법원 2008. 3. 13. 선고 2007다73611 판결 등).

즉, 계약금의 일부만 지급된 경우에는 (이 사건의 경우 계약금 1.1억이 전부 지급된 것으로 판단하였다.) 계약금계약 자체가 성립하지 아니하였기에 당사자가 임의로 주계약을 해제할 수는 없다는 과거 판례를 다시금 확인한 것이다.

2) 또한 계약금 일부만 지급된 경우 수령자가 매매계약을 해제할 수 있다 하더라도, 그 해약금의 기준을 실제 교부받은 계약금으로 본다면 당사자의 의사에 반할 뿐 아니라 계약의 구속력이 약화되는 결과가 될 수 있기에 해약금의 기준은 약정 계약금 전부라고 보는 것이 타당하다.

3) 이 판례는 부동산 거래 시 계약금의 일부를 먼저 지급하기로 하는 약정의 경우 일반적으로 지급한 계약금의 배액만을 상환하면 족하다는 거래상의 관행 및 이 사건 하급심에서 판결한 바와 같이 계약 체결 후 24시간 내에는 계약을 해제할 수 있다는 등의 거래 관행에 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단된다.

*첨부파일: 대법원 2015. 4. 23. 선고 2014다231378 판결

  대법원 2014다231378_판결문.pdf

김빛 변호사

-- 계약서상 위약벌 규정에 따른 손해배상액을 과도하다는 이유로 감액한 판결 - 서울서부지방법원 2014가단243046 임대차보증금 판결 --

1. 사실관계 및 쟁점

임차인 A는 2010. 8. 31.경 임대인 B와 사이에 상가를 보증금 약 4억원, 월 임대료 약 7백만원, 임대차기간 2010. 9. 1. ~ 2015. 8. 31.으로 한 임대차계약을 체결하였습니다. 관련 계약서 조항은 다음과 같습니다.

임대인은 월차임 연체를 이유로 임차인에게 계약해지를 통보하고, 계약서 제21조에 따라 임대차 보증금의 10%를 위약벌로 몰취한 후 그 차액에 해당하는 임대차보증금을 반환하였습니다. 이에 임차인 A(원고)가 위약벌로 몰취한 금액이 부당하게 과다하여 무효라고 주장합니다.

2. 관련 법규정 및 법리 - 위약금과 위약벌의 구별 및 차이점

그렇다면 이 둘의 중요한 차이점은 무엇일까요?

우선 민법 제398조 제2항에 의하면, 손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원이 이를 적당히 감액할 수 있다고 규정하고 있는바, 위약금은 법원은 직권으로 이를 감액할 수 있습니다(대법원 2000다35771 판결).

그러나 위약벌의 약정은 채무의 이행을 확보하기 위하여 정해지는 것으로서 손해배상의 예정과는 그 내용이 다르므로 손해배상의 예정에 관한 민법 제398조 제2항을 유추 적용하여 법원이 직권으로 그 금액을 감액할 수는 없습니다(대법원 92다46905 판결). 다만 위약벌은 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거울 때에는 그 일부 또는 전부가 공서양속에 반하여 무효가 됩니다(대법원 92다46905 판결). 결국 위약벌로 인정되면 그 금액이 부당하게 과다하다고 주장 및 입증하지 않는 이상 감액을 할 수 없는 것입니다.

그렇다면 어떠한 약정이 유효한 위약벌로 인정이 되는 것일까요?

가. 위약금은 민법 제398조 제4항에 의하여 손해배상액의 예정으로 추정되므로 위약금이 위약벌로 해석되기 위하여는 특별한 사정이 주장·입증되어야 합니다(대법원 2000다35771 판결)

나. 그 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 약정된 벌이 과도하게 무거우면 안됩니다(대법원 92다46905 판결).

3. 판결요지

가. 특별한 사정의 존재 여부

1) 이 사건 계약 제21조 제2항은 ‘위약벌’이라는 문구를 사용하고 있는 점

2) 이 사건 계약에 계약 종료 후 명도 및 원상회복 지체로 인한 손해배상책임은 따로 규정하고 있는 점

위에 따라 특별한 사정이 인정되어 이 사건 계약 제21조 제2항은 임차인의 채무이행을 확보하기 위한 위약벌을 정한 것으로 법원은 판단하였습니다,

나. 약정된 위약벌이 과도한지 여부

1) 이 사건 계약이 차임 연체를 이유로 해지되는 경우 피고는 연체차임 및 관리비에 대하여 연 19%의 비율로 계산한 지연 손해금을 가산하여 지급받음으로써 원고의 채무불이행에 따른 손해를 보전 받을 수 있는 점

2) 인도 및 원상회복 지연으로 인한 손해에 대하여는 월 차임의 2배에 해당하는 손해배상예정액이 별도로 약정되어 있는 점

3) 이 사건 계약 위약벌 약정에 기한위약벌금은 원고의 월 차임의 5배 이상으로서 상당히 많은 금액인 점

위에 따라 임대인의 이익에 비해 임차인에게 가해지는 불이익이 과도하게 무거우므로, 보증금의 5% 상당의 범위 내에서만 유효하고 이를 초과하는 나머지 부분은 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 무효라고 판단하였습니다.

4. 시사점

이 사건은 결국 임차인에게 가해지는 불이익이 과도하게 무거운가 여부가 중요한 문제입니다. 이는 종합적으로 여러 사정을 살피더라도 5%라는 비율이 적정한지는 법관의 자유심증주의에 의하여 결정된 것입니다. 법관이 마음먹기에 달려있다는 것입니다.

그렇다면 1심 판결 이후 고등법원이나 대법원에서도 법관에 따라 비율이 바뀔 수 있는 것인가에 대해서는 법원은 최대한 하급심의 판결을 존중하며 특별한 사정이 인정되지 않는 한 다른 판단을 하지 않을 가능성이 높습니다.

그러므로 이러한 분쟁의 당사자들은 위와 같은 논점을 상급심에서 다투어 자신에게 유리한 판결을 이끌어내려는 것보다는 1심에서 최대한 자신에게 가장 유리한 판결을 이끌어내야 하는 것입니다.

*첨부파일: 서울서부지방법원 2015. 4. 28. 선고 2014가단243046 임대차보증금 판결

  2014가단243046.pdf

우종식 변호사