(1)   발명자의 사용자 회사 재직 시 지위 해당 사업부 사장, 법원 직무발명 인정 + 사용자에 대한 직무발명보상청구권 인정

 

(2)   사용자 회사 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 매출발생

 

(3)   실시보상 관련 직무발명보상금 = 사용자가 얻을 이익(실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율) x 발명자 보상율(발명자 공헌도) x 공동발명자 기여율

 

(4)  사용자가 얻은 이익 = 실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율

 

(5)   독점권 기여율 사용자는 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적, 배타적 지위에서 추가 발생하는 이익에 대한 직무발명보상 의무 있음

 

(6)   통상 독점권 기여율 결정에 관한 정량적 근거 제시 판결 사례 없음, 법원은 관련 요소를 종합적으로 고려하여 결단함. 구체적 근거를 밝히는 경우 많지 않음. 본 사안의 경우 아래와 같이 30%라고 판단함

 

 

 

(7)   가상의 실시료 결정 근거로는 다른 라이선스 사례가 있다면 유력한 근거로 작용, 실제 라이선스 사례가 없다면 업계 평균 실시료율 등 참고자료를 근거로 결정하는 실무 경향, 관련 요소를 종합적으로 고려한 재판부 결단, 본 사안의 경우 특허청 직무발명 해설집에 포함된 산업부분별 평균 실시료율 자료를 참고하여 5.1%로 인정함 

 

 

각주 3 – 특허청 발간 개정 직무발명보상제도 해설 및 편람”, 127

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결

서울중앙지방법원 2017. 4. 6. 선고 2015가합548238 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상] 사용자가 직무발명 적용 제품을 생산, 판매하고 있는 상황에서 직무발명자의 실시보상금액 산

 

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작성일시 : 2019. 1. 9. 11:19
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사안의 개요

(1)   퇴직한 종업원이 회사를 상대로 직무발명보상청구소송을 제기

(2)   회사의 대응방안으로 재직 중 공동발명자 중 1인 명의로 퇴직자, 공동발명자를 상대로, 또한 직무발명 승계인 및 등록권자 회사법인을 공동피고로 하여, 퇴직연구원은 진정한 발명자(디자인 창작자)가 아니다는 점을 법원판결로 확인해 달라는 확인소송 제기함  

 

쟁점 공동발명자가 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인을 소로서 구할 수 있는지 여부

 

확인의 소 적법요건 확인의 이익 판단 법리

대법원 2013. 2. 15. 선고 201267399 판결 확인의 소에 있어서는 권리보호요건으로서 확인의 이익이 있어야 하고 그 확인의 이익은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안, 위험이 있고 그 불안, 위험을 제거함에는 피고를 상대로 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때에만 인정된다.”

 

판결요지 확인의 이익 불인정, 소 각하

 

첨부: 대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2015가합2250 판결

대구지방법원 2017. 1. 19. 선고 2015가합2250 판결.pdff

KASAN_[직무발명쟁점] 수인의 공동발명자 중 1인이 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다

 

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작성일시 : 2019. 1. 9. 09:57
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1. 동물의약품 Cerenia (성분명 Maropitant citrate0 신약발명

 

 

2. 실시보상 규정이 없는 상황에서 직무발명 등록보상과 소멸시효 기산점

 

회사 직무발명 보상규정: 출원보상 - 1만엔, 등록보상 - 2만엔, 실시보상 규정 없음

(1)   1997. 5. 2. 일본 국내 특허등록

(2)   일본법원 판결 : 특허등록일 다음날인 2007. 5. 3.부터 10년의 소멸시효 기산됨

(3)   회사 2006년 구미지역 제품 발매, 2011년 일본 내 제품 발매

(4)   사규에 직무발명의 실적보상 규정 없지만 회사에서 20075월 직무발명자에게 200만엔 포상 결정, 2007년 연말 위 포상금 중 5천엔 지급 사실 입

(5)   일본법원 판결 : 200만엔 포상금 지급 사실 소멸시료 중단사유로 판단함 + 따라서 포상금 지급 사실 입증된 2007년 연말 그 이후 2008. 1. 1.부터 소멸시효 기산, 늦어도 2017. 12. 31. 소멸시효 완성

 

3. 해외등록특허와 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산점

 

일본 판결요지

(1)   해외특허를 받을 권리의 양도와 직무발명 보상청구권의 준거법 국내법 (일본법)

(2)   소멸시효 관련 적용법도 국내법 (일본법)

(3)   해외특허에 대한 직무발명 보상청구권 소멸시효 기산일도 국내특허와 동일하게 국내법에 따라 판단

(4)   결론: 해외특허 관련 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일도 국내특허 직무발명의 승계일 원칙, 출원보상, 등록보상, 다른 명목의 보상 있는 경우 그 보상 중 가장 늦은 날 다음날로부터 기산

 

4. 실시보상, 실적보상 규정 없는 경우 - 해외특허 등록보상 등 최후의 보상일로부터 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산

 

첨부: 일본 동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성20() 17070호 판결

일본동경지재 2018. 9. 14. 선고 평성29년(와)제17070호 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상] 실시보상 규정 없는 상황, 해외특허등록 관련 직무발명 보상청구권의 소멸시효 기산일 판단

 

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작성일시 : 2018. 12. 3. 17:30
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-- 로열티 수입이 전혀 없는 포괄적 무상 크로스 라이선스에 포함된 직무발명 특허에 대한직무발명자의 보상금 청구권 --

 

사용자 회사의 회계자료에 크로스 라이선스로 인한 수익이 전혀 없더라도 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 글을 올린 적이 있습니다. 직무발명에 대한 크로스 라이선스를 체결한 경우 발명자 보상금 산정 문제, 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 있는지 여부

 

이에 관한 추가 질의를 받고서, 일본 최고재판소 판결을 참고자료를 간략하게 소개합니다. 일본 대법원 판결의 요지는, 외형적으로는 로열티 수입이 전혀 없는 포괄적 크로스 라이선스 계약이더라도, 그 대상특허 중에 포함된 직무발명에 대한 보상금을 청구한 사건에서, 가상의 라이선스 계약을 체결할 경우 사용자가 얻을 수 있는 로열티 수익을 기준으로 직무발명 보상을 해야 한다고 판결하였습니다. , cross license 계약에서 직무발명으로 얻을 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 상대방이 지불해야 할 로열티 상당액으로 보았습니다.

 

Hitach사의 퇴직 연구원이 광디스크 직무발명 특허에 대한 보상금 청구소송에서 일본 대법원은 2006. 10. 10. 회사는 전 종업원에게 직무발명 보상금으로 163백만엔(16)을 지급하라는 항소심 판결을 확정하였습니다.

 

위 일본최고재판소 판결은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 점, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 포괄적 무상의 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익이 인정되므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있다는 점, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스 상대방가 지불해야 할 로열티 상당액이라는 점을 분명하게 판시하였습니다. 자기실시 유형 등에서 자주 사용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출하면 된다고 판시하였습니다. 일본대법원 판결이지만 우리나라 소송에서도 기준이 삼을만한 좋은 참고 판결로 생각합니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 25. 10:38
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-- 종업원이 직무발명을 외국에서 특허등록 받은 경우에도 사용자 회사가 그 특허발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리 인정 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결 -- 

 

일반상식으로 당연하다 생각할 수도 있는 문제이지만, 법리적으로 어려운 쟁점이 많은 사안에 대한 대법원 판결이 나왔습니다. 나라마다 특허법이 같지 않고 동일한 사안에 대해 서로 다른 법적효과를 부여하는 경우도 있습니다. 원칙적으로 그 특허발명의 장소가 어느 국가인가와 무관하게 해당 특허출원 및 등록을 받은 국가의 특허법이 적용된다는 속지주의에 문제의 발단이 있습니다. 예를 들면, 한국기업 연구원이 한국에서 발명한 기술에 대해 미국에서 특허 출원 및 등록을 받은 경우 미국 특허법이 적용됩니다.

 

조금 다른 측면에서, 특허출원, 심사, 등록, 무효와 같은 특허법 본래의 사안이 아니라 직무발명에 관련된 내용도 한국기업의 연구원이 발명한 기술을 미국에서 특허등록을 받았다면 한국법이 아니라 미국법이 적용되는지 여부가 핵심쟁점입니다. 대법원은 이에 대하여 미국법이 아니라 한국법이 적용된다고 명확하게 판시하였습니다. 사용자에게는 직무발명을 특허여부와 상관 없이 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리, 즉 무상의 통상실시권이 기본 권리로 인정됩니다. 이와 같은 무상의 통상실시권은 직무발명에 대해 외국에서 등록받은 특허에 대해서도 그대로 인정된다는 대법원 판결입니다. 대법원 판결문 중 법리설시 부분을 참고로 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 사용자와 종업원 사이에 맺어진 근로계약에 따라 직무발명이 완성되고 피고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록된 특허권을 근거로 원고의 외국 거래처에 특허침해금지 경고문을 보내자 원고가 피고에 대하여 영업방해금지를 청구함으로써 원고가 위 특허권에 대하여 통상실시권을 취득하는지 여부가 영업방해금지청구의 선결문제로 된 사건에서, 사용자 원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 종업원 피고는 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있으며, 피고가 이 사건 직무발명을 완성한 곳이 대한민국인 점, 원고가 통상실시권을 가지는지 여부는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 유무효 등에 관한 것이 아니어서 그 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지도 아니하는 점을 들어 대한민국에 국제재판관할권이 있다.

 

2. 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1, 2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다. 그리고 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

 

3. 원고와 피고 사이의 근로계약에 관한 준거법이 대한민국 법률인 이상 원고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 관하여 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이다. 사용자 원고는 위 법률에 의하여 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여도 통상실시권을 가진다."

 

작성일시 : 2015. 2. 5. 17:00
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