1. 상표등록 후 10년마다 하는 상표권 존속기간 갱신출원 시 주의할 점은?

 

2012. 4. 1. 이후 갱신출원에 대해서는 상품분류 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품 개수당 2천원을 추가로 납부해야 합니다. 따라서, 불필요한 상품을 삭제하고 필요한 범위로 유지하되 가능한 한 갱신 출원 시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다.

 

또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자 주소가 변경되었거나 상표권이 공유인 경우에는 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 실제 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서야 변리사에게 업무를 의뢰한 경우가 있습니다. 그런데, 문제는 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 

 

그리고, 회사 CI 또는 상호상표인 경우 시간이 흐름에 따라 글자체나 로고 변경이 필요한 경우 많습니다. 이와 같이 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우, 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원하는 경우가 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와의 유사를 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사와 비교 검토를 충분히 해야 합니다. 필요한 경우 안정한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2. 상표출원에 대한 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?

 

의약품의 경우 식약청에 허가 신청과 함께 상표 출원하는 경우가 많습니다. 식약청의 허가가 있으면 상표등록이 되기 전이라도 출원된 상표를 사용하는 경우가 많은데 이는 선등록된 타인의 상표를 침해할 가능성이 있으므로 법적 불안이 존재합니다. 이러한 경우에 출원과 함께 우선심사를 청구함으로써 상표등록을 상당히 앞당길 수 있으므로(출원일로부터 6개월 이내 심사결과 받을 수 없음), 이를 적절하게 활용할 필요가 있습니다.

 

우선심사 청구제도를 도입한 초기에는 우선심사를 신청한 출원서에 기재된 모든 지정상품에 대해 사용사실 또는 사용예정사실을 전부 입증하여야 하였습니다. 따라서 우선심사를 통해 등록할 경우 지정할 수 있는 상품 개수가 실제 사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다. 그러나, 특허청은 상표법 개정을 통해 2012. 4. 1. 이후 출원부터 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 가능하도록 그 범위를 확대하였습니다. 출원에게 유리한 제도 변경이므로 이를 적극 활용할 필요가 있습니다.

 

3. 특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?

 

상표 출원 전에 유사범위의 상표까지 검색하였다 하더라도 검색의 본질적 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 많습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부를 매우 엄격하게 판단하는 경향이 있으므로, 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 상표등록을 거절하는 경우도 많습니다.

 

그런데, 상표전문 변리사의 도움 없이 회사에서 직접 상표출원 업무를 처리하는 경우, 특허청 심사관의 거절이유 및 의견제출 통지에 대해 적절하게 대응하지 못하는 경우가 많습니다. , 심사관의 불합리한 거절이유를 받아들여 결국 출원을 포기하는 경우도 많습니다. 가장 간단한 거절이유에 해당하는 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도 지정상품을 적절하게 석명하거나 이를 적법하게 보정하는 등 대응을 적절하게 하지 못하여 소중한 상표출원 권리를 포기하는 경우도 많습니다.

 

상표분야 실무경험에 비추어 보면, 심사관의 거절이유에 대해 어떠한 대응을 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 보정과 의견서를 제출하는 경우에는 심사관이 거절 입장을 철회하는 경우가 50%정도로 높아졌습니다. ( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 최종 거절결정을 하기도 합니다). 심사관의 거절결정에 대해서도 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정은 적절하고 논리적인 반박하는 거절결정불복심판을 청구하면 그 중 70% 정도는 거절결정이 번복되는 것을 알 수 있습니다.

 

따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받았다고 해서 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는 상표등록에 관한 전문 변리사의 판단과 조언에 따라 보정 및 의견서 제출 등을 통해 끝까지 거절이유를 극복하려는 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

 

4. 의약품에 대한 상표출원은 지정상품의 범위를 어떻게 하는 것이 좋을까?

 

지정상품을 포괄명칭인 약제라고 단순하게 지정하는 것도 가능합니다. 다만, 실제로 사용할 예정인 하위개념의 구체적 약품명을 함께 지정해서 출원하는 것이 바람직합니다. 단순히 약제라고만 포괄명칭으로 지정한 경우 권리범위가 넓은 장점은 있는 반면, 등록과정이나 등록 후 불사용 취소심판 등에서 상대방의 공격에 취약한 단점이 있습니다.

 

예를 들어, 저장상표에 대한 불사용 취소심판을 한 경우 도전자로서는 특정 약품만 지정된 것에 비해 불사용 사실을 어느 약품 하나만 하면 되므로 입증부담이 훨씬 적습니다. 반면, 특정 약품을 지정하는 경우 출원상표가 타인의 선행상표와 저촉된다는 이유로 거절되었을 때 상품의 특수성(: 전문의약품과 일반의약품은 수요자 측면에서 매우 상이하여 비록 각 상품에 유사상표가 부착되어서 상품출처의 오인, 혼동이 야기되지 않음)을 어필하여 효과적으로 대응할 수 있습니다.

 

따라서, 지정상품을 포괄명칭 약제, 그 하위 개념인 구체적 약품명으로 층계적으로 지정해 출원한 후 회사의 상표사용 전략에 따라 구체적 결정을 등록 단계에서 하는 것이 바람직합니다.

 

5. 자사 상호와 성분명 등 식별력이 없는 상표를 결합한 상표등록은 어떤 실익이 있는가?

 

예를 들면 “산도스 올란자핀”이란 상표는 산도스란 상호와 올란자핀이란 성분명을 결합한 것인데 성분명은 상표로서 식별력이 없는 부분으로 올란자핀 단독으로는 상표등록이 불가능합니다. 또한, 상호를 결합하여 상표등록을 받아도 사실상 독점배타적으로 사용할 수 있는 부분은 상호부분에 국한되고, 식별력이 없는 부분에 대해서는 독점배타권이 미치지 않습니다.

 

그럼에도 불구하고 상호와 식별력 없는 표장을 결합한 상표를 등록하는 이유는, (1)자사의 사용권을 안정적으로 확보하고, (2) 경쟁사나 일반수요자에게 식별력이 없는 부분 역시 사용하게 되면 상표권 침해가 될 수도 있다는 인식을 은연 중에 생기게 할 수 있습니다. 나아가, (3) 식별력이 없는 표장(보통명칭이나 관용표장 배제)도 장기간 독점적으로 사용한 경우 장래 어느 시점에서는 사용에 의한 식별력을 취득하여 이를 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리를 획득할 수 있은 가능성도 있습니다.

 

박윤정 리사

 

 

작성일시 : 2017.08.24 12:30
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-- 종업원이 직무발명을 외국에서 특허등록 받은 경우에도 사용자 회사가 그 특허발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리 인정 대법원 2015. 1. 15. 선고 20124763 판결 -- 

 

일반상식으로 당연하다 생각할 수도 있는 문제이지만, 법리적으로 어려운 쟁점이 많은 사안에 대한 대법원 판결이 나왔습니다. 나라마다 특허법이 같지 않고 동일한 사안에 대해 서로 다른 법적효과를 부여하는 경우도 있습니다. 원칙적으로 그 특허발명의 장소가 어느 국가인가와 무관하게 해당 특허출원 및 등록을 받은 국가의 특허법이 적용된다는 속지주의에 문제의 발단이 있습니다. 예를 들면, 한국기업 연구원이 한국에서 발명한 기술에 대해 미국에서 특허 출원 및 등록을 받은 경우 미국 특허법이 적용됩니다.

 

조금 다른 측면에서, 특허출원, 심사, 등록, 무효와 같은 특허법 본래의 사안이 아니라 직무발명에 관련된 내용도 한국기업의 연구원이 발명한 기술을 미국에서 특허등록을 받았다면 한국법이 아니라 미국법이 적용되는지 여부가 핵심쟁점입니다. 대법원은 이에 대하여 미국법이 아니라 한국법이 적용된다고 명확하게 판시하였습니다. 사용자에게는 직무발명을 특허여부와 상관 없이 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리, 즉 무상의 통상실시권이 기본 권리로 인정됩니다. 이와 같은 무상의 통상실시권은 직무발명에 대해 외국에서 등록받은 특허에 대해서도 그대로 인정된다는 대법원 판결입니다. 대법원 판결문 중 법리설시 부분을 참고로 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 사용자와 종업원 사이에 맺어진 근로계약에 따라 직무발명이 완성되고 피고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록된 특허권을 근거로 원고의 외국 거래처에 특허침해금지 경고문을 보내자 원고가 피고에 대하여 영업방해금지를 청구함으로써 원고가 위 특허권에 대하여 통상실시권을 취득하는지 여부가 영업방해금지청구의 선결문제로 된 사건에서, 사용자 원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 종업원 피고는 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있으며, 피고가 이 사건 직무발명을 완성한 곳이 대한민국인 점, 원고가 통상실시권을 가지는지 여부는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 유무효 등에 관한 것이 아니어서 그 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지도 아니하는 점을 들어 대한민국에 국제재판관할권이 있다.

 

2. 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생되는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1, 2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다. 그리고 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

 

3. 원고와 피고 사이의 근로계약에 관한 준거법이 대한민국 법률인 이상 원고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 관하여 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이다. 사용자 원고는 위 법률에 의하여 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여도 통상실시권을 가진다."

 

작성일시 : 2015.02.05 17:00
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-- 직무발명을 신고하지 않고 무단으로 외부의 제3자 명의로 특허 출원하였고, 법적 분쟁이 시작되자 관련 해외출원을 중도 포기한 경우 손해배상 책임 대전지방법원 2014. 6. 12. 선고 2011가합8564 판결 --

 

- 형사상 배임죄 성립

 

종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 신고하지 않으면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결을 들 수 있습니다. 대법원 판결사안에서는 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원이 특허등록을 받도록 한 것이 발각된 경우 형사상으로는 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.

 

참고로 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3(B)에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."

 

- 민사상 손해배상 책임

 

형사유죄판결을 받으면 위법행위라는 사항은 확정된 것입니다. 대부분 다음 단계로서 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상 책임이 추궁될 것입니다. 특별한 사정이 없다면 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임을 피하기 어려울 것입니다.

 

첨부한 판결 사안에서는 1심 법원은 발명자 연구원에 대해서는 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 첨부된 판결문을 한번 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.

 

- 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원한 모인출원 관련 복잡한 법률문제

 

정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지 문제는 국가마다 입장을 달리하는 문제로 해결이 단순하지 않습니다. 우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자의 후속출원을 전제로 하는 구제방법입니다. 판결 사안에서 문제된 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 어려운 문제입니다. 논리적으로는 직무발명을 정당하게 양수할 수 있는 사용자가 외국에 출원 중인 모인출원에 대한 권리 보유자라는 사실이 확정되어야만 그 해외출원을 중도 포기한 행위에 대한 손해배상 책임이 인정될 것입니다. 모든 국가에 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮다고 생각합니다.

 

- 영업비밀 유출책임 관련 대법원 판결

 

직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄의 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.

 

그러나, 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 발명자주의 원칙상 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보고, 회사의 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장은 배척하였습니다. 그 단계에서는 사용자가 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.

 

*첨부파일: 대전지방법원_2011가합8564_교수직무발명관련

  대전지방법원_2011가합8564_교수직무발명관련.pdf

 

작성일시 : 2014.08.12 13:29
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