특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 청구범위나 발명의 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 먼저 출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후726 판결 등 참조).
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 말하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한지 여부에 따르되 발명의 효과도 참작해서 판단해야 한다.
두 발명의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않아 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.
그러나 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설령 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명이 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).
구체적 사안의 대법원 판단요지
선출원발명인 원심판결 선행발명 1의 명세서에는 공기배관이 실내 바닥과 벽체를 통해 매설된다는 내용과 동절기에 외부의 찬 공기가 에어히터를 통해 1차적으로 예열되고 그에 이어 난방호스의 난방열이 콘크리트를 통해 공기배관에 전달되므로 충분히 가열된 공기가 실내에 공급된다는 내용이 적혀 있다. 그 도면에는 공기배관이 난방호스가 있는 실내 바닥에 매설되어 있는 구성이 나타나 있다.
다만 선행발명 1의 명세서나 도면에는 공기배관과 난방호스의 위치 관계에 관한 설명이나 한정사항이 없으므로, 급기배관을 난방배관의 하면에 배치한다고 한정한 이 사건 특허발명의 기술적 구성과는 차이가 있다.
급기배관과 난방배관을 함께 건축물 바닥에 매설할 때 난방배관의 폐열을 활용하도록 급기배관을 난방배관 하면에 배치하는 구성이 이 사건 특허발명 출원 당시 기술상식이거나 주지관용기술에 해당한다고 볼만한 자료가 없다. 난방배관으로 바닥 난방을 할 때에는 대체로 난방배관의 하부로 열손실이 일어나는데, 이 사건 특허발명은 급기배관을 난방배관의 하면에 배치함으로써 난방배관 하부로 방출되어 손실되는 열을 급기배관을 통해 실내에 공급되는 공기를 데우는 데 활용할 수 있으므로 그만큼 열손실을 줄일 수 있다. 이처럼 이 사건 특허발명은 선행발명 1과의 기술적 구성의 차이로 인해 새로운 효과를 가진다.
이 사건 특허발명과 선행발명 1의 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 않는다거나 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이가 있을 뿐이라고 볼 수 없다. 따라서 두 발명은 동일하다고 할 수 없다.
(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.
(2) 그리고 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.
(3) 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서 중 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).
(4) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.
(5) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.
(6) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.
(7) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조).
특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적, 합리적으로 해석하여야 한다.
그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).
한편 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해대상제품 등’이라 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).
2. 구체적 사안의 판단
발명의 명칭을 ‘비거리 감소율에 대한 보정을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법’으로 하는 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에 관한 발명으로 ’가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 위치의 지형(이하 ‘지형조건’이라고 한다)과 센싱장치에 의해 감지된 타격 매트 상에 볼이 놓인 영역(이하 ‘매트조건’이라고 한다)에 따라 시뮬레이션 되는 볼 궤적에 따른 비거리를 조정하는 제어부‘를 구성요소로 포함하고 있다(구성요소 4).
이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명에 의하면, 페어웨이 영역과 트러블 영역으로 나누어진 타격 매트에서의 플레이를 전제로 하는 가상 골프 시뮬레이션 장치에서 매트조건을 고려하지 않고 지형조건만 고려하여 비거리 조정이 이루어질 경우 시뮬레이션 결과가 실제와 큰 차이를 이루게 되는 문제점이 발생하게 되는데, 이 사건 특허발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 타격 매트상의 볼이 놓인 영역을 센싱장치에 의해 감지한 다음, 지형조건과 매트조건을 함께 고려해서 비거리를 조정하는 구성을 채택한 발명임을 알 수 있다. 즉, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 시뮬레이션 결과의 정확성을 향상시키기 위한 비거리 조정에 있어서, 지형조건만 고려하는 것이 아니라 지형조건과 매트조건이라는 두 가지 요소를 함께 고려하도록 하였다는 점에 기술적 의의가 있다.
한편 이 사건 제1항 발명은 그 문언상 지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정하는 구체적인 방법을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서도 ‘지형조건과 매트조건에 따라 비거리를 조정한다’는 의미를 특정한 비거리 조정 방법으로 정의하거나 한정하고 있지 않다. 따라서 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 발명의 기술적 의의를 벗어나지 않는 범위 내에서 상정할 수 있는 비거리 조정 방식이라면 그것이 지형조건과 매트조건을 함께 고려하는 것인 이상 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있다. 특히 이 사건 특허발명의 발명의 설명에서는 비거리 조정과 관련하여 ‘페어웨이 매트 영역에서 볼을 타격하는 경우 지형조건에 따른 비거리 감소율을 그대로 적용하고, 지형조건과 동일한 조건의 매트영역에서 볼을 타격하는 경우 비거리 감소율을 0%로 적용하거나 비거리 감소율을 더 감소시켜 시뮬레이션 결과상의 비거리가 조금 덜 감소되도록 하는 방법’을 예시하고 있다. 통상의 기술자라면 위 예시 설명을 보고 지형조건과 매트조건의 조합에 따라 적절한 비거리 감소율을 대응시키거나 또는 비거리 감소율을 적용하지 않는 등의 방법으로 실제 골프코스에서의 플레이 상황에 가까운 적절한 비거리 조정 결과가 나오도록 하는 비거리 조정 방식, 즉 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치를 산출하는 단계, 지형조건에 따른 비거리감소율과 보정치를 미리 설정된 조건에 따라 연산하는 단계를 반드시 포함하지 않는 비거리 조정 방식도 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 포함될 수 있음을 알 수 있다.
또한 이 사건 제1항 발명은 모든 매트조건에서 타격이 가능하다는 점을 한정하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 발명의 설명에도 지형조건과 동일한 매트영역에서 플레이를 하는 경우가 아니라면 대개는 페어웨이 매트 영역에서 플레이를 하게 될 것임을 언급하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 지형조건에 따라 타격 가능한 매트 영역에 일정한 제한이 있는 경우라고 하더라도, 타격 가능한 매트 영역 내에서 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 방식이 포함되어 있다면 이 사건 제1항 발명의 비거리 조정 방식에 해당하는 것으로 볼 수 있다.
원심 판시 피고 실시제품 역시 가상 골프 시뮬레이션 장치로, 가상의 골프코스 상에 볼이 놓인 지형조건을 감지하고, 센싱장치에 의해 매트조건을 감지한 다음, 페어웨이 매트 영역에서 타격을 할 경우 감지된 지형조건에 따른 비거리 감소율을 적용하고, 트러블 매트 영역에서 타격을 할 경우(다만 지형조건보다 불리한 매트 영역이나 이종의 트러블 매트 영역에서는 타격이 불가능하다) 지형에 따른 비거리 감소율을 적용하지 않는 방식으로 비거리를 조정하는 구성을 포함하고 있고, 그 외의 구성도 이 사건 제1항 발명과 동일하다.
결국 원심 판시 피고 실시제품은 지형조건과 매트조건을 함께 고려하여 비거리를 조정하는 것으로 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소와 각 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 봄이 타당하다.
그럼에도 원심은, 구성요소 4를 ‘지형조건에 따라 설정된 비거리 감소율에 매트조건에 따라 정해진 보정치를 연산하는 방식에 의하여 비거리를 조정하는 구성’으로 해석한 다음, 피고 실시제품에는 지형조건에 따라 미리 설정된 비거리 감소율을 매트조건에 따라 미리 설정된 보정치로 보정하여 비거리 감소율을 연산한 결과에 따라 미리 산출된 볼의 비거리를 조정하는 구성이 구비되어 있지 않다고 보았고, 그 결과 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
침익적 행정처분의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하며, 그 의미가 불명확한 경우 행 정처분의 상대방에게 불리한 방향으로 해석·적용하여서는 아니 된다(대법원 2019. 2. 21. 선고 2014두12697 판결 등 참조).
사안의 개요
(1) 공인중개사법위반죄와 주택법위반죄의 상상적 경합으로 벌금 300만 원 약식명령 확정
(2) 법규정 – 공인중개사 개설등록취소사유로 “이 법을 위반하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받은 자” 규정
(3) 제재처분 – 상상적 경합으로 300만원 벌금형을 선고, 확정된 후 개설등록취서ㅗ 처분 BUT 불복하여 행정소송 제기
법원 판결 요지 – 제재처분 위법, 취소
이 사건과 같이 공인중개사법위반죄와 상상적 경합관계에 있는 다른 죄의 법정형이 더 중하여 그 죄에서 정한 형으로 처벌을 받게 되어 공인중개사 등록의 결격 사유의 하한인 300만 원의 벌금형을 선고 받은 경우에는 원고가 이 사건 조항에서 말하는 ‘이 법을 위반하여 300만 원 이상의 벌금형의 선고를 받은 자’에 해당한다고 함부로 단정할 수 없다.
공인중개사법위반죄의 벌금형의 상한(2,000만 원)보다 주택법위반죄의 벌금형의 상한(3,000만 원)이 훨씬 큰 점, 원고의 공인중개사법위반의 범행 횟수, 범행 내용, 그로부터 얻은 수익, 범죄 전력 등에 비추어 보면, 원고가 공인중개사법위반의 단순 일죄로 기소되었다면 300만 원 미만의 벌금형을 선고받았을 개연성이 높다.
특히 원고와 함께 구 공인중개사법위반죄와 구 주택법위반죄의 상상적 경합으로 벌금 300만 원의 약식명령을 받은 피고인들 중 일부는 정식재판을 청구하였고, 정식재판에서 벌금이 250만 원으로 감액되었는바, 중개사무소 개설등록취소가 지나치게 가혹하다는 위와 같은 사정이 고려된 것으로 보인다.
