판단기준 법리: 진보성 판단의 대상이 되는 특허발명의 내용을 확정하기 위한 청구범위의 해석 방법

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다(특허법 제97). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다.

 

다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.

 

그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 20113230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019222782, 222799 판결 등 참조).

 

대법원 판결이유 구체적 사안의 판단

 

 

대법원 판결요지

이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언의 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명 및 도면의 기재를 참작하면 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조데이터가 표시되는 화면 영역(데이터 표시 영역)이 디스플레이 화면에 배치된 형태라고 해석하여야 한다.

 

특허법원 판결요지

 

이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조어플리케이션 이미지 영역, 어플리케이션 명칭 영역, 어플리케이션 아이콘 영역의 3개의 영역 중 어느 하나 이상의 영역을 포함할 수 있으면서도 디스플레이 화면을 구성하는 다른 요소 영역들의 위치 및 크기 등이 조합됨으로써 결정되는 디스플레이 화면의 배치를 나타내는 것으로서 디스플레이 화면을 구분하는 각 영역들이 상화 구별되어 서로 다른 데이터를 표시한다고 해석함

 

선행발명 2는 분할된 화명에 티브이 채널 영상이라는 동종의 데이터를 표시하므로 이 사건 제1항 발명과 동일하지 않음 진보성 부정되지 않음

 

대법원의 구체적 판단: 원심판결 파기 환송함

 

이 사건 제1항 발명의 청구범위, 발명의 설명과 도면에 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조를 이루는 데이터 표시 영역에 표시되는 데이터를 어플리케이션 이미지, 어플리케이션 명칭, 어플리케이션 아이콘 등 서로 다른 종류로 한정하는 기재는 나타나 있지 않은 점, 선행발명 2는 이 사건 제1항 발명과 서로 인접한 기술분야에 속하고 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제를 내포하고 있으며 기술적 과제를 해결하기 위한 구성이 동일한 점 등을 종합하면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2를 기초로 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하는 이 사건 제2, 4, 9항 발명은 거기에 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성 부정 여부를 심리해야 한다.

 

KASAN_특허청구범위 해석기준 - 무효심판에서 진보성 판단대상 특허청구범위를 제한 또는 확장 해석 불가 법원 20

 

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작성일시 : 2020. 6. 2. 10:00
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판단기준 법리: 진보성 판단의 대상이 되는 특허발명의 내용을 확정하기 위한 청구범위의 해석 방법

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해진다(특허법 제97). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성·진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다.

 

다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.

 

그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 20113230 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019222782, 222799 판결 등 참조).

 

대법원 판결이유 구체적 사안의 판단

 

 

대법원 판결요지

 

이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언의 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명 및 도면의 기재를 참작하면 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조데이터가 표시되는 화면 영역(데이터 표시 영역)이 디스플레이 화면에 배치된 형태라고 해석하여야 한다.

 

특허법원 판결요지

 

이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조어플리케이션 이미지 영역, 어플리케이션 명칭 영역, 어플리케이션 아이콘 영역의 3개의 영역 중 어느 하나 이상의 영역을 포함할 수 있으면서도 디스플레이 화면을 구성하는 다른 요소 영역들의 위치 및 크기 등이 조합됨으로써 결정되는 디스플레이 화면의 배치를 나타내는 것으로서 디스플레이 화면을 구분하는 각 영역들이 상화 구별되어 서로 다른 데이터를 표시한다고 해석함

 

선행발명 2는 분할된 화명에 티브이 채널 영상이라는 동종의 데이터를 표시하므로 이 사건 제1항 발명과 동일하지 않음 진보성 부정되지 않음

 

대법원의 구체적 판단: 원심판결 파기 환송함

 

이 사건 제1항 발명의 청구범위, 발명의 설명과 도면에 이 사건 제1항 발명의 디스플레이 구조를 이루는 데이터 표시 영역에 표시되는 데이터를 어플리케이션 이미지, 어플리케이션 명칭, 어플리케이션 아이콘 등 서로 다른 종류로 한정하는 기재는 나타나 있지 않은 점, 선행발명 2는 이 사건 제1항 발명과 서로 인접한 기술분야에 속하고 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제를 내포하고 있으며 기술적 과제를 해결하기 위한 구성이 동일한 점 등을 종합하면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 2를 기초로 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 그대로 포함하는 이 사건 제2, 4, 9항 발명은 거기에 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성 부정 여부를 심리해야 한다.

 

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 201812202 판결

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결.pdf

KASAN_무효심판에서 진보성 판단의 대상인 특허청구범위를 제한 또는 확장 해석 불허 법원 2020. 4. 9. 선

 

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작성일시 : 2020. 4. 20. 08:27
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-- 헬리코박터 파일로리 감염 진단시약 관련 특허침해소송 일본법원 1심 판결 일본도쿄지방법원 2016. 2. 16. 선고 「わかもと v. 富士レビオ」 東京地裁平成26(ワ)17390 판결 --

 

특허침해 혐의 제품이 특허청구범위의 문언에는 해당하지만 그 특허청구범위의 기술적 범위를 명세서 기재내용 및 심사과정에서 제출한 의견서 등에 비추어 한정 해석하는 경우 그 한정된 기술범위에는 속하지 않는다는 이유로 특허침해를 부인한 판결입니다.

 

일본특허 3504633 특허청구범위 제1항은 다음과 같습니다. "위장배설물에 존재하는 헬리코박터 파일로리의 native 카탈라제를 검출함으로써 헬리코박터 파일로리 감염여부를 판정하는 검사시약으로서 헬리코박터 파일로리의 native 카탈라제에 대한 monoclonal 항체를 구성성분으로 하는 것을 특징으로 하는 진단시약"

 

일본어 원문 "消化管排泄物中存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラゼをすることにより,ヘリコバクター・ピロリへの感染判定するための査試であって,ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラゼにするモノクロナル抗体構成成分とすることをとする査試"

 

특허침해혐의 제품은 Meridian HpSA ELISA II test kit 등입니다. 쟁점은 피고 진단시약들이 native 카탈라제뿐만 아니라 "SDS 2ME로 변성 처리하거나 열처리를 거친 카탈라제를 검출할 수 있다는 점입니다. , 특허청구범위에서 기재한 native 카탈라제에 대한 MAB뿐만 아니라 변성 카탈라제까지 결합하는 MAB 또는 이를 포함하는 차이점이 있습니다.

 

피고제품이 특허청구범위를 일단 실시하는 것이므로, 그 범위를 넘어서는 것을 이유로 특허침해를 부인할 수 있는지 여부가 쟁점입니다. 일본법원은 다음과 같은 이유로 위 특허발명을 특허청구범위에 기재된 native 카탈라제에 대한 MAB만으로 제한된다고 해석하고, 특허침해를 인정하지 않았습니다.

 

"본건 명세서 기재를 종합하면, 본건발명은 종래의 헬리코박터 파일로리의 검출 방법에 있어서는 특이성이 낮은 문제점이 있었기 때문에 교차 반응성 없이 특이성이 뛰어난 품질 관리가 쉬운 헬리코박터 파일로리의 감염을 판정하기 위한 검사 시약을 제공하는 것을 목적으로 한다. 종래에는 헬리코박터 파일로리의 단백질이 소화기관에서 분해되어 버린다고 생각하였지만 헬리코박터 파일로리 감염자의 배설물에서 헬리코박터 파일로리의 native 카탈라제가 존재하는 것을 발견하여, 이를 헬리코박터 파일로리에 감염을 판정하기 위한 지표로 한 것이다. 따라서 구성요소 '헬리코박터 파일로리의 native 카탈라제에 대한 monoclonal 항체"는 헬리코박터 파일로리의 native 카탈라제만 결합하는 MAB을 의미하고, SDS 등의 변성제로 변성된 카탈라제와 결합하지 않는 것으로 해석하는 것이 타당하다.

 

또한, 출원경과 중 거절이유통지에 의해 인용된 간행물과의 차이점에 대해, 간행물 2에 기재된 단클론 항체는 헬리코박터 파일로리의 카탈라제를 SDS에 의해 변성시켜 얻어진 변성 서브 유닛에 결합하는 것인 반면, 본건발명의 "단클론 항체"는 헬리코박터 파일로리의 native 카탈라제의 구조를 에피토프로 인식하는 것으로서, SDS에 의해 변성된 카탈라제와 결합 할 수 없는 것이라는 취지의 의견서를 제출하였다. 이와 같은 특허권자의 설명은 특허발명의 monoclonal 항체에 대한 위와 해석을 뒷받침하는 것이라 할 수 있다."

 

종래 특허법리에 따라 특허청구범위를 제한 해석한 사례입니다. 특허발명의 기술적 범위를 명세서의 기재뿐만 아니라 출원 심사과장에 제출된 의견서에 표시된 내용을 고려하여 한정 해석한 것입니다.

 

과학적 상식에 비추어 볼 때 대상 항원 단백질 이외에 다른 항원과 전혀 결합하지 않는, 특이성 100% 항체는 가능하지 않을 것입니다. 타겟 항원뿐만 아니라 다른 단백질과 결합할 수 있는지 여부를 모두 알 수 없으므로 특이성에 관한 기재에서 신중한 접근이 필요할 것입니다. 특허청구범위는 특허요건 판단과 침해여부 판단에서 상반된 방향으로 해석됩니다. 따라서, 출원시 및 심사과장에서부터 장래 특허등록 후 침해소송까지 염두에 둔 정기적 안목과 신중한 실무적 대응이 필요합니다.

 

첨부: 일본동경지재 판결문   

일본동경지재판결_ 085702_hanrei.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 5. 10:03
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