원고의 위 구상금 채권은 이미 일부 발생하였거나 가까운 장래에 발생하리라는 대위변제에 따라 발생하리라는 고도의 개연성이 인정되고 실제로 그 개연성이 현실화되어 채권이 발생하였으므로 피보전채권이 된다. 또한 특허권 지분 양도계약 및 주식양도계약의 목적물인 각 특허권 지분과 주식은 B의 책임재산 대부분을 차지하고 있었고, B의 양도행위에 정당성이 인정되지도 않는 점 등을 종합하면, 위 양도계약은 일반채권자를 해할 의사로써 한 사해행위에 해당한다.

 

특허권에 대한 무효심결이 확정되는 경우 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그렇다고 하여 해당 특허권을 둘러싼 법률관계 모두가 소급하여 효력을 잃게 되는 것은 아니고, 해당 특허권이 더 이상 존속하지 않게 되었으므로 그를 둘러싼 법률관계를 무효로 확정된 이후의 장래를 향하여 정리할 수 있도록 할 뿐, 위 특허권을 둘러싼 기존의 법률관계나 특허권의 존재로 인하여 발생한 직·간접적 법률적 이익은 유효한 것으로 취급되는 것이다.

 

이러한 이유로 가령 특허권에 대한 실시계약이 체결된 경우에, 해당 특허권에 대한 무효심결이 확정되었다고 하더라도 위 실시계약이 원시적 이행불능 상태에 빠져있었다고 보지 않고, 단지 그때부터 해당 실시계약이 이행불능 상태에 빠지는 것으로 보아, 실시권자가 무효로 확정된 이후에는 더 이상 실시료를 지급할 의무는 없게 되지만 무효로 되기 전에 이미 지급한 실시료의 반환을 구할 수는 없도록 하고, 또한 무효로 되기 전 독점배타적 효력을 가지는 특허권의 존재로 인하여 정당한 실시권을 가지지 아니한 제3자가 해당 특허발명을 실시하는 것이 금지됨으로써 실시권자로서 향유할 수 있었던 특허침해소송의 위험이 없이 해당 특허발명을 제3자의 개입 없이 실시할 수 있다는 이익은 그대로 유효한 것으로 보는 것이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666, 42673 판결 참조).

 

따라서 양도된 특허권이 양도행위 후에 그에 대한 무효심결이 확정되었다고 하더라도 해당 특허권이 무효로 확정되기 전 위 양도행위 당시에 이미 재산적 가치가 전혀 없었다는 특별한 사정이 없는 이상 무효로 확정되었다는 점만으로 그 양도행위가 사해행위취소를 구할 수 없는 행위로 되는 것은 아니라 할 것이다.

   

사해행위의 취소 및 원상회복의 방법

 

 

- 해당 특허권에 대해 원상회복을 원인으로 한 권리지분의 전부이전등록 절차이행의무

- 특허무효 확정으로 특허권 소멸되기 전에는 권리이전등록으로 원상회복조치

- 특허무효 확정으로 특허권 소멸된 이후 권리이전등록 여부는 판시하지 않음

 

첨부: 특허법원 2019. 4. 11. 선고 20181190 판결

 

KASAN_특허권자 회사의 경영악화로 대출금상환 불능, 기술보증기금의 보증사고 발생 상황에서 특허권 일부지분 양도는

특허법원 2019. 4. 11. 선고 2018나1190 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 7. 8. 12:00
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첨부한 일본 지재고재 항소심 판결문을 참고로 읽어 보시기 바랍니다. 그 판결요지는 다음과 같습니다.

 

(1) 일본 특허법 제102조제2침해행위로 얻은 침해자의 이익을 특허권자 손해로 추정하는 규정에 따른 손해액 산정

 

한계이익설 채택 - 侵害行により侵害者けた利益侵害者侵害品上高から侵害者において侵害品製造販することによりその製造販直接して追加的必要となったえば侵害品についての原材料費仕入費用運送費等管理部門人件費交通通信費等通常しない。)控除した限界利益でありその主張立証責任特許者側にあるものとすべきである

 

침해제품의 매출액에서 공제할 수 있는 비용 - 侵害品についての原材料費仕入費用運送費等

공제할 수 없는 비용 - 管理部門人件費交通通信費等

구체적 사정에 따라 일부 공제를 인정 비용 및 그 이유 침해자가 공제되어야 한다고 주장하는 人件費験研究費伝広告費サンプル代及在庫品仕入金額のうち験研究費及伝広告費一部については被告各製品製造販直接して追加的必要となったといえるから控除すべきたるがそのについては被告各製品製造販直接して追加的必要となったということはできないから控除すべきとみるのはではない

 

추정 복멸사유 및 인정여부 판단 - (2) 特許法1022推定覆滅事由について

特許法1022における推定覆滅については1ただし事情侵害者主張立証責任うものであり侵害者利益特許けた損害との因果阻害する事情がこれにたるとされる

えば

特許侵害者業務態相違存在すること市場非同一性),

市場における競合品存在

侵害者業努力ブランド伝広),

侵害品性能機能デザイン等特許明以外

などの事情について特許法1021ただし事情2についてもこれらの事情推定覆滅事情として考慮することができるものとされる

 

실시대가 상당액 판단 (3) 일본 특허법 제102조제3

 

일본 특허법의 개정 내용 및 개정이유 특허소송 후 상황과 소송 전 상황을 비교하면, 특허소송을 통해 특허무효 위험이 없어진 상황에서 그 실시대가를 결정하는 것이므로 소송 전 결정되는 통상의 실시대가보다 고액으로 실시대가를 정할 수 있다는 내용

特許法1023項所定その特許けるべきするについては平成10年法律第51による改正前その特許通常受けるべきするめられていたところ,「通常受けるべきでは侵害のしになってしまうとして同改正により通常部分削除されたがある

 

特許施許諾契約においては技術的範への該特許にされるべきものかかがらかではない段階被許諾者最低保証額該特許にされた場合であっても払済みの施料返還めることができないなどさまざまな契約上制約けるのが通常である事前施料率決定されるのに技術的範該特許にされるべきものとはいえないとして特許侵害たるとされた場合には侵害者上記のような契約上制約わないそして上記のような特許法改正らせば同項づく損害算定たってはずしも該特許についての施許諾契約における施料率づかなければならない必然性はなく特許侵害をしたして事後的められるけるべき料率むしろ通常施料率べてずと高額になるであろうことを考慮すべきである

 

したがってけるべき料率

該特許施許諾契約における施料率それがらかでない場合には業界における施料相場等考慮れつつ

該特許明自体すなわち特許技術重要性のものによる代替可能性

該特許該製品いた場合利益への侵害

特許侵害者との競業特許業方針

等訴訟れた諸事情合考慮して合理的料率めるべきである

 

本件において

本件各特許施許諾契約施料率本件訴訟れていないところ本件各特許技術分野する分野近年統計上平均的施料率国内企業のアンケ結果では5.3司法決定では6.1であること被控訴人保有する分野特許特許侵害する解決金上高10%とした事例があること

本件1-1本件2-1重要性代替技術があるものではないこと

本件1-1本件2-1被告各製品利益するものといえること

被控訴人控訴人らは競業にあること

など本件訴訟れた事情考慮すると特許侵害をしたして事後的められるべき本件でのけるべき料率10%下回らないものとめるのがである

 

- 구체적 사안에서 제출된 실시료율 중에서 가장 높은 비율을 채택하여 손해액을 산정한 것임

 

첨부: 일본 지재고재 판결

 

KASAN_특허침해 손해배상액 산정기준 – 침해자의 한계이익 실시대가 상당액 기준 사례 - 일본 지적재산권고등재

일본판결_ 손해액산정기준_2019_6_7.pdf

 

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작성일시 : 2019. 6. 11. 09:29
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-- 중소기업의 전 대표이사 등이 경쟁회사 창업한 경우 - 영업비밀침해 + 손해배상 약 72억 인정: 대구지방법원 서부지원 2016. 7. 21. 선고 2012가합4573 판결 --

 

1.    사실관계

 

중소기업인 원고회사는 초경합금 제품제조회사인데, 전 대표이사와 생산관리직장, 공정관리과장 등이 퇴사 후 경쟁회사를 설립하고 동일제품을 생산 판매한 사례입니다. 그런데 퇴사하면서 회사의 원료관리표준, 소결공정자료, 금형설계자료 등 기술자료를 가지고 나간 사실이 적발되었습니다.

 

2. 기술자료의 보완관리에 다소 미흡한 점에도 불구하고 비밀관리성 인정

 

중소기업인 원고가 관리하는 기술자료에 대외비라는 비밀표시가 없었고, 원고가 영업비밀 보호를 위한 충분한 보안시스템을 구비하지 못한 사정이 있더라도 그 정보에 접근할 수 있는 직원을 소수로 제한하고, 그 정보에 패스워드를 설정하였으며, 그 정보에 접근한 자에게 취업규칙, 근로계약서, 사직원으로 비밀유지의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지, 관리되어 있다는 사실이 인식 가능한 상태에 있었다고 보아 엄격한 비밀관리가 아닌 경우라도 영업비밀의 요건인 비밀관리성을 인정하였습니다.

 

구법 조항의 "상당한 노력으로 비밀로 유지된"이란 법문 표현과 현행법에서 "합리적 노력"으로 다소 완화한 경위 등을 고려하면, 엄격한 비밀관리에 미치지 못하더라도 정보 보유자의 수준과 상황을 감안하여 볼 때 합리적 노력으로 평가할 수 있다면 비밀관리성 요건을 충족한 것으로 봄이 타당합니다. 위 판결도 동일한 취지입니다.

 

3.    영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정

 

부정경쟁방지법 제14조의2 1항을 적용하여 영업비밀 침해행위로 인한 손해액을 산정한 사례입니다. 원고가 영업비밀을 침해당하기 전까지 매출액이 매년 증가한 이상 영업상의 이익을 침해당하기 직전 연도 매출액인 원고의 2011년도 연간 매출액에서 영업비밀 침해가 인정되는 2012년부터 2015년까지 각 해당년도 연간 매출액을 뺀 금액에 원고의 각 해당년도의 한계이익률을 곱한 금액을 각 해당년도의 손해배상액의 한도로 하여, 영업상의 이익을 침해한 피고 회사의 2012년부터 2015년까지 각 해당년도 연간 매출액에 원고의 각 해당년도의 한계이익률을 곱한 금액을 각 해당년도의 손해배상액으로 인정하였습니다.

 

이때 부정경쟁방지법 제14조의2 1항에서 ‘이익액’은 매출이익(매출액에서 직접적인 매출원가를 공제한 금액), 한계이익(매출액에서 직접적인 매출원가와 변동비를 공제한 금액), 영업이익(매출액에서 직접적인 매출원가와 간접비를 공제한 금액) 중에서 제조원가와 함께 그 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 변동비를 공제한 금액, 즉 한계이익으로 보아야 한다고 판결하였습니다.

 

참고로 중소기업 관련 지재권침해소송에서 그 손해배상액 약 72억원은 선례를 찾아보기 어려운 고액 판결입니다.

 

첨부: 대구지방법원 서부지원 2016. 7. 21. 선고 2012가합4573 판결

대구서부 2012가합4573_판결.pdf 

 

작성일시 : 2016. 7. 29. 11:24
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-- 상표권 침해를 원인으로 하는 손해배상의 구체적 판단방법: 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결 --

 

서울중앙지법 지재사건 전담 재판부는 상표권 침해를 인정한 다음, 그로 인한 손해배상액 산정을 어떻게 할 것인지에 대해 다음과 같이 판시하였습니다.

 

1.    상표법 제 67조 제2항의 적용여부

 

"상표법 제 67조 제2항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고,

 

상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로,

 

상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장입증할 필요가 있으나,

 

위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고,

 

따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 9643119 판결 등 참조)."

 

2.    상표법 제67조 제2항의 침해자가 얻은 이익의 산정기준

 

"상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 순이익으로 볼 것인지 아니면 한계이익으로 볼 것인지가 문제인바,

 

침해행위로 얻은 수익(침해제품의 매출액)에서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려운 고정비용까지 공제하는 것은 상표법 제67조 제2항의 침해행위에 의하여 이익을 받은 때라는 문언에 부합하지 않는 것으로 해석되는 점,

 

고정비용까지 공제한다면 침해자가 침해행위와는 무관하게 지출한 고정비용이 매우 큰 경우 손해배상액이 과소해지거나 아예 없어지게 되는 부당한 결과가 발생할 수 있는 점,

 

대법원도 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아라고 판시하여(대법원 2008. 3. 27. 선고 200575002 판결) 한계이익설의 입장을 취한 것으로 해석되는 점 등에 비추어 보면,

 

상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 한계이익으로 봄이 타당하다."

 

3.    상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸되는지 여부

 

"침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸된다고 할 것인바(대법원 1997. 9. 12. 선고 9643119 판결 등 참조),

 

피고의 매출액은 꾸준한 기술개발을 통한 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, 원활한 애프터서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점, 피고 휠체어에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전 후로 비교해보면, 위 레이블에서 이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면,

 

한계이익의 90%는 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등 이 사건 표장의 사용과는 무관하게 얻은 이익으로, 나머지 10%는 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익으로 평가함이 상당하다."

 

4.    비율 관련 실무적 포인트   

 

1심 판결은 침해자가 침해제품을 판매하여 얻은 한계이익의 10%만을 상표사용과 관련된 이익으로 판단하였습니다. 그 정량적 산정의 구체적 이유를 수치로 들 수 없음은 당연합니다. 재판관의 자유심증에 기초한 평가와 결단입니다. 이와 같은 비율 결정 구조를 염두에 두고 있어야만, 그 비율을 조금이라도 유리하게 이끌어낼 수 있습니다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결

서울중앙지방법원 2015가합504429 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 6. 14. 09:08
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