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(1) 구 특허법 제128조 제8항 및 제9항은 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하였다. 위 규정은 고의적인 특허침해 행위에 관하여 전보배상의 범위를 넘는 징벌적 성격의 손해배상을 부과할 수 있도록 하여 침해행위의 발생을 억제하고 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하기 위한 취지의 규정이다.

(2) 증액배상 규정 시행 전후에 이루어진 고의에 의한 특허침해행위에 관한 증액배상 규정의 적용과 관련하여는, 부칙 제3조는 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 규정하여 증액배상 규정 시행 이전의 행위에는 위 규정을 적용할 수 없고, 증액배상 규정 시행 이후의 행위에만 위 규정을 적용할 수 있다는 견해를 명시적으로 채택한 것으로 보인다. 즉, 부칙 제3조는 ‘법 시행 전후에 걸쳐 침해행위가 있는 경우 언제부터 증액배상 규정을 적용할 것인가’라는 쟁점에 대하여 명확하게 정하기 위해 ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’라고 규정한 취지로 봄이 타당하다.

(3) 고의적인 침해행위의 의미 - 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제8항). 여기서 ‘특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우’라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결 등 참조).

(4) 피고는 이 사건 특허발명의 무효가능성에 관한 특허법인 변리사의 2019. 6. 4.자 의견서를 토대로 이 사건 특허발명이 무효가 될 것으로 여기고 있었으므로 특허침해의 고의가 없었다고 주장하나, 위 의견서는 피고가 2019. 6. 5. 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 제기하기 직전에 작성된 것인바, 그 작성 시기에 비추어 볼 때 2015. 11. 30.경부터 계속적으로 이루어진 피고의 이 사건 침해행위가 이 사건 특허발명이 무효라는 점을 신뢰하고 한 행위라고 인정하기 어렵다(오히려 2015년경에 피고는 이 사건 특허발명이 유효함을 전제로 원고와 사용허락에 관한 협상을 진행한 바 있다). 나아가 위 의견서에는 “신규성이나 진보성에 대한 판단은 최종적으로 각국 특허청 및 법원에서 판단하는 것이기에 당소의 견해와 다른 결과가 나올 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.”, “본 무효검토의견서는 일반적인 검토자료일 뿐 어떠한 법적 효력도 갖지 않습니다.” 등의 내용이 기재되어 있고, 실제로 피고가 제기한 등록무효심판 및 이에 관한 심결취소소송에서 등록무효에 관한 피고의 주장이 받아들여지지도 아니한 사정 등을 종합하여 보면, 위 의견서의 기재만으로 고의 침해에 대한 판단을 뒤집기에 부족하다.

(5) 구 특허법 제128조 제8항에 따른 손해액의 산정 - 구 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 먼저 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액을 확정한 후 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제 적 이익, ⑤ 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 위 인정된 손해액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제9항).

(6) 구체적 사안의 판단 - 특허법 제128조 제8항에 따른 배상액은 위 기간 동안의 손해액 87,927,040원의 2배인 175,854,080원(= 87,927,040원 × 2)으로 정하기로 한다

첨부: 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결

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(1)   특허발명의 기여율에 대한 판단 기준 법리: 특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다.

(2)   물건의 일부가 특허침해해위에 관계된 경우에 있어 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 영업비밀의 기여율은 전체 물건에서 특허침해에 관계된 부분이 필수적 구성인지 여부, 그 기술적·경제적 가치, 전체 구성 내지 가격에서 차지하는 비율 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다.

(3)   기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 주장·증명책임은 침해자에게 있고(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결 참조),

(4)   특허발명의 기여 부분 및 정도에 관한 사실인정이나 비율을 정하는 것은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 아니하는 한 사실심의 전권사항에 속한다(대법원 2019. 9. 10. 선고 201 다34981 판결 참조).

(5)   피고 제품에서 이 사건 특허발명이 가지는 중요성, 피고 제품 전체에서 특허침해 부분이 차지하는 비율, 피고 제품에 포함되어 있는 피고의 특허권 등 기술적·디자인적 요소들의 비중, 피고의 신용, 피고의 판매촉진 노력 등을 종합적으로 고려하면, 침해자의 판매이익에 이 사건 특허발명이 기여한 기여율은 20%로 봄이 타당하다.

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(1)   특허실시계약 당사자 사이에 개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있어 특허사용료를 지급하지 아니한 경우에 이를 이유로 한 특허실시계약의 해지가 적법한지(적극), 계약해지 후 특허침해가 성립하는지(적극) - 특허실시계약 당사자 사이에 제1개량제품이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 관하여 다툼이 있었다 하더라도 이 판결에서 균등침해를 인정하여 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하는 이상, (피고의) 특허사용료 지급채무 불이행에는 과실이 있었다고 보아야 하므로, 이를 이유로 한 특허권자(원고)의 계약해지는 적법하고, 계약해지 후 종전 실시권자(피고)가 특허발명을 실시한 행위는 특허침해에 해당한다.

(2)   회피설계 제품 - 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만 갖추고 나머지 구성요소를 갖추고 있지 않으면 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는바, 제2개량제품은 열 교환물질 공급구멍이 제거되도록 회피설계되어 특허발명의 일부 구성요소를 갖추고 있지 않으므로 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.

(3)   특허침해로 인한 손해배상액 산정 - (침해행위로 얻은 이익액을 손해액으로 추정하는) 특허법 제128조 제4항을 적용받으려면, ① 특허권자 또는 전용사용권자 스스로 특허실시제품 또는 그 대체제품을 제조․판매하거나 최소한 제조․판매능력을 보유하고 있었다는 사실, ② 침해자의 특허권 침해행위 때문에 실제로 영업상의 손해를 입은 사실을 주장․증명하여야 한다. 그러나 원고가 생산․판매능력을 보유하고 있었다는 사실을 인정할 증거가 부족하고, 원고가 피고에게 특허실시를 허락하여 특허사용료 수입을 얻고 있었다는 사정은 원고가 자신의 명의와 계산으로 제품을 판매하기 위하여 제3자에게 하청을 주어 생산한 경우와 다르므로 이를 원고의 생산․판매능력으로 고려할 수 없다. 특허법 제128조 제4항에 근거한 원고 주장은 이유 없다.

첨부: 특허법원 2023. 12. 6. 선고 2022나1654 판결

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1.    문서제출명령 관련 민소법 및 특허법 규정

민사소송법 제344조(문서의 제출의무) ① 다음 각호의 경우에 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.

  1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 가지고 있는 때

  2. 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때

  3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는 사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것인 때. 다만, 다음 각목의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

    가. 제304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀있는 문서로서 같은 조문들에 규정된 동의를 받지 아니한 문서

    나. 문서를 가진 사람 또는 그와 제314조 각호 가운데 어느 하나의 관계에 있는 사람에 관하여 같은 조에서 규정된 사항이 적혀 있는 문서

다. 제315조제1항 각호에 규정된 사항 중 어느 하나에 규정된 사항이 적혀 있고 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 문서

민사소송법 제349조(당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과) 당사자가 제347조제1항ㆍ제2항 및 제4항의 규정에 의한 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

특허법 제132조(자료의 제출) ①법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. ⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

2.    사안의 개요 – 침해자 피고는 법원의 문서제출명령에 대해 일부만 제출, 일부 자료 제출 거부

(1)   제1심 재판에서 특허권자 원고 문서제출명령 신청 – 재판부에서 침해자 피고에게 침해혐의 제품의 생산량, 판매량 및 매출액, 영업이익률 등을 알 수 있는 문서에 관한 문서제출명령을 내렸다.

(2)   피고들은 제품을 납품하면서 작성한 견적서와 세금계산서를 제출하였으나, 피고들이 제출한 견적서와 세금계산서에는 양도수량, 단위, 단가 등 세부항목이 모두 가림 처리되어 있었고, 이로 인하여 해당 자료만으로는 피고가 납품한 F22 제품의 양도수량조차 파악이 불가능하다. 더욱이 피고들은 피고 F의 F22 제품 판매와 관련한 문서는 전혀 제출하지 않았고, 이로 인하여 피고 F의 F22 제품군 매출액은 납품한 F22 제품 매출액에 피고 F의 전체 매출이익률을 적용하여 역으로 추산할 수밖에 없었다.

(3)   특허권자 원고 2차 문서제출명령 신청 및 재판부 2차 문세제출명령 - 피고들은 제1심법원의 문서제출명령에도 같은 방식으로 응하였다.

(4)   2심 특허법원의 판단 - 원고들이 특허법원에 제품군의 납품 수량, 단위, 단가 등을 확인하기 위한 문서제출명령을 신청하지는 않았으나, 피고들이 제1심법원의 문서제출명령에 대응한 방식, 피고들이 이 법원에도 제품군의 양도수량, 단위, 단가 등의 항목을 모두 가린 견적서(을 제37호증)를 제출한 점, 피고들이 제출한 문서제출명령에 대한 의견의 내용 등을 고려하면, 설령 원고들이 이 법원에 F22 제품군의 2016년부터 2019년까지 납품 수량, 단위, 단가 등과 관련한 문서제출명령을 재차 신청하였더라도 피고들이 이에 성실하게 이행하였으리라고 보이지 않는다.

3.    특허권자 원고의 주장 및 특허법원 판결 요지

(1)   피고들은 이 사건에서 자료제출명령을 불이행하거나 불성실하게 자료를 제출하였으므로 특허법 제132조 제4항 및 제5항에 따라 특허권자가 주장하는 침해자 피고들의 매출액과 한계이익률은 진실한 것으로 인정되어야 한다.

(2)   특허법원 판결 – 직접 판단 없음. 다만, 변론의 전취지 및 재량으로 손해배상액을 산정할 때 중요한 요소로 고려할 수 있음

4.    특허법원 판결 요지

(1)   침해자 피고가 구체적으로 밝히지 않고, 제출한 문서도 없으므로 침해제품의 양도수량을 증명하는 것이 극히 곤란하다. 침해제품군의 양도수량이 특정되지 않는 이상, 특허권 침해행위로 인하여 원고들이 입은 손해액을 특허법 제128조 제2항에 따라 추정할 수 없다.

(2)   특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 특허권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

(3)   이처럼 침해자가 문서제출명령을 성실하게 이행하지 않아 손해액 산정에 필요한 기초사실을 제대로 파악할 수 없게 하였다는 점은 특허법 제128조 제7항에 따른 손해액 산정에 서 중요한 고려요소이다.

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1.    종래 실무적 경향   

(1)   국세청 경비율 고시 기준 – 완제품 의약품 이익율 14% 내외

(2)   한국보건산업진흥원 발간 자료 - 상장 제약기업의 영업이익률 10% 내외

2.    한국은행 한국은행 기업경영자료 (www.data.go.kr) 기반 이익율

(1)   수출의약품 이익율 40% 내외, 국세청 자료 대비 약 3배 많은 값

(2)   한국은행이 발간한 기업경영 분석자료, 총 492,288개의 법인의 국세청 법인세 신고자료에 기초하여 분석, 분석 주체 및 분석 방법 등에 비추어 어느 정도 신뢰성이 있는 자료

(3)

(4)   종래에 침해자의 이익을 ‘한계이익(marginal profit)'으로 보는 경우가 많았고(특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결 등). 매출액에서 변동비를 공제하여 산정한다는 점에서 대부분의 경우 한계이익과 공헌이익이 일치하게 된다. 그러나 한계이익은 직접 변동비만 비용으로 공제하여 산정하는 반면, 공헌이익의 경우 간접 변동비도 비용으로 공제한다는 점에서 차이가 있는바, 제품의 매출이 실제 기업의 이익에 얼마만큼 공헌했는지를 알 수 있는 지표라는 점에서 특허법 제128조 제4항의 침해자의 이익은 공헌이익에 따라 산정함이 타당하다. 다만, 이 사건에서는 침해자의 이익을 ’한계이익‘으로 보든 ’공헌이익‘으로 보든 결과에 있어 차이가 없다.

3.    특허법원 판결 요지

(1)   피고는, 국세청 고시 경비율 85.8%, 완성 의약품 제조업의 일반적인 이익률은 14.2%(=1-85.8%)인 점, 한국보건산업진흥원에서 2013. 4. 발간한 보건산업브리프에 따르면 상장 제약기업의 영업이익률은 10% 내외에 불과하다는 점을 들어 한국은행 자료(갑 제28호증)는 통계상 공헌이익률이 과장된 것이라는 취지로 주장한다.

(2)   그러나 영업이익은 매출총이익에서 매출원가와 판매비와 관리비를 차감한 금액을 의미하는바, 특허법 제128조 제4항의 침해자의 이익에서 의미하는 공헌이익과 차이가 있다. 즉, 피고 주장 통계의 영업이익률이 10% 내외에 불과하다는 점이 갑 제28호증 통 계상의 변동비 대 매출액 비율에 관한 통계의 신뢰성을 탄핵하는 것이라고 볼 수 없다.

(3)   실제로 원고가 제출한 한국은행 자료(갑 제28호증)에 의한 의료용 물질 및 의약품대기업의 영업이익률은 8% 정도에 불과하다는 점에 비추어 보더라도, 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 과장되었다고 볼 수 없다.

(4)   무엇보다 만일 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 실제 피고 제품 판매와 관련된 공헌이익률보다 높다고 본다면 자신이 보유하고 있는 피고 제품의 비용 관련 자료를 제출함으로써 손쉽게 갑 제28호증의 통계수치를 탄핵할 수 있을 것인데, 법원의 석명 요청에도 불구하고 이에 관한 자료를 제출하지 아니한 점 등 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 피고 제품의 실제 공헌이익률보다 과다하다고 단정하기 어렵다.

(5)   특허법 제128조 제4항은 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 등이 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 등 참조).

(6)   침해자가 침해 제품을 생산한 후 이를 판매하여 이익을 얻게 된 경우 ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 공헌이익(contribution margin)에 의해 산정할 수 있다. 공헌이익을 산정하기 위해서는 ‘침해제품의 총 판매수익’과 ‘침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)’을 증거에 의해 인정한 다음 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제하는 방법으로 산정함이 원칙이나, ‘침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용’을 직접적인 증거에 의해 산정하기 어렵다는 이유로 곧바로 특허법 제128조 제4항의 적용이 불가능하다고 속단하여서는 안 되고, 다른 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 침해자가 실제로 얻은 한계이익이 동종 업계의 신뢰성 있는 통계에 의한 공헌이익률을 적용하여 산출되는 것과 유사하거나 이를 초과할 여지가 있다는 점이 인정되는 경우에는, 침해 제품의 판매 수익에 통계에 의한 공헌이익률을 곱하는 방법에 의해서도 침해자가 얻은 한계이익을 산정할 수 있다.

(7)   한편 특허권자 등이 실제로 입은 손해가 위 규정에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 침해자가 주장·증명을 해야 한다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결 참조).

첨부: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결

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(1)   사안의 개요 – 특허권자 원고는 이 사건 특허발명의 국제출원일인 2006. 12. 20.부터 현재까지 이 사건 특허발명을 국내는 물론 국외에서도 전혀 실시하지 아니하였고, 그 대신 이 사건 특허발명의 대체품에 해당하는 원고 제품을 생산․판매하였다. 원고는 제3자에게 이 사건 특허발명에 대한 전용실시권이나 통상실시권을 허여한 바도 없다.

(2)   특허침해 손해배상 산정 방법 – 통상적 실시료 근거 손해배상 산정도 곤란한 상황, 법원 재량 산정, 특허법 제128조 제7항에 따른 손해액이 사건은 피고의 특허권 침해행위로 인하여 원고에게 ‘실시료 상당의 손해’가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다. 침해자의 한계이익 등 고려하여 손해배상액 15억원 판결함. 

(3)   특허법 제128조 제8항의 적용 여부 - 원고는 피고가 고의적인 침해행위를 하였으므로 특허법 제128조 제8항에 따라 손해액의 3배까지 증액하여 배상할 의무가 있다고 주장한다. 특허법 제128조 제8항은 ‘법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다’고 정하고 있다.

(4)   법원 판단 - 이 사건 특허발명에 대한 무효심판의 심결취소소송에서 특허법원이 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지의 판결을 선고하였고, 위 판결에 대한 상고심 절차에서 대법원이 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 위 판결을 파기환송한 사실 등 관련 소송의 경과에 비추어 볼 때, 원고가 제출한 증거만으로는 피고의 침해행위가 고의적인 것이라고 인정하기 부족하다. 따라서 피고의 특허권 침해행위에는 구 특허법 제128조 제8항이 적용되지 않는다.

첨부: 특허법원 2024. 9. 26. 선고 2023나10938 판결

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1.    세무서의 과세정보 제출명령결과 – 피고회사 신고내역

2.     한국은행의 기업경영분석 발간자료

(1)  ‘반도체, 전자부품’ 분야에서의 ‘변동비 대 매출액’과 전체 매출액에서 위 ‘변동비 대 매출액’을 제외한 한계이익률

(2)  피고의 제품생산 공장 업종 ‘기타 특수목적용 기계 제조업’으로 등록, 한국은행이 발간한 기업경영분석에 따른 ‘특수 목적용 기계’ 분야에서의 ‘변동비 대 매출액’과 전체 매출액에서 위 ‘변동비 대 매출액’을 제외한 한계이익률

3.    특허법원 판결요지

(1)   특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 피고가 원고의 특허권을 침해함으로써 원고에게 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당함. 이에 특허법 제128조 제7항에 따라 그 손해액을 산정하기로 한다.

(2)   피고 제품의 총 매출액 중 적어도 약 30%에 해당하는 금액인 34억원의 이익을 얻었고, 위 각 특허권의 침해에 따라 원고에게 같은 금액의 손해가 발생하였다고 봄이 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 것으로서 상당하다고 인정된다

첨부: 특허법원 2024. 2. 15. 선고 2023나10204 판결

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1.    특허법 규정

특허법 제132조(자료의 제출) ①법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. ⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

2.    사안의 개요 – 침해자 피고는 법원의 문제제출명령에 대해 일부만 제출

(1)   제1심 재판에서 특허권자 원고 문서제출명멸 신청 – 재판부에서 침해자 피고에게 침해혐의 제품의 생산량, 판매량 및 매출액, 영업이익률 등을 알 수 있는 문서에 관한 문서제출명령을 내렸다.

(2)   피고들은 제품을 납품하면서 작성한 견적서와 세금계산서를 제출하였으나, 피고들이 제출한 견적서와 세금계산서에는 양도수량, 단위, 단가 등 세부항목이 모두 가림 처리되어 있었고, 이로 인하여 해당 자료만으로는 피고가 납품한 F22 제품의 양도수량조차 파악이 불가능하다. 더욱이 피고들은 피고 F의 F22 제품 판매와 관련한 문서는 전혀 제출하지 않았고, 이로 인하여 피고 F의 F22 제품군 매출액은 납품한 F22 제품 매출액에 피고 F의 전체 매출이익률을 적용하여 역으로 추산할 수밖에 없었다.

(3)   특허권자 원고 2차 문서제출명령 신청 및 재판부 2차 문세제출명령 - 피고들은 제1심법원의 문서제출명령에도 같은 방식으로 응하였다.

(4)   2심 특허법원의 판단 - 원고들이 특허법원에 제품군의 납품 수량, 단위, 단가 등을 확인하기 위한 문서제출명령을 신청하지는 않았으나, 피고들이 제1심법원의 문서제출명령에 대응한 방식, 피고들이 이 법원에도 제품군의 양도수량, 단위, 단가 등의 항목을 모두 가린 견적서(을 제37호증)를 제출한 점, 피고들이 제출한 문서제출명령에 대한 의견의 내용 등을 고려하면, 설령 원고들이 이 법원에 F22 제품군의 2016년부터 2019년까지 납품 수량, 단위, 단가 등과 관련한 문서제출명령을 재차 신청하였더라도 피고들이 이에 성실하게 이행하였으리라고 보이지 않는다.

3.    특허권자 원고의 주장 및 특허법원 판결 요지

(1)   피고들은 이 사건에서 자료제출명령을 불이행하거나 불성실하게 자료를 제출하였으므로 특허법 제 132 조 제 4 항 및 제 5 항에 따라 특허권자가 주장하는 침해자 피고들의 매출액과 한계이익률은 진실한 것으로 인정되어야 한다.

(2)   특허법원 판결 – 직접 판단 없음. 다만, 변론의 전취지 및 재량으로 손해배상액을 산정할 때 중요한 요소로 고려할 수 있음

4.    특허법원 판결 요지

(1)   침해자 피고가 구체적으로 밝히지 않고, 제출한 문서도 없으므로 침해제품의 양도수량을 증명하는 것이 극히 곤란하다. 침해제품군의 양도수량이 특정되지 않는 이상, 특허권 침해행위로 인하여 원고들이 입은 손해액을 특허법 제128조 제2항에 따라 추정할 수 없다.

(2)   특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 특허권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

(3)   이처럼 침해자가 문서제출명령을 성실하게 이행하지 않아 손해액 산정에 필요한 기초사실을 제대로 파악할 수 없게 하였다는 점은 특허법 제128조 제7항에 따른 손해액 산정에 서 중요한 고려요소이다.

첨부: 특허법원 2024. 1. 25. 선고 2022나1449 판결

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1.    제네릭사 주장요지

(1)   제네릭사 피고가 이 사건 특허를 실시한 행위 당시를 기준으로 보면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21. 원 존속기간이 만료된 이래 2013. 4. 28. 특허청장의 이 사건 불승인처분을 거쳐 2014. 9. 25. 특허등록원부가 폐쇄되기까지 하여 소멸된 외관을 갖추고 있었고 피고는 이를 신뢰하여 이 사건 특허를 실시한 것이다.

(2)   특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용되려면 특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있어야 한다. 이 사건의 경우 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료로 이 사건 특허의 특허등록원부가 폐쇄된 상태였고, 이러한 상태는 2018. 12. 18. 이 사건 승인공고 및 2019. 2. 15. 이 사건 연장승인처분이 있은 뒤 그와 같은 내용이 2019. 8. 5. 이 사건 특허등록원부에 게재되기까지 유지되었다. 따라서 이 사건에 대하여 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용될 수 없다.

(3)   피고는 이 사건 특허의 원 존속기간이 만료되었다는 등록원부 기재, 특허청장의 연장승인 불승인처분 등을 통해 존속기간 만료되었다는 점에 관한 정당한 신뢰를 가지게 되었으므로, 설령 특허법 제130조가 적용되는 경우에도 과실 추정이 복멸되었다.

2.    특허법원 판결 요지

(1)   특허법 제130조의 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다. 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

(2)   특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있지 않았다는 사정은 타인의 특허권을 침해한 자가 특허법 제130조에 의한 추정 복멸을 위해 주장·증명할 수 있는 하나의 사정에 불과할 뿐, 특허법 제130조의 규정이 적용되기 위한 전제 요건이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허권의 존속기간 연장에 대한 내용이 등록원부에 공시되어 있지 않은 이상 특허법 제130조가 적용되지 않는다는 취지의 피고 주장은 받아들이기 어렵다.

(3)   그러나 피고가 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일 다음날인 2012. 4. 22.부터 2013. 5. 20. 원고의 이 사건 내용증명을 송달받기 전까지 한 이 사건 특허 실시행위에 대하여는 피고가 이 사건 특허권이 소멸되었다고 믿은 데에 대한 정당한 사유가 있다고 인정되므로, 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었고, 위 기간 동안의 피고의 이 사건 특허권 침해행위에는 과실이 없다고 봄이 타당하다.

(4)   이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록원부 등에는 원고가 존속기간 연장승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았으므로 특허공보 또는 특허등록원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악할 수 없다. 즉, 특허공보 등의 기재에 의하면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21.까지 존속하였다가 2012. 4. 22.부터는 그 효력이 소멸되어 이 사건 특허는 공공의 영역에 있다는 내용이 공시되고 있었다고 봄이 타당하다.

(5)   그러나, 피고가 이 사건 내용증명을 송달받은 다음날인 2013. 5. 21.후부터 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.까지 한 이 사건 특허권 침해행위에 대하여는 특허법 제130조에 의한 과실의 추정이 복멸되었다고 인정하기 어렵다.

첨부: 특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결

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1.    사실관계

중소기업 원고회사는 초경합금 제품제조회사인데, 전 대표이사와 생산관리직, 공정관리과장 등이 퇴사 후 경쟁회사를 설립하고 동일제품을 생산 판매한 사례입니다. 그런데 퇴사하면서 회사의 원료관리표준, 소결공정자료, 금형설계자료 등 기술자료를 가지고 나간 사실이 적발되었습니다.

2. 기술자료의 보완관리에 다소 미흡한 점에도 불구하고 비밀관리성 인정

중소기업인 원고가 관리하는 기술자료에 대외비라는 비밀표시가 없었고, 원고가 영업비밀 보호를 위한 충분한 보안시스템을 구비하지 못한 사정이 있더라도 그 정보에 접근할 수 있는 직원을 소수로 제한하고, 그 정보에 패스워드를 설정하였으며, 그 정보에 접근한 자에게 취업규칙, 근로계약서, 사직원으로 비밀유지의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지, 관리되어 있다는 사실이 인식 가능한 상태에 있었다고 보아 엄격한 비밀관리가 아닌 경우라도 영업비밀의 요건인 비밀관리성을 인정하였습니다.

구법 조항의 "상당한 노력으로 비밀로 유지된"이란 법문 표현과 현행법에서 "합리적 노력"으로 다소 완화한 경위 등을 고려하면, 엄격한 비밀관리에 미치지 못하더라도 정보 보유자의 수준과 상황을 감안하여 볼 때 합리적 노력으로 평가할 수 있다면 비밀관리성 요건을 충족한 것으로 봄이 타당합니다. 위 판결도 동일한 취지입니다.

3.    영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정

부정경쟁방지법 제14조의2 제1항을 적용하여 영업비밀 침해행위로 인한 손해액을 산정한 사례입니다. 원고가 영업비밀을 침해당하기 전까지 매출액이 매년 증가한 이상 영업상의 이익을 침해당하기 직전 연도 매출액인 원고의 2011년도 연간 매출액에서 영업비밀 침해가 인정되는 2012년부터 2015년까지 각 해당년도 연간 매출액을 뺀 금액에 원고의 각 해당년도의 한계이익률을 곱한 금액을 각 해당년도의 손해배상액의 한도로 하여, 영업상의 이익을 침해한 피고 회사의 2012년부터 2015년까지 각 해당년도 연간 매출액에 원고의 각 해당년도의 한계이익률을 곱한 금액을 각 해당년도의 손해배상액으로 인정하였습니다.

이때 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에서 ‘이익액’은 매출이익(매출액에서 직접적인 매출원가를 공제한 금액), 한계이익(매출액에서 직접적인 매출원가와 변동비를 공제한 금액), 영업이익(매출액에서 직접적인 매출원가와 간접비를 공제한 금액) 중에서 제조원가와 함께 그 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 변동비를 공제한 금액, 즉 한계이익으로 보아야 한다고 판결하였습니다.

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1.    사실관계

중소기업 원고회사는 초경합금 제품제조회사인데, 전 대표이사와 생산관리직, 공정관리과장 등이 퇴사 후 경쟁회사를 설립하고 동일제품을 생산 판매한 사례입니다. 그런데 퇴사하면서 회사의 원료관리표준, 소결공정자료, 금형설계자료 등 기술자료를 가지고 나간 사실이 적발되었습니다.

2. 기술자료의 보완관리에 다소 미흡한 점에도 불구하고 비밀관리성 인정

중소기업인 원고가 관리하는 기술자료에 대외비라는 비밀표시가 없었고, 원고가 영업비밀 보호를 위한 충분한 보안시스템을 구비하지 못한 사정이 있더라도 그 정보에 접근할 수 있는 직원을 소수로 제한하고, 그 정보에 패스워드를 설정하였으며, 그 정보에 접근한 자에게 취업규칙, 근로계약서, 사직원으로 비밀유지의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지, 관리되어 있다는 사실이 인식 가능한 상태에 있었다고 보아 엄격한 비밀관리가 아닌 경우라도 영업비밀의 요건인 비밀관리성을 인정하였습니다.

구법 조항의 "상당한 노력으로 비밀로 유지된"이란 법문 표현과 현행법에서 "합리적 노력"으로 다소 완화한 경위 등을 고려하면, 엄격한 비밀관리에 미치지 못하더라도 정보 보유자의 수준과 상황을 감안하여 볼 때 합리적 노력으로 평가할 수 있다면 비밀관리성 요건을 충족한 것으로 봄이 타당합니다. 위 판결도 동일한 취지입니다.

3.    영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정

부정경쟁방지법 제14조의2 제1항을 적용하여 영업비밀 침해행위로 인한 손해액을 산정한 사례입니다. 원고가 영업비밀을 침해당하기 전까지 매출액이 매년 증가한 이상 영업상의 이익을 침해당하기 직전 연도 매출액인 원고의 2011년도 연간 매출액에서 영업비밀 침해가 인정되는 2012년부터 2015년까지 각 해당년도 연간 매출액을 뺀 금액에 원고의 각 해당년도의 한계이익률을 곱한 금액을 각 해당년도의 손해배상액의 한도로 하여, 영업상의 이익을 침해한 피고 회사의 2012년부터 2015년까지 각 해당년도 연간 매출액에 원고의 각 해당년도의 한계이익률을 곱한 금액을 각 해당년도의 손해배상액으로 인정하였습니다.

이때 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에서 ‘이익액’은 매출이익(매출액에서 직접적인 매출원가를 공제한 금액), 한계이익(매출액에서 직접적인 매출원가와 변동비를 공제한 금액), 영업이익(매출액에서 직접적인 매출원가와 간접비를 공제한 금액) 중에서 제조원가와 함께 그 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 변동비를 공제한 금액, 즉 한계이익으로 보아야 한다고 판결하였습니다.

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부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2(손해액의 추정 등)

① 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해당한 자가 그 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

② 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다.

③ 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 제5조 또는 제11조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 부정경쟁행위 또는 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위의 대상이 된 상품 등에 사용된 상표 등 표지의 사용 또는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없다면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

⑤ 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

⑥ 법원은 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제11조에도 불구하고 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑦ 제6항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

          1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

          2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

          3. 침해행위로 인하여 영업비밀 보유자가 입은 피해규모

          4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

          5. 침해행위의 기간·횟수 등

          6. 침해행위에 따른 벌금

          7. 침해행위를 한 자의 재산상태

          8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

신법 적용 범위: 부칙규정 - 손해배상청구권에 관한 적용 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 이후 영업비밀 침해행위가 시작된 경우부터 적용한다.

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