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대법원 2017. 5. 17. 선고 2017다1097 판결 – 불인정

(1)   민사소송법 제149조에 정한 실기한 공격·방어방법이란 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 소송의 정도에 따른 적절한 시기를 넘겨 뒤늦게 제출하여 소송의 완결을 지연시키는 공격 또는 방어의 방법을 말한다.

(2)   여기에서 적절한 시기를 넘겨 뒤늦게 제출하였는지를 판단함에는 새로운 공격·방어방법이 구체적인 소송의 진행정도에 비추어 당사자가 과거에 제출을 기대할 수 있었던 객관적 사정이 있었는데도 이를 하지 않은 것인지, 상대방과 법원에 새로운 공격·방어방법을 제출하지 않을 것이라는 신뢰를 부여하였는지 여부 등을 고려해야 한다.

(3)   항소심에서 새로운 공격·방어방법이 제출된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 항소심뿐만 아니라 제1심까지 통틀어 시기에 늦었는지를 판단해야 한다. 나아가 당사자의 고의 또는 중대한 과실이 있는지를 판단함에는 당사자의 법률지식과 함께 새로운 공격·방어방법의 종류, 내용과 법률구성의 난이도, 기존의 공격·방어방법과의 관계, 소송의 진행경과 등을 종합적으로 고려해야 한다.

(4)   항소하면서 바로 항소이유서에서 이 사건 주장을 하였고, 그 주장은 사실로 인정될 경우 이 사건 매매계약이 무효로 될 수도 있는 공격·방어방법에 해당한다. 약 6개월 정도에 걸쳐 진행된 제1심에서 피고가 이 사건 주장을 하지는 않았지만 원심 제1차 변론기일 이전에 이미 이 사건 주장을 한 것이기 때문에 원심이 이를 심리하기 위하여 추가로 오랜 심리기간이 필요할 것이라고 단정할 수 없다.

(5)   그런데도 원심은 피고의 이 사건 주장을 실기한 공격·방어방법에 해당한다고 보아 이를 각하하였다. 원심의 이러한 조치에는 실기한 공격·방어방법에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

대법원 2014. 6. 12. 선고 2012두28520 판결 – 인정

(1)   민사소송법 제146조는 ‘공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다’고 규정하고 있는바, 당사자가 민사소송법 제146조의 규정을 위반하여 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어의 방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정되는 때에는 법원은 민사소송법 제149조 제1항에 의하여 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있을 뿐만 아니라 판결이유 중에서 이를 판단하는 방법에 의하여도 이를 각하할 수 있다(대법원 1999. 2. 26. 선고 98다52469 판결 등 참조).

(2)   제4차 변론기일에 이르러서야 관리처분계획안에서 종래 의결한 총 소요사업비에 관하여 조합원총회의 재결의 없이 증액 변경하여 이 사건 인가를 받았으므로 이 사건 인가는 무효이거나 취소되어야 한다는 주장한 사실, 원고들이 이 사건 주장을 제4차 변론기일 전에 할 수 없었던 특별한 사정이 보이지 않음에도, 제1차 변론기일에서 소변경 등의 변론을 한 다음 원고들의 기존 주장에 대한 변론준비를 위한 피고의 요청으로 속행된 제2차 변론기일에서 변론종결이 될 때까지는 물론이고, 원고들이 기존의 주장과 다른 새로운 주장을 처음으로 하며 변론재개를 신청하여 원심법원이 변론재개 결정을 함으로써 다시 속행된 제3차 변론기일까지도 원고들은 이 사건 주장을 전혀 하지 아니한 사실, 위 새로운 주장과 관련된 사실과 증거관계만을 단순히 재확인하기 위해 속행된 제4차 변론기일에서 위 새로운 주장에 대하여는 추가로 증거방법을 신청하지 아니한 채 이 사건 주장을 하면서 변론을 속행하여 이에 관한 증거조사를 하여 달라고 요청한 사실을 알 수 있고, 이 법원이 이 사건 주장에 관하여 추가로 증거신청을 받아 증거조사를 할 경우 소송의 완결이 현저하게 지연될 것임이 분명하다.

(3)   법리와 심리과정에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 주장을 실기한 공격방어방법에 해당한다고 보아 이를 각하한 것은 정당하다.

(4)   행정소송에 관하여 행정소송법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 민사소송법의 규정이 준용되므로(행정소송법 제8조 제2항), 원칙적으로 변론주의가 지배하는 행정소송에서도 직권조사사항에 관한 것이 아닌 이상 실기한 공격 또는 방어의 방법의 각하에 관한 민사소송법 제149조 제1항이 준용된다고 할 것이고, 행정소송법 제26조(직권심리)가 있다고 하여 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2003두988 판결 등 참조).

(5)   법원은 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 공격방어방법이 그로 인하여 소송의 완결을 지연하게 하는 것으로 인정될 때에는 이를 각하할 수 있고, 이는 독립된 결정의 형식으로 뿐만 아니라 판결이유 중에서 판단하는 방법에 의하여 할 수도 있다. 다만, 법원이 당사자의 공격방어방법에 대하여 각하결정을 하지 아니한 채 그 공격방어방법에 관한 증거조사까지 마친 경우 또는 실기한 공격방어방법이라 하더라도 따로 심리하거나 증거조사를 하여야 할 사항이 남아 있어 어차피 기일의 속행을 필요로 하고 그 속행기일의 범위 내에서 공격방어방법의 심리도 마칠 수 있거나 공격방어방법의 내용이 이미 심리를 마친 소송자료의 범위 안에 포함되어 있는 때에는 각하할 수 없다고 보아야 한다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2003두988 판결 등 참조).

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1.    민사소송법 규정 - 주장 및 증거의 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

민사소송법 제146조 (적시제출주의) 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.

민사소송법 제149조(실기한 공격ㆍ방어방법의 각하) ① 당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다. ② 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에, 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

2.    기본 법리 – 적시제출 여부 판단기준

변론의 경과로 보아 과거에 제출을 기대할 수 있었음에도 이를 하지 않은 경우가 대표적인 경우이다. 항소심에서 새로운 공격방어방법이 제출된 경우에는 항소심 자체 뿐 아니라 제1심까지를 통틀어서 판단하여야 한다(대법원 1962. 4. 4. 선고 4294민상1122 판결, 1981. 11. 10. 선고 80다2475 판결).

법원이 당사자의 변론재개신청을 받아들여 변론재개를 한 경우에는 소송관계는 변론재개 전의 상태로 환원되므로, 그 재개된 변론기일에서 제출된 주장·증명이 실기한 공격방어방법에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서는 변론재개 자체로 인한 소송완결의 지연은 고려할 필요 없이 민사소송법 149조 1항이 규정하는 요건을 충족하는지를 기준으로 그 해당 여부를 판단하면 된다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다20532 판결).

3.     실기한 공격 방어방법 해당 여부 판단

(1) 당사자에게 고의 또는 중과실이 있을 것.

(2) 그 공격방어방법을 심리하면 소송의 완결이 지연될 것

(3) 공격방어방법의 각하는 직권 또는 상대방의 신청에 의하여 법원의 결정으로 한다. 이 신청은 서면이나 말로 할 수 있고, 서면도 반드시 독립된 신청서에 의해서가 아니라 준비서면 등에 적어도 무방하다.

(4) 각하는 필수적인 것이 아니고 법원의 재량에 속한다. 각하는 독립된 결정으로 하여도 좋고 종국판결의 이유 속에서 판단하여도 된다(대법원 2000. 4. 7. 선고 99다53742 판결).

(5) 당사자는 독립하여 항고할 수 없고, 종국판결에 대한 상소와 함께 불복하여야 한다(민사소송법 392조). 그러나 각하신청이 배척된 경우에는 법원의 소송지휘에 관한 사항이기 때문에 불복신청이 허용되지 않는다.

4.    특허법원 2017. 10. 26. 선고 2016허7510 판결

원고의 기재불비 주장은, 제2차 변론기일 및 전문가 증인에 대한 증인신문을 마친 이후 준비서면에서 최초로 주장된 무효사유이고, 원·피고와의 협의에 따라 이 법원이 정한 이 사건 특허발명에 대한 무효사유의 제출 기한을 도과하여 제출된 것으로서 실기한 공격방어방법에 해당하므로 이를 각하한다.”

5.    특허법원 2018. 7. 20. 선고 2018나12 판결

甲외국회사가 乙주식회사를 상대로 특허권침해금지 등을 구하는 소를 제기하여 乙회사의 소송대리인이 최초로 제출한 답변서에서부터 甲회사의 특허발명에 대하여 진보성이 없다고 계속하여 주장해 왔는데, 그 후 乙회사가 추가로 선행발명에 관한 제출이나 별다른 주장을 하지 않다가 변론기일 하루 전에 미국과 독일의 각 등록특허공보를 번역문이 첨부되지 않은 상태로 새로운 선행발명이라며 제출한 사안 - 乙회사가 새로운 선행발명이라며 제출한 증거들 및 그에 기한 주장은 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법에 해당하는 것일 뿐만 아니라 乙회사가 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우에 해당하므로 각하를 면할 수 없다고 판결

판결요지 - 乙회사가 새로운 선행발명이라며 제출한 증거들은 특허등록 시점과 변론의 경과에 비추어 볼 때 종래의 소송절차에서 충분히 제출될 수 있었던 것인데도 변론종결 직전에 이르기까지 제출되지 않아 乙회사의 위 증거들 및 그에 기한 주장은 전혀 심리될 수 없었고 甲회사에 반대 주장을 할 기회도 부여할 수 없었던 점, 더욱이 이는 종래의 증거조사 결과나 변론 전체의 취지로부터 사실의 존부가 인정되는 경우나 종전의 소송자료를 대부분 이용할 수 있는 경우에 해당되지도 아니한 점, 이를 받아들일 경우에도 먼저 민사소송법(이하 ‘법’이라 한다) 제277조에 따라 번역문을 제출케 하여 증거조사를 거친 다음 상대방 당사자인 甲회사에 이를 검토하여 반박하거나 반증을 제출할 기회를 부여한 후 진보성 유무에 관한 추가 심리를 하는 것이 불가피하고 이에는 상당한 시간이 소요될 것으로 보이는 점, 乙회사는 甲회사의 특허발명의 진보성 부정을 위한 ‘주’ 선행발명을 그대로 유지하면서 새롭게 제출한 발명들을 ‘부’ 선행발명들로 삼고 있는 점에 비추어 볼 때, 乙회사가 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법(법 제285조)에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 乙회사가 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우(법 제149조)에 해당하므로 각하를 면할 수 없다.

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사안의 개요

동일한 당사자에 의한 전심판의 계속 중 동일한 내용의 후심판이 청구되었는데 후심판의 심결시에는 전심판이 확정되어 중복상태가 해소되어 중복심판청구에 해당하지 않고, 후심판의 심판청구시를 기준으로는 일사부재리 원칙도 적용되지 않게 된 사안

대법원 판결요지

민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다.

이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후심판’이라 한다), 후심판의 심결 시를 기준으로 한 전심판의 심판계속 여부에 따라 후심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.  

민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조).

마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전심판의 심판계속이 소멸되면 후심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조).

중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다.

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결

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1.    사안의 개요

(1)   특허권자 확인대상발명 외관이 특허발명 기술과 유사하다는 이유로 권리범위에 속한다고 주장, 적극적 권리범위확인심판 청구

(2)   특허심판원 판단 - 확인대상발명을 실시한 사실이 확인되지 아니하여 확인의 이익이 없다는 이유로 심판청구를 각하하는 심결

(3)   특허권자 원고 - 심결 불복, 심결취소 소 제기

(4)   특허법원 판결 – 실시 입증 부족, 확인의 이익 없음, 심판청구 각하 적법, 청구기각 판결

2.    특허법원 판결 요지

(1)   특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다. 따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 참조).

(2)   이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로, 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 참조).

(3)   피고가 확인대상발명을 실시하고 있었는지 여부를 살펴보건데 확인대상발명의 구성요소와 실시주장발명의 대응 구성요소 사이에 실시주장발명에는 잠금수단이 포함된 장력조절구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있으나 원고들은 피고가 잠금수단이 포함된 장력조절구성을 실시하고 있다고 주장한다. 그러나 실시주장발명과 동일한 피고 특허발명의 청구범위에는 확인대상발명의 잠금수단에 대응되는 구성이 전혀 기재되어 있지 않고, 피고가 위 잠금수단을 실시하고 있다고 볼 수 있는 증거가 없다. 한편, 피고가 실시하는 장력조절장치의 외관이 확인대상발명의 외관과 일부 유사하다고 볼 여지는 있으나, 증거에 의하더라도 장력조절장치의 내부 구성을 알 수 없으므로, 피고가 확인대상을 실시한다고 인정하기에 부족하다. 따라서 피고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.

(4)   원고들은, 피고가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않았으므로 특허법 제126조의2에 따라 피고가 확인대상발명을 실시하는 것으로 인정하여야 한다고 주장한다. 그러나 특허법 제126조의2는 특허권 침해 소송에 적용되는 조항으로, 권리범위확인 심결에 대한 취소소송인 이 사건 소송에서 적용될 여지가 없다.

(5)   특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다. ② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

첨부: 특허법원 2023. 6. 8. 선고 2021허4171 판결

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1. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

2. 문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

3. 원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

4. 특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. 즉, 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

5. 진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. 즉, 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

6. 직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

7. 공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

8. 대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

9. 공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

10. 공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

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1. 계약조항

제4조 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다.

제12조 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에 관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. 단, 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다.

2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장

무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록무효

특허심판원 심결요지 - 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것임에도 불구하고 공유자 전원이 특허출원하지 않은 채로 등록된 것이어서 특허법 제44조의 공동출원의 규정을 위반한 무효사유가 있다.

3. 특허법원 판결요지 – 특허등록 유효, 심결취소 판결

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(특허법 제44조), 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당한다.

한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).

법률행위의 해석은 당사자가 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 계약문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결 등 참조)

이 사건 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결

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1.    특허소송 중 합의서 작성

2.    국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응하는 미국특허에 근거한 미국 특허침해소송 추가 제기함

3.    쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부

4.    합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임

실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다.

특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열 회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다.

특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.

따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.]

5.    서울중앙지방법원의 판결요지 – 합의서 문언 중시, 부제소 합의 조항은 미국특허에는 적용되지 않음

판결이유 - [당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다.

원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.

따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.

이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여..(중략)..국내/국외에서.. (중략) ..쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.

그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결

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1.    균등침해 성립요건 – 기본 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

2.    과제 해결원리의 동일여부 판단: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결

(1)   확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

(2)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

(3)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

(4)   따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

(5)   발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

3.    변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단기준 – 공지된 기술내용을 제외하고 특허발명 특유의 기술내용을 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

(1)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

(2)   따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(3)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(4)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(5)  정리: 특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나, (특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(6)   구체적 사안의 판단: 특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음 + 피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환 + 특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

(7)   대법원 판단요지: 피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

4.    구성 차이, 변경의 용이성 판단 시점 - 심결 시 기준: 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결

권리범위 확인심판에서 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 그와 같은 변경이 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있는 정도인지의 판단 기준시점(=심결시)

(1)   특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.

(2)   한편, 특허법이 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키기 위하여 심결시를 기준으로 간이하고 신속하게 확인대상 발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 확인하는 목적을 가진 절차이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결 등 참조). 이러한 제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다

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I.              확인대상발명 특정: 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813 판결

(1)   권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다.

(2)   소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상 발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결, 대법원 2019. 9. 9. 선고 2019후10081 판결 등 참조).

II.            특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허2953 판결

1.    사안의 개요 및 쟁점

(1)   실시자의 소극적 권리범위확인심판 청구 - 특허심판원 청구인용, 특허권자 패소 심결

(2)   특허권자의 심결취소 소송 제기, 주장 요지: 침해혐의 실시자가 특정한 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대한 다툼 없음, 확인의 이익 없음.

2.    특허법원 판결 요지

(1)   소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있고,

(2)   심판청구인이 특정한 확인대상발명이 실시 기술과 다른 경우에도 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로 확인대상발명과 실시 기술의 동일성이 요구되지 않고,

(3)   특정한 확인대상발명을 기준으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.

(4)   특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결 등 참조).

(5)   특허권자는 상대방이 특정한 확인대상발명에 대하여 특허권 침해를 주장한 바는 없고, 변론기일에 ‘피고가 특정한 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점에서는 다툼이 없고, 위 확인대상발명에 대해 특허권 침해를 주장하는 것도 아니고 향후에 이를 주장할 의사도 없다.’라고 진술하였음.

(6)   따라서 심판청구의 이익이 없는 심판청구로서 부적법하므로 각하되어야 함. 심결 취소 판결

(7)   반면, 적극적 권리범위확인심판에서는 소극적 권리범위확인심판과 달리 특정한 확인대상발명은 상대방이 현재 실시하거나 과거에 실시한 발명과 동일하여야 하므로, 이 사건 특허발명을 실시하거나 실시하였는지 여부에 대한 판단이 있게 된다.

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1.    균등침해 성립요건 – 기본 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

2.    과제 해결원리의 동일여부 판단

(1)   확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

(2)   특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

(3)   그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

(4)   따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

(5)   발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

3.    균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단기준 – 공지된 기술내용을 제외하고 특허발명 특유의 기술내용을 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

(1)   작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

(2)   따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(3)   그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(4)   이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(5)  정리: 특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나, (특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(6)   구체적 사안의 판단: 특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음 + 피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환 + 특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

(7)   대법원 판단요지: 피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

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1.    법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

“특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

2.    대법원 판결요지  

가.  심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출한 사안

나.  판단요지

“① 확인대상발명의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하여, 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음”

3.    실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

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권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강’을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강’의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강’을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 제2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 제2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

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1. 사안의 개요

(1) 6건의 특허양도 및 기술료 지급 계약 체결

(2) 대상 특허 6건 중 특허 2건의 무효심결 확정

(3) 양수인 주장 - 특허양도 계약 전체 무효 주장 및 기술료 지급 거절, 기지급된 기술료에 대한 부당이득 반환청구 소송 

2. 특허법원 판결요지 – 특허양도계약 전체 무효

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문).

이 사건 무효심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이다.

이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 제3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 한다.

원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로서 원고가 구하는 기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 되었다고 할 것이다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결

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(1) 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.

(2) 한편 확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

(3) 그리고 여기서 ‘양 발명의 과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

(4) 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하여야 한다.

(5) 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

(6) 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

(7) 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).

(8) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

(9) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(10) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

(11) 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 등 참조).

(12) 구체적 사안의 판단방법 및 순서

A. 과제해결원리의 동일 여부

ⅰ. 제1항 발명의 기술사상의 핵심 파악

ⅱ. 제1항 발명의 기술사상의 핵심이 공지되었는지 여부 판단 - 기술사상의 핵심이 공지되어 있었다고 보아야 한다. 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 볼 수도 없다.

ⅲ. 이러한 때에는 앞서 본 법리에 따라 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다. 균등 여부가 문제되는 구성요소, 즉 차이점 1에서 3과 관련된 구성의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교한다.

B. 구성요소의 개별적 기능이나 역할 비교

제1항 발명과 확인대상발명은 차이점 2, 3과 관련하여 수평절취선과 수직절취선의 구조에서 차이가 있고, 해당 구성요소의 역할도 동일하지 않다. 따라서 나머지 차이점들에 대하여 더 살펴볼 필요도 없이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 8. 26. 선고 2020허6545 판결

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사안의 개요

(1)   원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함

(2)   그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정

(3)   양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함

기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지

(1)   원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다.

(2)   원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회사의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다.

(3)   본 계약이 이행되고 있는 한, 원고 양도인은 이 사건 특허발명을 활용하여 동종업종의 사업을 해서는 안된다.

(4)   원고 양도인은 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 특허제품, 특허기술과 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 양수인 회사를 특허권자로 하여 출원해야 한다.

쟁점 – 특허무효 상황애서 양수인 피고회사는 계약의 이행불능 주장 + 기술료 지급거절 통지, 계약쟁점조항의 해석이 쟁점

판결요지 – 계약상 특허권 이전의무, 사업협력의무, 경업금지의무 등 존재, 가술료는 특허권 이전 뿐만 아니라 사업협력, 경업금지 등에 대한 대가, 특허무효만으로 계약상 채무이행불능으로 인정하지 않음, 양수인의 기술료 지급의무 인정

판결이유

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. 선고 2017가합556226 판결

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법적 분쟁의 당사자가 법원에 대하여 당해 분쟁의 종국적인 해결을 구하는 것은 법치국가의 근간에 관계되는 중요한 일이므로 재판을 받을 권리는 최대한 존중되어야 하고, 제소행위나 응소행위가 불법행위가 되는가를 판단함에 있어서는 적어도 재판제도의 이용을 부당하게 제한하는 결과가 되지 아니하도록 신중하게 배려하여야 할 것인바,

따라서 법적 분쟁의 해결을 구하기 위하여 소를 제기하는 것은 원칙적으로 정당한 행위이고, 단지 제소자가 패소의 판결을 받아 확정되었다는 것만으로 바로 그 소의 제기가 불법행위였다고 단정할 수는 없으나,

반면 소를 제기당한 사람 쪽에서 보면, 응소를 강요당하고 어쩔 수 없이 그를 위하여 변호사 비용을 지출하는 등의 경제적·정신적 부담을 지게 되는 까닭에 응소자에게 부당한 부담을 강요하는 결과를 가져오는 소의 제기는 위법하게 되는 경우가 있을 수 있으므로,

민사소송을 제기한 사람이 패소판결을 받아 확정된 경우에 그와 같은 소의 제기가 상대방에 대하여 위법한 행위가 되는 것은 당해 소송에 있어서 (1) 제소자가 주장한 권리 또는 법률관계가 사실적·법률적 근거가 없고, (2) 제소자가 그와 같은 점을 알면서, 혹은 통상인이라면 그 점을 용이하게 알 수 있음에도 불구하고 소를 제기하는 등 (3) 소의 제기가 재판제도의 취지와 목적에 비추어 현저하게 상당성을 잃었다고 인정되는 경우에 한하는 것이다(대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결, 대법원 2002. 5. 31. 선고 2001다64486 판결 등 참조).

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민사소송법 제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적)

① 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 "특허권등"이라 한다)을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.

② 특허권등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.

법원조직법 제28조의4(심판권)

특허법원은 다음의 사건을 심판한다. 

2. 민사소송법 제24조제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건

대법원 2019. 4. 10 선고 2017마6337 판결

2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 이후 최초로 소장이 접수된 사건부터 적용된다.

한편 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 제28조의4 제2호는 특허법원이 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고 있고, 제28조 및 제32조 제2항은 이러한 특허법원의 권한에 속하는 사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 전에 소송 계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심판결이 선고된 경우에도 적용된다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2017다259988 판결 등 참조).

이와 같이 특허권 등에 관한 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는 통상적으로 심리ㆍ판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요하므로, 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판뿐만 아니라 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다.

서울고등법원 2016. 5. 24.자 2016나2016427 결정

민사소송법 제24조 제2항, 제3항에서 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소’의 관할에 관하여 특별히 규정한 것은, 그 심리판단에 고도의 전문기술적 지식을 필요로 하는 경우가 많고, 심리의 원활한 진행을 위해서는 통상의 민사사건과는 다른 노하우나 경험의 축적도 필요로 하는 것이므로 특허권 등의 지식재산권에 관한 소송을 취급하는 전문재판부가 설치되고 전문기술적 지식을 가지는 기술조사관이 배치되어 있는 등 전문적 처리체제를 갖춘 고등법원 소재지 지방법원의 전속관할로 함으로써 이러한 소송의 심리 충실과 촉진을 도모하려는 것이다.

그런데 이와 같은 고도의 전문기술적 지식을 필요로 하는 사건의 전형적인 예는, 특허권 등의 지식재산권 침해를 이유로 하는 금지나 손해배상청구 등의 소이고, 그러한 경우에는 침해한다고 주장된 제품이나 방법이 특허발명 등의 기술적 범위 등에 속하는지 아닌지가 중요한 쟁점으로 되며, 그 심리판단을 위해서는 고도의 전문기술적 지식을 필요로 하고, 또한 원활한 심리를 위해서는 특허권 등의 지식재산권 침해소송 특유의 노하우나 경험의 축적이 있는 것이 바람직하다.

그러나 이와 같은 소에 한하지 아니하고, 특허권 등의 지식재산권 또는 그에 준하는 특허법 등의 지식재산권에 관한 법률상 권리의 존부, 귀속 등에 관한 소와 같이, 특허권 등의 지식재산권과 밀접하게 관련된 소의 경우에는 그 심리판단에 전문기술적 지식을 필요로 할 가능성이 유형적으로 존재한다.

예를 들면, 전용실시권의 설정을 받은 사람이 약정대로 실시 제품을 제조, 판매하였는지 아닌지가 쟁점으로 되는 경우에는 실제로 제조ㆍ판매된 제품이 특허발명의 실시 제품이라고 평가할 수 있는 것인지 아닌지가 중요한 사실로 되고, 그 판단을 위해서는 특허발명의 내용 외에 실제로 제조ㆍ판매된 제품의 구조나 성능 등을 이해할 수 있는 전문기술적 지식이 필요하게 될 가능성이 높다.

나아가 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 ‘특허권 등의 지식재산권 침해에 관한 소’라거나 ‘특허권 등의 지식재산권에 기초한 소’가 아니라 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소’라고 포괄적으로 규정하고 있다.

이러한 여러 사정을 고려하면, 위 ‘특허권 등의 지식재산권에 관한 소’에는 특허권 등의 지식재산권 침해를 이유로 한 금지ㆍ폐기ㆍ신용회복 등 청구나 손해배상청구 소송만이 아니라 특허권 등의 실시계약에 기초한 실시료 지급청구소송, 특허권 등의 이전ㆍ말소등록청구소송, 전용ㆍ통상실시권 등의 설정 유무, 귀속 등에 관한 소송, 직무발명ㆍ고안ㆍ디자인에 대한 보상금 청구소송 등도 포함된다고 해석하는 것이 타당하다.

그리고 법원의 관할권 유무는, 소의 제기 시를 표준으로 하여 정하여지는 것으로서(민사소송법 제33조) 피고의 응소 태도 등에 따른 구체적인 쟁점에 의하여 일단 생긴 관할권의 유무가 변동하지는 아니하므로 소 제기의 시점에서 해당 소의 일반적ㆍ추상적 사건 유형에 의하여 판단하여야 한다.

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권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.

선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.

설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강’을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강’의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강’을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.

확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.

설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 제2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 제2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.

결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

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1.    소송 중 합의서 작성

2.    합의로 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응 미국특허에 근거한 특허침해소송을 추가 제기함

3.    쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부

4.    합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임

실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다.

특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열 회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다.

특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.

따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.]

5.    서울중앙지방법원의 판결요지 – 합의서 문언 중시, 부제소 합의 조항은 미국특허에는 적용되지 않음

판결이유 - [당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다.

원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.

따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.

이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여..(중략)..국내/국외에서.. (중략) ..쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.

그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결

1.    소송 중 합의서 작성

2.    합의로 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 국내특허 대응 미국특허에 근거한 특허침해소송을 추가 제기함

3.    쟁점: 합의서상 부제소합의 조항이 국내특허에 대응하는 미국특허까지 적용되는지 여부

4.    합의 당사자 중 실시자의 주장 요지 – 국내특허 뿐만 아니라 미국특허를 포함하여 모든 특허에 관련된 특허분쟁 전부를 종결하는 의사로 합의한 것임

실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다.

특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열 회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다.

특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.

따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.]

5.    서울중앙지방법원의 판결요지 – 합의서 문언 중시, 부제소 합의 조항은 미국특허에는 적용되지 않음

판결이유 - [당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와 관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다.

원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.

따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.

이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여..(중략)..국내/국외에서.. (중략) ..쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.

그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결

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1.    사안의 개요 및 쟁점

(1)   이 사건 각 특허발명의 실질적인 발명자는 원고이고, 2015. 7.경 원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결함

(2)   원고와 피고는 공동으로 이 사건 각 특허발명을 등록하였음

(3)   피고가 투자를 유치하지 못하여 결국 신규 회사를 설립하지 못함

(4)   원고가 피고에게 동업계약을 해제한다고 의사표시 송달

(5)   원고는 특허권 원상회복 주장 – 피고의 특허공유지분 이전등록청구 소송 제기

2.    투자자 피고의 주장 및 법원의 판단

피고는, 원고가 피고로부터 월급을 지급받고, 4대 보험이 가입된 피고의 직원으로서 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이므로, 이는 직무발명에 해당한다고 주장한다.

그러나 ㉠ 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 원고는 피고와 공동으로 사업을 운영하기로 한 것으로 보이는 점, ㉡ 피고가 2015. 11. 27.부터 2016. 5. 19.까지 원고에게 돈을 지급하기는 하였으나, 일정한 금액을 지급하지 않아 이것 만으로 월급으로 돈을 지급하였다고 보기는 부족한 점, ㉢ 원고가 피고의 이사 직함을 사용하기는 하였으나, 소규모 회사의 경우 회사의 실제 운영자가 반드시 대표이사 직함을 사용하는 것은 아니어서 그것 만으로 원고가 피고 직원이었다고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 자료들만으로 원고가 피고의 직원이었다고 인정하기 부족하다. 직무발명에 해당하지 않음

3.    발명자 원고의 주장 및 법원의 판단

원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결하였는데, 이 동업계약에 따른 신규 회사가 아직 설립되지 않았으므로, 원고와 피고 사이의 위 동업계약의 성질은 회사 설립을 목적으로 하는 계약, 즉 발기인조합계약에 해당한다고 보이고, 이는 민법상의 조합계약에 해당한다.

그런데 민법상 조합관계에 있어서 조합원은 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐, 일반계약처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담 지울 수는 없다(대법원 1994. 5. 13. 선고 94다7157 판결 참조).

그러므로 원고는 피고와의 동업관계 종료에 따른 청산절차를 거쳐 출자지분의 반환을 구함은 별론으로 하고,

조합원인 피고를 상대로 동업계약을 해제하면서 그 원상회복 명목으로 자신이 출자한 이 사건 각 특허권의 공유지분의 반환을 청구하는 것은 허용될 수 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결

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1. 소송 중 합의서 작성

2. 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 미국 대응특허 침해소송 제기함

3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항 관련 미국특허까지 적용되는지 여부

4. 합의당사자 중 실시자의 주장 – 국내특허 및 미국특허 모두 포함한 전체 분쟁 종결의사로 합의한 것임

실시자의 주장요지 – [이 사건 합의서 전문에, “등록 D 특허(이하 ‘대상특허’)”와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 ‘이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁’이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 국내 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다.

특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, ‘대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열 회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 쟁송을 하지 않기로 한다’고 기재되어 있다.

특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 ‘국외에서’가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.

따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.]

5. 서울중앙지방법원의 판결요지 – 합의서 문언 중시, 부제소 합의 조항은 미국특허에는 적용되지 않음

판결이유 - [당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 “대상특허와관련하여”라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다.

원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 ‘국내/국외에서’라는 문구가 포함되었다는 이유로, ‘대상특허와 관련하여’의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 ‘대상특허와 관련하여’ 중 ‘관련하여’를 실제로는 ‘관련한 미국 특허’로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.

따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.

이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 ‘대상특허와 관련하여..(중략)..국내/국외에서.. (중략) ..쟁송을 하지 않는다’고 규정하여 ‘국외’를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.

그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결

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특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291 판결 등 참조).

확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).

만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

무릇 특허권에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구는 피심판청구인이 실시하고 있는 형태를 확인대상발명으로 하여 특허발명의 권리범위에 속하는지의 판단을 구하는 것이어야 하고, 피심판청구인의 실시 형태를 구체적으로 특정하지 아니한 채 마치 특허출원서의 청구범위처럼 그 설명서를 기재한 확인대상발명을 두고서 위 판단을 구하는 것이어서는 아니 된다.

첨부: 특허법원 2021. 7. 9. 선고 2020허4969 판결

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(1) 침해자(중국산 제품 수입판매자) 주장 – 해당 제품의 판매가 이 사건 특허권 침해행위에 해당함을 알지 못하였다.

(2) 판결요지

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.

위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장 증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 참조).

피고가 제출한 증거만으로는 피고에게 이 사건 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

피고의 특허침해 및 손해배상책임 인정

첨부: 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결

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이 사건 특허발명의 명세서를 통해 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은, 종래의 사포그릴레이트 염산염의 신속한 흡수 및 빠른 소실로 인한 복약 순응도 감소와 약물효율이 저하되는 것을 극복하고자 약물을 신속하게 용출시키는 속효성 부형제를 포함하는 속방부와, 약물이 장시간에 걸쳐 방출되도록 하는 방출 제어형 서방성 기제를 포함하는 서방부로 구성된 다층 정제에서 사포그릴레이트 염산염이 속방부로부터 신속하게 용출되어 유효혈중농도에 도달하고, 서방부로부터 장기간에 걸쳐 방출되도록 함으로서, 약효의 발현시간이 그대로 유지됨과 동시에 장기간 지속되도록 유지시키는 데 있는데, 이와 같은 기술사상의 핵심은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 보기 어렵다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제해결의 원리가 동일하다 할 것이다.

분할출원이 없더라도 특허출원인이 의견서 제출을 통하여 특허청 심사관의 거절이유를 승복한다는 의사를 표시하고 기재불비 내지 진보성 흠결의 거절이유를 극복하기 위하여 특허청구범위를 감축하는 행위를 하였다면

그러한 감축으로 인하여 제외된 부분은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 보아야 할 것이다.

특허출원인 원고는 2013. 3. 19. 위 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여 “심사관의 견해에 승복한다.”라는 취지의 의견서와 함께 보정서를 제출하면서,

이 사건 출원발명 청구항 1의 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제 및 방출 제어형 서방성 기제를 특허청 심사관이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 인정한 성분으로 한정하였고,

이와 함께 속효성 부형제, 친수성 고분자, 발포성 첨가제, 방출 제어형 서방성 기재에 관하여 위와 같이 한정한 성분보다 많은 성분을 개시하였던 청구항 1의 종속항(청구항 3, 5, 6, 7)에서 그 성분의 한정을 삭제하였으며, 이와 함께 아래와 같이 "실시례 5 내지 7에서 한정된 성분으로 구성된 다층 정제의 용출 시험을 수행한 결과 사포그릴레이트 염산염이 지속적으로 용출되는 효과가 모두 나타남을 확인하였다.“라는 취지의 의견을 제시하였다.

위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 확인대상발명의 서방부에 포함된 방출 제어형 서방성 기제인 ‘폴리에틸렌옥사이드’와 ‘히드록시에틸셀룰로오스’는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 상당하다.

그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 정제 중 서방부에 포함된 친수성 고분자와 방출 제어형 서방형 기제에서 확인대상발명의 ‘폴리에틸렌 옥사이드’와 ‘히드록시에틸셀룰로오스’는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 발명의 구성 2-2와 확인대상발명의 대응구성은 균등관계에 있다고 할 수 없다.

따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.

KASAN_균등론 적용 요건 – 거절이유 승복 및 감축 보정으로 인한 의식적 제외 사항 포함하는 확인대상발명은 권리범위에 속하지 않음 특허법원 2020. 3. 20. 선고 2019허3083 판결.pdf

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균등침해 성립요건 – 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

과제 해결원리의 동일여부 판단

확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조).

특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.

따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단 – 공지된 기술내용은 제외하고 특허발명 특유의 기술내용의 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결

균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

작용효과의 동일여부 판단

작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.

따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다.

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

정리

특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 ‘작용효과의 실질적 동일성’ 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나,

(특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

구체적 사안의 판단

특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 ‘사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치’를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음

피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - ‘보온용 전기 가열장치’ 대신 사이드 케이싱 외부에 ‘가스 가열장치’로 치환

특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

대법원 판단요지

피고제품에서 구현된 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 피고 제품의 ‘가스 가열장치’의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘보온용 전기 가열장치’와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

KASAN_특허침해 혐의기술이 형식적 차이 있으나 실질적으로 동일한 경우 균등침해 - 과제 해결원리의 동일 여부 판단기준 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결.pdf

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확인대상발명의 특정 여부 기준

특허권에 관한 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데,

그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조).

또한, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.

확인대상발명의 특정 여부 직권조사

확인대상발명이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 그에 대한 의심이 있을 때는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).

확인대상발명의 불특정 시 보정명령 및 불응시 각하

만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적

으로 특정되지 않았다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며,

그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판 청구를 각하 하여야 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결 등 참조).

확인대상발명은 적법하게 특정되지 아니하였으므로 특허심판원으로서는 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 한다. 그런데도 특허심판원이 이러한 조치를 취하지 아니한 채 이 사건 심판청구를 각하하지도 아니하고 본안에 대하여 판단하여 이 사건 심결을 한 것은 위법하므로, 더 나아가 원고의 다른 주장에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

첨부: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1991 판결

KASAN_권리범위확인심판의 확인대상발명 특정여부 판단기준 불특정 시 보정명령 및 부족 시심판청구 각하 심결 특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1991 판결.pdf

특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1991 판결.pdf

파라미터발명 법리 – 논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

원고 출원인의 주장요지

특허법원 판결 – 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

구체적 판단

출원발명의 “직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화” 부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

KASAN_[파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결.pdf

기술개발자 "갑"와 투자자 "을"은 "공동사업추진협약"을 체결하고, 갑은 기술개발 담당, 을은 경영 담당 및 대외적으로 회사법인을 대표하는 것으로 권한분배를 하였습니다.

동업자 양자는 기술투자자 갑이 보유하고 있던 "계약일 이전 취득한 특허권과 등록신청 중인 모든 건에 대한 지적재산권"을 공유로 한다고 약정하였습니다. 여기서 회사 소유로 한다고 약정하지 않았습니다.

양자의 사업상 신뢰관계는 얼마 안되어 깨졌고, 계약해지 통지를 하여 동업은 종료되었습니다. 그때까지 위와 같은 공유 약정에도 불구하고 실제 특허권의 지분이전등록은 이루어지지 않았습니다.

그와 같은 분쟁 도중에 특허권자 "갑"은 외부의 다른 회사 A와 기술 및 특허권을 제공하는 조건으로 함께 국책과제를 신청하는 협약을 체결하였습니다. 이때 갑은 자신을 회사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, 국책과제 신청 시 A사는 주관기관, 갑의 F사는 참여기관, 다른 대학은 위탁연구기관으로 기재하여, 최종적으로 국책과제에 선정되었습니다.

한편, "갑"은 A사와 사이에 A사는 사업개발 책임자, "갑"은 공동사업 참여자로 하는 사업화 추진에 관한 협약을 따로 체결하였습니다. 협약의 당사자가 회사 F가 아니라 개인 명의입니다.

여기서, "공동사업 참여자(갑)는 특허 등 관련 기술을 제공하고, 기타 사업비용은 사업개발 책임자가 부담한다"라고 약정하고, 특허권자 갑은 협약에 따라 특허권 지분을 A사에 이전 등록해 주었습니다. 그 결과 특허권은 공동소유가 되었고, 다만 그 구체적 지분비율은 등록하지 않았습니다.

그런데, 특허권자 갑과 회사법인 사이에 분쟁에 따라, A사에서 개인이 아닌 회사 및 회사대표와 상대한다는 입장으로 양자의 신뢰관계도 곧 파탄에 이르렀고, 결국 갑이 협약해지의 통지를 하였습니다. 그 후 기술개발자 갑이 손해배상청구 및 특허지분권의 원상복구를 위한 특허지분 이전등록말소청구 소송을 제기한 것입니다.

1심 법원은 특허권자 갑의 청구를 모두 배척하였습니다.

판결이유는, 갑을 배제한 채 F 회사와 국책과제를 진행한 것에 대한 손해배상 청구부분에 대해서는 국책과제의 당사자를 회사가 아닌 갑으로 볼 수 없다는 취지이고, 특허권자 갑을 기망하여 특허지분이전을 받은 후 그것 때문에 국책과제에 선정되어 연구비 1억 5천만원을 지원받았으므로 손해배상 및 특허권 원상복구를 청구한다는 부분에 대해서도 갑 자신이 F사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, F사 직원까지 파견해 과제수행을 했던 사정을 보면 기망했다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

나아가 별도 협약에 따른 동업관계의 종료로 인해 특허지분권 원상복구를 청구한다는 것에 대해서도, 동업 종료에 따른 관계 청산은 민법상 조합관계의 종료로서 당사자의 원상회복 의무가 아니라 조합해산 후 잔여재산을 분배하는 것만 남는다고 판시하였습니다.

따라서, 특허지분이전 후 공유자 A사가 동업조합의 해산 후 잔여재산 특허권을 그 분배비율을 초과하여 보유하고 있다고 볼 수 없으므로, 특허권지분이전등록청구 또는 지분등록말소청구는 이유 없다고 판결하였습니다.

동업자에게 특허지분을 매매한 것이 아니라 투자한 것이므로, 동업파탄 후 청산은 그 원상회복이 아니라는 잔여재산 분배라는 것이 요지입니다.

KASAN_기술보유자의 특허기술 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속 쟁점 의정부지방법원 2014. 7. 2. 선고 2013가합4347 판결.pdf

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1. 사안의 개요 및 쟁점

(1)   이 사건 각 특허발명의 실질적인 발명자는 원고이고, 2015. 7.경 원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결함

(2)   원고와 피고는 공동으로 이 사건 각 특허발명을 등록하였음

(3)   피고가 투자를 유치하지 못하여 결국 신규 회사를 설립하지 못함

(4)   원고가 피고에게 동업계약을 해제한다고 의사표시 송달

(5)   원고는 특허권 원상회복 주장 – 피고의 특허공유지분 이전등록청구 소송 제기

2. 투자자 피고의 주장 및 법원의 판단

피고는, 원고가 피고로부터 월급을 지급받고, 4대 보험이 가입된 피고의 직원으로서 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이므로, 이는 직무발명에 해당한다고 주장한다.

그러나 ㉠ 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 원고는 피고와 공동으로 사업을 운영하기로 한 것으로 보이는 점, ㉡ 피고가 2015. 11. 27.부터 2016. 5. 19.까지 원고에게 돈을 지급하기는 하였으나, 일정한 금액을 지급하지 않아 이것 만으로 월급으로 돈을 지급하였다고 보기는 부족한 점, ㉢ 원고가 피고의 이사 직함을 사용하기는 하였으나, 소규모 회사의 경우 회사의 실제 운영자가 반드시 대표이사 직함을 사용하는 것은 아니어서 그것 만으로 원고가 피고 직원이었다고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 자료들만으로 원고가 피고의 직원이었다고 인정하기 부족하다. 직무발명에 해당하지 않음

3. 발명자 원고의 주장 및 법원의 판단

원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결하였는데, 이 동업계약에 따른 신규 회사가 아직 설립되지 않았으므로, 원고와 피고 사이의 위 동업계약의 성질은 회사 설립을 목적으로 하는 계약, 즉 발기인조합계약에 해당한다고 보이고, 이는 민법상의 조합계약에 해당한다.

그런데 민법상 조합관계에 있어서 조합원은 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐, 일반계약처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담 지울 수는 없다(대법원 1994. 5. 13. 선고 94다7157 판결 참조).

그러므로 원고는 피고와의 동업관계 종료에 따른 청산절차를 거쳐 출자지분의 반환을 구함은 별론으로 하고,

조합원인 피고를 상대로 동업계약을 해제하면서 그 원상회복 명목으로 자신이 출자한 이 사건 각 특허권의 공유지분의 반환을 청구하는 것은 허용될 수 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결

서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결.pdf

KASAN_특허기술 발명자의 기술투자 투자자의 사업자금 유치의무 동업계약 체결 및 특허권 공유등록 BUT 동업관계 파탄으로 동업계약 해제 및 특허권원상회복 주장 – 불인정 서울중앙지방법.pdf

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1. 법리 - 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부 판단기준

“특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).

따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”

2. 대법원 판결요지  

가. 심사경과

발명의 명칭: 강판 포장용 받침대 + 최초 출원 청구범위 기재: 하부 받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’ + 심사관 거절이유: 비교대상발명에 위와 같은 단면모양 개시되어 있음 + 출원인 의견서: 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정 보정 + ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출한 사안

나. 판단요지

“① 확인대상발명의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나,

이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면,

이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고,

② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하여, 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있음”

3. 실무적 시사점: 선행발명을 회피하기 위한 보정은 아니더라도 의견서 등에서 특허청구범위에서 제외하는 의사를 확인할 수 있다면 의식적으로 제외한 것으로 해석한다는 의미

KASAN_균등침해 판단기준 – 청구범위의 감축보정 아니지만 의견서만으로 출원경과 금반언 원칙상 의식적 제외 인정 가능 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결.pdf

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