1.     특허 개요

 

 

발명의 명칭

Automated Implementation of Provisioned Services Based on Captured Sensor Data (캡쳐된 센서 데이터를 기반으로 하는 준비된 서비스의 자동화된 이행)

기본 사항

출원인

The Toronto-Dominion Bank (캐나다)

출원일

20160930

출원번호

US 15/281,558

현재 상태

-공개

-2016811일에 출원된 15/234,947CIP(Continuation-in-part) 출원

- 15/234,947 20150813일에 출원된 가출원을 기초로 함

기술 내용

블록체인 기술을 IoT 분야에 적용한 특허로서, 사용자가 어떠한 서비스를 이용하는 경우, 그 서비스를 수행하는 동안 다양한 종류의 센서들에 의해 감지된 각각의 값들을 기반으로 이미 계약으로 정해진 서비스 이용 요금표에 따라 서비스 이용 요금을 부과하는 내용임

 

이 때, 서비스 이용 계약은 스마트 계약(smart contract)을 통해 이루어지고, 센서에 의해 감지된 값들이 블록체인 네트워크에 전파(propagation)되어 새로운 블록에 추가되는 과정도 설명이 되고 있음

 

, 블록체인 기술, 특히 스마트 계약(smart contract)IoT 분야에 어떠한 방법으로 적용이 가능하고, 어떠한 비즈니스 모델을 만들 수 있는지를 보여주는 특허라고 볼 수 있음

 

 

2.     관련 도면

 

 

 

위 그림은 본 특허에서 보여주고 있는 전체 시스템의 예를 보여주는 구성도입니다. 예를 들어, Settlement System (130)은 결제 시스템을 운영하는 금융기관, Third-Party Computing Systems (160)는 렌터카 회사, Device (102)는 렌터카에 부착된 디바이스(렌터카에는 이러한 디바이스가 여러 개 부착될 수 있습니다)에 대응하는 것으로 이해하시면 됩니다. 즉 본 특허에서는 렌터카 서비스를 예로 하여 본 특허 내용을 설명하고 있습니다.

 

 

위 그림은 렌터카에 부착된 4개의 센서 디바이스를 나타낸 것입니다. 예를 들어 연료의 경우 1리터당 1.5달러가 부과되는 요금표인데 이용자가 0.5리터를 사용하였으므로 연료와 관련해서는 0.75 달러가 부과되고, 브레이크 패드의 경우 1mm 닳아질 때마다 2달러가 부과되는데 이용자가 0.02mm를 사용하였으므로 브레이크 패드와 관련해서는 0.04 달러가 부과되는 것을 예로 들고 있습니다. 최종적으로 이용자가 지불하는 렌트 비용은 이러한 비용들을 모두 합친 것이 되겠죠.

 

3.     코멘트

 

(1)   본 특허에 대한 이해를 보다 쉽게 하기 위하여 명세서에서 설명하고 있는 사례를 설명하도록 하겠습니다.

우리가 여행을 하다 보면 차를 렌트할 때가 많은데, 대부분의 경우 렌트비는 렌트 기간 또는 시간을 기준으로 합니다. 그러나 본 특허에서는 렌트비 산정 기준을 좀 다르게 하고 있죠.

우리가 차를 운전하다 보면 연료도 감소하게 되고, 브레이크 패드도 닳게 되고, 기아 변속에 따른 마모도 발생할 뿐만 아니라 주행 거리도 차의 전반적인 성능 또는 부품 수명에 영향을 미치게 됩니다. 본 특허에서는 이러한 상황들을 고려하여 각각의 부품 또는 운행 상태를 감지할 수 있는 센서들을 렌터카에 부착하고 부착된 센서들이 감지하는 값을 기준으로 하여 사용자의 렌트비를 산정하는 것이죠.

간단히 예를 들면, 연료 센서의 경우 1리터당 1.5달러로 요금표를 정해 놓은 후, 소비된 연료를 감지하여 이용자에게 비용을 부과합니다. 또한, 브레이크 패드의 두께를 감지하는 센서는 1mm 2달러로 요금표를 정해 놓은 후, 브레이크 패드의 얇아진 두께만큼 이용자에게 비용을 부과하게 됩니다. 결국 렌트카에 부착된 센서들에 의해 감지된 값들을 기초로 하여 산정된 비용을 모두 합산한 금액이 렌트 비용을 되는 것이라고 볼 수 있습니다.

개인적인 관점에서 보면, 특허적인 측면에서 볼 때 이 부분까지는 기존 기술과 그리 많은 차이가 나지 않은 듯 합니다. 제 자신도 본 명세서를 살펴보면서 도대체 블록체인 기술은 어디에 나오는 것일까?’ 라고 생각했는데, 한참을 읽어 내려가다 보니 [0092] 단락에서부터 본격적으로 블록체인, 스마트 계약(smart contract)에 대한 내용이 소개되고 있음을 발견하였습니다.

 

(2)   결론적으로 본 특허를 블록체인 기술의 적용 측면에서 살펴보면, 본 특허는 이용자가 렌터카 회사와 스마트 계약(smart contract)을 체결하고, 그 계약에 따라 렌터카를 이용한 후, 렌터카에 부착된 각각의 센서들이 감지한 데이터 값을 기반으로 하여 렌트비를 산정하여 자동으로 지불하도록 하는 시스템이라고 보시면 됩니다. 이 때, 각각의 센서들이 감지한 데이터 값들은 모두 블록체인 상에 기록되며 최근 값으로 업데이트 됩니다.

 

(3)   본 특허에서는 명시적으로 밝히지는 않았으나, 명세서의 전반적인 내용을 살펴볼 때 제 개인적인 생각으로는 이더리움 블록체인을 기반으로 하는 스마트 계약(smart contract)을 렌터카 비즈니스 적용하면서, IoT 기술과의 접목을 시도한 기술이라고 생각됩니다.

그 이유로는, 명세서 내에서는 ‘miner’와 관련하여 [0094] 단락에서 다음과 같이 언급하고 있기 때문입니다.

“Further, in some aspects, the peer computing system, and additionally or alternatively, one or more additional peer computing systems accessible across network 152, may function as a “miner” that validates received data and generates updated versions of the block-chain ledgers.

, 1) 이 특허가 출원된 당시뿐만 아니라 필자가 본 글을 작성하고 있는 시점에서도 여전히 이더리움 블록체인은 POS(Proof of Stake)로 전환되기 이전이므로 비트코인 블록체인과 같이 ‘mining’을 하고 있으며, 2) 이더리움에서의 ‘validator’를 고려하여 ‘validate’라는 동사를 사용한 것이 아닐까 하는 생각과 함께, 3) 최신의 상태(status)를 생성한다는 표현을 한 것으로 미루어 보아 본 특허의 발명자들이 이더리움 블록체인을 고려하면서 본 발명을 착안하게 된 것이 아닌가 하고 생각하게 된 것입니다.(물론 지극히 개인적인 생각입니다)

한가지 염두해 두어야 할 사항은, 본 특허에서 렌터카 비즈니스는 하나의 예로 제시한 것일 뿐이고, 센서와 결합하여 서비스 제공이 가능한 비즈니스에는 모두 적용될 수 있도록 명세서가 작성되어 있습니다.

현재 공개된 특허 명세서에 기재된 독립 청구항들도 권리 범위가 매우 넓게 기재되어 있으며 특허청구범위 내에서도 블록체인 기술을 의미하는 표현도 찾아볼 수 없습니다. 물론, 향후 심사 과정에서 보정이 이루어지겠으나 특허가 인정된다면 어느 정도의 범위까지 인정될지도 관심을 끄는 사항인 것 같습니다.

 

(4)   비즈니스 측면에서 보면 나름 재미있는 부분도 있습니다. 출원인은 ‘The Toronto-Dominion Bank’라는 캐나다 은행인데 처음 듣는 분들도 계실 것입니다. 하지만 이 은행을 네이버 또는 구글을 통해 검색해 보시면서 이 회사 로고를 보시면  이 회사구나라고 쉽게 알아보시는 분들도 계실 것입니다. 나름 규모있는 글로벌 금융 기관이죠.

참고로, 아래 로고로 브랜드로 하는 캐나다의 다국적 금융 서비스 기관입니다.

 

 

요즘 많은 금융기관들이 블록체인 기술을 기반으로 하여 다양한 비즈니스 모델을 개발하고 있는 듯 한데, 아마도 이러한 취지에서 특허를 출원한 것이 아닌가 합니다.

 

(5)   한편, 본 특허는 일정 시간/기간 동안에 지속적으로 발생하는 트랜잭션에 대한 소액 결제(micro-payment)를 실행함에 있어 블록체인 기술을 적용한 것으로 볼 수 있는데, 필자 생각으로는 이러한 비즈니스 모델이라면 최근 세그윗(SegWit)을 통해 transaction malleability 문제를 해결함으로써 더욱 기대를 받고 있는 라이트닝 네트워크(lightning network) 기술을 적용해 보는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다.

개인적으로도 요즘엔 라이트닝 네트워크 기술을 공부하고 있는데 라이트닝 네트워크 기술을 활용한다면 특히 IoT 분야, machine to machine 분야에 있어서도 비트코인 블록체인을 활용한 다양하고 기발한 비즈니스 모델이 생겨날 수 있을 것으로 기대됩니다. 더욱이 요즘 진행중에 있는 Atomic Swap 이 성공적으로 이루어진다면 그 가능성은 더욱 커질 것으로 기대됩니다.

 

TD bank 공개특허.pdf

KASAN_블록체인과 특허, 그리고 비즈니스 4.pdf

 

 

강태민 변리사

 

 

작성일시 : 2017. 9. 11. 15:00
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최근 4차산업 혁명에 대한 많은 얘기가 오가고 있으며, 특히 블록체인 기술에 관한 관심이 증대되고 있습니다. 이는 블록체인 기술이 단순히 비트코인(bitcoin), 이더(ether)와 같은 암호화 화폐의 기반이 되는 기술일 뿐만 아니라 산업 전반에 커다란 영향을 미치기에 충분한 기술적인 잠재력을 갖고 있기 때문입니다.

 

향후 블록체인 기술을 기반으로 하는 특허와 이러한 특허를 활용한 다양한 비즈니스들이 나타나게 될 것으로 예상되는 바, 블록체인을 기반으로 어떠한 특허들이 출원되고 있으며 실제로 관련 비즈니스에 어떻게 적용되고 있는지를 살펴보는 것도 매우 의미있는 일이라 할 것입니다.

 

이에 특허 제도에 관한 깊은 지식이 없더라도, 블록체인에 관한 깊은 기술적 이해가 없다고 하더라도 블록체인에 관심이 있는 사람이라면 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 블록체인 기술에 관한 특허 및 관련 비즈니스에 대해 틈나는 대로 소개하고자 합니다.

 

강태민 변리사

 

1.     특허 개요

 

발명의 명칭

멤버십 포인트 또는 사이버머니를 블록체인을 갖는 디지털 가상통화로 전환하여 주는 장치

기본 사항

출원인

주식회사 코인플러그

출원일

2014116

출원번호

10-2014-0153548

현재 상태

특허등록

기술 내용

본 특허는 다양한 업종에서 제공하는 멤버십 포인트나 사이버머니를 비트코인과 같은 가상통화로 전환되도록 해주는 기술로서, 특히 멤버십 포인트나 사이버머니를 제공하는 업종마다 가치가 서로 다른 멤버십 포인트나 사이버머니유동시세에 맞게 가상통화로 전환하는 기술에 관한 특허입니다.

 

2.     대표 도면

 

 

3.     코멘트

 

(1)   지금 이 특허를 처음 보시는 분들은 이런 내용도 특허가 되나? 누구나 생각할 수 있지 않나?’ 라고 생각하실지 모릅니다.

그럼 우선 이 특허의 출원일인 2014116일로 돌아가 보도록 합시다. 솔직히 그 당시 저도 블록체인’, ‘비트코인이라는 말은 들어본 적도 없습니다. 들어본 적도 없으니 당연히 위의 도면에서와 같은 시스템은 생각지도 못했겠지요. (참고로, 특허의 등록 가능성에 대한 판단 시점은 출원일이므로 항상 출원일 시점으로 되돌아가 생각하실 필요가 있습니다.)

오히려 그 당시 출원인은 블록체인 기술을 기반으로 하는 가상 화폐, 암호화 화폐에 대해 잘 알고 있었고, 사이버머니/포인트를 제공하는 업체 서버, 금융회사 및 가상화폐 거래소 사이에 시스템적인 연동을 통하여 사이버머니/포인트를 가상화폐로 전환하는 시스템을 제시했던 것입니다.

특히, 사이버머니/포인트마다 가치가 다른 점을 어떻게 조율할 것인지, 가상화폐의 시세는 24시간 변하는데 이것을 어떻게 반영할지도 본 특허의 내용에 포함됩니다.

블록체인 기술에 대한 이해도가 낮더라도 블록체인 기술을 기반으로 하는 가상 화폐에 대한 이해가 조금이라도 있다면 다양한 형태의 비지니스를 만들어갈 수 있고 특허를 통해 권리화할 수 있다는 것을 보여주는 예라고 할 것입니다.

(2)   한편, 코인플러그는 본 특허를 활용하여, KB국민카드와 협력해 적립된 카드 포인트를 비트코인으로 전환하고, 이를 다시 현금으로 출금하는 '포인트리 비트코인 전환서비스' 사업을 진행하고 있습니다.

위 도면에서 보시면 초록색으로 표시된 영역을 KB국민카드가 수행하고, 빨간색으로 표시된 영역을 본 특허의 등록권자인 코인플러그가 수행하는 것으로 이해하시면 됩니다. , 자체 보유한 기술력과 특허를 활용하여 시대 흐름에 맞게 비즈니스 활동을 하고 있는 것입니다.

(3)   아래 캡쳐 화면은 제가 소유하고 있는 KB국민카드의 포인트리 현황을 보여주는데, 아쉽게도 저는 하나도 없네요. KB국민카드를 사용하고 계신 분이라면 한번쯤 확인해 보시면 어떨까요?

 

 

 

 

 

KASAN_블록체인과 특허, 그리고 비즈니스.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 8. 8. 08:36
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지난 6 15 CNN the Biz 강남교육연수센터에서 “의료기기법 인허가 및 표시광고 관련 쟁점, 특허보호방안, 기술이전 라이선스 및 특허분쟁 사례연구 세미나”를 개최하였습니다.

 

세미나의 2번째 세션에서는 의료기기 분야의 국내외 특허 출원 동향을 살피고 의료기기 분야의 기술특성을 고려한 특허출원요령을 알아볼 수 있습니다. 그리고 최근 의료기기 분야에서 이슈가 되고 있는 Patent troll 및 대표적인 특허분쟁 사례를 알아보고, Blockchain이 의료분야에서 어떻게 활용될 수 있는지 살펴보았습니다. 세미나 발표자료를 참고로 올려드립니다.

 

첨부: 세미나 발표자료

발표자료 2_의료기기분야_특허트렌드_박지혜.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 6. 30. 18:00
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-- 기술사용계약의 적용범위 해석 + 계약대상 특허기술 범위 + 계약위반 책임여부 판단: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152055753 판결 --

 

1.    분쟁대상 계약 및 쟁점

 

특허권 보유자이고, 계약 당시 계열사 명의 특허출원 중이었던 원고 회사와 시공전문 피고회사는 다음과 같은 기술사용계약을 체결하였습니다. 그런데, 그 내용이 통상의 기술이전이나 실시권 설정 계약과는 많이 달라 계약위반 여부에 관한 분쟁이 발생한 것입니다.

 

원고 회사는 2013. 4.경 피고와 사이에 원고가 피고에게 원고가 보유한 특허 및 그 외 일반 포장재류를 포함한 사급판매제품 및 조달청 등록판매제품에 관한 모든 기술에 대하여 그 사용을 허락하고, 원고가 피고의 필요시 피고에게 통상실시권을 즉시 등록해주기로 하는 것 등을 내용으로 하는 기술사용계약을 체결하면서 다음과 같이 약정하였습니다.

 

1. 사용기간: 계약일로부터 3년으로 하며 정산 기일은 매 건별 정산하여 피고가 수금 후 10일 이내에 원고에게 지급한다.

1-2. 기술사용료는 매출액 전체에 대하여 아래의 지급율에 따라서 지급한다.

 

           구분

내용

기술사용료

지급율

1

원고가 영업을 하여 피고를 통하여 계약을

할 경우

원고는 피고에게 법인 사용에 대한 비용으로 지급율에 의해 지급한다.

5%

(세금포함)

2

피고가 영업과 시공을 동시에 수행 경우

피고는 원고에게 기술사용료를 지급율에 의해 지급한다.

, 기설계된 현장 제외하며 신규설계 및 진행건에 한함[P현장, Q하류, R지구(수자원공사) 현장제외].

10%

(VAT별도)

4항의 보수재 2종을 사용한 공사 건에 대해서는 이미 기술료가 포함된 단가로 제품을 공급받으므로 별도의 기술료를 피고가 원고에게 지급하지 않아도 된다.

0%

(VAT별도)

 

2. 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 3의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 특허 침해 및 계약 위반으로 공사대금의 2배를 손해배상하여야 한다.

3. 모든 공사에 필요한 재료는 원고에게 별도로 구매하여 시공 납품하여야 하며 시중에 구매되는 물품은 별도로 구매하고 단가는 일반시중가보다 저렴하게 공급한다.

4. 제품공급단가표

 

품명

단위(규격)

단가

비고

투수기층첨가제/개질재

10Kg(포대)

*

 

자연토바인더

Kg

*

 

자연토

25Kg(포대)

*

 

콘크리트/아스콘용보수재

25Kg()

*

골재포함(set)

미세줄눈보수재

18(EA)

*

 

컬러바인더

적색/녹색 18()

 

 

 

 

1.    독자적 공사수주, 시공 및 계약 분쟁

 

피고회사는 원고회사와 협의 없이 공사를 수주하고 제3자로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지를 이용하여 공사를 시행하였습니다.

 

이에 원고회사는 위 기술사용계약 제4조에 표시된 공급제품에 ‘미세줄눈보수재’가 포함되어 있고, 원고와 혐의 없이 ‘미세줄눈보수재’를 납품받아 사용한 것은 특허발명의 기술로서 계약의 적용대상에 포함되고, 계약 제2조를 위반하였다고 주장합니다. 따라서, 계약 제2조에 따른 손해배상으로 공사금액의 2배 상당액을 청구한 것입니다.

 

2.    서울고등법원 판결

 

가.  계약 적용범위 한정해석 

 

"계약서의 제목이 ‘기술사용계약서’이고, ‘통상실시권의 즉시 등록’이나 ‘기술사용료의 지급’과 관련한 자세한 내용이 포함되어 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 계약은 기본적으로 원고가 보유하고 있는 특허에 관한 이용허락계약의 성질을 갖는다고 보인다.

 

비록 계약서에 공급하는 제품에 대한 단가표에 ‘콘크리트/아스콘용 보수재’와 ‘미세줄눈보수재’가 포함되어 있으나, 이는 당시 피고가 모든 공사에 필요한 재료는 원고로부터 별도로 구매하여 시공 납품하기로 한 약정(3)에 따라 원고가 피고에게 납품하기로 한 원자재의 항목, 규격 및 납품단가 등을 규정한 것에 불과한 것으로 보인다."

 

나.  특허출원 단계 기술내용 포함여부

 

"이 사건 계약 당시 작성된 계약서에는 이 사건 계약이 적용되는 기술 중 특허와 관련된 부분에 대하여 ‘원고 보유 특허’라고만 기재되어 있을 뿐이고, 원고가 이 사건 계약 당시 특허출원 중인 발명이나 향후 보유하게 될 특허권의 발명에 관한 기술도 이 사건 계약의 적용대상에 포함된다는 취지의 내용이 전혀 포함되어 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 계약 당시 원고가 피고에게 원고 측이 특허출원한 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 특허발명의 구체적 내용을 알 수 있는 특허출원서나 특허명세서를 제시하는 등으로 이 사건 특허발명에 관하여 설명하고, 이 사건 특허발명에 관한 기술도 이 사건의 계약의 적용대상에 포함시키기로 하는 논의가 있었다고 볼 만한 특별한 사정이 없다.

 

계약 당시 원고는 피고의 필요시 ‘통상실시권’을 ‘즉시’ 등록해주기로 약정하였는데, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고(특허법 제87조 제1), 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며(특허법 제101조 제1), 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하므로(특허법 제118조 제1), 특허등록이 되지 않은 발명이나 기술 또는 특허출원 중인 발명에 대해서 피고의 필요에 따라 원고가 즉시 통상실시권을 설정해 줄 수 는 없는 점 등에 비추어, 이는 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 특허권에 한정됨을 전제로 한 것으로 보인다.

 

이 사건 계약 제2조는 피고가 원고에게 매주 신규 영업현황을 서면으로 보고하고, 신규 계약 및 진행을 원고와 협의 후에 진행하여야 하며, 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 2의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 계약 위반일 뿐 아니라 ‘특허 침해’라고 하고 규정하고 있는데, 이러한 조항도 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 등록된 특허권에 한정됨을 전제로 해야만 합리적인 설명이 가능해 보인다.

 

이 사건 계약의 적용대상 기술은 이 사건 계약 체결 당시 원고가 보유하고 있는 특허권에 관한 기술에 한정된다고 해석하는 것이 사회통념에 비추어 합리적이고, 당사자의 통상적인 의사에도 맞다."

 

다.  계약위반 불인정

 

피고회사가 이 사건 공사를 시행하면서 원고의 허락 없이 제3자로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지 제품을 이용하였지만 서울고등법원은 계약서 제2조에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

계약서 제2조의 "특허침해 및 계약위반"이란 문언을 다음과 같이 제한 해석한 것입니다. "앞서 본 대로 이 사건 계약의 적용대상인 기술 등에 이 사건 계약 당시 원고 측이 특허출원 중이던 이 사건 특허발명에 관한 기술이나 ‘콘크리트/아스콘보수재’ 또는 ‘미세줄눈보수재’ 또는 ‘미세줄눈보수재’ 그 자체가 포함된다고 볼 수 없는 이상, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 나아가 볼 필요 없이 이유 없다."

 

라.  불명확한 계약의 해석에 관한 법리

 

"계약은 복수 당사자의 의사표시 합치로 성립하는 법률행위로서 계약의 해석은 그 계약의 의미 내용을 확정하는 작업이므로 당사자의 공통된 의사가 인정되지 아니하여 표시의 객관적 의미를 확정하여야 하는 경우에 계약당사자 사이에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우에 문언의 객관적인 의미가 명확한 때에는 특별한 사정이 없다면 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하고,

 

그 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 아니하여 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타나 당사자의 의사해석이 문제가 되는 경우에는 그 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 당사자가 계약으로 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회 일반의 상식과 거래의 통념에 따라 계약 내용을 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2011. 5. 13. 선고 201058728 판결)."

 

첨부: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152055753 판결

  서울고등법원 2015나2055753 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2016. 4. 27. 13:12
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-- 국가연구개발성과에 대한 모인출원과 법적 효과 -- 

 

국책과제의 연구책임자나 연구원이 정당한 절차 없이 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람의 명의로 특허 출원한 경우, 과학기술기본법 제11조의2 1항 제7호 위반을 이유로, 국책과제 신규 참여제한 3, 정부출연금 연구개발비 중 해당 출원으로 인한 부정행위가 이루어진 연도부터 부정행위가 적발된 해당 연도까지의 정부출연금 전액 이내의 사업비를 환수하는 제재처분을 할 수 있습니다.

 

대법원은 제3자 명의의 모인출원은 업무상 배임죄에 해당한다고 명확하게 판결한 바 있습니다. 또한, 특허법상 모인출원은 특허무효사유에 해당합니다. 이와 같은 책임은 연구책임자 또는 연구자가 국가연구개발사업의 수행 결과물 전부 또는 일부를 자신의 명의(공동명의 포함) 또는 제3자 명의로 특허 등록한 경우에 모두 적용될 것입니다.

 

국가연구개발사업에 관한 법령은 매우 복잡합니다. 기본법령에 해당하는 과학기술기본법만을 살펴보면, 연구책임자나 연구원이 국책과제에 참여하지 않은 개인(예를 들어 대표이사 등 사주오너) 또는 법인이나 기관(예를 들어 자회사, 관계사 등)와 연구책임자 또는 연구원 공동명의도 출원한 경우에는 과학기술기본법 제11조의2 1항 제6호 제재규정에 해당하고, 회사오너 또는 가족 등 제3자 명의로만 출원한 경우라면 과학기술기본법 제11조의2 1항 제7호의 기타 제재사유 조항에 해당하는 것으로 해석됩니다.

 

따라서, 연구개발성과를 특허법리에 따라 발명자를 정확하게 판단하고, 직무발명 승계절차를 적법하게 거쳐 특허법뿐만 아니라 국가연구개발사업에 관한 법령을 준수하면서 특허출원을 진행해야 합니다.

작성일시 : 2015. 10. 26. 14:00
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-- 특허침해주장과 영업비밀침해주장을 동시에 하는 민사소송에서 적용법리 및 실무상 유의사항 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결 --

 

1.     관련 법리

 

특허는 기술을 공개하는 대가로 일정기간 독점권을 획득하는 것이고, 영업비밀은 비밀성을 전제로 보호받는 것이므로, 원칙적으로 동일 기술내용에 대해 특허권과 영업비밀은 동시에 인정되지 않습니다. 문제는 기술내용이 완전 동일한 것이 아니고 기술정보 중 일부는 특허로 보호받고자 특허 출원하였지만 일부는 비밀로 관리한 경우입니다. 특허출원된 기술과 구별되는 기술을 비밀로 유지 및 관리하였다면 영업비밀로 보호됩니다.

 

중요한 포인트는, 특허 출원되어 공개된 기술과 영업비밀이라고 주장하는 기술내용이 서로 구별된다는 주장을 해야 한다는 점, 그리고 영업비밀을 주장하는 자에게 그 영업비밀을 특정하여 비밀성을 입증할 책임이 있다는 점입니다. 대법원 2007. 11. 15. 선고 20077484 판결에서는 “특허출원 된 발명에 대하여 영업 비밀임을 주장하는 자는 그 특허 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다”고 판결하였습니다. 다시 말하면, 권리주장자는 특허출원 된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 독립된 경제적 가치를 갖는지 등을 구체적으로 특정하여 입증하여야 합니다. 이와 같은 주장 및 입증 책임을 다하지 못한 경우에는 문제된 기술내용이 특허출원으로 공개되어 비밀성을 상실하여 영업비밀이 될 수 없다는 이유로, 영업비밀 침해주장이 인정되지 않을 것입니다.

 

2.     배경사실

 

원고 A 회사는 특별한 효능을 갖는 구강용 액상 조성물 및 치과구강용 제품에 관한 특허권자입니다. A회사 직원이었던 피고 B가 경쟁회사 C로 이직한 후 경쟁제품을 발매되었습니다. 종업원 B는 퇴직하면서 재직기간 동안에 습득한 기술, 영업, 경영상의 비밀을 어떠한 사유에서도 3자에게 공개하거나 누설하지 아니하며 서약의 사항을 위반하였을 경우에는 형사상의 책임을 감수할 것을 서약합니다라는 내용의 비밀유지서약서를 작성하였습니다.

 

원고 A회사는 전직한 B가 경쟁회사 C에게 공정기록서, 시험분석평가서, 품목허가서 등 원고회사의 영업비밀을 누설하여, 경쟁제품을 개발하였다고 주장하였습니다. 또한, 경쟁제품은 A 회사의 등록 특허권을 침해한다고 주장하였습니다.

 

3.     1심 판결

 

먼저, 원고의 특허 청구항에서는 구연산 0.1 내지 1 중량%를 포함하는 조성물로 되어 있는데, 피고제품은 구연산 0.095%로 특허의 수치한정 범위를 벗어난 사실이 밝혀졌습니다. 법원은 구연산 함량이 조성물의 효능을 좌우하는 본질적 부분인데, 피고가 의식적으로 특허청구범위에서 제외된 제품을 생산하였다고 보았습니다. 이와 같은 상황에서, 법원은 특허침해를 부인하였습니다. , 1심 재판부는 균등론에 관한 법리를 설시하면서도, 침해판단에 있어서는 문언적 침해는 물론 균등론에 의한 침해도 인정되지 않는다는 결론을 내리면서도 그 구체적 이유는 밝히지 않았습니다.

 

다음으로, 영업비밀 침해주장에 대해 원고기술이 특허로 이미 공개되어 비밀성을 상실되었으며, 영업비밀로 주장하는 기술정보가 모두 특허기술내용과 관련되어 있고, ‘특허 출원 내용 외에 영업비밀이 될 수 있는 사항에 대한 입증이 부족하다고 판단하였습니다. 무엇을 특허기술내용과 구별되는 영업비밀로 주장하는지 그 점부터 주장 입증이 부족하다는 취지입니다. 결국 영업비밀 침해도 인정하지 않았습니다.

 

4.     실무적 유의사항

 

원칙적으로 특허침해와 영업비밀침해는 동시에 발생할 수 있습니다. 그러나, 동일한 대상에 대해서는 양립할 수 없습니다. 반드시 서로 구별되어야 합니다. 소송에서는 기본적으로 특허출원 내용과 구별되는 기술정보 또는 경영상 정보를 영업비밀로 먼저 특정해야 합니다. 그리고 나서, 다음 단계로 그 영업비밀의 부정한 취득이나 사용 등을 침해행위를 구체적으로 특정하여 증거로 입증해야 할 것입니다.

 

소송을 제기하기 전에 특허침해여부와 영업비밀침해여부를 각각 구체적으로 판단해 보고 적절한 전략을 수립하는 것이 바람직합니다. 두 가지 주장을 동시에 하면 그 중 하나라도 인정되는 구도가 아니라, 오히려 본질적으로 양립불가능이라는 관계상 상호간 주장의 신뢰성을 침해하는 유해한 결과를 낳습니다.

 

특허침해 또는 영업비밀 침해여부는 재판부의 전문적 지식과 재판경험이 중요합니다. 서울중앙지방법원에서는 지적재산권 사건 전문재판부로 합의부인 민사 11, 12, 13부를 운용하고 있습니다. 따라서, 소가를 1억원이 아니라 그것을 조금 초과하는 금액으로 청구함으로써 위 전문 합의부에서 재판을 진행하는 것이 바람직할 것입니다. 또한, 영업비밀침해소송에서는 영업비밀의 특정뿐만 아니라 구체적 침해행위를 입증하는 것이 핵심사항입니다. 그런데, 민사소송에서 영업비밀침해행위를 입증한다는 것은 특허침해를 입증하는 것보다 훨씬 어려운 일입니다. 따라서, 가능하다면 형사절차를 통해 영업비밀 침해입증에 필요한 증거를 확보하는 방안도 반드시 고려해 보아야 합니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결

서울중앙지방법원_2013가단5010607.pdf

작성일시 : 2014. 1. 14. 16:23
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