Kasan Insight :: 과학, 기술 그리고 법

- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

(1)   회사 직원이 경쟁업체 또는 스스로의 이익을 위하여 이용할 의사로 무단으로 자료를 반출한 행위가 업무상배임죄에 해당하기 위하여는, 그 자료가 반드시 영업비밀에 해당할 필요까지는 없다고 하겠지만 적어도 그 자료가 불특정 다수인에게 공개되어 있지 않아 보유자를 통하지 아니하고는 이를 통상 입수할 수 없고 그 보유자가 자료의 취득이나 개발을 위해 상당한 시간, 노력 및 비용을 들인 것으로서, 그 자료의 사용을 통해 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 정도의 영업상 주요한 자산에는 해당하여야 한다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2009도3915 판결 등 참조).

(2)   또한 비밀유지조치를 취하지 아니한 채 판매 등으로 공지된 제품의 경우, 역설계(reverse engineering)를 통한 정보의 획득이 가능하다는 사정만으로 그 정보가 불특정 다수인에게 공개된 것으로 단정할 수 없으나,

(3)   상당한 시간과 노력 및 비용을 들이지 않고도 통상적인 역설계 등의 방법으로 쉽게 입수 가능한 상태에 있는 정보라면 보유자를 통하지 아니하고서는 통상 입수할 수 없는 정보에 해당한다고 보기 어려우므로 영업상 주요한 자산에 해당하지 않는다.

(4)   피고인이 재직 중 반출하였던 드림레이 제품에 대한 정보는 관련 특허공보와 시중에 판매되었던 드림레이 제품으로부터 쉽게 입수 가능한 상태에 있는 정보 및 그 정보를 이용하여 쉽게 작성할 수 있는 내용 등에 불과하므로 영업상 주요한 자산에 해당한다고 보기 어렵다고 판단함

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세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

SHIONOGI and ZENECA shall mutually determine whether or not patent applications should be filed concerning such joint inventions, which PARTY shall be responsible for filing and prosecuting any patent applications filed, and share the costs in filing any patent applications, obtaining and maintaining any patents covering joint inventions.

Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

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코로나19 백신개발이 관심을 받는 요즈음 흥미삼아 바이러스 백신에 관한 특허출원 발명을 진보성 흠결로 등록거절한 특허법원 판결을 소개합니다. 첨부한 특허공개공보와 특허법원 판결문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

1. 대상 특허출원 발명의 개요

발명의 명칭: H5 인플루엔자 A 바이러스의 다수의 클레이드를 이용한 백신접종

특허청구범위 제1항 – H5 인플루엔자 A 바이러스의 제1 클레이드로부터의 헤마글루티닌 항원을 포함하는 면역원성 조성물로 면역화된 환자를 면역화하기 위한, H5 인플루엔자 A 바이러스의 제2 클레이드로부터의 헤마글루티닌 항원을 포함하는 면역원성 조성물로서, 제1 클레이드와 제2 클레이드는 서로 상이하고, 제1 클레이드 항원을 포함하는 면역원성조성물은 수중유 에멀젼으로 보조제 첨가된, 면역원성 조성물

2. 심사관 거절결정 및 심판원 거절결정 유지 심결

특허청 심사관은 이 사건 출원발명의 모든 청구항들은 선행발명 1과 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 선행발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명을 거절결정. 이에 대한 불복심판에서 특허심판원은 ‘이 사건 제1항 발명이 선행발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되어 이 사건 출원발명 전체가 일체로서 거절되어야 한다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결.

3. 특허법원 판결요지

이 사건 제1항 발명에 따른 면역원성 조성물(‘부스트 면역원성 조성물’)은 선행발명 1과 달리, H5 인플루엔자 A 바이러스의 또 다른 클레이드로부터의 HA 항원을 포함하는 면역원성 조성물(프라임 면역원성 조성물)로 면역화된 환자를 면역하기 위한 용도로 사용되고(차이점 1), 위와 같은 프라임 면역원성 조성물에 수중유 에멀젼이 보조제로 첨가되는 반면(차이점 2), 선행발명 1에는 위 차이점 1, 2에 대응하는 구성요소들이 기재되어 있지 아니한 차이가 있다.

그런데 선행발명 2에, ‘유행병이 발생하기 전에 기초 접종(priming)을 하고 특정한 유행병 바이러스가 나타날 때 1회량을 추가로 접종(boosting)하는 전략을 유행병 관리 전략으로 활용’할 수 있고, 이러한 전략의 모형화로서 실제 ‘인플루엔자 A/홍콩/156/1997(H5N1, 클레이드 3) 백신을 2회량 투여받은 피험자들에게 8년이 지난 후 인플루엔자 A/베트남/1203/2004(H5N1, 클레이드 1) 백신을 1회량 투여’하는 실험이 진행되었다는 내용이 개시되어 있다.

따라서 차이점 1에 대응하는 구성, 즉 프라임 면역원성 조성물과 부스트 면역원성 조성물에 각 포함되는 HA 항원이 서로 다른 클레이드로부터 유래된다는 구성은 선행발명 2에 그대로 개시되어 있다.

한편, 면역원성 조성물에 보조제로 수중유 에멀젼이 첨가될 수 있다는 것은 통상의 기술자에게는 주지관용의 기술이라 할 것이다.

선행발명 1, 2의 구체적 기술 분야 및 목적, 선행발명 1의 구체적 기재 내용을 종합하여 보면, 효과적인 면역 효과를 얻을 수 있는 백신의 제공이라는 선행발명 1의 목적을 달성하기 위해, 선행발명 1에도 구체적 실험예로 나와 있는 프라임-부스트 백신 용법의 일환으로서, 그와 유사한 내용의 교차-보호적 작용효과를 갖되, 동일한 클레이드가 아닌 이종(異種)의 클레이드로부터의 항원을 추가 접종하는 내용의 프라임-부스트 백신 용법 사용에 관한 선행발명 2를 선행발명 1에 결합할 수 있다는 암시, 동기 등은 선행발명 1에 이미 제시되어 있다고 봄이 합리적이라 할 것이다.

그리고 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함에 있어서도 그 프라임 면역원성 조성물에 보조제로서 수중유 에멀젼이 사용될 수 있음에 대한 암시, 동기 등이 선행발명 1에 이미 제시되어 있다고 봄이 타당하다.

나아가 출원발명의 우선일 이전 여러 선행기술문헌들에서도, 이종프라임-부스트 백신요법에서 보조제가 첨가된 프라임 면역원성 조성물을 사용함으로써 향상된 교차-보호적 작용효과를 얻었다는 여러 실험결과들이 공개된바있는점을확인할수있는바, 이에 의하더라도, 이종 항원의 프라임-부스트 백신 요법의 사용시 주지관용 기술인 수중유 에멀전을 프라임 면역원성 조성물에 첨가시키는 것은 통상의 기술자에게는 자명한 시도에 불과하다 할 것이다.

결국 차이점 1, 2는 통상의 기술자에 의해 선행발명들 및 주지관용 기술로부터 용이하게 극복할 수 있고, 이 사건 제1항 발명은 그 진보성이 부정된다

첨부: 1. 특허법원 2020. 7. 2. 선고 2019허7733 판결, 2. 특허공개공보

KASAN_스위스 제약회사 노바티스 인플루엔자 백신 특허출원발명 진보성 불인정 등록거절 특허법원 2020. 7. 2. 선고 2019허7733 판결.pdf

특허명세서_공개공보.pdf

특허법원 2020. 7. 2. 선고 2019허7733 판결.pdf

세계적 블록버스터 신약의 물질특허에 대한 Exclusive License 및 추가 R&D Collaboration Agreement 중에서 특허관련 계약조항을 인용하고 간략하게 살펴보겠습니다. 신약물질을 개발한 일본 제약회사 Shionogi에서 신약물질 특허권을 보유하고, 대형 제약회사 AstraZeneca에 대해 해당 특허의 전용실시권 허여 및 상업화 권리를 부여하는 기술이전 license 계약입니다. 이미 상당한 시간이 지난 오래 된 계약서이지만, 실제 엄청난 성공을 거둔 신약개발 기술이전 프로젝트로서. 실무자가 참고자료로 살펴볼 가치가 높다 생각합니다.

Article 7.  Inventions (추가 연구개발 발명에 대한 권리관계 규정. 단독 발명의 경우 개발회사에 권리귀속 확인 + 공동발명은 공동으로 결정 권한 보유 및 비용 등 책임도 분담 규정)

Inventions which are made and which relate to the COMPOUNDS and/or LICENSED PRODUCTS shall belong to the PARTY making such invention.  Each PARTY shall have the right to file, prosecute and maintain patent applications and patents covering inventions made solely by that PARTY.  

If an invention is made jointly by the PARTIES, such invention shall be jointly owned.  Neither PARTY shall file any patent application(s) containing such joint invention and/or any information or data received from the other PARTY without the prior written consent of the PARTY providing the information or data.  

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Article 9.  Representation and Warranty (진술 및 보증조항. 특허유효 및 권리 소유관계, 타인의 권리침해 여부 등에 관한 성실한 조사 및 그 결과에 따른 인식범위로 보증책임 제한. 무제한 보증 아님.)

Article 11.  PATENTS (특허출원, 심사 및 등록과장에서 라이센시의 검토 및 참여권리 보장. 특허권리 확보에 라이센시 참여권 부여)

Article 12.  Infringement of PATENTS (라이선스 대상 특허권을 제3자가 침해할 경우 양당사자의 침해대응 책임 및 협력 방안, 대상 특허실시로 타인 권리를 침해하는 경우 분쟁 대응 책임 및 협력 방안 규정)

KASAN_공동연구개발계약에서 개량발명 쟁점 - 특허실시, 기술이전 라이선스 시 후속 연구개발 결과물, 개량발명 관련 계약조항 샘플, 법적 쟁점 및 실무적 대응방안 몇 가지.pdf

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ARTICLE 2 - RESEARCH PROGRAM

2.1 Objective and Conduct of the Research Program. Licensee intends to conduct a Research Program, with SGI’s support, to evaluate ADCs for research, development and commercialization under this Agreement. Licensee acknowledges that, in addition to the licenses to the SGI Patents granted hereunder, the SGI Know-How transferred to Licensee during the Research Program contains valuable information that is critical to Licensee’s development of ADCs hereunder. All research work performed by Licensee and SGI hereunder shall be performed in a good scientific manner and in compliance with all applicable laws.

2.2 Term of the Research Program. The term of the Research Program shall initially be for a period of two (2) years after the Effective Date (the “Research Program Term”), unless terminated earlier in accordance with Article 13. Licensee shall have a one-time right to extend the Research Program Term for an additional year by providing written notice to SGI not less than [***] prior to the expiration of the initial Research Program Term. SGI shall submit, within [***] from the expiration of the Research Program Term (in the case that the Research Program Term is extended by Licensee as set forth above, within [***] from the expiration of such extended term), a written report to Licensee which describes the research activities conducted by SGI during such Research Program Term.

2.3 Delivery of Drug Conjugation Materials. In support of the Research Program, during the Research Program Term, SGI will (a) deliver Drug Conjugation Materials to Licensee in accordance with the Research Plan; and (b) at Licensee’s request, provide Licensee with the [***] provided to the Licensee to enable [***]. All Drug Conjugation Materials and other information provided by SGI to Licensee hereunder will be deemed Confidential Information of SGI pursuant to Article 8.

2.4 SGI Preparation of ADCs. SGI will use reasonable commercial efforts to prepare ADCs using Antibodies supplied by Licensee to SGI which shall meet and satisfy specifications mutually agreed upon by SGI and Licensee, and shall deliver the resulting ADCs to Licensee in accordance with the Research Plan.

2.5 Payment. Licensee shall pay SGI the amounts set forth in Section 6.1.2 for any research efforts or other assistance provided by SGI.

2.6 Ownership of Data. Licensee shall own all right, title and interest in and to the data, research and results related specifically to ADCs arising out of activities conducted pursuant to the Research Program (“ADC Data”). SGI shall disclose to Licensee any ADC Data that are developed, conceived, or otherwise made, solely or jointly, by or on behalf of SGI in the course of, as a result of, or in connection with the Research Program, promptly after the same is developed, conceived or otherwise made. SGI hereby assigns to Licensee any and all right, title, and interest SGI may have in, to and under ADC Data; provided, that SGI may retain copies of, and use, all ADC Data for any purpose related to this Agreement, including but not limited to, patent prosecution and defense pursuant to [***].

2.7 Disclaimer. EXCEPT AS MAY BE OTHERWISE EXPRESSLY PROVIDED IN ARTICLE 12 OR THE RESEARCH PLAN, SGI MAKES NO REPRESENTATIONS AND GRANTS NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, BY STATUTE OR OTHERWISE, REGARDING THE DRUG CONJUGATION MATERIALS OR ANY ADCs PREPARED BY SGI, INCLUDING ANY WARRANTY OF QUALITY, MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE.

ARTICLE 3 - EXCLUSIVE LICENSE

3.1 Exclusive License Grant.

3.1.1 Upon execution of this Agreement, subject to the terms and conditions of this Agreement, including payment of the ADC Access Fee set forth in Section 6.1.1, SGI shall be automatically deemed to grant to Licensee a worldwide, exclusive (even as to SGI), royalty-bearing license under the SGI Technology, with the right to sublicense as permitted in Section 3.2, to discover, research, develop, make, have made, import, export, use, offer for sale, and sell Licensed Products that bind selectively to the Designated Antigen within the Field in the Territory (the “Exclusive License”). The Exclusive License shall continue for the Royalty Term, unless earlier terminated pursuant to Article 13, subject to Licensee’s compliance with the terms and conditions of this Agreement, including payment of all applicable fees, milestones and royalties hereunder.

3.1.2 During the Term, SGI shall not carry out, by itself or in collaboration with any third parties, to discover, research, develop, make, have made, import, export, use, offer for sale, and sell any antibody-drug conjugate products that bind selectively to the Designated Antigen within the Field in the Territory.

3.2 Rights to Sublicense.

3.2.1 Licensee shall have the right to grant sublicenses of the rights granted to Licensee pursuant to this Agreement to any Affiliate or any Third Party, subject to the terms and [***] Certain information on this page has been omitted and filed separately with the Securities and Exchange Commission. Confidential treatment has been requested with respect to the omitted portions. conditions of the SGI In-Licenses listed on Schedule C. Licensee shall not have the right to sublicense the SGI Technology outside the scope of the license granted in Section 3.1, including to develop further Drug Conjugation Technology on a stand-alone basis or to create antibody-drug conjugates that include or are based upon any antibodies that bind selectively to an antigen other than the Designated Antigen.

3.2.2 Licensee agrees to contractually obligate any Sublicensee to make all payments due to SGI pursuant to this Agreement by reason of achievement of any fees, milestones and royalties set forth herein, as well as to comply with all terms of this Agreement applicable to Licensee (including all terms of this Agreement identified as applicable to Sublicensee). Licensee shall also require any such Sublicensee to agree in writing to keep books and records and permit SGI to review the information concerning such books and records in accordance with the terms of this Agreement.

3.2.3 Licensee shall notify SGI of each sublicense granted to Affiliates or Third Parties and shall provide SGI with the name and address of each Sublicensee and a description of the rights granted and the territory covered by each Sublicensee.

KASAN_항암제 바이오신약 ADC 관련 공동연구개발 계약서 - 미국 바이오벤처 SGI, Licensor vs 대기업 일본회사 Daiichi-Sankyo, Licensee 사이 체결 – 공동연구 결과물의 특허권리 분쟁.pdf

1. 공동연구계약 당사자 벤처기업 – 공동연구결과의 개량발명 및 공동소유 주장

2. 대기업 주장요지 - 공동연구계약 범위에 포함되지 않음

3. 청구취지 – 특허발명의 권리귀속 확인 판결 청구

4. 공동연구개발계약서 조항

9.1 Ownership of Inventions.

9.1.1 Disclosure of Inventions. Each Party shall promptly disclose to the other Party, including without limitation at the joint meetings provided in Section 5.2, the making, conception or reduction to practice of any inventions directly arising out of activities conducted under this Agreement (“Program Inventions”).

9.1.2 Ownership of Program Inventions. All right, title and interest in all Program Inventions that are discovered, made or conceived as part of the activities conducted under this Agreement shall be owned as follows:

(a) [***] shall own all Program Inventions that (i) are invented solely by one or more employees, agents or consultants of [***] and do not primarily relate to the [***] or (ii) are invented solely or jointly by employees, agents or consultants of [***] and/or [***] and primarily relate to the [***]. To the extent that any such Program Inventions relating primarily to the [***] shall have been invented by [***] and are owned by [***], [***] hereby assigns all of its right, title and interest therein to [***];

(b) [***] shall own all Program Inventions that (i) are invented solely by one or more employees, agents or consultants of [***] and do not primarily relate to the [***] or (ii) are invented solely or jointly by employees, agents or consultants of [***] and/or [***] and primarily relate to the [***]. To the extent that any Program Inventions relating primarily to Drug Conjugation Technology shall have been invented by [***] and are owned by [***], Licensee hereby assigns all of its right, title and interest therein to [***]; and

(c) Except as set forth in Sections 9.1.2(a) and 9.1.2(b), Licensee and SGI shall jointly own all other Program Inventions. For purposes of clarification and notwithstanding anything to the contrary set forth herein, all Program Inventions that relate primarily to ADCs, including without limitation, patents or patent applications claiming compositions of matter or methods of use of Licensed Products, shall be jointly owned.

(d) Inventorship, for purposes of this Agreement, shall be determined in accordance with applicable national patent laws. To the extent permissible under applicable national patent laws, each Party will cause each employee and contractor conducting work on such Party’s behalf under this Agreement to be subject to a contract that (a) compels prompt disclosure to the Party of all inventions and other intellectual property conceived, created or reduced to practice by such employee or contractor during his or her performance under the Research Program and (b) assigns to such Party all right, title and interest in and to all such inventions and other intellectual property and all related Patents. Each Party will require each employee and contractor conducting work on such Party’s behalf under this Agreement to maintain records in sufficient detail and in a good scientific manner appropriate for patent purposes to properly reflect all work done. To the extent any royalties are owed to an employee or contractor of a Party relating to an invention, that Party shall be solely responsible for such royalties.

첨부: 미국소장

KASAN_바이오벤처 미국회사 SGI, Licensor vs 대기업 일본회사 Daiichi-Sankyo, Licensee 사이 체결된 항암제 바이오신약 ADC 관련 공동연구개발 계약 종료 후 특허권리 귀속분쟁 발생 미국소송 제기 – 소.pdf

미국소장_complaint.pdf

1.     특허 개요

2.     관련 도면

위 그림은 본 특허에서 보여주고 있는 전체 시스템의 예를 보여주는 구성도입니다. 예를 들어, Settlement System (130)은 결제 시스템을 운영하는 금융기관, Third-Party Computing Systems (160)는 렌터카 회사, Device (102)는 렌터카에 부착된 디바이스(렌터카에는 이러한 디바이스가 여러 개 부착될 수 있습니다)에 대응하는 것으로 이해하시면 됩니다. 즉 본 특허에서는 렌터카 서비스를 예로 하여 본 특허 내용을 설명하고 있습니다.

위 그림은 렌터카에 부착된 4개의 센서 디바이스를 나타낸 것입니다. 예를 들어 연료의 경우 1리터당 1.5달러가 부과되는 요금표인데 이용자가 0.5리터를 사용하였으므로 연료와 관련해서는 0.75 달러가 부과되고, 브레이크 패드의 경우 1mm 닳아질 때마다 2달러가 부과되는데 이용자가 0.02mm를 사용하였으므로 브레이크 패드와 관련해서는 0.04 달러가 부과되는 것을 예로 들고 있습니다. 최종적으로 이용자가 지불하는 렌트 비용은 이러한 비용들을 모두 합친 것이 되겠죠.

3.     코멘트

(1)   본 특허에 대한 이해를 보다 쉽게 하기 위하여 명세서에서 설명하고 있는 사례를 설명하도록 하겠습니다.

우리가 여행을 하다 보면 차를 렌트할 때가 많은데, 대부분의 경우 렌트비는 렌트 기간 또는 시간을 기준으로 합니다. 그러나 본 특허에서는 렌트비 산정 기준을 좀 다르게 하고 있죠.

우리가 차를 운전하다 보면 연료도 감소하게 되고, 브레이크 패드도 닳게 되고, 기아 변속에 따른 마모도 발생할 뿐만 아니라 주행 거리도 차의 전반적인 성능 또는 부품 수명에 영향을 미치게 됩니다. 본 특허에서는 이러한 상황들을 고려하여 각각의 부품 또는 운행 상태를 감지할 수 있는 센서들을 렌터카에 부착하고 부착된 센서들이 감지하는 값을 기준으로 하여 사용자의 렌트비를 산정하는 것이죠.

간단히 예를 들면, 연료 센서의 경우 1리터당 1.5달러로 요금표를 정해 놓은 후, 소비된 연료를 감지하여 이용자에게 비용을 부과합니다. 또한, 브레이크 패드의 두께를 감지하는 센서는 1mm 당 2달러로 요금표를 정해 놓은 후, 브레이크 패드의 얇아진 두께만큼 이용자에게 비용을 부과하게 됩니다. 결국 렌트카에 부착된 센서들에 의해 감지된 값들을 기초로 하여 산정된 비용을 모두 합산한 금액이 렌트 비용을 되는 것이라고 볼 수 있습니다.

개인적인 관점에서 보면, 특허적인 측면에서 볼 때 이 부분까지는 기존 기술과 그리 많은 차이가 나지 않은 듯 합니다. 제 자신도 본 명세서를 살펴보면서 ‘도대체 블록체인 기술은 어디에 나오는 것일까?’ 라고 생각했는데, 한참을 읽어 내려가다 보니 [0092] 단락에서부터 본격적으로 블록체인, 스마트 계약(smart contract)에 대한 내용이 소개되고 있음을 발견하였습니다.

(2)   결론적으로 본 특허를 블록체인 기술의 적용 측면에서 살펴보면, 본 특허는 이용자가 렌터카 회사와 스마트 계약(smart contract)을 체결하고, 그 계약에 따라 렌터카를 이용한 후, 렌터카에 부착된 각각의 센서들이 감지한 데이터 값을 기반으로 하여 렌트비를 산정하여 자동으로 지불하도록 하는 시스템이라고 보시면 됩니다. 이 때, 각각의 센서들이 감지한 데이터 값들은 모두 블록체인 상에 기록되며 최근 값으로 업데이트 됩니다.

(3)   본 특허에서는 명시적으로 밝히지는 않았으나, 명세서의 전반적인 내용을 살펴볼 때 제 개인적인 생각으로는 이더리움 블록체인을 기반으로 하는 스마트 계약(smart contract)을 렌터카 비즈니스 적용하면서, IoT 기술과의 접목을 시도한 기술이라고 생각됩니다.

그 이유로는, 명세서 내에서는 ‘miner’와 관련하여 [0094] 단락에서 다음과 같이 언급하고 있기 때문입니다.

“Further, in some aspects, the peer computing system, and additionally or alternatively, one or more additional peer computing systems accessible across network 152, may function as a “miner” that validates received data and generates updated versions of the block-chain ledgers.

즉, 1) 이 특허가 출원된 당시뿐만 아니라 필자가 본 글을 작성하고 있는 시점에서도 여전히 이더리움 블록체인은 POS(Proof of Stake)로 전환되기 이전이므로 비트코인 블록체인과 같이 ‘mining’을 하고 있으며, 2) 이더리움에서의 ‘validator’를 고려하여 ‘validate’라는 동사를 사용한 것이 아닐까 하는 생각과 함께, 3) 최신의 상태(status)를 생성한다는 표현을 한 것으로 미루어 보아 본 특허의 발명자들이 이더리움 블록체인을 고려하면서 본 발명을 착안하게 된 것이 아닌가 하고 생각하게 된 것입니다.(물론 지극히 개인적인 생각입니다)

한가지 염두해 두어야 할 사항은, 본 특허에서 렌터카 비즈니스는 하나의 예로 제시한 것일 뿐이고, 센서와 결합하여 서비스 제공이 가능한 비즈니스에는 모두 적용될 수 있도록 명세서가 작성되어 있습니다.

현재 공개된 특허 명세서에 기재된 독립 청구항들도 권리 범위가 매우 넓게 기재되어 있으며 특허청구범위 내에서도 ‘블록체인 기술’을 의미하는 표현도 찾아볼 수 없습니다. 물론, 향후 심사 과정에서 보정이 이루어지겠으나 특허가 인정된다면 어느 정도의 범위까지 인정될지도 관심을 끄는 사항인 것 같습니다.

(4)   비즈니스 측면에서 보면 나름 재미있는 부분도 있습니다. 출원인은 ‘The Toronto-Dominion Bank’라는 캐나다 은행인데 처음 듣는 분들도 계실 것입니다. 하지만 이 은행을 네이버 또는 구글을 통해 검색해 보시면서 이 회사 로고를 보시면  ‘아…이 회사구나’라고 쉽게 알아보시는 분들도 계실 것입니다. 나름 규모있는 글로벌 금융 기관이죠.

참고로, 아래 로고로 브랜드로 하는 캐나다의 다국적 금융 서비스 기관입니다.

요즘 많은 금융기관들이 블록체인 기술을 기반으로 하여 다양한 비즈니스 모델을 개발하고 있는 듯 한데, 아마도 이러한 취지에서 특허를 출원한 것이 아닌가 합니다.

 

(5)   한편, 본 특허는 일정 시간/기간 동안에 지속적으로 발생하는 트랜잭션에 대한 소액 결제(micro-payment)를 실행함에 있어 블록체인 기술을 적용한 것으로 볼 수 있는데, 필자 생각으로는 이러한 비즈니스 모델이라면 최근 세그윗(SegWit)을 통해 transaction malleability 문제를 해결함으로써 더욱 기대를 받고 있는 라이트닝 네트워크(lightning network) 기술을 적용해 보는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다.

개인적으로도 요즘엔 라이트닝 네트워크 기술을 공부하고 있는데 라이트닝 네트워크 기술을 활용한다면 특히 IoT 분야, machine to machine 분야에 있어서도 비트코인 블록체인을 활용한 다양하고 기발한 비즈니스 모델이 생겨날 수 있을 것으로 기대됩니다. 더욱이 요즘 진행중에 있는 Atomic Swap 이 성공적으로 이루어진다면 그 가능성은 더욱 커질 것으로 기대됩니다.

 

TD bank 공개특허.pdf

KASAN_블록체인과 특허, 그리고 비즈니스 4.pdf

 

 

강태민 변리사

 

 

최근 4차산업 혁명에 대한 많은 얘기가 오가고 있으며, 특히 블록체인 기술에 관한 관심이 증대되고 있습니다. 이는 블록체인 기술이 단순히 비트코인(bitcoin), 이더(ether)와 같은 암호화 화폐의 기반이 되는 기술일 뿐만 아니라 산업 전반에 커다란 영향을 미치기에 충분한 기술적인 잠재력을 갖고 있기 때문입니다.

향후 블록체인 기술을 기반으로 하는 특허와 이러한 특허를 활용한 다양한 비즈니스들이 나타나게 될 것으로 예상되는 바, 블록체인을 기반으로 어떠한 특허들이 출원되고 있으며 실제로 관련 비즈니스에 어떻게 적용되고 있는지를 살펴보는 것도 매우 의미있는 일이라 할 것입니다.

이에 특허 제도에 관한 깊은 지식이 없더라도, 블록체인에 관한 깊은 기술적 이해가 없다고 하더라도 블록체인에 관심이 있는 사람이라면 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 블록체인 기술에 관한 특허 및 관련 비즈니스에 대해 틈나는 대로 소개하고자 합니다.

강태민 변리사

1.     특허 개요

2.     대표 도면

3.     코멘트

(1)   지금 이 특허를 처음 보시는 분들은 ‘이런 내용도 특허가 되나? 누구나 생각할 수 있지 않나?’ 라고 생각하실지 모릅니다.

그럼 우선 이 특허의 출원일인 2014년11월6일로 돌아가 보도록 합시다. 솔직히 그 당시 저도 ‘블록체인’, ‘비트코인’ 이라는 말은 들어본 적도 없습니다. 들어본 적도 없으니 당연히 위의 도면에서와 같은 시스템은 생각지도 못했겠지요. (참고로, 특허의 등록 가능성에 대한 판단 시점은 ‘출원일’ 이므로 항상 출원일 시점으로 되돌아가 생각하실 필요가 있습니다.)

오히려 그 당시 출원인은 블록체인 기술을 기반으로 하는 가상 화폐, 암호화 화폐에 대해 잘 알고 있었고, 사이버머니/포인트를 제공하는 업체 서버, 금융회사 및 가상화폐 거래소 사이에 시스템적인 연동을 통하여 사이버머니/포인트를 가상화폐로 전환하는 시스템을 제시했던 것입니다.

특히, 사이버머니/포인트마다 가치가 다른 점을 어떻게 조율할 것인지, 가상화폐의 시세는 24시간 변하는데 이것을 어떻게 반영할지도 본 특허의 내용에 포함됩니다.

블록체인 기술에 대한 이해도가 낮더라도 블록체인 기술을 기반으로 하는 가상 화폐에 대한 이해가 조금이라도 있다면 다양한 형태의 비지니스를 만들어갈 수 있고 ‘특허’를 통해 권리화할 수 있다는 것을 보여주는 예라고 할 것입니다.

(2)   한편, 코인플러그는 본 특허를 활용하여, KB국민카드와 협력해 적립된 카드 포인트를 비트코인으로 전환하고, 이를 다시 현금으로 출금하는 '포인트리 비트코인 전환서비스＇ 사업을 진행하고 있습니다.

위 도면에서 보시면 초록색으로 표시된 영역을 KB국민카드가 수행하고, 빨간색으로 표시된 영역을 본 특허의 등록권자인 코인플러그가 수행하는 것으로 이해하시면 됩니다. 즉, 자체 보유한 기술력과 특허를 활용하여 시대 흐름에 맞게 비즈니스 활동을 하고 있는 것입니다.

(3)   아래 캡쳐 화면은 제가 소유하고 있는 KB국민카드의 포인트리 현황을 보여주는데, 아쉽게도 저는 하나도 없네요. KB국민카드를 사용하고 계신 분이라면 한번쯤 확인해 보시면 어떨까요?

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지난 6월 15일 CNN the Biz 강남교육연수센터에서 “의료기기법 인허가 및 표시광고 관련 쟁점, 특허보호방안, 기술이전 라이선스 및 특허분쟁 사례연구 세미나”를 개최하였습니다.

세미나의 2번째 세션에서는 의료기기 분야의 국내외 특허 출원 동향을 살피고 의료기기 분야의 기술특성을 고려한 특허출원요령을 알아볼 수 있습니다. 그리고 최근 의료기기 분야에서 이슈가 되고 있는 Patent troll 및 대표적인 특허분쟁 사례를 알아보고, Blockchain이 의료분야에서 어떻게 활용될 수 있는지 살펴보았습니다. 세미나 발표자료를 참고로 올려드립니다.

첨부: 세미나 발표자료

발표자료 2_의료기기분야_특허트렌드_박지혜.pdf

-- 기술사용계약의 적용범위 해석 + 계약대상 특허기술 범위 + 계약위반 책임여부 판단: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 2015나2055753 판결 --

1.    분쟁대상 계약 및 쟁점

특허권 보유자이고, 계약 당시 계열사 명의 특허출원 중이었던 원고 회사와 시공전문 피고회사는 다음과 같은 기술사용계약을 체결하였습니다. 그런데, 그 내용이 통상의 기술이전이나 실시권 설정 계약과는 많이 달라 계약위반 여부에 관한 분쟁이 발생한 것입니다.

원고 회사는 2013. 4.경 피고와 사이에 원고가 피고에게 원고가 보유한 특허 및 그 외 일반 포장재류를 포함한 사급판매제품 및 조달청 등록판매제품에 관한 모든 기술에 대하여 그 사용을 허락하고, 원고가 피고의 필요시 피고에게 통상실시권을 즉시 등록해주기로 하는 것 등을 내용으로 하는 기술사용계약을 체결하면서 다음과 같이 약정하였습니다.

1. 사용기간: 계약일로부터 3년으로 하며 정산 기일은 매 건별 정산하여 피고가 수금 후 10일 이내에 원고에게 지급한다.

1-2. 기술사용료는 매출액 전체에 대하여 아래의 지급율에 따라서 지급한다.

2. 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 제3의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 특허 침해 및 계약 위반으로 공사대금의 2배를 손해배상하여야 한다.

3. 모든 공사에 필요한 재료는 원고에게 별도로 구매하여 시공 납품하여야 하며 시중에 구매되는 물품은 별도로 구매하고 단가는 일반시중가보다 저렴하게 공급한다.

4. 제품공급단가표

1.    독자적 공사수주, 시공 및 계약 분쟁

피고회사는 원고회사와 협의 없이 공사를 수주하고 제3자로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지를 이용하여 공사를 시행하였습니다.

이에 원고회사는 위 기술사용계약 제4조에 표시된 공급제품에 ‘미세줄눈보수재’가 포함되어 있고, 원고와 혐의 없이 ‘미세줄눈보수재’를 납품받아 사용한 것은 특허발명의 기술로서 계약의 적용대상에 포함되고, 계약 제2조를 위반하였다고 주장합니다. 따라서, 계약 제2조에 따른 손해배상으로 공사금액의 2배 상당액을 청구한 것입니다.

2.    서울고등법원 판결

가.  계약 적용범위 한정해석 

"계약서의 제목이 ‘기술사용계약서’이고, ‘통상실시권의 즉시 등록’이나 ‘기술사용료의 지급’과 관련한 자세한 내용이 포함되어 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 계약은 기본적으로 원고가 보유하고 있는 특허에 관한 이용허락계약의 성질을 갖는다고 보인다.

비록 계약서에 공급하는 제품에 대한 단가표에 ‘콘크리트/아스콘용 보수재’와 ‘미세줄눈보수재’가 포함되어 있으나, 이는 당시 피고가 모든 공사에 필요한 재료는 원고로부터 별도로 구매하여 시공 납품하기로 한 약정(제3항)에 따라 원고가 피고에게 납품하기로 한 원자재의 항목, 규격 및 납품단가 등을 규정한 것에 불과한 것으로 보인다."

나.  특허출원 단계 기술내용 포함여부

"이 사건 계약 당시 작성된 계약서에는 이 사건 계약이 적용되는 기술 중 특허와 관련된 부분에 대하여 ‘원고 보유 특허’라고만 기재되어 있을 뿐이고, 원고가 이 사건 계약 당시 특허출원 중인 발명이나 향후 보유하게 될 특허권의 발명에 관한 기술도 이 사건 계약의 적용대상에 포함된다는 취지의 내용이 전혀 포함되어 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 계약 당시 원고가 피고에게 원고 측이 특허출원한 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 특허발명의 구체적 내용을 알 수 있는 특허출원서나 특허명세서를 제시하는 등으로 이 사건 특허발명에 관하여 설명하고, 이 사건 특허발명에 관한 기술도 이 사건의 계약의 적용대상에 포함시키기로 하는 논의가 있었다고 볼 만한 특별한 사정이 없다.

계약 당시 원고는 피고의 필요시 ‘통상실시권’을 ‘즉시’ 등록해주기로 약정하였는데, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고(특허법 제87조 제1항), 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며(특허법 제101조 제1항), 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하므로(특허법 제118조 제1항), 특허등록이 되지 않은 발명이나 기술 또는 특허출원 중인 발명에 대해서 피고의 필요에 따라 원고가 즉시 통상실시권을 설정해 줄 수 는 없는 점 등에 비추어, 이는 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 특허권에 한정됨을 전제로 한 것으로 보인다.

이 사건 계약 제2조는 피고가 원고에게 매주 신규 영업현황을 서면으로 보고하고, 신규 계약 및 진행을 원고와 협의 후에 진행하여야 하며, 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 제2의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 계약 위반일 뿐 아니라 ‘특허 침해’라고 하고 규정하고 있는데, 이러한 조항도 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 등록된 특허권에 한정됨을 전제로 해야만 합리적인 설명이 가능해 보인다.

이 사건 계약의 적용대상 기술은 이 사건 계약 체결 당시 원고가 보유하고 있는 특허권에 관한 기술에 한정된다고 해석하는 것이 사회통념에 비추어 합리적이고, 당사자의 통상적인 의사에도 맞다."

다.  계약위반 불인정

피고회사가 이 사건 공사를 시행하면서 원고의 허락 없이 제3자로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지 제품을 이용하였지만 서울고등법원은 계약서 제2조에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

계약서 제2조의 "특허침해 및 계약위반"이란 문언을 다음과 같이 제한 해석한 것입니다. "앞서 본 대로 이 사건 계약의 적용대상인 기술 등에 이 사건 계약 당시 원고 측이 특허출원 중이던 이 사건 특허발명에 관한 기술이나 ‘콘크리트/아스콘보수재’ 또는 ‘미세줄눈보수재’ 또는 ‘미세줄눈보수재’ 그 자체가 포함된다고 볼 수 없는 이상, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 나아가 볼 필요 없이 이유 없다."

라.  불명확한 계약의 해석에 관한 법리

"계약은 복수 당사자의 의사표시 합치로 성립하는 법률행위로서 계약의 해석은 그 계약의 의미 내용을 확정하는 작업이므로 당사자의 공통된 의사가 인정되지 아니하여 표시의 객관적 의미를 확정하여야 하는 경우에 계약당사자 사이에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우에 문언의 객관적인 의미가 명확한 때에는 특별한 사정이 없다면 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하고,

그 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 아니하여 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타나 당사자의 의사해석이 문제가 되는 경우에는 그 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 당사자가 계약으로 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회 일반의 상식과 거래의 통념에 따라 계약 내용을 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결)."

첨부: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 2015나2055753 판결

 서울고등법원 2015나2055753 판결.pdf