특허분쟁__글507건

  1. 2019.11.21 회사법인 특허권과 출원인 명의를 사주 아들로 이전등록 + 출원인명의변경 후 독점사용계약 체결 및 사용료 지급 – 업무상 배임죄 실형 선고: 서울남부지방법원 2018. 6. 15. 선고 2017고합625 판..
  2. 2019.11.04 화장품 벤처회사 Olaplex vs 대기업 L’Oreal – 머리염색약 기술이전 라이선스협상 결렬 후 기술유출, 영업비밀침해, 특허침해소송: 미국법원 판결 - 대기업 L’Oreal 거액 손해배상책임 인정
  3. 2019.11.04 출원발명의 진보성 심리방식 및 주선행발명의 변경은 새로운 거절이유에 해당: 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결
  4. 2019.11.04 영업비밀 성립요건 중 비밀관리성 요건 판단 - 대법원 2019. 10. 31. 선고 2017도13791 판결
  5. 2019.11.04 영업비밀 보호기간 – 영업비밀침해금지 청구권 소멸 여부는 사실심 종결 시 기준 판단: 대법원 2019. 3. 14.자 2018마7100 결정
  6. 2019.11.04 특허청 산업재산경찰 특별사법경찰 직무범위 확대 – 2019. 3. 19. 시행
  7. 2019.10.23 특허청 특별사법경찰 직무범위 확대 – 2019. 3. 19. 시행
  8. 2019.09.16 자동차용 금속강판 수치한정 발명의 진보성 불인정: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허8265 판결
  9. 2019.09.04 의약용도발명의 청구항에 기재된 약리기전의 구성요소적 의미 + 약리기전 자체는 발명의 구성요소에 해당하지 않음: 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결
  10. 2019.09.03 특허권 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송의 제기 인정 + 생산설비 폐기청구 인정: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결
  11. 2019.09.03 심결취소 판결의 확정 후 환송 심판사건의 심결: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판결
  12. 2019.07.31 특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에서 공유자 사이 법률 관계 – 공유특허 분할청구, 지분 처분 및 이전등록
  13. 2019.07.15 특허침해 판단 시 특허청구범위의 기술용어 해석 기준 – 명세서의 기재와 도면을 종합하여 객관적, 합리적으로 해석: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결
  14. 2019.07.10 실용신안법상 고안의 진보성 판단 기준 – 발명 vs 고안의 진보성 수준 차이: 특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결
  15. 2019.07.08 수치한정발명의 진보성 판단기준 – 수치한정이 상이한 과제달성을 위한 기술수단, 또는 이질적 효과 또는 동질이지만 현저한 효과 차이가 없다면 진보성 불인정: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 201..
  16. 2019.07.08 특허권자 회사의 경영악화로 대출금상환 불능, 기술보증기금의 보증사고 발생 상황에서 특허권 일부지분 양도는 사해행위 해당 + 그 후 특허무효 확정으로 소급 소멸하더라도 사해행위 성립:..
  17. 2019.06.17 특허무효심판 – 진보성 판단 시 사후적 고찰의 오류 지적: 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결
  18. 2019.06.11 특허침해 손해배상액 산정기준 – 침해자의 한계이익 + 실시대가 상당액 기준 사례 - 일본 지적재산권고등재판소 특별부 (5인 재판관 확대재판부) 2019. 6. 7. 선고 「ネオケミア v. メディオン」..
  19. 2019.06.03 공동발명자 성립요건의 입증책임 및 기준 – corroboration 판단 미국 판결문: PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 분쟁 - 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs O..
  20. 2019.05.30 공동발명자 성립의 입증책임 및 기준 - corroboration 인정 판결문 인용 : PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 분쟁 - 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Phar..
  21. 2019.05.30 세계적 블록버스터 신약, PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제, 옵디보 Opdivo, 관련 6건의 미국특허의 공동발명자 분쟁 – 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건
  22. 2019.05.28 온라인 쇼핑몰 특허침해 사안 - 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabama 연방지방법원 2017. 3. 20. 판결 : eBay Not Liable for Listing Infringing Products of Third-Party Sellers—Not an Offer t..
  23. 2019.05.28 온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해책임 여부 : 미국 eBay 판결 vs 중국 Alibaba 판결 비교 + 중국 권리침해책임법상 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 인정 판결
  24. 2019.05.27 아마존 판매제품에 대한 특허침해 및 판매중지 여부 판단 간이절차 - Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Procedure (파일 첨부) + Agreement (파일 첨부)
  25. 2019.05.14 특허권 전용실시권 허여계약에 특허발명실시 전 특허권자의 승낙 요건 특약 존재 – 전용실시권 등록 후 실시권자의 특약위반 시 계약위반책임과 별개로 특허권침해책임 불인정 - 독립적 판..
  26. 2019.05.02 공지의약의 투여용량이나 투여빈도를 감소시키는 투여용법 발명의 진보성 판단 – 결막염 치료제 레보플록사신 점안제의 1안당 1방울, 1일 3회 점안 투여방법 한정 발명 – 진보성 부정: 특허..
  27. 2019.04.26 특허구성요건 완비의 원칙 예외 인정 첫 특허판결, 복수의 실시자가 특허발명의 구성요건 일부를 나누어 실시하여 전체 특허발명을 실시한 경우 특허침해책임 판단 기준 - 의료기기 특허침해..
  28. 2019.04.18 미국특허소송, 영업비밀소송 관련 미국소송 절차, 증거조사, 디스커버리, Litigation Hold 관련 실무적 포인트 몇 가지
  29. 2019.04.17 유럽특허분쟁 및 유럽특허소송 관련 법원, 소송절차 등 각국 법제도 및 실무적 대응방안
  30. 2019.04.17 복잡한 특허권공유 법률관계 최근 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에서 공유자 사이 법률 관계 – 공유특허 분할청구, 지분 처분 및 이전등..

 

 

사안의 개요

(1) 회사명의로 등록된 특허권을 사주 아들에게 양도 및 이전등록

(2) 출원 중인 건에 대해서는 출원인명의를 회사법인에서 사주 아들로 변경

(3) 회사에서 특허권자 및 출원인에게 사용료 45천만원 지급 조건으로 독점사용계약 체결

(4) 회사법인의 대표이사에 대한 가지급금 채권과 상계 처리 + 추가 특허사용료 지급하여 회사법인에 합계 약 53천만원의 손해 발생

 

형사기소 죄명 업무상 배임죄, 피해액 5억 초과로 특경법 적용

 

법원의 판단

(1) 서울남부지방법원 1심 판결 전과 있는 사주, 대표이사에게 징역 2년 실형, 사주 아들에게 징역 2년에 집행유예 3년 선고

(2) 서울고등법원 2심 판결 피고인들의 항소 기각, 1심 판결 유지

 

판결이유 중 범죄사실 요지

(1) 피고인들은 피해자 회사법인의 자산을 보존하고 채권을 정상적으로 회수하는 등 회사의 자금을 안정적으로 유지하여야 할 업무상 임무가 있음.

(2) 특허사용료 명목으로 지출한 것처럼 가장하기로 공모하고, 가지급금 채무 상당액과 특허사용료 상당액의 재산상 이익을 취득하게 하요 피해자 회사에 손해를 가하였음.

(3) 업무상 배임죄 책임 인정

 

판결이유 중 발명자 판단과 특허 받을 권리의 양도 여부

 

1심 판결 출원 건에 대해 직무발명의 사용자 승계 불인정 및 업무상 배임죄 무죄 판단 

(1) 피해자 회사는 특허출원 직전 설립됨 + 당시 이미 발명의 완성되어 특허출원서 초안 작성될 시점 + 직무발명의 승계 규정 없음, 묵시적 승계 인정 자료도 없음 + 종업원 아닌 외부 발명자와 공동 발명인 점 등을 고려하면,

(2) 특허출원에 관한 발명의 권리를 피해자 화사법인에서 승계한 것으로 인정하기 어렵다.

(3) 따라서 그 출원인 명의를 사주 아들로 변경한 것을 업무상 배임으로 볼 수 없음

(4) 출원인명의변경 건에 대한 업무상배임 혐의는 무죄

 

서울고등법원 항소심 판결 전부 유죄, 1심의 일부 무죄 판단 취소

(1) 문제된 출원이 특허등록을 받았으나 공동발명자의 공동출원 규정 위반으로 등록무효 확정됨

(2) 공동발명자로부터 양수인(사주 아들)에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 양도 불인정

(3) 결국 사주 아들에게 회사법인으로부터 특허사용료를 지급받을 수 있는 정당한 권리 불인정

(4) 특허출원에 관한 권리자가 아닌 사주 아들에게는 특허사용료 지급받을 정당한 권리 없음

(5) 회사법인이 정당한 권리자 아니라고 해도 정당한 특허권자에게 특허 사용료를 지급해야 할 채무 존재 + 무권리자인 사주 아들에게 지급한 사용료 상당의 재산상 손해 발생함

(6) 업무상 배임 성립 유죄, 1심의 무죄 판단 취소

   

첨부: 1_서울남부지방법원 2018. 6. 15. 선고 2017고합625 판결; 2_서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 20181838 판결

 

KASAN_회사법인 특허권과 출원인 명의를 사주 아들로 이전등록 출원인명의변경 후 독점사용계약 체결 및 사용료

서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 2018노1838 판결.pdf

서울남부지방법원 2018. 6. 15. 선고 2017고합625 판결.pdf

 

 

 

작성일시 : 2019. 11. 21. 16:00
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1. 사안의 개요

 

대상기술 머리칼 탈색 및 염색 시 손상방지 및 보호기능, 벤처기업 Olaplex  제품관련 기술에 대한 영업비밀, 제품발매 단계에서 2건의 특허등록, 대기업과 기술이전 협상, 기술이전 파탄 후 대기업에서 경쟁제품 발매함, 영업비밀침해, 특허침해, 계약위반 등을 주장하는 소송 제기함

 

 

2. 미국법원 소송결과

 

미국 Delaware 연방법원 2019. 8. 12. 배심평결 영업비밀 침해 인정, NDA 계약위반 인정, 특허고의침해 인정

 

배심평결 - $22.3 million in damages for L’Oreal’s willful infringement of its trade secrets + $22.3 million for breach of contract + $47 million for infringements of patents

 

판사의 손해배상액 조정 및 최종 판결 내용

 

 

3. 실무적 포인트 영업비밀과 특허의 결합으로 기술보호 강화  

 

상업화 전 단계에서 너무 빨리 핵심기술을 특허출원하여 공개하면, 이를 입수한 대기업 등 경쟁사들이 우수한 연구개발 능력으로 바탕으로 특허기술을 회피할 가능성 있음.

 

그러나 판매된 신제품을 구입하여 분석하여 그 핵심기술을 알아낼 수 있다면, reverse engineering 가능한 경우라면 영업비밀로는 그 핵심기술을 보호할 수 없음

 

따라서, 신제품 판매전까지 단계에서는 핵심기술을 영업비밀로 관리하지만, 제품 판매로 인한 기술공개 가능성이 있는 경우에는 그 이전에 미리 특허출원하여 해당 기술을 특허권으로 보호받는 것이 필수적임

 

한편, 기술이전 협상을 하는 경우 NDA 체결하여 기술정보를 보호하는 것이 필수적임

 

본 사안은 영업비밀, 특허, 계약상 보호조치를 모두 취한 결과 소송을 통해 대기업에 대해 거액의 손해배상을 받을 수 있었다고 함.

 

첨부: 1. 미국 Olaplex vs L’Oreal 소장

1. 소장_complaint.pdf

 

 2. 미국법원 판결문

2_판결_2019-09-03-Judgement.pdf

 

KASAN_화장품 벤처회사 Olaplex vs 대기업 L’Oreal – 머리염색약 기술이전 라이선스협상 결렬 후 기

 

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작성일시 : 2019. 11. 4. 17:00
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1. 출원발명의 진보성 심리방식

 

출원발명의 진보성을 판단함에 있어서, 먼저 출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 선행발명[이하()선행발명이라고 한다]을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라고 한다)이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다.

 

2. 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당함

 

거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 특허출원 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대해 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.

 

3. 구체적 사안의 판단 

 

이 사건 제1항 발명을 대비함에 있어서, 이 사건 거절이유는 주선행발명을 선행발명으로 채택한 반면, 이 사건 피고주장사유는 주선행발명을 종래기술로 변경한 사안임

 

특허법원 판결 - 이 사건 피고주장사유에 따라 이 사건 제1항 발명과종래의 구동식 액슬 구동기어를 대비할 경우 차이점은클러치의 부가 여부인 반면, 이 사건 거절이유에 따라 이 사건 제1항 발명과 선행발명을 대비할 경우 차이점은출력 피니언의 부가 여부이고, 통상의 기술자가 이러한 차이를 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 이 사건 피고주장사유는 새로운 거절이유라고 판단하고 이 사건 심결은 절차상 위법 또는 진보성 판단에 잘못이 있다는 이유로 이를 취소하였음

 

대법원 판결 - 이 사건 피고주장사유는 특허출원 심사 단계에서 통지한 이 사건 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에 해당하므로, 이 사건 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니한 새로운 거절이유에 해당한다고 봄. 원심판결 유지

 

첨부: 대법원 2019. 10. 31. 선고 20152341 판결

대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결.pdf

KASAN_출원발명의 진보성 심리방식 및 주선행발명의 변경은 새로운 거절이유에 해당 대법원 2019. 10. 31.

 

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작성일시 : 2019. 11. 4. 15:00
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1. 사안의 개요

 

(1) 피고인 회사는 2002년경 도매점들이 거래하는 거래처에 대한 정보를 효율적으로 관리·활용하기 위해 자신의 비용으로 이 사건 도매점 전산시스템을 구축함

 

(2) 도매점장들은 휴대용 단말기(PDA)나 개인용 컴퓨터를 통해 피고인 회사의 제품을 취급하는 거래처와 관련된 이 사건 정보(이 사건 도매점 전산시스템에 입력된 거래처 정보, 매출 정보, 수금 정보, 구체적인 거래 조건 등)를 입력하였음

 

(3) 피고인 화사에서 대리점장들의 허락 없이 이 사건 정보를 이용하여 해당 도매점과 경쟁관계에 있는 영업조직에서 위 정보를 이용하여 경쟁 영업을 할 수 있도록 지원함

 

(4) 도매점장들이 피고인 회사를 상대로 영업비밀 침해혐의로 고소함

 

2. 쟁점 및 판결

 

도매점 관리시스템에 입력된 거래처 정보의 비밀관리성 인정 여부 및 영업비밀 성립성 - 피고인 회사가 구축한 도매점 전산시스템에 도매점장들이 입력한 거래처 정보, 수금 정보 등이 피고인 회사와 직원들과의 관계에서 비밀로 관리되었다고 볼 수 있는지 여부 불인정

 

3. 대법원 판결요지

 

구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2013. 7. 30 법률 제11963호로 개정되기 전의 것, 이하구 부정경쟁방지법이라 한다) 2조 제2호의영업비밀이란 공공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다(대법원 1999. 3. 12. 선고 984704 판결 등 참조). 여기에서상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다는 것은 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표지를 하거나 고지를 하고, 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 정보에 접근한 사람에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 뜻한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 20083435 판결 등 참조).

 

이러한 유지·관리를 위한 노력이 상당했는지는 영업비밀 보유자의 예방조치의 구체적 내용, 해당 정보에 접근을 허용할 영업상의 필요성, 영업비밀 보유자와 침해자 사이의 신뢰관계와 그 정도, 영업비밀의 경제적 가치, 영업비밀 보유자의 사업 규모와 경제적 능력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

 

원심은 이 사건 정보는 부정경쟁방지법에서 정한 영업비밀에 해당된다고 보아 피고인들이 대리점장들의 허락 없이 이 사건 정보를 이용하여 해당 도매점과 경쟁관계에 있는 영업조직에서 위 정보를 이용하여 경쟁 영업을 할 수 있도록 지원하였다고 보아 영업비밀 침해행위를 인정하였음

 

그러나 대법원은 도매점장들은 피고인 회사가 이 사건 도매점 전산시스템을 통해 이 사건 정보를 관리해온 것을 인식하였는데도 이의를 제기하지 않았으므로 이 사건 정보를 비밀로 유지·관리할 의사가 있었다고 보기 어렵고, 도매점장들이 피고인 회사에 이 사건 도매점 전산시스템의 관리를 사실상 위임한 것으로 볼 수 있으며, 피고인 회사의 영업담당자나 도매점 영업담당자가 신의칙상 이 사건 정보를 경업 관계에 있는 조직에 공개해서는 안 될 의무가 있더라도 그 자체로 이 사건 정보에 대한 비밀관리성을 추단하기는 어렵다는 등의 이유로 영업비밀 보유자인 도매점장들이 피고인 회사와 직원들에 대한 관계에서 이 사건 정보를 비밀로 관리하였다고 볼 수 없다고 판단함

 

첨부: 대법원 2019. 10. 31. 선고 201713791 판결

KASAN_영업비밀 성립요건 중 비밀관리성 요건 판단 - 대법원 2019. 10. 31. 선고 2017도13791

 

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작성일시 : 2019. 11. 4. 13:20
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영업비밀 침해행위를 금지시키는 것은 침해행위자가 그러한 침해행위에 의하여 공정한 경쟁자보다 우월한 위치에서 부당하게 이익을 취하지 못하도록 하고 영업비밀 보유자로 하여금 그러한 침해가 없었더라면 원래 있었을 위치로 되돌아갈 수 있게 하는 데에 그 목적이 있다.

 

영업비밀 침해행위의 금지는 이러한 목적을 달성하기 위해 영업비밀 보호기간의 범위 내에서 이루어져야 한다.

 

영업비밀 보호기간은 영업비밀인 기술정보의 내용과 난이도, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득할 수 있었는지 여부, 영업비밀 보유자의 기술정보 취득에 걸린 시간, 관련 기술의 발전 속도, 침해행위자의 인적·물적 시설, 종업원이었던 자의 직업선택의 자유와 영업활동의 자유 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다(대법원 1996. 12. 23. 선고 9616605 판결, 대법원 1998. 2. 13. 선고 9724528 판결 등 참조).

 

사실심의 심리결과 영업비밀 보호기간이 남아 있으면 남은 기간 동안 침해금지청구권이 인정되고, 이미 영업비밀 보호기간이 지나면 침해금지청구권은 소멸한다.

 

다만, 침해행위자나 다른 공정한 경쟁자가 독자적인 개발이나 역설계와 같은 합법적인 방법으로 영업비밀을 취득하거나 영업비밀과 동일한 기술을 개발할 가능성이 인정되지 않는 등으로 영업비밀 보호기간의 종기를 확정할 수 없는 경우에는 침해행위 금지의 기간을 정하지 않을 수 있다.

 

이처럼 금지기간을 정하지 않는다고 해서 영구히 금지하는 것은 아니고, 금지명령을 받은 당사자는 나중에 영업비밀 보호기간이 지났다는 사정을 주장·증명하여 가처분 이의나 취소, 청구이의의 소 등을 통해 다툴 수 있다.

 

원심은 피신청인들이 신청인의 영업비밀인 이 사건 기술파일을 사용하였지만, 신청인이 이 사건 기술정보를 취득하는 데 걸린 기간, 이 사건 기술정보 개발 이후 발표된 식품의약품안전처의콜라겐이 함유된 의료기기의 평가 가이드라인의 내용, 이 사건 기술정보의 주요 내용이 신청인의 특허명세서를 통해 공개된 사정, 피신청인들의 지식과 개발능력 등을 종합할 때 피신청인이 퇴직하면서 이 사건 기술파일을 유출한 때부터 9년이 지난 시점에 영업비밀 보호기간이 지나 영업비밀 침해금지청구권이 소멸하였다고 보아 신청인의 신청을 모두 기각하였다. 위에서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고, 신청인의 주장과 같이 영업비밀 보호기간 등에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

 

KASAN_영업비밀 보호기간 – 영업비밀침해금지 청구권 소멸 여부는 사실심 종결 시 기준 판단 대법원 2019. 3

 

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작성일시 : 2019. 11. 4. 10:00
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KASAN_특허청 산업재산경찰 특별사법경찰 직무범위 확대 – 2019. 3. 19. 시행.pdf

 

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작성일시 : 2019. 11. 4. 08:48
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KASAN_특허청 특별사법경찰 직무범위 확대 – 2019. 3. 19. 시행.pdf

 

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작성일시 : 2019. 10. 23. 17:43
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1. 출원발명과 선행발명의 대비

 

 

2. 수치한정 발명의 진보성 판단기준

 

특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다.

 

다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

 

또한 수치한정 발명을 포함하여 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다

 

3. 구체적 사안의 판단

 

출원발명의 제1항 구성요소 3은 금속 코팅의 외부 표면이선택적인 스킨 패스 작동 전, 0.35 ㎛ 이하의 파상도 Wa0.8을 갖는반면 선행발명 1은 가장 낮은 파상도 값으로 스킨 패스 전 0.53㎛가 제시되어 있다는 점에서 차이가 있다.

 

위 제1항 발명과 선행발명 1, 2는 표면상태 개선을 위해 제조 공정 중 금속 시트의 파상도를 낮추고자 하는 점에 있어 그 과제 및 효과가 동일하다. 그런데 출원발명의 명세서에는 위 수치한정에 질적으로 상이한 효과 또는 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 포함되어 있지 않다. 한편 선행발명 1의 위 스킨 패스 전 파상도는각 특정 산화력의 분위기를 가진 와이핑 단계 및 감금 영역 단계에 금속 시트를 통과시킴으로써 얻어질 수 있는 파상도에 관한 일 실시예의 효과로서 개시되어 있을 뿐이므로 그보다 낮은 파상도가 배제되는 것으로 볼 수 없고, 선행발명 2의 실시예에 개시된 냉연강판 상태의 파상도는 구성요소 3의 파상도인 0.35㎛보다 낮은 0.29 내지 0.33㎛의 범위 내에 있음을 감안하여 볼 때, 통상의 기술자는 출원발명의 출원 당시 선행발명 1, 2로부터 위 차이점에 해당하는 출원발명의 구성을 용이하게 도출할 수 있었을 것이다.

 

따라서 제1항 발명은 그 진보성이 부정되고, 어느 하나의 항에서라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 20188265 판결

특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허8265 판결.pdf

KASAN_자동차용 금속강판 수치한정 발명의 진보성 불인정 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허8265

 

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작성일시 : 2019. 9. 16. 08:52
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특허법원 판결요지

 

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고, 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하다.

 

따라서 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다.

 

이 사건 기재 중HER-2에 의해 매개되는부분이 유방암을 수식·한정하여 ‘HER-2에 의해 매개되는 유방암과 같이 특정한 종류의 유방암을 의미하는지, 아니면전이 억제를 수식·한정하여 육산화사비소 조성물의 약리기전을 의미하는지가 명확하지 않으므로, 문언의 일반적 의미와 발명의 상세한 설명을 참조하되, 해당 기술 분야에서 통용되는 지식도 아울러 참작하여 이를 해석하여야 한다.

 

명세서 기재 내용 중에는 ‘EGFR 패밀리 및 그 중 하나인 HER-2 수용체가 유방암 등 암의 전이와 관련되어 있다고 알려져 있어서 암 치료제 개발의 주요 타겟이 되고 있다는 내용이 있고, ‘육산화사비소가 EGFR 패밀리 및 HER-2 매개 암전이를 억제시키는 치료제와 같이매개라는 문언이 '암 전이부분을 수식하는 내용 등이 있다.

 

또한 출원발명의 주된 기술적 사상은유방암은 EGFR 또는 HER-2 수용체가 인산화됨으로써 전이될 수 있는데 육산화사비소가 이러한 EGFR 또는 HER-2 수용체의 인산화를 억제함으로써 EGFR 또는 HER-2 수용체의 인산화에 의해 진행되는 유방암의 전이를 억제한다는 것임을 알 수 있으므로 이러한 출원발명의 기술적 사상을, 앞서 본 EGFR 패밀리 및 HER-2 수용체의 작용에 비추어 보면, ‘HER-2에 의해 매개되는문언은전이를 수식·한정하여, 이 사건 기재는유방암의 HER-2의 인산화에 의해 이루어지는 전이에 대한 억제용이라고 해석하는 것이 자연스럽다.

 

따라서 이 사건 기재를유방암의 HER-2의 인산화에 의해 진행되는 전이억제의 용도라고 해석하게 되면, 이는 육산화사비소가 가져오는 치료효과나 용도를 기술한 것으로 볼 수 있을지언정, 이를 두고 육산화사비소가 생체 내에서 일으키는 생리활성작용인 약리기전을 기술한 것으로 보기는 어렵다.

 

진보성 부정 여부에 대해 살펴보면, 의약용도발명에서는 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명()으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정된다.

 

1항 발명은유방암의 전이 중 하나 HER-2의 인산화에 의해 진행되는 전이를 억제하는 것으로 암의 종류와 그 전이과정을 특정하고 있는 반면, 선행발명에서는 피부암, 결장암의 전이를 억제하는 효과를 개시하고 있을 뿐 유방암까지는 포함하지 않고 있으며, 그 전이과정 역시 한정하지 않고 있다는 점에서 차이가 있는데, 선행발명의 실시예에는 육산화사비소가 피부암, 결장암 등에 대한전이억제효능을 가진다는 내용과유방암 세포주에 대하여 세포독성효과를 가진다는 내용이 나타나 있으므로, 통상의 기술자는 이로부터 육산화사비소가유방암에 대해서도전이 억제 효능을 가진다는 것을 어렵지 않게 추론할 수 있을 것이다. 또한 실시예의 HD-2가 세포주에서 세포자살을 유도하였다는 기재 등을 통해 따라서, 통상의 기술자는 육산화사비소가 유방암 세포 사멸을 일으킬 수 있는 가장 주된 경로인 RTK 신호전달 경로를 차단할 수 있고, 이에 따라 육산화사비소는 RTK 신호전달 경로를 활성화시키는 EGFR 패밀리 내지 HER-2 수용체에 의해 전이되는 유방암의 전이에 유효한 효과를 낼 수 있을 것임을 충분히 인식할 수 있을 것이다.

 

따라서 이 사건 기재를 육산화사비소라는 약물이 가지는 약리기전을 기술한 것이라고 판단한 이 사건 심결은 청구범위에 관한 해석을 그르치기는 하였으나, 이를 약리기전에 관한 기재로 보는지 여부에 관계없이 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의해 그 진보성이 부정된다고 할 것이므로, 이와 같이 판단한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 30. 선고 20188210 판결

특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결 .pdf

KASAN_의약용도발명의 청구항에 기재된 약리기전의 구성요소적 의미 약리기전 자체는 발명의 구성요소에 해당하지

 

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작성일시 : 2019. 9. 4. 09:00
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(1) 공유 특허권의 행사 공유자 중 1인 단독으로 침해소송 제기 가능 보존행위

 

이 사건 특허권의 공유자 중 1인 원고는 그 보존행위로서 피고를 상대로 구 특허법 제126조에 기하여 이 사건 발명에 관한 특허권 침해행위의 금지 및 조성물의 폐기를 구할 수 있다.

 

(2) 특허 침해제품의 생산, 판매금지 + 보관중인 완제품 및 반제품 폐기 + 생산설비의 폐기 명령

 

피고는 실시제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 피고 실시제품의 완제품과 반제품을 모두 폐기할 의무가 있다.

 

다만 피고가 실시제품의 생산에 필요한 설비를 소유하고 있다는 사실이 인정되므로, 피고에 대하여 실시제품의생산에만사용되는 설비의 폐기를 명하기로 하되, 이를 제외한 나머지 설비 전체를 폐기하여야 할 필요성이 있다고 보기는 어려우므로, 이를 초과하는 원고의 청구는 받아들이지 않는다.

 

(3) 손해액 산정 침해자의 한계이익 기준으로 산정

 

특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있는바,

 

원고가 구하는 바에 따라 위 규정에서 정한 대로 피고가 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 산정하되, ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익으로 산정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 20181701 판결

특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결 .pdf

KASAN_특허권 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송의 제기 인정 생산설비 폐기청구 인정 특허법원

 

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작성일시 : 2019. 9. 3. 12:00
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사안의 개요

 

(1)   이 사건 특허발명에 대해 진보성 부정을 근거로 무효심판 청구, 특허심판원에서 기각 심결

(2)   그에 대한 심결취소의 소에서 특허법원은 심결 취소 판결

(3)   대법원 상고기각 판결 심결취소 판결 확정

(4)   대상사건은 특허심판원으로 환송. 특허심판원은 심리하여 취소 확정판결의 취지에 따라 특허발명의 특허권이 무효로 되어야 한다는 심결

(5)   한편 특허권자 원고는 특허발명의 청구범위를 감축하는 정정심판을 청구하였는데 특허심판원은 그 청구를 기각

(6)   이에 원고는 다시 그에 대한 심결취소의 소를 제기, 청구기각 판결(특허법원 2019. 5. 16. 선고 20182977 판결 참조)

 

특허법원 판결요지

 

법원은 심결취소의 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결을 취소하여야 하고, 심판관은 심결의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결을 하여야 하며, 위 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189).

 

한편, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고,

 

여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 20063007 판결 등 참조).

 

선행 심결을 취소한 특허법원의 판결에 대한 상고가 대법원에서 기각됨으로써 위 취소판결은 그대로 확정되었고, 이에 따라 환송 후 심판절차에서는 새로운 주장이나 증거가 제출된 바가 없어, 특허심판원은 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유에 기속되어 이 사건 심결을 하였는바, 이 사건 심결에는 어떠한 실체적, 절차적 위법이 있다고 할 수 없다.

 

또한 원고는 이 사건 심결에 대한 취소를 구하면서도 이 법원에 이 사건 심판단계에서 제출되지 않은 새로운 주장이나 증거를 제출하지도 않고 있고, 또한 원고가 정정심판을 청구하였으나 기각됨으로써 청구범위는 변경되지 않았다. 심결취소소송의 소송물은심결의 실체적, 절차적 위법성 여부인데(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결 참조), 이 법원에 새로운 주장이나 증거도 제출되지 않은 이상, 이 사건 심결의 결론을 번복할 아무런 이유가 없다. 결국 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 20183932 판결

특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판결 .pdf

KASAN_심결취소 판결의 확정 후 환송 심판사건의 심결 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판

 

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작성일시 : 2019. 9. 3. 09:00
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1. 공유자의 특허권 공유지분의 분할청구권 인정 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

 

(1) 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 요지

 

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2, 4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

 

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

 

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

 

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

 

(2) 민법상 공유물분할금지 약정

 

민법 268(공유물의 분할청구)공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

 

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

 

(3) 실무적 시사점

 

기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

 

2. 공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 9741295 판결

 

(1) 사안의 개요

 

(가) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(나) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(다) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(라) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(마) 특허등록원부에 특허권이전등록이 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(바) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(사) 2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(아) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

(2) 대법원 9741295 판결요지

 

특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

3. 공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

(1) 사안의 개요

 

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1)   1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2)   2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3)   3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4)   원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5)   원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6)   1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

(2) 쟁점

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

(3) 특허법원 판결요지

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

    일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

   특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

   또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

   오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

(4) 결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

KASAN_특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에

 

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작성일시 : 2019. 7. 31. 14:00
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쟁점

특허청구범위의접합이라는 용어의 해석 + 피고의 실시제품이 원고의 특허권을 침해했다고 볼 수 있는지 여부

 

대법원 판결요지

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 한다.

 

거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.

 

그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다(대법원 2006. 12. 22. 선고 20062240 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 200745876 판결 등 참조).

 

특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004486 판결 등 참조), 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

 

구체적 사안의 판단

세라믹스의 접합 구조 및 그 제조 방법이라는 이름의 원고의 이 사건 특허발명의 명세서의 기재와 도면을 종합하여 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제4항 발명의접합이라는 용어는 모두 기밀을 유지하는 기능을 하는 접합으로 해석하여야 한다

 

그런데, 피고 실시제품이 땜납재의 용융상태에서의 흘러내림이나 모세관 현상에 의해 상승한 접합재가 통형 접합 지지체 내측주면과 니켈 로드 외측주면 사이를 감싸 돌며 기밀하고 있다거나, 통형 접합 지지체 및 저열팽창 도체와 매설 부재의 금속 노출부 사이를 연결하며 기밀하여 산화성 분위기가 저열팽창 도체로 침투하는 것을 방지하고 있다고 보기 어려워 이 사건 제4항 발명의접합과 동일하거나 균등한 구성을 갖추고 있지 아니하므로 이 사건 제4항 발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.

 

첨부: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017209761 판결

대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결.pdf

KASAN_특허침해 판단 시 특허청구범위의 기술용어 해석 기준 – 명세서의 기재와 도면을 종합하여 객관적, 합리적으

 

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작성일시 : 2019. 7. 15. 18:00
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1. 법리상 명확한 차이 vs 실무적 적용 난제

 

발명의 진보상 판단기준과 고안의 진보성 판단기준이 동일하지 않다는 점은 명확합니다. 법문언도 다르고 제도적 취지, 이론적 배경도 명확하게 차이가 있습니다. 그러나 구체적 사안에서 그, 차이를 포착하여 적용하고 그와 같이 달리 판단하는 이유를 구체적으로 제시하는 것은 매우 어렵습니다. 추상적 표현으로 각 진보성 판단의 정도 차이를 밝힌 적은 있지만 구체적 표현으로 그 차이를 밝힌 심결이나 판결은 찾아보기 어렵습니다. 첨부한 판결도 종래의 판결과 비슷하게 추상적으로 진보성 판단의 정도 차이를 인정하고 있지만 해당 사안에서 그 차이가 어떻게 적용된 것인지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않습니다. 이론적으로 분명한 차이를 보이지만, 실무적으로 그 차이점을 명확하게 설명하고 적용하는 것은 또 다른 어려운 과제라는 점을 보여주는 것 같습니다.

 

2. 고안의 구성대비 - 차이점

 

 

3. 고안의 구성 차이로 인한 효과의 차이점

 

 

4. 고안의 진보성 판단 기준

 

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 되고(대법원 2018. 12. 13. 선고 20161840 판결 등 참조), 이러한 법리는 특허와 마찬가지로 기술적 사상의 창작을 보호하기 위한 실용신안에서 고안의 진보성 판단에도 동일하게 적용된다.

 

또한 실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바소발명’을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.

 

 

5. 구체적 사안의 판단

 

1항 정정고안의 구성요소 1-6센서 케이스가 가이드홈에 가이드봉이 삽입됨에 따라 X선 촬영장치와 결합된다는 것인데, 선행고안 1에는 이러한 구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

 

정정고안은 걸림쇠 및 걸림쇠 조작수단에 더하여 가이드봉 및 가이드홈이라는 구성요소를 유기적으로 결합함으로써, X선 센서장치를 결합하는 경우 정확한 위치를 잡을 수 있게 되고, X선 센서장치를 X선 촬영장치에서 쉽게 착탈할 수 있게 된다.

 

한편 선행고안 1에서는 정확한 위치로 안내한다는 점에서 그 기능이 검출기 가이드와 중복되는, 구성요소 1-6의 가이드봉과 가이드홈과 같은 부재를 굳이 배치할 필요성은 없는 것이고, 오히려 여기에 가이드봉과 가이드홈을 배치하는 것은 서랍모양의 검출기 가이드와, X선 센서장치가 여기에 삽입되는 형태로 안내 및 지지한다는 선행고안 1의 교시에도 반하는 것이다.

 

따라서 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 구성요소 1-6의 가이드홈 및 가이드봉이라는 구성요소를 도출하거나, 이를 선행고안 1의 걸림핀 및 걸림홈으로 이루어진 결합수단과 결합하는 것이 쉽다고는 할 수 없다. 그러므로 제1항 정정고안은 그 진보성이 부정되지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2019. 4. 18. 선고 20186771 판결

특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결 .pdf

KASAN_실용신안법상 고안의 진보성 판단 기준 – 발명 vs 고안의 진보성 수준 차이 특허법원 2019. 4. 1

 

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작성일시 : 2019. 7. 10. 14:00
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2. 특허법원 판단요지 진보성 불인정

유리 프릿을 구성하는 성분들의 전체 조성비에 관한 수치범위의 한정에서 출원발명과 선행발명 1은 차이가 있다. 아래의 사정들을 종합하여 볼 때, 조성비 차이점과 관련한 구성요소 2‘Te는 산화물 환산 35~90%, Zn은 산화물 환산 5~50%, Bi는 산화물 환산 1~20%, Li, Na K 중에서 선택된 적어도 1종은 산화물 환산 0.1~15%의 각 수치범위로 함유한다는 기술구성은, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 할 것이므로, 통상의 기술자로서는 양 발명의 조성비 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

) 먼저 구성요소 2의 수치한정이 선행발명 1과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의가 있다거나 그 효과가 이질적인 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

 

그 이유는 다음과 같다. 양 발명은 모두 태양전지의 전극 형성에 사용되는 도전성 페이스트에 관한 것으로서, 전지 특성이 양호한 태양전지를 제공한다는 것을 주요한 해결과제로 한다는 점에서 별다른 차이가 없다.

 

양 발명은 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 효과의 점에서도 질적인 차이가 없다.

 

출원발명의 명세서의 기재에 의하면, 1항 발명에서 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 구체적인 효과는, “파이어 스루성의 확보와 유리화의 확보에 있다고 할 것이다. 선행발명 1의 명세서 기재에 의하면, 선행발명 1에서 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 구체적인 효과는, 충분한 오믹 콘택트의 확보와 유리화의 확보에 있다고 할 것이다. 위와 같이 제1항 발명에서는 파이어 스루성을 확보한다는 효과가 개시되어 있고, 선행발명 1에서는 충분한 오믹 콘택트를 확보한다는 효과가 개시되어 있기는 하다.

 

그러나 양자는 에너지 변환효율이 높은 전지 특성이 양호한 태양전지를 추구한다는 점에서 실질적으로 동일한 내용이라고 할 것이다.

 

) 그리고 제1항 발명의 구성요소 2한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 수도 없다. 출원발명의 명세서 기재들은, 유리 프릿에 포함되는 Bi 및 알칼리 금속 원소의 적정량을 그 성분의 특성에 따라 단순히 특정한 정도로 보일 뿐이고, 그로부터 위 각 수치범위 내외에서 발생하는 작용효과에 어떠한 차이가 있는지를 알기 어렵다.

 

선행발명 1의 대응구성을 기초로 하여 제1항 발명에 이르는 것은, 통상의 기술자에게 특별한 기술적 어려움이 없다고 할 것이므로, 1항 발명은 그 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 위와 같은 결합으로 인하여 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이부정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 20187491 판결

 

KASAN_수치한정발명의 진보성 판단기준 – 수치한정이 상이한 과제달성을 위한 기술수단, 또는 이질적 효과 또는 동

특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허7491 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 7. 8. 16:00
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원고의 위 구상금 채권은 이미 일부 발생하였거나 가까운 장래에 발생하리라는 대위변제에 따라 발생하리라는 고도의 개연성이 인정되고 실제로 그 개연성이 현실화되어 채권이 발생하였으므로 피보전채권이 된다. 또한 특허권 지분 양도계약 및 주식양도계약의 목적물인 각 특허권 지분과 주식은 B의 책임재산 대부분을 차지하고 있었고, B의 양도행위에 정당성이 인정되지도 않는 점 등을 종합하면, 위 양도계약은 일반채권자를 해할 의사로써 한 사해행위에 해당한다.

 

특허권에 대한 무효심결이 확정되는 경우 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그렇다고 하여 해당 특허권을 둘러싼 법률관계 모두가 소급하여 효력을 잃게 되는 것은 아니고, 해당 특허권이 더 이상 존속하지 않게 되었으므로 그를 둘러싼 법률관계를 무효로 확정된 이후의 장래를 향하여 정리할 수 있도록 할 뿐, 위 특허권을 둘러싼 기존의 법률관계나 특허권의 존재로 인하여 발생한 직·간접적 법률적 이익은 유효한 것으로 취급되는 것이다.

 

이러한 이유로 가령 특허권에 대한 실시계약이 체결된 경우에, 해당 특허권에 대한 무효심결이 확정되었다고 하더라도 위 실시계약이 원시적 이행불능 상태에 빠져있었다고 보지 않고, 단지 그때부터 해당 실시계약이 이행불능 상태에 빠지는 것으로 보아, 실시권자가 무효로 확정된 이후에는 더 이상 실시료를 지급할 의무는 없게 되지만 무효로 되기 전에 이미 지급한 실시료의 반환을 구할 수는 없도록 하고, 또한 무효로 되기 전 독점배타적 효력을 가지는 특허권의 존재로 인하여 정당한 실시권을 가지지 아니한 제3자가 해당 특허발명을 실시하는 것이 금지됨으로써 실시권자로서 향유할 수 있었던 특허침해소송의 위험이 없이 해당 특허발명을 제3자의 개입 없이 실시할 수 있다는 이익은 그대로 유효한 것으로 보는 것이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666, 42673 판결 참조).

 

따라서 양도된 특허권이 양도행위 후에 그에 대한 무효심결이 확정되었다고 하더라도 해당 특허권이 무효로 확정되기 전 위 양도행위 당시에 이미 재산적 가치가 전혀 없었다는 특별한 사정이 없는 이상 무효로 확정되었다는 점만으로 그 양도행위가 사해행위취소를 구할 수 없는 행위로 되는 것은 아니라 할 것이다.

   

사해행위의 취소 및 원상회복의 방법

 

 

- 해당 특허권에 대해 원상회복을 원인으로 한 권리지분의 전부이전등록 절차이행의무

- 특허무효 확정으로 특허권 소멸되기 전에는 권리이전등록으로 원상회복조치

- 특허무효 확정으로 특허권 소멸된 이후 권리이전등록 여부는 판시하지 않음

 

첨부: 특허법원 2019. 4. 11. 선고 20181190 판결

 

KASAN_특허권자 회사의 경영악화로 대출금상환 불능, 기술보증기금의 보증사고 발생 상황에서 특허권 일부지분 양도는

특허법원 2019. 4. 11. 선고 2018나1190 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 7. 8. 12:00
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법리 - 특허발명의 진보성 판단 시 사후적 고착 금지 원칙

 

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악할 필요가 있다.

 

그리고 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있더라도, 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

 

이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 20142184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 20161840 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단

특허법원 판결요지 진보성 부정

선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 있음 - 진보성 부정

 

대법원 판결요지

사후적 고찰을 배제하면 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 없음 진보성 부정 어려움 특허법원 판결 파기 환송

 

이 사건 제1항 발명은 슬라이드편의 일부분을 상부로 절곡시킨 걸림편과 상부 덮개의 내면에 형성된 스토퍼 및 레버 중앙의 버튼으로 구성되어 슬라이드편과 일체로 형성된 걸림편 자체의 탄성에 의해 슬라이드편이 걸리거나 해제되는 데 비하여, 이 사건 제1항 발명과 가장 가까운 선행발명 3의 대응구성은 스톱퍼 자체의 탄성이 아니라 별도의 코일 스프링의 탄성을 통해 슬라이드편이 걸리거나 해제될 뿐만 아니라 걸림홈이 덮개에 형성되어 있지 않고 슬라이드편에 형성되어 있다는 점에서 차이가 있음

 

이러한 차이점이 선행발명 4에 있다고 보기 어렵고, 선행발명 3, 4를 결합하기 위해서는 선행발명 3의 버튼, 스톱퍼, 슬라이드편을 모두 선행발명 4의 탄동걸림편이 록킹판과 일체화되고 자체 탄성력에 의해 걸림과 해제 동작을 수행하는 부분으로 교체해야 하는데, 선행발명 3의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계 뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경해야 함

 

이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자라 하더라도 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출하기 어려워 진보성을 부정하기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2019. 6. 13. 선고 201811681 판결 201811681

대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결.pdf

KASAN_특허무효심판 – 진보성 판단 시 사후적 고찰의 오류 지적 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후1

 

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작성일시 : 2019. 6. 17. 08:55
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첨부한 일본 지재고재 항소심 판결문을 참고로 읽어 보시기 바랍니다. 그 판결요지는 다음과 같습니다.

 

(1) 일본 특허법 제102조제2침해행위로 얻은 침해자의 이익을 특허권자 손해로 추정하는 규정에 따른 손해액 산정

 

한계이익설 채택 - 侵害行により侵害者けた利益侵害者侵害品上高から侵害者において侵害品製造販することによりその製造販直接して追加的必要となったえば侵害品についての原材料費仕入費用運送費等管理部門人件費交通通信費等通常しない。)控除した限界利益でありその主張立証責任特許者側にあるものとすべきである

 

침해제품의 매출액에서 공제할 수 있는 비용 - 侵害品についての原材料費仕入費用運送費等

공제할 수 없는 비용 - 管理部門人件費交通通信費等

구체적 사정에 따라 일부 공제를 인정 비용 및 그 이유 침해자가 공제되어야 한다고 주장하는 人件費験研究費伝広告費サンプル代及在庫品仕入金額のうち験研究費及伝広告費一部については被告各製品製造販直接して追加的必要となったといえるから控除すべきたるがそのについては被告各製品製造販直接して追加的必要となったということはできないから控除すべきとみるのはではない

 

추정 복멸사유 및 인정여부 판단 - (2) 特許法1022推定覆滅事由について

特許法1022における推定覆滅については1ただし事情侵害者主張立証責任うものであり侵害者利益特許けた損害との因果阻害する事情がこれにたるとされる

えば

特許侵害者業務態相違存在すること市場非同一性),

市場における競合品存在

侵害者業努力ブランド伝広),

侵害品性能機能デザイン等特許明以外

などの事情について特許法1021ただし事情2についてもこれらの事情推定覆滅事情として考慮することができるものとされる

 

실시대가 상당액 판단 (3) 일본 특허법 제102조제3

 

일본 특허법의 개정 내용 및 개정이유 특허소송 후 상황과 소송 전 상황을 비교하면, 특허소송을 통해 특허무효 위험이 없어진 상황에서 그 실시대가를 결정하는 것이므로 소송 전 결정되는 통상의 실시대가보다 고액으로 실시대가를 정할 수 있다는 내용

特許法1023項所定その特許けるべきするについては平成10年法律第51による改正前その特許通常受けるべきするめられていたところ,「通常受けるべきでは侵害のしになってしまうとして同改正により通常部分削除されたがある

 

特許施許諾契約においては技術的範への該特許にされるべきものかかがらかではない段階被許諾者最低保証額該特許にされた場合であっても払済みの施料返還めることができないなどさまざまな契約上制約けるのが通常である事前施料率決定されるのに技術的範該特許にされるべきものとはいえないとして特許侵害たるとされた場合には侵害者上記のような契約上制約わないそして上記のような特許法改正らせば同項づく損害算定たってはずしも該特許についての施許諾契約における施料率づかなければならない必然性はなく特許侵害をしたして事後的められるけるべき料率むしろ通常施料率べてずと高額になるであろうことを考慮すべきである

 

したがってけるべき料率

該特許施許諾契約における施料率それがらかでない場合には業界における施料相場等考慮れつつ

該特許明自体すなわち特許技術重要性のものによる代替可能性

該特許該製品いた場合利益への侵害

特許侵害者との競業特許業方針

等訴訟れた諸事情合考慮して合理的料率めるべきである

 

本件において

本件各特許施許諾契約施料率本件訴訟れていないところ本件各特許技術分野する分野近年統計上平均的施料率国内企業のアンケ結果では5.3司法決定では6.1であること被控訴人保有する分野特許特許侵害する解決金上高10%とした事例があること

本件1-1本件2-1重要性代替技術があるものではないこと

本件1-1本件2-1被告各製品利益するものといえること

被控訴人控訴人らは競業にあること

など本件訴訟れた事情考慮すると特許侵害をしたして事後的められるべき本件でのけるべき料率10%下回らないものとめるのがである

 

- 구체적 사안에서 제출된 실시료율 중에서 가장 높은 비율을 채택하여 손해액을 산정한 것임

 

첨부: 일본 지재고재 판결

 

KASAN_특허침해 손해배상액 산정기준 – 침해자의 한계이익 실시대가 상당액 기준 사례 - 일본 지적재산권고등재

일본판결_ 손해액산정기준_2019_6_7.pdf

 

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작성일시 : 2019. 6. 11. 09:29
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실무적으로 매우 중요한 쟁점입니다. 공동발명자로 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증해야 하는 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사안에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문에서 해당 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

 

미국 Opdivo 판결문 – 58면 이하

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation. A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor. In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby. Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

KASAN_공동발명자 성립요건의 입증책임 및 기준 – corroboration 판단 미국 판결문 PD-1PD-L1

 

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작성일시 : 2019. 6. 3. 08:43
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실무적으로 매우 중요한 쟁점입니다. 공동발명자로 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증해야 하는 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사안에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문에서 해당 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Courts a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering “all pertinent evidence” to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another.

 

“We have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons.” But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1.

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

KASAN_공동발명자 성립의 입증책임 및 기준 - corroboration 인정 판결문 인용 PD-1PD-L1 항

 

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작성일시 : 2019. 5. 30. 17:11
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PD-1/PD-1 항체 면역 항암제, 옵디보 Opdivo 특허발명은 일본 교토대학에서 발명되어, 오노 제약에서 라이선스 후 신약으로 개발된 주목받은 신약입니다. BMS의 신약 Keytruda 제품을 커버하는 특허청구범위로 BMS와도 특허소송 중 화해로 라이선스 계약을 체결한 것으로 알려져 있습니다. 앞으로 적용 범위가 넓은 매우 중요한 특허입니다. 그와 같이 중요한 특허에 대해 미국에서 2015년 공동발명을 주장하는 소송이 제기되었습니다.

 

지난 2019. 5. 17. 미국 매사추세츠주 연방지방법원에서 Dana-Farber 연구소의 연구원 Dr. Freeman, Dr. WoodOno 제약 6건의 Opdivo 미국특허의 공동발명자라는 판결을 하였습니다. 미국법원은 111페이지라는 장문의 결정문에서 발명의 경위, 공동발명자로 판단한 이유 등을 상세하게 설명하고 있습니다. 중대한 이해관계가 걸린 중요한 판결로 보입니다. 미국법원의 소장과 판결문을 참고자료 첨부합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: 1. 미국소장

1_소장_complaint.pdf

 2. 미국법원 중간 판결문

2_ 중간판결_Fact & Law.pdf

KASAN_세계적 블록버스터 신약, PD-1PD-L1 항체 면역 항암제, 옵디보 Opdivo, 관련 6건의 미국특허

 

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작성일시 : 2019. 5. 30. 09:08
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미국에서 특허권자 BlazereBay에 대해 온라인 오픈마켓을 통한 특허침해품을 판매하도록 허용함으로써 판매자뿐만 아니라 eBay도 특허침해 방조책임이 있다는 소송을 제기 하였습니다. 오픈마켓 운영자의 책임여부에 관한 미국법원의 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

특허권자, 상표권자 등은 eBay가 운영하고 있는 Verified Rights Owner (“VeRO”) program을 통해 침해혐의 제품을 발견하면 Notice of Claimed Infringement (“NOCI”)를 제출하여 지재권 침해행위를 신고할 수 있습니다. 이 사안에서도 특허권자 BlazerVeRONOCI를 접수하였습니다.

 

그런데 eBay에서는 권리자의 침해주장만으로는 부족하다고 보고, 지재권침해로 판단한 법원의 판결, 결정 등을 제시할 것을 요구합니다. eBay에서는 특허권의 주장만으로는 해당 특허와 제품의 특허침해여부를 검토하여 필요한 조치를 하지 않습니다. 특허권자로부터 특허침해신고(NOCI)VeRO에 접수해도 대상 특허침해혐의 제품의 listing을 차단하지 않습니다. 그와 같은 상황에서 특허권자 BlazereBay가 특허침해행위에 가담한 책임이 있다고 주장한 것입니다.

 

미국법원은 eBay는 단순 오픈마켓 제공자에 불과하고 직접 판매자가 아닐 뿐만 아니라 해당 특허침해여부를 알 수 없다고 판단하였습니다. 또한 특허분야의 전문가가 아닌 상황에서 법원의 특허침해 판단이 있는 경우에 해당 listing을 차단하는 것이 허용된다고 보았습니다.

 

다양한 online 오픈마켓에서 각 다른 IP policy를 운영하고 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 factors에 따라 그 책임여부가 달라질 수 있으므로 세심하게 살펴보아야 할 것입니다.

(1) whether the host is not the seller or that the listing is not an “offer to sell,”

(2) whether payment is made directly to the seller or to the host, and

(3) whether there is an option to buy the item directly from the host.

 

KASAN_온라인 쇼핑몰 특허침해 사안 - 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 A

 

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작성일시 : 2019. 5. 28. 10:00
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1.    미국 Balzer v. eBay 판결온라인 쇼핑몰 판매제품의 특허침해 인정 but 온라인 쇼핑몰 운영자 eBay의 특허침해 불인정 (직접침해, inducement, contributory infringement 모두 부정)

2.    중국 Alibaba 판결온라인 쇼핑몰 Tmall 판매제품의 특허침해 인정 + 온라인 쇼핑몰 운영회사 Alibaba 특허침해에 관한 연대책임 인정 + 해당 웹페이지 삭제명령 + 판매자에 대한 손해배상액의 1/3 해당 금액 연대배상 명령 + 연대책임의 근거는 중국 특허법이 아니라 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36

 

3.    중국 Alibaba 판결 사안의 요지

A.    사안의 개요

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

B.    중국법원 1심 판결 

 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

C.    중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

D.   중국법원 판결이유 및 실무적 포인트  

 

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해책임 여부 미국 eBay 판결 vs 중국 A

 

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작성일시 : 2019. 5. 28. 08:47
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1. Starting an Evaluation.

To request an Evaluation, a Patent Owner submits an Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement (“Agreement”) to Amazon, with all information requested in its Exhibit 1. Amazon then sends that Agreement to each Seller listing Accused Products and gives each the option of: (i) executing and returning the Agreement within three weeks, with all information requested in its Exhibit 2; or (ii) having their listings on Accused Products removed from www.amazon.com. If a Seller does not participate in the Evaluation or does not comply with the Agreement, Amazon intends to remove its listings of Accused Products. After receiving a completed Agreement from one or more Sellers, Amazon will use the information in Exhibits 1 and 2 of the Agreement to select a neutral individual from a list of attorneys experienced in U.S. patent disputes (“Evaluator”).

 

- 특허권자는 특허평가계약서(Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement), 해당 특허정보, 판매자의 특허침해 주장 근거 등 간단한 정보를 Amazon에 제공.

- Amazon에서 판매자에게 사실 통보 후 특허평가 계약서에 서명하도록 요청

- 양측의 동의 후 Amazon은 지정한 평가자(evaluator)가 중립적으로 특허침해 판단

- 판매자가 Agreement에 서명하지 않으면, Amazon은 해당제품을 Amazon.com에서 삭제

 

2. Payment and Schedule.

Once selected, the Evaluator will contact the Patent Owner and each Seller with instructions to wire $4,000 to the Evaluator. If the Patent Owner does not submit $4,000 to the Evaluator within two weeks, no Evaluation will occur and any money submitted by Sellers will be returned. If a Seller does not submit $4,000 within two weeks, the Evaluator will notify Amazon, who will then remove that Seller’s listings of Accused Products. If no Seller submits $4,000, Amazon will remove all participating Sellers’ listings of the Accused Products and the Evaluator will return the Patent Owner’s payment.

 

- 특허권자와 판매자 - 각각 평가자에게 4천불씩 지급 + Amazon 비관여

- 특허권자 4천불 미지급 시 해당 제품 계속 판매

- 판매자 4천불 미지급 시 판매중지

 

3. Submission of Written Arguments.

After the Patent Owner and a Seller have timely submitted $4,000, the Evaluator will set a schedule for submission of written arguments (“Schedule”). In general, the Schedule will provide: (i) the Patent Owner with 21 days for its initial arguments; (ii) Sellers with 14 days to respond; and (iii) the Patent Owner with 7 days to reply. No modifications to the schedule can be requested. The Patent Owner may use a total of 20 double-spaced 8.5 x 11” pages between its two submissions. Each Seller may use 15 double-spaced pages in its response. Claim charts and exhibits are not counted against page limits. Each submission must be in English and emailed to the Evaluator and to the opposing Participants in the same email; physical exhibits cannot be submitted. Failure to timely make a submission by a Participant will generally result in a finding by the Evaluator against that Participant and forfeiture of its payment, except that the Patent Owner may waive reply.

 

- 양측 각 4천불 입금 후 평가자 특허평가 일정 지정

- 특허권자 21일 내 서면으로 특허침해주장(initial arguments) 제출

- 판매자는 그로부터 14일 이내 답변서 제출

- 특허권자는 판매자의 답변에 대하여 다시 7일 이내 반박서면 제출 가능

 

4. Evaluation is a Limited Procedure.

To make the Evaluation fast, efficient, and relatively low-cost, it is limited to one claim from one unexpired U.S. utility patent. Design, non-U.S., and expired patents are not eligible. The Patent Owner may include multiple ASINs in an Evaluation, but Amazon or the Evaluator may exclude ASINs of products not physically identical for purposes of the Evaluation. The Evaluation will address only Products sold by third-party sellers on www.amazon.com. The Evaluator will consider whether a Product likely infringes. Only two defenses other than non-infringement based on failure to meet one or more claim limitations will be considered by the Evaluator. First, Sellers can defend on the basis of invalidity and/or unenforceability of the asserted patent claim by providing a finding by a court of competent jurisdiction, or by the U.S. Patent Office or U.S. International Trade Commission (“ITC”), that the asserted patent claim is invalid or unenforceable. Arguments regarding, for example, invalidating prior art will not be accepted; the only way Sellers can show invalidity/unenforceability is by presenting a court, Patent Office, or ITC order finding an asserted patent claim invalid or unenforceable. Second, Sellers may show that the Accused Products (or physically identical products) were on sale one year or more before the asserted patent’s earliest effective filing date, only by using credible evidence that the Evaluator can independently observe (such as a date of first sale on amazon.com, or on the Wayback Machine). The Evaluator will not accept affidavits, declarations, or mere arguments about the date of first sale; the Seller must come forward with independently verifiable objective evidence that the Evaluator can confirm.

 

No discovery (e.g., depositions, document requests, etc.) will occur in the Evaluation, nor will there be a trial or hearing. The Patent Owner and Sellers may not contact the Evaluator, unless by email in response to an inquiry from the Evaluator, while copying the other parties. The Evaluator may consider any information submitted, giving any weight to that information the Evaluator believes appropriate.

 

- 소송절차와 같은 디스커버리(discovery), 변론(hearing), 재판(trial) 없음 - 간략한 제한된 평가절차

- 특허권자의 침해주장 범위 - 1개 제품(Amazon 제품분류 기준상), 1개 특허, 1개 청구항으로 제한

- 판매자의 대응수단 - (1) 비침해주장, (2) 무효, 행사불가능(unenforceability) 주장, (3) 선사용주장

 

5. Decision.

Within 14 days of the reply date, the Evaluator will announce a decision, choosing between: (i) the Patent Owner is likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim; or (ii) the Patent Owner is not likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim. The Evaluator will not provide reasoning if the Evaluator decides that the Patent Owner is likely to prove that the Accused Product infringes the asserted claim. If the Evaluator decides that Patent Owner is not likely to prove that the Accused Product infringes, the Evaluator shall provide a brief explanation of why the Patent Owner is unlikely to prove infringement. The Participants will not contact or question the Evaluator regarding his or her decision. There is no process for appeal or reconsideration of the decision.

 

- 모든 및 증거자료 제출 후 14일 이내 평가결정

- 특허침해 입증 개연성 또는 특허침해 입증 실패 개연성 판단, 판단 근거 공개

 

6. Disposition of Payments Following Evaluation.

If the Evaluator decides the Patent Owner is likely to prove that all Accused Products infringe, the Evaluator will return the Patent Owner’s $4,000 and retain a total of $4,000 divided evenly among the participating Sellers. If more than one Seller has participated and is found to infringe, the Evaluator will give any amount of Seller-deposited money in excess of $4,000 to an Amazon Smile charity chosen by the Patent Owner. If the Evaluator decides the Patent Owner is not likely to prove that any Accused Product infringes, the Evaluator will return participating Sellers’ payments and retain the Patent Owner’s $4,000. If the Evaluator decides the Patent Owner is likely to prove that some Accused Products infringe and not likely to prove that other Accused Products infringe, the Evaluator will: (i) retain $2,000 from the Patent Owner’s payment and return the remainder; (ii) return in full payments of participating Sellers whose Accused Products were found not to infringe; and (iii) retain $2,000, divided evenly among participating Sellers of Accused Products found to infringe. Any excess funds from Sellers of Accused Products found to infringe shall be given

to an Amazon Smile charity chosen by the Patent Owner. In no case may the Evaluator retain more than $4,000 after making a merits decision in an evaluation.

 

- 특허권자 승소한 경우 선납 4천불 환불, 평가자는 판매자가 선납한 4천불을 비용으로 수취

 

7. Settlement.

If the Patent Owner and a Seller notify the Evaluator they have settled their dispute prior to the date of Patent Owner’s reply, the Evaluator will terminate the Evaluation as to that Seller, or terminate the Evaluation entirely if there is only one participating Seller. The Evaluator may retain up to $1,000 to cover the Evaluator’s efforts, equally divided from the Participants’ payments when settlement results in termination of the entire Evaluation. If the settlement occurs after the Patent Owner’s reply but before the Evaluation is completed, the Evaluator may retain up to $2,000, $1,000 from the Patent Owner and a total of $1,000 from the participating Sellers, if the Evaluation is terminated in its entirety. The Evaluator will return the remainder of each Participant’s payment to that Participant.

 

- 당사자 화해하는 경우 절차 종료

- 평가자는 화해 시 비용으로 1천불 또는 최대 2천불 받음

 

8. Effect of Evaluation on Accused Products.

If the Evaluator finds the Patent Owner is likely to prove that an Accused Product infringes, Amazon will remove that Accused Product from www.amazon.com as soon as practicable, but generally within 10 business days of Amazon’s receipt of the decision. If the Evaluator finds that the Patent Owner is not likely to prove that an Accused Product infringes, Amazon will have no obligation to take any action as a result of the Evaluation. No other action is contemplated or required as a result of the Evaluation and no damages, attorney’s fees or costs may be awarded. If any Participant obtains a judgment or order in litigation or an arbitration that an Accused Product does not infringe or that the Patent is invalid or unenforceable, that Participant may submit it to Amazon, and Amazon may allow relisting of the Accused Product, in accordance with Amazon’s policies and procedures. When a patent expires or is found invalid or unenforceable, Amazon may restore a removed listing. If the Evaluator finds that the Patent Owner is not likely to prove an Accused Product infringes, and the Patent Owner subsequently obtains an order or judgment finding that the Accused Product infringes, the Patent Owner may submit that judgment or order to Amazon, and Amazon will remove the Accused Product, in accordance with Amazon’s policies and procedures.

 

- 특허권자 승소 시 늦어도 10일 이내 해당제품 listing 삭제

- 특허권자 패소 시 판매 계속

 

KASAN_아마존 판매제품에 대한 특허침해 및 판매중지 여부 판단 간이절차 - Amazon Utility Paten

 

 

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작성일시 : 2019. 5. 27. 12:38
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특허침해분쟁을 화해 종결하면서 라이선스 계약을 체결하였지만, licensee의 계약 위반을 이유로 특허실시 license 계약을 종료하고, 다시 licensee 상대로 하는 특허침해소송을 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개한 적이 있습니다.

 

우리나라의 유사한 사례로는 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위를 이유로 특허침해책임을 인정할 수 있는지 여부가 문제된 사안을 살펴봅니다.

 

1. 특허권에 대한 전용실시계약 체결, 특약사항 및 등록 상황

특허권자 회사로부터 공기정화제특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다는 사전승낙 조건을 추가하였습니다. 그 후 라이센시는 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항을 특허등록원부에 등록하지 않았습니다.

 

2. 실시권자 라이센시의 계약상 특약조항 위반

실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허권침해에 해당한다고 주장하면서 실시권자 라이센시를 형사고소하였습니다.

 

3. 특허법 규정

특허법 제100(전용실시권) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. 전용실시권을 설정 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

 

특허법 101(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

 

4. 법원판단 특허침해 불성립

법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다. 법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

5. 대법원 2013. 1. 24. 선고 20114645 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.”고 하면서, 2호에 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한을 규정하고 있다.

 

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

 

6. 등록주의 여부에 따른 구별

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

 

그런데, 미국 특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

 

KASAN_특허권 전용실시권 허여계약에 특허발명실시 전 특허권자의 승낙 요건 특약 존재 – 전용실시권 등록 후 실시

 

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작성일시 : 2019. 5. 14. 15:23
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공지의약의 투여용법 및 투여용량 한정 발명의 진보성 판단 기준 - 대법원 2017. 8. 29. 선고 20142702 판결

 

의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로,

 

특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

 

구체적 사안의 판단 특허법원 판결요지 진보성 부정

 

구성의 곤란성 부존재

 

구성요소 2‘1안당 1방울 13회 점안되도록 이용하는 것이라는 투여 용법을 한정한 것인데, 선행발명 1에는 위와 같은 투여용법에 관한 구체적인 기재가 없다는 점에서 차이가 있지만, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2와 주지관용기술을 결합함으로써 이 사건 제1항 출원발명의 ‘1안당 1방울, 13투여용법을 도출해 내는 데 별다른 어려움이 없다고 판단된다.

 

선행발명 1의 명세서에는 점안제의 투여량과 투여 사이의 시간과 관련하여 투여량은 치료받는 대상체에게서 목적하는 결과를 달성하기 위한 일상적이고 널리 공지된 기술에 의해 용이하게 결정될 수 있다. 의사는 1일 투여 용량의 수, 용량 투여 사이의 시간, 및 조성물을 이용한 치료 기간을 조정할 수 있다.”고 기재하고 있다.

 

레보플록사신 항균제를 결막염뿐만 아니라 각막염의 치료 용도에 사용할 수 있다는 것이 개시되어 있다.

 

이 사건 출원발명의 우선일 전에 레보플록사신을 비롯하여 다른 플루오로퀴놀론 계열 점안제의 결막염, 각막궤양 등의 안감염증에 유효한 1일 투여 용량의 수, 용량 투여 사이의 시간, 및 조성물을 이용한 치료 기간 등에 관해서는 다양한 투여 용량과 투여 용법 사례가 존재하고 있었다.

 

결막염과 각막염 또는 각막궤양에 대해 동일한 투여 용량과 투여 용법을 사용하기도 하고(레보스타 점안액, 가티플로점안액, 아이목스점안액 등), 적응증에 따라 용법을 달리하여 투여하기도 한다[시프로플록사신 0.3% 용액(Ciloxan), 오플록사신 0.3% 용액(Ocuflox) ].

 

레보플록사신은 국소투여 플루오로퀴놀론 항균제 중 방수 용해도가 가장 높은 약물이라는 것과 국소항생제 효과를 평가할 때 안구표면 전안방내 및 혈청 항균제 수준, 안방수(眼房水, aqueous humor) 수준 등을 모두 고려한다는 것이 개시되어 있다. 따라서 통상의기술자가 1.5%(w/v) 레보플록사신을 결막염 치료용으로 투여하기 위하여 투여 용량투여 주기를 결정함에 있어 대상으로 하는 조직 부위의 단위 시간별 농도의 변화를 관찰하여 투여 주기를 결정하는 것통상의 창작 범주에 속하는 것으로 보이고 특별한 기술적 어려움이 있다고 할 수도 없다.

 

감염의 종류와 정도, 안구의 해부학적 구조를 고려할 때 각막궤양에 사용되던 항균제를 결막염에 투여하는 경우 투여빈도 또는 투여량을 그대로 유지하거나 적절하게 변경하여 선택하여 적용할 수 있다는 것이 이 사건 출원발명 우선권 주장일 전에 알려져 있었으므로, 선행발명 1에 개시된 1.5%(w/v) 레보플록사신을 결막염에 적용하고자 하는 통상의 기술자는 적절한 투여용법을 결정하는 과정에서 종래에 알려진 결막염과 각막염에 대한 투여주기와 투여량 중 적절한 것을 선택하거나 이를 변경시켜 ‘1안당 1방울, 13투여용법을 도출하는데 구성의 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

 

현저한 효과 불인정 - 투여 용량이나 투여 빈도를 감소시키는 시도는 통상적임, 그 결과 부작용 감소는 예상되는 효과 대상발명에서 예측할 수 없었던 현저하거나 이질적인 효과 인정 안됨 - 진보성 부정

 

첨부: 특허법원 2019. 3. 29. 선고 20185280 판결

 

KASAN_공지의약의 투여용량이나 투여빈도를 감소시키는 투여용법 발명의 진보성 판단 – 결막염 치료제 레보플록사신

특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허5280 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 5. 2. 14:33
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. 특허법 기본원칙: 특허발명의 구성요소 전부를 실시해야 특허침해 성립 (All Elements Rule)

 

특허법원 2019. 2. 19. 선고 20181220 판결

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니어서, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다.”

 

쟁점: 복수의 행위주체가 특허발명의 각 단계를 일부 씩 나누어 실시하는 경우 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우특허침해 성립여부

 

II. 선행 미국 Akamai v. Limelight 사건 판결

복수의 행위주체가 방법특허발명의 각 단계를 일부씩 나누어 실시하는 경우에도 특허권침해책임을 인정한 판결 및 그 성립요건 검토 미국 Akamai v. Limelight 판결

 

1. 복수의 행위주체에 의한 특허의 공동침해

IT 분야에서는 서로 멀리 떨어져 있는 여러 서버와 클라이언트가 네트워크로 연결되어 그 상호작용을 통해 end-user에게 서비스가 이루어지는 것이 일반적입니다. 이러한 특성 때문에, 그에 특유한 여러가지 어려운 특허 이슈들이 발생하고 있습니다. 복수의 행위주체에 의한 특허의 공동침해(joint infringement) 이슈도 그 가운데 하나입니다.

 

방법(method)특허의 각 단계가 하나의 주체가 아닌 복수개의 주체에 의해 수행되는 경우, 특허발명의 일부만을 수행하는 서비스 사업자가 위 특허를 침해한다고 할 수 있는지 여부가 문제됩니다. 예를 들어, A+B+C 세 단계로 이루어진 방법특허에서, AC 단계는 서버측, 그리고 B 단계는 모바일 단말기에서 수행되는 작업인 상황을 가정해 보겠습니다. 이때 A C단계와 동일한 방법을 사용하여 서버측에서만 서비스를 제공하는 제3의 사업자(A’)가 있다면, 엄밀히 말해서 A’B 단계를 직접 수행하는 것이 아니므로 구성요소 완비의 원칙(all elements rule)에 따라 A’에게 특허침해 책임을 물을 수 없다는 결론에 이르게 됩니다. 그런데 만일 B 단계를 또 다른 B’라는 사업자가 수행하고 있고 B’A’이 서로 공모하여 서비스를 진행하고 있다고 할 때, 이러한 경우에도 원칙에 따라 이들이 A+B+C로 구성된 방법특허를 침해하지 않는다고 본다면 특허로서 이들을 제재할 수 없는 일견 형평에 반하는 결과가 초래될 수 있습니다.

 

이에 이러한 경우 A’B’에게 공동침해자로서의 책임을 지우거나 또는 그 일부를 수행한 A’ 또는 B’에게 침해책임을 지울 수 있다는 논의가 바로 특허 공동침해의 문제입니다. 원격 네트워크로 연결된 수많은 노드들로 구성된 인프라 없이는 상정하기 어려운 이슈이므로, IT 분야에 특유한 중요한 문제라 할 수 있습니다. 국내에서는 아직까지 이러한 공동침해책임을 인정한 판례가 없었습니다. 이에 관하여 학계의 논의가 있어 왔지만, 긍정하는 견해와 부정하는 견해가 대립하여 명확한 결론이 나지 않고 있는 상황입니다. 그런데 최근 미국 연방대법원에서 이 문제를 다룬 판결이 나왔습니다(Akamai Technologies v. Limelight Networks 사건).

 

2. CAFC 및 미국 연방대법원의 판단

미국 특허법의 경우 우리나라의 간접침해에 해당하는 기여침해”(271(c)) 규정뿐만 아니라, 우리나라에는 없는 유도침해”(induced infringement, 271(b))라는 특별한 규정을 두고 있습니다. 이는 특허침해를 능동적으로 유도한 자도 침해자로서 책임이 있다는 규정입니다. 이 규정의 해석과 관련하여 기존 미국 CAFC의 판례는, 유도침해를 인정하기 위해서는 직접침해가 있음이 입증되어야 한다는 태도를 취하고 있었습니다. 그런데 방법특허에 있어 직접침해는 하나의 주체가 방법특허의 모든 단계를 실시 내지 지시/지배(direct/control)하여야만 인정되는 것으로 받아들여지고 있었기에, 이러한 견해에 따르면 방법특허의 각 단계가 복수개의 주체에 의해 수행되는 위와 같은 상황의 경우 유도침해조차 성립할 수 없다는 결론에 이르게 되며, 이러한 허점(loophole)을 고의적으로 이용하는 사업자들을 제재할 수 없게 됩니다.

 

이에 이 사건의 원심에서 CAFC, 하나의 주체가 방법특허의 모든 단계를 수행하였다는 점이 입증되지 않았다 하더라도, 침해자가 방법특허의 각 단계의 수행을 유도하였고 각 단계가 실제로 수행되었다는 점이 입증된다면 유도침해를 인정할 수 있다고 하여 기존의 판단 기준을 대폭 완화하였습니다.

 

그런데 지난 62일 미국 연방대법원은, 직접침해가 없는 경우에는 유도침해 책임도 인정할 수 없다고 판시함으로써 다시 원심 CAFC의 판결을 뒤집었습니다. 이를 직접침해의 정의에 관한 기존 CAFC의 태도와 함께 파악하면, 한 당사자가 방법특허의 모든 단계를 실시 내지 지시/지배하지 않는 이상, 당사자의 유도침해도 인정할 수 없다는 결론입니다.

 

. 최근 특허법원 판결 복수 주체의 특허발명의 일부구성 요소 부담실에 의한 특허침해 인정 사례

1. 특허발명의 요지 3특허

 

 

2. 특허법원 판결요지

쟁점 - 복수 주체가 각 일부 구성만을 실시하지만 그 전체적으로 특허침해행위에 해당하는 경우 각 주체의 특허침해책임 인정여부 판단기준

 

복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시 행위를 인식하고 이를 이용 할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수주체중어느한단일주체가다른주체의실시를지배관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

 

3. 구체적 사안의 판단

피고 A은 위 피고 실시제품의 제작을 피고 B에게 의뢰하였고, 피고 B로부터 위 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 C 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용하여 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 를 경유하여 병원에 수출하는 방법으로 납품하였음을 알 수 있는바,

 

피고 A은 피고 실시제품의 생산에 관여함으로써 피고 C의 대표자로서 뿐만 아니라 그 범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다.

 

또한, 피고 B는 당초 의료용 실 제조업체인 주식회사 를 운영하던 자임에도 피고 A과 함께 피고 실시제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체를 설립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며, 그들로부터 제품을 납품받아 피고 C에 그 업체명의로 납품하였음을 알 수 있는바,

 

피고 B는 피고 A과 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다.

 

따라서 피고 A, B는 원고의 제3특허를 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다.

 

KASAN_특허구성요건 완비의 원칙 예외 인정 첫 특허판결, 복수의 실시자가 특허발명의 구성요건 일부를 나누어 실시

 

 

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작성일시 : 2019. 4. 26. 11:05
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1. 미국소송과 디스커버리

 

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

 

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

 

문제는이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

 

2.  Litigation Hold 발생시기 및 필요한 조치

 

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

 

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

 

당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

 

이때 위 ‘구성원들’은사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

 

또한 위 ‘자료’는종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

 

3.  위반 시 소송상 효과 - sanction

 

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수 있을 뿐만 아니라해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

 

일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

 

때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데이는 반드시 피해야 할 practice입니다실제로 미국법원이 위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 ‘선의의 노력’을 다하지 않았다고 인정, sanction을 가한 사례도 있습니다결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

 

자료를 고의적으로 변경파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다자료의 고의적인 변경파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

 

소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

 

미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖출 필요가 있습니다.  

 

5. 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 (sanction) 일반적 내용 정리 

 

미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

 

(1)  Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)

 

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보(ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 spoliation of evidence를 범한 것으로 판단하였습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치(sanction)로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(default judgment)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. , discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(contempt of court)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 최장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

 

(2)  GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)

 

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. , 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

 

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

 

(3)  Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)

 

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

 

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 불리한 추인(adverse inference)을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

 

(4)  z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)

 

z4 Technologies MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

 

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 25백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 27백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

 

(5)  US 정부 v. Philip Morris

 

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

 

그 결과 법원은 제제조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

 

(6)  Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)

 

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

 

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라는 명령을 하였습니다.

 

6. 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정

 

우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 제기 이외에 다른 방법이 없습니다. 반면, 미국특허소송 절차에는 항소심법원 CAFC 3인 판사 합의체 판결에 대한 불복방법으로 (1) 동일 재판부의 재심리를 신청하는 방법과 (2) CAFC 구성 판사 전원으로 구성된 전원합의체 (en banc) 심리를 신청하는 방법이 있습니다. 동일 재판부에서 같은 사건을 다시 심리하는 재심리는 그 사례가 거의 없지만, 전원합의체 심리를 거치는 경우는 종종 있습니다. 관련 규정을 참고로 소개하면 다음과 같습니다.

 

Rule 35. En Banc Determination

 

(a)  When Hearing or Rehearing En Banc May Be Ordered. A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.

 

An en banc hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

(1) en banc consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court's decisions; or

(2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

 

, (1) 엇갈린 판례를 통일할 필요가 있는 경우, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우가 전원합의체 심리대상입니다.

 

(f) Call for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard or reheard en banc unless a judge calls for a vote.