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특허법원 판결요지

이 사건 의약품 벨빅정®에 관한 ‘마약류 관리법에 따른 품목허가’는 ‘약사법에 의한 품목허가’와 비교하여 허가기관이 동일하고, 이를 위해 제출하는 자료의 종류와 요건, 품목허가 신고심사의 절차 및 내용은 모두 실질적으로 약사법에서 정한 규정과 동일한 절차 및 내용에 따라 이루어지므로 ‘약사법에 의한 품목허가’와 본질적‧실질적인 차이가 없다.

다음과 같은 사정들을 고려하여 보면, 이 사건 위임조항[(특허법 제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다)]에 의해 특허권 존속기간을 연장할 수 있는 특허발명에는 약사법 제31조 및 제42조에 의해 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명뿐만 아니라, 마약류 관리법 제18조 및 제21조에 따라 품목허가를 받아야 하는 마약류 관리법 제2조 제3호 라목에 해당하는 향정신성의약품의 발명도 포함되는 것으로 해석할 수 있고, 이 사건 시행령 조항이 마약류 관리법 제18조 및 제21조 따라 품목허가를 받아야 하는 마약류 관리법 제2조 제3호 라목에 해당하는 향정신성의약품에 관한 발명을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다.

가) 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생 증진 및 안정성과 유효성을 확보하기 위하여 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하고, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 특허발명을 실시하지 못하게 되는데, 특허법은 이와 같은 상황을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위해 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주는 제도를 마련하였다(대법원 2017. 11. 29. 선고 2018후844, 851, 868, 875 판결 등 참조). 이러한 특허권 존속기간 연장제도의 취지를 감안하여 보면, ‘약사법에 의한 품목허가’를 받아야 하는 의약품과 ‘마약류 관리법에 의한 품목허가’를 받아야 하는 이 사건 의약품, 즉 향정신성의약품은 모두 활성‧안전성 등의 시험을 거쳐 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못한다는 점에서 차이가 없고, 이 사건 위임조항은 허가 또는 등록을 위하여 필요한 활성·안정성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우에 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다고 하고 있을 뿐, 마약류 관리법 제18조, 제21조에 의해 품목허가를 받아야 하는 향정신성의약품을 존속기간 연장대상에서 제외하고 있지 않다.

나) 이 사건 위임조항은 ‘다른 법령에 따른 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우’에 특허권 존속기간을 연장할 수 있도록 하고 있을 뿐, 활성·안전성 등이 아닌 의약품의 다른 성질, 즉 신체적·정신적 의존성 등의 차이를 근거로 의약품 사이에 차등을 두고 있지 않다. 또한 이 사건 위임조항은 모법에 규정된 요건에 맞는 특허발명의 대상과 요건을 구체화하도록 위임하였을 뿐, ‘특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의하여’ 받거나 하여야 하는 ‘허가 또는 등록의 종류’ 내지 그 ‘다른 법령의 범위’를 정하도록 위임한 것은 아니고, 이 사건 위임조항에서 특허권 존속기간의 연장대상으로 삼은 발명 중 일부를 배제할 수 있는 권한을 위임한 것은 아니다.

다) 앞에서 살펴본 바와 같이, ‘이 사건 의약품에 대한 마약류 관리법에 의한 품목허가’와 ‘약사법에 의한 품목허가’는 그 허가기관, 제출서류, 대상시험의 종류와 내용, 소요기간 등에서 본질적인 차이가 없고, 이를 서로 달리 취급해야 할 정도로 이 사건 의약품에 대해 특허권 존속기간 연장제도의 적용을 배제하거나 제한해야 할 공공의 이익이 크다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 위임조항과 이 사건 시행령 조항을 이 사건 의약품에 관한 ‘마약류 관리법에 따른 품목허가’가 포함되지 않는 것으로 해석하여 이 사건 의약품과 같은 향정신성의약품에 대해 존속기간 연장을 일체 허용하지 않으면 헌법 제11조 제1항의 평등원칙을 위반한 차별에 해당할 수 있다.

마) 향정신성의약품 지정은 의약품 품목허가 이전에 지정되는 것이 일반적이나, 약사법에 의한 의약품 품목허가를 받은 이후에 향정신성의약품으로 지정되기도 하고, 반대로 품목허가 당시에는 마약류 관리법에 의한 향정신성의약품으로 지정되었다가 그 이후 약사법에 의한 일반 의약품으로 지정이 변경되는 경우도 있을 수 있는데, 특허권 존속기간의 연장제도에서 ‘약사법에 의한 일반적인 의약품’과 ‘마약류 관리법에 의한 향정신성의약품’을 달리 취급할 경우, 특허권 존속기간 연장제도의 운용상 불안정과 일반 의약품 제조업자(또는 수입업자)와 향정신성의약품 제조업자(또는 수입업자) 사이에 불평등을 초래할 수 있다.

바) 1987년 ‘특허권 존속기간 연장제도’의 도입을 위해 법령 개정을 추진한 주무관청인 특허청이 국회에 제출한 자료에는 회복기간을 5년 넘지 않게 하고, 국내시험절차에 소요된 기간만을 산정하여 국내 임상시험의 활성화를 도모하는 등에 대한 논의만 있었고, 향정신성의약품이 정신적 및 신체적 의존성을 일으킬 우려가 있는 의약품이라는 이유로 특허권 존속기간의 연장대상에서 제외한다는 내용 등에 대한 논의는 없었던 것으로 보인다. 나아가 특허권 존속기간 연장제도의 도입 과정 및 변천 과정 중 향정신성의약품을 다른 의약품 발명과 차별하여 특허권 존속기간의 연장대상에서 원천적으로 제외시키고자 하는 내용이나 논의는 없었던 것으로 보인다. 따라서 입법자의 의도가 마약류 관리법에 의한 향정신성의약품에 관한 발명을 일부러 배제한 것이라 보기 어렵다.

첨부: 특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2243 판결

특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2243 판결 .pdf

KASAN_비만치료제 벨빅 사안 – 향정신성의약품, 마약류 관리법 제18조에 따라 품목허가의약품도 특허권 존속기간 연장 대상에 포함 특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2243 판결.pdf

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프랜차이즈 사업에서 가맹사업법도 중요하지만 상표 및 서비스표 분쟁의 해결 역시 필수적입니다. 새롭게 프랜차이즈 사업을 하는 경우에는 동종업계에서 이미 사용 중인 상표를 피하여 상표를 사용해야 합니다. 그리고 이미 프랜차이즈 사업을 영위하고 있는 경우에는 경쟁 업체가 유사한 상표를 사용하는 것은 아닌지 항상 확인해야 합니다. 이와 같은 프랜차이즈 사업 상표 분쟁에서 상표법상 불사용취소심판이 용이할 수 있습니다.

상표법 제119조 제1항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있습니다.

따라서 프랜차이즈 회사 설립시 사용하기로 계획한 상표와 유사한 상표를 발견한 경우에는 불사용취소심판을 청구하여 상대방 회사의 상표를 취소시키고 이를 사용할 수 있습니다. 반대로, 프랜차이즈 사업을 영위 중에 상대방이 상표침해소송을 제기하여 오는 경우, 만약 상대방 회사가 그 상표를 사용하지 않고 있으면 역시 불사용취소심판을 제기하여 취소시킬 수 있습니다.

다만 불사용취소심판을 청구하기 위해서는 등록상표를 3년간 사용하지 않은 사실이 있어야 합니다. 이때 등록상표와 유사한 상표의 사용은 등록상표의 사용으로 볼 수 없으나, 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용은 등록상표의 사용으로 보고 있는 것이 현재 대법원의 태도 입니다(대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결).

이와 같이 상표권자가 자신의 등록상표를 사용하였는지 여부와 관련하여 다음과 같은 특허법원 판결을 소개합니다. 이 사건 상표권자의 등록상표는 “삼부자”인데 반하여, 상표권자는 ‘소문난’을 부가하는 등으로 실제로 사용하였습니다.

특허법원은 “상표권자의 실사용표장은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자를 부가한 것인데, 부가된 문자 부분이 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고 상단에 위치하거나 좌측에 경사지게 위치해 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보일 뿐만 아니라 ‘소문난’은 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하므로, 위 각 표장들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없고, 위 각 표장들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다(특허법원 2015. 6. 26. 선고 2015허1560 판결)”고 판시하였습니다.

즉, 특허법원은 등록상표에 ‘소문난’을 부가하였더라도, 사용 태양 자체가 수요자에게 부가적인 부분으로 인식되고, 그 의미 역시 부기적인 표현에 불과하므로, 실사용상표가 등록상표와 구별되는 별개의 표장으로 인식된다고 볼 수 없으므로, 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있다고 판단하였습니다. 그러므로 상표분쟁의 불사용취소심판에 있어서 실사용상표와의 비교는 중요한 쟁점입니다.

이와 같이 프랜차이즈 사업 영위 시에 경쟁사의 상표를 불사용취소심판을 통해 취소시킬 수도 있고, 반대로 프랜차이즈 사업 개시 시에 이미 등록된 상표를 취소시킬 수도 있습니다. 저의 가산종합법률사무소는 프랜차이즈 가맹사의 법률 자문 및 소송을 진행한 경험을 바탕으로, 가맹사업법상 프랜차이즈 회사 설립부터 상표권 등 지식재산권 분쟁까지 원스탑 토탈 서비스를 제공할 수 있는 로펌입니다. 이와 관련하여 앞으로도 프랜차이즈 가맹사업에 대한 법률 쟁점을 지속적으로 소개하겠습니다.

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

특허법원 2015허1560 판결.pdf

KASAN_프랜차이즈 가맹사업과 상표분쟁 사례 - 불사용취소심판 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2015허1560 판결.pdf

-- 특허법원 심결취소소송 심리 매뉴얼 초안 공개 --

특허법원 홈페이지에 공개된 심결취소소송 심리 매뉴얼 초안을 첨부합니다. 일견해 보았는데 눈에 띄는 새로운 사항은 다음과 같습니다.

1. 구술변론 시간

원고, 피고의 순서로 각 20분 이내의 범위에서 구술로 변론한다. 수인의 소송대리인이 선임된 경우에도 위 시간 내에 변론하여야 한다. 다만, 구체적인 변론시간은 재판장이 필요하다고 판단하는 경우 변경할 수 있다. 구술변론을 위한 변론자료와 요약쟁점정리서면 등은 변론기일 1주일 전까지 제출하여야 한다.

2. 심결취소소송과 침해소송의 병행심리

특허법원에 동일한 특허ㆍ실용신안ㆍ상표ㆍ디자인에 관한 심결취소소송과 침해소송이 함께 계속되어 있고, 양 사건의 당사자 및 소송대리인이 동일한 경우 등 필요하다고 인정되는 경우, 양 사건을 병행하여 심리할 수 있다.

3. 공지기술에 관련 용어 변경: 비교대상발명 à 선행발명

종래의 비교대상발명이란 용어를 선행발명으로 변경하였습니다. 또한, 심결취소소송에서 새로 제출하는 선행발명들은 혼란을 피하기 위하여 심판단계에서 제출하였던 선행발명들의 번호 다음에 이어서 선행발명의 번호를 붙인다. 예를 들어 심판단계에서 선행발명 1, 2, 3이 제출되었는데, 심결취소소송에서 선행발명 1은 그대로 제출하되 선행발명 2, 3은 제출하지 않고 새로 선행발명을 제출하는 경우 이를 선행발명 4로 한다.

첨부: 특허법원 심결취소소송 심리 매뉴얼(안)

 특허법원 심결취소소송 심리매뉴얼(안).pdf

-- 특허무효심판과 특허법원 취소심결의 기속력 범위: 특허법원 2016. 5. 12. 선고 2015허6794 판결 --

1. 판결요지

종래 판례를 따른 사례로 특별한 판결은 아닙니다. 그러나 장기간에 걸친 심판 경과는 실무적으로 참고할 사례입니다. 특허법원의 심결취소 판결이 확정된 후 특허심판원에 대한 기속력에 대한 법리는 다음과 같습니다.

"심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로,

취소 후의 심리과정에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거가 제출되어 판결의 취소의 기본이 된 이유와 모순되지 않는 범위 내에서 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결 등 참조).

2. 심판사건 경과

2010. 9. 3. 청구된 2010당2240호 특허무효심판에서 특허발명 진보성 부정 + 청구인용 심결, But 특허법원은 특허발명 진보성 인정 + 심결취소 판결, 대법원 상고기각 판결 + 특허법원의 심결취소 판결 확정

특허심판원에서 2013당(취소판결)71호로 다시 심리하는 중 특허발명이 출원 전에 공지 또는 공연 실시되었다는 새로운 증거로 비교대상발명 6 제출, 특허심판원은 공지 또는 공연실시 불인정 + 심결취소 판결의 기속력에 따라 특허발명 진보성 인정 + 특허무효심판 청구기각 심결 (아래 표 중 10번 심판사건)

그러나 특허법원은 비교대상발명 6의 출원 전 공연실시 사실 인정 + 특허발명의 신규성 부인 + 특허무효 + 2번째 심결취소 판결, 대법원 상고기각 판결 + 특허법원의 2번째 심결취소 판결 확정

특허심판원에서 2015당(취소판결)80호로 3번째 특허무효 여부 심리 + 특허법원 심결취소 판결의 기속력에 따라 특허발명의 출원 전 공연실시 인정 + 특허무효 심결

패소한 특허권자가 특허법원에 3번째 심결취소의 소를 제기하였으나 특허법원은 본 판결과 같이 심결유지 + 청구기각 판결하였습니다.

-      대상 특허에 대한 심판 -

3. 실무적 포인트 검토

위 10번에 해당하는 2번째 무효심판은 특허법원의 심결취소 판결에 따른 환송심 심판입니다. 당사자는 환송사건에서 새로운 주장 또는 새로운 증거를 제출할 수 있습니다. 위 사건에서도 출원 전 공연실시 주장과 증거가 새롭게 제출되었습니다.

특허심판원에서는 새로운 주장과 증거에 기초한 공연실시 무효주장은 인정되지 않았으나 특허법원은 공연실시 사실을 인정하고 특허무효로 판결하였습니다. 그 특허법원 심결취소 판결은 대법원 상고기각 판결로 확정되었고, 특허심판원의 재환송 무효심판 3번째 사건에서는 새로운 주장이나 증거 제출은 없었습니다.

1차 환송심, 즉 2번째 무효심판 심리 중에 제출되었던 비교대상발명 6의 공연실시 주장과 증거는 기속력의 범위를 벗어난 새로운 주장과 증거입니다. 그라나 2차 환송심, 즉 3번째 무효심판 심리 중에 비교대상발명 6의 공연실시 사실을 인정하면 안된다는 주장은 새로운 주장이나 증거 제출에 해당하지 않습니다.

이와 같이 새로운 주장과 증거가 없고, 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없습니다.

만약 비교대상발명 6의 공연실시를 부인하고 특허유효라고 심결한다면 확정된 심결취소 판결의 기속력에 반하는 위법한 심결에 해당합니다. 따라서, 특허심판원은 확정판결의 기속력에 따라 특허발명이 출원 전 공연실시된 비교대상발명 6과 동일하여 신규성이 부정되므로 특허무효라는 심결을 할 수 밖에 없습니다. 위 특허법원 판결에서 분명하게 판시한 법리입니다.

첨부: 특허법원 2016. 5. 12. 선고 2015허6794 판결

특허법원 2015허6794 판결.pdf

-- 특허법원 전속관할 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'의 범위 - 서울고등법원 2016.5. 24.자 2016나2016427 결정 --

앞서 소개한 서울고등법원 지재권 전담재판부 2016나2016427 결정문을 첨부합니다. 결정문에서 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'의 예로 (1) 특허권 등의 지식재산권 침해를 이유로 한 금지·폐기·신용회복 등 청구 또는 손해배상청구소송, (2) 특허권 등의 실시계약에 기초한 실시료 지급청구소송, (3) 특허권 등의 이전·말소등록청구소송, (4) 전용·통상실시권 등의 설정 유무, 귀속 등에 관한 소송, (5) 직무발명·고안·디자인에 대한 보상금 청구소송 등을 들고 있습니다. 실무자에게 좋은 참고자료입니다. 한번 읽어보시기 바랍니다.

첨부: 서울고등법원 2016.5. 24.자 2016나2016427 결정

서울고등법원 2016나2016427 결정.pdf

-- 특허법원 전속관할 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'의 범위 – 서울고등법원 지재권 전담재판부 2016나20164277 결정 --

서울고등법원 민사 4부 지재권 전담재판부에서 2016나2016427 결정을 통해 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'의 예로 (1) 특허권 등의 지식재산권 침해를 이유로 한 금지·폐기·신용회복 등 청구 또는 손해배상청구소송, (2) 특허권 등의 실시계약에 기초한 실시료 지급청구소송, (3) 특허권 등의 이전·말소등록청구소송, (4) 전용·통상실시권 등의 설정 유무, 귀속 등에 관한 소송, (5) 직무발명·고안·디자인에 대한 보상금 청구소송 등을 열거했다는 뉴스입니다. 실무자들에게 좋은 참고자료가 될 것입니다.

-- 무효심판 또는 존속기간연장등록심판의 패소한 다수 당사자 중 일부만 심결취소소송을 제기하여 승소판결을 받은 경우 우선판매품목허가 요건충족 여부 --

1.    법리 - 유사필수적 공동소송

대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510 판결 "특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되는 것이므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다. 동일한 특허권에 관하여 2인 이상이 공동으로 특허의 무효심판을 청구하여 승소한 경우에 그 특허권자가 제기할 심결취소소송은 심판청구인 전원을 상대로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다. 甲과 乙이 당초 공동으로 이 사건 특허발명의 무효심판을 청구한 이상 이들은 유사필수적 공동심판 관계에 있다고 할 것이므로, 비록 위 심판사건에서 패소한 A가 공동심판청구인 중 甲만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 甲과 乙에 대하여 모두 확정이 차단된다."

원심 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5294 판결에서 심결취소소송의 당사자가 아닌 자에 대해서는 그 심결이 분리확정될 수 있다고 판결을 파기한 것입니다. 특허법원의 심결취소소송은 1심으로서 아래에서 지적한 것과 같은 이론상 난제가 있습니다. 그럼에도 불구하고 대법원은 이를 유사필요적 공동소송의 상소심과 유사하게 보고, 심결의 분리확정 금지, 합일확정의 필요성에 따라 심결취소소송의 판결은 당사자 아닌 자에게도 그 효력이 미친다는 것으로 정리하였습니다.

2.    민사소송법 규정

제67조 (필수적 공동소송에 대한 특별규정) ① 소송목적이 공동소송인 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 공동소송의 경우에 공동소송인 가운데 한 사람의 소송행위는 모두의 이익을 위하여서만 효력을 가진다. ② 제1항의 공동소송에서 공동소송인 가운데 한 사람에 대한 상대방의 소송행위는 공동소송인 모두에게 효력이 미친다.

제69조 (필수적 공동소송에 대한 특별규정) 제67조 제1항의 공동소송인 가운데 한 사람이 상소를 제기한 경우에 다른 공동소송인이 그 상소심에서 하는 소송행위에는 제56조 제1항의 규정을 준용한다.

3.    문제의 소재 및 대법원 판결 취지

특허심판원의 무효심판, 존속기간연장등록무효심판과 특허법원의 심결취소소송은 심급 관계에 있지 않습니다. 심판에서 패소한 당사자가 제기하는 심결취소소송은 상소가 아닙니다. 민사소송법 제69조 적용대상이 아닙니다.

그렇지만 위 대법원 판결은, (1) 공동으로 청구하는 특허무효심판은 유사필수적 공동심판일 뿐만 아니라, (2) 그 심결에 대한 취소소송 제기 이후의 절차 역시 유사필수적 공동소송이라는 취지도 포함하고 있습니다. 따라서, (3) 乙은 심결취소소송의 당사자가 아니지만 무효심결은 전체적으로 심결취소소송의 당사자 甲과 A 사이의 판결 결과에 따른다는 취지입니다.

4.    실무적 포인트

무효심판, 존속기간연장등록무효심판의 당사자 중 심결취소소송을 제기하지 않으면 심결취소소송의 당사자가 될 수 없습니다. 그러나, 합일확정의 필요성에 따라 소를 제기하지 않았음에도 그 심결의 확정은 차단되고, 심결취소소송의 유사필수적 공동소송의 특성상 소송의 당사자가 아님에도 그 판결의 효력까지 받게 됩니다.

심판의 일부 당사자가 특허법원에서 승소하는 경우 그 심결취소의 효력은 심결취소소송에 참여하지 않았던 다른 당사자에게도 미치게 됩니다. 그러나, 심결취소소송의 당사자가 아니므로 승소판결을 받은 자는 아닙니다. 그 승소 판결의 효력을 받는 자에 해당할 뿐입니다.

약사법상 우선판매품목허가 부여요건에 관한 법규정의 "판결을 받은 자"라는 문언을 그대로 해석하면 위와 같은 유사필수적 공동소송에서도 심결취소소송의 당사자만이 여기에 해당한다고 보아야 할 것입니다.

그 범위를 '판결의 효력을 받은 자'까지 확대 적용할 수 있지는 판결을 기다려 보아야 할 것입니다. 우선판매권의 제도적 취지가 특허도전에 대한 인센티브를 기초로 한다고 본다면 그 가능성이 낮습니다.

만약 인정한다면, 패소 심결에 승복한 당사자가 타인의 노력으로 심결취소소송에서 얻은 성과를 이유 없이 함께 누리도록 하는 것입니다. 합일확정이 필요한 무효심판 등은 어쩔 수 없지만, 그와 달리 합일확정과 무관한 우판권까지 근거 없는 혜택을 줄 이유는 없습니다.

한편, 존속기간연장등록무효심판에서 전부무효가 아닌 일부 기간 무효를 다투는 경우라면 반드시 합일확정이 필요한지 의문입니다. 무효주장기간이 다르다면 심판청구취지가 같지 않고, 그 무효이유가 다르다면 청구원인도 동일하지 않기 때문에 소송물이 다른 것으로 볼 수 있습니다. 심판병합요건을 엄격하게 해석하고 신중하게 판단하여 가능한 한 심판병합을 하지 않는 것이 바람직합니다. 존속기간연장등록무효심판의 대부분이 허가특허연계제도에 따른 우선판매품목허가와 연결되는 경우라서 그 필요성은 더욱 높다 할 것입니다.

-- 특허존속기간연장등록 무효심판에서 "허가 등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간"의 해석 문제 --

의약품 허가심사기간 중 보완기간에 대해 특허청과 특허심판원의 입장과 다른 해석이 가능한가? 특허청과 특허심판원에 아래 특허법 조항을 해석할 최종적 권한이 있는가라는 질문과 같습니다. 주지하다시피 법령해석권한은 법원, 최종적으로 대법원에 있습니다.

특허법 제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다. ② 제1항을 적용할 때 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.

품목허가 신청일부터 ~ 품목허가일까지 그 도중에 보완기간이 있지만 다른 모듈의 심사기 진행 중인 경우 "허가 등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간"에 해당하는지 법령해석과 적용이 필요합니다.

앞서 블로그에 소개한 미국 FDA의 Pradaxa 결정은 허가심사 중 일부 모듈의 보완이 필요한 불완전한 경우라면 다른 항목의 심사가 진행되었다고 해도 그 전체 기간을 특허존속기간연장의 근거로 삼을 수 없다는 입장입니다.

우리나라 특허법원과 대법원은 어떻게 해석할까요? 행정청과 재결기관(심결을 포함한 재결을 하는 기관)의 해석은 법원에 대한 구속력이 없다는 점은 명백합니다. 독립적으로 법령 자체를 해석할 의무가 있습니다. 수많은 판결에서 행정청의 해석을 법원에서 변경한 사례를 볼 수 있습니다.

현행 특허청의 해석과 심결은 특허권자에게 지나치게 유리하다 생각됩니다. 만약 미국 FDA와 같이 보완기간 전부를 제외한다고 엄격하게 해석했다면, 반대로 특허권자에게 지나치게 불리하다고 생각할 수도 있습니다. 그렇다면 합리적 해석으로는 그 중간 어디라고 할까요?

이와 같이 다양한 해석이 가능한 상황에서 당사자의 주장과 입법배경, 제도적 취지 등을 종합적으로 고려하여 위 조항을 합리적으로 해석하고 최종 결정을 하는 것이 법원의 역할이고 의무입니다. 특허존속기간연장등록 무효심판의 심결에 대한 심결취소소송이 필요한 이유입니다.

구체적 법령과 사정이 다르지만, 미국 FDA 입장과 우리나라 특허청 입장이 양극단에 있다는 점을 고려하면, 특허법원에서 심결과 다른 해석을 할 가능성이 높다 생각합니다. 졸견이지만, 현행 특허청과 심결의 해석은 특허권자에게 과도한 보호와 공짜 이익을 줄 수 있어 특허존속기간연장제도의 취지를 감안하면 그 균형점이 맞지 않다 생각됩니다. 참고로 법치행정의 원칙에 따라 상위법인 특허법에 위반되는 하위법령, 고시, 규칙 등은 그 효력이 무효 또는 제한됩니다.

-- 답변서 제출조차 없는 소극적 권리범위확인심판의 심결과 심결이유 --

객관적으로 특허비침해가 명백한 상황에서도 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 때문에 특허권자 피청구인은 이에 대해 답변서조차 제출하지 않습니다. 굳이 응소할 이유가 없습니다. 허가특허연계제도 시행 후 청구된 많은 소극적 권리범위확인심판 중에는 답변서 제출조차 없는 심판이 상당히 많습니다. 관련 심결문도 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

특허심판원에서는 특허권자 피청구인이 응소하지 않더라도 청구인의 일방적 주장만을 근거로 '확인대상발명은 특허권의 권리범위에 속하지 않는다'는 본안심결을 합니다. 다만, 심판비용부담에 대해서는 "심판청구에 대하여 아무런 대응도 하지 아니한 때에는 비록 청구인이 승소하더라도 패소자부담 원칙의 예외를 적용하여 청구인이 비용을 부담하는 것이 타당하다"고 심결합니다.

피청구인 특허권자가 응소하지도 않은 심판에서 일방 당사자인 청구인의 주장만 근거로 작성된 심결이유에 어떤 법적 가치를 부여할 수 있을까요? 그와 같은 심결문 때문에 당사자의 치열한 공방과 심판부의 충분한 심리를 거쳐 작성된 정상적 심결문의 신뢰까지 훼손되는 것은 아닐까요?

답변조차 없는 심판에서 심결주문은 괜찮지만, 그 심결이유로 균등론까지 포함한 특허권리범위해석 등 구체적 판단이유를 기재하는 것은 상당히 어색하고 이상합니다. 그와 같은 심결이유에 어떤 가치를 부여할 수 있을지 의문입니다.

특허권자가 다투지 않기 때문에 위 심결이 확정되는 것은 당연한 수순입니다. 이와 같은 경위로 확정된 심결은 어떤 법적 효력과 의미가 있을까요? 혹시 다툴 이유가 있음에도 불구하고 특허권자가 일부러 답변하지 않았다면 그 확정된 심결은 어떤 의미가 있을까요?

허가특허연계제도에서 소극적 권리범위확인심판의 심결과 우선판매품목허가로 인해 불이익을 받는 제3자가 있더라도 그 확정된 소극적 권리범위확인심판의 심결을 다툴 방법은 없습니다.

권리범위확인심판, 특히 소극적 권리범위확인심판에 관한 여러 문제는 제도의 본질에 기인한 것이라서 쉽게 해결하기 어렵습니다. 그와 같은 한계를 인정하더라도 피청구인의 답변조차 없는 심판에서 구체적 심결이유 설시는 신중하게 재고해 보아야 한다 생각합니다.

-- 소극적 권리범위확인심판의 심판청구 요건 "확인의 이익" 관련 소견 -- 

과거에 특허법의 권리범위확인심판에 대해 치열한 논쟁이 있었습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판에 본질적으로 해결하기 어려운 문제점이 있습니다. 대표적 예를 들면, 특허권자가 침해소송을 할 생각도 없는 상황 또는 실시기술이 특허권리범위에 속하지 않는다는 점이 명백하기 때문에 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 없는 상황에서 제기되는 소극적 권리범위확인심판이 적법한 심판청구인지 문제됩니다.

상식적으로 "확인의 이익"이 없으므로 부적법한 심판청구로 각하될 것으로 생각할 수 있지만, 현재 특허심판원 심결이나 법원 판결은 다릅니다. 다양한 이유를 들어 확인의 이익을 폭 넓게 인정합니다. 대부분 본안을 심리하는 태도를 취합니다.

의약품의 허가특허연계제도에서 문제점이 더욱 선명하게 부각됩니다. 특허권자가 특허권리 행사나 특허침해금지소송을 제기할 것으로 예상할 수 없는 상황에서, 또는 더 심한 경우로는 특허비침해가 명백하여 특허침해소송을 제기할 가능성이 전혀 없는 상황에서도 수많은 소극적 권리범위확인심판이 제기되고 있고, 특허심판원은 그것을 적법한 심판청구로 인정한 후 확인을 구하는 대상이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 본안심결을 합니다.

여기서 소극적 권리범위확인심판은 특허권행사와 무관하게 허가특허연계제도의 우선판매품목허가를 신청하기 위한 심결을 확보하는 수단입니다. 특허권 보호와 상관 없이 특허권자가 아닌 일반 청구인에게 특정 권리를 부여하는 효과를 갖는다면 특허법상 제도의 본래 취지를 벗어난 것입니다.

소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자의 입장에서 보면, 특허비침해가 분명한 경우라면 굳이 "확인의 이익" 흠결을 주장해야 할 이유가 없습니다. 승소한다고 해도 어차피 특허권 행사가 가능하지 않는데, 굳이 적극적으로 대응할 이유가 없기 때문입니다.

이와 같은 심결로 심판청구인이 우선판매품목허가권을 획득하면 반사적으로 제3자는 그 기간 동안 경쟁품을 판매할 수 없는 불이익을 받습니다. 그런데 제3자는 그와 같은 심결에 대해 다툴 수 없습니다. 심지어 특허권자와 심판청구인이 짜고 심결을 받더라도 마찬가지입니다.

특허법 분야에 다수의 학자와 수많은 실무가들이 있지만 권리범위확인심판 문제에 대해 깊이 연구한 실적을 찾아보기 어렵습니다. 문제점을 구체적으로 언급하는 것조차 꺼리는 분위기입니다. 그 와중에 나온 특허법원 판결은 의미 심장합니다. 이에 대해 대법원은 어떤 입장을 취할 지, 또한 관련 학계와 업계에서 권리범위확인심판 제도에 관한 본격적인 논의에 불을 붙이게 될지 등등 그 파장과 귀추가 주목됩니다.

-- 권리범위확인심판에 관한 매우 중요한 판결: 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결 --

특허실무자라면 반드시 한번 꼼꼼하게 읽어보기를 권하는 판결입니다. 과거 치열한 논쟁의 대상이었던 권리범위확인심판 제도에 관한 일반적 법리를 잘 설명하고 있는 판결입니다. 섣부른 언급을 자제하고 판결문에서 중요부분을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

1. 특허심판 및 심결취소를 구하는 행정소송

"특허거절결정에 대한 불복심판은 ‘특허거절결정’이라는 행정처분에 대한, 특허무효심판은 ‘특허결정’이라는 행정처분에 대한 불복의 성격을 갖는다는 점에서 행정심판제도의 본래의 취지, 즉 특허행정의 통일을 기하고, 소송절차에 이르기 전에 권리의 조기 구제를 추구하고 있다.

그러나 권리범위확인심판은 심판의 대상이 되는 별도의 행정처분이 존재한다고 볼 수 없어 ‘행정청의 처분과 관련된’ 권리구제와 무관하고, ‘특허발명의 보호범위’를 확인하는 작용이 특허행정의 통일을 기하는 데 직접적인 도움이 된다고 보기 어렵다.

특허법은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 보고(제133조 제3항), 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보며(제136조 제8항), 특허거절결정에 대한 불복심판이 이유 있다고 인정될 때에는 특허거절결정을 취소하는 것으로 규정하고 있다(제176조 제1항).

그러나, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되어도 특허법 제163조의 일사부재리의 효력이 인정될 뿐 별도로 위와 같은 특허무효심판, 정정심판 및 거절결정에 대한 불복심판과 같은 효력을 인정할 근거가 없다. 권리범위확인심결이 확정되어 일사부재리의 효력이 미치는 경우라도 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 ‘심판’을 청구할 수 없을 뿐이고, 심판의 당사자 또는 제3자가 특허권 침해에 관한 소를 제기하는 데 장애가 될 수는 없으므로, 특허권 침해에 관한 소에 별다른 영향을 미치기 어렵다.

특허법은 권리범위확인심판제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 특허발명의 보호범위를 확인해주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 특허권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 특허권 침해에 관한 소에서 다루어지도록 하는 것이 특허법의 기본 구도라고 할 수 있다."

2.    확인의 이익

"권리범위확인심판청구는 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하고, 확인의 이익이 없으면 심판청구를 각하하는 심결을 해야 한다. 확인의 이익은 권리범위확인심판의 적법요건으로 심결시를 기준으로 판단해야 하는데, 위와 같은 권리범위확인심판제도의 특성과 역할에 부합되지 않거나, 당사자들에게 과도하고 불필요한 부담을 주는 경우에는 확인의 이익을 제한적으로 해석할 필요가 있다.

권리범위확인심판은 심판청구요건으로서 확인의 이익을 필요로 한다는 점에서 확인의 소와 공통점을 갖고 있다. 확인의 소는 원고의 법적 지위가 불안·위험할 때에 그 불안·위험을 제거함에는 확인판결을 받는 것이 가장 유효·적절한 수단인 경우에 인정되고, 이행을 청구하는 소를 제기할 수 있는 데도 불구하고 확인의 소를 제기하는 것은 분쟁의 종국적인 해결 방법이 아니어서 확인의 이익이 없다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2005다41153 판결, 대법원 1995. 12. 22. 선고 95다5622 판결, 대법원 2006. 3. 9. 선고 2005다60239 판결 등 참조).

또한 반소청구에 본소청구의 기각을 구하는 것 이상의 적극적 내용이 포함되어 있지 않다면 반소청구로서의 이익이 없고, 어떤 채권에 기한 이행의 소에 대하여 동일 채권에 관한 채무부존재확인의 반소를 제기하는 것은 그 청구의 내용이 실질적으로 본소청구의 기각을 구하는 데 그치는 것이므로 부적법하다(대법원 2007. 4. 13. 선고 2005다40709 판결 등 참조). 확인의 소에 관한 위와 같은 법리는 권리범위확인심판의 확인의 이익을 판단할 때 참고할 수 있다.

3.    특허침해금지청구의 소 피고가 방어수단으로 제기한 소극적 권리범위확인심판

4.    특허법원 심결취소의 소 판결

결론: 침해소송의 피고가 침해소송의 변론종결 당시 재판부의 심증이 자신에게 불리한 것으로 판단하고, 변론종결 직후에 실시제품과 동일한 확인대상발명을 대상으로 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서 이러한 소극적 권리범위확인심판은 아래와 같은 이유로 "확인의 이익이 없다"고 봄. 심결취소 판결

판결이유:

① 침해소송에 대한 중간확인적 판단을 별도의 절차에서 구하는 것에 불과하여 분쟁의 종국적 해결을 추구할 수 없고, 소송경제에 비추어 유효적절한 수단이라고 할 수 없다.

② 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 통해 추가적으로 제거할 법적 지위의 불안, 위험이 남아 있다고 보기 어렵다.

③ 특허법상 허용된 권리실현수단을 정당하게 행사하고 있는 특허권자에게 비용과 시간적으로 과도하고 불필요한 대응의무를 부담시키는 것으로, 발명을 보호․장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하고자 하는 특허법의 목적에 부합된다고 볼 수 없다.

④ 특허권 침해에 관한 소에서 불리한 판결을 받을 것이 예상되거나, 불리한 판결을 받은 당사자가 제기한 소극적 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 특허권 침해에 관한 소의 재판결과에 대한 사실상의 회피수단을 묵인, 용인하는 결과가 된다.

⑤ 궁극적으로 특허권 침해금지청구권의 유무에 대한 판단은 법원의 권한이라는 점에서 특허권 침해금지에 관한 소를 통해 권한행사가 이루어지고 있는 중에 행정심판인 소극적 권리범위확인심판을 허용하는 것은 사법부와 행정부의 권한배분의 원칙에 반하고, 그 입법례를 찾아보기 어렵다.

⑥ 주장, 증명책임에 따라 특허권 침해에 관한 소와 심판의 결과에 모순, 저촉의 위험이 있는바, 이를 방치하게 되면 특허제도와 특허소송절차에 대한 신뢰를 해할 수 있다.

첨부:

1. 특허법원 2016. 1. 14. 선고 2015허6824 판결

1_특허법원_2015허6824 판결.pdf

2. 특허심판원 심결

 2_심결문_2015100000720.pdf

-- 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 주장과 실질적으로 동일한 경우 불허 입장 : 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결 --

권리범위확인심판은 법리적으로 다양한 난제가 있습니다. 그 중 하나는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 유사하여 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술 주장입니다.

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라면, 자유실시기술 주장은 곧 특허발명의 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하는 것과 같습니다. 대법원 판례는 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 흠결 주장은 허용되지 않는다는 입장입니다. 따라서, 권리범위확인심판에서 자유실시기술 주장이 허용될 수 있는지 문제되는 것입니다.

최근 특허법원은 확인대상발명이 대상 특허의 문언침해를 구성하는 경우 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다. 현행 심판실무에 큰 변화를 초래할 중요한 판결로 생각합니다. 특허심판원에서 즉각 위 판결내용을 심판실무에 도입할 수도 있다 생각합니다.

위 특허법원 판결 중 관련 법리설시 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

"확인대상발명이 이 사건 제1항 발명에 대응되는 구성만으로나 구성 전체로나 자유실시기술에 해당하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

살피건대, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있으면 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 자유실시기술의 법리는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 부분까지 균등론을 적용하여 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 전부를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에는 적용되지 않는다.

또한, 이러한 자유실시기술의 법리는 위에서 본 것처럼 대비되는 특허발명의 관계에서 자유롭게 실시될 수 있다는 것이므로, 확인대상발명의 자유실시기술 해당 여부는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되어 균등론으로 확장된 권리범위의 속부 여부에 영향을 미치는 구성을 기준으로 판단하면 되고, 특히 권리범위확인심판절차에서 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 문언 침해하는 경우에 확인대상발명이 공지의 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다며 자유실시기술의 법리를 적용하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판절차에서 허용되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다름없다는 점에서도 부당하다.

이 사건에서는 앞서 본 바와 같이 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 그대로 포함하여 그 권리범위를 문언 침해하고 있어서 자유실시기술의 법리가 적용될 수 없다."

첨부: 특허법원 2016. 1. 15. 선고 2015허4019 판결

특허법원 2015허4019 판결.pdf