의약품과 같이 특별한 경우에는 하나의 특허발명이 하나의 제품 전체를 구성할 있으나, 통상의 경우에는 하나의 제품에 작게는 수개에서 많게는 수만개의 특허발명이 함께 사용하고 있습니다. 이러한 복합제품의 경우에 하나의 특허발명이 제품의 가치에 미치는 영향의 정도를 기여도(apportionment ratio)라고 정하여 손해배상액 산정에서 이용하고 있습니다. 최근 논문(정차호, 문려화. 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리. 정보법합 21 3)에서 기여도에 관하여 정리된 내용을 소개하겠습니다.

 

 

. 단순제품에 대해 100% 기여도 인정 서울고등법원 2014. 12. 11. 선고 20141463 판결

 

우리나라의 특허법 체계 하에서도 물건의 일부에만 관련된 특허가 침해된 경우에 침해된 특허기술의 실시가 제품 구입의 결정적 동기가 경우에는 해당 특허의 기여율이 100% 인정될 여지가 있는데, 이는 특허를 받은 부분의 특성이 소비자의 수요의 기초를 구성하는 경우 제품 전체의 가치에 기초하여 손해액을 산정하는 전시장가치법과 비교할 본질적으로 차이가 있다고 보이지 않는다.”

 

 

. 단순제품의 경우 100% 미만 기여도 인정

 

단순제품에도 부품으로 구성되는 경우에 특허적용 부품을 기준으로 기여도를 올리거나 낮추는 방향으로 당사자 간에 주장 입증할 있습니다.

 

 

. 복합제품에서 기여도 산정 요소

 

(1) 기여도는 전체 제품의 가치 중에서 특허발명의 가치가 차지하는 비율이라 있고, 복합제품의 경우 해당발명의 가치는 발명이 적용된 시장 판매가 가능한 최소 부품의 가격이 가장 중요한 요소입니다.

 

(2) 특허부품의 기술이 인근 부품에 기술적으로 연동되어 영향을 미치는 경우 특허발명은 특허부품에만 기여하는 것이 아니라 인근 부품에도 기여하므로, 발명의 가치는 특허부품의 영역을 넘어서 미치게 됩니다. 이러한 점에 대하여 발명의 기술적 연동성을 감안해야 합니다. 미국에서 Bose v. JBL 판결에서 대상특허(US5,714,721) 고음량 대형 스프커를 위한 출구포트에 관한 것이지만, 법원은 향상된 음향을 제공하기 위해 포트는 전체 스피커 시스템과 일체로 작동하는 등에 근거하여 전체 스피커 박스의 가격을 기준으로 실시료를 산정하였습니다.

 

(3) 고객이 해당 특허발명 또는 특허부품에 대해 가지는 고객관심도 해당 발명의 가치를 책정하는데 중요한 요소입니다. , 고객관심이 경우에는 해당 부품을 사용한 최종 제품의 판매가를 높일 있을 것입니다.

 

(4) 해당 특허부품에 여러 기술이 적용된 경우에는 특허부품 특허발명의 기여도는 특허부품의 복잡도가 높을수록 낮아질 것입니다.

 

(5) 특허부품의 가격을 명확히 산정할 없는 경우에는 특허부품을 제외한 다른 부품의 (비특허부품의 ) 기여도 책정에 참고할 있습니다. 서울중앙지방법원 2007가합63206 판결에서 드럼세탁기 제품이 10개의 부품으로 이루어진 등을 고려하여 기여도를 20% 제한한 사례가 있습니다.

 

 

. 시사점

 

살펴본 바와 같이 특허부품의 가격, 특허발명의 기술적 연동성, 고객관심, 특허부품의 복잡도, 비특허부품의 등의 요소를 고려하여 제품에서 특허발명의 기여도를 산정할 있습니다. 재판에서 위와 같은 사정을 충분히 명확하게 주장 입증하는 경우에는 특허침해에 대한 손해배상액 산정에 유리할 것입니다. 이러한 논리는 손해배상액뿐만 아니라 직무발명 보상금 산정에도 그대로 적용될 있습니다.

 

정회목 변호사

 

KASAN_특허침해 손해배상액 계산시 특허발명의 기여도 관련 논문 소개.pdf

 

 

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작성일시 : 2018. 3. 8. 14:08
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-- 직무발명보상금청구권의 소멸시효 10년과 사내 직무발명규정이 없었던 경우 그 기산점 --

 

직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.

 

실무상으로는 소위 실적보상금청구권의 기산점이 핵심쟁점입니다. 왜냐하면, 실적보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판시하였습니다.

 

실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.

 

이와 같은 상황에 대해 최근 나온 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,

 

나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.

 

구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.

 

현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다. 대법원에서 하급심 판결을 그대로 지지할지 아니면 어떤 다른 묘안을 제시할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.

 

첨부: 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결

서울고등법원 2015나10563 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 12. 16. 09:52
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-- 조성물 발명에 관한 특허실무와 직무발명보상금청구 소송 판결 : 서울중앙지방법원 2015. 9. 4. 선고 2014가합519929 판결 -- 

 

직무발명은 아래 청구항과 같은 유리 기판 식각액 조성물에 관한 특허발명입니다. 직무발명자가 회사에 대해 직무발명보상금청구 소송을 제기하였으나 직무발명을 실시하지 않았다는 이유로 패소한 사례입니다. 참고로 1심 판결문을 첨부하지만, 진행 중 사건이므로 구체적으로 언급하지 않겠습니다.

 

 

 

1심 판결의 요지만 살펴보면, 사용자 회사에서 실제 실시한 유리 기판 식각액 조성물은 위 청구항에서 한정한 조성비율을 벗어난 식각액 조성물로서, 직무발명을 실시한 적이 없다는 것입니다. 따라서 사용자는 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다는 판결입니다.

 

특허발명이 일정 비율로 한정된 조성물 발명인 경우, 공지조성물 및 공지비율과 다를 바 없거나 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 인정되지 않는다는 등 특허무효 공격을 견딜 수 있는 좁은 범위로 설정되어야 하고, 다른 한편으로 실제 현장에서 실시하지 않을 수 없는 넓은 조성비율 범위로 한정해야만 특허권으로서 의미를 갖습니다. 상충되는 요구사항으로 적절한 균형 포인트를 잡는 것은 실무적으로 달성하기 매우 어렵습니다.

 

그와 같은 특허실무를 고려하여 위 특허청구항을 작성하였을 것인데도, 회사에서 실제 사용한 유리 기판 식각액 조성물은 특허발명 중 그 범위가 가장 넓게 작성된 독립항 제1항의 조성비율과도 전혀 다르다는 것입니다. 조성물 발명에 대한 특허청구범위 작성의 어려움과 동시에 조성물 발명의 실시여부 입증의 어려움을 여실하게 보여주는 사례로 생각됩니다. 조성물 발명의 특성을 염두에 두고 판결문을 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2015. 9. 4. 선고 2014가합519929 판결

서울중앙 2014가합519929_판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 17. 09:35
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