Kasan Insight :: 과학, 기술 그리고 법

- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

1.    공공연구개발 계약 및 결과물 기술이전 계약 

(1)   피고 회사와 임상의 원고는 국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권을 공동명의로 출원, 등록하여 공동으로 소유하되 그에 대한 독점적 전용실시권은 피고에게 귀속한다. 피고의 독점적 전용실시권은 제3자에게 재실시권 또는 질권 설정을 허락할 수 있는 권리를 포함한다.

(2)   국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권 등록을 출원하거나 또는 국내 및 국외에서 등록 출원한 특허권 등 산업재산권을 등록, 유지, 관리하는 데 소요되는 비용은 피고가 부담한다.

(3)   임상의 원고는 계약기술의 연구과정에서 얻은 모든 기술과 노하우를 피고 회사에게 이전하여야 한다.

(4)   피고 회사는 임상의사 원고로부터 이전 받은 기술과 노하우를 바탕으로 계약제품의 대량생산 조건의 최적화에 필요한 추가연구를 수행하여 계약기술을 상업화한다.

(5)   피고 회사는 계약기술이 상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우 계약기술의 상업화를 위하여 적극 노력하여야 하며 피고의 책임하에 계약제품의 제조 및 판매에 필요한 허가 등록을 취득하여야 한다.

2.    피고회사의 개발 중단 결정 및 상업화 적극 노력 조항 위반 여부

(1)   피고 회사가 복합제의 개발을 중단할 당시 피고에게 복합제를 상업화할 의무가 발생하였다고 보기 어려우므로, 상업화의무가 발생하였음을 전제로 한 주장은 이유 없다.

(2)   복합제가 확정적으로 상업화될 것임을 전제로 한 것이라고 보기 어렵다.

(3)   계약서에서 “상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우 계약기술의 상업화를 위하여 적극 노력하여야 한다”고 규정하여 ‘계약기술이 상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우’를 상업화의무의 전제로 하고 있다. 계약서에서 정액기술료를 신약개발의 각 단계별로 나누어 규정하고 있다.

(4)   제약회사는 신약개발의 일환으로 실시하는 임상시험을 신약의 안전성, 유효성 이외에 개발하고자 하는 의약품의 장래 시장성, 해당 제품의 사업성을 검토ㆍ확인하면서 계속 진행할지 조기 종료할지 등을 결정하게 된다.

(5)   임상시험 과정에서 그 상업적 가치를 판단하여 복합제의 개발 중단 여부를 결정할 수 있고, 그와 같은 피고의 결정은 경영상 판단에 속한다.

(6)   따라서 복합제가 확정적으로 상업화될 것임을 전제로 한 것이라고 보기 어렵다

3.    피고회사의 개발중단 및 특허료 불납, 특허권 유지 조항 위반 책임   

(1)   계약서에서 ‘국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권 등록을 출원하거나 또는 국내 및 국외에서 등록 출원한 특허권 등 산업재산권을 등록, 유지, 관리하는 데 소요되는 비용은 피고가 부담한다.’고 규정하고 있다. 위 조항에서 특허권 유지 비용을 피고가 부담한다고 정하고 있으나, 특별한 사정이 없는 한 특허권을 유지하는 데 연차료 납부 외에 별다른 노력이 필요하지 않다는 점을 고려하면, 피고의 특허권 유지비용 부담의무는 곧 특허권 유지의무를 의미하는 것으로 보인다.

(2)   피고가 원고에게 아무런 통지 없이 이 사건 해외특허에 대한 연차료 납부를 중단하여 이 사건 해외특허에 대한 원고의 권리(1/2지분)가 모두 소멸하였으므로, 피고는 이 사건 해외특허와 관련한 특허유지의무를 불이행에 따른 손해배상책임이 발생하였다고 봄이 상당하다.

4.    기술이전 회사의 특허료 불납으로 인한 손해배상 액수 산정

(1)   감정인의 특허기술 가치평가액 – 국내특허 약 16억원, 해외특허 약 2900억원

(2)   특허법원 판단: 사안의 성질상 구체적인 손해액을 증명하는 것이 매우 어려운 경우에 해당한다. 따라서 민사소송법 제202조의2에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 손해액을 정하기로 한다.

(3)   특허법원 인정 손해액 2억7천만원: 이 사건 특허의 가치는 특허를 등록하기까지 기술개발 등으로 소요된 비용이라고 할 것인데, ① 여기에는 원고가 진료기록을 작성하기 위하여 소요한 노력과 비용, 피고가 지출한 전임상시험 비용792,244,374원 및 정액기술료 250,000,000원 등이 포함되어 있는 점, ② 그리고 피고는 전임상시험 실시와 정액기술료 지급 합계 약 10억 5천만 원 상당을 지출하고 특허 중 1/2 지분 및 독점적 전용실시권을 취득하였던 점, ③ 이와 함께 원고와 피고가 각각 이 사건 특허 등록을 위해 기여한 정도와 원고가 이 사건 등록특허 중 소멸된 미국, 중국, 일본 특허에 대한 손해배상을 구하고 있는 점들을 종합하면, 피고의 특허유지의무 불이행으로 인하여 원고가 입은 손해액을 270,000,000원으로 봄이 상당하다

(4)   판단기준 법리: 손해배상책임이 인정되는 경우 법원은 손해액에 관한 당사자의 주장과 증명이 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하여 증명을 촉구하여야 하고, 경우에 따라서는 직권으로 손해액을 심리ㆍ판단하여야 한다. 한편 채무불이행이나 불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생사실이 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 채무불이행이나 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 제반 정황 등의 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 적당하다고 인정되는 금액을 손해의 액수로 정할 수 있다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2018다301336 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 4. 17. 선고 2023나10174 판결

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1.    사안의 개요

(1)   도로공사 발주 고속도로 교량 공사 – PCT 거더상부 공사

(2)   특허권자 (원고회사) - PCT 공법 특허발명 특허권 보유

(3)   특허권자와 도로공사 특허기술 신기술 사용 협약 체결 도로공사에서 원도급계약체결

(4)   하도급사 공사업체 (피고) – 특허기술 보유회사 (원고) 사이 특허기술 신기술 사용 협약 체결 + 특허권 통상실시권 설정계약 체결 – 공사 기성고에 따라 특허권 사용료 및 기술료를 특허권자에게 지급한다는 약정

(5)   공사수주 후 공사업체에서 특허권자 회사에 기술료 일부 지급

(6)   공사 완료 전 원도급사 도산, 업체 변경 및 하도급계약 해지

(7)   공법 변경 – 특허기술에서 다른 기술로 변경함, 특허기술료 지급 거절  

2.    특허법원 판결 요지

(1)   이 사건 실시계약 제5조 제1항은 이 사건 공사에 이 사건 특허가 사용된 경우에 그 공사기성율에 따라 정해진 특허사용료 등의 지급의무가 발생하게 된다는 것을 정한 것이고, 제5조 제2항은 이와 같이 발생한 특허사용료 등의 지급기한을 정한 것으로 봄이 타당하다.

(2)   이 사건 실시계약 제5조는 ‘특허권 사용료 및 기술료’라는 항목으로 ‘피고는 이 사건 실시계약 체결 이후 이 사건 공사 시공건을 담보로 특허권 사용료 및 기술료를 공사기성률에 준해 원고에게 지급한다.’고 정하고 있을 뿐으로 그 문언만으로는 특허권 사용료와 기술료로 이 사건 공사금액의 일정 비율을 정액으로 지급하기로 한 것으로 해석하기 어렵다.

(3)   이 사건 특허를 이용하여 사건 공사를 수행할 것이 아니라면 이 사건 실시계약을 체결할 이유가 없었던 것으로 보인다. 이 사건 특허를 실제로 실시하였는지 여부와 무관하게 원고에게 이 사건 공사대금의 10%를 특허사용료 등으로 지급할 의무를 부담한다는 원고의 이 부분 청구는 받아들이기 어렵다.

(4)   참고 - 피고 신창은 하도급계약을 해지함으로써 실시계약이 이행불능 되도록 한 귀책사유가 있으므로 실시계약의 이행불능에 따른 손해를 배상하여야 할 의무가 있다. 피고 도로공사는 사용협약에 따라 특별한 사정이 없는 한 공사에서 원고의 특허 공법의 사용을 유지해야 할 의무를 부담하므로, 임의로 공법을 변경하는 설계변경을 승인한 것은 사용협약의 채무불이행에 해당한다. 따라서 피고 도로공사는 원고에게 공법 변경으로 인하여 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결

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1. 특허기술 제휴협약 계약조항 및 오기 사항  

갑(피고)과 을(원고)은 각사가 보유하고 있는 역량과 자원을 최대한 활용하여 상호 이익이 될 수 있도록 다음 사항에 대하여 상호 협력한다.

1. 경영정보, 기술 및 노하우의 상호 교환

2. 아래 특허를 이용한 와우캡의 공급권은 을(원고)을 통하여서만 한다.

- 아래 -

     국제특허분류 B65D 51/28, B65D 51/08, B65D 81/32

     출원번호 10-2013-0113613

     특허권자 피고

3. 단, 을(원고)의 생산 수량이 갑(청아람․피고)이 요구하는 발주수량에 못 미쳐 납품이 어려울 시 갑은 을과 협의하여 제2의 공급업체를 선정할 수 있으며, 을은 어떠한 이의제기를 할 수 없다.

- 계약당사자 피고는 2건의 등록 특허 보유자, 그런데도 특허등록번호가 아닌 출원번호를 기재함

- 기재한 특허출원번호는 오기 – 2건 중 대상특허가 아닌 다른 특허의 출원번호를기재한 것임

- 국제특허분류 오류 – 계약상 의미 없음 및 실무와 동떨어진 내용

2. 쟁점 – 계약서 오기에도 계약대상 특허를 특정할 있는지 여부

3. 계약해석의 기준 법리    

계약당사자 간에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우, 문언의 객관적인 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하지만, 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 않는 경우에는 당사자의 내심의 의사 여하에 관계없이 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 당사자가 계약에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 당사자 사이의 계약의 내용을 합리적으로 해석하여야 하고(대법원 2014. 6. 26. 선고 2014다14115 판결 등 참조),

또한 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 다툼이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2017. 2. 15. 선고 2014다19776, 19783 판결 등 참조).

4. 1심 – 원고 패소, 계약서 문언의 기재내용 중시

5. 2심 – 특허법원 원고 승소, 계약체결 동기 및 경위, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고려하여 판단, 1심 판결 취소

6. 특허법원의 구체적 계약의 해석 및 판단 이유 – 판결문 참고    

결론 – 협약서에 기재된 특허출원번호는 오기, 당사자들은 오기에도 불구하고 기재와 다른 ‘356특허를 이용한 제품(3피스 와우캡)을 의미. 결국 이 사건 협약의 체결 당시 ‘피고가 원고를 통해서만 356특허를 실시한 3피스 와우캡을 공급받기로 한다.’라는 내용으로 의사의 합치가 있었다고 봄이 타당하다.

이 사건 협약 체결에 이르게 된 당시 별도의 금형과 생산설비를 위한 비용이 요구되는 301특허를 실시한 2피스 제품의 공급권에 관한 계약을 체결하거나 2피스 제품의 상용화를 시도하기 어렵다는 사정을 충분히 알 수 있었던 점에 비추어 보면, 당시 피고가 원고에게 왜 2피스 내부캡에 관한 301특허의 상용화를 위한 양해각서를 체결하려는 지에 대한 아무런 의사 확인도 하지 아니한 채 이 사건 협약서의 출원번호 기재부분만을 보고서 이 사건 협약이 301특허에 관한 것으로 이해하였다는 취지의 피고 주장부분도 쉽게 받아들이기 어려운 것이다.

첨부: 특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018나1664 판결

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