(1)   디자인 발주사 주장 개발사 직원은 발주사 지시를 받아 단순 도면작업, 창작자는 발주사 대표이사

 

(2)   특허심판원, 특허법원 판단 창작자는 개발사 직원, 디자인 권리승계 없음, 발주사 명의 출원은 무권리자 출원, 등록무효 사유

 

 

(3)   피고는 전자식 릴레이 모듈 개발을 의뢰받아 구체적인 디자인 사양을 지속적으로 협의하며 결정해 나가는 지위에 있었던 반면, 원고는 위 전자식 릴레이 모듈 개발 과정에서 피고로부터 구조해석 등 일부 과정을 의뢰받아 수행하는 자의 지위에 불과하여 피고 측의 의사결정 없이는 디자인의 세부적인 내용을 임의로 결정할 수도 없었던 것으로 보인다.

 

(4)   실제로 최초 디자인에서부터 모방대상디자인에 이르기까지 디자인 변경 과정의 모든 도면은 피고 측에서 작성한 것이고, 원고는 피고로부터 송부받은 디자인에 대하여 구조해석 결과에 따른 의견을 제시하는 역할을 수행하였을 뿐 디자인의 구체화에 실질적으로 기여한 것으로 보이지 않는다.

 

 

(5)   개발사 대표이사는 이 사건 등록디자인의 창작자라고 보기 어렵고, 달리 이 사건 등록디자인에 관하여 창작자로부터 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다고 볼 만한 자료도 없다. 따라서 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의한 디자인출원에 해당한다.

 

특허법원 2023. 9. 14. 선고 20226259 판결

KASAN_반도체 패키지 디자인 발주사 등록, 도면작업 개발사의 디자인 모인출원, 무권리자 등록 무효 특허법원 2023. 9. 14. 선고 2022허6259 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 13. 09:19
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1.     사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   원고 및 피고는 이 사건 등록디자인을 공동으로 출원하여 등록받았는데,

(2)   공유권리자 원고는 자신의 지분을 공유권리자 피고에게 모두 양도하여 피고가 단독으로 이 사건 등록디자인을 보유함.

(3)   원고는 자신이 스스로 피고에게 양도한 이 사건 등록디자인에 무임승차하기 위해 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판을 청구함

(4)   피고 주장 요지 - 원고의 무효심판청구는 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙(assignor estoppel)에 위반되는 행위이다. 따라서 원고의 이 사건 심판청구는 이해관계 없는 자에 의해 청구된 것으로 부적법하다.

 

2.    특허법원 판결 요지 양도인의 무효심판 청구 적법

 

(1)   디자인보호법 제68조 제1항 전문은이해관계인 또는 심사관은 디자인등록이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 디자인등록의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 등록디자인과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다(대법원 2000. 10. 24. 선고 981358 판결, 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결6) 등 참조).

 

(2)   이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 무효심판 청구가 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙에 위반되는 행위라고 단정하기도 어렵다.

 

(3)   피고가 주장하는 신의성실의 원칙이나 금반언의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것인데(특허법원 2005. 10. 13. 선고 20055631 판결 참조), 이 사건 등록디자인의 양도 경위 및 구체적 양도 조건 등에 관한 자료가 증거로 제출되지 않은 이 사건에서 원고가 이 사건 등록디자인의 양도인이라는 이유만으로 양수인에 대하여 해당 디자인에 대한 등록무효심판을 청구하지 아니하기로 하는 의사를 표시한 것으로 인정하기는 부족하다.

 

첨부: 특허법원 2023. 8. 24. 선고 20225140 판결

 

KASAN_디자인권 양도인, 특허권 양도인 무효심판청구 허용 – 양도인의 금반언 또는 신의성실 원칙, assignor estoppel 적용 불인정 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2022허5140 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 12. 17:07
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