침해__글14건

  1. 2017.11.22 비대면 계좌 개설 특허 침해 소송 - 특허법원 2017. 10. 20. 선고 2016나1950 판결
  2. 2017.06.22 프로그램 저작권 침해사건에서 감정절차 이용 시 소요비용 및 신청절차
  3. 2016.07.18 저작물 무단이용에 대한 부당이득액 산정기준: 대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결
  4. 2016.06.28 부경법상 ‘영업비밀의 사용’의 의미: 창원지방법원 2016. 3. 28.자 2015카합10196 결정
  5. 2016.06.15 직무발명을 사용자에게 보고하지 않은 행위의 배임죄 성부를 특허등록 가능성과 연관하여 판단한 대법원 판결 소식
  6. 2016.05.27 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 – 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령
  7. 2016.04.04 인터넷 파일공유 프로그램으로 저작물 무단복제 및 전송한 책임을 물어 합의금 받을 목적으로 100여명을 무더기 제소한 손해배상청구소송을 소권남용으로 각하 판결: 인천지방법원 2016. 4. 1. ..
  8. 2016.03.28 연구원의 경쟁사 전직금지 서약에도 불구하고 영업비밀 불인정 또는 침해행위 불인정의 경우 전직금지가처분신청 기각: 서울중앙지방법원 2016. 3. 3.자 2014카합80960 결정
  9. 2015.12.07 비밀관리 부실로 영업비밀성 부정 but 자료유출에 대한 업무상 배임 사안에서 손해배상 책임 - 대구고등법원 2015. 8. 20. 선고 2015나473 판결
  10. 2015.12.04 직무발명자 연구원이 전직하면서 기술유출 불법행위를 범한 경우 영업비밀 침해책임과 직무발명보상청구권은 별개의 독립적 관계
  11. 2015.12.03 인터넷에서 유명 연예인 이름을 활용한 판촉 프로모션 사건 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결
  12. 2015.10.19 비아그라 입체상표의 등록요건 및 침해여부 판단 : 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결
  13. 2015.06.12 특허권자와 특허기술 실시자가 합의로 체결한 화해계약을 추후 특허무효를 이유로 취소할 수 없다는 판결 - 서울고등법원 2015. 3. 19 선고 2012나89841 판결
  14. 2015.04.10 허가특허연계제도에 따른 통지의약품 허가신청자에 대한 특허소송

 

 

1. 들어가며

이 사건 특허분쟁은 최근 은행 서비스 중 원격 계좌 개설 기술에 관한 것입니다. 최근 Banking 시스템에 ICT 기술이 접목되면서 특허 출원 및 등록을 포함하여 침해 소송까지 분쟁이 확산되고 있습니다. 본 포스팅에서는 원격 계좌 개설 시스템과 관련된 최근 특허법원 판례를 소개 드리겠습니다.

 

2. 사실관계

원고는 피고의 비대면 실명확인 서비스 시스템또는 써니뱅크 서버에 대하여, 특허권 침해 내지 부정경쟁행위를 이유로 시스템 내지 서버 제작 등의 금지 및 폐기를 청구하였습니다.

 

원고의 특허발명 명칭은 원격 계좌 개설 시스템입니다. 종래의 직접 대면 방식의 계좌 개설은, 계좌를 개설할 사용자가 금융사를 방문하여 계좌 개설 담당자와 직접 대면한 상태에서 계좌 개설 상담 및 본인 확인이 행해지기 때문에, 계좌를 개설할 사용자가 금융사를 방문해야만 하는 불편함이 있었습니다.

 

이와 같은 문제점 해결을 위하여, 사용자가 특정한 시간에 금융사가 위치한 특정의 장소에 방문하지 않고, 사용자가 소지한 이동통신 단말을 이용해 원격에서 간편하게 계좌를 개설함으로써 사용자 편의성을 향상시킬 수 있는 기술이 요구됩니다.

 

원고의 특허발명은 사용자 이동통신 단말에 의해 실행되는 원격 계좌 개설용 앱과 금융사 서버들 간에 각 금융사별 본인 확인용 전자서류 및 원격 계좌 개설 신청용 전자서류를 중개하여 사용자가 특정한 시간에 특정의 장소에 위치한 금융사를 방문하지 않고, 사용자가 소지한 이동통신 단말을 이용해 원격에서 간편하게 계좌를 개설할 수 있는 원격 계좌 개설 시스템을 제공하는 것을 그 목적으로 합니다. 원고 특허발명의 네트워크 구성[1]과 중개서버[2]의 일 실시예의 도면은 아래와 같습니다.

 

[ 1]

 

[ 2]

 

피고 실시의 비대면 계좌 개설 서비스 시스템의 기능별 블록도[ 3]는 아래와 같습니다. 그리고 피고 역시 관련 등록특허를 보유하고 있습니다.

 

[ 3]

 

이에 대하여 원고는 원고 특허발명의 중개서버1) 서로 다른 금융사 서버와 연결되는 경우, 2) 하나의 금융사 서버와 동일한 장소에 설치 연결된 경우를 포함하고, 3) 기존 금융사 서버와 협업하여 비대면 계좌 개설 서비스를 제공하는 기술로 해석된다고 주장하였습니다. 그리고 피고 실시 시스템 역시 중개 기능을 위한 구성이 포함되어 있다고 주장하였습니다.

 

또한 원고는 피고가 자신의 시연 및 업무 협의 과정에서 취득한 기술자료를 토대로 시스템을 개발한 것으로 주장하여, 이는 부정경쟁행위방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 차목의 부정경쟁행위에 해당한다고 하였습니다.

 

3. 특허법원의 판단

특허법원은 원고의 주장을 배척하면서 이를 기각하는 판결을 하였습니다. 특허법원 판시의 주요 요지는 다음과 같습니다.

 

원고 특허발명 중 청구항 1, 2, 8원격 계좌 개설 중개서버는 금융사 서버와 동일한 장소에 설치되어 연결된 경우도 포함하되, 이와 같이 하나의 금융사 서버와 연결되는 경우에도 금융사 서버와 협업하여 비대면 계좌 개설 서비스를 제공하는 구성만으로는 부족하고, 다른 금융사 서버에 원격 계좌 개설을 중개하기 위한 전자서류 전송부전자서류 삭제부를 포함하는 것으로 해석되어야 한다고 보았습니다.

 

즉 원고 특허발명에는 반드시 다른 금융사 서버에 원격 계좌 개설을 중개하기 위한전자서류 전송부전자서류 삭제부를 포함되는 것으로 보아, 피고가 이를 침해하려면 상기 전자서류 전송부전자서류 삭제부를 반드시 포함하여 실시해야 합니다.

 

그러나 특허법원은 피고의 실시 시스템은 고객 신규와 계좌 신규를 위한 정보를 별도의 금융사 서버에 전송할 필요가 없다고 보았습니다. 예를 들어, 8호증의 기재에 의하면, 피고의 비대면 계좌 개설 서비스를 이용하고자 하는 사용자 단말기와 피고 은행이 설치한 피고들 시스템 사이에 송수신되는 패킷은 단지 사용자 단말기에 표시될 화면 배경에 관한 데이터와 로그인 상태를 연장하기 위한 것으로 보일 뿐, 비대면 계좌 개설 서비스를 위한 고객 신규와 계좌 신규를 위한 정보와는 아무런 관계도 없는 것이라고 보는 것이 옳다고 판단하였습니다.

 

또한, 피고 시스템은 피고 은행의 관련 특허발명의 기술적 특징을 그대로 포함한 것으로 보이며, 설령 피고들 시스템이 원고의 솔루션을 이용한 것이라고 하더라도, 그 자료가 세미나 자료나 인터넷 기사를 통해 일반인에게 공개된 바 있다는 점 등을 고려할 때, 이를 이용하는 행위를 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 행위라고 보기는 어렵다고 보아 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 보았습니다.

 

4. 결론 및 실무적 포인트

특허침해 여부 및 부정경쟁행위 해당 여부가 이 사건의 큰 쟁점이었습니다. 특허침해에 해당하기 위해서는 청구항의 모든 구성요소들이 포함되어 실시되어야 합니다. 그러나 이 사건에서는 피고 실시 시스템이 전자서류 전송부전자서류 삭제부를 포함하지 않는 것으로 판단되었습니다. 따라서 피고는 원고 등록특허의 구성요소를 전부 포함하여 실시하지 않아 특허 침해로 판단될 수 없습니다.

 

아울러 부정경쟁행위 위반 관련해서는 원고가 제공한 자료가 세미나 자료, 인터넷 기사를 통해 일반인에게 공개된 바가 있었던 사정을 이유로 부정되었습니다. , 일반인에게 공개된 자료를 이용한 것만으로는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 사용하는 것으로 보기 어렵다는 취지입니다.

 

특허침해 소송 내지 부정경쟁행위 금지 소송의 경우에는 관련 법리에 따른 공격 및 방어 방법에 면밀한 검토가 선행되어야 합니다. 지식재산권 소송에서는 이 사건과 같은 특정 구성요소 배제 사용이나 비밀 자료의 선공개 여부와 같은 주요 포인트를 놓치지 않는 법률 자문 및 소송 진행이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사

 

첨부파일: 특허법원 2017. 10. 20. 선고 20161950 판결

특허법원 2016나1950 판결 .pdf

KASAN_비대면 계좌 개설 특허 침해 소송 - 특허법원 2017. 10. 20. 선고 2016나1950 판결.pd

 

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작성일시 : 2017.11.22 10:00
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지난 포스팅 [ http://blog.naver.com/kasanlaw/221033263653 ]에서 컴퓨터 프로그램 저작권 침해사건에서 상대방의 소스코드를 구할 없는 경우 압수 · 수색을 도모하거나 소프트웨어 감정신청을 하기 위하여 저작권 침해사실, 중에서도 특히 프로그램간 유사성에 대한 소명이 필요하다고 말씀드리면서 프로그램 유사성 소명을 위한 구체적인 방법을 소개해 드렸습니다. 이번에는 위와 같이 작성된 소명 자료를 제출하여 소프트웨어 감정신청을 하는 경우 어떤 절차를 거쳐야 하며 그에 대한 대체적인 비용 수준에 대하여 소개해 드립니다.

 

현재 소프트웨어 관련 감정기관으로 가장 신뢰를 받고 있는 곳은 한국저작권위원회입니다. 원래 소프트웨어 관련 사건은 컴퓨터프로그램보호위원회라는 별도의 기관에서 처리하였으나, 저작권위원회와 컴퓨터프로그램보호위원회가 통합된 현재는 한국저작권위원회에서 어문저작물 일반 저작권 사건 컴퓨터 프로그램 저작권 사건을 모두 처리하고 있습니다.

 

다만 한국저작권위원회의 소프트웨어 감정은 다음의 당사자에 한하여만 이용이 가능합니다.

 

1)  소송의 당사자

2)  해당 사건에 대하여 수사가 진행중인 경우 당사자

3)  위원회에서 분쟁조정 절차를 밟고 있는 당사자

 

이때 소송의 당사자는 법원을 통해, 그리고 수사가 진행중인 경우에는 검찰 경찰 수사기관을 통해 절차가 진행됩니다. 소송의 당사자가 법원에 감정촉탁을 신청하면 법원이 이를 받아들여 위원회에 감정촉탁을 해야 비로소 위원회의 감정절차가 개시되는 것이며, 수사가 진행중인 경우에도 마찬가지 과정을 거칩니다.

 

한편 위원회에서 분쟁조정 절차를 밟고 있는 당사자란, 저작권 관련 분쟁을 소송 방법으로 해결하기 위해 위원회에 분쟁조정신청을 하여 조정절차가 진행중인 경우 당사자를 의미합니다. 이때 분쟁조정신청을 밟고 있는 당사자가 감정으로 나아가기 위해서는 당사자가 감정신청에 모두 동의해야만 합니다.

 

소프트웨어 감정의 비용 기간은 프로그램의 규모 난이도 등에 따라 달라지는데, 대개 수백만원에서 천만원 정도의 비용이 소요되며, 감정비용 납입과 관련자료 제출이 완료된 시점부터 2~3개월 정도 후에는 감정결과를 통보받을 있습니다.

 

구체적인 감정은 아래 흐름도와 같은 과정을 거쳐 이루어집니다.

 

 

 

(출처: 2009 SW저작권 분쟁사건 감정사례집, 한국저작권위원회)

 

정회목 변호사

 

 

작성일시 : 2017.06.22 14:00
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-- 저작물 무단이용에 대한 부당이득액 산정기준: 대법원 2016. 7. 14. 선고 201482385 판결 --

 

LG전자 TV 홍보용 3D 입체영상물을 이용하면서 저작권자 원고와 진행한 협의가 결렬됨으로써 결과적으로 저작물 3D 입체영상물을 무단 이용한 경우 그로 인한 손해배상 또는 부당이득액 산정방법에 관한 대법원 판결입니다.

 

"저작권자의 허락 없이 저작물을 이용한 사람은 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 그 이용료 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 저작권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보아야 하므로, 저작권자는 부당이득으로 이용자가 그 저작물에 관하여 이용 허락을 받았더라면 이용대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액의 반환을 구할 수 있다.

 

이러한 부당이득의 액수를 산정할 때는 우선 저작권자가 문제된 이용행위와 유사한 형태의 이용과 관련하여 저작물 이용계약을 맺고 이용료를 받은 사례가 있는 경우라면 특별한 사정이 없는 한 그 이용계약에서 정해진 이용료를 기준으로 삼아야 한다.

 

그러나 해당 저작물에 관한 이용계약의 내용이 문제된 이용행위와 유사하지 아니한 형태이거나 유사한 형태의 이용계약이더라도 그에 따른 이용료가 이례적으로 높게 책정된 것이라는 등 그 이용계약에 따른 이용료를 그대로 부당이득액 산정의 기준으로 삼는 것이 타당하지 아니한 사정이 있는 경우에는, 그 이용계약의 내용, 저작권자와 이용자의 관계, 저작물의 이용 목적과 이용 기간, 저작물의 종류와 희소성, 제작 시기와 제작 비용 등과 아울러 유사한 성격의 저작물에 관한 이용계약이 있다면 그 계약에서 정한 이용료, 저작물의 이용자가 이용행위로 얻은 이익 등 변론과정에서 나타난 여러 사정을 두루 참작하여 객관적이고 합리적인 금액으로 부당이득액을 산정하여야 한다."

 

대법원은 위 사안에서 유사한 형태의 이용계약을 기준으로 삼을 수 있다고 하면서도, 동일 유사한 영상물을 가전 쇼에서 3일 내지 5일 시연하는 특별한 계약사례를 가지고 여러 대리점에서 장기간 이용하기 위한 행위에 그대로 적용하기 곤란하다고 판시하였습니다. 해당 저작물에 관한 이용계약 사례가 있더라도 각각의 구체적 사정이 전혀 다르다면 그대로 적용할 수 없다는 취지입니다.

 

첨부: 대법원 2016. 7. 14. 선고 201482385 판결

  대법원 2014다82385 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.07.18 17:00
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-- 부경법상 영업비밀의 사용의 의미: 창원지방법원 2016. 3. 28. 2015카합10196 결정 -- 

 

법리적으로 특별한 내용은 없지만 참고자료로 첨부합니다. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률상 '영업비밀의 사용'의 의미를 자세하게 판단한 결정이류 부분을 인용합니다.

 

"부정경쟁방지법에서 말하는 영업비밀의 사용, 영업비밀 본래의 사용목적에 따라 이를 상품의 생산∙판매 등의 영업활동에 이용하거나 연구∙개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 의미하므로(대법원 1998. 6. 9. 선고 981928 판결),

 

영업비밀인 기술이나 도면을 그대로 베껴 상품을 생산하는 경우뿐만 아니라, 타인의 영업비밀을 참조하여 시행착오를 줄이거나, 필요한 실험을 생략하거나, 역설계에 소요되는 시간과 비용을 절약하는 경우 또한 부정경쟁방지법에 의해 금지되는 영업비밀의 사용에 해당한다."

 

"①렌즈 광학설계는 기존설계데이터 중 설계자가 설계하려는 사양에 가까운 설계데이터를 선택하여 시작 데이터로 설정하고, 이를 변경하면서 원하는 렌즈 사양을 맞추는 방식으로 이루어지는데, 제품화된 렌즈의 설계데이터를 확보하고 있거나 구성요소를 파악하고 있다면, 새로운 렌즈의 광학설계를 용이하게 진행할 수 있는 점, ② 국내에서 교환렌즈의 설계기술을 보유한 업체는 채권자와 주식회사 삼성전자 두 곳에서 불과하고, 교환렌즈 설계는 성당한 기술을 필요로 하여 교환렌즈 설계 및 제작산업의 진입 장벽이 높은 것으로 보이는 점, ③ 그럼에도 채무자 회사는 설립된 후 단시간 내에 이 사건 각 교환렌즈를 개발한 점, ④ 채무자 회사는 이 사건 각 정보가 아닌 일본 특허(일본 공개번호 소62-50808)의 설계데이터를 바탕으로 광학설계를 하였다는 취지로 주장하나 채무자의 회사 교환렌즈와 일본특허의 렌즈는 첫 번째 렌즈군의 렌즈매수가 4매라는 것을 제외하고는 접합렌즈의 위치 및 Power의 배치, 비구면 렌즈의 사용방법 등이 다르므로, 일본 특허의 설계데이터를 이용하여 교환렌즈를 설계하였다고 보기는 어려운 점 등을 종합하면,

 

채무자 회사는 이 사건 각 교환렌즈를 개발하는데, 이 사건 각 정보를 직접 사용하였거나 적어도 그 개발 과정에서 이 사건의 각 정보를 활용함으로써 개발 초기의 제품에 대한 구성이나 기초설계 과정에서 상당한 시간을 절약하고 개발 과정에 통상 수반되는 시행착오를 상단 부분 줄일 수 있었을 것으로 판단된다."

 

첨부: 창원지방법원 2016. 3. 28. 2015카합10196 결정

창원지법 2015카합10196 결정.pdf

 

작성일시 : 2016.06.28 15:17
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-- 직무발명을 사용자에게 보고하지 않은 행위의 배임죄 성부를 특허등록 가능성과 연관하여 판단한 대법원 판결 소식 --

 

흥미로운 뉴스라서 아직 판결문이 공개되지 않았지만 간략하게 소개합니다. 대법원 판결을 입수하면 다시 알려드리겠습니다.

 

1. 사실관계

 

복지부 질병관리본부 산하 국립보건연구원 소속 연구원은 2008년 노로바이러스 진단업무를 담당하면서 알게 된 바이러스 검출정보를 시약 제조업체 B사에 알려주고 노로바이러스 실시간 진단키트를 제조하게 했습니다. 그 후 연구원은 퇴직한 후 S사를 설립하고 B사로부터 키트 1개당 422400원에 구매하여 질병관리본부에 110만원에 판매하였습니다.

 

2. 검찰기소 요지 및 쟁점  

 

위 연구원이 국립보건연구원 재직 당시 노로바이러스 실시간 진단키트를 공동 발명한 것이라면, 그 직무발명을 발명진흥법에 따라 발명기관의 장에게 신고해야 합니다. 그럼에도 불구하고 위 연구원은 직무발명을 소속 기관에 신고하지 않고 외부 업체에 빼돌린 것입니다.

 

검찰은 위 연구원이 B사와 함께 진단키트를 발명했음에도 신고를 하지 않음으로써 국가가 특허권을 취득하지 못하게 하는 등 재산상 손해를 가했다고 판단, 업무상 배임죄로 기소하였습니다.

 

이 사건의 구체적 쟁점은 공무원이 직무와 관련된 발명을 한 뒤 기관장에게 신고하지 않았더라도 그 발명이 특허를 받을 수 없는 정도라면 업무상 배임죄가 성립하는지 여부입니다.

 

3. 법원 판결

 

1심 법원은 위 연구원에게 업무상 배임, 사기 등 혐의 인정 + 징역 2 + 집행유예 3년을 선고했으나, 항소심 재판부는 업무상 배임을 무죄로 판단하고, 징역 16 + 집행유예 3년으로 감형하였습니다. 대법원은 2심 판결을 그대로 승인했다 합니다.

 

대법원은 업무상 배임혐의를 무죄로 판단한 이유로, "공무원 연구원이 B사에 제공한 정보는 해당 기술분야에서 통상적 지식을 가진 자는 어렵지 않게 발명할 수 있는 것으로, 특허를 받을 수 없는 경우에 해당될 가능성이 있다. 그와 같이 특허를 받을 수 없다고 판단하여 직무발명을 신고하지 않은 경우를 신고의무를 이행하지 않은 '임무위배' 행위로 볼 수 없다"고 판시했다고 합니다.

 

4. 실무적 포인트

 

발명은 "창작"이므로, 발명을 창작하는 순간 기존에 없던 새로운 무형재산이 발생합니다. 사용자에게 없었던 것으로 발명자가 원시적으로 권리를 취득합니다. 사용자 자산을 활용했다는 점, 급여를 받았다는 점, 발명진흥법에 따라 그 발명을 사용자에게 신고할 의무가 있다는 점 등과는 구별되는 포인트입니다.

 

직무발명은 승계 전에는 사용자 소유 무형재산이 아닙니다. 따라서 사용자에게 직무발명을 신고를 하지 않고 외부로 빼 돌린 경우, 발명자는 자기가 보유한 무형재산을 처분한 것이지 사용자의 무형재산을 유출한 것이 아닙니다. 대법원 판례는 영업비밀 침해행위에 해당하지 않는다고 밝히고 있습니다.

 

그러나, 발명자가 발명진흥법과 직무발명 관리규정에 따라 직무발명 신고의무를 부담하는 경우 미신고 행위는 배임에 해당한다는 대법원 판결입니다. 반대로 사용자가 직무발명 관리규정을 마련해 시행하지 않았던 경우라면 업무상 배임조차 인정되지 않는다는 것이 종전 대법원 판결입니다.

 

그런데, 이번에 나온 대법원 판결은 여기서 더 나아가 직무발명이 특허를 받을 수 없는 정도라면 사용자에게 신고하지 않았다고 해도 업무상 배임죄로 처벌할 수 없다는 취지입니다.

 

보도기사와 같이 특허등록 가능성에 따라 배임여부를 판단한다면 현실적으로 직무발명자에게 배임의 책임을 물을 수 있을지 심히 의심스럽습니다. 대법원 판결뿐만 아니라 하급심 판결까지 입수하여 신중하게 살펴보아야 할 것 같습니다.

 

 

작성일시 : 2016.06.15 14:05
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-- 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령 -- 

 

심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 피고 Neovasc 또한 의료기기 회사인데, 2009년 원고 CardiAQ의 의료기기 기술개발에 관한 제품과 서비스를 제공하고 또 사업화도 수하는 회사입니다.

 

Neovasc 협력제안으로 양사는 2009 NDA를 체결한 다음, CardiAQ에서는 Neovasc에 해당 의료기기 기술정보 transcatheter mitral valve replacement (TMVR) program을 제공하였습니다. 양사는 기술개발을 공동으로 진행하여 제품개발을 완성하였습니다.

 

그런데 제품개발 완성 후 CardiAQ에서는 Neovasc과의 협력이 더 이상 불필요하게 되었습니다. 그 와중에 Neovasc에서 2010CardiAQ 몰래 단독으로 특허출원을 하였고, CardiAQ에서는 2012년에 공개된 특허공보를 보고 그와 같은 사실을 알게 되면서 영업비밀 침해 + DNA 계약위반에 관한 법적 분쟁이 시작되었습니다.

 

CardiAQ에서는 Neovasc의 특허 U.S. Patent No. 8,579,964 기술내용은 자신의 기술정보, 영업비밀이고, 이를 무단으로 특허출원한 것이라고 주장합니다. 참고로 특허출원서에는 CardiAQ 연구원 누구도 발명자로 포함되지 않았습니다.

 

미국법원에서 피고 Neovasc의 영업비밀 침해혐의 + NDA 위반혐의를 인정하고, 영업비밀 사용금지 및 손해배상 US$70 million ( 770억원)을 명령하는 배심평결을 하였습니다. 또한, 위 미국특허권의 진정한 발명자 또는 공동발명자를 가리고, 그 권리귀속을 별도로 심리하라는 내용도 포함되었습니다.

 

참고로 벤처회사 CardiAQ2015년 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million ( 38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공 사례입니다.

 

양사의 공동연구개발 협력관계와 기술유출 및 NDA 분쟁경과 등을 상세하게 설명하고 있는 CardiAQ의 소장 complaint를 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: CardiAQ의 소장 complaint

complaint.pdf

 

작성일시 : 2016.05.27 09:24
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-- 인터넷 파일공유 프로그램으로 저작물 무단복제 및 전송한 책임을 물어 합의금 받을 목적으로 100여명을 무더기 제소한 손해배상청구소송을 소권남용으로 각하 판결: 인천지방법원 2016. 4. 1. 선고 2014가합51899 판결 -- 

 

영화, 웹툰, 소설 등 저작물을 인터넷파일공유프로그램인 토렌트 프로그램을 이용하여 무단복제 및 전송함으로써 저작권을 침해하였다고 주장하면서, 저작권침해로 인한 손해배상금 각 5백만원을 청구하는 소송을 제기하였습니다.

 

그러나 소장에서 "각 피고나 피고의 부모를 통하여 청구금액을 기준으로 액수를 조정하여 합의할 의향이 있고, 소송대리인 사무실로 연락 가능: 연락처 기재, 이렇게 합의가 성립되면 곧바로 합의한 피고에 대해서는 소를 취하하면서 사건을 진행할 예정입니다.”라고 기재되어 있습니다.

 

소장에는 저작권 침해자로 지목된 피고는 116명이었고, 피고들의 주민등록번호와 주소 등 인적사항 뿐만 아니라, 구체적인 행위의 일시, 장소, 방법, 경위 등이 전혀 특정되어 있지 않습니다. 형사고소를 통해 피고의 개인정보를 비롯한 모든 사항을 공공기관과 수사기관에 촉탁하여 수집한 뒤 이 사건 공동소송 절차를 진행하려고 하는 소위 속칭 ‘합의금 장사’라고 일컬어지는 형태의 기획소송에 해당합니다.

 

이와 같은 손해배상청구소송에 대해 1심 법원은 "원고가 상호간에 전혀 무관한 피고들에 대하여 속칭 ‘합의금 장사’를 하기 위하여 공동소송을 제기한 것은 위법하고, 소송당사자가 제기한 공동소송이 위법한 경우에는 법원으로서는 변론의 분리를 명하여 각각 별개의 절차로 심리, 판결하는 것이 원칙이다."라고 하면서도, 위와 같은 '합의금 장사'와 같은 기획소송은 소권남용으로 각하할 수 있다고 판결하였습니다.

 

, "피고들에 대하여 각 금 5,000,000원의 지급을 구하는 소송은 원칙적으로 소액사건심판법에 따라 각개의 소송절차가 간이하며 신속하게 진행되는 것이 온당한 것이므로, 이러한 경우 지방법원 합의부로서는 사물관할에 관한 소송절차의 현저한 잠탈을 시정하기 위하여 소권 남용에 관한 위 법률규정 및 법리를 준용하여 원고의 피고들에 대한 소를 모두 각하할 수 있다고 봄이 타당하다."고 소를 모두 각하한다고 판결하였습니다.

 

저작권 침해책임이 없다는 의미는 아니고, 다만 합의금을 받을 목적으로 특정되지도 않은 다수 당사자를 대상으로 무더기 제소한 손해배상청구소송 형식은 민사소송법상 문제가 있다는 취지입니다.

 

첨부: 인천지방법원 2016. 4. 1. 선고 2014가합51899 판결

인천지방법원 2014가합51899 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.04.04 09:35
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-- 연구원의 경쟁사 전직금지 서약에도 불구하고 영업비밀 불인정 또는 침해행위 불인정의 경우 전직금지가처분신청 기각: 서울중앙지방법원 2016. 3. 3. 2014카합80960 결정 --

 

연구원이 경쟁사로의 전직금지 서약서에 서명한 후 전직한 경우 영업비밀 침해금지청구 및 전직금지약정서에 근거한 전직금지명령을 청구한 사례입니다. 서울중앙지방법원은 다음과 같은 이유로 가처분신청을 기각하였습니다. 결론은 이미 여러 번 판결에서 판시된 사안이지만, 이와 같은 결론보다 그 구체적 판단 이유와 실무적 함의를 꼼꼼하게 살펴보는 것이 필요할 것입니다.

 

1. 영업비밀을 사용하거나 공개할 우려가 있는지 여부

 

"설령 이 사건 정보를 이 사건 각 서약서에서 정한 비밀유지의무의 대상에 해당한다고 보더라도, 제출된 자료만으로는 채무자가 이 사건 정보가 담긴 문서나 파일을 유출하였다고 보기 어렵고, 나아가 근로자가 회사에 근무하면서 취득하게 된 업무상 지식이라 하여 모두 회사의 영업비밀로 인정되는 것은 아니며, 채무자가 근로계약에 따라 근무하는 동안 그 학력과 경력에 비추어 스스로 체득하게 된 일반적 지식(general knowledge and skill), 기술, 경험 등은 채무자에게 귀속되는 인격적 성질의 것이라 할 것이므로, 채무자가 채권자 회사에서 근무한 경험을 바탕으로 전직한 회사에서 동종업무를 하고 있다는 점만으로는 채권자의 영업비밀을 침해할 우려가 있다고 단정할 수 없다."

 

일반적, 인격적 지식을 근거로 한 영업비밀 침해주장은 인정되지 않습니다. 그 경우 연구원이 경쟁사로 전직하여 같은 연구개발 업무를 담당하더라도 마찬가지라는 판시내용도 중요합니다.

 

결국 해당 분야 연구원이 연구 개발업무에 종사하면서 자연스럽게 습득할 수 있는 일반적 지식과 정보를 넘어선 특별한 지식, 경험, 정보 등을 습득하였다는 사실을 주장, 입증할 수 있는가 여부에 승패가 달려 있습니다.

 

2. 연구원이 서명한 전직금지약정

 

 

3. 전직금지가처분신청에 대한 판단

 

"기록에 의하면, 채권자와 채무자 사이에 채무자가 퇴직 후 1년간은 채권자의 영업비밀을 침해할 수 있는 동종업체로 전직하지 않겠다는 취지의 전직금지약정 (이하 이를 이 사건 전직금지약정이라고 한다)이 체결된 것으로 보인다.

 

한편, 전직금지약정은 근로자가 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에 취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립, 운영하는 등의 경쟁행위를 하지 아니할 것을 내용으로 하는 것으로서 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로 사용자와 근로자 사이에 전직금지약정이 있는지에 관하여는 이를 엄격하게 판단하여야 한다(대법원 2003. 7. 16. 20024380 결정 참조).

 

위와 같은 법리에 비추어 볼 때, 이 사건 확인서의 문구 및 내용상 채무자에 대하여 영업비밀 침해 여부와 관계없이 퇴직 후 일정한 기간, 장소의 범위 내에서 경쟁업종에 종사하는 것을 일반적으로 금지하는 내용은 담겨 있지 않으므로, 채무자는 이 사건 전직금지약정에 따라 일반적인 전직금지 의무를 부담하는 것이 아니라, 영업비밀을 침해할 수 있는 경쟁회사로 전직하지 아니할 의무만을 부담한다고 보아야 한다.

 

그런데 앞서 본 바와 같이 채무자의 전직을 금지할만한 채권자의 영업비밀일 존재하거나 채무자가 그 영업비밀을 침해할 우려가 있다는 점에 대한 소명이 없으므로, 채무자가 채권자의 동종업체로 전직하였다는 사정만으로는 이 사건 전직금지약정을 위반하였다고 단정할 수 없다."

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 3. 3. 2014카합80960 결정

서울중앙지방법원 2015카합80960_판결.pdf

 

작성일시 : 2016.03.28 07:00
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-- 비밀관리 부실로 영업비밀성 부정 but 자료유출에 대한 업무상 배임 사안에서 손해배상 책임 - 대구고등법원 2015. 8. 20. 선고 2015473 판결 -- 

 

종래 블로그 영업비밀침해 분쟁에서 비밀관리 요건에서 비밀관리 부실을 이유로 영업비밀 보호요건을 충족하지 못했으나 영업상 중요자산을 퇴직하면서 외부로 무단 유출한 행위를 업무상 배임행위로 본 판결을 첨부하여 소개하였습니다. 위 판결 중 손해배상의 범위에서 영업비밀 침해의 경우와 배임행위를 비교하여 살펴보겠습니다.

 

1.    회사의 자료유출과 배임죄 

 

"(1) 회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상배임죄의 기수가 되고, (2) 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상배임죄를 구성하며, (3) 회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사 시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상배임죄에 해당한다(대법원 2008. 4. 24. 선고 20069089 판결)"

 

, 문제된 정보자료가 영업비밀에 해당하지 않더라도, 또한 재직 당시 소지 또는 외부 반출까지는 업무상 필요한 행위로 배임행위에 해당하지 않는 경우라도, 그 이후 퇴사 시에 그 정보자료를 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 하지 않았다면 그 때부터 업무상 배임죄에 해당한다는 것이 대법원 판결입니다.

 

다만, 업무상 배임죄는 고의를 요건으로 하므로, 회사에서 퇴직자에게 보유하고 있는 회사자료의 반환이나 폐기를 요구하는 퇴직처리 절차가 있거나 또는 사후적으로 그와 같은 유사한 절차를 거친 경우 등 자료반환 및 폐기의무를 알고 있었다는 점을 입증해야만 퇴사자에게 그 책임을 물을 수 있을 것입니다.

 

종래 블로그 글에서 배임의 고의를 인정할 수 없다는 이유로 퇴사자의 업무상 배임죄 책임을 부인한 대법원 판결을 자세하게 소개한 바 있습니다.

 

2.    업무상 배임의 불법행위와 손해배상책임

 

"불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 여러 정황 등 관련된 모든 간접사실을 종합하여 손해의 액수를 판단할 수 있다.

 

이러한 법리는 자유심증주의 아래에서 손해의 발생사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 곤란한 경우 증명도, 심증도를 경감함으로써 손해의 공평 타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2010. 10. 14. 선고 201040505 판결).

 

업무상 배임행위에 따른 구체적인 손해액의 산정이 어려운 이 사건에서 여러 제반 사정들을 고려하여 보면, 피고들이 배상해야 할 손해배상액을 피고 회사의 메탈제품 판매이익의 1/2에 가까운 102,000,000원으로 정함이 상당하다."

 

3.    손해배상액 산정방법

 

결국 실무적 관점에서 보면, 영업비밀 침해로 인한 손해배상청구소송이나 업무상 배임행위라는 불법행위로 인한 손해배상청구소송이나 모두 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우라는 이유로 법원에서 모든 증거 및 장황을 고려하여 재량으로 손해액수를 결정한다는 것입니다.

 

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제14조에서 영업비밀 침해로 인한 손해액 산정에 관한 특별규정을 두고 있지만, 실무적으로는 현재까지 영업비밀 침해의 경우와 업무상 배임의 불법행위의 경우에 뚜렷한 차이를 보인 사례는 없는 것 같습니다.

 

작성일시 : 2015.12.07 12:00
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-- 직무발명자 연구원이 전직하면서 기술유출 불법행위를 범한 경우 영업비밀 침해책임과 직무발명보상청구권은 별개의 독립적 관계 -- 

 

종전 블로그에 판결내용을 정리해 올린 사안이 뉴스 기사에 소개된 것을 보고 다시 한번 그 실무적 포인트를 간략하게 정리해 드립니다. 블로그 글 -- 영업비밀 침해 또는 특허침해 소송에 대한 대응방안으로 직무발명보상청구소송 서울중앙지방법원 2014. 1. 17. 선고 2013가합13271 판결 --

 

핵심 포인트는 직무발명자가 영업비밀 침해행위를 하는 경우 회사에서 직무발명자에 대해 영업비밀 침해에 관한 책임을 묻는 것과 종업원 직무발명자가 회사에 대해 직무발명 보상금을 청구하는 것은 독립적인 권리행사로 서로 모순되는 것은 아니라는 것입니다.

 

위 판결에서 법원은 회사에 대한 영업비밀 침해를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.

 

직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 비록 영업비밀 침해 또는 업무상 배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해도 그 권리까지 소멸되는 것은 아닙니다.

 

회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우라면 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 연구원으로서는 효과적인 방어수단이 될 것입니다.

 

작성일시 : 2015.12.04 09:44
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-- 인터넷에서 유명 연예인 이름을 활용한 판촉 프로모션 사건 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 20142006129 판결 -- 

 

언론매체에서 여러 번 보도되어 알려진 판결이지만, 인터넷 쇼핑몰이나 회사 홈페이지 등 온라인 판촉 프로모션과 관련된 참고자료로 간략하게 소개합니다. 전지현 코트, 김태희 스커트 등과 같은 광고문구나 키워드 검색결과를 지금도 인터넷에서 흔히 볼 수 있습니다. 이와 같이 유명 연예인 이름을 허락도 없이 사용하여 판촉하는 행위가 문제 없는지 여부가 쟁점입니다. 소위 유명 연예인의 퍼블리시티권 침해행위로서 무단 사용자에게 손해배상을 청구할 수는 없는지 여부입니다.

 

다수 연예인을 대리한 측이 패소한 서울고등법원 판결에서 중요한 판시부분을 인용하면 다음과 같습니다. "자신의 성명을 상업적으로 이용하고 통제할 수 있는 권리는 헌법상의 행복추구권과 인격권의 한 내용을 이루는 성명권에 당연히 포함되고 별도로 퍼블리시티권이라는 개념을 인정할 필요가 없으며, 물권, 채권, 지식재산권과 별도의 독립적 재산권으로서의 퍼블리시티권을 인정한 법률도 존재하지 않는다.

 

성명권의 침해로 불법행위가 성립하는지는 구체적 사안에서의 사정을 종합적으로 고려한 이익형량을 통하여 침해행위의 최종적인 위법성이 가려져야 한다. 연예인들의 성명을 검색어로 사용하는 키워드 검색광고로 이득을 얻는 것이 그 성명권을 침해하는 상업적 사용이라고 할 수 없다. 연예인의 성명이 검색어로 자주 사용된다고 하여 사회적 평가와 명성 등이 저하된다고 볼 수 없다.

 

검색서비스를 자유롭게 제공하지 못하도록 한다면, 이를 바라고 연예인들에게 협찬을 하는 광고주들이 물품을 협찬할 이유가 없으므로, 키워드 검색광고에 연예인들의 성명이 사용된다고 하여 연예인들에게 손해가 발생한다고 할 수 없다.

 

손해배상 책임이 성립하기 위해서는 광고주들이 성명권을 침해하였다는 점이 인정되어야 하고, 성명권 침해는 (1) 성명 그 자체를 독립하여 상품 등으로서 사용하거나, (2) 상품 등을 차별화할 목적으로 성명에 상품에 붙이거나, (3) 성명을 상품의 광고로써 사용하는 등 성명이 가지고 있는 고객흡인력을 이용하는 행위여야 하는데, 광고주들이 "연예인들이 드라마나 일상생활에서 착용한 옷, 신발, 장신구"를 지칭하는 것으로 연예인들의 성명을 사용하였다면 이를 광고주들이 성명권을 침해한 것이라고 인정할 수 없다."

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 부정경쟁행위 성립 불인정  

 

또 다른 중요한 쟁점은 유명 연예인의 이름을 판촉에 활용하면서도 아무 대가도 지급하지 않는 것이 부정경쟁방지법 ()목의 부정경쟁행위로 볼 수 있는지 여부입니다. 서울고등법원은 위 판결에서, ()목의 정의규정 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”에서 해당 연예인의 경제적 이유를 침해한다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 상세한 이유를 따로 설시하지 않았지만, 앞서 설명한 것처럼 연예인 입장에서 이름이 자주 언급되는 것이 경제적 이익에 도움이 되지 그 이름 사용료가 문제되지 않는다는 취지로 보입니다.

 

허용범위 유의!

 

위 사건 판결 결론은 인터넷 쇼핑몰 등에서 유명 연예인 이름을 첨부하여 상품을 소개하는 정도로는 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 것입니다. 그러나, 그 허용범위를 유의해야 합니다. 연예인 **이 드라마에서 입었던 코트 또는 목거리 등으로 지칭하는 행위를 대상으로 판단한 것입니다.

 

참고로, 위 판결문에서 성명권 침해를 인정할 수 있는 요건을 분명하게 밝히고 있습니다. 성명권 침해에 해당하면 그 법적책임을 물을 수 있다는 것입니다. 또한 해당 연예인의 경제적 이익을 침해한다고 인정되면 ()목의 부정경쟁행위로 인한 손해배상책임도 인정될 수 있을 것입니다.

 

*첨부파일: 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 20142006129 판결

서울고등법원 2014나2006129_연예인 이름 활용 판촉 사건 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.03 12:30
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-- 비아그라 입체상표의 등록요건 및 침해여부 판단 : 대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결 -- 

 

저명한 의약품 Viagra는 그 알약 모양과 색깔이 널리 알려져 있습니다. 오리저널 제품의 특허가 만료된 후 발매된 제네릭 제품의 모양과 색깔이 오리지널 비아그라 제품과 유사하다는 이유로 침해소송이 제기되었습니다. 양 제품의 모양과 색깔은 다음과 같습니다.

 

 

여러 쟁점이 있지만 대법원 판결은 입체상표에 관한 법리 및 쟁점을 중심으로 판단한 후, 부정경쟁행위는 자세한 이유 설시 없이 출처에 관한 오인, 혼동의 우려가 없으므로 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였습니다. 원심 판결에서 중요한 부분을 차지한다고 볼 수도 있는데, 가볍게 판시하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 파기 환송심에서 이 부분을 추가로 다툴 수 있을지 궁금합니다.

 

오리저널 회사 화이자에서 비아그라 알약의 모양과 색깔에 대한 입체상표를 등록하였으나, 무효심판에서 등록무효 심결이 나왔습니다. 이에 따라 법원은 "등록상표에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 침해소송 법원은 권리남용항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리, 판단할 수 있다"는 법리에 따라 상표등록 무효여부를 먼저 심리, 판단하였습니다.

 

그 결과, 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합하여 구성된 비아그라 등록상표는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 식별력이 없으나, 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 오리저널 회사의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였으며, 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지는 아니하므로 상표부등록 사유에도 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

그 다음 입체상표 침해여부를 판단하였는데, 여기서 "대비되는 제품은 그 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만 그 형태에 차이점도 존재하고, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 제네릭 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 제네릭 회사의 문자상표 및 상호 등에 의하여 오리지널 비아그라 등록상표 및 비아그라 제품의 형태와 구별될 수 있기 때문에 상호 오인, 혼동의 우려가 없다"고 판단하였습니다.

 

정리하면, 비아그라 입체상표는 등록유효, 그러나 제네릭 팔팔 제품은 비아그라의 등록 입체상표와 유사한 점도 있지만 전문의약품의 거래 실정상 상호 오인, 혼동의 우려가 없으므로, 상표권 침해로 인정되지 않는다고 판결하였습니다.

 

장문의 대법원 판결에서 관련 상표법 법리를 자세하게 설시하고 있으므로, 첨부한 대법원 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

*첨부파일: 대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결

비아그라 사건 대법원 판결.pdf 

 

작성일시 : 2015.10.19 17:26
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-- 특허권자와 특허기술 실시자가 합의로 체결한 화해계약을 추후 특허무효를 이유로 취소할 수 없다는 판결 - 서울고등법원 2015. 3. 19 선고 201289841 판결 --

 

특허침해 분쟁이 발생하여, 특허기술 실시자가 특허무효심판 청구하였고, 특허심판원에서는 특허유효 심결(2012. 10. 2.), 특허법원에서 특허무효 및 심결취소 판결, 대법원에서 특허권자의 상고기각 및 심결취소 판결 확정 후, 다시 특허심판원에서 원심결 취소 후 판결의 기속력에 따라 특허무효 심결(2014. 6. 13.)을 한 후 최종적으로 특허무효가 확정되었습니다.

 

한편, 특허무효심판과 동시에 진행된 특허침해금지가처분 사건에서 특허침해 혐의자는 특허유효 심결 후 특허침해금지가처분 결정을 받고, 제조, 판매금지가처분 집행까지 받았습니다. 그 후 실시자 회사는 특허권자에게 특허침해를 이유로 손해배상액 24천만원 지급 등을 내용으로 하는 합의로 특허분쟁을 종결하였습니다.

 

특허기술 실시회사에서 특허유효 및 침해를 전제로 한 합의인데, 앞서 설명한 것처럼 최종적으로 특허무효가 확정되었으므로, 위 합의는 착오로 인한 것으로 취소되어야 한다 주장합니다.

 

그러나, 법원은 1,2심 모두 위와 같은 합의는 특허유효성 및 침해여부를 합의의 목적으로 하는 화해계약이고, 화해계약의 창설적 효과로 인해 사후적으로 특허무효를 이유로 취소할 수 없고, 그대로 유효한 계약이라고 판결하였습니다.

 

실시자 주장 중에는, 특허무효의 원인이 합의 당시가 아닌 그 이후 발견된 새로운 선행기술 자료에 근거한 것이므로, 합의 범위를 벗어난 것으로서 착오로 취소할 수 있다는 내용도 있습니다. 또한, 무효특허에 기초한 손해배상청구는 권리남용이라는 주장도 있습니다. 그러나, 법원은 어느 것도 인정하지 않았습니다. 화해계약은 기존의 분쟁을 해결하고 새로운 법률관계를 만드는 창설적 효력이 있으므로, 특허무효 등에 관한 이와 같은 주장은 기존 분쟁상태에 관한 것에 불과하다고 보았습니다.

 

실무적 관점에서는, 화해계약의 창설적 효과 때문에 특허무효가 되더라도 합의를 취소할 수 없다는 점을 염두에 두고, 특허무효 여부에 관한 철저한 조사와 신중한 검토를 거친 후 특허권자와 합의해야 할 것입니다.

 

*첨부파일: 서울고등법원 201289841 판결 

2012나89841.pdf

작성일시 : 2015.06.12 11:00
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-- 허가특허연계제도에 따른 통지의약품 허가신청자에 대한 특허소송 -- 

 

최근 언론보도에 의하면 특허도전 통지를 수반하는 우선판매품목허가 신청 건수가 벌써 130여건을 넘는다고 합니다. 그 다음 단계인 등재특허권자의 대응방안과 실무적 포인트를 간략하게 살펴봅니다.

 

허가특허연계제도에 따라 통지를 받은 날로부터 9개월 동안 판매금지를 신청할 수 있습니다. 그 전제조건으로 통지를 받은 날로부터 45일 이내에 특허침해예방청구의 소를 제기하거나 적극적 권리범위확인심판을 청구해야 합니다. 한편, 특허도전자가 먼저 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우라면 그 심판에서 응소하는 것으로 족합니다. 이 경우에도 추가로 특허침해예방청구의 소를 제기할 수 있습니다. 물론 등재특허권자는 어떤 대응도 불필요하다 생각하여 소송이나 심판을 하지 않는 방안도 선택할 수 있습니다.

 

제네릭 발매를 9개월의 판매금지 기간만 저지하면 충분한 것이 아니라 9개월 기간이 종료된 이후에도 계속해서 막아야 할 것입니다. 적극적 권리범위확인심판 청구 또는 소극적 권리범위확인심판 응소만으로는 그와 같은 효과를 거둘 수 없습니다. 따라서, 등재특허권자는 특허침해예방청구의 소를 제기하는 것이 바람직합니다. 참고로, 약사법상 9개월의 판매금지 기간 때문에 특별한 사정이 없는 한  가처분을 통한 긴급한 판매금지의 필요성은 없다 할 것이므로 원칙적으로 본안소송이 적절합니다.

 

지난 주 블로그 글에서, 특허법상 허가신청을 특허침해행위로 보기 어렵다는 점에서 등재특허권자의 특허소송상 몇 가지 난제를 언급한 적이 있습니다. 미국과 비교하여 조금 부족하다는 취지에 불과한 것으로, 특허침해예방청구 자체가 어렵다는 뜻은 아닙니다. 통상적으로 '허가신청 품목의약품 및 그 반제품을 등재특허 존속기간 만료일 0000 00 00일까지 생산, 판매, 대여, 전시, 수입 또는 양도의 청약을 해서는 안된다'라고 청구할 것입니다.

 

후발 제네릭 허가신청 회사는 위와 같은 특허침해예방청구의 소송에 반드시 응소해야 합니다. 그렇지 않으면 '침묵은 긍정'이라는 법언에 따라 청구취지대로 패소판결을 받게 되고, 그대로 확정된다면 등재특허의 존속기간 만료일까지 품목허가를 신청한 제네릭 의약품을 생산, 판매할 수 없습니다. 설령 소극적 권리범위확인심판 승소심결을 받았다고 해도 마찬가지입니다.

 

미국 ANDA 신청에 대한 등재특허권자의 특허소송에서 통상적인 청구내용은 다음과 같습니다.

 

 

 

우리나라와 비교하여 가장 중요한 차이점은, 등재특허의 존속기간 만료일까지 후발 품목허가 대상 의약품을 생산, 판매할 수 없다는 특허침해금지명령뿐만 아니라 후발 품목허가의 효력발생 기준일을 판결에서 명시적으로 정해 달라는 청구내용입니다. 만약, 특허무효 또는 비침해가 아닌 경우 통상 이와 같은 내용이 판결로서 확정됩니다. 미국 HWA에서는 30개월의 금지기간 후에도 후발 제네릭의 품목허가 효력 자체가 발생하지 않기 때문에 생산, 판매뿐만 아니라 그 허가를 전제로 하는 그 전 단계의 모든 행위도 금지되는 강력한 효과가 있습니다.

 

우리 약사법상 제네릭 판매 금지기간이 9개월로 단기간이라는 점, 뿐만 아니라 일단 제네릭 허가의 효력이 발생한다는 점에서 큰 차이가 있습니다. 후발 품목허가 효력이 발생하므로, 실무상 "판매금지"를 어떤 의미로 해석하는지에 따라 이해관계가 크게 엇갈리게 될 것입니다. 상식적으로 제품주문, 발송, 결재는 판매라는 점은 의문이 없지만, 그 전 단계의 프로모션 행위, 마케팅은 물론 DC 신청 및 자료제출, 홍보자료 사전배포 등을 판매금지 범위에 해당한다고 볼 것인지 등등 매우 중대한 문제가 많습니다.

 

특허침해예방청구의 소에서 "판매금지"에 그치지 않고 "생산금지"까지 할 수 있고, 완제품의 전 단계인 "반제품" 또는 "원료"의 생산금지까지 청구할 수 있습니다. 개정 약사법상 "판매금지"와는 그 효력에서 근본적 차이가 있습니다. 권리범위확인심판으로는 이와 같은 효과를 거둘 수 없다는 점 등을 종합적으로 고려하면, 등재특허권자는 통지의약품 품목허가 신청자에 대해 특허침해금지예방청구의 소를 제기할 것으로 예상됩니다.

 

작성일시 : 2015.04.10 14:03
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