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사안의 개요

(1)   원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함

(2)   그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정

(3)   양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함

기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지

(1)   원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다.

(2)   원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회사의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다.

(3)   본 계약이 이행되고 있는 한, 원고 양도인은 이 사건 특허발명을 활용하여 동종업종의 사업을 해서는 안된다.

(4)   원고 양도인은 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 특허제품, 특허기술과 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 양수인 회사를 특허권자로 하여 출원해야 한다.

쟁점 – 특허무효 상황애서 양수인 피고회사는 계약의 이행불능 주장 + 기술료 지급거절 통지, 계약쟁점조항의 해석이 쟁점

판결요지 – 계약상 특허권 이전의무, 사업협력의무, 경업금지의무 등 존재, 가술료는 특허권 이전 뿐만 아니라 사업협력, 경업금지 등에 대한 대가, 특허무효만으로 계약상 채무이행불능으로 인정하지 않음, 양수인의 기술료 지급의무 인정

판결이유

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. 선고 2017가합556226 판결

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쟁점

특허청구범위의 ‘접합’이라는 용어의 해석 + 피고의 실시제품이 원고의 특허권을 침해했다고 볼 수 있는지 여부

대법원 판결요지

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 한다.

거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.

그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결 등 참조).

특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 등 참조), 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

구체적 사안의 판단

‘세라믹스의 접합 구조 및 그 제조 방법’이라는 이름의 원고의 이 사건 특허발명의 명세서의 기재와 도면을 종합하여 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제4항 발명의 ‘접합’이라는 용어는 모두 기밀을 유지하는 기능을 하는 접합으로 해석하여야 한다

그런데, 피고 실시제품이 땜납재의 용융상태에서의 흘러내림이나 모세관 현상에 의해 상승한 접합재가 통형 접합 지지체 내측주면과 니켈 로드 외측주면 사이를 감싸 돌며 기밀하고 있다거나, 통형 접합 지지체 및 저열팽창 도체와 매설 부재의 금속 노출부 사이를 연결하며 기밀하여 산화성 분위기가 저열팽창 도체로 침투하는 것을 방지하고 있다고 보기 어려워 이 사건 제4항 발명의 ‘접합’과 동일하거나 균등한 구성을 갖추고 있지 아니하므로 이 사건 제4항 발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결

대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결.pdf

KASAN_특허침해 판단 시 특허청구범위의 기술용어 해석 기준 – 명세서의 기재와 도면을 종합하여 객관적, 합리적으로 해석 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결.pdf

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1. 법리상 명확한 차이 vs 실무적 적용 난제

발명의 진보상 판단기준과 고안의 진보성 판단기준이 동일하지 않다는 점은 명확합니다. 법문언도 다르고 제도적 취지, 이론적 배경도 명확하게 차이가 있습니다. 그러나 구체적 사안에서 그, 차이를 포착하여 적용하고 그와 같이 달리 판단하는 이유를 구체적으로 제시하는 것은 매우 어렵습니다. 추상적 표현으로 각 진보성 판단의 정도 차이를 밝힌 적은 있지만 구체적 표현으로 그 차이를 밝힌 심결이나 판결은 찾아보기 어렵습니다. 첨부한 판결도 종래의 판결과 비슷하게 추상적으로 진보성 판단의 정도 차이를 인정하고 있지만 해당 사안에서 그 차이가 어떻게 적용된 것인지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않습니다. 이론적으로 분명한 차이를 보이지만, 실무적으로 그 차이점을 명확하게 설명하고 적용하는 것은 또 다른 어려운 과제라는 점을 보여주는 것 같습니다.

2. 고안의 구성대비 - 차이점

3. 고안의 구성 차이로 인한 효과의 차이점

4. 고안의 진보성 판단 기준

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 되고(대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조), 이러한 법리는 특허와 마찬가지로 기술적 사상의 창작을 보호하기 위한 실용신안에서 고안의 진보성 판단에도 동일하게 적용된다.

또한 실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 ‘소발명’을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.

5. 구체적 사안의 판단

제1항 정정고안의 구성요소 1-6은 ‘센서 케이스가 가이드홈에 가이드봉이 삽입됨에 따라 X선 촬영장치와 결합된다’는 것인데, 선행고안 1에는 이러한 구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

정정고안은 걸림쇠 및 걸림쇠 조작수단에 더하여 가이드봉 및 가이드홈이라는 구성요소를 유기적으로 결합함으로써, X선 센서장치를 결합하는 경우 정확한 위치를 잡을 수 있게 되고, X선 센서장치를 X선 촬영장치에서 쉽게 착탈할 수 있게 된다.

한편 선행고안 1에서는 정확한 위치로 안내한다는 점에서 그 기능이 검출기 가이드와 중복되는, 구성요소 1-6의 가이드봉과 가이드홈과 같은 부재를 굳이 배치할 필요성은 없는 것이고, 오히려 여기에 가이드봉과 가이드홈을 배치하는 것은 서랍모양의 검출기 가이드와, X선 센서장치가 여기에 삽입되는 형태로 안내 및 지지한다는 선행고안 1의 교시에도 반하는 것이다.

따라서 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 구성요소 1-6의 가이드홈 및 가이드봉이라는 구성요소를 도출하거나, 이를 선행고안 1의 걸림핀 및 걸림홈으로 이루어진 결합수단과 결합하는 것이 쉽다고는 할 수 없다. 그러므로 제1항 정정고안은 그 진보성이 부정되지 않는다.

첨부: 특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결

특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결 .pdf

KASAN_실용신안법상 고안의 진보성 판단 기준 – 발명 vs 고안의 진보성 수준 차이 특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결.pdf

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2. 특허법원 판단요지 – 진보성 불인정

유리 프릿을 구성하는 성분들의 전체 조성비에 관한 수치범위의 한정에서 출원발명과 선행발명 1은 차이가 있다. 아래의 사정들을 종합하여 볼 때, 조성비 차이점과 관련한 구성요소 2의 ‘Te는 산화물 환산 35~90㏖%의, Zn은 산화물 환산 5~50㏖%의, Bi는 산화물 환산 1~20㏖%의, Li, Na 및 K 중에서 선택된 적어도 1종은 산화물 환산 0.1~15㏖%의 각 수치범위로 함유’한다는 기술구성은, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 할 것이므로, 통상의 기술자로서는 양 발명의 조성비 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.

가) 먼저 구성요소 2의 수치한정이 선행발명 1과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의가 있다거나 그 효과가 이질적인 경우에 해당한다고 볼 수 없다.

그 이유는 다음과 같다. ① 양 발명은 모두 태양전지의 전극 형성에 사용되는 도전성 페이스트에 관한 것으로서, 전지 특성이 양호한 태양전지를 제공한다는 것을 주요한 해결과제로 한다는 점에서 별다른 차이가 없다.

② 양 발명은 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 효과의 점에서도 질적인 차이가 없다.

출원발명의 명세서의 기재에 의하면, 제1항 발명에서 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 구체적인 효과는, “파이어 스루성”의 확보와 유리화의 확보에 있다고 할 것이다. 선행발명 1의 명세서 기재에 의하면, 선행발명 1에서 유리 프릿에 Te, Zn, Bi 및 알칼리 금속 원소를 각 한정된 수치범위에서 함유시키는 기술구성에 의하여 달성되는 구체적인 효과는, 충분한 “오믹 콘택트”의 확보와 유리화의 확보에 있다고 할 것이다. 위와 같이 제1항 발명에서는 “파이어 스루성”을 확보한다는 효과가 개시되어 있고, 선행발명 1에서는 충분한 “오믹 콘택트”를 확보한다는 효과가 개시되어 있기는 하다.

그러나 양자는 에너지 변환효율이 높은 전지 특성이 양호한 태양전지를 추구한다는 점에서 실질적으로 동일한 내용이라고 할 것이다.

나) 그리고 제1항 발명의 구성요소 2의 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 수도 없다. 출원발명의 명세서 기재들은, 유리 프릿에 포함되는 Bi 및 알칼리 금속 원소의 적정량을 그 성분의 특성에 따라 단순히 특정한 정도로 보일 뿐이고, 그로부터 위 각 수치범위 내외에서 발생하는 작용효과에 어떠한 차이가 있는지를 알기 어렵다.

선행발명 1의 대응구성을 기초로 하여 제1항 발명에 이르는 것은, 통상의 기술자에게 특별한 기술적 어려움이 없다고 할 것이므로, 제1항 발명은 그 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 위와 같은 결합으로 인하여 통상의 기술자가 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. 따라서 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이부정된다.

첨부: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허7491 판결

KASAN_수치한정발명의 진보성 판단기준 – 수치한정이 상이한 과제달성을 위한 기술수단, 또는 이질적 효과 또는 동질이지만 현저한 효과 차이가 없다면 진보성 불인정 특허법원 2019. 4. 12. 선.pdf

특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허7491 판결 .pdf

법리 - 특허발명의 진보성 판단 시 사후적 고착 금지 원칙

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준을 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악할 필요가 있다.

그리고 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있더라도, 통상의 기술자가 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.

이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단

특허법원 판결요지 – 진보성 부정

선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 있음 - 진보성 부정

대법원 판결요지

사후적 고찰을 배제하면 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출할 수 없음 진보성 부정 어려움 – 특허법원 판결 파기 환송

이 사건 제1항 발명은 슬라이드편의 일부분을 상부로 절곡시킨 걸림편과 상부 덮개의 내면에 형성된 스토퍼 및 레버 중앙의 버튼으로 구성되어 슬라이드편과 일체로 형성된 걸림편 자체의 탄성에 의해 슬라이드편이 걸리거나 해제되는 데 비하여, 이 사건 제1항 발명과 가장 가까운 선행발명 3의 대응구성은 스톱퍼 자체의 탄성이 아니라 별도의 코일 스프링의 탄성을 통해 슬라이드편이 걸리거나 해제될 뿐만 아니라 걸림홈이 덮개에 형성되어 있지 않고 슬라이드편에 형성되어 있다는 점에서 차이가 있음

이러한 차이점이 선행발명 4에 있다고 보기 어렵고, 선행발명 3, 4를 결합하기 위해서는 선행발명 3의 버튼, 스톱퍼, 슬라이드편을 모두 선행발명 4의 탄동걸림편이 록킹판과 일체화되고 자체 탄성력에 의해 걸림과 해제 동작을 수행하는 부분으로 교체해야 하는데, 선행발명 3의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계 뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경해야 함

이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자라 하더라도 선행발명 3과 선행발명 4의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 위 구성을 쉽게 도출하기 어려워 진보성을 부정하기 어렵다.

첨부: 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결 2018후11681

대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결.pdf

KASAN_특허무효심판 – 진보성 판단 시 사후적 고찰의 오류 지적 대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결.pdf

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사안의 개요 및 쟁점

(1)   특허발명 – 방법발명

(2)   특허발명 실시회사 – 특허권자로부터 통상실시권 획득

(3)   통상실시권자의 요청으로 특허발명의 전용품 마찰교반용접기를 제작하여 통상실시권자에게 납품한 행위

(4)   쟁점 - 특허권의 간접침해 해당여부

법원 판단 – 간접침해 해당하지 않음

대법원 판결요지

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산․양도․대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).

방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서

그러한 제3자의 전용품 생산․양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.

따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산, 양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결

대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결.pdf

KASAN_[특허침해분쟁] 방법발명 특허권의 통상실시권자의 요청으로 제3자가 특허발명의 전용제품을 제작하여 통상실시권자에게 납품하는 경우 - 간접침해 해당하지 않음 대법원 2019. 2. 28. 선.pdf

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신설 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

신법 적용 범위: 부칙 제3조(구체적 행위태양 제시의무에 관한 적용례) 제126조의2(구체적 행위태양 제시의무)의 개정규정은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 청구되는 특허권 및 전용실시권 침해소송부터 적용한다.

신설 제128조(손해배상청구권 등) 제8항 및 제9항 ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

 5. 침해행위의 기간·횟수 등

 6. 침해행위에 따른 벌금

 7. 침해행위를 한 자의 재산상태

 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

신법 적용 범위: 부칙 제4조(손해배상청구권에 관한 적용례) 제128조 제8항 및 제9항의 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

KASAN_[개정특허법] 2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 – 특허침해 혐의 피고에게 자신의 구체적 실시태양 제시 의무부과 조항, 징벌적 3배 손해배상액 부과가능 조항 신설 신법의 적용범.pdf

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특허발명(죄측)과 선행발명(우측)의 비교

특허심판원 심결: 특허발명 진보성 부정, 일부 종속항 발명 진보성 인정

특허법원 판결: 진보성 인정, 심결취소

이 사건 제2항 발명(특허발명)과 선행발명 1은 모두 음식물의 가열 조리기에 관한 것으로, 음식물이 조리되는 동안 음식물을 지속적으로 교반될 수 있도록 조리팬을 경사진 상태에서 회전시킨다는 점에서 공통된다. 그런데, 이 사건 제2항 발명은 조리팬이 경사진 상태를 유지하는 수단으로 조리팬을 수용하는 하우징의 외측벽에 경사유지구를 형성하는 구성을 채택하고 있는 반면, 선행발명 1은 용기가 경사진 상태를 유지하는 수단으로 용기가 수납되는 본체 내의 용기 수납부를 수평면에 대하여 경사지게 형성하는 구성을 채택하고 있다.

살피건대, 선행발명 1의 명세서에는 “용기의 형상, 그리고 용기 수납부의 형상에 대해서도 용기 내에 넣어지는 피조리물에 맞게 적절하게 그 형상을 변경 가능하다.”라고 기재되어 있을 뿐, 선행발명 1의 본체의 외곽 형상을 변경할 수 있다는 점에 대해서는 어떠한 시사나 암시도 되어 있지 않고, 선행발명 1은 본체 내의 용기 수납부를 경사지게 형성함으로써 거기에 수납되는 용기를 경사진 상태로 유지하므로 본체 외측에 경사유지구를 추가함으로써 본체를 경사지도록 변경할 기술적 동기를 찾기 어렵다.

또한, 선행발명 1은 본체의 바닥이 수평으로 형성되고 본체가 바닥과 수직을 이루도록 놓여지는 것을 전제로 본체 내의 용기 수납부를 경사지게 형성하는 것을 기술적인 특징으로 하는데, 본체 외측에 경사유지구를 형성하기 위해 본체 내부의 경사를 없애 용기가 수직으로 삽입될 수 있도록 본체 내부의 형상을 변경하는 것은 선행발명 1의 특유한 기술적 사상을 훼손하는 것이라고 봄이 타당하다.

설령, 선행발명 2의 핸들 및 선행발명 3의 각도조절수단이 각각 회전드럼 및 조리용 냄비의 기울기를 조절하고 유지하는 기능을 한다는 점에서 이 사건 제2항 발명의 경사유지구에 대응되는 구성요소로 보아 이를 선행발명 1에 결합한다고 가정하더라도 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 본체는 바닥과 수직을 이루도록 놓여지게 되고 본체 내부로 용기가 경사진 상태로 삽입될 수 있는 구조로 용기수납부가 형성되어 있고 용기수납부 속으로 용기가 경사지게 수납되어 있는 것이므로, 달리 용기의 경사 각도를 조절할 동기가 없고 각도를 조절하고자 할 경우에는 본체의 다른 구조의 상당한 변경을 수반한다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 핸들 및 선행발명 3의 각도조절수단을 결합함으로써 차이점 1을 극복하는 것이 용이하다고 보기 어렵다.

나아가 이 사건 제2항 발명은 하우징의 외측벽에 경사유지구를 형성함에 따라 하우징을 수직으로 세운 상태로 조리팬의 탈착 작업이 가능하고 수직으로 세운 상태로도 보관이 가능하며, 경사유지구로만 하우징의 경사를 유지하므로 조리기의 전체 부피를 줄일 수 있는 효과도 있다고 할 것이다.

따라서 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3과 선행발명 1의 대응구성 사이의 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6566 판결

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6566 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 드럼식 조리기, 통돌이 오븐 특허발명의 진보성 인정 - 특허무효심판 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6566 판결.pdf

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미국 특허법 조항 102(a)(1) “A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.”

쟁점: “on sale” bar 적용 시 public sale에 제한되는지, 공개되지 않은 secret sale이 적용범위에서 제외되는지 여부

미연방대법원 판결요지

(1)   unanimous decision - 당사자 사이 비밀 판매행위 (secret sale) 및 발명의 기술적 내용에 관한 비밀유지 의무를 부담하는 판매행위에 적용됨.

(2)   원심 CAFC 판결도 동일한 입장, 미연방대법원에서 원심 지지

“The Federal Circuit has made explicit what was implicit in our precedents. It has long held that “secret sales” can invalidate a patent. E.g., Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F. 3d 1353 (2001) (invalidating patent claims based on “sales for the purpose of the commercial stockpiling of an invention” that “took place in secret”); Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F. 3d 1368 (1998) (“Thus an inventor’s own prior commercial use, albeit kept secret, may constitute a public use or sale under §102(b), barring him from obtaining a patent”). . . .

Given that the phrase “on sale” had acquired a well-settled meaning when the AIA was enacted, we decline to read the addition of a broad catchall phrase to upset that body of precedent.”

첨부: 미연방대법원 Helsinn vs Teva 판결

Helsinn v. Teva _ 미연방대법원 판결.pdf

KASAN_[특허분쟁] 미국특허법 신규성 조항 102(a)(1) 중 “on sale” bar – secret sale 포함 Helsinn Healthcare v. Teva Pharma. 미연방대법원 2019. 1. 22. 선고 판결.pdf

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출원인 진보성 주장요지

특허법원 판결요지

특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

이 사건 제1항 발명은 상기 조성물의 투여용량, 투여용법을 환자에게 8시간 이내에 정맥 투여하고 32-134㎎/㎡의 시타라빈을 제공하며 제1일의 제1 투여 단계, 제3일의 제2 투여 단계 및 제5일의 제3 투여 단계로 한정한 점에 차이가 있다.

그러나 선행발명에 개시되어 있는 사항과 우선일 당시 알려져 있던 기술적 사실들을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 투여용량과 투여용법은 시타라빈 대 다우노루비신의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성이나 부작용이 최소화되리라고 예측할 수 있는 범위를 벗어나지 않는 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 그와 같이 예측되는 범위 내에서 당연히 거쳐야 할 임상시험 과정을 통하여 이 사건 제1항 발명에서 특정한 투여용량, 투여용법을 도출해 내는 데 별다른 어려움이 없다고 봄이 상당하다.

공지된 의약물질의 약리효과는 온전히 유지하고 투약의 편의성을 증진하면서 독성이나 부작용이 나타나지 않도록 투여용량이나 투여용법을 찾는 것은 이 분야의 통상의 기술자에게 잘 알려져 있는 것이다. 따라서 투여용량, 투여주기 등 투여방법을 최적화하는 것은 원칙적으로 통상의 창작능력 범위 내에 속한다.

뿐만 아니라 이 사건 제1항 발명이 특정하고 있는 ‘32-134㎎/㎡ 시타라빈’의 범위와 ‘1일, 3일 및 5일’의 투여주기에서 나타나는 효과가 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 현저하거나 이질적인 것이라고 보기 어렵다.

결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허3925 판결

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허3925 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 공지 의약의 특정한 투여용법 발명의 진보성 판단 – 최적화 정도는 예측가능 범위, 진보성 부정 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허3925 판결.pdf

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출원인 진보성 주장요지

판결요지 – 진보성 불인정

출원발명은 김치에서 분리동정되어 NF-kB 및 AP-1 전사인자의 활성화를 억제하는 특징이 있는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주에 관한 것이고, 선행발명은 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1에 관한 것인바, 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 출원발명의 균주와 선행발명의 균주는 당분석결과 L-Arabinose D-Xylose 및 Methyl-D-mannoside의 이용성이 서로 다른 것으로 나타났고, 16S rRNA 분석결과 Lactobacillus plantarum과의 유사성에서도 차이를 보이는 것으로 나타나므로, 양 발명의 균주가 완전히 동일한 균주라고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명과 선행발명은 균주의 분류학상의 위치가 동일하지만 균주의 세부명칭이 다르다는 점에서 차이가 있다.

그러나 출원발명과 선행발명은 모두 아토피성 피부염, 비염 등의 개선치료, 면역력 조절을 목적으로 장내균총을 개선시키기 위해 젖산균인 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum)을 제공한다는 점에서 기술적 과제가 공통되고, 양 발명 모두 동일한 시료인 김치에서 추출되는 젖산균이며, 2014. 8. 29. 발행된 “미생물학 실험”이란 표제의 책에는 Lactobacillus 속을 포함하는 젖산균을 분리 동정하는 실험방법이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실과 출원발명의 명세서 기재를 종합하면, Lactobacillus 속 균주의 분리방법은 출원발명의 출원일 이전에 잘 알려져 있었다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출원발명의 균주를 도출하는 데 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수 없다.

그렇다면, 출원발명의 진보성 유무는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주의 IL-4, TNF-α의 억제, 소양행동억제 등의 효과가 선행발명에 비하여 현저한지 여부에 달려 있지만, 출원발명의 실시예 3 내지 7의 실험에 따르더라도, 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주를 RBL-2H3 cells 및 수동형 피부 아낙필락시스 모델동물에 적용하였을 때 IL-4 와 TNF-α의 발현이 억제되거나 항알러지, 항소양 반응이 나타나는 결과는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 것이라고 볼 수 없으므로, 출원발명이 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는다고 보기 어렵다. 결론 – 진보성 부정

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 아토피성 피부염 개선효과 기능성 유산균 균주 발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결.pdf

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(1)  서울중앙지방법원 2018. 3. 2. 선고 2017고단8143 판결 – 특허법위반, 징역 10월, 집행유예 2년 선고

(2)   특허침해 혐의 + 추가로 허위표시행위 – 유죄 인정 판결이유 부분

(3)  수원지방법원 2018. 4. 5. 선고 2017고정3335 판결 – 특허법위반, 벌금 3백만원 선고

(4)  인천지방법원 2018. 4. 27. 선고 2018고정612 판결 – 특허법위반, 벌금 5백만원 선고

(5)  의정부지방법원 2018. 4. 19. 선고 2018고정413 판결 – 실용신안법위반, 디자인보호법위반, 벌금 3백만원 선고

KASAN_[특허침해죄] 특허침해자 형사처벌 수위 2018년 선고 형사판결 사례.pdf

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사안의 개요

(1)   실용신안권자 - 적극적 권리범위확인심판 청구 (확인대상고안 1) – 승소 심결, 특허법원 심결취소소송 – 승소 판결 확정

(2)   실지자 침해 혐의자 – 무효심판 청구 – 패소 심결, 특허법원 심결취소소송 – 패소 판결 확정

(3)   실시자 침해 혐의자 – 소극적 권리범위확인심판 청구 (확인대상고안 2, 구성요소 피복 다른 기술, 확인대상고안 1과도 차이) – 승소 심결, 확정

(4)   실용신안권자 – 서울중앙지방법원 침해금지 및 손해배상청구소송 제기 – 일부 승소 판결, 특허법원 항소심 원고 일부 승소 판결 확정

쟁점 – 민사법원 판결, 특허심판원 심결, 특허법원 판결 확정 상황에서 형사상 실용신안권침해죄 인정 여부 – 침해자 실시제품의 특정 문제

판결요지 – 판단기준 법리

구체적 사안의 판단 – 실용신안권 침해 혐의 무죄 판결

실무적 포인트 – 침해 혐의자의 실시기술, 실제제품, 실시태양의 특정 의미를 잘 보여주는 사례. 추상적 기술사상인 확인대상발명을 심판대상으로 하는 권리범위확인심판의 한계. 개정 특허법상 피고의 “구체적 실시태양 제시의무” 7월 중 시행 예정, 실무변화 기대

첨부: 청주지방법원 2018. 1. 25. 선고 2016노521 판결

청주지방법원 2018. 1. 25. 선고 2016노521 판결.pdf

KASAN_[특허침해죄] 적극적 권리범위확인심판 심결, 소극적 권리범위확인심판 심결 각 확정된 상황 – 형사법원 특허침해여부 독자적 판단 사례 청주지방법원 2018. 1. 25. 선고 2016노521 판결.pdf

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사안의 개요

(1)   원고 특허권자 vs 피고 실시자 회사 사이 “특허실시계약” 체결, 전용실시권 설정 및 기술료 지급 조건

(2)   특허실시계약 체결 후 외부 전문가 참여 하에 성능시험, 공공연구기관의 시험성적서 발급

(3)   그런데, 피고 Licensee 회사에서 1차년도 기술료 미지급, 특허권자 회사에서 기술료 지급요구 내용증명 발송, 실시회사에서 특허기술 제품으로 수익 창출 어렵기 때문에 기술료 지급 의무 없음 주장 및 계약해제 통지

(4)   원고 특허권자 화사에서 피고 실시회사를 상대로 위약금 등 기술료 청구소송 제기

계약상 위약금 조항 – 위반자는 차년도 기술료의 2배에 상당하는 위약금을 배상하기로 약정, 본 사안에서는 2차년도 기술료 1억원의 2배인 2억원 위약금

피고 실시자 (Licensee) 회사의 주장요지 – 특허기술 성능 및 경쟁력 부족

법원의 판단 – 특허권자 책임 아닌 실시자의 착오, Licensee의 위약금 의무 인정

첨부: 대전지방법원 2018. 7. 5. 선고 2017가단212856 판결

대전지방법원 2018. 7. 5. 선고 2017가단212856 판결 .pdf

KASAN_[특허기술이전] 특허기술 라이선스 계약체결 후 특허기술 적용제품의 성능 및 경쟁력 부족 이유로 실시자 licensee의 계약해제 및 기술료 미지급 주장 – 불인정 대전지방법원 2018. 7. 5. 선.pdf

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