(1)특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적ㆍ배타적인 실시권을 부여할 수 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조).
(2)등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결 등 참조).
(3)특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결 참조).
(4)특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것이다. 그런데 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지ㆍ관용기술의 부가ㆍ삭제ㆍ변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결, 대법원 2011.4.28. 선고 2010후2178, 대법원 2012. 9. 13. 선고 2012후1644 판결 등 참조).
2.특허법원 판결요지
(1)구체적 사안 - 선행발명 4가 특허법 제29조 제3항의 ‘다른 특허출원’에 해당하는지 여부 - 특허법 제29조 제3항은, 특허출원한 발명이 ① 그 특허출원일 전에 출원되고(제1호), ② 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조 제3항에 따라 등록 공고된(제2호) ‘다른 특허출원’의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 다만 그 단서로, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있다.
(2)선행발명 4는 제29조 제3항의 각 호의 요건을 모두 갖춘 ‘다른 특허출원’에 해당한다. 그러므로 선행발명 4의 발명의 설명 및 도면을 기초로 하여 이 사건 특허발명과의 동일성 여부를 판단한다.
(3)특허권자 원고의 주장과 같이 이 사건 특허발명의 돌출편(11)이 ‘하우징(1)과 일체로 연장되어 형성’되어 있는 것으로 한정하여 해석한다 하더라도, 아래 사항들을 종합하면 위 차이점은 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지ㆍ관용기술의 부가ㆍ변경등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 미세한 차이에 불과하다. 이 사건 제1항 발명의 LED 바닥 신호등은 그 구성요소의 전부가 선행발명 4의 대응구성과 실질적으로 동일하여 양 발명은 서로 동일하므로, 이 사건 제1항 발명은 특허법 제29조 제3항에 위배된다.
(4)이 사건 제1항 발명은 확대된 선출원 규정에 반하여 특허가 무효이므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.
(1)특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(특허법 제97조). 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 적은 것이므로, 신규성․진보성을 판단하는 대상인 발명의 확정은 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라야 한다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작해야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 그 문언으로 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다. 그러나 발명의 설명과 도면 등을 참작하더라도 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결, 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결 등 참조).
(2)발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결, 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결, 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 등 참조).
(3)특허발명의 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.
(4)여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결, 대법원 2015. 11. 27. 선고 2013후3326 판결 등 참조).
(5)대법원 판결요지 - 이차 전지를 만들기 위해 적층되는 각 극판의 양면에는 극성(양극, 음극)을 결 정하는 활물질이 코팅되어 있다. 이차 전지용 극판은 롤 형태로 감겨 있는 양극 또는 음극 전극을 일정한 속도로 풀어주어 생성된 전극용 그리드를 일정한 크기로 잘라 제조되는 것으로서 얇고 가벼운 특성을 가진다. 이차 전지용 극판은 적재부로 이송되는 과정에서 컨베이어 하면에 부착되어 뒤쪽이 약간 들리고 앞쪽이 약간 내려간 상태에서 이송 방향을 따라 전진하다가 자체 무게에 의해 스태킹 매거진(적재함)으로 낙하하게 되는데, 이때 극판의 끝단이 스태킹 매거진의 내벽면에 부딪히면 극판의 양면에 코팅 되어 있는 활물질이 깨져 극판 자체의 특성이 저하된다. 또한 이차 전지용 극판의 이송 속도가 매우 빠른 경우에는 극판을 손상 없이 스태킹 매거진에 적재하기 위해 이송 속도를 적절히 줄일 필요가 있는데, 종래에는 그러한 수단이 갖추어지지 않았다. 이 사건 제1항 발명은 이차 전지용 극판 스태킹 장치에 관한 것으로, 이차 전지용 극판을 컨베이어로 이송하면서 스태킹 매거진으로 낙하시킬 때 스태킹 매거진의 내벽면에 극판이 부딪혀 극판의 양면에 코팅되어 있는 활물질이 깨지고 극판 손상에 따른 파티클로 인하여 극판의 수명이나 성능이 저하되지 않도록 하는 것을 기술적 과제로 한다. 이 사건 제1항 발명은 이러한 기술적 과제를 해결하기 위해, 이송과 정지 동작을 반복적으로 수행하는 컨베이어 벨트로 극판을 진공 흡착하여 이송하다가 스태킹 매거진 위에서 컨베이어 벨트와 극판을 정지시키고 정지 상태에서 극판 낙하 유닛에 의하여 극판을 스태킹 매거진에 수직으로 낙하시켜 적재하도록 한다. 이 사건 제1항 발명은 이차 전지용 극판의 적재 시 극판의 손상을 최소화하고 극판의 생산 속도를 향상시키는 한편 극판의 수명이나 성능을 안정화하는 효과를 가진다.
(6)선행발명 1은 정형 시트류의 반송 방법 및 반송 장치에 관한 것으로, 목재로 된 베니어 단판 등과 같은 정형 시트류를 이송할 때 속도가 느린 컨베이어에서 속도가 빠른 컨베이어로 시트류를 바꾸어 태움으로써 시트류 사이의 간격을 확대하면서도 그 과정에서 시트류가 인장력을 받아 찢어지거나 시트류의 정렬이 흐트러지지 않도록 하는 것을 기술적 과제로 한다. 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는 선행발명 1의 퇴적대를 격벽이 존재하는 적재함(스태킹 매거진) 형상으로 변경하고 선행발명 1의 상부 이송 컨베이어를 분할 형상에서 이 사건 제1항 발명과 같은 비분할 형상으로 변경하여야 하며 극판 낙하 유닛을 추가해야 한다. 그런데 선행발명 1에는 이송 중인 적재 대상물이 낙하하는 과정에서 퇴적대 내벽 면에 부딪혀 적재 대상물의 표면에 코팅된 물질이 파손되는 문제에 대한 인식이나 이를 해결하려는 이 사건 제1항 발명의 기술사상이 나타나 있지 않다. 선행발명 1의 적재 대상물은 정형 시트류이고, 그 퇴적대에는 애초 정형 시트류가 충돌할 대상인 격벽이 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하지 않는 한 통상의 기술자가 정형 시트류의 받침대 기능을 수행하는 선행발명 1의 퇴적대에 격벽을 세워 이를 적재함 형상으로 변경한 다음 그로 인해 발생할 시트류 손상 문제를 해결한다는 것이 쉽다고 단정하기는 어렵다.
(7)선행발명 2는 알루미늄이나 스틸과 같은 다양한 재료의 박판 등 판형 제품의 반송․적재 장치와 그 방법에 관한 것으로, 박판이 적재 장치로 유입되면서 절단부가 말리는 현상을 해결하여 박판의 손상을 회피하려는 발명이라는 점에서 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제가 내재되어 있다고 볼 수는 있다. 선행발명 2로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는 선행발명 2에다 극판 낙하 유닛을 추가하고 선행발명 2의 공중 반송 장치를 이 사건 제1항 발명의 이송 라인과 같이 길게 변경해야 한다. 그런데 선행발명 2에는 위와 같은 구성요소의 결합이나 변경을 통해 이 사건 제1항 발명에 이를 수 있다는 암시나 동기가 제시되어 있지 않다.
(8)선행발명 2에서 박판은 자체 무게에 의해 낙하하여 적재 장치로 유입된다. 선행발명 2는 박판이 낙하하여 적재 장치로 유입될 때 발생하는 박판의 손상을 피하기 위해 홀딩 시스템을 구비한 공중 반송 장치 등의 구성을 채택하고 있다. 한편 선행발명 1에 개시된 낙하 촉진 기구는 외력을 가해 정형 시트류를 강제로 낙하시키는 구성이고, 선행발명 1은 이송 중인 적재 대상물의 낙하 과정에서 일어나는 손상을 방지하는 것을 기술적 과제로 인식하지 못하고 있다. 이처럼 선행발명 2와 기술사상이 다른 선행발명 1의 낙하 촉진 기구를 선행발명 2에 결합할 동기가 없는 등 통상의 기술자가 선행발명 2에다가 선행발명 1에 개시된 낙하 촉진 기구를 결합하는 것은 쉽게 생각해 내기 어려워 보인다.
(9)선행발명 3은 판상체의 퇴적 방법 및 장치에 관한 것으로, 목재로 된 베니어 단판 등의 판상체를 반출하는 반출 컨베이어와 이를 전달받는 벨트의 속도 차이 등으로 인해 단판이 어긋나 다른 부품에 닿아 깨지거나 갈라져 반출 컨베이어와 벨트 사이에 막히는 문제를 해결하는 데에 기술적 의의가 있는 발명이다. 선행발명 3으로부터 이 사건 제1항 발명에 이르기 위해서는 선행발명 3의 퇴적대를 격벽이 존재하는 적재함(스태킹 매거진) 형상으로 변경하고, 선행발명 3의 승강체를 극판 낙하 유닛으로 변경해야 한다. 그런데 선행발명 3에도 이송 중인 적재 대상물이 낙하하는 과정에서 퇴적대 내벽 면에 부딪혀 적재 대상물의 표면에 코팅된 물질이 파손되는 문제에 대한 인식이나 이를 해결하려는 이 사건 제1항 발명의 기술사상은 나타나 있지 않다. 선행발명 3의 적재 대상물은 베니어 단판 등의 판상체이고, 그 퇴적대에는 애초 판상체가 충돌할 대상인 격벽이 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하지 않는 한 통상의 기술자가 판상체의 받침대 기능을 수행하는 선행발명 3의 퇴적대에 격벽을 세워 이를 적재함 형상으로 변경한 다음 그로 인해 발생할 판상체 손상 문제를 해결한다는 것이 쉽다고 단정하기는 어렵다.
(10)이러한 사정을 종합하면, 통상의 기술자가 선행발명들 또는 선행발명들의 결합에 의하여 이 사건 제1항 발명의 구성을 도출하는 것은 곤란하다고 볼 여지가 있다. 나아가 선행발명들에 구체적으로 개시되지 않은 이차 전지용 극판을 대상으로 그 극판의 적재 시 발생하는 활물질 파손 등의 손상을 최소화하고 극판 생산 속도를 향상시키는 한편 극판의 수명이나 성능을 안정화하는 이 사건 제1항 발명의 효과를 통상의 기술자가 선행발명들로부터 예측할 수 있다고 보기도 어렵다. 결국 이 사건 제1항 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 원고가 제출한 자료만으로는 통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 단정하기 어렵다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다면, 이 사건 제1 항 발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제5항 발명 역시 진보성이 부정되지 않는다
권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우 뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.
선행발명은 축령산 생태터널에서 사용된 파형강판 조립구조물의 이음구조로서, 2003년경 시공 당시 불특정 다수인에게 공지 또는 공연히 실시되었으며 특허발명의 제1 수직부의 일단(외측)에 형성된 제1 수평부에 대응하는 구성요소라고 봄이 타당하고, 기술상식에 비추어 보면 파형강판 구조물을 같은 각도로 좌우 대칭적으로 형성시키는 제3 수평부의 존재 역시 인정된다고 봄이 타당하다.
설령 선행발명에 확인대상발명의 제1, 3 수평부에 대응하는 구성요소가 존재하지 않는다 하더라도, 건설 토목 기술분야의 통상의 기술자라면 확인대상발명의 제1, 2 연결부재로 교량 등의 토목 구조물에 널리 사용되는 강재 중 하나인 ‘H형강 또는 I형강’을 쉽게 선택할 수 있다 할 것이고, ‘H형강 또는 I형강’의 플랜지에 해당하는 부분이 확인대상발명의 제1, 3 수평부와 마찬가지로 웨브의 양단에 위치하여 구조물에 작용하는 수직변형력에 저항하며, 타설된 콘크리트와 플랜지 사이의 결합력이 증가되도록 하여 구조물의 강도를 높여준다는 것은 통상의 기술상식에 해당하므로, ‘H형강 또는 I형강’을 채택함에 의하여 수직변형력에 대한 저항능력, 구조 강도 등에 통상의 기술자가 예상할 수 없는 새로운 작용효과가 발생한다고 볼 수도 없다. 따라서 통상의 기술자라면 선행발명으로부터 제1, 3 수평부(외측 플랜지)가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있을 것으로 봄이 타당하다.
확인대상발명에 선행발명과 다른 특유한 시공방법에 관한 기술적 특징이 포함되어 있다거나 기술적 특징에 의해 용접 작업의 용이성에 있어 효과상 차이가 발생한다고 볼 수도 없다.
설령 제2, 4 수평부가 하나의 판으로 이루어져 있다는 원고의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 제2, 4 수평부가 처음부터 일체형 구조(하나의 판)인지 아니면 분리형 구조로 형성되었다가 사후 결합되는 형태인지 여부는, 용접 부위의 결합력, 용접 작업의 곤란성 등을 고려하여 통상의 기술자가 부재의 크기나 중량, 작업환경 등에 따라 적절히 선택할 수 있는 단순한 설계 변경사항에 불과하고, 제2, 4 수평부(내측 플랜지)가 해당 수직부(웨브)에 결합된 이후에는 그 형성된 방식의 차이에 불구하고 수직변형력(하중)에 대한 저항능력(강성), 구조강도 등에 별다른 차이가 있다고 볼 수도 없는 바, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 제2, 4 수평부가 포함된 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있다.
결국 확인대상발명은 공지기술인 선행발명만으로 이루어졌다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 설령 선행발명과 다소간의 구성상 차이가 존재한다 하더라도 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있다고 봄이 타당하므로, 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다. 그렇다면 이 사건 특허발명과 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.
(1)권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다.
(2)자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 보면, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조).
(3)선행발명과 확인대상발명의 차이점 - 확인대상발명은 이차 전지용 극판 이송라인에서 적재 매거진에 극판을 적재할 때에 극판의 손상을 최소화하고 극판 코팅층 손상에 의한 파티클 발생을 방지하여 극판의 수명과 성능을 높이면서도 극판 생산속도를 향상시킬 목적으로, 컨베이어 벨트로 극판을 진공 흡착하여 이송하다가 적재 매거진 위에서 컨베이어 벨트와 극판을 정지시키고 정지 상태에서 극판 낙하 유닛에 의하여 극판을 적재 매거진에 수직으로 낙하시켜 적재하는 이차 전지용 극판 스태킹 장치에 관한 것이다. 선행발명은 판상체의 퇴적 방법 및 장치에 관한 것으로, 목재로 된 베니어 단판 등의 판상체를 반출하는 반출 컨베이어와 이를 전달받는 벨트의 속도 차이 등으로 인해 단판이 어긋나 다른 부품에 닿아 깨지거나 갈라져 반출 컨베이어와 벨트 사이에 막히는 문제를 해결하는 데에 기술적 의의가 있는 발명이다.
(4)특허법원 판결요지: 피고는 원고를 상대로, 원고의 확인대상발명이 이차 전지용 극판 스태킹 장치에 관한 피고의 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원에서 그 청구를 인용하자, 원고가 피고를 상대로 그 심결의 취소를 청구함. 원심은, 확인대상발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였음
(5)대법원 판결요지: 통상의 기술자가 선행발명으로부터 확인대상 발명의 구성을 도출하는 것이 쉽지 않다고 볼 여지가 있어, 원고가 제출한 자료만으로는 확인대상 발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 단정하기 어렵다. 원심판결 파기·환송
(6)통상의 기술자가 선행발명으로부터 확인대상 발명을 실시하기 위해서는 선행발명의 퇴적대를 격벽이 존재하는 적재함(적재 매거진) 형상으로 변경하고, 선행발명의 승강체를 극판 낙하 유닛으로 변경해야 한다. 그런데 선행발명에는 이송 중인 적재 대상물이 낙하하는 과정에서 퇴적대 내벽면에 부딪혀 적재 대상물의 표면에 코팅된 물질이 파손되는 문제에 대한 인식이나 이를 해결하려는 기술사상은 나타나 있지 않다. 선행발명의 적재 대상물은 베니어 단판 등의 판상체이고, 그 퇴적대에는 애초 판상체가 충돌할 대상인 격벽이 없으므로, 통상의 기술자가 판상체의 받침대 기능을 수행하는 선행발명의 퇴적대에 격벽을 세워 이를 적재함 형상으로 변경한 다음 그로 인해 발생할 판상체 손상 문제를 해결한다는 것이 쉽다고 단정하기는 어렵다. 선행발명의 적재 대상물인 베니어 단판 등의 판상체는 이차 전지용 극판에 비해 크고 무거워 이송 속도가 느리고 낙하 시 공기 저항의 영향도 적게 받는다. 선행발명의 승강체는 못 또는 흡인장치가 설치된 벨트로부터 단판을 떼어내는 기능만을 하는 구성으로, 이때 벨트로부터 분리된 단판은 자체 무게로 퇴적대에 낙하하여 퇴적된다. 반면 확인대상 발명의 적재 대상물은 이차 전지용 극판으로, 얇고 가벼워 낙하 시 공기 저항의 영향을 많이 받는다. 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛은 이차 전지용 극판을 아래로 눌러 적재 매거진에 적재되게 함으로써 극판의 낙하 거동을 일정하게 하면서도 극판을 고속으로 적재할 수 있게 하는 구성이다. 이러한 적재 대상물과 낙하 메커니즘의 차이를 고려하면, 선행발명의 승강체는 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛과 수행하는 기능이 동일하다고 할 수 없어 이를 실질적으로 동일한 구성요소라고 평가하기 어렵고, 통상의 기술자가 선행발명의 승강체를 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛으로 변경하는 것이 쉽다고 보기도 어렵다. 이러한 사정을 종합하면, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 확인대상 발명의 구성을 도출하는 것이 쉽지 않다고 볼 여지가 있어, 원고가 제출한 자료만으로는 확인대상 발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 단정하기 어렵다.
(1)특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 참조). 구성요소의 범위를 수치로 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시례까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 수치범위 전체에 걸쳐 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 참조).
(2)특허법 제42조 제4항 제1호는 청구범위에 보호받으려는 사항을 적은 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것이다. 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 참조). 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 참조).
(3)대법원 판결요지 - ① 이 사건 정정발명은 물건의 발명이자 구성요소의 수치를 한정한 수치한정발명으로, 렌즈 조립체의 TTL(총트랙길이)이 짧은데도 망원 렌즈의 기능(TTL/EFL 1.0 미만)을 가지면서 양호한 이미지 품질을 구현한다는 데에 그 기술적 특징이 있는데, 이 사건 정정발명 명세서 기재나 이 사건 정정발명의 출원 당시 기술 수준으로 TTL≤6.5㎜인 수치범위 전체에서 TTL/EFL이 1.0 미만이면서도 양호한 이미지 품질을 구현하는 렌즈 조립체를 생산할 수 있다고 볼 수 없어, 통상의 기술자는 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 위 TTL 수치범위 전체에서 렌즈 조립체를 생산할 수 없다고 봄이 타당하고, ② TTL이 6.5㎜ 이하인 점이 발명의 설명에 기재되어 있지 않고 실시례로부터도 그러한 점이 시사되어 있지 않아, 청구항의 TTL≤6.5㎜인 구성은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지도 않는다. 명세서 기재요건 위반 무효
