지분이전__글11건

  1. 2020.08.25 기술개발자와 투자자의 동업계약, 특허권 공유 BUT 동업 파탄, 동업관계 종료 시 특허권원상복구 – 불가, 동업 정산은 계약해제가 아니라 민법상 조합 규정 적용
  2. 2020.08.25 기술보유자의 특허기술 + 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속 쟁점: 의정부지방법원 2014. 7. 2. 선고 2013가합4347 판결
  3. 2020.08.25 특허기술 발명자의 기술투자 + 투자자의 사업자금 유치의무 동업계약 체결 및 특허권 공유등록 BUT 동업관계 파탄으로 동업계약 해제 및 특허권원상회복 주장 – 불인정: 서울중앙지방법원 201..
  4. 2020.07.14 직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의 자기거래금지 조항 위반 판단 – 특허공유지분의 특수성 인정: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선..
  5. 2020.07.14 특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에서 공유자 사이 법률 관계 – 공유특허 분할청구, 지분 처분 및 이전등록
  6. 2020.06.22 공무원의 직무발명 해당 여부 판단기준 - 공무원과 납품사업자의 공동명의 특허의 직무발명 여부 쟁점: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결
  7. 2020.03.16 직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의 자기거래금지 조항 위반 판단 – 특허공유지분의 특수성 인정: 서울고등법원 2015. 11. 26. 선..
  8. 2020.03.11 특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에서 공유자 사이 법률 관계 – 공유특허 분할청구, 지분 처분 및 이전등록
  9. 2019.04.17 복잡한 특허권공유 법률관계 최근 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에서 공유자 사이 법률 관계 – 공유특허 분할청구, 지분 처분 및 이전등..
  10. 2018.08.02 [공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료 + 지분 양수인의 본안소송 승소판결확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시..
  11. 2018.07.16 [특허분쟁] 특허권 명의신탁해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결

 

 

서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 선고 2018가합527553 판결

 

사안의 개요

(1)   기술개발자 특허기술 제공 vs 투자자 자본제공 협력 약속

(2)   양자의 공동출원으로 특허권 공유자 지위

(3)   특허기술 사업을 위한 새로운 법인설립 약속

(4)   동업관계 파탄으로 기술개발자가 투자자 상대로 동업계약 해지되었으므로 원상회복조치로서 특허권 공유지분의 이전등록을 청구하는 소송을 제기함    

 

서울지방법원 판결요지 청구기각, 기술개발자 패소

 

판결이유동업계약, 조합계약의 해제 및 원상회복청구 불가, 조합청산으로 해결해야 함

 

원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결하였는데, 이 동업계약에 따른 신규 회사가 아직 설립되지 않았으므로, 원고와 피고 사이의 위 동업계약의 성질은 회사 설립을 목적으로 하는 계약, 즉 발기인조합계약에 해당한다고 보이고, 이는 민법상의 조합계약에 해당한다.

 

그런데 민법상 조합관계에 있어서 조합원은 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐, 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없다(대법원 1994. 5. 13. 선고947157 판결 참조).

 

그러므로 원고는 피고와의 동업관계 종료에 따른 청산절차를 거쳐 출자지분의 반환을 구함은 별론으로 하고 조합원인 피고를 상대로 동업계약을 해제하면서 그 원상회복 명목으로 자신이 출자한 이 사건 각 특허권의 공유지분의 반환을 청구하는 것은 허용될 수 없다.

 

참고 - 동업관계 법리, 민법상 조합의 특별한 법리 유의!

 

동업관계는 민법상 조합계약관계에 해당합니다. 민법 703 (조합의 의의) "조합은 2인 이상이 금전 기타 재산 또는 노무를 상호출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다." 따라서 동업종료에도 민법상 조합규정이 적용됩니다.

 

동업자(조합원)는 기간을 정하지 않은 경우 언제든지 자유롭게 조합에서 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제1항 전단). 다만, 부득이한 사유 없이 조합의 불리한 시기에 탈퇴하지는 못한다(716조 제1항 후단)는 제한을 받습니다. 조합의 존속기간을 정한 경우에도 부득이한 사유가 있으면 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제2).

 

2인 동업계약에서 동업자 1인이 탈퇴하면 동업조합관계는 곧바로 종료됩니다. 다만, 조합 자체는 해산되지 않고, 남아있는 동업자가 단독으로 기존 공동사업을 청산절차를 거치지 않고 계속 유지할 수 있습니다.

 

동업조합에서 탈퇴한 동업자는 다음과 같이 잔여재산분배를 청구할 수 있습니다. "조합이 해산된 경우 당사자 사이에 별도의 약정이 없는 이상 조합원들에게 분배할 잔여재산과 그 가액은 청산절차가 종료된 때에 확정되는 것이므로 원칙적으로 청산절차가 종료되지 아니한 상태에서 잔여재산의 분배를 청구할 수는 없고, 다만 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 각 조합원은 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있다. 나아가 이러한 분배청구가 가능하기 위해서는 조합의 전체 잔여재산의 내역과 그 정당한 분배비율 및 조합원 각자의 현재의 잔여재산 보유내역 등이 먼저 확정될 수 있어야 한다."(대법원 201329714 판결)

 

동업자에 대한 손해배상청구는 원칙적으로 할 수 없습니다. "동업계약과 같은 조합계약에 있어서는 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐이지 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제 또는 해지하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없고(대법원 2015. 6. 11. 선고 201329714, 29721 판결), 조합계약상의 채무불이행의 경우에도 조합계약의 종료에 따른 청산을 구함은 별론으로 하고 채무불이행으로 인한 손해의 배상을 청구할 수는 없다(대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1667 판결).

 

조합관계가 종료되어 조합에 합유적으로 귀속된 채권의 추심이나 채무의 변제 등의 사무가 완료되지 아니한 상황이라면 그 청산절차를 거쳐야 함이 원칙이고, 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있을 뿐이고, 상대방에게 공동사업약정의 부당파기를 원인으로 한 손해배상을 청구할 수는 없다(서울고등법원 2015. 11. 6. 선고 201452362 판결)."

 

정리하면, 동업 종료 당시 동업조합의 채권을 받거나 채무를 변제하는 등 동업조합이 운영해오던 사업관계의 뒷정리(청산사무)를 조합명의로 마치고, 남은 총 재산을 정리한 잔여재산을 동업비율로 분배해야 합니다. 동업자는 위와 같은 잔여재산분배청구 이외에는 동업자 상대방의 채무불이행을 이유로 하는 동업계약의 해제 또는 해지 및 원상회복청구 또는 손해배상청구 등을 할 수 없습니다. 다만 불법행위에 대한 손해배상청구는 가능합니다.

 

KASAN_기술개발자와 투자자의 동업계약, 특허권 공유 BUT 동업 파탄, 동업관계 종료 시 특허권원상복구 – 불가

 

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작성일시 : 2020. 8. 25. 17:00
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기술개발자 ""와 투자자 "" "공동사업추진협약"을 체결하고, 갑은 기술개발 담당, 을은 경영 담당 및 대외적으로 회사법인을 대표하는 것으로 권한분배를 하였습니다.

 

동업자 양자는 기술투자자 갑이 보유하고 있던 "계약일 이전 취득한 특허권과 등록신청 중인 모든 건에 대한 지적재산권"공유로 한다고 약정하였습니다. 여기서 회사 소유로 한다고 약정하지 않았습니다.

 

양자의 사업상 신뢰관계는 얼마 안되어 깨졌고, 계약해지 통지를 하여 동업은 종료되었습니다. 그때까지 위와 같은 공유 약정에도 불구하고 실제 특허권의 지분이전등록은 이루어지지 않았습니다.

 

그와 같은 분쟁 도중에 특허권자 ""은 외부의 다른 회사 A와 기술 및 특허권을 제공하는 조건으로 함께 국책과제를 신청하는 협약을 체결하였습니다. 이때 갑은 자신을 회사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, 국책과제 신청 시 A사는 주관기관, 갑의 F사는 참여기관, 다른 대학은 위탁연구기관으로 기재하여, 최종적으로 국책과제에 선정되었습니다.

 

한편, "" A사와 사이에 A사는 사업개발 책임자, ""은 공동사업 참여자로 하는 사업화 추진에 관한 협약을 따로 체결하였습니다. 협약의 당사자가 회사 F가 아니라 개인 명의입니다.

 

여기서, "공동사업 참여자()는 특허 등 관련 기술을 제공하고, 기타 사업비용은 사업개발 책임자가 부담한다"라고 약정하고, 특허권자 갑은 협약에 따라 특허권 지분을 A사에 이전 등록해 주었습니다. 그 결과 특허권은 공동소유가 되었고, 다만 그 구체적 지분비율은 등록하지 않았습니다.

 

그런데, 특허권자 갑과 회사법인 사이에 분쟁에 따라, A사에서 개인이 아닌 회사 및 회사대표와 상대한다는 입장으로 양자의 신뢰관계도 곧 파탄에 이르렀고, 결국 갑이 협약해지의 통지를 하였습니다. 그 후 기술개발자 갑이 손해배상청구 및 특허지분권의 원상복구를 위한 특허지분 이전등록말소청구 소송을 제기한 것입니다.

 

1심 법원은 특허권자 갑의 청구를 모두 배척하였습니다.

 

판결이유는, 갑을 배제한 채 F 회사와 국책과제를 진행한 것에 대한 손해배상 청구부분에 대해서는 국책과제의 당사자를 회사가 아닌 갑으로 볼 수 없다는 취지이고, 특허권자 갑을 기망하여 특허지분이전을 받은 후 그것 때문에 국책과제에 선정되어 연구비 1 5천만원을 지원받았으므로 손해배상 및 특허권 원상복구를 청구한다는 부분에 대해서도 갑 자신이 F사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, F사 직원까지 파견해 과제수행을 했던 사정을 보면 기망했다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

 

나아가 별도 협약에 따른 동업관계의 종료로 인해 특허지분권 원상복구를 청구한다는 것에 대해서도, 동업 종료에 따른 관계 청산은 민법상 조합관계의 종료로서 당사자의 원상회복 의무가 아니라 조합해산 후 잔여재산을 분배하는 것만 남는다고 판시하였습니다.

 

따라서, 특허지분이전 후 공유자 A사가 동업조합의 해산 후 잔여재산 특허권을 그 분배비율을 초과하여 보유하고 있다고 볼 수 없으므로, 특허권지분이전등록청구 또는 지분등록말소청구는 이유 없다고 판결하였습니다.

 

동업자에게 특허지분을 매매한 것이 아니라 투자한 것이므로, 동업파탄 후 청산은 그 원상회복이 아니라는 잔여재산 분배라는 것이 요지입니다.

 

KASAN_기술보유자의 특허기술 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속

 

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작성일시 : 2020. 8. 25. 16:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   이 사건 각 특허발명의 실질적인 발명자는 원고이고, 2015. 7.경 원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결함

(2)   원고와 피고는 공동으로 이 사건 각 특허발명을 등록하였음

(3)   피고가 투자를 유치하지 못하여 결국 신규 회사를 설립하지 못함

(4)   원고가 피고에게 동업계약을 해제한다고 의사표시 송달

(5)   원고는 특허권 원상회복 주장 피고의 특허공유지분 이전등록청구 소송 제기

 

2. 투자자 피고의 주장 및 법원의 판단

 

피고는, 원고가 피고로부터 월급을 지급받고, 4대 보험이 가입된 피고의 직원으로서 이 사건 각 특허발명을 개발한 것이므로, 이는 직무발명에 해당한다고 주장한다.

 

그러나 ㉠ 앞서 본 사정들에 비추어 보면, 원고는 피고와 공동으로 사업을 운영하기로 한 것으로 보이는 점, ㉡ 피고가 2015. 11. 27.부터 2016. 5. 19.까지 원고에게 돈을 지급하기는 하였으나, 일정한 금액을 지급하지 않아 이것 만으로 월급으로 돈을 지급하였다고 보기는 부족한 점, ㉢ 원고가 피고의 이사 직함을 사용하기는 하였으나, 소규모 회사의 경우 회사의 실제 운영자가 반드시 대표이사 직함을 사용하는 것은 아니어서 그것 만으로 원고가 피고 직원이었다고 볼 수는 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 자료들만으로 원고가 피고의 직원이었다고 인정하기 부족하다. 직무발명에 해당하지 않음

 

3. 발명자 원고의 주장 및 법원의 판단

 

원고는 이 사건 각 특허발명을, 피고는 투자 유치를 통한 자금을 각 출자하여 공동으로 신규 회사를 설립하여 운영하기로 하는 내용의 동업계약을 체결하였는데, 이 동업계약에 따른 신규 회사가 아직 설립되지 않았으므로, 원고와 피고 사이의 위 동업계약의 성질은 회사 설립을 목적으로 하는 계약, 즉 발기인조합계약에 해당한다고 보이고, 이는 민법상의 조합계약에 해당한다.

 

그런데 민법상 조합관계에 있어서 조합원은 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐, 일반계약처럼 조합계약을 해제하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담 지울 수는 없다(대법원 1994. 5. 13. 선고 947157 판결 참조).

 

그러므로 원고는 피고와의 동업관계 종료에 따른 청산절차를 거쳐 출자지분의 반환을 구함은 별론으로 하고,

 

조합원인 피고를 상대로 동업계약을 해제하면서 그 원상회복 명목으로 자신이 출자한 이 사건 각 특허권의 공유지분의 반환을 청구하는 것은 허용될 수 없다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결

서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 2018가합527553 판결.pdf

KASAN_특허기술 발명자의 기술투자 투자자의 사업자금 유치의무 동업계약 체결 및 특허권 공유등록 BUT 동업관

 

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작성일시 : 2020. 8. 25. 15:00
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1. 상법의 이사의 자기거래금지 규정 및 기본법리

 

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와 회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(상법 제398). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

 

2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 200364688 판결 외부적 효력과 내부적 효력의 구분

 

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

 

3. 서울고등법원 판결요지 특허공유지분의 특수성 인정하여 이사의 자기거래 인정 및 특허무효 방지

 

. 회사 법인의 주장요지 자기거래 금지규정 위반으로 무효 

 

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

 

. 서울고등법원 판결: 회사법인의 주장 배척 - 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

 

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 20053649 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 중요한 자산의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

 

① 특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 ∙ 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

 

② 이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 20031550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

 

⑤ 이 사건 묵시적 합의에서는 특허를 받을 수 있는 권리전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

 

4. 실무적 의미

 

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도행위와 동일하게 평가할 수 없고 특별한 취급을 해야 한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

 

KASAN_직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의

 

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작성일시 : 2020. 7. 14. 18:00
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1. 공유자의 특허권 공유지분의 분할청구권 인정 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

 

(1) 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 요지

 

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2, 4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

 

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

 

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

 

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

 

(2) 민법상 공유물분할금지 약정

 

민법 268(공유물의 분할청구)공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

 

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

 

(3) 실무적 시사점

 

기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

2. 공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 9741295 판결

 

(1) 사안의 개요

 

(가) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(나) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(다) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(라) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(마) 특허등록원부에 특허권이전등록이 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(바) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(사) 2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(아) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

(2) 대법원 9741295 판결요지

 

특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

3. 공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

(1) 사안의 개요

 

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1)   1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2)   2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3)   3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4)   원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5)   원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6)   1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

(2) 쟁점

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

(3) 특허법원 판결요지

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

    일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

   특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

   또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

   오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

(4) 결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

KASAN_특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에

 

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작성일시 : 2020. 7. 14. 17:00
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1. 사안의 개요

- 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원

- 사업자 (원고) - 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품

- 2011년 상하수도 관련 제품 공동발명

- 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 1/2 지분권 보유

- 공무원 (피고) 소속기관에 직무발명 신고하지 않음

- 공유특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

- 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 이익분배에 관한 약정체결

 

2. 양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

그 실시 및 영업, 판매는 피고 공무원이 재직하는 F시에서만 행하여야 하고 그 판매 리스트를 피고 공무원에게 제시하여야 하며, 그 이익금의 40%를 피고게 지급하여야 하고, 피고는 원고의 영업에 대한 감시권을 행사할 수 있고, 원고는 피고의 요구에 따라 언제든지 서면으로 영업 및 거래에 관한 리스트를 제시하여야 하며, 원고가 위와 같은 의무를 1회라도 이행하지 아니한 때에는 피고는 최고기간 없이 계약을 해지할 수 있으며, 원고는 공동특허와 관련된 모든 권리를 포기한 것으로 간주하고, 피고는 F시 이외의 전국 모든 지역을 대상으로 이 사건 특허의 실시, 판매를 할 수 있고 그 수익금을 모두 향유한다.

 

3. 새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유자 사이 분쟁 발생

 

4. 기존 지분권자(원고) 주장 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업자 지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

 

5. 판결요지 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

 

공무원의 직무발명 판단기준

) 직무발명 여부를 판단함에 있어 사용자가 국가일 경우 그 업무 범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 모든 업무가 포함되기 때문에, 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장 규칙 등에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다. 따라서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하려면, 피고가 발명 전후에 속해 있는 부서의 업무범위에 속하고, 발명자의 직책과 임무 등에 맞는 직무범위에 속하는 발명이어야 한다.

 

구체적 사안의 판단

) 피고가 이 사건 발명 전후 상수도 분야 추진업무 등에 관하여 필요한 설비 등에 대한 발주업무, 상수도협회 관련 업무, 상수도 급수공사 정액제 시행, 유수율 제고사업 추진(원격검침 및 블록화), 기타 상수도 분야 추진 업무 등을 담당한 사실이 있기는 하나, 이는 이 사건 특허와 같은 맨홀, 상수관 점검구 등을 연구하고 개발하는 업무와는 전혀 관련이 없다. 또한 피고 B은 기능 9(2011. 12. 7. 기능 8급으로 승진) 지방기계원 직급의 공부원으로서 주로 지하수개발 인허가, 먹는물 약수터 수질검사 및 관리, 상수도시설보강 적립기금 운영관리와 관련된 업무에 종사하였는바, 위와 같은 보직에 있는 피고 B이 국가로부터 이 사건 특허와 같은 장치를 개발하는 과제를 받았다거나 연구비 등을 지원받았다고도 볼 만한 사정도 없다.

 

) 피고 공무원은 2004. 3. 20. 지방 10급 지방기계원으로 임용되어 공무원 생활을 시작하기 이전인 약 8년간 (1987~ 1994) 상수도 배관공으로 일했으며, 1992. 12. 16. 상수도 시공기술자. 1997. 12. 22. 배관기능사, 2002. 7. 1. 에너지관리기능사(보일러취급기능사) 자격을 취득하는 등 상수도 배관공으로서의 경력과 기능을 갖추고 있었으므로 그의 이와 같은 경력이 이 사건 발명의 시초가 된 것으로 보인다. 또한, 피고와 같이 연구하고 개발하는 것을 업무로 하고 있는 자가 아닌 자가 단순히 공무원 생활을 통하여 어떠한 발명에 필요한 경험과 지식을 취득하였다고 하여 당연히 그가 발명을 꾀하는 것이 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

 

) F시는 2017. 12. 26. 직무발명 심의위원회(시정조정위원회 대행)을 개최하여, ‘공직에 임용전 배관공으로 근무하면서 취득한 기술과 경험이 기초가 된 특허기술, 상수도 관로공사 및 유지관리에 필요한 제수변, 보호맨홀, 관로점검 등 시공기술 특허로 직무 관련성이 없는 것으로 판단됨이라는 이유로 이 사건 특허발명은 공무원인 피고의 직무발명에 해당하지 않는다고 의결하였고, 대전지방검찰청 또한 같은 취지로 2018. 12. 27. 피고들의 특허법위반 혐의에 관하여 모두 불기소 결정을 하였다.

 

 

KASAN_공무원의 직무발명 해당 여부 판단기준 - 공무원과 납품사업자의 공동명의 특허의 직무발명 여부 쟁점 대전지

 

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작성일시 : 2020. 6. 22. 16:50
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1. 상법의 이사의 자기거래금지 규정 및 기본법리

대표이사나 이사가 회사와 거래를 통해 회사의 이익을 희생하고 사익을 추구할 위험이 있습니다. 따라서 이사와회사 간의 거래에 관해서는 이사회의 승인 또는 사원총회의 승인을 요한다(상법 제398). 이사회의 승인을 받지 않고 행한 자기거래는 원칙적으로 무효로 볼 수 있습니다. 회사의 거래가 이사회 결의 없는 자기거래에 해당하는 경우, 회사는 상대방의 악의 또는 중과실을 입증해서 그 거래행위의 무효를 주장할 수 있습니다.

 

2. 대법원 2004. 3. 25. 선고 200364688 판결 외부적 효력과 내부적 효력의 구분

이사회 의결을 거치지 아니한 이사 등의 자기거래 행위외부적 효력에 대해 대법원은 "회사의 대표이사가 이사회의 승인 없이 한 이른바 자기거래행위는 회사와 이사 간에서는 무효이지만, 회사가 위 거래가 이사회의 승인을 얻지 못하여 무효라는 것을 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 거래의 안전과 선의의 제3자를 보호할 필요상 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 것 외에 제3자가 이사회의 승인 없음을 알았다는 사실을 입증하여야 할 것이고, 비록 제3자가 선의였다 하더라도 이를 알지 못한 데 중대한 과실이 있음을 입증한 경우에는 악의인 경우와 마찬가지라고 할 것이며, 이 경우 중대한 과실이라 함은 제3자가 조금만 주의를 기울였더라면 그 거래가 이사와 회사 간의 거래로서 이사회의 승인이 필요하다는 점과 이사회의 승인을 얻지 못하였다는 사정을 알 수 있었음에도 불구하고, 만연히 이사회의 승인을 얻은 것으로 믿는 등 거래통념상 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로서 공평의 관점에서 제3자를 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다."라는 입장입니다.

 

3. 서울고등법원 판결요지 특허공유지분의 특수성 인정하여 이사의 자기거래 인정 및 특허무효 방지

 

. 회사 법인의 주장요지 자기거래 금지규정 위반으로 무효

"이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리는 피고 회사의 중요한 자산에 해당하므로 이를 양도하기 위해서는 상법 제393조 제1항에 따라 피고 회사의 이사회 결의를 거쳐야 한다. 그런데 이에 관한 피고 회사의 이사회 결의가 없었고, 그 당시 원고는 피고 회사의 감사 또는 이사의 지위에 있었던 이상 이사회 결의가 없음을 알았거나 알 수 있었으므로, 이 사건 묵시적 합의는 무효이다."

 

. 서울고등법원 판결: 회사법인의 주장 배척 - 이사의 자기거래로 인한 공동출원 유효 인정

"상법 제393조 제1항은 주식회사의 중요한 자산의 처분 및 양도는 이사회의 결의로 한다고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 중요한 자산의 처분에 해당하는가 아닌가는 당해 재산의 가액, 총자산에서 차지하는 비율, 회사의 규모, 회사의 영업 또는 재산의 상황, 경영상태, 자산의 보유목적, 회사의 일상적 업무와의 관련성, 당해 회사에서의 종래의 취급 등에 비추어 대표이사의 결정에 맡기는 것이 상당한지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 7. 28. 선고 20053649 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어 살펴보건대, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들, 그리고 아래와 같은 관련 특허법리를 종합하여 보면, 이 사건 묵시적 합의를 상법 제393조 제1항이 정하고 있는 중요한 자산의 처분으로 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이를 전제로 한 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

 

특허출원에 대한 특허결정 또는 심결을 경유한 설정등록에 의하여 비로소 특허권을 부여하는 특허법상의 특허권 부여 절차와 구조에 비추어 보면, 발명을 한 자 또는 그 승계인이 어떤 발명에 관하여 가지는 특허를 받을 수 있는 권리’(특허법 제33조 제1항 본문 참조)는 위와 같은 행정처분에 의해 발생하는 독점적 배타적 권리인 특허권과는 그 경제적 가치나 법적인 효력에서 상당한 차이가 있다. 그런데 이 사건 묵시적 합의 당시는 이 사건 특허발명에 관한 특허등록이 이루어진 상태는 아니었다.

 

이 사건 특허발명은 의약용도발명인데, 이러한 발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전에 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2004. 12. 23. 선고 20031550 판결 등 참조). 이와 같은 엄격한 요건에 비추어 불 때, 당시 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록이 될지 여부는 불확실한 상태였다고 할 것이다.

 

이 사건 묵시적 합의에서는 특허를 받을 수 있는 권리전부를 양도한 것이 아니라 그 일부 지분만 양도된 것이다. 그런데 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 자신이 특허발명을 실시할 수 있고, 그 지분의 양도나 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락에 관하여 공유자 모두의 동의를 받지 않으면 그 효력이 없다[특허법 제99조 참조, ‘특허를 받을 수 있는 권리의 경우도 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다(특허법 제37조 제3)]. 이와 같이 특허권의 경우는 그 공유 지분을 넘겨주더라도 일반적인 물권과는 달리 다른 공유자의 권리 행사를 적절하게 통제할 수 있으므로, 이를 일반적인 처분행위와 같이 평가해서는 안 된다.

 

4. 실무적 의미

복잡한 얘기지만 서울고등법원 판결의 요지는, 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분의 양도는 일반적 양도행위와 동일하게 평가할 수 없고 특별한 취급을 해야 한다는 전제로, 결국 회사법인의 중요한 자산의 처분으로 볼 수 없다는 것입니다.

 

KASAN_직무발명자 CEO, CTO 등 이사가 사용자 회사법인과 개인의 공동출원, 특허등록한 경우 상법상 이사의

 

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작성일시 : 2020. 3. 16. 17:00
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1. 공유자의 특허권 공유지분의 분할청구권 인정 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

 

(1) 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 요지

 

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2, 4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

 

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

 

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

 

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

 

(2) 민법상 공유물분할금지 약정

 

민법 268(공유물의 분할청구)공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

 

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

 

(3) 실무적 시사점

 

기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

2. 공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 9741295 판결

 

 

(1) 사안의 개요

 

(가) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(나) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(다) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(라) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(마) 특허등록원부에 특허권이전등록이 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(바) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(사) 2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(아) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

(2) 대법원 9741295 판결요지

 

특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

3. 공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

(1) 사안의 개요

 

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1)   1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2)   2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3)   3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4)   원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5)   원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6)   1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

(1)  쟁점

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

(2) 특허법원 판결요지

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

    일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

   특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

   또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

   오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

(3) 결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

KASAN_특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에

 

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작성일시 : 2020. 3. 11. 15:15
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I.              공유자의 특허권 공유지분의 분할청구권 인정 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

 

1.    대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 요지

 

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2, 4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

 

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

 

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

 

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

 

2.    민법상 공유물분할금지 약정

 

민법 268(공유물의 분할청구)공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

 

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

 

3.     실무적 시사점

 

위 대법원 판결에 따라 공유특허에 관한 매우 중대한 실무적 변화가 예상됩니다. 기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

II.             공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 9741295 판결

 

1.    사안의 개요

 

(1)   회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(2)   특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(3)   양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(4)   그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(5)   특허등록원부에 특허권이전등록 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(6)   처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(7)   2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(8)   특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

2.    대법원 판결요지

 

(1)  특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

 

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

(2)  특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

(3)   특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

 

III.           공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

1.    사안의 개요

 

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1)   1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2)   2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3)   3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4)   원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5)   원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6)   1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

2.    쟁점

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

3.    특허법원 판결요지

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

    일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

   특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

   또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

   오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

4.    결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

KASAN_복잡한 특허권공유 법률관계 최근 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권

 

작성일시 : 2019. 4. 17. 08:41
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1. 사안의 개요

(1) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(2) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(3) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(4) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(5) 특허등록원부에 특허권이전등록 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(6) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(7) 2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(8) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

1. 대법원 판결요지

(1) 특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

(2) 특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

(3) 특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

KASAN_[공유특허분쟁] 특허권 지분의 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경료

 

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작성일시 : 2018. 8. 2. 09:27
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1. 사안의 개요

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1) 1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2) 2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3) 3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4) 원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5) 원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6) 1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

2. 쟁점

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

3. 특허법원 판결요지

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

4. 결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

첨부: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허권 명의신탁해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아

특허법원 2017. 2. 7. 선고 2016나1486 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 16. 12:30
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