CAFC2020. 7. 14. 선고한 판결에서 공동발명을 인정한 1심 판결을 유지하였습니다. 공개된 판결문을 첨부합니다. 앞서 올린 공동발명 성립요건의 입증 관련 1심 판결을 인용한 블로그 포스팅도 다시 올립니다.

……

실무적으로 공동발명자 판단은 매우 중요합니다. 공동발명자라고 주장하는 측에 그 주장을 구체적 증거로 입증할 책임이 있습니다. 미국법원은 그 입증책임을 corroborating evidence, 즉 구체적 증거로 상세하게 입증할 것을 요구합니다. 위 사건에서 공동발명 여부를 입증하는 방법과 정도를 어떻게 판단했는지 판결문 중 해당 부분을 인용합니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

미국 특허법 공동발명자 규정 - 35 U.S.C. § 116(a) - Joint Inventorship

 

“When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.”

 

1심 판결문 – 58면 이하

 

An individual qualifies as a joint inventor only if he contributes to the conception of the claimed invention. Conception requires a ‘definite and permanent idea of an operative invention, including every feature of the subject matter sought to be patented.’ An idea is definite and permanent when the inventor has a specific, settled idea, a particular solution to the problem at hand, not just a general goal or research plan.

 

Conception is complete when only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice, without extensive research or experimentation.

 

A conception is not complete if the subsequent course of experimentation, especially experimental failures, reveals uncertainty that so undermines the specificity of the inventor’s idea that it is not yet a definite and permanent reflection of the complete invention as it will be used in practice.

 

There is no explicit lower limit on the quantum or quality of inventive contribution required for a person to qualify as a joint inventor.

 

In particular, a putative joint inventor “need not demonstrate that he made a contribution equal in importance to the contribution made by the listed inventors.” Instead, courts ask whether the contribution is “not insignificant in quality, when . . . measured against the dimension of the full invention.”

 

Inventorship is determined on a claim-by-claim basis, and a putative co-inventor need only show that he contributed to the conception of one claim.

 

A joint inventorship analysis proceeds in two steps. First, a court must construe the claims to determine the subject matter encompassed thereby.

 

Second, a court must compare the alleged contributions of each asserted co-inventor with the subject matter of the correctly construed claim to determine whether the correct inventors were named.

 

To meet the clear and convincing evidence standard, putative joint inventors must provide some corroborating evidence instead of relying solely on their own testimony. This requirement for corroboration addresses the concern that a party claiming inventorship might be tempted to describe his actions in an unjustifiably self-serving manner in order to obtain a patent.

 

Courts use a “rule of reason” analysis to determine if a putative joint inventor has sufficiently corroborated his testimony.

 

This analysis requires considering all pertinent evidence to judge “the credibility of the inventor’s story.” There is no particular formula that an inventor must follow in providing corroboration of his testimony.

 

“Records made contemporaneously with the inventive process” are the most reliable corroborating evidence, but courts also consider “circumstantial evidence of an independent nature” and “oral testimony from someone other than the alleged inventor.”

 

Oral testimony of one putative joint inventor is not enough on its own to corroborate the oral testimony of another. Courts have generally been most skeptical of oral testimony that is supported only by testimonial evidence of other interested persons. But such testimony can help to corroborate along with other evidence.

 

The record includes agendas from all but one of the three scientists’ collaboration meetings, slides from the meetings, numerous emails and letters exchanged by the three scientists in 1999 and 2000, and published journal articles. These documents explain Dr. Freeman’s and Dr. Wood’s hypotheses, experimental results, and conclusions and are alone sufficient to constitute corroborating evidence.

 

In addition to the plethora of documents, Dana-Farber provided corroboration from a number of witnesses. Dr. Brown corroborated Dr. Freeman’s testimony about his antibody and IHC work. Dr. Carreno, a former GI scientist, confirmed that the trio met in May 2000 in Seattle. Dr. Collins at GI testified that Dr. Freeman reached out about finding 292’s receptor and that Dr. Wood discovered that 292 is a ligand for PD-1. 

 

Especially significantly, Dr. Honjo, who was present for the trial, confirmed most of the events to which Dr. Freeman and Dr. Wood testified. The “cohesive web of allegedly corroborative evidence” leaves no doubt that Dr. Freeman and Dr. Wood testified truthfully about the experiments they conducted, the communications they exchanged, and the substance of the meetings they attended.

 

첨부: CAFC 판결

DANA-FARVER vs ONO Pharma_CAFC_7-14-2020_판결.pdf

KASAN_PD-1PD-L1 면역항암제 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 인정 CAFC 판결 - corrob

 

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작성일시 : 2020. 9. 15. 12:58
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세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. 일본 동경지방법원은 132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다. 참고자료로 첨부한 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

 

(4) 本件明を構成する個実験の構想及び具体化における原告の貢

 

・・・以上によれば,本件明を構成する個実験については,原告が際の作業を行ったものの,各実験系の設計及び構築をしたのはZ授であり,各実験の遂行過程における原告の貢は限られたものであったというべきである。」

 

(5) 本件明の明者について

 

「上記(2)ないし(4)によれば,本件明の技術的思想を着想したのは,被告Y及びZ授であり,②抗PD-L1抗体の作製に貢した主体は,Z授及びW助手であり,③本件明を構成する個実験の設計及び構築をしたのはZ授であったものと認められ,原告は,本件明において,実験施を含め一定の貢をしたと認められるものの,その貢の度合いは限られたものであり,本件明の明者として認定するに十分のものであったということはできない。したがって,原告を本件明の明者であると認めることはできない。」

 

(6) 院において生が行う究の自主性について

 

「原告は,一般的に,生は,大院の究室において,究者として自立し,門業務に事するために必要な能力を養うために自らの究として実験を行っているのであり,原告についても,実験の着想,個実験件設定,材料方法の選件修正などを自ら主体的に行ったものであると主張する。

しかし,前記前提事(6)のとおり,原告が在籍した時,Zにおける修士課程の生は,いずれも非部出身者であったと認められるところ,これらの生が,修士過程の終了までに,免疫の基礎知識を習得するとともに,基本的な実験方法や手技を身に付け,更にはえられたテマに沿った一連の実験施して所期の成果を上げ,これを論文に記載して表するのは容易なことでなく,Z授及びその他の員の育的な配慮に基づく日常的な指導や助言等があって初めて可能になるものであったと考えるのが自然である。

 原告についても,Zに入室した時点では免疫分野の実験経験がほとんどなく,PD-1にする先行究についての知見も,実験に必要な技術手技も習得していなかったものと認められるところ,原告が,Zにおいて,修士課程の終了までに,一連の本件実験を行い,博士取得の根論文として引用可能なPNAS論文に載する実験タを揃えることができたのは,原告自身の究姿勢や継続的な努力もさることながら,Z授及びW助手による日常的な指導助言によるところが大きかったものと考えられ,そのことは,上記(4)で判示した個別の実験過からもうかがわれるところである。

 

첨부: 일본 동경지방법원 판결문

일본동경지방법원 2020. 8. 21. 선고 평성29(와)27378 판결_옵디보특허 대학원생 발명자주장 판결.pdf

KASAN_대학원생의 일본 교토대학 혼조교수 및 오노약품 상대 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 주장 및 지

 

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작성일시 : 2020. 9. 15. 08:51
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--박사학위논문 연구발명의 공동발명자 박사과정 대학원생(first author)Harvard 대학 & 지도교수를 상대로 제기한 기여율 조정 소송 --

 

Harvard chemistry PhD student, Mark Charest2005Science에 실린 논문의 제 1 저자로 박사학위를 받았습니다. 내용은 항생제 tetracycline의 새로운 계열물질을 발명한 획기적 성과로, 논문발표 전 대학산단과 보고하고 특허출원을 거쳐 Tetraphase Pharma로 기술이전되었습니다.

 

참고로 판결문에서 위 특허발명은 장래 $1 billion ( 11천억원) 이상의 가치를 창출할 잠재적 가능성이 있다고 설명합니다.

 

Harvard OTD(산학협력단)에서는 공동발명자 사이의 기여율로 지도교수에게 50%, 나머지 50% 중 제 1 저자 Dr. Charest에게 15%, 다른 동료 2명에게 각 15%, 다른 1명에서 나머지 5%를 배분하였습니다.

 

이에 논문 제 1 저자 Charest가 반발하자, 지도교수 50%는 그대로 두고, 1 저자의 기여율을 18.75%로 올리고, 나머지 공동발명자 3명에게 각 11.25%, 10%, 10%로 하는 수정안이 제시되었고, 대학당국과 지도교수의 압력하에 Charest도 위 수정안에 서명하였습니다.

 

그러나, Dr. Charest와 지도교수의 관계는 회복불능으로 나빠졌고, Dr. Charest가 대학을 떠나 venture capital로 간 후 Harvard 대학에 공동발명자의 기여율에 관한 이의신청을 제기하였습니다. 대학당국의 이의심사에서 제 1 발명자로서 기여율을 상향 조정해 달라는 주장이 받아들여지지 않았고, 결국 Dr. Charest가 법원에 대학당국과 지도교수를 상대로 하는 소송을 제기한 것입니다.

 

2013년 시작된 소송에서 지난 2016. 2. 16. 첨부한 중간판결이 나왔습니다. 박사학위논문 지도교수를 상대로 소송까지 한 배경사실을 상세하게 기재하고 있어서 그 내용이 상당히 흥미롭습니다. 재미 삼아 한번 읽어보시기 바랍니다.

 

한편, 법리적 측면에서는 쉽게 이해하기 어려운 내용이 많습니다. 먼저 소송 당사자로 지도교수와 대학총장 및 fellows를 피고로 지정한 것은 언뜻 이해하기 어렵습니다. 미국법원은 지도교수와 대학 fellows 대상 청구는 모두 각하하였습니다. 특허발명의 승계인 대학산단과 기여율을 확정하라는 취지로 보입니다.

 

이제 미국법원은 공동발명자의 기여율을 심리하여 결정할 것입니다. 공동발명자의 각 기여율은 객관적 측량이나 판단이 매우 어려운 문제입니다. 그와 같은 어려움 때문에 당사자의 합의 또는 조정으로 중도에 소송이 종결될 가능성도 높습니다.

 

그러나 발명자보상금이 수백억원에 이르는 등 상업적 이해관계가 매우 커서 기여율 분쟁이 합의에 이르지 못하고 끝까지 계속된다면 판결로 종결될 것입니다. 만약 판결이 나온다면 지도교수와 같은 연구책임자와 박사과정 대학원생과 같은 연구실무자의 발명에 대한 각각의 기여 정도를 무엇을 기준으로, 어떻게 평가하고, 결정할 것인지, 등등 특허실무상 참고할 좋은 선례가 될 것으로 기대됩니다.

 

첨부: 미국법원 중간판결

미국법원 중간판결_WoodlockOpinion.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 18. 17:00
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