장우영 변리사

 

 

 

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작성일시 : 2017. 11. 15. 09:00
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장우영

 

 

 

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저희 가산종합법률사무소에서는 삼성전자 스마트폰 부품 협력사의 품질 보증 계약서에 관한 자문을 수행하였습니다. 저희 고객 기업은 제품을 중국의 업체에게 판매하기 위한 제품 공급 계약서 자문에 부가하여 품질 보증 계약서 자문을 의뢰하셨습니다.

 

중국 기업과의 제품 공급 계약에는 품질 보증 계약이 부수되는 것이 일반적입니다. 중국법 내지 관례의 특성상 품질 보증의 수준을 매우 높게 명시하는 경우가 많습니다. 또한 유럽이나 미국의 기준을 상회하는 기준을 계약서 말미에 추가하는 경우도 있습니다. 중국 기업과의 계약에서는 이러한 특수성을 감안하여 계약서 내용을 작성하는 것이 필요합니다.

 

첨부 드린 계약서는 일반적으로 공개 및 사용되는 품질 보증 계약서 입니다. 첨부 계약서에 법률상 유의점 및 계약 체결시의 점검 사항에 대한 당소의 코멘트를 부가하였습니다. 이를 참조하셔서 유리한 품질 보증 계약을 체결하시길 바랍니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

첨부 : 품질 보증 계약서 샘플

품질 보증 계약서 샘플.docx

 

 

 

작성일시 : 2017. 9. 14. 09:13
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-- 미국 산업스파이방지법(EEA)과 새로운 영업비밀보호법(DTSA) 관계 --

 

미상하원을 통과한 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)에 미국 오바마 대통령이 어제 서명했다는 소식입니다. 이제 영업비밀침해소송을 특허소송과 마찬가지로 연방지방법원에서 관할합니다. 그러나, 기존의 USTA에 따른 각 주법이 폐지된 것은 아닙니다.

 

미국 연방법 산업스파이방지법(The Economic Espionage Act, 약칭 EEA, ‘경제스파이법’)은 자국 기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 영업비밀침해죄 이외에도 외국 또는 외국 회사 등 단체에 이익이 된다는 사실을 알면서 의도적으로 영업비밀을 침해하는 행위를 산업스파이죄(Economic espionage)로 따로 규정하여, 개인에 대해서는 15년 이하의 징역형 또는 범죄행위당 500$ 이하의 벌금형, 기업 등 단체에 대해서는 1,000$ 또는 침해로 인한 이익액의 3배 중 더 큰 액수 이하의 벌금형으로 처벌할 수 있습니다. 실제 사건에서도 외국기업에 부과된 벌금액수가 수십억원 또는 수백억원 규모에 달합니다.

 

이번에 입법된 새로운 영업비밀보호법 DTSA EEA를 추가, 수정, 보완하는 연방법률입니다. 최근 영업비밀보호의 강화 흐름을 반영하여 보호대상 영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

 

침해자에 대한 형사처벌 수위도 대폭 강화했습니다. 예를 들어, 영업비밀 침해자에 대한벌금형 수위를 $5 million ( 55억원) 또는 영업비밀침해로 인한 손해액의 3배에 해당하는 금액 중 더 많은 쪽의 금액까지 상향 조정했습니다. 또한, 형사재판에 영업비밀침해의 피해자도 참여할 수 있도록 허용합니다.

 

DTSA에서 전혀 새로운 조항으로는 내부고발자(whistleblower) 보호조항입니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

 

기존 Pro-Patent 정책만으로는 미국기업의 이익을 보호하는데 충분하지 않다는 의견을 반영하여 더 강력한 법적 보호수단을 제공한 입법입니다. 향후 중국회사뿐만 아니라 한국기업 등 외국회사를 대상으로 DTSA를 적용하는 대형소송사건이 예견됩니다.

 

우리나라 기업도 관심을 두어야 할 중요한 법률입니다. 그러나 미국법 체계는 우리나라와 그 범주가 다르기 때문에 한국기업에서 미국의 최근 개정법을 정확하게 이해하는 것은 어렵습니다. 미국에서 기존 EEADTSA를 비교하고 그 차이점 등을 친절하게 설명한 mark-up version 자료를 첨부합니다. DTSA 내용을 이해하는데 도움이 될 좋은 참고자료로 생각합니다.

 

첨부: DTSA mark-up version 설명자료

  DTSA-Mark-UP-CROUCH.pdf

 

 

작성일시 : 2016. 5. 13. 12:00
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-- 중국 등 해외업체와 관련된 기술유출 및 영업비밀 침해분쟁 사건의 무게 -- 

 

중국업체 등 해외 기술유출 행위에 대한 처벌은 매우 무겁습니다. 국내 경쟁사 사이 기술유출분쟁이나 영업비밀침해 분쟁과는 그 분위기부터 다릅니다.

 

며칠 전 보도된 삼성전자 냉장고 관련 기술을 중국 경쟁업체에 유출하려고 했다는 혐의로 기소된 형사사건에서 검찰이 구형한 수준을 봐도 그 무게의 차이를 가늠할 수 있습니다. 전직 삼성 수석연구원에게 징역 3, 국내업체 대표에게 징역 4년을 각 구형했다는 뉴스입니다. 실무자로서는 항상 유념해야 할 참고사례입니다.

 

작성일시 : 2016. 5. 12. 12:00
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-- 중국출신 GSK 전직 연구원에 대한 기술유출 및 영업비밀침해 혐의 형사공소장 Indictment -- 

 

최근 들어 중국출신 연구원에 대한 기술유출 혐의 및 영업비밀침해소송 사건 뉴스가 자주 있습니다. 이번에는 GSK 바이오 의약 R&D 분야에서 중국출신 연구원들이 중국 남경소재 벤처 Renopharma로 기술정보를 무단 유출한 혐의로 형사 고소한 사건입니다.

 

수사 결과, 중국출신 연구원들의 형사처벌을 구하는 공소장(Indictment)을 참고자료로 첨부합니다. 관련 영업비밀과 기술유출 배경사실 및 정황 등이 상세히 기재되어 있습니다.

 

중국출신 연구원들은 미국 University of North Carolina에서 박사학위를 받은 후 GSK 미국연구소에서 모노클로날 항체, 특히 anti-HER3 antibody 신약개발 등 분야에서 연구실적이 탁월한 유능한 연구원들입니다. 그런데 GSK 재직 중 중국 난징에 Renopharma사를 설립하고 회사지분을 보유하면서 GSK 연구자료를 무단 유출하여 동일 분야 R&D를 진행한 혐의를 받고 있습니다.

 

첨부한 Indictment에는 외국 출신 연구원에 본국 회사에 무슨 자료를 어떻게 유출했는지, 그와 같은 자료유출을 미국법상 어떤 법규정 위반으로 문제 삼는지 등등 상세한 내용이 포함되어 있습니다. 우리나라 출신 연구원이 미국 회사에서 근무하는 경우를 상정해 보면 우리나라 기업이 미국기업 재직 연구원과 collaboration 또는 스카우트 과정에서 유의해야 할 포인트 등을 알 수 있습니다. 한번 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

참고로, 기술유출 및 영업비밀보호에 관한 미국 법규정과 관련 판결 등을 정리하여 블로그에 올렸습니다. 필요한 경우 예전 블로그 글 중에서 쉽게 찾아 볼 수 있습니다.

 

첨부: 중국출신 연구원의 기술유출혐의 공소장 indictment

indictment_-_xueetal.pdf

 

작성일시 : 2016. 3. 7. 15:51
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-- 제약회사 Pfizer 재직 중 미국 실리콘밸리 바이오벤처 Codexis R&D Collaboration Project에 참여했던 중국인 박사 연구원이 퇴직 후 창업한 중국회사에 대한 특허침해 및 영업비밀침해소송 뉴스 -- 

 

흔히 발생할 수 있는 상황인데, Pfizer의 연구원 중국인 박사는 재직 중 Pfizer와 실로콘밸리 바이오벤처 Codexis Collaboration 작업에 참여하면서 벤처회사 Codexis의 기술정보와 자료 등을 접하게 되었습니다.

 

그런데, 중국인 연구원은 Pfizer를 퇴직한 후 중국 저장성에 EnzymeWorks라는 회사를 설립하고 미국에도 같은 이름의 법인을 두고, Codexis의 주력 제품 enzymes을 생산 판매하기 시작하였습니다.

 

이에 Codexis에서 소송을 제기한 것입니다. 소장을 보면, 다수의 특허침해를 주장할 뿐만 아니라 화이자와 공동연구개발프로젝트를 통해 습득한 영업비밀을 침해한다고 주장하고 있습니다.

 

일단 소장에 제기한 count가 상당히 많습니다. Count는 우리나라의 소송물 또는 청구원인에 해당합니다. 미국법상 특허침해소송은 federal case 소송이고, 영업비밀침해 또는 비밀유지계약위반 소송은 state case 소송입니다. 위 소송은 양자가 결합되어 있을 뿐만 아니라 다수의 복잡한 count를 가지고 있는 점을 감안하면 판결까지 적어도 4,5년 정도의 정기간이 걸린 가능성이 높습니다.

 

우리나라 기업이나 연구원도 이와 유사한 소송을 당면할 수도 있으므로, 미국법원의 소송 진행상황을 pacer를 통해 가끔 모니터링해 보고 중요한 정보나 판결이 나오면 소개하겠습니다.

 

첨부: Codexis 제출 소장

Codexis complaint.pdf

 

작성일시 : 2016. 2. 24. 14:25
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-- 대규모 상표위조 짝퉁 제품을 중국에서 국내로 밀수입한 사례의 형사처벌 수위: 부산지방법원 2015. 8. 13. 선고 2014고단8019 판결 -- 

 

샤넬, 구찌, 루이비똥, 버버리 등 유명상표를 부착한 가짜 핸드백, 지갑, 벨트, 구두 등 상표위조 짝퉁 제품 약 16,800여점 컨테이너 1대 분량을 중국 광저우에서 제조하여 국내로 밀수입한 후 국내에서 몰래 판매하다 적발된 사례입니다. 판결문에 보면 약 10개월 동안 총 29회에 걸쳐 대규모 짝퉁 수입 사건이고, 해당 당사자는 가담사실은 인정하지만 본인은 총책이나 주범은 아니라고 주장하였습니다.

 

부산지방법원은 해당 피고인을 상표위조 짝퉁 밀수입 사건의 공동정범으로 보고, 징역 2년 실형 + 벌금 1억원에 처하고, 그 벌금을 납입하지 아니하는 경우 30만원을 일로 환산한 기간 동안 노역장 유치하는 명령 + 3천만원 추징 판결을 하였습니다.

 

*첨부파일: 부산지방법원 2015. 8. 13. 선고 2014고단8019 판결

부산지방법원 2015. 8. 13. 선고 2014고단8019 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 9. 1. 17:00
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-- 주요 국가의 Data Exclusivity (DE) 제도 --

 

일종의 지식재산권(IP)으로서, 의약품 허가심사를 위해 필수적으로 제출해야 하는 자료인 의약품의 유효성, 안전성에 관한 시험 결과를 포함한 일련의 데이터를 최초 허가받은 의약품 허가일로부터 일정 기간 동안 후속 의약품 허가를 얻고자 하는 경우에 활용할 수 없도록 금지하는 제도입니다.

 

, DE 기간 동안에는 선발 약품과 동일한 후속 의약품이라도 유효성, 안전성 데이터를 모두 제출해야 하고, DE 기간이 만료된 이후에는 선발 의약품의 허가과정에서 제출되었던 데이터에 의존하여 간략한 데이터만을 제출하여도 허가될 수 있습니다.

 

그런데, 신약의 유효성, 안전성 시험에는 많은 비용이 들고 장기간이 소요되기 때문에, 선발 의약품의 데이터를 활용할 수 없는 DE 기간 동안에는 실질적으로 후발 제네릭 의약품이 허가를 받을 수 없게 됩니다. 결국, DE 기간 동안 오리지널 의약품만 품목허가를 받고 발매할 수 있으므로 사실상 시장에서 독점적 지위를 누릴 수 있는 권리를 확보하게 됩니다. 이와 같은 시장 독점권을 좌우하는 DE 기간을 어떻게 설정할 것인가는 매우 중요하므로, 오리지널 회사가 많은 선진국은 장기간을, 제네릭 회사가 중심인 개발도상국은 단기간 또는 DE 불인정 등 국가마다 다양한 정책을 취하고 있습니다. 또한, 각국의 DE 제도의 구체적 내용도 각 국가마다 상당히 다르므로 신중한 검토가 필요합니다.

 

1. 우리나라 DE – 시판후 재심사제도 (PMS)

 

- 식약청 고시 제2009-42, 27조 제8항 “재심사기간 동안 동일한 품목으로 허가를 받기 위해서는 최초 허가시 제출된 자료가 아닌 것으로서 동등범위 이상의 자료를 제출해야 한다.

- 재심사기간과 동일 기간의 data exclusivity 보장, "Market Exclusivity"가 아니라 "Data Exclusivity" 규정

- 신약 6, 개량신약 4년의 시판 후 재심사 제도와 결합된 data exclusivity

 

2. 일본 DE – 시판후 재심사제도 (PMS)

 

- New active ingredient 신약 8

- 적응증 추가 4

- 희귀의약품 10

- 소아용 의약품 10년까지 연장 가능

 

3. 미국 DE 

 

 가. New Chemical Entity (NCE)

- FDCA §505(c)(3)(E)(ii), 21 CFR §314.108  규정 (원문 검토!)

- 4 moratorium : 후속 제품의 허가신청 접수 불가

- Original 제품에 대한 Orange Book 특허등재 여부에 따라 다름  

- OB 특허등재된 경우 : 5년의 data exclusivity Reference Drug (오리지널)의 안유 데이터 활용 불가, 이론적으로는 독립적 데이터로 허가 신청 가능하나, 현실적으로는 가능성 없음

- 심사기간 및 허가-특허 연계제도 때문에, 이론적으로 가능한 4년 이후 신청시에도 적어도 추가 30개월 필요( 4+2.5, 6 6개월), 현실적으로는 5년 이후 신청이 보통(5+2.5 = 7.5년), 결국 적어도 7.5, 통상 8,9년 정도의 market exclusivity가 확보됨

- OB 특허등재 없는 경우 : 5년 이내 후속 제품의 허가신청 접수 불가, 따라서 5년 + 심사기간 동안 독점권 유지(통상 5+2.5=7.5년 정도), 따라서, 실질적으로 특허존속기간이 짧은 경우는 특허등재 보다 유리한 경우도 있을 수 있음

- 5년 이내에 소아용 임상 및 허가시 추가 6개월의 market exclusivity 허용, 기존 인정된 독점기간에 6개월을 추가하는 개념   

 

나. New Clinical Investigation (NCI)

- FDCA §505(c)(3)(E)(iii), 21 CFR §314.108  규정(원문 검토!)

- 적용 대상 : Old drug new condition of use, new indication, new formulation, labeling change

- 허가용 New clinical trial이 요구되는 경우(BA study 제외) 

- 3년의 marketing exclusivity : 후속 ANDA or paper NDA 허가 불가

- Data exclusivity 규정 아님, 따라서 후속 ANDA or paper NDA 허가신청은 가능하나, approval만 하지 않을 뿐임

- 연속적인 NCI exclusivity 가능, 예를 들어 1 2회 투여용법으로 3년 독점권 확보 후, 1 1회 투여용법으로 다시 3년의 독점권 확보 가능함

- 참고 : NCE exclusivity는 물질 기준으로 오직 한번만 가능함

 

4. EU 공통 루트   EMEA DE

 

- 개별국가 루트 및 EMEA 루트 구별

- EMEA : NCE에 대한 8+2+1 체계

- 8 moratorium data exclusivity : 후속 제품의 허가신청 접수 불가

- 추가 2 market exclusivity : 허가 신청 가능 but 발매 불허  

- 8년 이내에 significant clinical benefit 추가된 경우 1년의 data exclusivity 추가 허용

- 원칙적으로 NCI 독점권 없음

 

5. 중국 DE

 

- NCE 신약 6

- 신약 재심사기간 : 5년을 초과할 수 없음.

- 참고로, 일본 Takeda 담당자가 AIPPI 국제회의에서 발표한 자료를 아래와 같이 그대로 인용합니다.  

 

Regulations for Implementation of the Drug Administration Law of the People’s Republic of China (Decree of the State Council No. 360)

 

Article 35

The State protects undisclosed data of drug study and others which are independently acquired and submitted by drug manufacturers or sellers to obtain production or marketing approval of the drugs in question which contain new chemical entities. No one may make unfair commercial use of the said data. Within six years from the date a drug manufacturer or seller obtains the approval documents for producing or marketing a drug containing new chemical entities, if any other applicant uses the data mentioned in the preceding paragraph to apply for approval for production or marketing of the drug in question without permission of the original applicant who has obtained the approval, no approval may be given to any other applicant by the drug regulatory department except that the data submitted are acquired independently.

 

No drug regulatory department may disclose the data set forth in the first paragraph of this Article except

(1) for the need of public interests; or

(2) where steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

 

Provisions for Drug Registration (SFDA Order No. 28)

Section 3 New Drug Observation Period

 

Article 66

In order to protect the public health, the State Food and Drug Administration may set an observation period for any new drug approved for production. The observation period of a new drug shall be no longer than five years from the date the drug is approved for production. During the observation period of a new drug, the State Food and Drug Administration shall not approve other manufacturers to produce, change dosage form of or import the drug.

=> It is still unclear how this Observation Period would apply to import drugs. Applications for clinical trials submitted by Chinese local company will be acceptable.

 

Article 71

Starting from the date a new drug enters the observation period, other registration applications for the same drug shall no longer be accepted. The other applicants’ applications for the same drug already accepted but not yet approved for clinical trials shall be returned; upon the expiration of the observation period of the drug, the registration of a generic or import drug may be applied for.

=> Such Period is applied to the drug of a nonoriginator, a local company. Due to that, even an IND request of the drug originator cannot be accepted.

작성일시 : 2013. 10. 28. 10:59
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