가.｢부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률｣(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (파)목은 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다.
나.이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적․개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.
다.또한 위 (파)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 6. 25. 선고 2019다282449 판결, 대법원 2022. 10. 14. 선고 2020다268807 판결 등 참조).
라.특허권은 13종 개별 접합체 조성물 발명 BUT 그 구성인 13종 개별 접합체는 공지기술 공중영역, 판결요지 - 13종 개별 접합체를 생산하는 것은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속한다고 보아야 하므로, 13종의 각 개별 접합체 그 자체는 원고 A(이하 ’원고 와이어쓰‘라 한다)의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등이라고 할 수 없다. 따라서 피고가 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.
(1)물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산․사용․양도․대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(이른바 ‘특허권의 속지주의 원칙’), 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 ‘구성요소 완비의 원칙’).
(2)한편 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공․조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공․조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이른 경우에는 특허권의 실질적 보호를 위해 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조). 이러한 경우에 해당하는지는 특허권의 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.
(3)간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등 참조).
(4)구체적 사안의 쟁점: ‘폐렴구균 백신으로 사용하기 위한 13가 면역원성 조성물’을 대상으로 한 조성물 발명에 관한 특허권. 피고는 조성물 자체가 아니라 그 조성물을 구성하는 ‘13종 개별 접합체 원액’을 국내에서 생산하여 러시아에 있는 다른 회사에 수출하였고, 그 다른 회사가 러시아에서 각 원액의 혼합 공정을 통하여 13가 면역원성 조성물을 완성하였는데, 피고를 상대로 피고의 행위가 특허권의 직접침해, 간접침해 등에 해당한다고 주장한 사안임
(5)대법원 판결요지: ① 13종 개별 접합체 원액을 혼합하여 13가 면역원성 조성물을 제조하는 마지막 단계의 공정이 극히 사소하거나 간단하다고 볼 수 없어서, 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 특허권의 직접침해에 해당하지 않고, ② 피고가 국내에서 생산한 13종 개별 접합체 원액은 모두 수출되어 러시아에서 완성품으로 생산되었으므로, 13종 개별 접합체 원액을 생산한 행위는 특허권의 간접침해에 해당하지 않는다.
(1)확인대상발명에는 세틸 알코올이 코어 과립에 포함되며, 장용코팅층에는 세틸 알코올이 포함되지 않는 것이 명확하게 기재되어 있다. 따라서 설령, 확인대상발명의 실제 제제화 과정에서는 장용코팅층에 세틸 알코올이 존재하는 등 원고의 주장과 같이 ’장용코팅층에 세틸 알코올이 존재하는 조성물‘이라 볼 수 있다고 가정하더라도, 심판청구인인 피고가 이 사건 심판청구에서 그 심판의 대상으로 특정한 장용코팅층에 세틸 알코올이 포함되지 아니한 확인대상발명을 기준으로 하여 이 사건 특허발명과 대비하여 한다.
(2)이 사건 제1항 발명의 구성요소 2-2 내지 2-4는 확인대상발명의 대응 구성과 차이가 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명이 문언적으로는 동일하다고 볼 수 없다. 따라서 양 발명의 구성요소 2-2 내지 2-4의 차이점에도 불구하고 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 확인대상발명의 대응 구성요소가 균등관계에 있는지 여부에 관하여 살펴본다
(3)특허발명의 출원 당시의 공지기술과 구별되는 이 사건 제1항 발명의 특유한 과제 해결원리는 ‘장용코팅의 가소제로 세틸 알코올 및 트리에틸 시트레이트의 혼합물을 사용하는 것을 비롯해, 장용코팅에 포함되는 필름-형성제, 가소제, 점착 방지제를 특정한 성분으로 한정한 것’이라고 보는 것이 타당하다.
(4)이 사건 제1항 발명의 가소제인 ‘세틸 알코올 및 트리에틸 시트레이트의 혼합물’과 확인대상발명의 가소제인 ‘폴리에틸렌글리콜’은 그 구조 및 물성이 서로 다른 물질로 인정되고, 일반적인 가소제의 기능과 그 역할 등을 고려해 보면, 고분자 사슬 사이에 침투하여 자유 부피를 늘리는 작용을 하는 가소제로서 ‘세틸 알코올 및 트리에틸 시트레이트’와 ‘폴리에틸렌글리콜’을 사용하는 경우에 그 작용이 동일할 것으로 판단되지는 않는다.
(5)따라서 이 사건 제1항 발명의 가소제인 ‘세틸 알코올 및 트리에틸 시트레이트의 혼합물’과 확인대상발명의 가소제인 ‘폴리에틸렌글리콜’은 그 물성이나 작용기전 등이 서로 다른 것으로, 그 작용효과가 실질적으로 동일하다고 볼 수 없다
(6)따라서 확인대상발명의 과제 해결원리가 이 사건 제1항 발명의 과제 해결원리와 동일하다고 인정하기는 어렵다. 양자는 균등관계로 볼 수 없다.
2.권리범위해석 및 균등판단 법리
(1)특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상발명에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.
(2)그리고 확인대상발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.
(3)특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.
(4)그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.
(5)따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.
(6)다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).
(7)나아가, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.
(8)따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.
(9)다만 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).
(1)발명의 명칭: 다물린 에이 및 다물린 비 함량이 증가된 신규 돌외추출물의 제조방법 및 이를 이용한 대사질환 치료용 약학 조성물
(2)청구범위: 【청구항 1】 돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 또는 45~100℃, 690~1100기압, 12~24시간 동안 고온고압반응 처리하여, 돌외잎추출물 농축액 건조분말의 다물린 A 함량이 0.7~7%(w/w), 다물린 B의 함량이 0.5~6%(w/w)로 증가된 돌외추출물의 제조방법. 【청구항 2】 돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 또는 45~100℃, 690~1100기압, 12~24시간 동안 고온고압반응 처리하여 제조되는 것으로서, 다물린 A는 0.7~7%(w/w)이고 다물린 B는 0.5~6%(w/w)를 유효성분으로 포함되는 것을 특징으로 하는 비만, 당뇨 또는 고지혈증의 개선 및 치료용 돌외추출물.
(1)추출물 발명의 청구범위 해석: 생약이나 천연물 추출물은 함유된 화합물의 구조와 특성을 모두 규명하는 것이 가능하지 않은 경우가 많고, 각 성분과 활성 간의 상관관계가 명확하지 않은 경우도 많다. 생약 등의 약효는 특정한 어느 한 가지 성분이나 공통된 약리활성을 갖는 몇 가지 성분들로부터 발현된다기보다, 서로 다른 약리활성을 가질 수도 있는 전체 활성성분 간의 상가, 상승, 상쇄 등 상호작용의 총화에 의한 것이라고 해석함이 타당하다.
(2)제2항 발명은 “돌외추출물”, 즉 ‘물건의 발명’으로서, “돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 (중략) 고온고압반응 처리”한다는 ‘제조방법’, “다물린 A 0.7~7%, 다물린 B 0.5~6%를 유효성분으로 포함”한다는 ‘조성’, “비만 등 치료”라는 ‘용도’에 관한 기재를 포함하고 있다. 추출물은 제조방법에 따라 성분과 함량이 달라지므로 ‘제조방법’은 발명의 구조와 성질을 특정하는 요소에 해당한다. ‘조성’도 물건의 구성을 특정하는 요소이나, 위 ‘제조방법’에 따랐을 때 달라진 여러 화합물 중 다물린 A, B의 (증가된) 함량을 조성상 특징으로 집어낸 것이라고 봄이 타당하다. 그러나 ‘용도’ 한정으로는 돌외추출물의 조성과 함량이 바뀌지 아니한다. 따라서 제2항 발명은 ‘제조방법’과 ‘조성’으로 한정된 물건의 발명으로 보고 선행발명과 대비하여야 한다.
(3)제2 내지 8항 발명의 신규성, 제1 내지 8항 발명의 진보성: 선행발명들은 제2항 발명과 같은 ‘농축액의 고온고압반응 처리’를 포함하고 있지 않은데, 그 제조방법에 따라 제조한 돌외추출물이 필연적으로 제2항 발명과 같은 조성을 가진다는 점을 인정할 수 없으므로 제2항 발명의 신규성이 부정되지 아니한다.
(4)명세서 기재요건 등에 관한 판단: 천연물 추출물은 ① 물리적, 정성․정량적인 성질, ② 추출물을 분리하기 위한 구체적인 제법, ③ 구체적인 조성성분으로 한정하거나, ④ 위 형식 중 둘 이상을 혼합하는 방식으로 특정하는 것이 보통이다. 제2항 발명은 돌외추출물의 제조방법과 조성성분을 한정하여 명확성 요건을 충족하였고, 제3 내지 6항 발명도 같다. 의약용도발명인 제7, 8항 발명의 특정 물질과 의약용도도 명확히 기재되었다.
(1)특허발명의 명칭: 다결정 실리콘의 제조 방법, 청구범위 제1항: 반응기의 공부피(empty volume)에 대한 봉의 부피(Vrod) 비를 의미하는 충전수준(fill level, FL)의 함수로서 반응기 내 유동조건(flow condition)을 나타내는 이 사건 아르키메데스 수가, 충전수준이 5% 이하인 경우에는 2000 × FL-0.6에 의한 하한값과 함수 17000 × FL-0.9에 의한 상한값으로 정해지는 범위 내이고 충전수준이 5% 보다 큰 경우에는 750 내지 4000인 것을 특징으로 하는 발명. 발명의 설명의 아르키메데스 수: Ar = Π × g × L3 × Ad × (Trod - Twall) / {2 × Q2 × (Trod + Twall)} 관계식
(2)특허법원 판결 요지: 제1항 발명은 특허발명의 명세서 기재를 통해 새롭게 정의된 이 사건 아르키메데스 수와 충전수준의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명. 청구범위 제1항에 기재된 봉의 부피(Vrod), 반응기 벽의 온도(Twall), 체적 유량(Q)의 측정 방법이 명세서에 기재되어 있지 않고 통상의 기술자가 그 측정방법을 쉽게 알 수 있다고 보기 어려워, 특허발명은 발명의 설명에서 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되었다고 볼 수 없고 명확성 원칙에도 반한다. 등록무효
(3)대법원 판결 요지: 파라미터 발명에 해당하고, 실시가능요건에 관하여 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법, 측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다. 기재요건 위반, 등록무효
2.대법원 판결 이유
(1)특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).
(2)물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 ‘실시’란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.
(3)물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법·측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).
