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-- Wyeth의 Tigecycline 주사제 조성물 특허분쟁 국내사건 심결 및 판결 --

앞서 미국 PTAB(IPR 결정)와 CAFC에서 공지의약 조성물 특허의 진보성을 인정한 판결 소식을 전했습니다. 국내 제약회사와 사이에서 진행 중인 무효심판 심결과 특허침해소송 1심 판결을 참고자료로 첨부합니다.

첨부

1. 특허무효심판 심결

1_무효심판 심결_2014100003424_.pdf

2. 특허침해소송 1심 판결

2_서울중앙 2016가합503614_판결.pdf 

-- Mundipharma buprenorphine transdermal patch 특허침해소송 Napp Pharma v. Dr. Reddy’s Laboratories & Sandoz 영국특허법원 판결 -- 

영국특허법원 판결은 특허기술, 관련 기술내용과 쟁점, 판결이유가 잘 정리되어 있는 좋은 참고자료입니다. 첨부한 영국특허법원 2016. 6. 28. 선고 판결도 formulation 특허제품의 오리지널사와 제네릭사 사이의 특허분쟁, 특히 transdermal patch 기술특허의 무효 및 회피여부에 관한 중요한 내용을 담고 있습니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

Mundipharma 계열회사 Napp Pharma는 EP (UK) No. 2 305 194 & 1 731 152의 특허권자입니다. 그 특허발명의 핵심내용은 "transdermal delivery device to comprise “10 %-wt buprenorphine base, 10 to 15 %-wt levulinic acid, about 10 %-wt oleyloleate, 55 to 70 %-wt polyacrylate, and 0 to 10 %-wt polyvinylpyrolidone”으로 7 일에 한번 사용하는 buprenorphine transdermal patch 기술입니다.

쟁점 중 하나는 위 buprenorphine transdermal patch를 만들기 위한 recipe(“inputs”)를 기준으로 하지 않고 그 결과물(the composition of the finished product, “outputs”)을 기준으로 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단해야 한다는 것입니다. 패취 제조과정에서 건조 중 성분이 휘발하면서 그 함량이 달라지기 때문에 특허침해 여부에 중대한 영향을 미치는 쟁점입니다.

또한, 특허 조성물의 수치한정에서 "약, about" 등으로 표현된 경계선을 구체적으로 어떻게 해석하고 판단하는지도 중요합니다.

그리고 발매제품의 함량을 실제 조사하면 그 결과로 함량수치가 다양한 값을 얻게 됩니다. 동일한 수치 값은 현실적으로 불가능합니다. 그와 같은 다양한 수치 값들을 통계 처리하고, 적절한 법적 해석을 하는 것도 매우 어려운 쟁점입니다. 판결을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다.

결론적으로 영국특허법원은 Dr. Reddy’s Laboratories, Sandoz의 제네릭 제품은 모두 특허발명의 수치범위에 속하지 않는다고 판결하였습니다. 즉, 1만개 중 1개 정도로 특허청구범위에 속하는 값을 보이더라도 그것만으로 특허침해라고 할 수 없다고 판결하였습니다.

첨부: 영국특허법원 판결

영국특허판결_UK-Napp-v-Dr-Reddy.docx 

-- 오리지널 특허제품과 생물학적 동등성(equivalence)을 전제요건으로 하는 제네릭 의약허가 vs Formulation 특허발명의 균등범위 관계 --

앞서 소개한 미국 CAFC의 Glenmark 제네릭 ANDA 특허침해 판결은, 제네릭 허가심사 과정에서 FDA에 제출된 Glenmark의 자료와 주장을 균등침해 인정의 중요한 근거로 삼았습니다. 실무자가 주의 깊게 살펴보아야 할 포인트입니다.

제네릭 허가 관련 약사법과 균등침해에 관한 특허법은 그 요건과 법리가 동일하지 않을 뿐만 아니라 서로 독립적입니다. 따라서 오리지널 특허제품과 생물학적 동등하다는 점을 전제조건으로 하는 제네릭 제품도 특허법적으로 반드시 균등물로 단정할 수 없습니다. 그러나, 큰 그림에서 보면 제네릭은 오리지널 특허제품의 균등물이고, 따라서 특허발명의 균등물로 볼 수 있는 경우도 있습니다.

Glenmark는 오리지널 formulation의 일부 첨가제(triglyceride and lecithin)를 isopropyl myristate으로 변경한 제네릭 허가신청을 하였습니다. 그리고 FDA에 대해 변경된 첨가제는 오리지널의 첨가제와 실질적으로 동일한 기능을 하므로 실질적 차이가 없다고 주장하였습니다.

그와 같은 실질적으로 동일하고 차이가 없다는 주장은 균등론(doctrine of equivalents)를 적용한 특허침해판단에서 치명적으로 불리한 결과를 초래합니다. 특허법리의 균등론(DOE)이란 형식적으로 다르더라도 실질적으로 같거나 동등하다면 균등침해로 본다는 것입니다.

미국특허소송에서는 FDA 허가심사관련 자료를 discovery를 통해 수집, 검토하고 증거로 제출할 수 있습니다. 위 Glenmark 사례 외에도 FDA 제네릭 허가심사 과정에서 제출된 주장과 자료 때문에 formulation 특허의 균등침해로 인정된 사례가 종종 있습니다.

우리나라는 사정이 많이 다릅니다. 소극적 권리범위확인심판을 제네릭 허가신청 전에도 할 수 있고, 실제 그렇기 때문입니다. 그렇지만 우리나라에서도 미국의 판결사안과 같이 자기충돌 상황이나 자가당착적 주장은 얼마든지 발생할 수 있습니다. 소극적 권리범위확인심결이 있더라도 특허권자는 제네릭 허가 또는 발매개시 후 특허침해소송을 제기할 수 있습니다. 마찬가지로 그와 같은 주장을 균등침해의 증거로 사용할 수 있습니다. 장기적 관점에서 Formulation 특허회피 제네릭의 경우에 항상 유념해야 할 포인트입니다.

-- Finacea Gel과 다른 generic formulation 구성과 균등론에 근거한 formulation 특허침해 인정 미국 CAFC 판결 --

1.    오리지널 제품과 미국특허

오리지널 제품을 커버하는 오렌지북 등재 특허 - U.S. Patent No. 6,534,070 청구항 Claim 1.  "A composition that comprises: (i) azelaic acid as a therapeutically active ingredient in a concentration of 5 to 20% by weight, (iii) at least one triacylglyceride in a concentration of 0.5 to 5% by weight, (iv) propylene glycol, and (v) at least one polysorbate, in an aqueous phase that further comprises water and salts, and the composition further comprises (ii) at least one polyacrylic acid, and (vi) lecithin, wherein the composition is in the form of a hydrogel."

2.    ANDA 제네릭의 formulation 변경내용 및 균등침해 주장

Glenmark's ANDA formulation은 오리지널의 lecithin, triglyceride를 제외하고 대신 isopropyl myristate를 추가한 것입니다. 즉, 제네릭 제품의 구성은 특허발명의 구성 중 lecithin, triglyceride이라는 2가지 구성을 갖고 있지 않습니다. 달리 말하면 lecithin +  triglyceride 조합을 isopropyl myristate로 변경한 것입니다.

제네릭 개발사는 서로 구성이 다르므로 특허비침해라고 주장하고, 특허권자는 균등론에 근거한 균등침해라고 주장합니다. 1심 법원은 특허유효 + 균등침해라고 판결하였습니다.

3.    항소심 CAFC 판결 요지

특허권자는 제네릭 제제의 isopropyl myristate는 lecithin + triglyceride 조합과 동일한 기능(function)과 작용기전(way)로 동일한 효과(result)를 나타내는 균등물이라 주장하였습니다. 미국법원은 작용기전(way) 차이에 관한 쟁점이 있었으나 제네릭사의 ANDA 허가신청서에서 오리지널과 동일하게 피부투과 촉진 excipient라는 기재 내용 등을 근거로 균등물로 판단하였습니다.

그 다음, prosecution history estoppel이 적용되는지 문제됩니다. 특허권자에게 다행스럽게도 특허출원의 심사과정 중 부형제 범위에서 isopropyl myristate를 제외하는 내용은 없었습니다. 따라서 미국법원은 1,2심 모두 균등침해로 판단하였습니다.

4.    실무적 시사점

수많은 formulation 특허가 등록되지만 후발 제네릭 개발 및 발매를 실제로 저지하는 경우는 많지 않습니다. 오리지널 회사가 등록특허의 균등론 적용을 통해 제네릭 개발을 억제한 성과를 거둔 흥미로운 사례입니다.

일반적으로 오리지널 특허제품을 커버하는 등재 특허가 존재하는 상황에서 특허제품과 동일한 formulation으로 구성되는 후발 제네릭 제품은 상정하기 어렵습니다. 특허회피 목적으로 formulation을 변경하기 때문입니다.

결국 변경된 formulation, 그 변경된 구성이 균등물인지 여부, 균등론에 따른 균등침해로 볼 수 있는지 여부가 핵심쟁점입니다. 균등이란 다른 것을 실질적으로 동일하다고 평가한다는 의미입니다. 따라서 본질적으로 가치판단이 개입되기 때문에 다양한 스펙트럼이 존재합니다.

법 이론적으로는 여러 가지 복잡한 판단 논리가 있지만, 결론적으로 특허권 보호를 우선할 지, 아니면 후발 주자의 자유 실시권을 중시하는지 여부에 따라 달라진다고 생각합니다.

우리나라에서 이제까지 균등론을 적용하여 균등침해로 본 사례가 있지만, 그 숫자는 많지 않습니다. 현재도 특허보호강화를 자주 천명한다는 것 자체가 특허권 보호가 충분하지 않다는 현실을 반증합니다. 그와 같은 현상에 대한 반성적 고려가 장래 분쟁사안에 실제로 반영된다면 과거와는 다른 결론에 도달할 가능성도 얼마든지 있습니다. 따라서 제네릭 개발에서 특허회피 설계사항에 따른 침해여부 판단뿐만 아니라 더 나아가 균등침해 가능성까지 신중하게 검토하는 것이 바람직할 것입니다.

첨부

1. 미국 CAFC 판결

1_CAFC 판결_15-1902.Opinion.5-12-2016.1.pdf

2. 미국특허공보

2_미국특허공보.pdf

-- COPD 치료제 스피라바 흡입용캡슐 특허무효 Teva v. Boehringer Ingelheim 사건 영국특허법원 2015. 10. 21 선고 [2015] EWHC 2963 판결 --

Boehringer Ingelheim (BI) 스피리바 품목에 대해 그린리스트에 등재된 특허는 아래와 같이 3건입니다. 그 중 결정형 특허 제823,860호에 대한 소극적 권리범위확인심결이 있습니다.

흡입용 캡슐 조성물 특허의 대응유럽특허 EP 1 379 220에 대해 영국특허법원과 독일법원에서 특허무효라는 판결이 있었습니다. 참고자료로 영국특허법원 2015. 10. 21. 선고 특허무효 판결을 첨부합니다.

영국특허법원 판결과 마찬가지로, COPD 치료제 흡입용 조성물 관련 배경기술, 증거로 제출된 선행기술문헌의 내용, formulation expert 진술, 특허발명의 기술적 특징, 진보성 판단의 쟁점, 진보성을 부인하는 구체적 이유 등을 상세하게 기재하고 있습니다. 결론으로 스피리바 흡입용 캡슐 조성물 특허발명의 진보성 흠결을 이유로 특허무효라고 판결하였습니다.

첨부:   1. 영국특허법원 흡입용캡슐 조성물 특허무효 판결

               UK Teva v Boehringer.doc

2. 특허심판원 결정형특허 소극적 권리범위확인심결

  소극적 권리범위확인심결_2015100000875.pdf

-- 천연물신약 '레일라정' 특허권존속기간연장등록 관련 특허법원 판결 -- 

관절염 치료용 천연물신약 "레일라"는 그 유효성분이 ‘당귀, 목과, 방풍, 속단, 오가피, 우슬, 위령선, 육계, 진교, 천궁, 천마, 홍화 25% 에탄올 연조엑스’로, 특허 제540,033호가 존속기간연장대상입니다.

특허청은 '위 의약품은 12개 공지 생약의 복합제에 불과하여 최초의 허가 품목으로 인정할 수 없고 그 특허발명의 실시에 특허법 제89조 제1항의 규정에 의한 허가를 받을 필요가 없다’고 존속기간연장등록출원을 거절하였습니다. 심판원도 같은 취지의 심결을 하였습니다.

이에 불복하여 특허권자는 ‘의약품 등의 품목허가신고 심사규정에 의하면, 공지된 생약이더라도 이를 주성분으로 하여 완제의약품으로 허가된 바 없는 경우에는 신약으로 보아 허가를 받아야 하고, 허가를 위해 안전성, 독성, 약리작용, 임상시험성적에 관한 자료를 제출하여야 하므로, 구 특허법 제89조 제1항의 규정에 의한 허가를 받을 필요가 있는 경우에 해당한다’는 이유로 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 특허권존속기간연장대상이 된다는 취지로 심결취소 판결을 하였습니다.

특허법원 판결의 요지는 특허권존속기간연장은 신약에 제한되지 않고 자료제출의약품의 경우에도 가능하다는 것입니다. 해당 판시내용을 인용하면 다음과 같습니다.

"특허권 존속기간 연장에 관한 법 제정 취지, 조문 내용, 법령 개정 경과, 고시 등 규정 내용, 심사 실무 등에 비추어 볼 때, 구 특허법 제89조 제1항의 ‘허가를 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명’을 신약(신물질)에 대한 발명으로 제한 해석하여 자료제출의약품의 경우 활성·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되었는지 여부를 불문하고 존속기간 연장의 대상에서 일률적으로 배제할 수 있는 것으로 볼 수는 없다. 따라서 신약(신물질)이 아닌 자료제출의약품이라는 이유만으로 이 사건 의약품의 허가를 위해 필요한 활성·안전성 시험에 장기간이 소요되었는지 여부를 나아가 검토하지 아니하고 존속기간 연장등록을 거절하는 것은 위법하다."

첨부: 특허법원 2016. 1. 29. 선고 2015허1256 판결

특허법원_2015허1256(존속기간_연장)[1].pdf

-- 조성물 발명에 관한 특허실무와 직무발명보상금청구 소송 판결 : 서울중앙지방법원 2015. 9. 4. 선고 2014가합519929 판결 -- 

직무발명은 아래 청구항과 같은 유리 기판 식각액 조성물에 관한 특허발명입니다. 직무발명자가 회사에 대해 직무발명보상금청구 소송을 제기하였으나 직무발명을 실시하지 않았다는 이유로 패소한 사례입니다. 참고로 1심 판결문을 첨부하지만, 진행 중 사건이므로 구체적으로 언급하지 않겠습니다.

1심 판결의 요지만 살펴보면, 사용자 회사에서 실제 실시한 유리 기판 식각액 조성물은 위 청구항에서 한정한 조성비율을 벗어난 식각액 조성물로서, 직무발명을 실시한 적이 없다는 것입니다. 따라서 사용자는 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다는 판결입니다.

특허발명이 일정 비율로 한정된 조성물 발명인 경우, 공지조성물 및 공지비율과 다를 바 없거나 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 인정되지 않는다는 등 특허무효 공격을 견딜 수 있는 좁은 범위로 설정되어야 하고, 다른 한편으로 실제 현장에서 실시하지 않을 수 없는 넓은 조성비율 범위로 한정해야만 특허권으로서 의미를 갖습니다. 상충되는 요구사항으로 적절한 균형 포인트를 잡는 것은 실무적으로 달성하기 매우 어렵습니다.

그와 같은 특허실무를 고려하여 위 특허청구항을 작성하였을 것인데도, 회사에서 실제 사용한 유리 기판 식각액 조성물은 특허발명 중 그 범위가 가장 넓게 작성된 독립항 제1항의 조성비율과도 전혀 다르다는 것입니다. 조성물 발명에 대한 특허청구범위 작성의 어려움과 동시에 조성물 발명의 실시여부 입증의 어려움을 여실하게 보여주는 사례로 생각됩니다. 조성물 발명의 특성을 염두에 두고 판결문을 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2015. 9. 4. 선고 2014가합519929 판결

서울중앙 2014가합519929_판결.pdf

-- Herceptin (trastuzumab) Formulation 특허무효 - Hospira v. Genentech 영국특허법원 판결 소개 -- 

Roche의 제품 Herception은 Genentech Inc.에서 개발되었고, 현재에도 많은 특허가 존재합니다. Biosimilar 개발회사들은 미국보다 먼저 특허가 만료되는 유럽시장에 진출하는 전략을 취하고 있고, 위 특허소송 당사자 Hospira도 마찬가지입니다.

위 사건에서 쟁점은 Herception 자체에 관한 특허들이 존속기간 만료로 소멸된 후에도 장기간 존속하는 Genentech의 Formulation 특허(EP 1516628, EP 2275119)의 무효여부입니다. 오리지널사의 특허는 동결건조 제형의 formulation으로 주성분 Herceptin과 trehalose (lyoprotectant), histidine (buffer), polysorbate 20 (surfactant)를 일정 비율로 포함하는 조성물 특허입니다. Genentech의 Formulation 특허의 대표 청구항을 인용하면 다음과 같습니다.

EP 1,516,628 claim

1.     A formulation comprising a lyophilized mixture of a lyoprotectant, a buffer, a surfactant and an antibody, wherein the molar ratio of lyoprotectant : antibody is 200 600 moles lyoprotectant : 1 mole antibody, wherein the lyoprotectant is trehalose or sucrose wherein the buffer is histidine, wherein the surfactant is polysorbate 20 and wherein the antibody is a monoclonal antibody huMAb4D5-8, obtainable by lyophilizing a solution containing 25 mg/ml huMAb4D5-8, 5mM histidine pH 6.0, 60 mM trehalose and 0.01% polysorbate 20.

2.     A formulation comprising a lyophilized mixture of a lyoprotectant. a buffer, a surfactant and an antibody, wherein the lyoprotectant is trehalose, wherein the buffer is histidine, wherein the surfactant is polysorbate 20 and wherein the antibody is huMAb4D5-8, such that an amount of said lyophilized mixture containing 450 mg of said antibody can be reconstituted with 20 ml of BWFI (0.9 or 1.1% benzyl alcohol) to yield a concentrated protein solution containing 22 mg/ml of said antibody, 52 mM trehalose, 4 mM histidine, pH 6.0, 0.009% polysorbate 20. 

영국특허법원은 위 특허발명의 진보성에 대하여, 주성분과 각 첨가제들이 이미 알려져 있고, 유사한 바이오 의약품의 formulation 기술도 공지된 상황에서, 이 기술분야의 평균적 지식을 가진 기술자들은 특허청구된 formulation을 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성을 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 특히, 공지 생물의약품인 인슐린, 성장호르몬, EPO 등 의약품 제제를 만드는 과정을 통해 생물의약품 formulation 관련 기술이 공지되어 있으며, 사용된 첨가제 trehalose (lyoprotectant), histidine (buffer), polysorbate 20 (surfactant)도 잘 알려진 상황에서 평균적 기술자라면 공지된 기술상식을 활용하여 특허발명 formulation을 용이하게 만들 수 있다고 판단하였습니다. 그 발명과정에서 다소의 실패를 경험하더라도 포기하지 않고 대안을 찾는 방법으로 결국 성공하였을 것으로 보았습니다.

또한, 영국특허법원은 특허청구항에서 각 첨가제의 용량을 한정한 것은 통상의 범위에 속하는 것으로서 특별한 기술적 의미를 인정할만한 수치한정으로 볼 수 없다고 판결하였습니다. 이에 대해 특허권자 Genentech에서는 이미 완성된 최종 formulation을 보고 역으로 그것을 만드는 것이 용이하다고 판단하는 것은, 전형적 사후구성의 판단오류, 즉 hindsight bias라고 주장하면서 그와 같은 방법으로 특허발명의 진보성을 판단해서는 안된다고 주장하였습니다. 그러나, 영국특허법원 판사는 특허발명의 formulation이 선택 가능한 무수한 후보 중에서 임의로 골라낸 것이 아니라 잘 알려진 소수의 제한된 후보 중에서 선택할 수 있는 것이므로, 그 선택에 진보성을 인정할 수 없다고 판결하였습니다.

예를 들면, Genentech의 formulation 특허발명에서 가장 중요한 기술특징으로 볼 수 있는 첨가제 trehalose의 경우에도, 공지된 8개의 첨가제 후보 중에서 단순 선택된 것에 불과하다고 보았습니다. 주목할 점은, 이와 같이 판단하는데 근거로 삼은 증거는 기술문헌이 아니라 재판 중 전문가 증인으로 출석한 formulation 기술전문가의 진술이었습니다.  위 제제기술 전문가는 첨가제 trehalose가 특허의 우선일 당시 널리 알려진 첨가제로서 업계의 기술상식에 해당한다고 증언하였습니다. 이와 같은 내용의 전문가 증언을 진보성 판단자료로 하였다는 점이 사건의 승패를 좌우하는 핵심포인트가 되었습니다. 영국특허법원 판결문[2014 EWHC] 3857을 참고로 링크해 드립니다. 생물의약, 바이오시밀러의 제제 조성물에 관한 흥미로운 판결로 보입니다.

유명한 바이오 의약품 Herception은 rhuMAb HER2 (trastuzumab)이라는 모노클로날 항체를 주성분으로 하는 의약품입니다. 최초 개발사는 Genentech이지만, Roche에서 합병하여 현재 로슈에서 발매하고 있습니다. 다른 바이오 의약품과 마찬가지로 다수의 특허와 수많은 청구항이 등록되어 있습니다. 특히 미국에서는 유효성분을 커버하는 주요특허가 2020년까지 존속하는 상황입니다. 그런데, 미국, 한국 등 다른 나라 사정은 조금 다릅니다.

유럽에서는 주성분 Trastzumab에 대한 기본특허 EP 0 590 058호가 2014년 7월 29일 존속기간이 만료되어 소멸할 예정입니다. 다만, 여전히 다수의 후속특허가 존재하기 때문에 비록 기본특허의 소멸 이후에도 바이오시밀러 발매는 불가능한 상황입니다. 대표적으로 문제된 특허로는 EP 1 210 115호 “Dosages for treatment with Anti-ErbB2 antibodies”와, EP 1 308 455호 “A composition comprising anti-HER2 antibodies”를 들 수 있는데, 그 내용은 허가 받은 제품의 치료용량 및 투여방법에 관련된 특허와 최종 제품의 조성물에 관한 특허입니다. 따라서, 위 특허를 해결하지 않고서는 후속 제품을 발매할 길은 없습니다.

위 115 특허는 Trastzumab을 8mg/kg 초기용량, 6mg/kg의 유지용량으로 3주마다 투여하는 방법에 관한 것입니다. 참고로 청구항 1을 인용하면 다음과 같습니다.

Claim 1: Use of the anti-ErbB2 antibody huMab4D5-8 in the manufacture of a medicament for use in a method for treating a human patient diagnosed with a breast cancer characterized by overexpression of ErbB2, said method comprising the steps of administering intravenously to the patient an initial dose of 8mg/kg of the anti-ErbB2 antibody; and administering intravenously to the patient a plurality of subsequent doses of the antibody in an amount that is 6 mg/kg, wherein the doses are separated in time from each other by three weeks.

위 455 특허는 Trastzumab의 최종 제품 조성물에 관한 것입니다. 아래 인용한 청구항 1로부터 알 수 있는 것처럼 주성분을 포함하여 최소 3가지 성분으로 구성된 광범위한 조성물 형태로 기재하고 있습니다.

Claim 1: A composition for therapeutic use comprising a mixture of anti-HER2 antibody and one or more acidic variants thereof, wherein the amount of the acidic variant(s) is less than about 25%, and wherein the acidic variant(s) are predominantly deamidated variants wherein one or more asparagine residues of the anti-HER2 antibody have been deamidated, and wherein the anti-HER2 antibody is huMAb4D5-8, and wherein the deamidated variants have Asn30 in CDR1 of either or both V_L regions of humMAb405-8 converted to aspartate, and a pharmaceutically acceptable carrier.

바이오시밀러 개발회사 Hospira는 위 2건의 특허에 대해 유럽특허청(EPO)에 특허취소를 구하는 Opposition를 청구하였을 뿐만 아니라 영국 특허법원(Patent Court)에도 위 2건의 특허무효 확인을 구하는 소송을 제기하였습니다. 이에 영국특허법원은 2014. 4. 10. 위 2건의 특허 모두 무효라는 판결을 하였습니다. 영국법원의 특허무효 판결을 참고로 첨부하고, 무효판결의 요지를 아래에서 간략하게 소개합니다.

위 115 특허에 대해서 Hospira사는 8mg/kg 초기용량, 6mg/kg 유지용량, 3주 투여방법은 이미 널리 알려진 공지기술이라고 주장하였습니다. 주된 공지기술로서는 파크리탁셀과 병용하여 4mg/kg 초기용량, 2mg/kg, 3주마다 투여하는 방법에 관한 허가 자료들입니다.

다음으로 455 특허에 대해서는 Genetech사의 선출원 PCT/US96/12251 (“Andya”)가 선행공지기술로 인용되었습니다. Hospira는, Andya에 안정적인 등장성 친지질 단백질 형성화 라는 제목으로 여러 Trastzumab 조성물에 대하여 안정화 실험 결과가 기재되어 있는데, 이 과정에서 Trastzumab의 18% 미만의 산성화물로 이루어진 조성물은 이미 공개되었으므로 특허 조성물은 신규성이 없다는 주장, 나아가 적어도 용이하게 도출될 있는 정도로 자명하다는 주장을 하였습니다. 영국법원은 Trastzumab의 대량생산과정에 있어 수율과 순도를 조정함으로써 Trastzumab의 산성화물의 농도를 조정하는 방법이 이미 통상의 기술자들에게 알려진 방법이라 할 것이고, Andya에도 이미 바이알 단위로 만들 만큼 즉, 그램 단위의 Trastzumab을 산성화물 18퍼센트 미만으로 얻을 수 있는 방법이 소개되어 있는 점등을 고려하면 455 특허는 진보성 인정되지 않는다고 판단하였습니다.

위 영국 특허법원의 무효판결은 확정된 것은 아니지만, 2건의 허셉틴 후속 특허가 무효일 가능성이 높다는 점만은 분명하게 보여주고 있습니다. 주성분 특허가 조만간 만료되는 유럽에서는 조만간 허셉틴 바이오 시밀러 제품이 허가를 받고 발매될 것으로 예상됩니다.

*첨부파일: Hopsira v. Genentech 영국법원 판결문

  Hospira v Genentech 판결.pdf