1. 특허청구범위 및 쟁점

 

발명의 명칭: 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구

 

특허청구범위 제1: 엘이디 피엘 등기구에 있어서, 평면이 트랙형상이고 가장자리가 일정한 높이의 플랜지로 구성되어 내부공간부가 형성되고, 중앙에 요홈으로 구성되는 인버터안치부가 구성되고, 인버터안치부의 전후에 인버터안치부와 일체형으로 연장되는 베이스가 구성되고, 측면 상부 가장자리에 절취되어 내부공간부와 연통되는 다수개의 공기배출구가 구성된 본체와, 상기 베이스의 하측에 결합되고, LED가 실장된 LED모듈과, 상기 인버터안치부에 안치되고, LED에 연결되어 LED에 전원을 공급하는 인버터와, 상기 LED에서 방출되는 빛을 외부로 확산하고, 본체에 결합되고, LED모듈을 내부에 포용하는 확산커버와, 상기 인버터를 내부에 포용하고, 본체에 결합되는 안치커버가 구성되어 상기 확산커버의 내부 공기가 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기 배출구를 통하여 배출되는 한편(구성요소 6), 외부공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산커버 내부로 유입되어 LED모듈과 열교환함으로써 LED모듈이 냉각되는 것(구성요소 7)을 특징으로 하는 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구

 

쟁점 - 특허발명 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의해 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7동일한 작용효과를 가지도록 의도적으로 형성하지 않았다는 등의 이유로 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는지 여부

 

2. 특허법원 판결요지 동일한 작용효과 불인정, 구성요소 불비, 특허침해 불인정

 

원심 특허법원 2017. 4. 21. 선고 20161752 판결

1항 발명의 경우 확산커버 내부의 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되도록 하고 다시 공기배출구를 통하여 외부로 배출되는 구성은 공기순환에 의한 자연대류에 의하여 LED모듈을 냉각하는 효과를 달성하기 위한 것이므로, 이 사건 제1발명의구성요소 6과 피고 제품의 대응구성요소가 동일하다고 하려면 피고제품의 LED기판과 베이스 사이에 물리적으로 어떠한 틈이 존재하기만 하면 되는 것이 아니라 그 틈에 의하여 얻고자 하는 효과를 달성하는 데 필요한 정도는 되어야 하는 것이다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결 참조).

 

그렇다면 그러한 효과를 가지는 틈이란 베이스와 LED기판을 서로 밀착시켜 나사체결 방식으로 조립하더라도 생길 수밖에 없는 극미한 간격이나 틈을 의미하는 것이 아니라,

이 사건 제1항 발명과 같이 의도적으로 그 부분으로 유입된 공기의 유동에 의한 LED 모듈의 냉각효과가 나타날 수 있도록 일정한 간격을 두고 떨어져 있게 형성함으로써 이 사건 제1항 발명과 같은 효과를 나타낼 정도의 틈을 말하는 것으로 봄이 상당하고,

 

단지 베이스와 LED 기판을 조립하여 결합하는 과정에서의 공차 등으로 인하여 일정한 틈이나 간격이 있기만 하면 된다고 해석할 수는 없다.

 

이 사건 특허발명의 명세서에서 종래 기술로 제시하고 있는 대한민국 특허등록번호 제10-948313호 특허발명은 외부공기가 등기구 내부로 유입되지 아니하므로 공기 순환에 의하여 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있지 않음에도 LED모듈로부터 발생하는 열을 방열날개부 쪽으로 신속히 전열하여 발산하는 방법으로 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있는 사실을 인정할 수 있다. 이에 비추어 보면 피고 제품은 위 종래 기술(특허등록번호 제10-948313호 특허발명)과 같은 방법으로 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있을 가능성을 배제할 수 없다.

 

또한 앞서 든 각 증거만으로는 피고 제품에서도 이 사건 제1항 발명과 같이 확산커버 내부의 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되도록 하고 다시 공기배출구를 통하여 외부로 배출되도록 하는 방식으로 공기순환에 의한 자연대류를 통해 LED모듈을 냉각하는 효과를 달성하기 위하여 LED기판과 베이스 사이에 물리적인 틈을 형성하는 구성을 채택하였다거나 구조상 그와 같은 틈을 형성할 필요가 있다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

따라서 피고 제품의 LED기판과 베이스 사이에 존재하는 미세한 틈은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6과 동일한 구성요소라고 할 수 없다.

 

3. 대법원 판결요지 침해자의 의도 불문, 구성요소 존재 인정, 특허침해 인정

 

. 특허발명의 보호범위 확정 방법 및 청구범위에 적혀 있는 사항을 해석하는 방법

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

 

다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2019. 2. 14. 선고 201810350 판결 등 참조).

 

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 201065818 판결 등 참조).

 

. 구체적 사안의 판단

1항 발명의 청구범위 문언에는 확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되는 구성요소 6외부 공기가 확산 커버 내부로 유입되는, 확산 커버와 베이스 사이의 틈인 구성요소 7의 각 구조나 형상에 관하여 아무런 한정을 하지 않았다.

 

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명을 보더라도 구성요소 6에 관하여 확산 커버의 내부 공기가 엘이디 모듈과 베이스 사이 및 인버터와 베이스 사이의 이격 공간을 통해 내부 공간으로 유입된다는 취지로 기재하여 이를 이격 공간’, 즉 사이가 벌어진 공간으로만 지칭하거나, 구성요소 7에 관하여 확산 커버와 베이스 사이의 틈이 확산 커버와 베이스를 결합할 때 치수 공차 범위 내에서 형성됨을 밝히고 있을 뿐이다.

 

한편 이 사건 특허발명의 도면에는 구성요소 6에 관하여 엘이디 모듈과 베이스 사이에 일정한 간격이 있는 것처럼 나타나 있지만, 도면의 기재에 의하여 보호범위를 제한하는 것은 허용되지 않고, 구성요소 7에 관하여는 도면의 기재에 의하더라도 일정한 간격을 가지는 것처럼 나타나 있지 않다.

 

피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6에 대응하여, 엘이디기판과 베이스 사이에 미세한 틈이 존재하고 본체에 공기배출구가 구비되어 있다.

 

또한 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7에 대응하여, 확산 커버의 후크가 베이스의 관통공에 삽입되어 결합될 경우 확산 커버와 베이스가 이격되어 그 부분에 미세한 틈이 존재한다.

 

피고 제품은 위와 같은 구성요소 간의 유기적 결합관계에 의하여, 외부공기가확산커버와베이스사이의을 통하여 확산 커버 내부로 들어오고, 확산 커버 내의 내부공기가 엘이디 기판과 베이스 사이의 틈을 통하여 본체의 내부 공간부로 들어와 본체의 공기배출구를 통하여 배출되어, 이를 통해 엘이디 모듈을 냉각하게 된다.

 

따라서 피고 제품은 확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7을 포함하고 있다.

 

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

 

그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의하여 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7과 동일한 작용효과를 가지도록 의도적으로 형성되지 않았다는 등의 이유를 들어 피고 제품이 구성요소 6, 7과 동일한 구성요소를 갖고 있지 않아 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석, 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 있다.

 

KASAN_특허청구범위 해석 쟁점 - LED 조명기구 특허발명의 구성요소와 침해제품의 구성 대비 판단에서 특허법원과

 

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작성일시 : 2020. 6. 1. 17:00
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1. 특허청구범위 및 쟁점

발명의 명칭: 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구

특허청구범위 제1: 엘이디 피엘 등기구에 있어서, 평면이 트랙형상이고 가장자리가 일정한 높이의 플랜지로 구성되어 내부공간부가 형성되고, 중앙에 요홈으로 구성되는 인버터안치부가 구성되고, 인버터안치부의 전후에 인버터안치부와 일체형으로 연장되는 베이스가 구성되고, 측면 상부 가장자리에 절취되어 내부공간부와 연통되는 다수개의 공기배출구가 구성된 본체와, 상기 베이스의 하측에 결합되고, LED가 실장된 LED모듈과, 상기 인버터안치부에 안치되고, LED에 연결되어 LED에 전원을 공급하는 인버터와, 상기 LED에서 방출되는 빛을 외부로 확산하고, 본체에 결합되고, LED모듈을 내부에 포용하는 확산커버와, 상기 인버터를 내부에 포용하고, 본체에 결합되는 안치커버가 구성되어 상기 확산커버의 내부공기가 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편(구성요소 6), 외부공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산커버 내부로 유입되어 LED모듈과 열교환함으로써 LED모듈이 냉각되는 것(구성요소 7)을 특징으로 하는 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구

 

쟁점 - 특허발명 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의해 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7동일한 작용효과를 가지도록 의도적으로 형성되지 않았다는 등의 이유로 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는지 여부

 

2. 특허법원 판결요지 동일한 작용효과 불인정, 구성요소 불비, 특허침해 불인정

원심 특허법원 2017. 4. 21. 선고 20161752 판결

1항 발명의 경우 확산커버 내부의 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되도록 하고 다시 공기배출구를 통하여 외부로 배출되는 구성은 공기순환에 의한 자연대류에 의하여 LED모듈을 냉각하는 효과를 달성하기 위한 것이므로, 이 사건 제1발명의구성요소 6과 피고 제품의 대응구성요소가 동일하다고 하려면 피고제품의 LED기판과 베이스 사이에 물리적으로 어떠한 틈이 존재하기만 하면 되는 것이 아니라 그 틈에 의하여 얻고자 하는 효과를 달성하는 데 필요한 정도는 되어야 하는 것이다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결 참조).

 

그렇다면 그러한 효과를 가지는 틈이란 베이스와 LED기판을 서로 밀착시켜 나사체결 방식으로 조립하더라도 생길 수밖에 없는 극미한 간격이나 틈을 의미하는 것이 아니라, 이 사건 제1항 발명과 같이 의도적으로 그 부분으로 유입된 공기의 유동에 의한 LED모듈의 냉각효과가 나타날 수 있도록 일정한 간격을 두고 떨어져 있게 형성함으로써 이 사건 제1항 발명과 같은 효과를 나타낼 정도의 틈을 말하는 것으로 봄이 상당하고, 단지 베이스와 LED 기판을 조립하여 결합하는 과정에서의 공차 등으로 인하여 일정한 틈이나 간격이 있기만 하면 된다고 해석할 수는 없다.

 

이 사건 특허발명의 명세서에서 종래 기술로 제시하고 있는 대한민국 특허등록번호 제10-948313호 특허발명은 외부공기가 등기구 내부로 유입되지 아니하므로 공기 순환에 의하여 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있지 않음에도 LED모듈로부터 발생하는 열을 방열날개부 쪽으로 신속히 전열하여 발산하는 방법으로 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있는 사실을 인정할 수 있다. 이에 비추어 보면 피고 제품은 위 종래 기술(특허등록번호 제10-948313호 특허발명)과 같은 방법으로 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있을 가능성을 배제할 수 없다.

 

또한 앞서 든 각 증거만으로는 피고 제품에서도 이 사건 제1항 발명과 같이 확산커버 내부의 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되도록 하고 다시 공기배출구를 통하여 외부로 배출되도록 하는 방식으로 공기순환에 의한 자연대류를 통해 LED모듈을 냉각하는 효과를 달성하기 위하여 LED기판과 베이스 사이에 물리적인 틈을 형성하는 구성을 채택하였다거나 구조상 그와 같은 틈을 형성할 필요가 있다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

따라서 피고 제품의 LED기판과 베이스 사이에 존재하는 미세한 틈은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6과 동일한 구성요소라고 할 수 없다.

 

3. 대법원 판결요지 침해자의 의도 불문, 구성요소 존재 인정, 특허침해 인정

 

. 특허발명의 보호범위 확정 방법 및 청구범위에 적혀 있는 사항을 해석하는 방법

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2019. 2. 14. 선고 201810350 판결 등 참조).

 

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 201065818 판결 등 참조).

 

. 구체적 사안의 판단

1항 발명의 청구범위 문언에는 확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되는 구성요소 6외부 공기가 확산 커버 내부로 유입되는, 확산 커버와 베이스 사이의 틈인 구성요소 7의 각 구조나 형상에 관하여 아무런 한정을 하지 않았다.

 

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명을 보더라도 구성요소 6에 관하여 확산 커버의 내부 공기가 엘이디 모듈과 베이스 사이 및 인버터와 베이스 사이의 이격 공간을 통해 내부 공간으로 유입된다는 취지로 기재하여 이를 이격 공간’, 즉 사이가 벌어진 공간으로만 지칭하거나, 구성요소 7에 관하여 확산 커버와 베이스 사이의 틈이 확산 커버와 베이스를 결합할 때 치수 공차 범위 내에서 형성됨을 밝히고 있을 뿐이다. 한편 이 사건 특허발명의 도면에는 구성요소 6에 관하여 엘이디 모듈과 베이스 사이에 일정한 간격이 있는 것처럼 나타나 있지만, 도면의 기재에 의하여 보호범위를 제한하는 것은 허용되지 않고, 구성요소 7에 관하여는 도면의 기재에 의하더라도 일정한 간격을 가지는 것처럼 나타나 있지 않다.

 

피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6에 대응하여, 엘이디 기판과 베이스 사이에 미세한 틈이 존재하고 본체에 공기배출구가 구비되어 있다. 또한 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7에 대응하여, 확산 커버의 후크가 베이스의 관통공에 삽입되어 결합될 경우 확산 커버와 베이스가 이격되어 그 부분에 미세한 틈이 존재한다.

 

피고 제품은 위와 같은 구성요소 간의 유기적 결합관계에 의하여, 외부 공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 들어오고, 확산 커버 내의 내부공기가 엘이디 기판과 베이스 사이의 틈을 통하여 본체의 내부 공간부로 들어와 본체의 공기배출구를 통하여 배출되어, 이를 통해 엘이디 모듈을 냉각하게 된다.

 

따라서 피고 제품은 확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7을 포함하고 있다.

 

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

 

그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의하여 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7과 동일한 작용효과를 가지도록 의도적으로 형성되지 않았다는 등의 이유를 들어 피고 제품이 구성요소 6, 7과 동일한 구성요소를 갖고 있지 않아 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석, 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 있다.

 

첨부: 대법원 2020. 1. 30. 선고 2017227516 판결

 

KASAN_특허청구범위의 제한 해석 불인정 - LED 조명기구 특허발명의 구성요소와 침해혐의 제품의 구성의 대비 판

대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다227516 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 2. 4. 09:24
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-- 의료기기 Drug Elution Stent (DES) 관련 Exclusive License 분쟁 위수탁 생산, 판매행위와 assign sub-license 금지조항 위반여부 --

 

미국 Cook Inc.Boston Scientific Corp.은 의료기기 stent 분야의 경쟁업체입니다. 양사는 1997 stent에 항암제 paclitaxel을 코팅한 stent (paclitaxel-coated stent) 제품개발을 진행하였습니다. Angiotech사는 paclitaxel 특허권을 보유하고 있었습니다.

 

양사 모두 exclusive license를 체결하여, 각자 Exclusive right 보유한 licensee입니다. 공존의 의미로 co-exclusive로 표현하기도 합니다. 우리나라 특허법상 전용실시권 공유와 유사한 것으로 이해됩니다.

 

1. 분쟁대상 계약조항

 

Licensee Cook & Boston Scientific에 대한 GRANT 조항은 "use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, and to grant sublicenses to its Affiliates to use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, the Angiotech Technology ... for use in the Licensed Applications."입니다.

 

한편, "none of the parties could assign their rights or obligations under the agreement without the prior written consent of the other two."과 같은 명시적 제한 조항이 포함되어 있습니다.

 

2. Cook사의 계약위반 쟁점 행위

 

Cook사는 2001년 일방적으로 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. ("ACS")와 다음과 같은 일련의 계약 5건을 체결하였습니다. (1) a Paclitaxel Coated Stent ("PCS") Distribution Agreement, (2) a Component Supply Agreement, (3) a PCS Development Agreement, (4) a Stent Delivery System Distribution Agreement, (5) a Cross-License Agreement

 

Cook사는 위 라이선스에서 허용한 판매행위는 최종 소비자에 대한 판매뿐만 아니라 판매를 사업으로 하는 도매상 등 중간상인에 대한 판매도 포함한다는 입장입니다. 판매범위에 특별한 제한을 둘 수 없다고 주장합니다.

 

허락된 생산행위도 직접 생산뿐만 아니라 제3자에게 대한 위탁생산도 포함된다는 입장입니다. 특히 계약문언에 "have manufactured"도 포함되어 있습니다.

 

3. 계약위반 분쟁 및 쟁점

 

CookBoston Scientific는 경쟁업체로 동일한 exclusive licensee이기 때문에 라이선스 계약범위에 관한 첨예하게 이해관계가 대립됩니다. Cook의 행위에 대해 Boston Scientific에서는 계약상 권리양도금지 조항을 위반하는 사실상 계약이전(de facto assignment)에 해당한다고 주장하였습니다.

 

반면, Cook사는 ACSAngiotech 특허기술에 대한 access도 없고 직접 권리를 획득하지도 않는다는 점을 강조하면서, Angiotech사와 라이선스 계약으로 허용된 권리행사에 불과하다고 주장합니다.

 

4. 미국법원 1,2심 판결 요지

 

미국법원은 Cook/ACS 계약을 “a transparent attempt to draft around the limitations clearly expressed within the Angiotech Agreement”로 보았습니다. 오직 Cook사와 Boston Scientific사만 라이선스 독점권의 공유자로서 Angiotech Technology 사용권을 갖는다는 범위제한을 내포하고 있다고 판시하였습니다.

 

양사에 독점권을 공동으로 부여한 계약에서 당사자들의 진정한 의사는 당사자 2개사 이외에 제3자 타사에 대한 위탁생산 또는 위탁판매를 예정하지 않았다고 보았습니다. 만약 그렇게 된다면 licensee 중 상대방에게 심대한 이해관계를 미치기 때문입니다.

 

3자의 위수탁 생산, 판매행위는 계약문언상 포함된 것으로 해석될 수도 있었습니다. 그라나, 당사자의 진정한 의사와 합리적 상식을 고려하여 계약상 허용범위에서 배제한 사례입니다.

 

작성일시 : 2016. 6. 3. 14:50
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-- 기술사용계약의 적용범위 해석 + 계약대상 특허기술 범위 + 계약위반 책임여부 판단: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152055753 판결 --

 

1.    분쟁대상 계약 및 쟁점

 

특허권 보유자이고, 계약 당시 계열사 명의 특허출원 중이었던 원고 회사와 시공전문 피고회사는 다음과 같은 기술사용계약을 체결하였습니다. 그런데, 그 내용이 통상의 기술이전이나 실시권 설정 계약과는 많이 달라 계약위반 여부에 관한 분쟁이 발생한 것입니다.

 

원고 회사는 2013. 4.경 피고와 사이에 원고가 피고에게 원고가 보유한 특허 및 그 외 일반 포장재류를 포함한 사급판매제품 및 조달청 등록판매제품에 관한 모든 기술에 대하여 그 사용을 허락하고, 원고가 피고의 필요시 피고에게 통상실시권을 즉시 등록해주기로 하는 것 등을 내용으로 하는 기술사용계약을 체결하면서 다음과 같이 약정하였습니다.

 

1. 사용기간: 계약일로부터 3년으로 하며 정산 기일은 매 건별 정산하여 피고가 수금 후 10일 이내에 원고에게 지급한다.

1-2. 기술사용료는 매출액 전체에 대하여 아래의 지급율에 따라서 지급한다.

 

           구분

내용

기술사용료

지급율

1

원고가 영업을 하여 피고를 통하여 계약을

할 경우

원고는 피고에게 법인 사용에 대한 비용으로 지급율에 의해 지급한다.

5%

(세금포함)

2

피고가 영업과 시공을 동시에 수행 경우

피고는 원고에게 기술사용료를 지급율에 의해 지급한다.

, 기설계된 현장 제외하며 신규설계 및 진행건에 한함[P현장, Q하류, R지구(수자원공사) 현장제외].

10%

(VAT별도)

4항의 보수재 2종을 사용한 공사 건에 대해서는 이미 기술료가 포함된 단가로 제품을 공급받으므로 별도의 기술료를 피고가 원고에게 지급하지 않아도 된다.

0%

(VAT별도)

 

2. 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 3의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 특허 침해 및 계약 위반으로 공사대금의 2배를 손해배상하여야 한다.

3. 모든 공사에 필요한 재료는 원고에게 별도로 구매하여 시공 납품하여야 하며 시중에 구매되는 물품은 별도로 구매하고 단가는 일반시중가보다 저렴하게 공급한다.

4. 제품공급단가표

 

품명

단위(규격)

단가

비고

투수기층첨가제/개질재

10Kg(포대)

*

 

자연토바인더

Kg

*

 

자연토

25Kg(포대)

*

 

콘크리트/아스콘용보수재

25Kg()

*

골재포함(set)

미세줄눈보수재

18(EA)

*

 

컬러바인더

적색/녹색 18()

 

 

 

 

1.    독자적 공사수주, 시공 및 계약 분쟁

 

피고회사는 원고회사와 협의 없이 공사를 수주하고 제3자로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지를 이용하여 공사를 시행하였습니다.

 

이에 원고회사는 위 기술사용계약 제4조에 표시된 공급제품에 ‘미세줄눈보수재’가 포함되어 있고, 원고와 혐의 없이 ‘미세줄눈보수재’를 납품받아 사용한 것은 특허발명의 기술로서 계약의 적용대상에 포함되고, 계약 제2조를 위반하였다고 주장합니다. 따라서, 계약 제2조에 따른 손해배상으로 공사금액의 2배 상당액을 청구한 것입니다.

 

2.    서울고등법원 판결

 

가.  계약 적용범위 한정해석 

 

"계약서의 제목이 ‘기술사용계약서’이고, ‘통상실시권의 즉시 등록’이나 ‘기술사용료의 지급’과 관련한 자세한 내용이 포함되어 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 계약은 기본적으로 원고가 보유하고 있는 특허에 관한 이용허락계약의 성질을 갖는다고 보인다.

 

비록 계약서에 공급하는 제품에 대한 단가표에 ‘콘크리트/아스콘용 보수재’와 ‘미세줄눈보수재’가 포함되어 있으나, 이는 당시 피고가 모든 공사에 필요한 재료는 원고로부터 별도로 구매하여 시공 납품하기로 한 약정(3)에 따라 원고가 피고에게 납품하기로 한 원자재의 항목, 규격 및 납품단가 등을 규정한 것에 불과한 것으로 보인다."

 

나.  특허출원 단계 기술내용 포함여부

 

"이 사건 계약 당시 작성된 계약서에는 이 사건 계약이 적용되는 기술 중 특허와 관련된 부분에 대하여 ‘원고 보유 특허’라고만 기재되어 있을 뿐이고, 원고가 이 사건 계약 당시 특허출원 중인 발명이나 향후 보유하게 될 특허권의 발명에 관한 기술도 이 사건 계약의 적용대상에 포함된다는 취지의 내용이 전혀 포함되어 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 계약 당시 원고가 피고에게 원고 측이 특허출원한 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 특허발명의 구체적 내용을 알 수 있는 특허출원서나 특허명세서를 제시하는 등으로 이 사건 특허발명에 관하여 설명하고, 이 사건 특허발명에 관한 기술도 이 사건의 계약의 적용대상에 포함시키기로 하는 논의가 있었다고 볼 만한 특별한 사정이 없다.

 

계약 당시 원고는 피고의 필요시 ‘통상실시권’을 ‘즉시’ 등록해주기로 약정하였는데, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고(특허법 제87조 제1), 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며(특허법 제101조 제1), 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하므로(특허법 제118조 제1), 특허등록이 되지 않은 발명이나 기술 또는 특허출원 중인 발명에 대해서 피고의 필요에 따라 원고가 즉시 통상실시권을 설정해 줄 수 는 없는 점 등에 비추어, 이는 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 특허권에 한정됨을 전제로 한 것으로 보인다.

 

이 사건 계약 제2조는 피고가 원고에게 매주 신규 영업현황을 서면으로 보고하고, 신규 계약 및 진행을 원고와 협의 후에 진행하여야 하며, 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 2의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 계약 위반일 뿐 아니라 ‘특허 침해’라고 하고 규정하고 있는데, 이러한 조항도 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 등록된 특허권에 한정됨을 전제로 해야만 합리적인 설명이 가능해 보인다.

 

이 사건 계약의 적용대상 기술은 이 사건 계약 체결 당시 원고가 보유하고 있는 특허권에 관한 기술에 한정된다고 해석하는 것이 사회통념에 비추어 합리적이고, 당사자의 통상적인 의사에도 맞다."

 

다.  계약위반 불인정

 

피고회사가 이 사건 공사를 시행하면서 원고의 허락 없이 제3자로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지 제품을 이용하였지만 서울고등법원은 계약서 제2조에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

계약서 제2조의 "특허침해 및 계약위반"이란 문언을 다음과 같이 제한 해석한 것입니다. "앞서 본 대로 이 사건 계약의 적용대상인 기술 등에 이 사건 계약 당시 원고 측이 특허출원 중이던 이 사건 특허발명에 관한 기술이나 ‘콘크리트/아스콘보수재’ 또는 ‘미세줄눈보수재’ 또는 ‘미세줄눈보수재’ 그 자체가 포함된다고 볼 수 없는 이상, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 나아가 볼 필요 없이 이유 없다."

 

라.  불명확한 계약의 해석에 관한 법리

 

"계약은 복수 당사자의 의사표시 합치로 성립하는 법률행위로서 계약의 해석은 그 계약의 의미 내용을 확정하는 작업이므로 당사자의 공통된 의사가 인정되지 아니하여 표시의 객관적 의미를 확정하여야 하는 경우에 계약당사자 사이에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우에 문언의 객관적인 의미가 명확한 때에는 특별한 사정이 없다면 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하고,

 

그 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 아니하여 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타나 당사자의 의사해석이 문제가 되는 경우에는 그 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 당사자가 계약으로 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회 일반의 상식과 거래의 통념에 따라 계약 내용을 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2011. 5. 13. 선고 201058728 판결)."

 

첨부: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152055753 판결

  서울고등법원 2015나2055753 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2016. 4. 27. 13:12
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-- 요양병원과 고용 의사가 체결한 경업금지약정에도 불구하고 환자이익 등 공익침해를 이유로 병원의 경업금지청구를 배척한 미국판결사례 -- 

 

자유롭게 체결된 경업금지 및 전직금지약정은 원칙적으로 유효합니다. 다만, 특별한 경우 그 계약의 효력을 무효로 하거나 또는 제한할 수 있습니다. 어떤 경우에 그와 같이 계약의 효력을 제한할 수 있는지 그 판단이 쉽지 않습니다. 참고자료로 당사자가 체결한 경업금지약정을 제한 해석한 미국판결 사례를 소개합니다.

 

미국 로드아일랜드 주 소재 요양병원 Medicine & Long Term Care Associates, LLC (MLTC)와 고용 의사 Dr. Khurshid는 퇴직일로부터 2년 내에 인근 경쟁병원에 취업하거나 경쟁영업을 하지 않는다는 경업금지약정(non-compete Agreement)을 체결하였습니다. 위 계약서에는 다음과 같은 계약위반시 금지명령(injunction)구제조치도 인정한다는 조항도 포함되어 있습니다.

 

  

Dr. Khurshid는 수년 동안 재직한 후 퇴직하였는데, 퇴직한 다음에도 계속 본인을 찾아오는 기존 환자들을 치료하였습니다. 이와 같이 퇴직 후 경쟁영업을 하자, 병원에서 경업금지계약위반 및 경업금지구제조치 예정조항을 근거로 금지청구소송을 제기한 것입니다.

 

미국 로드아일랜드지방법원 1심 재판부는 위와 같은 상황에서 의사에 대한 경업금지는 공중의 이익을 해치는 결과를 초래할 수 있다는 이유로 금지청구를 기각하였습니다. 계약위반으로 인한 손해배상청구 등은 별개문제입니다.

 

경업금지약정이 형식적으로 아무런 문제가 없더라도 계약사항을 강제한 결과 공중의 이익에 반한다면 계약에 따른 경업금지청구를 허용할 수 없다는 판결입니다.

 

우리나라 민사소송법상 경업금지 또는 전직금지가처분 요건에도 해당하는 사항입니다. 다만 실무적 핵심쟁점은 계약에 따른 경업금지가 공중의 이익에 반하는 것으로 볼 수 있는지 여부입니다. 위 미국사례와 같이 요양환자의 이익침해 가능성이 있는 사안이라면, 의사에 대한 경업금지명령은 공중의 이익을 침해한다고 볼 소지가 있습니다.

 

첨부: 미국법원 판결

미국판결_MLTC-v.-Khurshid.pdf 

 

작성일시 : 2016. 4. 11. 13:00
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