소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - ‘확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 것이고, 확인대상발명은 선행기술과 주지관용기술의 조합으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하고, 직접타정법에 의해 제조된 정제와 습식과립법에 의해 제조된 정제는 내부 구성, 물성에 차이가 있기 때문에 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다

 

특허심판원 심결 청구인용

특허법원 판결요지 청구기각, 심결 유지

 

특허법원 판결요지

특허의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 제조방법이 기재된 물건발명이라 한다)의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 이는 물건의 발명에 해당한다.

 

물건의 발명에 관한 특허의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

 

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011927 전원합의체 판결 참조).

 

그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 20131726 판결 참조).

 

1항 발명은 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)이다.

 

이와 같이 이 사건 제1항 발명은 청구범위가 전체적으로 정제라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법인 직타법에 대한 기재를 포함하고 있으므로, ‘제조방법이 기재된 물건발명에 해당한다.

 

제반사정과 특허발명 명세서 기재를 고려하면 위 법리에 따라 제1항 발명은 유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하여 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제로 해석함이 타당하다(이는 확인대상발명도 마찬가지이다).

 

확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 본다. 구성요소 1, 2, 4와 확인대상발명의 대응구성은 모두 모두 d90500μm 이하인 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하는 정제라는 점에서 동일한 반면, 1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인 반면, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 차이점이 있다. 확인대상발명은 문언상 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

 

이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 유효성분인 폴라프레징크의 입도 누적분포(d90)500μm 이하로 조절하여 직접타정법으로 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는데에 있다고 봄이 타당하다.

 

확인대상발명은 활성성분인 폴라프레징크를 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90) 500이하로 한정하고 이를 습식과립법에 의하여 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는데에 기술사상의 핵심이 있는 발명으로서, 직접타정법을 전제로 입도 조절을 통해 정제의 저장 안정성 등을 향상시키려는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 각자 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심이 다르므로 과제 해결원리가 다르다.

 

1항 발명과 확인대상발명은 앞서 본 바와 같이 과제 해결원리가 다를 뿐만 아니라, 약학대학 교과서에 의하면 직접타정법과 습식과립법의 두 제정법은 적용되는 약물의 종류, 과립의 제조 여부, 구체적인 공정, 시간적·경제적 측면 등에서 확연한 차이를 보인다고 할 수 있는 점 등의 제반사정을 고려하여 보면, 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고, 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 서로 차이가 있다고 보아야 하므로, 결국 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어렵다.

 

 

확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 다르고 작용효과가 동일하지 않으므로, 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2020. 7. 17. 선고 20193694 판결

 

KASAN_제조방법을 포함한 물건발명의 청구범위 해석, 보정으로 제조방법 추가한 사안 – 직타법 정제 vs 습식 과

특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 9. 28. 11:00
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특허청구범위 제1: 트리메트아지딘 또는 그의 약제학적으로 허용되는 염의 지속적 방출을 위한 매트릭스 정제에 있어서, 지속적 방출이 매트릭스 기재로서 히드록시프로필 셀룰로오스, 히드록시에틸 셀룰로오스, 히드록시메틸 셀룰로오스, 메틸 셀룰로오스, 및 히드록시프로필메틸 셀룰로오스로 구성된 군으로부터 선택된 셀룰로오스 유도체 중합체를 사용함으로써 조절됨을 특징으로 하는 경구 투여용 매트릭스 정제

 

 

 

특허심판원 심결 정정발명 진보성 흠결, 특허무효

특허법원 판결 진보성 흠결, 특허무효, 심결유지, 청구기각

 

특허법원 판결이유

 

구성요소 34는 활성성분의 지속 방출을 위한 기제로서 히드록시프로필 셀룰로오스(Hydroxypropyl cellulose, 이하 ’HPC'라 한다), 히드록시에틸 셀룰로오스(Hydroxyethyl cellulose, 이하 ‘HEC'라 한다), 히드록시메틸 셀룰로오스(Hydroxymethyl cellulose, 이하 ’HMC'라 한다), 메틸 셀룰로오스(Methyl cellulose, 이하 ‘MC'라 한다) 및 히드록시프로필메틸 셀룰로오스(Hydroxypropylmethyl cellulose, 이하 ’HPMC’라 한다)와 같은 셀룰로오스 유도체 내에 분산시킴으로서 방출을 제어하는 매트릭스 정제에 관한 것이다.

 

이에 대하여 선행발명 1의 대응구성은 활성성분을 셀룰로오스 유도체인 에틸 셀룰로오스(Ethyl cellulose, 이하 ‘EC’라 한다) 또는 메타크릴산 유도체(수불용성 고분자)‘로 코팅함으로서 방출을 제어하는 코팅 정제에 관한 것이다. 양 구성은 모두 활성성분인 트리메트아지딘을 지속적으로 방출시키기 위한 셀룰로오스 유도체를 사용한 정제라는 점에서 동일하나, 구체적으로 지속 방출을 위해 사용된 셀룰로오스 유도체의 종류이를 이용한 지속 방출 시스템의 종류에서 차이가 있다(차이점).

 

다음과 같은 사실 및 이로부터 알 수 있는 아래 각 사정들에 비추어 보면, ‘활성성분의 지속 방출(또는 서방출)을 위해 제어방출 첨가제로서 다양한 셀룰로오스 유도체들을 이용하여 코팅하거나 매트릭스 물질 내에 분산시키는 시스템을 사용하는 것은 이 발명이 속하는 기술분야의 기본적인 기술상식에 해당하므로 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명들로부터 쉽게 도출할 수 있다.

 

이 사건 특허발명의 목적은 트리메트아지딘의 신속한 흡수 및 짧은 반감기 때문에 낮은 혈장 수준을 초래하는 ‘13회 투여 즉시 방출형 제제의 문제점을 해결하기 위해, 12회 투여만으로도 지속적인 활성성분의 방출을 달성할 수 있는 동시에 각 투여 시 높은 혈장 수준이 유지되는 정제를 제공하고자 하는 것이다. 선행발명 1 또한 트리메트아지딘의 신속한 흡수 및 짧은 반감기 때문에 낮은 혈장 수준을 초래하는 ‘12회 또는 3회 투여 즉시 방출형 제제의 문제점을 해결하기 위해, 11회 투여만으로도 균일하고 일정한 혈중 수준을 유지함으로써 혈중피크를 감소시키는 이점을 갖는 정제를 제공하고자 하는 것이다. 따라서 이 사건 특허발명의 기술 분야 및 목적은 선행발명 1과 실질적으로 동일하다. 한편, 선행발명 2의 목적은 복용 횟수 및 부작용을 감소시키고 트리메트아지딘의 효과적인 혈중농도를 유지시키기 위해 위와 장에서 지속적인 흡수가 가능하도록 트리메트아지딘이 일정한 속도로 용출되도록 하는 지속성 정제를 제공하고자 하는 것이다. 따라서 선행발명 2의 기술 분야 및 목적 또한 이 사건 특허발명 및 선행발명 1과 실질적으로 동일한 것으로 볼 수 있다.

 

약학대학에서 사용되는 제제학 교과서인 을 제1호증에는 아래 표 기재와 같이 흔히 사용되는 제어방출 첨가제로서 이 사건 제1항 정정발명의 HPC, HEC, HMC, MC HPMC 뿐만 아니라 선행발명 1EC, 선행발명 2HPMCP가 기재되어 있다. 따라서 통상의 기술자라면 누구나 트리메트아지딘의 지속적 방출이 가능한 정제를 제조하기 위해 제형 분야에서 흔히 사용되는 제어방출 첨가제를 상호 변경하여 사용하여 볼 수 있을 것으로 판단된다.

 

또한, 을 제1호증에는 약물의 방출을 지속시키는 방법이 구체적으로 개시되어 있는데, 구체적으로는 4가지 방법, i) 약물을 수불용성인 물질로 코팅하거나, ii) 약물을 수불용성이면서 수분 투과성이 있는 매트릭스 물질 내에 분산시키거나, iii) 약물을 물에 서서히 용해(또는 물과 접촉하여 가수분해) 하는 물질로 코팅하거나, iv) 약물을 물에 서서히 용해되는 매트릭스 물질 내에 분산시키는 방법이 개시되어 있다. 이로부터 약물의 방출을 지연시키는 가장 대표적인 방법은 약물을 첨가제로 코팅하는 시스템첨가제, 즉 매트릭스 물질 내에 분산시키는 시스템’ 2가지가 있음을 알 수 있고, 따라서 통상의 기술자는 트리메트아지딘의 지속 방출을 위한 정제를 제조할 경우, 위 두 가지 방법 중 하나를 채택하고자 할 것임은 자명하다고 보아야 한다.

 

아래와 같이 약물의 첨가제(excipients)에 관한 핸드북인 을 제2호증에는 선행발명 1EC를 비롯한 다양한 셀룰로오스 유도체들은 정제의 코팅또는 매트릭스기제로 사용될 수 있다고 기재되어 있다. 이로부터 약물의 지연 방출을 위해 동일한 셀룰로오스 유도체라 하더라도 필요에 따라 이 사건 제1항 발명이나 선행발명 2와 같이 매트릭스 기제로 사용될 수도 있고, 선행발명 1과 같이 코팅 기제로 사용될 수도 있다는 것은 이 사건 특허발명의 출원 당시 이 발명이 속하는 기술분야에 널리 알려진 사실임을 알 수 있다.

 

또한, 을 제3호증에서는 종래 기술로서 선행발명 1EC가 오래 전부터 불활성의 소수성 폴리머로서 여러 가지 제형에 널리 사용되고 있는데, 특히 약물의 지속 방출을 위한 필름 형성 기제뿐만 아니라 매트릭스 기제로도 사용되어 왔다는 것을 소개하고 있고, 을 제4호증에서는 HPMC가 경구 전달의 조절 방출을 위한 친수성 매트릭스의 모델 고분자로서 오래 전부터 사용되어 왔음이 기재되어 있다. 그렇다면 통상의 기술자가 트리메트아지딘의 방출 제어를 위해 i) 흔히 사용되는 셀룰로오스 유도체 중 선행발명 1EC 대신 이 사건 제1항 발명의 HPC, HEC, HPMC 등을 선택하고, ii) 약물의 방출을 지연시키는 2가지의 구체적인 방법 중 이 사건 선행발명 1필름코팅 정제대신에 선행발명 2매트릭스 정제를 적용하는 것은 쉽다고 볼 수 있다.

 

아래와 같은 사실 및 사정들을 고려하여 보면, 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 선행발명 12로부터 예측 가능한 효과에 불과하고, 나아가 선행발명 1의 코팅 정제에 비해서 오히려 열등하므로, 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명들에 비해 현저한 효과가 있다고 볼 수 없다.

 

(1) 을 제1호증에는 흔히 사용되는 제어방출 첨가제로서 선행발명 1EC와 선행발명 2HPMCP가 개시되어 있고, 약물 작용의 지속화를 위한 방출제어의 원리는 대표적으로 고분자 물질을 이용한 코팅 또는 매트릭스 물질 내에 분산시키는 것이다라는 취지의 기재가 있다. 을 제2호증에는 EC, HPC, HPMC 등이 필름 코팅제뿐만 아니라 매트릭스 형성 기제로 사용될 수 있음이 기재되어 있다. 을 제3호증에도 선행발명 1EC가 코팅 기제뿐만 아니라 매트릭스 형성을 위한 기제로서 사용된다고 기재되어 있다. 이로부터 통상의 기술자라면 활성성분인 트리메트아지딘을 선행발명 1‘EC’ 또는 선행발명 2‘HPMCP’ 대신 이 사건 제1항 발명의 셀룰로오스 유도체로 대체하거나, 선행발명 1코팅 정제매트릭스 정제로 대체할 경우, 기존의 즉시 방출 제형에 비해 지연 방출이 가능하고 투여 횟수도 줄어들 것이라는 것을 쉽게 예측할 수 있을 것으로 보인다.

 

(2) 선행발명 1의 상세한 설명에는 지금까지의 트리메트아지딘은 즉시 방출형 제형으로 투여되었는데, 이와 같은 즉시 방출 제형은 트리메트아지딘이 신체에 신속하게 흡수되어 제거되므로 투여 직후 큰 혈장 피크를 나타내고 다음 투여 시에는 매우 낮은 혈중 수준을 나타내므로 충분한 혈장 수준을 보장하기 위해서는 활성성분의 투여가 12회 또는 3회로 분할 투여되어야 했었는데, 트리메트아지딘의 지속 방출 제형은 균일하고 일정한 혈중 수준을 제공함으로써 이들의 혈중피크를 감소시키는 이점을 가진다. 이는 환자 치료 순응에 바람직한 11회 투여를 가능하게 한다.”라는 취지의 기재가 있고, 실시예 3에서는 지속 방출 첨가제로서 EC를 사용하여 트리메트아지딘 정제(PR3)를 제조하고, 이를 4일간 11회 투여한 경우 및 즉시 방출형 제제(IR)4일간 13회 투여한 경우를 비교한 결과, 지속 방출 제제(PR3)11회 투여만으로도 투여 후 약 100/의 최고 혈장 수준을 나타냈고, 투여 24시간(4일째, 96시간)째 혈장 수준이 약 40/를 나타낸다는 것을 확인하였다. 이는 12회 투여로 투여 직후 약 90/, 투여 24시간 후 약 40/의 혈장 수준을 나타내는 이 사건 특허발명의 매트릭스 정제보다 더 우수한 효과라는 것을 알 수 있다. 따라서 이와 같은 1일 투여 횟수 및 투여 24시간 후 혈장 수준을 감안하여 볼 때, 이 사건 제1항 정정발명의 효과는 선행발명 1에 비해 오히려 열등하다는 것을 알 수 있다.

 

(3) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 이 사건 제1항 정정발명의 셀룰로오스 유도체 중 HPMC를 사용한 정제의 혈장 수준 자료만 구체적으로 개시되어 있을 뿐, 나머지 다양한 셀룰로오스 유도체를 사용하여 혈장 수준을 확인한 결과에 대해서는 전혀 개시되어 있지 않으므로 다른 셀룰로오스 유도체를 사용한 경우에도 HPMC를 사용한 매트릭스 정제와 동등한 정도의 효과를 갖는지 알 수 없고, 나아가 선행발명 1의 정제에 비해 우수한 효과를 갖는지의 여부도 알 수 없다.

 

이 사건 제1항 정정발명은 선행발명들에 비해 구성의 곤란성을 인정하기 어렵고, 이 사건 제1항 정정발명의 효과 또한 통상의 기술자가 선행발명들로부터 예측가능한 수준이거나 오히려 열등하므로 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 12의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 20195591 판결

 

KASAN_공지약물의 지속적 방출을 위한 매트릭스 정제 – 진보성 흠결 특허무효 특허법원 2020. 7. 10. 선

 

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작성일시 : 2020. 9. 1. 16:00
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1항 발명의 구성요소 1 (0.01원자% ~ 0.04원자%Ni) 및 구성요소 2 (0.03원자% ~ 0.06원자%La)는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 일정 조성비를 가지는 Ni, La를 포함하는 것이다.

 

이에 대응되는 구성요소로, 선행발명 1의 명세서에는 “Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Sc, Cu, Si, Pt, Ir, Ru, Pd, Ti, Zr, V, Nb, Ta, Fe, Ni, Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re B로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 원소를 0.0120질량%의 범위에서 포함하고, 잔부가 실질적으로 Al로 이루어지는 잉곳 또는 소결체라고 기재하고 있어, 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 NiLa를 선택하여 사용할 수 있는 구성이 나타나 있다.

 

양 발명의 조성비를 대비하여 보면, 구성요소 1 및 구성요소 2에서 Ni 0.01~0.04원자%0.022~0.087질량%, La 0.03~0.06원자%0.154~0.308질량%에 각 대응한다. 그렇다면, NiLa가 동시에 선택된 경우 Ni La의 총조성비는 0.176~0.395질량%에 해당하므로, 구성요소 1 및 구성요소 2의 조성비는 선행발명 10.1~20질량%와 그 수치범위가 중복된다.

 

따라서 구성요소 1 및 구성요소 2는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로서 Li La를 포함하고, 상기 두 금속원소의 질량비가 중복되는 점에서 선행발명 1과 실질적으로 동일하다.

 

그런데 선행발명 1의 명세서에는 금속원소 총합의 조성비만을 기재하고 있을 뿐, 각 금속원소별로 그 구체적인 조성비를 명시하고 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 아래와 같은 이유로 통상의 기술자는 이 사건 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다.

 

출원발명의 명세서는 종래 알루미늄 스퍼터링 타겟에 다량의 Ni, La 금속원소가 포함될 경우 전도성이 저하되는 문제점을 해결하기 위한 과제해결수단으로‘0.005원자%~0.04원자%Ni0.005원자%~0.06원자%La'의 조성비를 제시하면서, 종전에는 위 조성범위에서는 충분한 양의 Al-Ni계 금속간 화합물 및 Al-La계 금속간 화합물이 얻어지지 않기 때문에 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성비를 고려 시 그 대상에서 제외되어 왔다고 기재하고 있다. 1항 발명은 종래 고려 대상에서 제외되었던 수치범위의 극소량 Ni La를 첨가하여 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키되 도전성을 저하시키지 않는 점에서 기술적 의의가 있는 것으로 해석할 수 있다.

 

그런데, Ni, La는 알루미늄과 금속간 화합물 형성을 위하여 통상적으로 사용되어 온 원소들로서, 앞서 살펴 본 바와 같이 구성요소 1 및 구성요소 2Ni, La 조성비는 선행발명 1과 중복되는 점, 금속간 화합물 등 불순물을 줄일수록 도전성이 좋아지는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로, 전극으로 사용되는 알루미늄 막의 도전성 향상을 위해 불순물을 최소화하는 것은 일반적으로 추구되는 기술적 과제인 점, 금속간 화합물은 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키기는 하나, 반대로 불순물로 작용하여 도전성을 저하시키므로, 첨가되는 금속원소의 조성비는 사용환경에 따라 적절히 선택될 수 있는 사항인 점 등을 고려할 때, 차이점으로 인하여 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에서 찾아볼 수 없는 기술적 의의를 가진다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20181578 판결

 

KASAN_[조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 19. 12:30
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1. 특허발명의 개요

 

2. 방법발명의 실시 여부 판단

마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW)은 모재보다 경도가 높은 프로브의 회전작용과 용접재와의 상대이동에 의해 용접재에 마찰열을 발생시키고 교반작용에 의한 소성유동현상을 일으켜서 교반과 혼합작용으로 두 부재를 용접하는 방법을 의미하는데, 원고가 1991년 발명하여 1993. 6. 10. 공개된 PTC 국제특허 공개공보 제WO93/10935호에 게재된 향상된 마찰용접' 발명(선행 마찰교반용접발명)이 다수의 문헌에서 마찰교반용접의 원천특허 내지 원천기술로 소개되어 있는 점, 특허발명의 명세서에서도 선행 마찰교반용접발명이 배경기술로 기재되어 있는 점, 원고는 ‘FSW’은 특허발명을 지칭하는 것으로 업계에서 통용되고 있다는 취지로도 주장하나, 이를 인정할 만한 객관적인 자료도 없는 점 등을 종합하면,

 

‘FSW’ 자체가 특허발명만을 의미하는 것으로 단정하기 어렵고, 오히려 특허발명은 마찰교반용접의 원천특허라기보다는 개량특허라고 할 것이다.

 

그리고 특허발명과 선행 마찰교반용접발명을 대비하면, 특허발명은 종래의 선행 마찰교반용접발명과 달리 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써(구성요소 3-3), 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계(구성요소 3-4)’를 포함하고 있는 점에서 그 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 특허발명의 명세서의 기재 및 특허발명의 출원 당시의 통상의 기술자의 기술상식을 참작하면, 특허발명의 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 가소화된 재질을 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 하는 것은 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동이라는 구성에 의해 이루어지는 것임을 알 수 있다.

 

따라서 용접 방법의 명칭이 마찰교반용접이라고 하여 곧바로 그 용접 방법을 특허발명에 따른 마찰교반용접이라고 단정할 수 없고, 앞서 본 바와 같이 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동에 해당하는 구성이 포함됨으로써 특허발명의 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함하는 마찰교반용접 방법을 사용한 경우라야 제1항 특허발명을 실시하였다고 볼 수 있다.

 

그러나 피고의 회사소개 자료나 홈페이지에는 마찰교반용접 방법을 사용하여 백킹플레이트를 생산한다는 취지로 소개되어 있을뿐이고, 더 나아가 피고들이 생산한 백킹 플레이트나 이를 생산하는데 사용한 마찰교반용접장치 및 마찰교반용접장치에 사용되는 프로브의 형상 등이 제출된 적이 없는 이상, 위 인정사실만으로 원고가 피고들이 사용하였다고 주장하는 마찰교반용접 방법이 특허발명의 각 구성요소 중 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함한다고 단정할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20161738 판결

 

KASAN_[방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 19. 11:30
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-- 물의 발명 청구항에 제조방법의 요소가 결합된 경우 진보성 판단은 제조방법 요소를 제외하고 물 자체만을 기준으로 판단: 미국 CAFC 판결 --

 

새로운 내용은 아니지만 최근 나온 소위 Product by Process 청구발명에 관한 미국 CAFC 판결을 간략하게 소개합니다. 제조방법 특허보다 물의 발명 특허의 유효성은 많은 말이 필요 없습니다. 특히, 의약분야에서 허가특허연계제도 관련 Orange Book 또는 Green List의 등재대상에 제조방법 특허는 해당하지 않는다는 점에서 더욱 그 차이가 크다 할 것입니다.

 

기존 판례와 같이 청구항의 문언을 아무로 정교하게 다듬어도 물의 발명을 청구하면서 제조방법 요소를 기술적 특정으로 하는 경우, 그 발명의 진보성 판단은 청구항에 기재된 제조방법 요소를 고려하지 않고 물의 기술적 특징만을 기준으로 한다는 판결입니다. 우리나라 대법원 판결도 동일한 취지입니다.

 

CAFC 판결요지는, “in determining validity of a product-by-process claim, the focus is on the product and not the process of making it.”를 전제로, 제조방법을 고려하지 않고 물 자체를 기준으로 진보성을 판단한다는 것입니다.

 

해당 사안은 의약 oxycodone (상품명: OxyContin)에 독성 불순물이 포함되는 원인이 제조공정 중 "8α impurity isomer"에 기인한다는 점을 발견하고 그것을 적절하게 제거하는 방법으로 제조하면 그와 같은 문제점을 개선한 oxycodone을 얻을 수 있는 기술을 개발하였습니다. 그와 같은 기술에 대해 제조방법 특허뿐만 아니라 제품 자체에 관한 특허를 획득하기 위해서 물의 발명 청구항에 제조방법의 기술적 특징을 포함하는 방식으로 기재한 것입니다.

 

해당 미국특허는 “low- ABUKs (α,β-unsaturated ketones)특허"로서 4건의 U.S. Patent No. 7,674,799, U.S. Patent No. 7,674,800, U.S. Patent No. 7,683,072, U.S. Patent No. 8,114,383이고, 대표 청구항의 문언을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Claim 1 of ‘072 patent: "An oxycodone hydrochloride active pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodeinone is derived from 8α, 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone."

 

Claim 1 of ‘799 patent: "An oral dosage form comprising particles, the particles comprising from about 5 mg to about 320 mg oxycodone hydrochloride active pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodeinone is derived from 8α, 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone during conversion of oxycodone free base to oxycodone hydrochloride, said particles being coated with an amount of hydrophobic material effective to provide a sustained release of the oxycodone hydrochloride when the coated particles are exposed to an aqueous solution."

 

CAFC 판결은 기술적 핵심요소는 “derived from 8α”이고, 이것은 "process limitation"이므로 물의 발명에 관한 진보성 판단에서 고려하면 안된다고 명확하게 판결하였습니다. 판결문 중 해당 부분을 인용하면, “That is because of the longstanding rule that an old product is not patentable even if it is made by a new process.”과 같이 명확한 입장입니다.

 

첨부: CAFC 판결

14-1294.Opinion.1-28-2016.1.pdf

작성일시 : 2016. 2. 3. 09:00
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