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1.    사안의 개요

(1)   특허발명의 명칭: 갱폼) 가이드부재 및 이를 이용한 이동용 거푸집 시스템

(2)   【청구항 1】 작업대와, 상기 작업대의 상부에서 건물 외벽의 측면에 부착된 거푸집으로 이루어진 갱폼에 있어서, 상기 갱폼에 부착되어 상기 갱폼이 상기 건물 외벽을 상승 및 하강할 때 상기 갱폼의 방향을 가이드하고, 상기 갱폼을 상승시킬 때에는 상기 갱폼이 정착되었을 때에 비해 상기 갱폼이 상기 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 유도하되, 건물 외벽에 부착된 고정슈에 가이드레일이 맞물린 상태로 상기 갱폼이 상승 또는 하강할 수 있도록 가이드하는 가이드레일과, 상기 가이드레일과 상기 작업대 또는 상기 작업대에 부착된 메인레일을 연결하며, 상기 갱폼이 상승할 때 건물 외벽과 의 간격이 더 벌어지도록 하는 조절클립부로 구성되고, 상기 가이드레일(302)은 건물 외벽에 부착된 상기 고정슈에 맞물린 상태로 1층 정도의 높이를 상승하면 새롭게 부착된 고정슈(608)와 맞물리게 되는 길이를 가지고 있으며, 상기 조절클립부는 회전 방식 또는 슬라이딩 방식에 의해, 새로 콘크리트 벽을 형성하기 위하여 정착되었던 상기 거푸집이 크레인에 의해 끌어 올려지면, 상기 거푸집이 상기 새로 형성된 콘크리트 벽에서 떨어지게 하는 것을 특징으로 하는 갱폼 가이드부재

(3)   확인대상발명 vs 특허발명 대비 도면 

2.    특허법원 판결 요지

(1)   물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상발명에 대한 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판 대상인 확인대상발명이 된다고 할 수는 없다(대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결 참조).

(2)   마찬가지로, 물건발명의 특허권자가 적극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 등에 피심판청구인이 실시한 물건을 사용하는 구체적 방법을 부가적으로 기재했다고 하더라도 그 물건을 그러한 방법으로 사용하는 경우만이 심판 대상으로서 확인대상발명이 되는 것은 아니다.

(3)   물건발명은 원칙적으로 발명 대상인 물건의 구성을 기재하는 방식으로 특정하고, 청구범위에 물건을 사용하는 방법을 기재하였더라도 그 사용방법이 특별히 물건의 구조나 성질 등을 한정하는 요소가 아닌 한 청구범위 해석이나 발명의 동일성 판단에 고려할 것은 아니다.

(4)   방법발명에서는 그 방법을 사용하는 행위 등이 방법발명 실시에 해당하나, 물건발명에서 물건을 어떻게 사용할지는 물건이 완성된 연후의 문제이므로, 사용방법에 관한 기재가 물건 자체를 특정하는 데 필요하다고 인정되는 경우는 많지 않을 것이다.

(5)   확인대상발명은 물건발명이고, 실시주장발명과 기본적 구조가 같다. 피고는 실시주장발명에서 거푸집 수평 이동은 작업자가 지렛대 등으로 수작업하는 반면, 확인대상발명은 수평 방향 성분이 있는 크레인의 견인력으로 직접 거푸집을 벽에서 떼어 내고 들어 올린다는 점에서 두 발명이 다르다고 주장하나, 그 차이가 확인대상발명이나 실시주장발명에 따른 물건 자체의 구조나 성질 등에 영향을 미치는 요소는 아니다. 두 발명의 구조가 같은 이상, 실제 현장에서 적용되는 작업방식을 떠나 ‘사실적 관점에서’ 볼 때, 실시주장발명은 거푸집을 크레인으로 견인하는 것이 원천적으로 불가능한 구조를 가졌다거나 확인대상발명을 설치하고서는 거푸집을 손으로 떼어 낸 후 크레인으로 인양하는 것이 불가능하다고 단정할 수도 없다.

(6)   확인대상발명이 제1항 정정발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었는지를 보건대, 원고들이 특허법 제140조 제3항에 따라 제출한 설명서에 물건으로서 확인대상발명의 구조와 성질을 특정하는 데 도움이 되지 않거나 방해되는 기재가 일부 있기는 하나, 그 내용을 원고들이 함께 제출한 도면과 일체로 파악하여 종합적으로 고려할 때 확인대상발명이 제1항 정정발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 없는 정도라고는 말할 수 없다. 원고들이 제출한 확인대상발명의 도면은 피고가 등록받은 특허의 도면과 같기도 하다. 그렇다면 특허심판원으로서는 원고들이 확인대상발명 설명서에 사용방법이나 작동방식을 구체적으로 적었더라도 세부적인 표현 하나하나가 의문의 여지 없이 명확한지를 따질 것이 아니라 물건발명으로서 확인대상발명의 기술구성을 특허발명과 대비할 수 있는지를 판단하면 족하고, 설명서와 도면을 일체로 파악하여 종합적으로 고려하더라도 불명확한 부분이 있으면 설명서 보정을 명하는 등 조치를 취하면 될 것이다. 피고는 확인대상발명을 실시하고 있다고 인정되고, 확인대상발명은 적법하게 특정되었다.

첨부: 특허법원 2024. 4. 4. 선고 2023허11944 판결

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1.    사안의 개요

(1)   발명의 명칭: 다물린 에이 및 다물린 비 함량이 증가된 신규 돌외추출물의 제조방법 및 이를 이용한 대사질환 치료용 약학 조성물

(2)   청구범위: 【청구항 1】 돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 또는 45~100℃, 690~1100기압, 12~24시간 동안 고온고압반응 처리하여, 돌외잎추출물 농축액 건조분말의 다물린 A 함량이 0.7~7%(w/w), 다물린 B의 함량이 0.5~6%(w/w)로 증가된 돌외추출물의 제조방법. 【청구항 2】 돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 또는 45~100℃, 690~1100기압, 12~24시간 동안 고온고압반응 처리하여 제조되는 것으로서, 다물린 A는 0.7~7%(w/w)이고 다물린 B는 0.5~6%(w/w)를 유효성분으로 포함되는 것을 특징으로 하는 비만, 당뇨 또는 고지혈증의 개선 및 치료용 돌외추출물.

(3)   분쟁 경과: 원고 2013. 12. 10. 특허발명의 등록무효심판 청구, 특허심판원 2014. 12. 30. 심판청구 기각 심결, 특허법원 2015. 9. 24. 청구 기각, 대법원 2018. 6. 15. 상고 기각, 심결 확정, 원고 2021. 5. 28. 등록무효심판 청구, 특허심판원 2022. 8. 1. 청구 기각 심결(2021당1647), 원고 심결취소 소송 제기

2.    특허법원 판결 요지

(1)   추출물 발명의 청구범위 해석: 생약이나 천연물 추출물은 함유된 화합물의 구조와 특성을 모두 규명하는 것이 가능하지 않은 경우가 많고, 각 성분과 활성 간의 상관관계가 명확하지 않은 경우도 많다. 생약 등의 약효는 특정한 어느 한 가지 성분이나 공통된 약리활성을 갖는 몇 가지 성분들로부터 발현된다기보다, 서로 다른 약리활성을 가질 수도 있는 전체 활성성분 간의 상가, 상승, 상쇄 등 상호작용의 총화에 의한 것이라고 해석함이 타당하다.

(2)   제2항 발명은 “돌외추출물”, 즉 ‘물건의 발명’으로서, “돌외잎 에탄올 추출물 농축액을 100~125℃, 1.2~690기압, 0.5~24시간 동안 (중략) 고온고압반응 처리”한다는 ‘제조방법’, “다물린 A 0.7~7%, 다물린 B 0.5~6%를 유효성분으로 포함”한다는 ‘조성’, “비만 등 치료”라는 ‘용도’에 관한 기재를 포함하고 있다. 추출물은 제조방법에 따라 성분과 함량이 달라지므로 ‘제조방법’은 발명의 구조와 성질을 특정하는 요소에 해당한다. ‘조성’도 물건의 구성을 특정하는 요소이나, 위 ‘제조방법’에 따랐을 때 달라진 여러 화합물 중 다물린 A, B의 (증가된) 함량을 조성상 특징으로 집어낸 것이라고 봄이 타당하다. 그러나 ‘용도’ 한정으로는 돌외추출물의 조성과 함량이 바뀌지 아니한다. 따라서 제2항 발명은 ‘제조방법’과 ‘조성’으로 한정된 물건의 발명으로 보고 선행발명과 대비하여야 한다.

(3)   제2 내지 8항 발명의 신규성, 제1 내지 8항 발명의 진보성: 선행발명들은 제2항 발명과 같은 ‘농축액의 고온고압반응 처리’를 포함하고 있지 않은데, 그 제조방법에 따라 제조한 돌외추출물이 필연적으로 제2항 발명과 같은 조성을 가진다는 점을 인정할 수 없으므로 제2항 발명의 신규성이 부정되지 아니한다.

(4)   명세서 기재요건 등에 관한 판단: 천연물 추출물은 ① 물리적, 정성․정량적인 성질, ② 추출물을 분리하기 위한 구체적인 제법, ③ 구체적인 조성성분으로 한정하거나, ④ 위 형식 중 둘 이상을 혼합하는 방식으로 특정하는 것이 보통이다. 제2항 발명은 돌외추출물의 제조방법과 조성성분을 한정하여 명확성 요건을 충족하였고, 제3 내지 6항 발명도 같다. 의약용도발명인 제7, 8항 발명의 특정 물질과 의약용도도 명확히 기재되었다.

첨부: 특허법원 2023. 11. 23. 선고 2022허4796 판결

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1.    사안의 개요

(1)   특허발명의 명칭: 다결정 실리콘의 제조 방법, 청구범위 제1항: 반응기의 공부피(empty volume)에 대한 봉의 부피(Vrod) 비를 의미하는 충전수준(fill level, FL)의 함수로서 반응기 내 유동조건(flow condition)을 나타내는 이 사건 아르키메데스 수가, 충전수준이 5% 이하인 경우에는 2000 × FL-0.6에 의한 하한값과 함수 17000 × FL-0.9에 의한 상한값으로 정해지는 범위 내이고 충전수준이 5% 보다 큰 경우에는 750 내지 4000인 것을 특징으로 하는 발명. 발명의 설명의 아르키메데스 수: Ar = Π × g × L3 × Ad × (Trod - Twall) / {2 × Q2 × (Trod + Twall)} 관계식

(2)   특허법원 판결 요지: 제1항 발명은 특허발명의 명세서 기재를 통해 새롭게 정의된 이 사건 아르키메데스 수와 충전수준의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명. 청구범위 제1항에 기재된 봉의 부피(Vrod), 반응기 벽의 온도(Twall), 체적 유량(Q)의 측정 방법이 명세서에 기재되어 있지 않고 통상의 기술자가 그 측정방법을 쉽게 알 수 있다고 보기 어려워, 특허발명은 발명의 설명에서 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되었다고 볼 수 없고 명확성 원칙에도 반한다. 등록무효

(3)   대법원 판결 요지: 파라미터 발명에 해당하고, 실시가능요건에 관하여 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법, 측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다. 기재요건 위반, 등록무효

2.    대법원 판결 이유

(1)   특허법 제42조 제3항 제1호는 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것을 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다. 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).

(2)   물건을 생산하는 방법의 발명의 경우 그 발명의 ‘실시’란 물건을 생산하는 방법을 사용하는 등의 행위를 말하므로, 발명의 설명은 그 생산 방법을 사용할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하여야 하고, 청구범위에 특정된 방법 전체의 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다.

(3)   물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법·측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 등 참조).

첨부: 대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292 판결

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(1)   물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다.

(2)   이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다.

(3)   이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다.

(4)   또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

(5)   한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.

(6)   즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

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1. 특허발명 및 청구항 기재 내용 

(1) 특허발명 명칭: 3차원 입체형상 직물 및 이의 제조방법

(2) 특허청구범위 제1항 기재 내용 - 3차원 입체형상 직물, 물건발명

【청구항 1】 다층직물에 있어서, 상기 직물은 표면층, 이면층, 상기 표면층과 이면층을 연결하는 중간층으로 형성되되, 상기 중간층은 제1중간층과 제2중간층으로 형성되며, 기본적으로 표면경사만으로 이루어진 표면부와, 표면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 직조된 표면접결부가 순차 반복적으로 형성된 표면층과; 기본적으로 이면경사만으로 이루어진 이면부와, 이면경사 및 상기 중간층을 구성하는 경사로 형성된 이면접결부가 순차 반복적으로 직조된 이면층과; 중간층을 구성하는 경사만으로 직조되어 상기 표면접결부 및 이면접결부에 순차 반복적으로 연결된 중간층을 포함하며 상기 이면부의 표면에는 상기 중간층을 구성하는 경사가 위사와의 교차없이 제직되어 외부로 노출되고, 제직 후 상기 노출된 경사를 전모시킴으로서 형성되는 3차원 입체형상 직물

(3) 특허발명의 실시 도면

(4) 대법원 판결요지 - “제1항 발명의 청구범위에는 ‘직조’, ‘제직’, ‘전모’ 등 제직 공정과 관련된 기재가 있으나, 이는 물건발명인 3차원 입체형상 직물의 구조나 형상, 상태를 구체 적으로 표현한 것일 뿐 그 물건을 제조하기 위한 일련의 과정이나 단계를 나타냈다고 할 수 없어 이를 제조방법의 기재로 보기는 어렵다.”

2. 적극적 권리범위확인심판 확인대상발명 설명 – 제조방법 관련

(1) 확인대상발명의 설명서와 도면 - 기재한 3차원 입체형상 직물

(2) 확인대상발명 설명서에 포함된 제조방법 - 확인대상발명의 3차원 입체형상 직물을 제직하는 방법을 설명하는 내용

(3) 대법원 판결 - 이 부분은 이 사건 제1항 발명의 구성요소에 대응하는 부분이 아니라 확인대상 발명의 이해를 돕기 위해 추가한 부연 설명에 불과하고, 확인대상발명이 그러한 부연 설명에 따른 제조방법으로 제조한 물건인지에 따라 물건발명인 이 사건 제1항 발명의 특허권 효력이 미치는지 여부가 달라지지도 않는다. 따라서 위와 같이 부가적으로 기재한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

3. 특허법원 판결 요지

확인대상발명이 비록 ‘발명’이라는 표현을 사용하고 있지만 그 실질은 특허발명과 같은 ‘기술적 사상’이 아니라 기술적 사상의 범주 내에 포함되는 구체적인 실시 형태를 말하고 이는 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 의하여 특정되는 실시형태 그 자체를 말한다고 할 것이다(대법원 2002. 10. 22. 선고 2001후1549 판결 참조).

따라서 적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명의 설명서에 확인대상발명의 구조뿐만 아니라 이를 제조하는 방법에 관한 구체적인 기재가 있다면 피청구인이 위 설명서 및 도면에 의하여 특정한 방법대로 제조(실시)하는 물건이 확인대상발 명으로 확정된다고 할 것이지 그러한 방법과 다른 방법으로 제조(실시)된 물건은 비록 그 물성이 실질적으로 확인대상발명에 기재된 물건과 동일하다고 하더라도 심판대상으로 특정한 확인대상발명에 포함되지 않는다고 할 것이다.

4. 대법원 판결 요지 – 특허법원 판결 파기 환송

특허법 제135조가 규정하고 있는 권리범위 확인심판은 특허권의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로, 그 대상물은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 실시 형태인 확인대상 발명이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 등 참조).

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 제1항), 특허발명이 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산․사용․양도․대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 물건발명의 실시이므로[특허법 제2조 제3호 (가)목], 물건발명의 특허권은 물건발명과 동일한 구성을 가진 물건이 실시되었다면 제조방법과 관계없이 그 물건에 효력이 미친다.

따라서 물건발명의 특허권자는 피심판청구인이 실시한 물건을 그 제조방법과 관계없이 확인대상발명으로 특정하여 특허권의 권리범위에 속하는지 확인을 구할 수 있고, 이때 확인대상발명의 설명서나 도면에 확인대상 발명의 이해를 돕기 위한 부연 설명으로 그 제조방법을 부가적으로 기재하였다고 하여 그러한 제조방법으로 제조한 물건만이 심판의 대상인 확인대상 발명이 된다고 할 수는 없다.

첨부: 대법원 2022. 1. 14. 선고 2019후11541 판결

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물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다.

(1)   특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다.

(2)   이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다.

(3)   이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다.

(4)   한편, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다.

(5)   즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다.

(6)   구체적 사안의 대법원 판결요지 - 선행발명은 필연적으로 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다는 법리 판시 후, 본 사안은 제조방법을 따랐을 때 항상 특허발명과 같은 결과물에 이른다는 점까지는 증명되지 않았다고 보아서 특허발명의 신규성이 부정되지 않는다고 판단

첨부: 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결

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• “직타법으로 제조된 정제” 제조방법을 포함한 물건 발명 청구항

소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - ‘확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 것이고, 확인대상발명은 선행기술과 주지관용기술의 조합으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하고, 직접타정법에 의해 제조된 정제와 습식과립법에 의해 제조된 정제는 내부 구성, 물성에 차이가 있기 때문에 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다’

(1) 특허심판원 심결 – 청구인용

(2) 특허법원 판결요지 – 청구기각, 심결 유지

(3) 대법원 판결요지 – 상고기각, 심결유지

대법원 판결요지

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

특허법원 판결요지

특허의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라 한다)의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 이는 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 특허의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).

그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 참조).

제1항 발명은 ‘유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)’이다.

이와 같이 이 사건 제1항 발명은 청구범위가 전체적으로 ‘정제’라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법인 ‘직타법’에 대한 기재를 포함하고 있으므로, ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 해당한다.

제반사정과 특허발명 명세서 기재를 고려하면 위 법리에 따라 제1항 발명은 ‘유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하여 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제’로 해석함이 타당하다(이는 확인대상발명도 마찬가지이다).

확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 본다. 구성요소 1, 2, 4와 확인대상발명의 대응구성은 모두 모두 d90이 500μm 이하인 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하는 정제라는 점에서 동일한 반면, 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인 반면, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 차이점이 있다. 확인대상발명은 문언상 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘유효성분인 폴라프레징크의 입도 누적분포(d90)를 500μm 이하로 조절하여 직접타정법으로 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 데에 있다고 봄이 타당하다.

확인대상발명은 활성성분인 폴라프레징크를 ‘입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90) 500㎛ 이하’로 한정하고 이를 습식과립법에 의하여 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 데에 기술사상의 핵심이 있는 발명으로서, 직접타정법을 전제로 입도 조절을 통해 정제의 저장 안정성 등을 향상시키려는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 각자 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심이 다르므로 과제 해결원리가 다르다.

제1항 발명과 확인대상발명은 앞서 본 바와 같이 과제 해결원리가 다를 뿐만 아니라, 약학대학 교과서에 의하면 직접타정법과 습식과립법의 두 제정법은 적용되는 약물의 종류, 과립의 제조 여부, 구체적인 공정, 시간적·경제적 측면 등에서 확연한 차이를 보인다고 할 수 있는 점 등의 제반사정을 고려하여 보면, 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고, 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 서로 차이가 있다고 보아야 하므로, 결국 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어렵다.

확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 다르고 작용효과가 동일하지 않으므로, 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 1. 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결, 2. 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결

KASAN_제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석 – 제조방법은 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 요소 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결, 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결.pdf

특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

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