1항 발명의 구성요소 1 (0.01원자% ~ 0.04원자%Ni) 및 구성요소 2 (0.03원자% ~ 0.06원자%La)는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 일정 조성비를 가지는 Ni, La를 포함하는 것이다.

 

이에 대응되는 구성요소로, 선행발명 1의 명세서에는 “Y, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Sc, Cu, Si, Pt, Ir, Ru, Pd, Ti, Zr, V, Nb, Ta, Fe, Ni, Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re B로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 원소를 0.0120질량%의 범위에서 포함하고, 잔부가 실질적으로 Al로 이루어지는 잉곳 또는 소결체라고 기재하고 있어, 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로 NiLa를 선택하여 사용할 수 있는 구성이 나타나 있다.

 

양 발명의 조성비를 대비하여 보면, 구성요소 1 및 구성요소 2에서 Ni 0.01~0.04원자%0.022~0.087질량%, La 0.03~0.06원자%0.154~0.308질량%에 각 대응한다. 그렇다면, NiLa가 동시에 선택된 경우 Ni La의 총조성비는 0.176~0.395질량%에 해당하므로, 구성요소 1 및 구성요소 2의 조성비는 선행발명 10.1~20질량%와 그 수치범위가 중복된다.

 

따라서 구성요소 1 및 구성요소 2는 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성물로서 Li La를 포함하고, 상기 두 금속원소의 질량비가 중복되는 점에서 선행발명 1과 실질적으로 동일하다.

 

그런데 선행발명 1의 명세서에는 금속원소 총합의 조성비만을 기재하고 있을 뿐, 각 금속원소별로 그 구체적인 조성비를 명시하고 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 아래와 같은 이유로 통상의 기술자는 이 사건 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다.

 

출원발명의 명세서는 종래 알루미늄 스퍼터링 타겟에 다량의 Ni, La 금속원소가 포함될 경우 전도성이 저하되는 문제점을 해결하기 위한 과제해결수단으로‘0.005원자%~0.04원자%Ni0.005원자%~0.06원자%La'의 조성비를 제시하면서, 종전에는 위 조성범위에서는 충분한 양의 Al-Ni계 금속간 화합물 및 Al-La계 금속간 화합물이 얻어지지 않기 때문에 알루미늄 스퍼터링 타겟의 조성비를 고려 시 그 대상에서 제외되어 왔다고 기재하고 있다. 1항 발명은 종래 고려 대상에서 제외되었던 수치범위의 극소량 Ni La를 첨가하여 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키되 도전성을 저하시키지 않는 점에서 기술적 의의가 있는 것으로 해석할 수 있다.

 

그런데, Ni, La는 알루미늄과 금속간 화합물 형성을 위하여 통상적으로 사용되어 온 원소들로서, 앞서 살펴 본 바와 같이 구성요소 1 및 구성요소 2Ni, La 조성비는 선행발명 1과 중복되는 점, 금속간 화합물 등 불순물을 줄일수록 도전성이 좋아지는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로, 전극으로 사용되는 알루미늄 막의 도전성 향상을 위해 불순물을 최소화하는 것은 일반적으로 추구되는 기술적 과제인 점, 금속간 화합물은 알루미늄 스퍼터링 타겟의 강도를 향상시키기는 하나, 반대로 불순물로 작용하여 도전성을 저하시키므로, 첨가되는 금속원소의 조성비는 사용환경에 따라 적절히 선택될 수 있는 사항인 점 등을 고려할 때, 차이점으로 인하여 이 사건 제1항 발명이 선행발명들에서 찾아볼 수 없는 기술적 의의를 가진다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20181578 판결

 

KASAN_[조성물쟁점] 공지물질들의 조성물 – 함량 수치한정 표현방식이 다른 조성물 발명의 진보성 불인정 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2018허1578 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 19. 12:30
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1. 특허발명의 개요

 

2. 방법발명의 실시 여부 판단

마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW)은 모재보다 경도가 높은 프로브의 회전작용과 용접재와의 상대이동에 의해 용접재에 마찰열을 발생시키고 교반작용에 의한 소성유동현상을 일으켜서 교반과 혼합작용으로 두 부재를 용접하는 방법을 의미하는데, 원고가 1991년 발명하여 1993. 6. 10. 공개된 PTC 국제특허 공개공보 제WO93/10935호에 게재된 향상된 마찰용접' 발명(선행 마찰교반용접발명)이 다수의 문헌에서 마찰교반용접의 원천특허 내지 원천기술로 소개되어 있는 점, 특허발명의 명세서에서도 선행 마찰교반용접발명이 배경기술로 기재되어 있는 점, 원고는 ‘FSW’은 특허발명을 지칭하는 것으로 업계에서 통용되고 있다는 취지로도 주장하나, 이를 인정할 만한 객관적인 자료도 없는 점 등을 종합하면,

 

‘FSW’ 자체가 특허발명만을 의미하는 것으로 단정하기 어렵고, 오히려 특허발명은 마찰교반용접의 원천특허라기보다는 개량특허라고 할 것이다.

 

그리고 특허발명과 선행 마찰교반용접발명을 대비하면, 특허발명은 종래의 선행 마찰교반용접발명과 달리 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써(구성요소 3-3), 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계(구성요소 3-4)’를 포함하고 있는 점에서 그 기술적 특징이 있다고 할 것인데, 특허발명의 명세서의 기재 및 특허발명의 출원 당시의 통상의 기술자의 기술상식을 참작하면, 특허발명의 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 가소화된 재질을 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 하는 것은 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동이라는 구성에 의해 이루어지는 것임을 알 수 있다.

 

따라서 용접 방법의 명칭이 마찰교반용접이라고 하여 곧바로 그 용접 방법을 특허발명에 따른 마찰교반용접이라고 단정할 수 없고, 앞서 본 바와 같이 외부 표면의 형상이 스크류 나사선이나 블레이드인 새로운 형태의 프로브 핀의 회전 및 이동에 해당하는 구성이 포함됨으로써 특허발명의 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함하는 마찰교반용접 방법을 사용한 경우라야 제1항 특허발명을 실시하였다고 볼 수 있다.

 

그러나 피고의 회사소개 자료나 홈페이지에는 마찰교반용접 방법을 사용하여 백킹플레이트를 생산한다는 취지로 소개되어 있을뿐이고, 더 나아가 피고들이 생산한 백킹 플레이트나 이를 생산하는데 사용한 마찰교반용접장치 및 마찰교반용접장치에 사용되는 프로브의 형상 등이 제출된 적이 없는 이상, 위 인정사실만으로 원고가 피고들이 사용하였다고 주장하는 마찰교반용접 방법이 특허발명의 각 구성요소 중 구성요소 3-3, 구성요소 3-4를 포함한다고 단정할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 7. 선고 20161738 판결

 

KASAN_[방법발명쟁점] 방법발명과 제조방법발명의 구별 방법발명의 실시 입증의 정도 및 실무적 어려움 특허법원

특허법원 2018. 9. 7. 선고 2016나1738 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 19. 11:30
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-- 물의 발명 청구항에 제조방법의 요소가 결합된 경우 진보성 판단은 제조방법 요소를 제외하고 물 자체만을 기준으로 판단: 미국 CAFC 판결 --

 

새로운 내용은 아니지만 최근 나온 소위 Product by Process 청구발명에 관한 미국 CAFC 판결을 간략하게 소개합니다. 제조방법 특허보다 물의 발명 특허의 유효성은 많은 말이 필요 없습니다. 특히, 의약분야에서 허가특허연계제도 관련 Orange Book 또는 Green List의 등재대상에 제조방법 특허는 해당하지 않는다는 점에서 더욱 그 차이가 크다 할 것입니다.

 

기존 판례와 같이 청구항의 문언을 아무로 정교하게 다듬어도 물의 발명을 청구하면서 제조방법 요소를 기술적 특정으로 하는 경우, 그 발명의 진보성 판단은 청구항에 기재된 제조방법 요소를 고려하지 않고 물의 기술적 특징만을 기준으로 한다는 판결입니다. 우리나라 대법원 판결도 동일한 취지입니다.

 

CAFC 판결요지는, “in determining validity of a product-by-process claim, the focus is on the product and not the process of making it.”를 전제로, 제조방법을 고려하지 않고 물 자체를 기준으로 진보성을 판단한다는 것입니다.

 

해당 사안은 의약 oxycodone (상품명: OxyContin)에 독성 불순물이 포함되는 원인이 제조공정 중 "8α impurity isomer"에 기인한다는 점을 발견하고 그것을 적절하게 제거하는 방법으로 제조하면 그와 같은 문제점을 개선한 oxycodone을 얻을 수 있는 기술을 개발하였습니다. 그와 같은 기술에 대해 제조방법 특허뿐만 아니라 제품 자체에 관한 특허를 획득하기 위해서 물의 발명 청구항에 제조방법의 기술적 특징을 포함하는 방식으로 기재한 것입니다.

 

해당 미국특허는 “low- ABUKs (α,β-unsaturated ketones)특허"로서 4건의 U.S. Patent No. 7,674,799, U.S. Patent No. 7,674,800, U.S. Patent No. 7,683,072, U.S. Patent No. 8,114,383이고, 대표 청구항의 문언을 인용하면 다음과 같습니다.

 

Claim 1 of ‘072 patent: "An oxycodone hydrochloride active pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodeinone is derived from 8α, 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone."

 

Claim 1 of ‘799 patent: "An oral dosage form comprising particles, the particles comprising from about 5 mg to about 320 mg oxycodone hydrochloride active pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodeinone is derived from 8α, 14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone during conversion of oxycodone free base to oxycodone hydrochloride, said particles being coated with an amount of hydrophobic material effective to provide a sustained release of the oxycodone hydrochloride when the coated particles are exposed to an aqueous solution."

 

CAFC 판결은 기술적 핵심요소는 “derived from 8α”이고, 이것은 "process limitation"이므로 물의 발명에 관한 진보성 판단에서 고려하면 안된다고 명확하게 판결하였습니다. 판결문 중 해당 부분을 인용하면, “That is because of the longstanding rule that an old product is not patentable even if it is made by a new process.”과 같이 명확한 입장입니다.

 

첨부: CAFC 판결

14-1294.Opinion.1-28-2016.1.pdf

작성일시 : 2016. 2. 3. 09:00
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