특허심판원 심결: 정정사항 3 부적법, 정정심판 청구 기각

특허법원 판결 정정 허용, 심결취소

 

판결요지

국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국내서면제출기간 이내에 특허청장에게 제출하여야 할 국어 번역문은 국제출원일에 제출한 명세서ㆍ청구의 범위ㆍ도면 중 설명부분 및 요약서의 국어 번역문이라고 한정적으로 열거되어 있고, 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국어번역문 제출 대상으로 규정되어있지 않다.

 

따라서 만약 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분의 국어번역문을 제출하지 아니한다면 도면 중의 설명이 없었던 것으로 간주되나, 도면 중 설명부분을 제외한 부분의 국어 번역문을 제출하지 않았다 하더라도 이를 기재되지 않은 것으로 간주하는 규정이 없고, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 번역문을 제출해야 하는 서류에 도면의 설명 부분이 제외되어 있는 점을 고려하면 국제출원일에 제출한 도면 중 설명 부분을 제외한 부분은 국제특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 기재된 것으로 한다고 봄이 상당하다.

 

특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면은 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 할 것인데, 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면과 동일하므로, 이 사건 특허발명의 설정등록에 따른 등록공고시 특허공보에 게재되어야 할 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라 할 것임에도 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에는 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다.

 

그러나 등록공고는 특허권의 설정을 일반 공중에게 공시함으로써 권리의 안정을 도모하고 제3자에 대한 불측의 손해를 방지하며, 등록공고일 이후 설정등록일부터 3월 이내에 누구든지 특허발명에 무효 사유가 있을 경우 무효심판을 청구할 수 있도록 하기 위해 행해지는 것으로, 특허권의 설정변경소멸 등과는 아무런 관계가 없으므로, 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 국어 번역문이 제출된 도 1 내지 16만이 게재되었다고 하더라도 이 사건 특허발명의 도면은 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면 즉, 국제출원일에 제출한 도면의 도 17 내지 도 26c와 국어 번역문에 기재된 도 1 내지 도 16을 합한 것이라고 봄이 타당하다.

 

특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정인지 여부를 판단하는 기준이 되는 도면은 이 사건 특허발명에 대한 등록공고용 특허공보에 게재된 도면이 아니라 위와 같이 출원서에 최초로 첨부된 도면이라고 할 것이다.

 

정정사항 3은 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 도면에 포함되어 있으나 그 국어 번역문에는 포함되어 있지 않은 도 17 내지 도 26c를 추가하는 것인바, 이는 실질적으로 이 사건 특허발명의 도면에 포함되어 있는 [별지 3]의 표 정정전해당란의 도 17 내지 도 26c를 같은 표 정정후해당란의 도 17 내지 도 26c와 같이 정정하는 것과 같으므로, 정정사항 3은 이 사건 특허발명의 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서의 정정에 해당한다고 할 수 있다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 20185426 판결

 

KASAN_[정정범위] PCT 출원의 국내단계진입 국문서면 중 누락된 도면 추가하는 정정의 허용 특허법원 2019.

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허5426 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 2. 12. 16:38
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1. 정정사항, 명세서 기재 내용 및 정정무효 주장의 요지  

(1) 정정사항: “활성탄à산성 활성탄으로 감축

(2) 명세서 기재내용: ‘10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄

(3) 정정무효 주장의 요지: 정정발명은산성 활성탄 pH 범위의 한정이 없는산성을 띠는 활성탄을 모두 포함하는데, 명세서 또는 도면에는10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄으로만 기재되어 있으므로, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 정정무효

 

2. 특허법원 판결요지

정정발명의 명세서에는활성탄에 관하여 산성 활성탄, 중성 활성탄, 알칼리성 활성탄으로 구분하여 기재되어 있고, pH 3 내지 6의 산성을 띠는 산성 활성탄을 사용한 경우 중성 또는 알칼리성의 산성도를 가지는 활성탄에 비해 불순물 제거 효과가 우수하다고 기재되어 있으며, pH 5.0의 산성 활성탄을 사용한 경우 pH 7.9의 중성 활성탄 및 pH 9.8의 알칼리성 활성탄을 사용한 경우보다 흡착반응 후의 순도 수치가 높게 나타났음을 보여주는 실시예가 기재되어 있는 한편, 정정발명의 청구범위에서산성 활성탄 pH 농도를 기준으로 통상적으로 산성에 해당하는 pH 7 미만의 활성탄이라고 해석된다.

 

이를 종합하면 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명에 개시된 위 내용을 기초로 청구범위에 기재된 통상적인 산성활성탄의 범위까지 확장하여 그 효과를 충분히 예측할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 20176385 판결

 

KASAN_[특허정정무효심판] 정정사항이 발명의 상세한 설명으로 뒷받침되는지 여부 판단 특허법원 2018. 7. 1

특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 24. 09:20
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원고는 피고를 상대로 사건 특허발명중 청구항 1 9 대하여 등록무효심판을 청구하였으나, 피고가 이를 정정한 후에, 특허심판원은 사건 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다. 이에 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고 특허법원은 진보성이 부정된다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 선고하였는데(환송 판결), 피고의 특허심판원에 대한 정정심판청구를 인용하는 정정심결이 확정됨에 따라 피고의 상고에 대하여 대법원은 환송전 판결은 정정 전의 청구항을 대상으로 심리판단 하였으므로 법령위반의 잘못이 있다는 이유로 파기환송 판결을 선고하였습니다. 이에 원고는 사건 정정에 대한 정정무효심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였습니다. 사건은 원고의 정정무효심판을 기각한 심결을 취소하기 위하여 원고가 특허법원에 제소한 사건입니다.

 

먼저 특허법원은 사건 1 정정발명이 특허법 42 4 1호의 뒷받침 요건을 충족하였는지 살펴보았습니다. 정정사항 3-1 관련한 문언은 탈빙된 얼음을 얼음저장고 냉수탱크로 보내지는 수단이라고 기재되어 있어 구체적으로 어떠한 구성요소에 의해 그러한 기능이 구현되는지를 문언만으로는 파악하기 어렵다. 발명의 상세한 설명 도면과 종속항의 기술적 구성을 참작하면 정정사항 3-1 문언은 탈빙된 얼음 일부는 얼음저장고로, 나머지 얼음은 냉수탱크로 보내는 수단뿐만 아니라, 탈빙된 얼음을 1회는 얼음저장고로만 다음회에는 냉수탱크로만 보내는 수단 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는 수단 모두 포함되는 것으로 해석함이 타당하나, 관한 기재나 시사를 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이나 도면 어디에서도 찾아볼 없고 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 있거나, 그로부터 확장 또는 일반화할 있다고 사정이 없으므로, 뒷받침 요건을 충족하지 못하여 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

다음으로 특허법원은 사건 9 정정발명의 진보성 흠결 여부에 대하여 살폈습니다.  우선 침지식 제빙방식’[1](차이점1) 관하여는 출원 당시 이미 다양한 제빙방식이 공지되어 있었으며 그러한 기술적 과제가 암시되어 있어, 선행발명 1아이스판의 제빙면에 물을 낙하시켜 아이스판의 배면에 설치된 증발기로 제빙하는 방식역시 선행발명 2 종래기술과 유사한 구조를 채택하고 있어서, 부피가 크고 제빙시간이 비교적 길다는 문제가 있다는 점을 인식하고, 그와 같은 문제를 개선하기 위하여 선행발명 1 유하식 제빙부를 선행발명 2 제시된 침지식 제빙부로 치환할 충분한 동기를 가질 것으로 보았습니다. 따라서 선행발명 1 선행발명 2 침지식 제빙을 위한 구성요소를 결합시킴으로써 단점을 쉽게 극복될 있다고 보았습니다.

 

그리고 물받이와 그릴사이에 냉수가 통과하는 공간(차이점2) 선행발명에서도 이미 개시되어 있는 사항이고, 위와 같은 공간을 형성하여 냉수가 통과하여 직하방에 배치된 냉수탱크로 떨어지도록 함으로써 얻어지는 효과 역시 예측가능한 정도를 벗어나지 않으므로, 통상의 기술자로서는 차이점을 쉽게 극복될 있다고 판단하였습니다.

 

이에 특허법원은 사건 9 정정발명에 대해서 진보성이 부정되어 특허법 136 4항의 독립특허요건을 충족하지 못하였으므로 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

결론적으로, 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 가부를 판단해야 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없으므로, 특허법원은 정정된 사건 1, 9 정정발명이 위와 같이 정정의 요건을 갖추지 못한 이상 사건 정정은 일체로서 허용될 없다고 보았고 이와 결론을 달리한 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다고 판단하였습니다.

 

특허의 정정이 성립하려면 특허법 136 1 내지 5항에 따라 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는 경우에 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 있고 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 없고 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 있는 것이어야 하는 정정의 요건을 만족해야 합니다. 사건은 1 정정발명은 42 4항의 뒷받침 요건을 만족하지 못하였고 9 정정발명은 29 2항에 따른 진보성이 없어 모두 특허를 받을 있어야 하는 요건을 만족하지 못하였습니다. 사건은 정정청구와 정정심판은 특허분쟁을 상당히 복잡하게 만들 있는 특허법에 따른 절차라는 점을 다시 확인한 사건입니다

 

[1] 제빙부는 단면이 반원형이고 회전 가능한 물받이에 냉수가 일시 저장되고, 저장된 냉수에 증발기가 침지되어 제빙이 이루어지며, 제빙이 완료된 이후에는 탈빙을 위해서 물받이 구동수단이 구동되어 물받이가 회전되고, 물받이의 일측 단부에 구비된 그릴을 통해 물받이의 회전과 연동되어 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 이송토록 하는 구조

 

특허법원 2017허4716 판결 .pdf

 

정회목 변호사  KASAN_정수기 업체 간의 특허 분쟁 중에 있었던 정정무효 사건.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 15. 19:00
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