1. 대상 상표

 

선등록 TALFARMACO 상표

GLIATILIN 글리아티린

 

 

후등록 대웅바이오 등록상표

GLIATAMIN

   

 

 

2. 판단기준 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004912 판결 등 참조). 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 20002453 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 20162447 판결 등 참조).

 

3. 대법원의 구체적 사안에 대한 판단

(1) 의학용어의 특수성

. 양 표장 중 앞부분의 ‘GLIA(글리아)' 부분은신경교(神經膠, neuroglia)’ 또는신경교세포(glia cell)’를 의미하고, 뒷부분의 ‘TAMIN’ ‘TILIN(티린)’은 조어로서 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 유사하게 사용되고 있다.

 

. ‘신경교(neuroglia)’ 또는신경교세포(glia cell)’는 백과사전 및 과학용어사전 등에중추 신경계의 조직을 지지하는 세포로 뇌와 척수의 내부에서 신경세포에 필요한 물질을 공급하고 신경세포의 활동에 적합한 화학적 환경을 조성하는 기능을 하는 세포를 일컫는 용어라고 설명되어 있다.

 

. 의학 및 약학 교재인신경해부생리학’, ‘인체해부학’, ‘인체생리학’, ‘신경학등에 ‘GLIA(신경교 또는 신경교세포)’에 대한 설명이 기재되어 있다. 그리고 의학 및 약학 관련 신문 등에는 ‘GLIA(글리아)’ 연구를 통해 치매, 파킨슨씨병, 간질, 불면증, 우울증, 자 폐증 등 뇌질환을 치료할 수 있다는 내용의 기사가 다수 게재되어 있다.”

 

(2) 전문의약 상품거래상의 특수성

. 의약품은 오용남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할 수 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한일반의약품과 일반의약품이 아닌전문의약품으로 구분된다(약사법 제2조 제9, 10). 이 사건 등록상표의 지정상품에는노인성기억감퇴증치료제, 외상퇴행성대뇌증후군치료제, 원발퇴행성대뇌증후군치료제, 혈관퇴행성대뇌증후군치료제, 우울증치료제등과 같은 전문의약품과소염제등과 같은 일반의약품이 있고, 전문의약품과 일반의약품이 모두 포함될 수 있는약제, 약제용 연고, 약제용 정제등이 있다.

 

. 전문의약품의 경우는 의사가 환자의 증상에 따라 의약품을 처방하면 약사가 처방에 따른 조제를 하므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없다. 그리고 전문의약품은 광고가 원칙적으로 금지되고 있어[약사법 제68조 제6, 의약품 등의 안전에 관한 규칙(2018. 4. 25. 총리령 제1455호로 개정되기 전의 것) 78조 제2] 의사, 약사 등 전문가가 아닌 일반 소비자가 이에 대한 정보를 알기도 쉽지 않다.

 

일반의약품의 경우는 일반 소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만, 이경우에도 대부분 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 그리고 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제2조 제12, 24조 제4), 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어진다.”

 

(3) 구체적 판단

이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없고,

 

뒷부분에 위치한 ‘TAMIN’ ‘TILIN(티린)’은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없으므로 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 하며, 수요자는 뒤의 두 음절인 ‘TAMIN’ ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장은 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.”

 

결론: 유사하다고 판단한 특허법원 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송함.

 

첨부: 대법원 2018. 7. 24. 선고 20172208 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 의학용어를 포함하는 전문의약품 상표의 유사여부 판단 글리아티린 vs 글리아타민 – 특허법

대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018.07.27 11:39
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-- 비아그라 입체상표의 등록요건 및 침해여부 판단 : 대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결 -- 

 

저명한 의약품 Viagra는 그 알약 모양과 색깔이 널리 알려져 있습니다. 오리저널 제품의 특허가 만료된 후 발매된 제네릭 제품의 모양과 색깔이 오리지널 비아그라 제품과 유사하다는 이유로 침해소송이 제기되었습니다. 양 제품의 모양과 색깔은 다음과 같습니다.

 

 

여러 쟁점이 있지만 대법원 판결은 입체상표에 관한 법리 및 쟁점을 중심으로 판단한 후, 부정경쟁행위는 자세한 이유 설시 없이 출처에 관한 오인, 혼동의 우려가 없으므로 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였습니다. 원심 판결에서 중요한 부분을 차지한다고 볼 수도 있는데, 가볍게 판시하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 파기 환송심에서 이 부분을 추가로 다툴 수 있을지 궁금합니다.

 

오리저널 회사 화이자에서 비아그라 알약의 모양과 색깔에 대한 입체상표를 등록하였으나, 무효심판에서 등록무효 심결이 나왔습니다. 이에 따라 법원은 "등록상표에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 침해소송 법원은 권리남용항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리, 판단할 수 있다"는 법리에 따라 상표등록 무효여부를 먼저 심리, 판단하였습니다.

 

그 결과, 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합하여 구성된 비아그라 등록상표는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 식별력이 없으나, 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 오리저널 회사의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였으며, 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지는 아니하므로 상표부등록 사유에도 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

그 다음 입체상표 침해여부를 판단하였는데, 여기서 "대비되는 제품은 그 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만 그 형태에 차이점도 존재하고, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 제네릭 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 제네릭 회사의 문자상표 및 상호 등에 의하여 오리지널 비아그라 등록상표 및 비아그라 제품의 형태와 구별될 수 있기 때문에 상호 오인, 혼동의 우려가 없다"고 판단하였습니다.

 

정리하면, 비아그라 입체상표는 등록유효, 그러나 제네릭 팔팔 제품은 비아그라의 등록 입체상표와 유사한 점도 있지만 전문의약품의 거래 실정상 상호 오인, 혼동의 우려가 없으므로, 상표권 침해로 인정되지 않는다고 판결하였습니다.

 

장문의 대법원 판결에서 관련 상표법 법리를 자세하게 설시하고 있으므로, 첨부한 대법원 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

*첨부파일: 대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결

비아그라 사건 대법원 판결.pdf 

 

작성일시 : 2015.10.19 17:26
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-- 제약분야 특허침해 손해배상액 산정에 관한 최근 판결 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결 -- 

 

특허침해 및 손해배상청구 소송과 관련하여 에서 제약산업 분야에서는 의사의 처방을 통해 환자에게 투여되는 전문 의약품의 경우 국민건강보험법을 적용하는데 따른 여러 특이사항이 있습니다. 예를 들면, 특허 의약품과 침해 의약품 모두 건강보험심사평가원에 그 약가(판매가격)를 각 등재하고, 각 환자에게 투여된 일시, 수량, 금액을 기록으로 남깁니다. , 의약품의 최종 소비자인 환자에게 판매된 수량, 금액, 일시 등 판매실적이 공적 기록으로 남습니다. 뿐만 아니라 그 이전 단계인 제품생산에 관한 기록, 제품 출하 등 유통에 관한 기록도 모두 있습니다.

 

또한 특허 침해품(제네릭)이 시장에 출시되면서 특허제품의 독점상태가 무너지면 즉시 특허제품의 판매가격(약가)을 강제로 인하합니다. 특허제품 약가를 제네릭 발매일로부터 첫 1년 동안 기존 금액의 80%로 조정하므로, 특허침해품이 발매되면 침해 발생 전 특허제품의 판매수량을 그대로 유지하더라도, 특허침해품 발매개시만으로도 특허제품의 기존 매출액 20%가 순식간에 사라지는 결과를 낳습니다. 특허침해로 이익의 20%가 감소하는 것이 아니라 매출의 20%가 사라지는 것입니다. 당연히 위 판결 사안에서도 똑 같습니다.

 

잘 알려져 있는 바와 같이, 우리나라 법원은 특허침해로 인한 손해배상액 산정을 하는데 있어서, 특허법 제128조 제5항의 "변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"는 규정을 빈번하게, 가장 자주 채택하여 활용합니다. 법원에서는 위 특허법 규정을 재판부 재량으로 특허침해 손해액을 적당히 결정할 수 있다고 해석하는 것 같습니다.

 

이와 같이 재판부 재량으로 손해액수를 적당하게 결정한 판결금액을 그 계산의 배경을 대강 짐작하여 전체적으로 수긍할 수 있는 경우도 있지만, 때로는 그와 같은 금액을 결정한 배경이나 이유를 쉽게 이해하기 어려운 경우도 있습니다. 올란자핀 자이프렉사 특허침해 손해배상 판결도 그 손해액 산정의 배경과 이유에 대해 의문이 있는 경우입니다. 물론 판결문에서 들고 있는 산정이유 자체를 이해하지 못한다는 얘기는 아닙니다.

 

법원은 위 판결에서 특허침해 당시 국세청 발표 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%를 침해품의 총 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정하는 것이 타당하다고 판결하였습니다. 먼저 침해품 판매로 인한 침해자의 이익액을 규범적으로 산정하고, 그 다음 그것을 그대로 특허권자 손해액으로 인정한 것입니다. 이제까지 자주 사용된 방법으로 언뜻 문제가 없어 보이지만, 제약분야의 특이상황을 감안하면 수긍하기 어려운 점이 많습니다.

 

먼저, 국세청의 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%는 특허권으로 보호받는 독점 의약품과 수많은 동일한 제품이 경쟁하고 있는 제네릭 의약품을 모두 포함하여 산정하는 것입니다. 독점제품의 수익률이 다수 경쟁제품의 평균 수익률보다 높다는 것은 상식입니다. 숫자도 독점 특허제품보다 제네릭 제품이 훨씬 많습니다. 또한, 특허침해품의 발매 즉시 특허제품의 매출 중 20%에 해당하는 약가 인하라는 고려요소도 있었습니다. 특허침해가 없었다면 얻었을 특허권자의 이익액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액이 같을 수 없습니다. , 다른 산업분야와 달리 제약분야에서 건강보험이 적용되는 전문의약품의 경우에는 독점 특허제품의 판매손실로 인한 손해액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액을 같다고 볼 수 없습니다. 이와 같은 점은 어느 정도 자명하다 싶습니다.

 

건강보험이 적용되는 전문의약품 시장은 다른 산업분야와는 분명한 차이점이 있습니다. 이와 같은 확연한 차이점, 제약산업의 특성을 전혀 반영하지 않고, 법원에서 평소 자주 사용하는 손해액 산정방식(가장 편리하고 간명한 방식이지만)을 의약분야 특허침해 손해배상청구 사건에도 똑 같이 적용하는 재판은 법원의 무심한 처사로 보입니다. 제약산업 분야의 특이한 상황과 이 분야의 상식에 맞는 합리적이고 적절한 손해액 산정방식을 모색해야 할 것입니다.

 

*첨부파일: 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결

올란자핀 자이프렉사 특허침해손해배상 사건 서울지법 2014가합526972 판결.pdf

작성일시 : 2015.07.14 17:00
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