자동승계__글8건

  1. 2020.03.18 사용자의 직무발명 미승계 시 통상실시권 인정 BUT 불인정 특례 - 종업원이 직무발명을 무단유출한 경우 사용자가 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 인정받지 못하는 경우
  2. 2020.03.18 직무발명의 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 직무발명 무단유출 사안에서 사용자의 일방적 승계 통지로 직무발명 승계의 효력 및 특허권이전등록청구권 대위행사 인정: 대법..
  3. 2020.03.18 발명자주의에서 종업원의 직무발명을 사용자에게 승계하는 절차 - 사전 승계 약정, 규정, 지침에도 불구하고 사용자의 직무발명 자동승계 불인정 대법원 판결 및 특허법원 판결
  4. 2019.09.11 사용자의 직무발명 권리 승계여부 쟁점 – 직무발명자가 주식회사 법인의 창업자 개인, 주요주주 상황에서 회사법인이 직무발명 권리를 묵시적으로 승계한 것인지 여부 – 엄격하게 판단: 특..
  5. 2018.08.21 [직무발명승계] 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 – 특허를 받을 권리의 승계 효력 인정: 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결
  6. 2018.07.03 [직무발명분쟁] 직무발명의 승계 요건 및 절차 + 사전 승계 약정에 따른 자동승계 불인정
  7. 2016.09.01 사용자의 직무발명 자동승계 인정 발명진흥법 개정안 입법예고
  8. 2015.08.24 직무발명을 회사가 승계한다는 직무발명 관리규정에 불구하고 사용자가 직무발명을 자동 승계한 것으로 보지 않는 특허법원 판결

 

 

1. 원칙: 사용자가 직무발명에 대해 갖는 가장 기본적 권리 무상의 통상실시권

사용자는 종업원이 발명한 직무발명을 양도하지 않더라도 적어도 그 직무발명을 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 갖습니다. 예를 들면, 발명자 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도 그 기술이 직무발명에 해당한다면 사용자 회사는 특허권의 영향을 받지 않고 그 기술을 무상으로 사용할 수 있습니다. 사용자가 종업원 발명자에게 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 제공한 대가로서 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하는 것입니다.

 

2. 예외: 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우

종업원이 회사에 직무발명 완성 신고를 하였으나, 사용자 회사가 그 직무발명에 대한 승계여부를 일정 기간 내에 답변하지 않는 경우에는 이와 같은 통상실시권까지 박탈하는 상황에 직면하게 됩니다.

 

예를 들어 IT 회사에서 종업원이 제안한 직무발명이 당시 사업모델이나 기술 로드맵에 따라 진행되는 R&D 프로젝트와는 전혀 다른 엉뚱한 아이디어를 요체로 하는 경우도 있습니다. 회사에서는 당시 그 기술가치를 제대로 평가하지 못하여 그 직무발명을 방치하였으나 나중에 뜻하지 않는 대박 기술이 된 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 이와 같은 상황에서 종업원 발명자가 그 아이디어 및 발명을 회사에 직무발명으로 신고하였으나 회사에서 관심을 보이지 않았던 경우에 사용자가 적어도 그 발명기술에 대한 무상의 통상실시권을 인정받는지 문제입니다.

 

발명진흥법에서 사용자에게 무상의 통상실시권조차 인정하지 않는 2가지 경우를 명시하고 있습니다. 이에 대한 실무적 해결방안은 비교적 간단합니다. 이하에서 해당 규정과 관련 사항을 정리하여 말씀드립니다.

 

3. 발명진흥법상 예외 규정

. 대기업의 직무발명 관리규정 의무화 - 10조 제1

발명진흥법에서는, 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 대기업은 미리 직무발명에 관한 승계계약 또는 근무규정을 두지 않으면, 그에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 대부분의 대기업이 직무발명 규정을 운영하고 있으므로 실제로 그와 같은 상황이 발생하지는 않을 것으로 생각합니다.

 

. 직무발명 신고 후 4개월 내 승계여부를 회신하지 않는 경우 - 13조 제3

발명진흥법 제13조 제3항은, “사용자가 발명 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 승계여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다고 규정하고 있습니다.

 

회사에서 직무발명에 대한 승계여부 통지를 하지 않으면 그 권리를 포기한 것으로 볼 뿐만, 나아가 종업원 동의 없이는 무상의 통상실시권도 인정하지 않는 제재를 가한다는 의미입니다. 이와 같은 제재조치에 대해 많은 논란이 있지만, 현행법 규정은 사용자에게 불이익을 줌으로써 직무발명에 대한 승계여부 결정을 하도록 강제한다는 취지를 갖고 있습니다.

 

그런데, 위 조항에서 이 경우란 핵심문언을 잘 해석해야 합니다. 위 규정 문언상으로는 이 경우가 앞 문장 전체를 가리키는 것으로 보이고, 그렇다면 사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않아 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되는 경우에 한하여 이 경우이하가 적용되는 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따르면 위 규정의 반대해석상 회사가 4개월 이내에 미승계 의사를 통지한 경우에는 여전히 무상의 통상실시권을 갖는다는 결론에 이르게 됩니다.

 

4. 실무적 대응방안

첫째, 직무발명의 승계, 보상 등을 규정한 직무발명 관리 규정을 두어야 합니다. 둘째, 발명진흥법상 종업원은 직무발명을 완성한 경우 회사에 신고할 의무가 있다는 점은 정기적으로 교육하는 것이 바람직합니다. 셋째, 회사는 종업원의 직무발명을 신고 접수일로부터 4개월 내에 평가한 후 승계여부를 문서로 통지하여야 합니다.

 

직무발명이 중요하지 않다고 평가하여 승계하지 않을 경우에도 승계하지 않겠다는 의사를 명시적으로 통지하여야 합니다. 그렇게 한다면, 장래 비즈니스 환경이 변경되어 그 발명기술을 사용해야 할 사정이 발생한 경우에도 회사는 그 기술을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 확보하게 됩니다.

 

만약, 직무발명이 회사의 사업과 무관하다고 판단하여 회사에서 직무발명을 방치하는 방식으로 종업원에게 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 향후 종업원의 동의 없이는 회사가 무상의 통상실시권을 확보할 수 없습니다.

 

회사에서 무상의 통상실시권을 확보하려면, 직무발명에 대한 신고 접수일로부터 4월 이내에 승계여부 회신을 발명자가 반드시 받아 보았다는 사실을 확인할 수 있는 업무처리 프로세스를 수립하여야 합니다.

 

향후 직무발명에 해당하는 기술의 범위와 승계여부 통지 사실 등에 관한 입증 문제가 발명할 경우를 대비하여 직무발명 신고서, 승계여부 통지서, 수령확인서 등 관련 문서를 특허존속기간 20년 동안 보존하여야 할 것입니다.

 

신고된 모든 직무발명을 승계한 후, 중요도에 따라 출원여부를 결정하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다. 그렇게 하면, 실시권뿐만 아니라 종업원이나 타사에서 그 직무발명을 특허받는 것도 방지할 수 있습니다. 출원유보 보상금에 대한 적절한 비용관리만 된다면 직무발명에 대한 회사의 이익을 최대로 보호하는 방안으로 볼 수 있습니다.

 

KASAN_사용자의 직무발명 미승계 시 통상실시권 인정 BUT 불인정 특례 - 종업원이 직무발명을 무단유출한 경우

 

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작성일시 : 2020. 3. 18. 17:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 사전 승계규정 존재.

 

쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부

 

2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리

 

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,

 

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는

 

종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

3. 직무발명자 종업원의 업무상 배임행위

 

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

 

4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정 

 

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,

 

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

5. 사용자가 종업원 발명자의 특허권이전등록청구권 대위행사하여 직접 청구 가능

 

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

6. 대법원 판결의 결론 부분   

 

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,

 

위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.

 

그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

KASAN_직무발명의 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 직무발명 무단유출 사안에서 사용자의 일방적

 

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작성일시 : 2020. 3. 18. 16:00
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1. 발명진흥법 규정

 

발명진흥법 제2(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」ㆍ「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

 

12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

 

13(승계 여부의 통지) 12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간(4개월)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

 

2. 사용자의 직무발명 승계절차 및 승계여부  

 

직무발명을 완성한 종업원이 그 사실을 사용자에게 문서로 알리면, 사용자는 4개월 이내에 종업원 발명자에게 직무발명의 승계여부를 문서로 통지해야 합니다. 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 하면 그때부터 사용자에게 승계된 것으로 봅니다. 사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않으면 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 봅니다.

 

3. 대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결 사전 승계 및 권리귀속 규정   

 

. 실제 사안의 취업규칙 - 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키는 내용의 계약이나 근무규정에 해당함  

 

회사에서 재직하는 기간 중 자신이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다.’

 

. 직무발명의 권리 승계 검토

 

발명진흥법 제13조 제2항의 규정에 비추어 볼 때 (1) 사용자에 대한 직무발명자의 보고 후 (2) 사용자가 4개월 이내에 승계한다는 통지한 경우에만 비로소 그때부터 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하는 것으로 제한 해석함.

 

사용자와 종업이 체결한 계약에서 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다고 규정하였으나, 직무발명자의 (1) 절차상 보고 부존재, 사용자의 (2) 절차상 승계통지 부존재 상황임. 사용자의 직무발명 권리 승계를 인정할 수 없음. 대법원 판결도 같은 취지.

 

4. 자동승계 불인정 법리 확립

 

직무발명의 사전승계 목적의 계약, 사규, 취업규칙에서 직무발명 권리는 사용자에 귀속된다는 등의 자동승계 조항을 명시적으로 기재하고 종업원 발명자에게 서명, 날인을 받은 경우에도 발명진흥법에서 규정한 승계절차를 거치지 않는 한 직무발명에 관한 권리의 승계를 인정하지 않음.

 

사용자의 직무발명 권리에 대한 자동승계 불인정 취지의 특허법원 판결 및 대법원 판결 있음. 반대입장의 학설이나 판결 없음.

 

직무발명 자동승계 규정의 효력 불인정 사례: 특허법원 2013. 11. 7. 선고 20132231 판결

 

(1) 직무발명 신고 및 자동승계 사내 규정

 

직무발명 관리규정6 (1) 자기가 맡은 직무와 관련된 발명을 한 종업원은 그 발명의 해당 부서()장에게 지체 없이 신고하여야 한다. (2) 해당 부서()장은 제1항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직무발명신고서에 그 발명의 기술내용 및 승계에 관한 의견을 첨부하여 특허관리 부서장에게 제출하여야 한다.

 

7 (1) 특허관리부서장은 제6조에 의하여 신고된 발명에 대하여 다음 사항에 대한 검토를 실시하여야 하며 필요한 경우 관련부서의 협조를 요청할 수 있다. (2) 특허관리부서장은 제1항의 검토사항을 사업본부장에게 보고하여야 한다. (3) 사업본부장은 출원여부 및 회사 승계여부를 결정하여야 한다. , 연구심의위원회의 심의, 의결이 필요하다고 판단될 경우 연구심의위원회를 거쳐 결정한다. 연구심의위원회의 구성은 사업본부장이 정한다.

 

8조 제7조의 심사에 의하여 특허를 받을 권리를 회사가 승계할 것을 결정한 때에는 특허관리부서장은 사업본부장의 승인 및 법무팀장의 협조를 얻어 즉시 회사 명의로 출원을 하여야 한다.

 

10발명자는 회사가 제7조의 규정에 따라 특허를 받을 권리를 승계할 것을 결정한 때에는 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 그 권리를 지체 없이 회사에 양도하여야 한다.

 

(2) 분쟁사안의 개요 및 쟁점

 

A회사의 종업원 C가 직무발명 완성 후 사용자 회사가 아닌 제3B 명의로 출원 및 등록함. A회사눈 이 사건 등록특허에 대하여 C A회사의 종업원으로서 것이고, A회사에게 그 권리가 자동승계된 것임에도 불구하고 C B에게 2중으로 양도하였으므로 무효라고 주장함.

 

A회사의 직무발명보상 규정 제3조 제1회사는 직무발명과 관련한 모든 권리를 승계한다고 명시되어 있음. 이와 같은 승계 규정의 효력 및 자동승계 인정 여부가 쟁점

 

(3) 특허법원 판결요지 자동승계 불인정  

 

특허법원은 A회사의 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 해당 부서장, 특허관리부서장, 사업본부장 순서로 보고하고, 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하며, 승계하기로 결정된 경우에 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있으므로, 이와 같은 직무발명 승계절차를 거쳐야 비로소 사용자에게 승계된다고 보았습니다.

 

따라서, 위와 같은 승계절차를 거치지 않고 C가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 A회사에 자동으로 귀속된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

실제 사안에서는 종업원 C가 직무발명에 대하여 일본에서 입수한 사진과 간단한 설계도면을 스케치한 그림을 이용하여 설명하면서 A회사에게 특허출원을 제안하였고, A회사는 C와 다른 연구원에게 그 경제성 검토보고서를 작성하도록 하였으나, 최종적으로 특허출원하기에는 부적절한 것으로 판단하여 C에게 이를 채택하지 않겠다고 통보한 사실을 인정하였습니다. , 법원은 A회사가 해당 직무발명에 관한 권리를 승계할 것인지 여부를 심사한 후 승계하지 않겠다는 의사를 표명하였다고 보았습니다.

 

그 후 해당 직무발명을 B명의로 특허등록한 사실을 알고 난 후, A회사는 마음을 바꿔 자사의 규정에 따른 자동승계가 일어난 후 다시 양도한 것이므로 2중양도에 해당하고, 무효인 양도에 기초한 특허무효에 해당한다고 주장하였습니다. 특허법원은 자동승계 효력을 부인하고 승계여부 심사를 거처 승계를 거절한 것으로 평가하고, 따라서, 선행 양도가 없으므로 2중양도에도 해당할 수 없으므로 최종적으로 B는 위 직무발명에 관한 특허권을 유효하게 보유할 수 있다고 보았습니다.

 

KASAN_발명자주의에서 종업원의 직무발명을 사용자에게 승계하는 절차 - 사전 승계 약정, 규정, 지침에도 불구하고

 

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작성일시 : 2020. 3. 18. 15:00
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특허법원 판결요지 사용자의 승계여부를 엄격하게 판단

 

 

 

 

특허법원 판결요지 구체적 사안의 판단 사용자 회사의 묵시적 승계 불인정

 

 

 

 

첨부: 특허법원 2019. 6. 14. 선고 20181206 판결

특허법원 2019. 6. 14. 선고 2018나1206 판결 .pdf

KASAN_사용자의 직무발명 권리 승계여부 쟁점 – 직무발명자가 주식회사 법인의 창업자 개인, 주요주주 상황에서 회

 

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작성일시 : 2019. 9. 11. 10:05
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1. 사안의 개요 및 쟁점

연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 사전 승계규정 존재.

 

쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부

 

2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

3. 직무발명자의 배임행위

직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 상당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다고 할 것이다.

 

4. 사용자의 일방적 통지 및 권리승계 인정

발명진흥법 제12조 전문, 13조 제1, 3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면,

 

사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다.

 

5. 대위행사 가능

직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

6. 대법원 판단의 결론

그렇다면 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에,

 

위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 봄이 상당하다.

 

그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 할 것이다.

 

KASAN_[직무발명승계] 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 –

 

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작성일시 : 2018. 8. 21. 13:30
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1. 발명진흥법 관련 규정

발명진흥법 제2(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발명"이란 「특허법」ㆍ「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

2. "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

 

12(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.

 

13(승계 여부의 통지) 12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간(4개월)에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.

② 제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.

③ 사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

 

2. 사용자의 승계절차 및 승계여부  

직무발명을 완성한 종업원이 그 사실을 사용자에게 문서로 알리면, 사용자는 4개월 이내에 종업원 발명자에게 직무발명의 승계여부를 문서로 통지해야 합니다. 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계한다는 통지를 하면 그때부터 사용자에게 승계된 것으로 봅니다. 사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않으면 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 봅니다.

 

3. 대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결 사안 검토  

. 실제 사안의 취업규칙 - 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계시키는 내용의 계약이나 근무규정에 해당함  

회사에서 재직하는 기간 중 자신이 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은 발명 즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다.’

 

. 직무발명의 권리 승계 검토

발명진흥법 제13조 제2항의 규정에 비추어 볼 때 (1) 사용자에 대한 직무발명자의 보고 후 (2) 사용자가 4개월 이내에 승계한다는 통지한 경우에만 비로소 그때부터 사용자가 직무발명에 대한 권리를 승계하는 것으로 제한 해석함.

 

사용자와 종업이 체결한 계약에서 발명에 대한 일체의 권리는 회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다고 규정하였으나, 직무발명자의 (1) 절차상 보고 부존재, 사용자의 (2) 절차상 승계통지 부존재 상황임. 사용자의 직무발명 권리 승계를 인정할 수 없음. 대법원 판결 같은 취지.

 

4. 자동승계 불인정 법리 확립

직무발명의 사전승계 목적의 계약, 사규, 취업규칙에서 직무발명 권리는 사용자에 귀속된다는 등의 자동승계 조항을 명시적으로 기재하고 종업원 발명자에게 서명, 날인을 받은 경우에도 발명진흥법에서 규정한 승계절차를 거치지 않는 한 직무발명에 관한 권리의 승계를 인정하지 않음.

 

사용자의 직무발명 권리에 대한 자동승계 불인정 취지의 특허법원 판결 및 대법원 판결 있음. 반대입장의 학설이나 판결 없음.

 

KASAN_[직무발명분쟁] 직무발명의 승계 요건 및 절차 사전 승계 약정에 따른 자동승계 불인정.pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 3. 09:19
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-- 사용자의 직무발명 자동승계 인정 발명진흥법 개정안 입법예고 --

 

구 특허법과 현행 발명진흥법은 발명자주의 원칙을 중시하여 직무발명 사전승계규정을 두더라도 소위 자동승계의 효력을 인정하지 않습니다. 특허법원과 대법원 판결에서 명확하게 판시하고 있습니다.

 

그런데 2016. 4. 1.부터 시행된 일본 개정특허법은 종업원의 직무발명을 사용자에게 승계한다는 규정(자동승계약정)을 사전에 두고 있다면 그 규정에 따라 사용자가 직무발명의 권리를 직접 취득한다는 내용을 기존 입장을 변경하였습니다. 일본 특허법 내용 블로그 참고

 

우리나라에서도 일본과 동일한 방향으로 다음과 같이 발명진흥법을 개정한다고 입법예고하였습니다. (개정안: 발명진흥법 제13조 제1– "종업원등이 한 직무발명에 대하여 미리 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)에게 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계시키는 계약이나 근무규정이 있는 경우 사용자등은 직무발명이 완성된 때에 계약 또는 근무규정의 대상이 된 권리를 승계한 것으로 본다.") 개정안을 첨부합니다.

 

첨부: 발명진흥법 개정안

발명진흥법_일부개정법률안.pdf

 

작성일시 : 2016. 9. 1. 09:12
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-- 직무발명을 회사가 승계한다는 직무발명 관리규정에 불구하고 사용자가 직무발명을 자동 승계한 것으로 보지 않는 특허법원 판결 --

 

사전에 직무발명 규정에서 모든 직무발명은 회사에 귀속된다는 식으로 규정하더라도 종업원의 직무발명을 사용자가 자동 승계하는 것은 아닙니다. 이에 대한 빈번한 질의을 받고, 다음과 같이 종전에 블로그에 올린 글을 다시 올려드립니다. 아래 첨부한 특허법원 판결문을 천찬히 한번 읽어 보시길 권합니다. 참고로 동일한 취지의 대법원 판결도 있고, 반대 학설도 없습니다.

 

-- 모든 직무발명은 회사에 속한다는 자동승계 관련 규정을 제한 해석하여 회사의 권리를 부정한 사례 – 특허법원 2013. 11. 7. 선고 20132231 판결 -- 

 

1. 쟁점 및 회사의 직무발명 승계규정

 

사안은 A회사가 이 사건 등록특허에 대하여 C A회사의 종업원으로서 직무발명한 것이고, A회사에게 그 권리가 자동승계된 것임에도 불구하고 C B에게 2중으로 양도하였으므로 무효라고 주장하였습니다.

 

A회사의 직무발명보상 규정 제3조 제1항에서 회사는 직무발명과 관련한 모든 권리를 승계한다고 명시되어 있습니다. 자동승계 규정으로 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 특허법원은 다음과 같은 이유로 위 규정에 따른 자동승계를 인정하지 않았습니다.

 

2. 직무발명 보고 및 승계절차 규정

 

A사의 직무발명 규정에는 아래와 같은 보고 및 승계절차 규정이 있습니다.

 

6 (1) 자기가 맡은 직무와 관련된 발명을 한 종업원은 그 발명의 해당 부서()장에게 지체 없이 신고하여야 한다. (2) 해당 부서()장은 제1항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직무발명신고서에 그 발명의 기술내용 및 승계에 관한 의견을 첨부하여 특허관리 부서장에게 제출하여야 한다.

 7 (1) 특허관리부서장은 제6조에 의하여 신고된 발명에 대하여 다음 사항에 대한 검토를 실시하여야 하며 필요한 경우 관련부서의 협조를 요청할 수 있다. (2) 특허관리부서장은 제1항의 검토사항을 사업본부장에게 보고하여야 한다. (3) 사업본부장은 출원여부 및 회사 승계여부를 결정하여야 한다. , 연구심의위원회의 심의, 의결이 필요하다고 판단될 경우 연구심의위원회를 거쳐 결정한다. 연구심의위원회의 구성은 사업본부장이 정한다.

 

87조의 심사에 의하여 특허를 받을 권리를 회사가 승계할 것을 결정한 때에는 특허관리부서장은 사업본부장의 승인 및 법무팀장의 협조를 얻어 즉시 회사 명의로 출원을 하여야 한다.

 

10 발명자는 회사가 제7조의 규정에 따라 특허를 받을 권리를 승계할 것을 결정한 때에는 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 그 권리를 지체 없이 회사에 양도하여야 한다.

 

3. 특허법원 판결

 

특허법원은, 위 규정을 종합해보면 A회사의 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 종업원 à 부서장 à 특허관리부서장 à 사업본부장 순서로 보고하고, 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하며, 승계하기로 결정된 경우에 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있다고 보았습니다. 직무발명 승계절차를 거쳐야 비로소 승계된다고 판단한 것입니다. 따라서, 법원은 위와 같은 승계절차를 거치지 않고 C가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 A회사에 자동으로 귀속된다고 할 수 없다고 판결하였습니다.

 

* 첨부: 특허법원 2013. 11. 7. 선고 20132231 판결  

특허법원 2013허2231 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 8. 24. 08:12
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