파라미터발명 법리논리적 판단 단계 및 수치한정 발명과 구별

 

 

특허발명 파라미터 특정 vs 선행발명 - 파라미터 없음

 

 

심사관 거절결정, 심판원 청구기각 심결

원고 출원인의 주장요지

 

특허법원 판결 청구기각, 파라미터발명 진보성 부정

파라미터가 선행발명에 의하여 공지된 물건의 특성이나 성질을 표현방식만 바꾸어 표시한 경우 그 파라미터 발명은 선행발명과 실질적으로 동일·유사하여 신규성 및 진보성이 부정된다.

 

파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 갖고 파라미터와 이질적인 효과 등 특유한 효과 사이에 인과관계가 있다는 것이 명세서에 구체적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 명세서의 기재로부터 기술수단으로서의 의의 및 인과관계를 추론할 수 있다면 진보성이 부정되지 않을 수 있다.

 

한편 파라미터의 기술적 의의가 인정되지 않더라도 출원발명이 수치한정발명에도 해당한다면 수치한정발명의 법리에 따라 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다면 진보성이 부정되지 않는다.

 

구체적 판단

출원발명의직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화부분은 선행발명 1에 나타나지 않은 새로운 파라미터에 해당하고, 명세서 기재를 종합하면 그 기술적 과제는 코팅 표면에 마그네슘 실리사이드 입자의 형성을 억제하고 그에 따라 얼룩진 표면으로 나타나는 모틀링 위험을 감소시킨다는 기술적 과제를 해결하기 위한 것임을 알 수 있다.

 

그런데 코팅의 외관 결함 개선은 출원발명 및 선행발명 1과 기술분야가 동일한 선행발명 3에서도 직접적으로 인식된 과제이자 해당 기술분야의 기본적 과제이고, 출원발명은 최종 제품이 일정 거리에서 일정 범위 내 두께 편차라는 특성을 갖도록 하는 과정에 대한 것일 뿐 구체적으로 어떠한 방법을 통해 이러한 특성을 보유하는 제품을 생산하는 것인지에 대해서는 침묵하게 있어 실질적 수단을 제시하고 있지 못하다. 또한 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 출원발명의 파라미터와 마그네슘 실리사이드 입자 분포 달성 및 모틀링 감소라는 효과 사이에 인과관계가 있음을 알 수도 없을 것이다.

 

한편 수치한정발명으로 본다 하더라도, 코팅 두께를 30μm 이하로 하는 것이나 직경 5mm의 임의의 코팅 부분에서 40% 이하의 코팅 두께 변화를 갖도록 하는 것은 모두 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

 

따라서 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1에 선행발명 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 그 진보성이 부정되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 25. 선고 20173720 판결

특허법원 2019. 1. 25. 선고 2017허3720 판결 .pdf

KASAN_[파라미터발명] 새로운 파라미터로 특정된 발명의 진보성 판단 특허법원 2019. 1. 25. 선고 201

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작성일시 : 2019.02.21 08:14
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1. 사안의 개요 및 쟁점

쟁점: 구성요소 4 (순간용해도 수치한정) 차이점에 근거한 진보성 인정 여부

 

2. 판결요지

 

2) 구체적 판단

출원발명의 구성요소 4에서는 당 또는 당알코올의 순간용해도와 5분 용해도를 각 30mg/ml 이상과 50mg/ml 이상으로, 순간용해도를 최대용해도의 90% 이하를 만족하는 것으로 수치범위를 한정시킨 반면, 선행발명의 대응구성은 수용해성이 좋은 당류이기는 하나, 그 용해조건이 구체적인 수치로 한정되어 있지 않다는 점에서 차이가 있지만 다음과 같은 점에서 (1) 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고, (2) 그 수치한정에 따른 이질적인 효과나 임계적 의의도 인정되지 아니하므로, 진보성이 부정된다.

 

출원발명의 용해도 조건은 속용담체로 사용되는 당 또는 당알코올을 사용용도에 맞게 분쇄하여 입자경에 따라 분류한 뒤, 일반적으로 시행되는 용출시험법 및 선형회귀법에 따라 용해도 또는 용출속도를 산출하여 비교한 결과이므로, 결국 위 용해도 조건을 조율하는 주된 기술적 수단은 담체로 활용된 당 또는 당알코올의 입자경임을 알 수 있다. 그런데 제제의 입자경이 감소할수록 표면적이 증대하고 이에 따라 높은 용출속도를 얻을 수 있다는 사실은 출원발명의 우선권 주장일 당시 널리 알려진 주지의 사실이고, 선행발명 역시 속용성 담체로 이루어지는 속효 제제의 용해도가 구강 내 촉감 및 생체이용률에 중요한 역할을 한다는 점을 분명히 인식하고 있었으므로, 결국 통상의 기술자라면 국내에 공급되는 당 또는 당알코올 원료를 사용용도에 맞게 분쇄하여 용해속도 및 구강 내 촉감을 비교하는 실험을 함으로써, 실데나필 속용성 과립제형에 적합한 용해도 조건을 선별하는데 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다.

 

출원발명의 이물감과 잔류감 제거효과는 구성요소 4의 당 또는 당알코올의 용해도와 밀접하게 관련되는데, 당 또는 당알코올의 용해도는 앞서 본 바와 같이 입자경에 의하여 용이하게 조절될 수 있다.

 

출원발명이 기존 비아그라 제품에 비하여 Tmax 감소 및 표준편차 감소효과가 현저한지 여부에 관하여 보건대, Tmax를 포함한 약물동태학적 파라미터에 영향을 미치는 요인에는 체내인자 뿐만 아니라 제제의 용해성, 붕해성과 같은 물리적 인자 역시 포함되고, 이와 같은 물리적 성질이 제제에 포함된 첨가제(부형제, 붕해제, 결합제 등)의 종류 및 비율에 따라 결정된다는 점은 제형분야에 널리 알려진 주지의 사실이므로, 양 제형 간 첨가제의 종류 및 비율이 일정 정도의 유사성을 갖추고 있지 아니하다면 그 생체이용률 파라미터를 비교하는 것은 약동학적으로 의미가 없다. 그런데 만니톨을 과량함유하고 있는 시험군 실시예 2와 달리 대조군인 기존 비아그라 제품은 출원발명의 명세서에 그 부형제의 종류 및 첨가량이 정확히 나타나 있지 않고 속붕해 제제에 해당하지 아니하여 당류를 주된 부형제로 쓰는 속붕해 제형과 그 구성 및 비율이 다르다고 봄이 상당하므로, 이와 같은 부적절한 실험설계에 기초하여 산출된 Tmax와 그 표준편차를 기초로 출원발명이 기존 속붕해정보다 Tmax와 그 표준편차에서 현저한 효과가 있다고 단정하기 어렵다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 8. 선고 20175917 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 수치한정발명의 진보성 부정 사례 특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허5917 판결.

특허법원 2018. 6. 8. 선고 2017허5917 판결 (1).pdf

 

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작성일시 : 2018.06.19 10:05
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