(1) 특허법 제163조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 원칙을 채택하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.
(2) 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용되므로(구 특허법 제140조 제2항 참조), 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조).
(3) 여기서 ‘동일 사실’이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일 증거’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).
(4) 특허의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다.
(5) 그러나 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 참조).
(6) 동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않는다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결 등 참조).
(7) 다만, 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결 참조).
(8) 선행 확정심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우에는, 해당 부가 증거가 확정심결의 결론을 번복할 수 있는 유력한 증거인지 여부에 따라 일사부재리 해당 여부를 판단하게 된다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조)
(9) 선행 확정심결에서 이미 제출된 증거에 부수적인 증거가 부가되는 경우와는 달리 선행 확정심결에서 제출되지 아니하였던 새로운 증거가 신규성 또는 진보성 부정과 관련한 독립적인 선행발명으로 제출된 경우에는, 새로 제출된 증거가 선행 확정심결에서 제출된 증거와 그 내용에 있어 실질적으로 동일하지 않는 이상 새로 제출된 증거가 확정심결을 번복할 수 있는지와 무관하게 새로운 증거가 제출된 것으로 보아야 하므로, 이 경우 구 특허법 제163조의 일사부재리 원칙이 적용되지 않는다(대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결 및 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결의 취지 참조).
(10) 일사부재리의 ‘새로운 증거’의 의미를 ‘종전 확정심결을 번복할 수 있을 정도의 유력한 증거’로 파악하는 이른바 ‘중요증거설’을 일관되게 적용하여 종전 확정심결에서 거론되지 않았던 새로운 증거만으로 심판청구를 한 경우에도, 종전 확정심결을 번복할 수 없는 경우에는 일사부재리에 위반된다는 견해도 상정할 수 있기는 하다. 그러나 새로운 증거만 제출된 경우에도 선행 확정 심결을 번복할 수 없으면 동일증거라고 판단하는 것은 특허법 제163조 법문의 가능한 해석 범위를 넘어서는 것이고, 이 경우 중요증거설을 관철하여 선행 확정 심결을 번복할 수 있는지를 판단하도록 하는 것은 적법요건 단계에서 항상 본안 판단을 선행하도록 하여 심리 부담을 가중시키는 결과가 되므로 바람직하지 않다. 또한 위와 같은 견해에 의하면, 선행 확정심결이 있는 사안에서는 어떤 경우라도 일사부재리 위반을 극복하면 무조건 인용, 극복하지 못하면 각하심결이 내려지게 되고, 일사부재리 위반을 극복하면서 본안에서 청구기각되는 사례가 아예 없어지게 되는데, 중요증거설이 이러한 결론을 상정한 것이라고 보기 어렵다. 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결에 따른 파기환송심인 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결은 “특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와 ‘동일 증거’에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 번복할 수 없는 경우에는 ‘동일 증거’에 해당한다고 해석하는 것은 ‘동일 증거’의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.”고 판단한 바 있다.
(11) 피고는 원고의 주장 중 이 사건 심판 단계에서 심리·판단된 바 없는 새로운 무효 사유 및 선행발명들에 기초한 주장은 특허심판원의 심결을 받을 이익을 해하므로 허용될 수 없다는 취지로 주장하나, 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 아니한 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입힌다고 할 수 없으므로(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306 판결, 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 등 참조), 피고의 위 주장은 이유 없다.
(12) 이 사건 소송 단계에서 새롭게 추가된 원고의 주장 중 일부는 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통된다. 이 경우에는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 하는바, 선행 확정심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 주장에 관하여 선행 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 않는다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결, 대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결 등 참조).
첨부: 특허법원 2024. 12. 12. 선고 2023허12633 판결
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