1. 기본법리

 

대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.”

 

2. 쟁점

 

심판청구 - ‘동일 사실에 의한 청구에 해당함. + 새롭게 제출한 증거들이 확정된 심결을번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 동일 증거로 볼 수 없는지 여부

 

3. 특허법원 판결요지 동일증거 해당

 

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2006. 12. 29. 당시를 기준으로 하여 선사용상표들의 국내에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제83호증, 84호증의 1, 2, 85, 95호증, 127호증의 1 내지 7, 128호증의 1 내지 9의 각 기재를 종합하면, ‘벨로스포츠아시아라는 상호로 스포츠용품 도소매업을 영위하는 김성한이 2002년경부터 원고로부터 선사용상표들이 부착된 자전거를 수입하여 판매해오다가 2005. 11. 29. 원고와 사이에 위 자전거 등에 관해 정식으로 수입판매계약을 체결한 사실, 인터넷 포털사이트 네이버의 일부 블로그, 카페 등에는 원고의 선사용상표들을 부착한 자전거에 대한 글들이 게시되어 있는 사실 등을 인정할 수 있으나, 그 외에 원고의 선사용상표들을 부착한 자전거 등 제품의 국내에서 매출액, 광고 규모 및 광고 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 확인할 수 있는 자료가 전혀 없다.

 

결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내에서 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 수 없다.

 

따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

 

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 한 선사용상표들의 미국과 캐나다에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제98, 99, 111 내지 119, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141호증, 142호증의 1 내지 8의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. "cervelo.com"이라는 도메인 네임을 등록한 사실, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 캐나다에서 발간하는 잡지 등에 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 반복적으로 소개된 사실, 다수의 국제전시회에 원고의 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 전시된 사실, 인터넷 포털사이트인 구글을 통해 검색해보면 선사용상표들이 부착된 자전거 제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다. 한편 갑 제143호증은 원고의 법무실장이 선사용상표들이 사용된 자전거 등 제품의 2014년도 매출액을 기준으로 미국 및 캐나다의 공식 인플레이션율, 공식 연간 평균 캐나다화/미화 환율, 사업특화정보를 고려요소로 하여 2001년도부터 2005년도까지의 미국 및 캐나다 내 매출액을 추정한 자료에 불과하므로, 이를 근거로 선사용상표들을 사용한 제품의 2001년도부터 2005년도까지 매출액을 인정할 수 없는데, 그 외에는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 부착된 자전거 등 제품의 미국 및 캐나다에서 매출액, 광고 규모 및 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

 

결국 위와 같은 인정사실만으로는 선사용상표들이 미국과 캐나다에서 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다.

 

또한 앞서 본 바와 같이 원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들에 의할 때 이 사건 등록상표의 등록결정일을 기준으로 하더라도 선사용상표들이 국내에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 볼 수 없는 이상, 그보다 앞선 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 할 때 선사용상표들이 국내에서 주지상표에 해당한다고 볼 수도 없다.

 

결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내 또는 미국과 캐나다에서 주지상표에 해당한다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 할 수 없다.

 

따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

 

이 사건 심판에서 새롭게 제출된 증거들에 의하여는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호와 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 모두 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2020. 5. 29. 선고 20189237 판결

 

KASAN_상표등록 무효심판 일사부재리 원칙 적용요건 “동일 증거” 해당여부 판단 특허법원 2020. 5. 29.

특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 6. 11. 13:00
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1. 일사부재리 원칙의 위반 판단 기준시점

 

특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

 

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

 

대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결은일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 

 

2. 각하 심결의 위법성 판단 기준 시점 및 각하 심결 취소소송의 심리범위

 

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

 

이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

 

3. 구체적 사안의 요지

 

원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 하였으나, 3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

 

4. 특허법원 판결요지

 

원심은위 각하 심결은 정당하고, 20092234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다고 하여 원고의 청구를 기각하였는데, 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설에 반한다고 다툼

 

5. 구체적 사안에 대한 대법원 판결요지

 

대법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결 취소소송에서 주장·입증할 수 있는 것은 맞지만, 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하고, 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결시라는 점에서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여부를 판단할 수 없고 새로운 등록무효 사유에 대하여 실체 판단 역시 할 수 없음

 

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf

KASAN_일사부재리 원칙의 위반 여부 판단 시점 – 심판청구 시 아닌 심결 시 기준 대법원 2020. 4. 9.

 

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작성일시 : 2020. 6. 2. 11:00
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1. 일사부재리 원칙의 위반 판단 기준시점

 

특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

 

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

 

대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결은일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 

 

2. 각하 심결의 위법성 판단 기준 시점 및 각하 심결 취소소송의 심리범위

 

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

 

이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

 

3. 구체적 사안의 요지

 

원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 하였으나, 3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

 

4. 특허법원 판결요지

 

원심은위 각하 심결은 정당하고, 20092234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다고 하여 원고의 청구를 기각하였는데, 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설에 반한다고 다툼

 

5. 구체적 사안에 대한 대법원 판결요지

 

대법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결 취소소송에서 주장·입증할 수 있는 것은 맞지만, 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하고, 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결시라는 점에서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여부를 판단할 수 없고 새로운 등록무효 사유에 대하여 실체 판단 역시 할 수 없음

 

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf

KASAN_일사부재리 원칙의 위반 여부 판단 시점 – 심판청구 시 아닌 심결 시 기준 대법원 2020. 4. 9.

 

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작성일시 : 2020. 4. 20. 09:00
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특허법 제163조 본문은 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있다.

 

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 등 참조).

 

이 사건에서 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허발명이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일한 사실에 기한 심판청구에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.

 

원고는 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하므로 살피건대, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것인바(대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결),

 

이 사건 심결은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 종전 심결과 동일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 부적법하다고 판단한 것이므로,

 

결국 이 사건 심결이 위법한지 여부는 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법한지 여부에 달려있다고 할 것이다.

 

그런데, 원고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장과 증거만 제출하였을 뿐 다른 무효 사유를 주장하지 아니하다가

 

법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하고 있는바,

 

원고의 위 새로운 주장은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 하여 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단한 이 사건 심결의 위법 사유 즉, 심판청구 당시를 기준으로 판단할 때 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다.

 

따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있기 때문에 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 주장 자체로 이유 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 20181523 판결

 

KASAN_[의료기기특허분쟁] 특허심판의 일사부재리 법리 심판청구 당시 기준 판단 – 심판청구당시 주장 무효사유

특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허1523 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 8. 15. 10:00
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1. 사안의 개요

특허발명에 대해 진보성 흠결로 인한 무효심판 + 청구인용 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기 + 청구기각 및 판결확정 + 무효심결 확정

 

그 후 동일한 특허에 대해 신규성 흠결로 인한 무효심판 청구 + 특허심판원 일사부재리위반 및 청구각하 심결 + 특허법원 심결취소의 소 제기

 

2. 특허법원 판단요지

구 특허법 제163조는이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는, 확정된 심결이 각하심결이 아닌 이상, 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”라고 규정하고 있다. 여기서동일사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결, 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

그리고 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 참조).

 

종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 특허무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 20001177 판결 등 참조).

 

따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 29. 선고 20177005 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 확정된 선행심결 진보성 흠결 특허무효 vs 후행심판 신규성 흠결 특허무효주장 – 동일사실 해

특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 10. 10:30
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