사안의 개요

(1) 원고 발명자와 피고 회사법인은 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 양수인 피고 회사는 양도인 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함

(2) 그런데 제3자 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정

(3) 양수인 피고회사는 양도인 특허권자에게 계약대상 특허무효 확정으로 계약근거사 소멸되었다는 이유로 기술료 지급 거절함

(4) 원고 양도인이 양수인 피고회사에 대해 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인 회사는 대상 특허무효를 이유로 기 지급한 기술료를 부당이득반환청구의 반소 제기함

 

계약조항

(1) 원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다.

(2) 원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회사의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다.

(3) 본 계약이 이행되고 있는 한, 원고 양도인은 이 사건 특허발명을 활용하여 동종업종의 사업을 해서는 안된다.

(4) 원고 양도인은 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 특허제품, 특허기술과 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 양수인 회사를 특허권자로 하여 출원해야 한다.

 

쟁점

특허무효 확정으로 양수인 피고회사는 계약의 이행불능 주장 + 기술료 지급거절 통지, 계약조항의 해석 쟁점

 

판결요지

계약상 특허권 이전의무, 사업협력의무, 경업금지의무 등 존재

기술료는 특허권 이전 뿐만 아니라 사업협력, 경업금지 등에 대한 대가

특허무효만으로 계약상 채무이행불능으로 인정하지 않음

양수인 회사의 양도인 특허권자에 대한 기술료 계속지급의무 인정

 

판결이유

 

KASAN_특허기술이전, 특허권양도 계약서에 협력의무, 경업금지의무 조항 포함 – 제3자의 특허무효심판으로 특허무효

 

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작성일시 : 2019. 12. 23. 11:00
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-- 특허무효가 명백한 경우 특허무효 확정 전에는 특허발명 실시계약을 해지하지 않으면 로열티 지급의무를 면할 수 없음: 서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 201454993 판결 --

 

1.    특허기술 실시계약과 특허무효의 효과  

 

대법원 판결 및 서울고등법원 판결: "특허무효가 확정되더라도 특허발명이 실시 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그 특허를 대상으로 체결한 특허발명의 실시계약이 그 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태라고 볼 수 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 그 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다.

 

따라서 특허가 무효가 확정되더라도 후발적으로 이행불능 상태에 빠질 뿐 그 계약 자체는 특허의 무효 확정시까지 유효하게 존속하므로 기술료 지급의무가 발생하지 아니하거나 이미 발생한 기술료 지급의무가 소멸한다고 볼 수 없다. 마찬가지로 특허가 무효로 될 것이 명백하다고 하더라도 그 계약을 해지하지 아니하는 한 기술료 지급의무는 발생한다."

 

2. 특허무효라는 사정변경으로 특허발명 실시계약의 해지 가능

 

특허무효 확정 전에도 특허무효가 명백한 경우라면 라이선스 계약을 해지함으로써 기술료 부담을 면할 수 있습니다. 다른 측면에서 보면, 특허무효가 명백하더라도 기술료 지급의무를 면하려면 실시계약을 반드시 해지해야만 합니다.

 

위 서울고등법원 판결은 특허무효가 명백한 경우 사정변경으로 실시계약을 해지할 수 있다고 판시하였습니다.

 

"사정변경으로 인한 계약해지는 계약 성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 현저한 사정변경이 발생하였고 그러한 사정변경이 해지권을 취득하는 당사자에게 책임없는 사유로 생긴 것으로서 계약 내용대로 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 경우에 계약준수 원칙의 예외로 인정된다. 여기에서 변경된 사정이란 계약의 기초가 되었던 객관적인 사정으로서 일방 당사자의 주관적 또는 개인적인 사정을 의미하는 것은 아니다(대법원 2007. 3. 29. 선고 200431302 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 201213637 전원합의체 판결).

 

따라서, 특허실시계약 체결의 기초가 되었던 특허가 무효로 될 것이 명백하고 특허실시계약의 내용대로 구속력을 인정한다면 신의칙에 현저히 반하는 결과가 생기는 등의 경우에는 사정변경으로 특허실시계약을 해지할 수 있다.

 

특허무효가 명백하다면 특허에 대한 전용실시권 설정채무의 이행이 불가능하고, 실시권자가 경쟁자를 배제함으로써 매출증가로 인한 이익을 얻을 수 없게 될 것이고, 실시계약체결 당시에 명백하게 무효로 될 것을 예견할 수 없었고, 특허무효라는 사정변경이 실시권자의 책임으로 볼 수 없으며, 특허무효가 명백함에도 기술료를 계속 지급해야 하는 신의칙에 현저히 반하는 결과가 된다. 실시계약을 해지한다는 통지의 도달로 실시계약은 해지되었다고 본다. 무효심판의 청구만으로는 계약해지의 통지로 보기에 부족하다."

 

-      서울고등법원 2015. 11. 19. 선고 201454993 판결 요지 -

 

작성일시 : 2016. 1. 26. 09:30
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