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1.    사안의 개요

(1)   이차전지 관련 원고 회사(원고)의 설계팀 연구원 F, 영업사업부 직원 D

(2)   영업사업부 직원 D 퇴직 후 회사설립, 그 후 전 직장 동료 F에게 도면작성 의뢰, 완성된 도면 기반으로 개인명의 특허출원, 등록 후 회사법인(피고)에게 특허권 이전등록

(3)   설계팀 직원 F의 원고회사 퇴사, 직무발명 미신고 적발 후 원고 회사와 F 직무발명 원고회사의 승계합의서 작성

(4)   원고회사 직무발명규정 – 직무발명 신고의미, 승계 규정 있음

(5)   원고회사에서 특허등록 피고회사에 대해 특허권이전등록 절차이행 청구의 소 제기

2.    특허법원 판결 요지

(1)   직무발명 인정, F 발명자 인정, 원고승소 특허등록이전 이행명령

(2)   판결주문: 피고는 원고에게 특허 제1,766,966호에 관하여 정당한 권리자로의 이전을 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행하라.

3.    특허법원 판결이유

(1)   설계팀 전 직원 F은 직무발명인 이 사건 특허발명을 완성하고도 그 사실을 원고에게 알리지 아니한 채 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 D에게 양도하였고, 원고에 재직하였던 D 역시 F이 위와 같은 사전승계약정에 의하여 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 원고에게 승계하여야 할 의무가 있음을 알고 있음에도 자신에게 당해 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도하라고 적극 가담하였다고 봄이 타당하다. 따라서 F이 D에게 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 행위는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이다.

(2)   구 발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항에서 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결 참조).

(3)   이 사건 특허발명은 원고의 종업원이었던 F이 발명한 직무발명에 해당하고, F이 D에게 이 사건 특허발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, D은 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리자라고 볼 수 없다.

(4)   한편, 원고는 사전승계약정에 해당하는 원고의 직무발명 보상규정 제4조 제1항에 따라 F과 이 사건 합의서를 작성함으로써 F으로부터 직무발명에 속하는 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 권리를 승계하였다. 따라서 원고는 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 취득하였다.

(5)   이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 없는 D이 출원한 것으로서 모인출원의 무효사유(특허법 제133조 제1항 제2호 본문, 제33조 제1항)가 있고, 원고는 직무발명의 승계 표시에 따라 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하였다. 따라서 무권리자인 D으로부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 이전받은 피고는 원고에게 특허법 제99조의2 제1항에 따른 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2025. 2. 13. 선고 2024나10423 판결

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1.    진정한 발명자 판단기준

(1)   공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

(2)   한편, 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로서 요구되는 신규성․진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되고 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성․진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다는 것은 아니다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결).

2.    진정한 권리자의 모인특허권 이전등록 청구권  

모인특허권자는 진정한 발명자(권리자)에게 이 사건 특허권 전부에 관하여 특허법 제99조의2 제1항에 따라 정당한 권리자로의 이전을 원인으로 하는 이전등록절차를 이행할 의무가 있다(특허법 제33조 제1항, 제99조의2 제1항, 제133조 제1항 제2호).

3.    모인특허권자의 부당이득반환의무

특허법 제99조의 2 제2항 제1호에 의하여 원고가 이 사건 특허발명을 이전받는 경우, 이 사건 특허발명 이 설정등록된 날로부터 원고가 그 권리를 가지게 된 것으로 간주된다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 등록일로부터 원고에게 이전하는 날까지 피고가 이 사건 특허를 이용하여 법률상 원인없이 얻은 이익을 원고에게 부당이득으로 반환해야 한다.

4.    모인특허권자의 부당이득 범위

(1)   특허등록을 받을 권리를 보유한 발명인 이 사건 특허발명을 피고가 무단으로 2016. 11. 24. 출원, 2017. 4. 18. 등록받아 이를 보유하고 있다. 그렇다면 피고는 법률상 원인 없이 이 사건 특허발명을 등록받아 그 특허권에 기한 독 점권을 보유함으로써 그로부터 발생되는 이익을 얻었다 할 것이고, 그로 인하여 특허 등록을 받을 정당한 권리자인 원고는 그 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시권을 설정하지 못함으로써 적어도 그 특허권의 실시료 상당의 손해를 입었다고 할 것이다.

(2)   피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 권리자로 등록한 기간 동안 취득한 이익을 원고에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다. 또한 앞서 본 바와 같은 피고가 이 사건 특허발명을 무단으로 등록한 경위에 비추어 피고는 악의의 수익자라 할 것이다.

(3)   부당이득반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 손실자의 손해는 사회통념상 손실자가 당해 재산으로부터 통상 수익할 수 있을 것으로 예상되는 이익 상당액이다(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 판결 참조).

(4)   또한 특허권은 그 자체로 재산권으로서 실질적 가치가 인정되고 특허권자는 이를 자신이 직접 독점적으로 실시하거나 타에 실시권을 부여하여 실시료 상당의 수입을 얻을 수 있다. 그리고 이 사건과 같이 특허법 제99조2에 따른 청구에 따라 특허권이 이전등록되는 경우 그 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 소급하게 된다(특허법 제99조의2 제2항).

첨부: 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결

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1.    사안의 개요

(1)   이 사건 등록상표 상표권자 피해 회사법인, 상표권 양도 합의 없이 피고인 개인이 특허법률사무소 직원을 통해 양도증 일방적으로 작성, 특허청 제출, 상표권이전등록, 피고인 개인명의 등록권자 

(2)   등록원부상 상표권자, 피고인 개인 - 게스트하우스를 운영하면서 게스트하우스 서비스제공업 등을 하는 피고인의 게스트하우스 홈페이지에 게시하여 게스트하우스 영업행위

(3)   이전등록 전 등록권자 회사에서 신규 등록권자 피고인 개인을 상대로 회사의 상표권을 침해하였다는 상표법 위반, 업무상 배임 등 혐의로 고소,

(4)   검찰 기소 – 업무상배임, 사문서위조, 위조사문서행사, 상표법위반

2.    하급심 판결 요지 및 쟁점

(1)   1심 판결 – 유죄

(2)   항소심 판결 – 무죄, 등록상표의 상표권 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐진 후 피고인이 이 사건 등록상표를 사용한 행위는 타인의 등록상표를 사용한 행위가 아니므로 이 부분 공소사실은 범죄로 되지 아니하는 때에 해당한다고 보아, 이를 유죄로 판단한 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였음

(3)   다툼 없이 유죄 인정 부분 - 업무상배임, 사문서위조, 위조사문서행사

(4)   쟁점 – 상표법위반 여부, 원인행위 없이 상표권 이전등록을 마친 자의 상표 사용행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 여부

3.    대법원 판결 요지

(1)   상표권이 이전되기 위한 요건(= 상표권 이전의 합의와 등록) 및 제3자가 정당한 권원 없이 상표권의 효력 범위에 속하는 행위를 한 경우 상표권의 침해행위인지 여부(적극)

(2)   상표권이 양수인에게 이전되기 위해서는 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 있어야 한다.

(3)   한편 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자를 처벌하도록 규정하고 있는바, 상표권자 이외의 제3자는 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되고, 이를 위반하는 행위는 상표권의 침해행위에 해당한다

(4)   이 사건 등록상표권의 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐졌다고 하더라도 피해 회사와 피고인 사이에 이 사건 등록상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의가 없었으므로, 피고인이 피해 회사로부터 위 상표권을 적법하게 이전받았다고 할 수 없고, 피고인은 이 사건 등록상표의 상표권자가 아니므로 피고인이 이 사건 등록상표를 지정상품인 게스트하우스 서비스제공업 등에 사용한 것은 정당한 권원 없이 이 사건 등록상표권의 효력범위에 속하는 행위를 한 것으로서 이 사건 등록상표권의 침해행위에 해당한다.

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1.    사안의 개요

(1)   피해 회사의 이 사건 등록상표를 피고인 개인명의로 이전등록 

(2)   등록원부상 상표권자, 피고인 개인 - 게스트하우스를 운영하면서 게스트하우스 서비스제공업 등을 하는 피고인의 게스트하우스 홈페이지에 게시하여 게스트하우스 영업행위

(3)   이전등록 전 등록권자 회사에서 신규 등록권자 피고인 개인을 상대로 회사의 상표권을 침해하였다는 상표법 위반, 업무상 배임 등 혐의로 고소, 검찰 기소 

(4)   쟁점 - 원인행위 없이 상표권 이전등록을 마친 자의 상표 사용행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 여부

2.    하급심 판결 요지

(1)   1심 판결 – 유죄

(2)   항소심 판결 – 무죄, 등록상표의 상표권 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐진 후 피고인이 이 사건 등록상표를 사용한 행위는 타인의 등록상표를 사용한 행위가 아니므로 이 부분 공소사실은 범죄로 되지 아니하는 때에 해당한다고 보아, 이를 유죄로 판단한 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였음

3.    대법원 판결 요지

(1)   상표권이 이전되기 위한 요건(= 상표권 이전의 합의와 등록) 및 제3자가 정당한 권원 없이 상표권의 효력 범위에 속하는 행위를 한 경우 상표권의 침해행위인지 여부(적극)

(2)   상표권이 양수인에게 이전되기 위해서는 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 있어야 한다.

(3)   한편 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자를 처벌하도록 규정하고 있는바, 상표권자 이외의 제3자는 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되고, 이를 위반하는 행위는 상표권의 침해행위에 해당한다

(4)   이 사건 등록상표권의 이전등록이 피고인 앞으로 마쳐졌다고 하더라도 피해 회사와 피고인 사이에 이 사건 등록상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의가 없었으므로, 피고인이 피해 회사로부터 위 상표권을 적법하게 이전받았다고 할 수 없고, 피고인은 이 사건 등록상표의 상표권자가 아니므로 피고인이 이 사건 등록상표를 지정상품인 게스트하우스 서비스제공업 등에 사용한 것은 정당한 권원 없이 이 사건 등록상표권의 효력범위에 속하는 행위를 한 것으로서 이 사건 등록상표권의 침해행위에 해당한다.

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1.    사안의 개요

(1)   KAIST 교수, 국책과제 수행, 결과물에 대해 교수 개인 명의로 특허출원 및 등록

(2)   대학교수은 직무발명 신고 및 승계절차에 협력해야 한다는 학교 규정에도 불구하고 외부 회사법인에 특허권 양도, 이전등록

(3)   KAIST에서 특허등록원부의 특허권자 기업에게 해당 특허발명은 직무발명에 해당하고 KAIST 권리라고 주장

(4)   특허권자 기업에 대해 특허권 이전등록청구 소송 제기

2.    대학의 직무발명 관련 규정

(1)   대학 정관 중 직무발명 관련 규정: ““교직원이 그 직무수행 중에 이룩한 발명 또는 실용실안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 대학의 재산으로 한다.”

(2)   대학의 직무발명규정: “직무발명에 대한 권리의 승계 절차를 별도로 마련하고 있는바, 이러한 발명 신고가 접수된 경우, 원고는 대학은 발명 신고가 접수된 경우 그 권리 승계여부를 발명신고서가 접수된 날로부터 4개월 내에 해당 교직원등에게 통지하여야 한다. 제8조 (권리의 승계 등) ① 원고가 제7조 제1항에 의거하여 권리 승계 의사를 통지한 경우, 통지한 날부터 직무발명의 권리는 원고에 승계된 것으로 한다. ② 교직원 등은 제7조 제1항의 규정에 따라 원고로부터 권리 승계의 통지를 받기 전에는 직무발명에 관하여 특허출원이나 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.”

3.    서울중앙지법 판결 요지 – 직무발명의 자동승계 부정, KAIST 청구 기각

4.    판결 이유

(1)   발명진흥법 등의 관련 규정들에 의한다면, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우, 직무발명의 완성과 동시에 그에 대해 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자 등에게 자동적으로 승계되는 것이 아니라, 종업원 등이 사용자 등에게 직무발명을 알린 후 사용자 등이 권리의 승계 의사를 알린 때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자 등에게 승계되는 것이 원칙이라고 할 것이다.

(2)   따라서 이 사건 각 특허발명이 그 완성시점에 원고에게 승계되는 것으로 인정하기 위해서는 이 사건 정관 및 직무발명규정에서 직무발명의 승계시기에 대하여 명확한 내용이 규정되어 있는 등의 특별한 사정이 인정되어야 할 것으로 판단되는데, 위 각 규정은 그에 대해 명확하게 정하고 있지 않다.

(3)   이 사건 정관은 제52조에서 “원고의 교직원이 그 직무수행 중에 이룩한 발명 또는 실용실안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 원고의 재산으로 한다.”고 하고 있기는 하나, 이와 함께 이 사건 직무발명규정에서 직무발명에 대한 권리의 승계절차를 별도로 마련하고 있는바, 이러한 절차가 진행되기 전까지는 원고가 직무발명을 승계할지 여부에 대해 결정되지 아니한 것으로 해석하는 것이 합리적이므로, 위 정관만으로 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에 사용자 등이 그 완성시점에 별도의 절차 없이 그에 관한 권리를 승계한다고 볼 수는 없다.

(4)   대학교수가 이 사건 각 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리를 외부 기업에게 양도함에 따라 이 사건 직무발명규정 제8조 제2항 내지 직무발명에 대한 권리를 원고에게 승계시키는 절차에 협력할 의무를 위반하였는지 여부는 별론으로 한다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 10. 20, 선고 2021가합547342 판결

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