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(1)   실용신안등록을 받으려는 고안의 청구범위는 고안의 대상인 물품의 형상ㆍ구조 또는 이들의 조합(이하 ‘형상․구조 등’이라 한다)을 특정할 수 있도록 기재되어야 하는데, 그 청구범위가 전체적으로 물품의 형상ㆍ구조 등으로 기재되는 경우라면 청구범위에 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있더라도 고안의 대상은 그 재질이 아니라 최종적으로 도출되는 물품의 형상ㆍ구조 등이고, 그 청구범위에 기재된 물품의 재질은 최종물인 물품의 형상ㆍ구조 등의 특정을 위한 하나의 수단으로서 의미를 가진다고 볼 수 있다.

(2)   따라서 청구범위가 전체적으로 물품의 형상ㆍ구조 등으로 기재되어 있으면서 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있는 등록실용신안의 경우, 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때 그 기술적 구성을 물품의 재질 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 물품 재질에 관한 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상ㆍ구조 등을 가지는 물품으로 파악하여 확인대상 고안과 대비하여야 한다. 이와 달리 등록실용신안의 청구범위 중 일부 기재를 권리행사의 단계에서 물품 재질에 관한 기재라는 이유만으로 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

(3)   이 사건 등록고안의 청구범위에는 물통에 관하여 ‘램프(320)가 중심부를 관통하고, 본체(310)의 상단부에 걸려 고정’된다는 내용으로 그 형상ㆍ구조 등에 대한 전체적인 기재가 있다. 물통은 불꽃 주변에 위치하여 열에 지속적인 노출로 열 변형을 일으키거나 열을 전달하여 주변 구성 부분의 열 변형을 일으킬 수 있는 것이고, 그에 따라 물통의 재료나 재질은 열에 의한 변형 방지 또는 그 형상 유지를 위해 고안 전체에서 유기적인 결합관계를 갖는 기술수단이 될 수 있다는 점은 명세서 기재들을 통하여 쉽게 파악할 수 있는 내용이다. 따라서 이 사건 등록고안의 청구범위 중 ‘도자기 재질’이라는 기재가 물통의 재질에 관한 기재라는 이유만으로 완전히 배제하여 그 권리범위를 해석하여서는 아니 되고, 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상ㆍ구조 등에 위 물품 재질에 관한 한정사항에 따른 본체 입구의 열 변형 방지 및 그 형상 유지까지 포함한 기술내용의 물품으로 파악하여 확인대상 고안과 대비하여야 한다.

(4)   명세서 기재만으로도 그에 나타난 출원인의 의도 등을 고려하여 등록실용신안의 출원과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외되었다고 볼 수 있다고 할 것인데, 고안의 설명에 등록실용신안의 기술구성을 대체할 수 있는 대상물품의 변경구성이 가지는 문제점을 지적하면서 이를 해결하는 기술수단으로서 등록실용신안의 위 기술구성을 개시하는 내용의 기재가 있고, 등록실용신안의 청구범위 기재문언의 범위에서 대상물품의 위 변경구성이 배제되어 있는 경우라면, 그 출원인 또는 실용신안권자가 등록실용신안의 출원과정에서 위 변경구성의 대상물품을 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 봄이 타당하다.

(5)   이 사건 등록고안의 명세서 중 고안의 설명에 이 사건 등록고안의 기술구성을 대체할 수 있는 확인대상 고안의 변경구성, 즉 확인대상 고안의 물통이 ‘금속 재질’로 이루어진다는 기술구성이 불꽃에서 발생한 열이 전달되어 플라스틱 재질로 형성된 본체의 입구가 열 변형을 일으키게 하는 문제점이 있다는 취지의 기재들이 있다. 또한 이 사건 등록고안의 물통이 ‘도자기 재질’로 이루어진다는 기술구성에 의하면, 불꽃에서 발생한 열이 물통을 통해 본체에 전달되지 않게 함으로써 본체의 입구가 열 변형을 일으키게 하는 문제점을 해결할 수 있다는 취지의 기재들이 있다. 위와 같은 사정에다 확인대상 고안의 변경구성들이 그 기재문언의 범위에서 배제되는 내용으로 이 사건 등록고안의 청구범위가 기재되어 있는 점까지 보태어 볼 때, 이 사건 등록고안의 출원인이자 그 실용신안권자인 원고는 그 출원과정에서 확인대상 고안의 변경구성, 즉 물통이 ‘금속 재질’로 이루어진다는 기술구성을 이 사건 등록고안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있다. 따라서 원고가 위 변경구성을 구비한 확인대상 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

첨부: 특허법원 2024. 8. 28. 선고 2023허14578 판결

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• “직타법으로 제조된 정제” 제조방법을 포함한 물건 발명 청구항

소극적 권리범위확인심판 청구인 주장 - ‘확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 것이고, 확인대상발명은 선행기술과 주지관용기술의 조합으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하고, 직접타정법에 의해 제조된 정제와 습식과립법에 의해 제조된 정제는 내부 구성, 물성에 차이가 있기 때문에 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다’

(1) 특허심판원 심결 – 청구인용

(2) 특허법원 판결요지 – 청구기각, 심결 유지

(3) 대법원 판결요지 – 상고기각, 심결유지

대법원 판결요지

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상 발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 확인대상 발명은 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석과 권리범위 속부에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

특허법원 판결요지

특허의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라 한다)의 경우, 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 이는 ‘물건의 발명’에 해당한다.

물건의 발명에 관한 특허의 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하므로, 물건 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단할 때에는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지를 살펴야 한다(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 참조).

그리고 제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다(대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 참조).

제1항 발명은 ‘유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하는 것을 특징으로 하는, 직타법으로 제조된 정제(tablet)’이다.

이와 같이 이 사건 제1항 발명은 청구범위가 전체적으로 ‘정제’라는 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법인 ‘직타법’에 대한 기재를 포함하고 있으므로, ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 해당한다.

제반사정과 특허발명 명세서 기재를 고려하면 위 법리에 따라 제1항 발명은 ‘유효 성분으로 입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90)가 500μm 이하인 폴라프레징크를 포함하여 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제’로 해석함이 타당하다(이는 확인대상발명도 마찬가지이다).

확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 본다. 구성요소 1, 2, 4와 확인대상발명의 대응구성은 모두 모두 d90이 500μm 이하인 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하는 정제라는 점에서 동일한 반면, 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제인 반면, 확인대상발명은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조나 성질 등을 가진 정제라는 차이점이 있다. 확인대상발명은 문언상 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘유효성분인 폴라프레징크의 입도 누적분포(d90)를 500μm 이하로 조절하여 직접타정법으로 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 데에 있다고 봄이 타당하다.

확인대상발명은 활성성분인 폴라프레징크를 ‘입도 누적분포에서 최대 입도에 대해 90%에 해당하는 입도(d90) 500㎛ 이하’로 한정하고 이를 습식과립법에 의하여 제조함으로써 정제의 저장 안정성 등을 향상시키는’ 데에 기술사상의 핵심이 있는 발명으로서, 직접타정법을 전제로 입도 조절을 통해 정제의 저장 안정성 등을 향상시키려는 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심이 포함되어 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 각자 특유한 해결수단이 기초한 기술사상의 핵심이 다르므로 과제 해결원리가 다르다.

제1항 발명과 확인대상발명은 앞서 본 바와 같이 과제 해결원리가 다를 뿐만 아니라, 약학대학 교과서에 의하면 직접타정법과 습식과립법의 두 제정법은 적용되는 약물의 종류, 과립의 제조 여부, 구체적인 공정, 시간적·경제적 측면 등에서 확연한 차이를 보인다고 할 수 있는 점 등의 제반사정을 고려하여 보면, 직접타정법과 습식과립법은 제조 공정상의 차이가 있고, 각각의 제정법으로 제조된 정제의 특성은 서로 차이가 있다고 보아야 하므로, 결국 실질적 작용효과가 동일하다고 보기 어렵다.

확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 다르고 작용효과가 동일하지 않으므로, 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 균등관계에 있다고 볼 수 없다.

첨부: 1. 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결, 2. 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결

KASAN_제조방법이 기재된 물건발명의 청구범위 해석 – 제조방법은 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 요소 대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결, 특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

대법원 2021. 1. 28. 선고 2020후11059 판결.pdf

특허법원 2020. 7. 17. 선고 2019허3694 판결.pdf

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