Kasan Insight :: 과학, 기술 그리고 법

- 제약/화학/바이오 분야의 실용적 법률정보와 해결방안

I.              법 규정

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다

자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

제18조(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제2조제1호(아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자

II.            모방 의미

대법원 2013. 3. 29. 선고 2010다20044 판결에서 "모방이란 타인의 상품형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 한편 형태의 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태에 해당하는지는 당해 변경의 내용, 정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여 한다"고 그 판단기준을 제시하였습니다.

모방대상이 되는 선발제품의 디자인이 독창적이 않더라도 보호대상이 됩니다. 서울중앙지방법원 2015. 9. 23. 선고 2015가합519087 판결은 개량 한복 디자인 모방사안에서, "선발 제품은 기존의 전통적 한복 형태를 다소 개량한 것에 불과해 다소 유사한 제품을 제조, 판매했다고 하더라도 모방에 해당하지 않는다"는 후발회사의 주장에 대해 "부정경쟁방지법의 취지가 식별력이나 주지성 획득 여부와 상관없이 라이프사이클이 짧은 상품을 강력히 보호하기 위한데 있다는 점을 고려할 때 모방의 대상인 타인의 제품이 반드시 독창적일 필요는 없다"고 판결하였습니다.   

후발제품이 선발제품의 디자인을 변경한 경우 법에서 금지한 모방에 해당하는지 여부가 핵심 쟁점입니다. 대법원 2013. 3. 29. 선고 2010다20044 판결에서 제시한 판단기준, "모방이란 타인의 상품형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 한편 형태의 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태에 해당하는지는 당해 변경의 내용, 정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여 한다"는 내용은 이론적으로 옳지만, 실무적으로 명확한 기준설정에 별 도움이 되지 않습니다.

형식적으로 동일하지는 않지만 실질적으로 동일한 형태라는 것이 무슨 뜻인지, 어느 정도 동일해야 한다는 것인지 등등 실무적으로 적용할만한 기준을 명쾌하게 제기할 수 없습니다. 결국 어느 정도 실무적 판단기준을 이해하려면 판결 사례를 많이 살펴보는 수 밖에 별다른 대안이 없습니다.

의류 제품 디자인 모방분쟁 서울중앙지방법원 판결

법원은 양 제품의 디자인상의 동일 유사점과 차이점을 구체적으로 찾아낸 후 상세하게 비교하였습니다. 그 결과, 두 제품 사이에 “유사하다고 인정되는 부분은 그 독자적인 형태상 특징이 드러나는 사항들로서 보는 자의 주의를 끄는 부분이라고 판단된다. 반면, 차이점은 사소한 변경에 불과하여 후행 제품에 별도의 비용, 시간, 노력을 들여 독자적인 특징을 추가하였다고 보기 어렵고, 그 차이점으로 인해 특별한 형태상 특징이 나타난다고 보기도 어렵다”는 이유로 실질적으로 동일한 형태의 상품이라고 보아야 한다고 판결하였습니다. 문제가 된 디자인의 가장 특징적인 부분에서 유사하고 차이점으로 지적된 부분은 디자인상 별로 중요하지 않다는 의미입니다.

III.           통상적 형태, 자유실시 디자인 여부 판단 - 상품형태 모방 부정경쟁행위 단서 조항 판단: 특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목 단서: 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

관련 법리 – 부정경쟁행위 제외 단서조항의 판단기준

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 ‘모방’이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

한편 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서 (2)는 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 모방 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.

여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능ㆍ효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

특허법원 판결요지

원고 제품의 대상 물품인 캔들워머는 베이스와 연결부 및 집열부(또는 전등갓)로 이루어진 전기스탠드, 온열 램프와 그 기본적인 구조가 동일하고, 열원 또는 광원에서 나온 열 또는 빛을 하방으로 모아주는 점에서 그 용도나 기능이 공통되므로, 비교대상디자인들은 원고 제품이 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 것인지 여부를 판단하는데 참고가 될 수 있다고 봄이 상당하다. 원고 제품은 전체적으로 볼 때 동종 상품이 통상적으로 가지는 형태에 불과하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위 불인정

IV.           후발 모방자에 대한 민사법적 권리구제 – 판매금지 및 손해배상 청구

부정경쟁방지법 제4조는 부정경쟁행위로 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 금지 또는 예방 등을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 부정경쟁방지법에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결 등 참조).

따라서 선행제품의 권리자는 부정경쟁행위금지 가처분을 신청하여 디자인 모방에 해당하는 후행 제품을 “판매, 양도, 대여. 전시, 수입, 수출해서는 안된다”라는 금지명령과 보관 중인 제품의 반출을 금지한다는 명령을 받을 수 있습니다.

나아가, 선행 디자인 권리자는 상대방을 대상으로 디자인침해 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있습니다. 권리자는 손해배상으로 상대방이 판매한 제품 숫자를 파악할 수 있다면 그 숫자에 제품당 본인의 이익액을 곱한 금액, 또는 상대방이 판매로 얻은 수익액, 또는 통상의 로열티 금액 중 본인에게 가장 유리한 것을 선택하여 청구할 수 있습니다. 액수도 중요하지만 입증이 가장 쉬운 것을 선택하는 방안도 바람직합니다.

미등록 제품 디자인의 보호기간 – 3년

다음과 같이 (자)목의 보호기간은 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년으로 제한됩니다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 자목 “자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위

​(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위”

3년 경과 후 부정경쟁행위 유형 중 일반조항의 보충적 적용 여부 – 불가

선발회사에서 3년이 경과된 이후까지 후발제품의 판매금지청구를 하면서 (차)목의 부정경쟁행위에도 해당한다는 주장한 경우, 법원은 이에 대해, "(차)목은 (가)목 내지 (자)목의 9가지 유형의 부정경쟁행위를 한정적으로 열거하고 있을 뿐이어서 기술의 발전과 시장의 변화에 따라 날로 다양해지는 새로운 유형의 부정한 경쟁행위에 대처하기 어렵다는 인식하에, 위 9가지 유형에 해당하지 않더라도 규제할 필요가 있다고 보이는 정도의 중한 법익 침해행위가 있을 때에는 민법상 불법행위에 해당한다고 본 대법원 판례를 입법화한 부정경쟁행위의 일반규정이다. 위와 같은 입법취지 및 규정체계 등에 비추어 보면, (차)목은 (가)목 내지 (자)목에 규정하고 있는 행위유형과는 다른, 종래의 지식재산권 관련 제도 내에서 예상할 수 없어 기존 법률로는 미처 포섭할 수 없었던 유형의 행위로서 (가)목 내지 (자)목의 부정경쟁행위에 준하는 것으로 평가할 수 있는 행위에 관하여만 보충적으로 적용되는 규정으로 봄이 상당하다."라고 판시하였습니다.

(자)목이 적용되는 상품형태모방 부정경쟁행위에 대해 (차)목 규정이 중첩적으로 적용되지 않는다는 입장입니다. 따라서 선발업체의 3년 이후 모방제품에 대한 판매행위금지청구를 기각하여 모방제품의 장래 판매를 허용한 것입니다.

V.            상품형태 모방행위 (자)목 부정경쟁행위 형사처벌: 대구지방법원 서부지원 2018. 11. 27. 선고 2018고정392 판결

종래 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못합니다.

상품형태 모방행위 (자)목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정되어 시행 중입니다. 이제 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금으로 처벌할 수 있습니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

(1)   기본법리 판단기준: 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것 이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지, 즉 보는 사람의 마음에 환기될 미적 느낌과 인상이 유사한지 여부에 따라 판단하여야 하고, 그 물품의 성질, 용도, 사용형태 등에 비추어 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이를 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 결정하여야 한다 (대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후913 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

(2)   디자인 비교

(3)   주요 차이점 - 등록디자인은 레일연결부 내 결합부품부(보라색)가 레일연결부 중심을 기준으로 안쪽에 형성되고, 탄성걸림구(푸른색)는 레일연결부 중심을 기준으로 바깥쪽에 형성되며, 나사결합부(붉은색)가 좌측 레일연결부에 3개 형성된 것이다. 이에 비하여 확인대상 디자인은 레일연결부 내 결합부품부(보라색)가 레일연결부 중심을 기준으로 바깥쪽에 형성되고, 탄성걸림구(푸른색)가 결합부품부를 중심으로 좌우에 1개씩 형성되며, 나사결합부(붉은색)가 좌측 레일연결부에 2개 형성되어 있다.

(4)   주요 차이점: 등록디자인은 레일연결부 위치를 조절할 수 있는 가이드 홈이 등기구부 평면부 중앙에 전체적으로 형성되어 있다. 이에 비하여 확인대상 디자인은 가이드 홈이 등기구부 평면부가 아니라 등기구부 정면부의 상단에 얇은 홈으로 형성되어 있고, 그에 따라 등기구부 평면부는 어떠한 홈이 없는 평평한 형상이다(이로 인하여 확인대상 디자인의 연결본체에는 등기구부 정면부 상단에 형성된 가이드 홈과 연결되는 다리가 형성되어 있다).

(5)   사용상태 외관의 차이점에 대한 주장 – 등록권자 피고는 레일조명등은 레일과 연결하여 사용하는 것인데, 레일조명등을 레일과 연결할 경우, 레일연결부 및 연결본체의 형상이나 위치, 가이드 홈 등은 레일에 가려 보이지 않게 되므로, 해당 부분들은 등록디자인의 지배적인 특징을 형성하는 요부가 될 수 없다고 주장한다.

(6)   특허법원 판결 요지: 디자인의 유사 여부는 그 디자인이 표현된 물품의 사용 시뿐만 아니라 거래 시의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 하는데(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010후265 판결 등 참조), 레일조명등 거래 시 그 수요자는 등기구부뿐만 아니라 레일에 연결되는 부분까지 고려하여 구입 여부를 결정할 것으로 보이므로, 비록 레일조명등을 레일에 삽입·연결한 후 조명기구로 사용할 때 등기구부가 레일연결부 및 연결본체의 형상이나 위치, 가이드 홈보다 눈에 잘 띈다 하더라도, 그 등기구부의 형태만이 요부가 될 수 있다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 전제가 다른 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

(7)   결론: 전체적으로 양 디자인은 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 한다고 할 것이어서, 서로 유사하다고 볼 수 없다.

첨부: 특허법원 2025. 1. 16. 선고 2023허14486 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    사실관계 및 분쟁경위  

주식회사 벤처기업은 CTO 포함 연구원들에게 스톡옵션을 부여하기로 하고, 2002. 4. 12. 주주총회 특별결의까지 거쳤습니다. 그런데 주주총회 특별결의는 법적 요건을 충족하지 못하는 서면결의 방식이었습니다.

그 후 CTO 포함 기술진과 대주주 사이 경영권 분쟁으로 CTO 등이 2006. 3.경 퇴직하였고, 퇴직 CTO 등이 경쟁회사를 창업하였습니다. 이에 전직 벤처기업에서는 2006. 9. 27. 이사회를 열어 경쟁회사를 설립하는 등 회사에 손해를 가하는 경우 스톡옵션을 취소할 수 있다는 정관 규정에 따라 이미 부여한 스톡옵션(주식매수선택권)를 취소하였습니다.

한편으로, 벤처기업 주주는 위 스톡옵션을 무효화할 목적으로 주식회사 벤처기업을 상대로 2006. 6. 5. 퇴직한 CTO 등에게 스톡옵션을 부여하였던 주주총회 특별결의(2003. 10. 26. 주주총회 특별결의)가 법적요건을 충족하지 못하는 하자가 있다는 이유로 주주총회결의 부존재확인의 소를 제기하였습니다.

위 소송의 피고 벤처회사는 형식으로 응소하여 2007. 5. 4. ‘주주총회 특별 결의가 존재하지 아니함을 확인한다’는 패소판결을 받았고, 항소하지 않음으로써 그 판결이 확정되었습니다.

2.     대법원 판결요지: 주총결의 무효판결의 대세적 효력 + 스톡옵션 부여 무효

주주총회결의 부존재확인의 판결은 회사나 소송당사자뿐만 아니라 제3자에 대하여서도 그 효력이 미친다.

‘이 사건 결의가 존재하지 아니함을 확인한다’는 위 확정판결은 제3자에 대하여도 그 효력이 있다고 할 것이므로, 결국 이 사건 주식매수선택권 부여계약은 주주총회 특별결의 없이 이루어진 것으로서 무효라고 보아야 한다.

설령 이 사건 결의가 존재한다고 가정하더라도, 이 사건 주총결의는 벤처기업법이 정하는 주식매수선택권의 부여 방법, 행사 가격, 행사 기간 및 주식매수선택권의 행사로 내줄 주식의 종류 등에 대하여 정하고 있지 아니하므로, 주식매수선택권 부여의 전제가 되는 적법한 주주총회의 특별결의라고 할 수 없다.

3.    실무적 함의

사안은 벤처기업 임직원에게 스톡옵션을 부여하면서 적법한 절차에 따라 현실적으로 개최된 주주총회에서 결의한 것이 아닙니다. 즉, 형식적으로 주주총회 의사록을 작성하여 주주총회의 결의가 있었던 것처럼 처리하는 문서만 갖춘 서면방식이었습니다.

그런데 벤처기업에서 경영분쟁이 발생하였고, CTO 등이 이탈하자 주주 1인이 회사를 상대로 퇴직자에게 부여한 스톡옵션을 무효화하려는 목적으로 스톡옵션을 부여한 주주총회 특별결의 부존재확인소송을 제기한 것입니다. 잔류한 주주와 같은 편이었던 벤처회사에서 그 소송을 비밀리에 진행하면서 형식적으로 대응하여 패소하였고, 그 판결은 확정되었습니다.

이와 같은 주주총회결의 부존재확인의 판결은 회사와 소송당사자 주주뿐만 아니라 다른 주주 및 퇴직자 등 제3자에게도 그 효력이 미칩니다. 나아가 그 판결 확정 이전에 생긴 회사와 사원 및 제3자간의 권리의무에도 영향을 미치게 됩니다.

주주총회결의 부존재확인 판결이 이미 스톡옵션을 부여 받고 퇴직한 직원들에게도 효력이 있고, 주식매수선택권을 부여하였던 주주총회결의가 부존재하므로, 결국 그 스톡옵션도 무효가 됩니다. 

규모가 작은 벤처기업이라고 해도 주식매수선택권(스톡옵션) 부여와 같은 중대한 회사법상 법률행위는 반드시 법에 따른 정식 소집절차와 요건을 충족하여 개최되는 주주총회에서 특별결의 요건을 충족한 결의를 확보해야만 안전합니다. 나중에 분쟁이 발생하면 "주주총회결의 부존재확인" 등을 통해 스톡옵션이 무효화되는 상황도 있다는 점을 잘 보여주는 판결 사례입니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

1.    디자인 보호법 규정

제2조(정의) 제1호: "디자인"이란 물품의 형상ㆍ모양ㆍ색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.

제92조(디자인권의 효력) “디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.”

제93조(등록디자인의 보호범위) “등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면ㆍ사진 또는 견본과 도면에 적힌 디자인의 설명에 따라 표현된 디자인에 의하여 정하여진다.”

디자인은 물품을 눈으로 볼 때 “미감”을 일으키는 것이고, 등록디자인 권리는 동일한 디자인뿐만 아니라 그와 유사한 디자인까지 포함합니다. 디자인 동일여부는 문제되지 않고 “유사한 디자인”에 해당하는지 여부 판단이 핵심 쟁점입니다.

2.    디자인 유사판단 법리

“디자인의 동일ㆍ유사 여부를 판단함에 있어서는 디자인을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 하며, 양 디자인의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 디자인의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후3794 판결).

또한, 등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결 등 참조).

한편, 옛날부터 흔히 사용되어 왔고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 고안되었던 것이나 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 것 등에서는 디자인의 유사범위를 비교적 좁게 보아야 하지만(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등 참조), 기존에 없던 참신한 디자인에서는 디자인의 유사 범위를 비교적 넓게 보아야 할 것이다.

디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 이를 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라, 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 이 경우 디자인을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 요부로서 파악하고 이것을 관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 그 유사 여부를 결정하여야 한다(대법원 1996. 1. 26. 선고 95후1135 판결, 2006. 6. 29. 선고 2004후2277 판결 등

3.    디자인 유사판단 법리의 실무적 함의

대법원은 전체 대 전체로 대비 관찰하여 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상이 유사한 것인지 여부로 디자인 유사여부를 판단합니다. 다른 대법원 판결에서는 “보는 사람이 느끼는 심미감”이라는 표현을 “미감과 인상”과 동일한 의미로 사용합니다.

심미감은 법률에서 정의한 용어가 아니고, 국어사전에도 나오지 않습니다. 한자로 審美感으로 표기하는데, 대법원 판결에서 “보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상”이라는 표현과 동일한 의미로 사용되기도 합니다. 엄밀하게 한자를 풀이하자면, 심미감(審美感)은 미감(美感)을 주의하여 보거나 살피거나 조사한다(審)는 것이므로 미감과 심미감을 동일한 의미로 사용할 수 없습니다. 학설도 미감과 심미감을 동일한 의미라는 견해는 찾아보기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 굳이 심미감이라는 용어를 사용하려는 이유는 디자인 유사여부를 그 “미감과 인상”의 유사여부로만 판단하는 것이 부적절하다는 뜻일 것입니다.

결국 디자인을 전체적으로 대비 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기될 미감과 인상을 살필 수 있게 하는 어떤 힘, 감정, power 등, 그 무엇이 유사한지 여부로 판단한다는 의미로 해석됩니다. 상표법의 식별력(識別力) 또는 상표유사 판단과 비슷하게, 대비하는 두 디자인이 동일한지, 전혀 다른 것인지, 양극단은 아니고 그 중간 즈음인지 등을 주의하여 보고, 조사하고, 살피는(審) 어떤 감정, 특성, 힘(力), power 등을 기초로 판단한다는 것입니다. 그것은 디자인이 갖는 미감 및 인상과는 구별될 수 있는 요소이자 특성입니다. 디자인 유사여부는 그 심리적 요소, 특성을 기준으로 판단한다 할 것입니다.

4.    핵심 쟁점 – 유사여부를 판단하는 자 

디자인 유사판단은 특허법에서 균등침해 판단에 대응할 수 있고, 상표법에서 표장의 유사여부 판단에 대응할 것입니다. 또한, 디자인 유사판단은 등록요건 판단과 침해판단으로 나눌 수 있고, 양자는 동일하지 않고 서로 구별될 수 있습니다. 소위 특허법에서 진보성 판단과 균등침해 판단에 관한 일원론과 이원론의 견해대립이 있었으나, 통설과 판례의 견해가 이원론으로 정리된 것과 같습니다. 디자인 등록요건 판단과 침해판단은 서로 엄격하게 다르므로 각 단계의 디자인 유사 판단기준도 각각 다르고 구별되는 것이어야 할 것입니다. 특허법에서 균등론을 적용하는 요건과 균등침해 판단기준이 등록요건인 진보성을 판단하는 기준과는 전혀 다른 내용인 것처럼 디자인법도 마찬가지 논리가 적용될 것입니다.

특허법의 균등침해 판단 법리에 비추어 보면, 디자인 침해판단시 유사판단은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 삼아야 할 것입니다. 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1218 판결에서 “디자인의 유사 여부를 판단함에 있어서는 그 디자인이 표현된 물품을 거래할 때 뿐만 아니라 사용할 때의 외관에 의한 심미감도 함께 고려하여야 한다.”고 판시한 것도 의미심장합니다.

그 분야에서 통상의 지식을 가진 소비자, 수요자, 거래자의 시각에서 대비되는 두 디자인을 전체 대 전체로 관찰할 때 보는 사람의 마음에 환기되는 미감과 인상, 그것을 일으키는 디자인 특성, 요소를 고려하여 유사여부를 판단하면 될 것입니다.

이와 같이 해당 분야의 일반 소비자, 수요자, 거래자를 기준으로 판단하면 디자인 유사범위가 넓어지고 등록디자인권 침해로 보는 경우가 증가할 것입니다. 한편, 디자인 등록요건은 일반 소비자, 거래자의 수준에서 판단해서는 안되고, 그 분야의 평균적 지식을 가진 자, 디자이너를 시각에서 유사여부를 판단해야 합니다. 그와 같은 기준에 볼 때에도 등록무효 사유가 없다면 그 등록디자인의 유사범위를 넓게 인정하여 디자인권을 강하게 보호하는 것이 바람직하다 생각합니다.

[질문 또는 상담신청 입력하기]

(1)   부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있다. 이는 타인이 개발한 상품의 형태를 모방하여 실질적으로 동일하다고 볼 수 있을 정도의 상품을 만들어 냄으로써 경쟁상 불공정한 이익을 얻는 것을 막기 위한 것으로서, 여기에 규정된 모방의 대상으로서의 ‘상품의 형태’는 일반적으로 상품 자체의 형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 전체적 외관을 말한다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다240454 판결 등 참조).

(2)   그리고 여기에서 ‘모방’이라고 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용ㆍ정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

(3)   부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있고, ‘타인이 제작한 상품’에 관하여 창작성 등을 별도의 요건으로 규정하지 않고 있으므로, 상품의 형태가 종래에 있었던 것을 그대로 모방한 것이 아닌 한 부정경쟁방지법 (자)목의 보호대상이 된다.

(4)   부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 그 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도 대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.

(5)   여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능 효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결 참조).

(6)   상품의 형태가 ‘진부한 형태’에 해당하는지 여부는 상품을 전체적으로 관찰하여 판단하여야 하므로, 개개의 부분적 형상이 진부하고 각 형상을 조합하는 것이 쉽다고 하더라도 그 전체 형상이 진부한 형태인 것으로 되지 않는다. 즉 상품 형태는 그 형태의 일부분이 모여서 전체적으로 하나의 형태를 구성하게 되는 것이므로, 동종 상품에 사용되는 통상적인 형태의 일부분을 개별적으로 모방하였다 하더라도, 그 일부분이 전체적으로 결합되어 이루게 되는 형태가 동종 상품이 통상적으로 가지는 형태가 아니라면, 위 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 단서에 해당한다고 보기 어렵다.

(7)   원고 바지의 형태가 이른바 통상적으로 채용되는 슬릿(Slit)을 포함하고, 이 사건 바지와 마찬가지로 슬릿을 기준으로 옷감의 길이가 다르며, 고무를 넣은 밴딩 방식의 허리를 채택하고, 여성 바지에서 사용되는 바지 앞면 지퍼 같은 장식과 바지 뒷면 주머니 같은 장식을 포함하고 있는 사실은 위에서 본 바와 같다. 원고 바지가 F 브랜드의 바지 등 동종의 상품에 사용되는 부분적인 형태를 포함하고 있다고 하더라도 그 부분적인 형태들이 전체적으로 결합되어 이루어진 이 사건 원고 바지의 형태가 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태라고 볼 수 없다.

(8)   시중에 유통되고 있는 통상의 슬릿의 위치 및 각도, 절개의 정도 등에서 이 사건 원고 바지와 다른 경우가 많은 것으로 보이고, 스티치의 유무나 위치, 앞뒷면의 주머니 또는 주머니 형상의 장식 유무, 주머니의 디자인, 밴딩의 유형 등 구성 요소와 그 조합이 이 사건 원고 바지와 상이한 것으로 보인다. 바지는 위와 같은 형태뿐만 아니라 슬릿, 밴딩 방식의 허리 등의 구성 요소들이 전체적으로 결합되어 제작된 하나의 상품 형태를 갖추고 있다. 일반 수요자들도 바지의 부분적인 구성 요소들로부터 이 사건 원고 바지가 동종의 상품이 일반적․통상적으로 가지는 형태라거나 개성이 없는 진부한 형태에 해당하는 것으로 인식하지는 않을 것으로 보인다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 1. 20. 선고 2021가합522770 판결;

         서울고등법원 2023. 11. 9. 선고 2023나2007667 판결

[질문 또는 상담신청 입력하기]