부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1()

 

타인이 제작한 상품의 형태(형상ㆍ모양ㆍ색채ㆍ광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품 소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위.

 

다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.

(1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

(2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도ㆍ대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입ㆍ수출하는 행위

 

관련 법리 부정경쟁행위 제외 단서조항의 판단기준

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 부정경쟁행위의 한 유형으로 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서모방이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 201020044 판결 등 참조).

 

한편 부정경쟁방지법 제2조 제1()목 단서 (2)는 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 모방 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다.

 

여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능ㆍ효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015216758 판결 참조).

 

상품형태 비교 

 

특허법원 판결요지

 

원고 제품의 대상 물품인 캔들워머는 베이스와 연결부 및 집열부(또는 전등갓)로 이루어진 전기스탠드, 온열 램프와 그 기본적인 구조가 동일하고, 열원 또는 광원에서 나온 열 또는 빛을 하방으로 모아주는 점에서 그 용도나 기능이 공통되므로, 비교대상디자인들은 원고 제품이 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 것인지 여부를 판단하는데 참고가 될 수 있다고 봄이 상당하다.

 

원고 제품은 전체적으로 볼 때 동종 상품이 통상적으로 가지는 형태에 불과하여 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다. 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위 불인정

 

첨부: 특허법원 2020. 12. 11. 선고 20201018 판결

 

특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결.pdf
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KASAN_디자인등록 무효 BUT 상품형태 모방 부정경쟁행위 판단 - 단서 조항 해당 특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 4. 12. 09:26
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1. 사안의 개요

 

(1) 권리자 원고 - 제품 디자인 등록 BUT 실시자 피고 - 용이창작 이유로 무효심판 청구, 무효심결 확정, 디자인등록 무효 확정

(2) 원고 부경법 제2조 제1()목 상품형태 모방 부정경쟁행위 주장

(3) 원고 제품 vs 피고 제품  


2. 부정경쟁행위 판단기준 법리

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 부정경쟁행위의 한 유형으로 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서모방이라 함은 타인의 상품의 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용, 정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 201020044 판결 등 참조).

 

한편 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 () 목 단서는 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 모방 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다. 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능ㆍ효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2015216758 판결 참조).

 

3. 특허법원의 구체적 사안에 대한 판단 통상적 형태에 해당함 

 

원고 제품은전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되어 있는 점(이하특징 ①’이라 한다), ② 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로, 상부가 만곡지게 굽어진 형상인 점(이하특징 ②’라 한다), ③ 베이스는 사각형상인 점(이하특징 ③’이라 한다), ④ 집열부는 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상( )인 점(이하특징 ④’라 한다), ⑤ 연결부는 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 ‘J’가 뒤집어진 형상을 이루고 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 거의 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하고 있는 점에 그 형태적 특징이 있다.

 

원고 제품이 가지는 형태적 특징은 동종 상품에서 종래부터 채용되어 오던 형태 혹은 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등에 해당하므로, 전체적으로 볼 때 원고 제품은 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목에 의하여 보호되는 상품 형태에 해당한다고 보기 어렵다.



먼저, 특징내지 ③, 즉 전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되고, 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로 상부가 만곡지게 굽어진 형상이며, 베이스가 사각형상으로 되어 있는 형태는 비교대상디자인 1, 2, 3에 그대로 개시되어 있다.

 

또한, 윗 부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상인 집열부(특징 ④)는 비교대상디자인 5 내지 8, 10에 개시되어 있다. 뿐만 아니라, 을 제9, 18, 20, 21호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 원고 제품의 집열부와 유사한 형상, 즉 원뿔대 형상의 전등갓이나 집열부는 전기스탠드나 온열램프 등의 제품에서 이미 원고 제품의 출시 전부터 광범위하게 사용되어 온 사실을 인정할 수 있다.

 

나아가, 비교대상디자인 8, 10 내지 12에는 연결부의 상부가 아치형으로 만곡되어 있는 형상이 나타나 있고, 그 중 비교대상디자인 11에는 원고 제품의 특징 ⑤, 즉 연결부 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 ‘J’가 뒤집어진 형상을 이루고 연결부의 단부가 집열부의 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부의 만곡이 시작되는 위치와 동일한 높이에 집열부의 상단이 위치하는 형태가 나타나 있다.

 

더욱이, 원고 제품의 형태적 특징 중 1 내지 3은 캔들워머에 관한 비교대상디자인 1 내지 3에 그대로 개시되어 있고, 원고 제품은 비교대상디자인 1 내지 3과 비교하여 볼 때, 그 집열부의 형상(원고 제품’, 비교대상디자인 1 내지 3 ‘ ,  ’)과 연결부의 상부 형상 및 연결부와 집열부의 결합 위치(원고 제품’, 비교대상디자인 1 내지 3 ‘,,’)에 차이가 있을 뿐인데, 그 형태상의 차이가 그 변형의 정도, 그와 같은 형태의 변형이 주는 심미감의 차이 등에 비추어 현저하다고 보기 어렵다.

 

오히려 위 차이는, ① 원고 제품의 출시 이전에 이미 공지되어 있던 비교대상디자인 1 내지 3의 집열부의 형상(상부의 원통형과 하부의 원뿔대가 결합된 형상) 중 하부의 원뿔대 형상만을 취하고, ② 비교대상디자인 1 내지 3ㄱ자 형상의 연결부 상부를아치형으로 만곡되어 알파벳 J가 뒤집어진 형상으로 변경하고, ③ 연결부와 집열부와의 결합 위치를 집열부의 상부의 측면에서 집열부의 상단으로 변경한 것에 불과한 바, 이와 같은 정도의 변경은 비교대상디자인 1 내지 3, 5 내지 8, 10 내지 12에 나타나 있는 집열부, 연결부의 형상을 취사선택하여 손쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과한 것으로 봄이 상당하다.

 

첨부: 특허법원 2020. 12. 11. 선고 20201018 판결

특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018 판결.pdf

KASAN_디자인등록 무효심결 확정, 부경법 (자)목 상품형태 모방 부정행위 주장 BUT 통상적 상품 형태 해당 특


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작성일시 : 2021. 1. 26. 16:00
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

아래와 같은 스마트폰 액세서리 디자인에 관한 등록디자인 침해소송에서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 볼 수 있는지 여부, 즉 등록디자인의 무효 여부가 쟁점.

 

 

2. 대법원 판결요지

 

. 기본 법리 - 판단기준

 

등록디자인에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 등록디자인이 공지디자인 등에 의하여 용이하게 창작될 수 있어 그 디자인등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는,

 

디자인권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고,

 

디자인권침해소송을 담당하는 법원으로서도 디자인권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 등록디자인의 용이 창작 여부에 대하여 심리 판단할 수 있다.

 

통상의 디자이너가 용이하게 창작할 수 있다고 하기 위해서는,

(1) 공지디자인의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이나 국내에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방 또는 전용하였거나,

 

(2) 이를 부분적으로 변형하였다고 하더라도 전체적으로 볼 때 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하거나, 또는

 

(3) 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법으로 변경, 조합하거나 전용하였음에 불과한 디자인 등과 같이

 

창작수준이 낮은 디자인이어야 한다.

 

. 구체적 사안의 판단

 

㉮ 이 사건 등록디자인은 플레이트의 중앙부분이 볼록하게 튀어나와 있는 형상임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 가운데 부분이 평평한 형상으로 되어 있는 점, ㉯ 이 사건 등록디자인은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 평평하여 그 단면이 전체적으로 사각형임에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 몸체의 윗면과 아랫면이 원형인 점, ㉰ 이 사건 등록디자인은 링의 하부에 직선부분이 존재함에 비하여 비교대상디자인 2, 3은 링의 하부에 직선부분이 존재하지 않는 점 등에서 차이가 있다.

 

위와 같이 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 2, 3은 플레이트의 돌출 여부, 링 몸체의 윗면과 아랫면의 형상, 링 하부의 직선부분의 유무 등에서 서로 차이가 있다. 특히 이 사건 등록디자인 중 링의 하부에 존재하는 직선부분전체 디자인에서 차지하는 비중이 작지 않고, 관찰되기 쉬운 부분에도 해당하므로, 이러한 직선부분의 존재로 인하여 이 사건 등록디자인은 비교대상디자인 2, 3과는 다른 미감적 가치를 가진다고 할 수 있다. 따라서 비교대상디자인 2, 3을 이 사건 등록디자인과 같이 변형하는 것을 두고 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적 변형에 불과하다고 보기 어렵다.

 

한편 대상 물품을배터리상에 안전고리가 설치된 휴대폰으로 하는 비교대상디자인 5에는 안전고리의 하부에 직선에 가까운 원호의 형태가 나타나 있기는 하다. 그러나 비교대상디자인 5의 안전고리는 그 대상 물품의 용도, 기능이나 구체적인 형상, 모양이 이 사건 등록디자인과는 차이가 있으므로, 비교대상디자인 5를 비교대상디자인 2, 3과 단순히 조합하는 창작수법이나 표현방법만으로는 이 사건 등록디자인을 창작해 낼 수 없다.

 

나아가 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 그 디자인 분야에서 찾아볼 수 없는 것일 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인에서와 같은 형상과 모양으로 링의 하부에 직선부분을 형성하는 것이 그 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법이라고 볼 만한 자료도 없다.

 

따라서 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 앞서 본 비교대상디자인들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

 

KASAN_상품모방, 디자인모방 분쟁의 실무적 쟁점 - 등록디자인의 창작성 흠결 및 무효 가능성 판단 - 스마트폰

 

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작성일시 : 2020. 7. 30. 15:35
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1. 사안의 개요 및 쟁점

 

 

 

(1) 비교대상 디자인 8 – 자기 공지 디자인, 신규성 상실의 예외 주장 대상 디자인, 출원일 전 제품 판매로 공지된 디자인

(2) 비교대상 디자인 1 – 타인의 중간 공지 디자인, 출원일 전 제3자의 제품 판매로 공지된 디자인, 디자인 출원인과 무관한 제3자의 공지 디자인

(3) 쟁점: 신규성 상실의 예외 적용 대상 디자인은 출원인의 자기 공지 디자인에 한정되는지 여부, 출원일전 공지된 타인의 디자인은 신규성 상실 예외 대상으로 볼 수 없는지 여부

 

2. 양 당사자의 주장요지

 

. 등록무효 심판청구인의 신규성 상실 주장

 

비교대상디자인 8 뿐만 아니라 비교대상디자인 1이 공지되지 않은 것으로 보아 이 사건 등록디자인이 신규성의제 인정을 받으려면, 비교대상디자인 1이 비교대상디자인 8과 동일성 있는 디자인이어야 하며, 출원인의 최초 자기 실시디자인의 공지일과 출원일 사이에 제3자인 타인의 실시디자인이 공지된 경우, 12월 내 출원이라도 그 타인의 중간공지가 출원인의 창작디자인과 동일하지 않고 이를 단순 모방, 복제한 것에 불과하지 않은 독자적인 창작에 기인한 경우에는 신규성의제 규정의 적용을 받을 수 없고, 공개된 타인의 창작디자인에 의해 신규성이 상실되어 디자인등록을 받지 못한다.

 

타인의 중간공지가 신규성의제 인정되는 피청구인의 실시 디자인과 동일성 있다면 모인출원으로 신규성 상실의 예외 적용을 받을 수 있으나 양 디자인이 유사한 정도에 그친다면 이에 의해 출원(등록)디자인은 신규성이 상실된다고 보아야 할 것이다.

 

. 디자인권자 방어 주장 

 

비교대상디자인 1이 이 사건 등록디자인의 출원일 전에 공지된 피청구인의 비교대상디자인 8을 모방하여 제조·판매된 제품으로, 비교대상디자인 8과 동일·유사하므로 공지의 주체가 동일한지 여부에 관계없이 비교대상디자인 8에 의해 신규성 상실의 예외가 인정된 디자인으로서 공지된 디자인으로 볼 수 없다.

 

3. 심결 요지 신규성 상실 예외 해당, 무효심판 청구 기각

 

. 법리 신규성 상실 예외 적용기준 판단

 

디자인의 출원 당시 그 디자인과 동일한 디자인이 여러 차례 공지되어 있는 경우, 출원인이 그 중 가장 먼저 공지한 디자인에 대해서만 기간 내에 신규성 상실의 예외 주장을 하였다고 하더라도 여기에는 그 최초 분 이후에 공지된 동일한 디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외 주장을 하고자 하는 의사가 당연히 포함되어 있는 것으로 해석함이 자연스럽고, 디자인의 공지에 있어서는 그 성질상 어떤 시점의 한정적 행위가 아니라 어느 정도 계속되는 상태를 예정하고 있는 것이어서 최초의 시점에 공지된 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외 주장을 하더라도 이와 동일한 디자인으로서 그 이후에 계속적으로 공지되는 디자인에 대해서까지 그 효력을 미치도록 할 필요가 있으므로, 디자인권자가 여러 번 공지된 디자인들 중 최초에 공지된 디자인에 대해서만 신규성 상실의 예외 주장을 하면 그 나머지 공지된 디자인들에 대해서도 신규성 상실의 예외가 적용된다고 해석해야 할 것이다(특허법원 2008. 8. 28. 선고 20083407 참조).

 

. 구체적 사안의 판단

 

이러한 법리에 따라 피청구인의 실시 디자인인 비교대상디자인 8과 타인의 중간공지 비교대상디자인 1을 대비하여 보면, 양 디자인은 전체적인 심미감에 있어 동일성이 있다고 판단된다.

 

디자인보호법 제33조 제1항에서 규정하고 있는 신규성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 될 수 있으므로, 3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위한 신규성 상실의 예외 규정을 둔 입법취지와 같은 법 제36조 제1항에서 규정하는 기간 이내에 이루어진 여러 번의 공개행위 중 가장 먼저 공지된 디자인과 동일성이 인정되는 범위 내에 있다면 공지된 나머지 디자인들에까지 신규성 상실의 예외의 효과가 미친다고 봄이 타당하고,

 

동일성이 인정되는 범위 내에 있는 디자인이란 그 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 동일하거나 극히 미세한 차이만 있어 전체적 심미감이 동일한 디자인을 말한다(대법원 2017. 1. 12. 선고 20141341 판결 참조)는 점 등을 참작하여 보더라도,

 

이 사건 심판의 경우와 같이 디자인 창작 이후 시장반응을 탐색하기 위하여 공개한 최초 디자인을 동일·유사하게 모방하여 제품화한 타인의 중간공지가 있는 경우,

 

이를 신규성 위반의 사유로 삼는다면 원창작자의 권리가 정당하게 보호받을 수 없게 될 것이므로

 

창작자 보호라는 신규성 상실의 예외 규정의 취지와 디자인의 창작과 제품개발로 이어지는 물품 시장의 현실적인 사정을 고려하여 위와 같은 신규성 판단에서는 동일성의 기준을 너무 엄격하게 적용하는 것은 바람직하지 않다 할 것이다.

 

이러한 관점에서 신규성의제 인정되는 비교대상디자인 8과 타인의 중간공지에 해당하는 비교대상디자인 1은 양 디자인의 배면에서 관찰되는 덮개부의 형상과 구성의 차이에 위 대비에서 살펴본 바와 같은 기능적인 특성이 내재되어 있고, 기존의 디자인에서도 나타나 있는 공지의 형태일 뿐만 아니라, 피청구인이 공지의 증거로 제출한 을 제1호증 내지 제5호증의 홈페이지 및 쇼핑몰의 제품사진에서도 모두 이 사건 물품의 정면만을 표현하여 특정한 디자인을 동일제품으로 광고하는 점 등에 비추어 볼 때,

 

수요자의 관점에서는 정면의 형상이 물품 전체의 미감을 좌우하는 지배적인 특징으로 작용할 것이고 양 디자인의 요부는 디자인의 특징적인 요소가 모두 표현되어 있는 물품의 정면으로서 그 요부의 전체적인 심미감이 동일하므로, 비교대상디자인 1은 피청구인의 창작의 범위 내의 동일성 있는 디자인에 해당하여 비교대상디자인 8의 신규성 상실의 예외 주장의 효력이 비교대상디자인 1에 미친다 할 것이고, 결국 비교대상디자인1은 이 사건 등록디자인과 관련하여 신규성에 관한 공지의 증거로 인정될 수 없다 할 것이다.

 

첨부: 심결문

심결문(2019당4003).pdf

KASAN_이어폰용 케이스 디자인등록 무효심판 – 타인의 중간공지 디자인과 선행 자기실시 디자인에 기초한 신규성 상

 

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작성일시 : 2020. 7. 21. 09:56
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