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  1. 2018.07.16 [특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결
  2. 2018.07.16 [특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결
  3. 2018.06.27 [특허분쟁] 새로운 미국 NPE에서 Startup에게 보유한 1000여개 특허의 free license 무료 라이선스 offer 프로모션
  4. 2018.06.25 [강제집행회피] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부
  5. 2018.06.20 [인터넷쇼핑몰분쟁] 경쟁제품 판매를 방해하기 위해 허위 주문 후 취소 반복 + 표시상 재고 제로상태 유도 - 오픈마켓에 대한 컴퓨터등장애업무방해: 서울북부지방법원 2018. 5. 17. 선고 2018고단..
  6. 2018.05.28 [미국특허분쟁] 미국특허소송 관련 정보공개 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해소송 $539 million 손해배상 배심원 평결(verdict)
  7. 2018.05.25 [특허분쟁] 미국특허소송 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해분쟁 미연방대법원 판결 후 사실심의 배심원 평결(verdict) – 삼성의 손해배상책임 $539 million 인정
  8. 2018.05.11 [특허존속기간연장] 일본 동경지재고재 판결에 대해 일본대법원 2018. 5. 8. 상고 불허 결정 뉴스 + 일본 특허판결(존속기간연장 특허권은 염 변경 의약품에 미친다는 내용) 확정
  9. 2018.05.04 [특허침해분쟁] 의약 피타바스타틴 정제 관련 선사용권 쟁점 특허침해소송 일본 동경지재고재 2018. 4. 4. 선고 판결
  10. 2018.05.02 [중국특허침해분쟁] 중국 온라인 오픈마켓 쇼핑몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위 + 중국 권리침해책임법상 온라인사이트 운영자의 연대책임 인정 판결
  11. 2018.05.02 [온라인쇼핑몰특허침해] 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabama 연방지방법원 2017. 3. 20. 판결 : eBay Not Liable for Listing Infringing Products of Third-Party Sellers—Not an Offer to Sell by..
  12. 2017.12.29 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침을 통해 공부해 보는 특허법 중국어 기초(4)
  13. 2017.12.22 [중국특허침해소송] 중국 등록특허(발명전리)의 정정 관련 2017. 4. 1. 시행 SIPO 전리심사지침 + 중국특허청 복심위원회 PRB 발표자료
  14. 2017.12.20 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침을 통해 공부해 보는 특허법 중국어 기초(3)
  15. 2017.12.18 [중국지재권침해대응] 중국특허청 (SIPO) 복심위원회 (PRB, 특허심판원) 웹사이트 및 심결문 공개 내용
  16. 2017.12.18 [중국지재권침해대응] 중국법원 판결문 온라인 공개 사이트 소개
  17. 2017.12.17 [중국특허침해분쟁] 중국특허 무효심판 및 특허침해소송 실제 사건의 timeline 경과
  18. 2017.12.15 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침을 통해 공부해 보는 특허법 중국어 기초(1)
  19. 2017.12.14 [중국지재권침해대응] 중국 침권책임법 - 권리침해책임법 개요
  20. 2017.12.14 국내 온라인쇼핑몰 제품을 중국에서 구매한 경우와 중국법원의 지재권 소송관할권 여부 + 중국 침권책임법 적용 가능성 + 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 여부 검토
  21. 2017.12.14 [온라인지재권침해분쟁] 온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해책임 여부 : 미국 eBay 판결 vs 중국 Alibaba 판결 비교 + 중국 권리침해책임법상 온라인사이트 운영자의 연대..

 

(1) 확정된 종전 심결: 원고(무효심판 청구인) 2012년경 피고들의 특허가 선행발명 3, 4에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 기각하고 그 심결은 확정되었다.

 

(2) 새로운 심판청구: 원고는 2016년에 이르러 다시 피고들을 상대로 선행발명 1내지 5에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.

 

(3) 특허심판원 2016854 심결: 선행발명 1, 2, 5는 새로운 증거이므로 심판청구가 일사부재리의 원칙에 저촉되는 것은 아니지만, 선행발명 1내지 5에 의하더라도 진보성이 부정된다고 기각하는 심결을 하였다.

 

(4) 특허법원 판결: 일사부재리 해당함. 특허법 163조의 일사부재리 원칙 위배 여부를 본다.  동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다. 이 사건 심판청구 및 종전 심결의 심판청구는 모두 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판청구로서, 그 주장되는 사유도 모두 이 사건 특허발명의 진보성이 부정됨을 원인으로 한 것으로서 특허법 제29조 제2항에 기한 것이므로, 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일한 사실에 의한 심판청구에 해당한다.

 

(5) 그런데 원고가 제출한 위 증거들 중 선행발명 3, 4는 확정된 종전 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로서 동일 증거에 해당한다. 나아가 선행발명 1, 2, 5 내지 8도 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 할 수 없으므로 확정된 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

 

(6) 결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조의 일사부재리 원칙에 위배되어 허용될 수 없는 것이다. 따라서 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되지 않은 것으로 보아 이를 각하하지 않고 본안으로 나아가 판단한 나머지 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20175207 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 일사부재리 판단 – 동일증거 해당 여부 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20

특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허5207 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.16 11:30
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2. 선행발명과 출원발명의 구성 차이점    

선행발명1에 유기접합 계면층의 재료를 CBTA라는 상위개념적 구성만 기재함. 이는 4CBTA, 또는 5CBTA, 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합물이 있을 수 있음.

 

출원발명의 제1항 발명의 구성요소1이 캐리어 부착 동박의 박리층을 형성하는 유기제의 재료를 CBTA하위개념인 5CBTA로 특정하고 있음

 

3. 선택발명의 진보성 판단기준 법리

선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 20142696 판결 등 참조).

 

4. 구체적 사안의 판단 진보성 흠결

통상의 기술자가 출원발명과 같이 고온 또한 장시간의 열이력을 부여해도 캐리어박의 박리 강도가 안정화한 캐리어 부착 동박을 제공한다는 목적을 가지고 선행발명 1을 실시하여 그 목적 달성의 가능성을 검토하기 위해서는 구체적으로 4CBTA, 5CBTA 각 단일 상태 또는 4CBTA 5CBTA의 혼합 상태에 해당하는 물질 중 하나를 선택하여 사용할 것이 이미 내재적으로 전제되어 있다. , 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 1에 대하여 선택발명의 관계에 있다고 할 수 있다.

 

한편, 4CBTA의 융점(녹는점) 261~263℃이고 5CBTA의 융점이 300~305℃임을 알 수 있는바, 이는 통상의 기술자라면 당연히 알고 있는 기술상식이며, 나아가 통상의 기술자에게는 유기 화합물의 융점이 높을 경우 고온의 열이력 하에서 그 물리화학적 성질이 좀 더 안정적이라는 점도 또한 자명하다고 봄이 상당하다. 그리고 최근 프레스 가공 환경을 고려할 때, 통상의 기술자로서는 선행발명 1을 실시함에 있어 300℃ 전후의 고온 프레스 가공의 열이력을 받아도 캐리어박의 전해 동박층으로부터의 박리 강도를 포함한 유기 접합 계면층의 물리화학적 물성이 안정화될 수 있는 점을 고려하여 융점이 261~263℃ 4CBTA 보다는 융점이 300~305℃ 5CBTA CBTA의 구체적 물질로 우선적으로 단순히 선택함으로써 구성요소 1의 구성을 쉽게 착상하고 실현할 수 있는 것으로 보인다.

 

1항 출원발명의 230℃에서 1시간의 프레싱을 2회 실시한 후의 박리강도는 구성요소 1에 해당하는 예 6의 경우 17gf/㎝이다. 한편, 선행발명 1에서 위 실시례보다 고온인 300℃에서 1시간 프레싱 후의 박리강도가 21gf/cm이다. 결국 출원발명의 명세서에서 안정한 박리강도의 바람직한 범위로 10~20 gf/㎝를 예시하고 있는 점에 비추어 보면, 양 발명의 박리강도의 최종 크기에 있어서 현저한 차이가 있다고 보기에는 어렵다.

 

1항 출원발명은 그 구성에 있어서 선행발명 1로부터 쉽게 착상이 가능하고, 효과에 있어서도 선행발명 1이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있다고 보기도 어려우므로, 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 5. 선고 20174327 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 선택발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결.pdf

특허법원 2018. 7. 5. 선고 2017허4327 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.07.16 10:36
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흥미로운 NPE 뉴스를 전해드립니다. iPEL라는 NPE가 지난 20175월에 초기자본 $100 million (11백억원) 규모로 출범하여, 현재 1000여건의 특허를 확보하였다고 합니다. 주된 특허 포트폴리오 기술분야는 다음과 같다고 합니다.

 

home and business electronic devices, in all categories, from the hand-held to the conference room; networking technologies, ranging from provider to in-home and every tier in between; and digital rights management technologies, in all categories, from streaming to physical products.

 

iPEL에서 출범 1년 후 공표한 라이선스 프로그램이 매우 흥미로운 내용입니다. 2018년말까지 연매출 $5 million(외국기업은 달러 환산한 액수) 미만의 소기업, 벤처, startup에 대해서는 보유한 모든 특허에 관한 기간 1년의 royalty free 조건으로 라이선스를 offer한다는 것입니다.

 

그보다 규모가 더 큰 기업에 대해서는 보유한 모든 특허를 대상으로 하는 정액제 라이선스 프로그램을 offer 하고 있습니다. 정액제 라이선스 프로그램은 3가지 카테고리(Silver, Gold, Platinum)로 나누어 로열티 금액 산정조건 등을 미리 정해서 공지하여 추가 협상 없이 적용하는 Haggle-Free, No-Fault License 프로그램입니다.

 

전통적 특허라이선스 실무와는 다른 새로운 유형의 NPE business model인데, 계약법상 약관과 유사해 보입니다. 새로운 모델이 업계에서 성공할지 그 귀추가 주목됩니다.

 

한편 iPEL에서는 올해 $100 million (11백억원) 규모의 특허를 추가 매입할 계획이라고 합니다. 자세한 내용은 웹사이트 ipel.com을 참조하시기 바랍니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 새로운 미국 NPE에서 Startup에게 보유한 1000여개 특허의 free license

 

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작성일시 : 2018.06.27 09:27
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강제집행면탈죄 혐의상황은 특허침해, 상표침해, 저작권침해 등 지재권 침해분쟁에서 자주 발생하지만, 실제 이에 대한 형사책임을 끝까지 추궁한 사례는 거의 없습니다. 참고로 강제집행면탈죄 관련 사항을 살펴보면 다음과 같습니다.

 

채권자가 채무자에 대한 강제집행을 할 때, 채무자는 가능하면 자신의 재산을 미리 처분하거나 은닉하여 채권자의 강제집행을 방해하려고 합니다. 채무자가 강제집행을 회피하여 채권자에게 손해를 입히는 것으로 개인적 문제처럼 보이지만, 실질적으로 국가공권력 행사를 방해하는 것입니다.

 

, 원칙적으로 "강제집행면탈죄는 국가의 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 권리를 보호하기 위한 범죄"로서, 단순히 개인 차원의 범죄가 아니라 국가 공권력에 의한 강제집행을 회피하여 결과적으로 채권자를 해하게 되어 성립하는 재산죄입니다.

 

법규정 : 형법 제327(강제집행면탈) "강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다."

 

특허침해를 주장하여 해당 제품의 판매금지가처분 소송을 하는데, 특허침해 혐의자가 패소를 우려하여 해당 제품을 도매상 등에 유통시키면, 최종 특허침해로 확정되었다는 전제로, 강제집행면탈죄 책임이 문제됩니다. 몇 년 전 대기업 식품관련 특허분쟁에서 특허침해소송을 하면서 강제집행혐의로 형사 고소하였다는 기사는 보이지만, 판결은 없습니다.

 

여기서 핵심 쟁점은 특허침해 혐의자가 제품을 반출한 행위가 "은닉 또는 허위양도"에 해당하는지 여부입니다. 시장에서 소비자에게 판매하거나 다른 제3의 회사에 진정한 의사로 판매하였다면 문제되지 않습니다. 그렇지 않고, 일시적 상황을 회피하기 위해 제품제고를 자회사 또는 관계사인 도매회사에 억지로 넘기는 것이 문제입니다.

 

형식적으로 서류상 매출은 맞지만, 진정한 양도가 아닌 단지 보관 위치만 바꾼 것에 불과하다면 "허위양도"로 볼 소지가 있습니다. 물론 제3자에게 양도한 경우에도 소위 서로 짜고 잠시만 보관했다 반품한다는 정도, '허위표시에 의한 판매'도 허위양도에 해당할 것입니다.

 

특허침해 제품의 진정한 판매가 아닌 것으로 판단되면, 특허침해금지가처분 등 강제집행을 회피하려는 "은닉 또는 허위양도"에 해당하고, 따라서 특허침해자는 강제집행면탈죄의 책임을 부담할 수도 있습니다.

 

또한, 판례는 "채권자를 해할 위험이 있으면 강제집행면탈죄가 성립하고 반드시 현실적으로 채권자를 해하는 결과가 야기되어야만 강제집행면탈죄가 성립하는 것은 아니다"는 입장이므로, 특허침해제품이 도매회사 물류창고에 있을 뿐 최종 소비자에게 판매된 것은 아니어서 특허권자에게 어떤 손해도 발생하지 않았다는 방어주장은 가능하지 않습니다.

 

KASAN_[강제집행회피] 특허침해금지 가처분 결정의 강제집행 전 특허침해품의 출하행위 - 강제집행면탈죄 성립여부.

 

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작성일시 : 2018.06.25 17:09
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1. 사안의 개요

소개하여 드릴 사안은 인터넷 판매 중개사이트인 오픈마켓에 대한 업무방해에 대한 것입니다. 피고인은 인터넷을 통해 신발을 판매하던 중 피해자인 오픈마켓에서 피고인이 판매하는 신발과 동일한 제품을 더 저렴한 가격에 판매하는 것을 알게 되었습니다.

 

피고인은 위 피해자의 오픈마켓의 운영 프로그램 구조상 구매를 원하는 사람이 물건을 구매하면서 계산을 완료하였다가 즉시 구매 주문을 취소하더라도 재고 수량이 복귀되지 않는다는 사실을 알게 되었습니다. 이에 피고인은 2017. 7. 27.부터 2017. 8. 21.까지 총 84회에 걸쳐 구매주문을 입력한 후 주문을 취소하는 행위를 반복하여 재고를 ‘0’으로 만들어 버리는 방법으로 위 저렴한 가격에 판매하는 판매자의 물품의 재고수량이 감소되어 표시되도록 하였습니다.

 

2. 컴퓨터등장애업무방해죄

업무방해죄는 형법 제314조에서 규정하고 있으며, 그 유형은 매우 다양합니다. 먼저 제1항에서 규정하는 업무방해죄는 허위사실의 유포, 위계, 위력으로써 사람의 업무를 방해하는 것에 대하여 규정하고 있습니다.

 

그리고 이 사건에서 문제가 된 컴퓨터등장애업무방해죄가 규정된 제2항은 컴퓨터등 정보처리장치를 손괴(컴퓨터등손괴업무방해죄), 전자기록등 특수매체기록을 손괴(전자기록등손괴업무방해죄), 정보처리장치에 허위의 정보나 부정한 명령을 입력하거나(컴퓨터등장애업무방해죄) 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해하는 것에 대하여 규정하고 있습니다.

 

피고인의 위와 같은 행위는 피해자인 오픈마켓의 컴퓨터 등 정보처리장치에 신발 구매에 대한 허위의 정보를 입력하여 정보처리에 장애를 발생하게 함으로써 피해자의 홈페이지 판매 관리 시스템 운영 업무를 방해한 것에 해당하기에 형법 제314조 제2항의 컴퓨터등장애업무방해죄에 해당한다 할 것이며 위 사안에서 피고인은 징역형(집행유예)의 처벌을 받게 되었습니다.

 

첨부: 서울북부지방법원 2018. 5. 17. 선고 2018고단172 판결

 

김용일 변호사

 

KASAN_[인터넷쇼핑몰분쟁] 경쟁제품 판매를 방해하기 위해 허위 주문 후 취소 반복 표시상 재고 제로상태 유도

서울북부지방법원_2018고단172.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.20 10:49
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미국법원의 pacer (Public Access to Court Electronic Record)를 통해 소송관련 서류를 쉽게 입수할 수 있습니다. Apple vs Samsung 사건에서 이번에 나온 배심원 평결도 인터넷에 올라와 있습니다.

 

살펴보면, 그 중 주목할 사항으로 기술특허 침해를 원인으로 하는 손해배상액은 약5백만불인데반해, 디자인특허 침해로 인한 손해배상액이 약 100배에 달하는 거액으로 산정된 점입니다. 디자인침해 손해배상으로 역대 최고액수가 아닌가 생각합니다. 참고로 구체적 내역을 인용하면 아래와 같습니다.

 

1. 미국 디자인특허 3건의 침해로 인한 손해액 산정

 

 

 

2. 미국 기술특허 2건의 침해로 인한 손해액 산정

 

KASAN_[미국특허분쟁] 미국특허소송 관련 정보공개 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해소송

 

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작성일시 : 2018.05.28 09:18
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삼성전자에 대해 애플의 디자인특허 침해를 원인으로 하는 손해배상액 $539 million( 5816억원)를 배상하라는 배심원 평결(jury verdict)이 나왔다는 뉴스입니다. 판결에 앞선 배심원 평결이고, 또한 평결로부터 법원의 판결까지 상당기간이 소요될 수도 있으므로 아직 판결로 성립된 것은 아닙니다. 또한 법원의 판결이유가 나오기까지 아직도 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상됩니다.

 

그렇지만, 미연방대법원 판결에서 삼성전자의 주장을 대부분 받아들인 것인데 반하여 이번 배심원 평결은 그와는 반대되는 것이라는 점에서 그 논리와 구체적 산정방식이 궁금합니다.

 

언론보도에 따르면, 삼성전자는 보도자료를 통해 "디자인 특허 침해 범위에 대해 삼성의 손을 들어준 대법원 판결에 반하는 것"이라고 지적했다는 소식입니다.

 

KASAN_[특허분쟁] 미국특허소송 Apple vs Samsung 스마트폰 특허, 디자인 침해분쟁 미연방대법원 판결

 

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작성일시 : 2018.05.25 16:34
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일본최고재판소에서 2018. 5. 8. 동경지재산고재 2017. 1. 20. 선고 평성28() 10046호 판결(존속기간연장등록 특허권의 효력은 연장대상인 허가의약품의 동일물 뿐만 아니라 그 실질동일물까지 인정된다는 판결)에 대한 상고불허 결정을 내렸다는 뉴스입니다. 따라서 일본 동경지재고재 판결은 확정되었습니다.

 

우리나라와 다른 일본 판결내용이지만 참고로 그 요지를 정리하면 다음과 같습니다. 우리나라 특허법의 존속기간연장 관련 조항은 일본 특허법과 거의 같습니다.

 

일본 동경지재고재 평성28() 10046호 판결에서 주목할 몇가지 사항 정리

 

1. 존속기간연장등록 특허권의 권리범위는 존속기간연장제도의 제도적 취지에 비추어 독자적으로 해석해야 함. 일반적 특허권리범위해석에 관한 균등론을 적용할 수 없음. 균등론을 유추 적용하는 것도 불허

 

2. 동일한 의약품인지 여부는 일본 약사법상 성분, 분량, 용법, 용량, 효능 및 효과라는 6가지 요소로 특정되는 의약품을 기준으로 판단함.

 

3. 존속기간연장등록된 특허권의 효력은 연장대상인 선발허가 의약품과 동일물뿐만 아니라 실질동일물에도 미침. 1심 판결 등에서는 균등물또는 실질적 동일물이란 표현을 사용하였으나, 동경고재판결에서는 균등물이란 표현을 사용하지 않고, 나아가 통상 사용하는 “~이란 표현을 빼고 곧바로 실질동일물로 표현하여 한단어처럼 기재함. 균등론 적용을 배제하면서 의도적으로 새로운 단어를 선택한 것으로 짐작됨.

 

4. 실질동일물의 범위를 판단하는 방법은 특허발명의 내용에 기초하여 성분, 분량, 용법, 용량, 효능효과에 의해 특정되는 선발의약품과 후발 비교대상 의약품의 그 기술적 특징 및 작용효과의 동일성을 비교 검토하여, 그 기술분야의 평균적 기술자의 기술상식에 따라 판단함.

 

5. 실질동일물에 포함되는 유형의 예

 

A. 의약품의 유효성분만을 특징으로 하는 특허발명의 존속기간연장등록의 경우 유효성분이 아닌 성분이 일부 다르지만 주지 관용기술에 기초하여 부가, 삭제, 전환에 해당하고, 새로운 효과를 나타내지 않는 한 경우는 실질동일물에 해당함. 소위 물질특허, 용도특허의 경우 염, 결정형, 수화물 등의 변경, 부가, 삭제 등은 실질동일물로 볼 수 있음.

 

B. 공지된 유효성분에 관련된 의약품의 안정성, 제형 등을 특징으로 하는 특허발명의 존속기간연장등록의 경우, 후발의약품에 주지, 관용기술에 기초하여 일부 다른 성분을 부가, 전환, 삭제 등에 해당하고, 새로운 효과를 나타내지 않는 경우, 특허발명의 내용에 비추어 볼 때 양자 사이에 그 기술적 특징 및 작용효과의 동일성이 있다고 인정되는 경우 실질적 동일물에 해당함. 특허발명의 기술적 내용에 비추어 볼 때 새로운 효과를 인정할 수 있다면 실질동일물로 볼 수 없음.

 

C. 분량(함량) 내지 용법, 용량에 관해서 의미가 없는 정도의 수량적 차이만 있는 경우 실질적 동일물에 해당함.

 

D. 분량이 다른 경우에도 용법, 용량을 함께 고려해 볼 때 동일하다고 인정되는 경우 실질적 동일물에 해당함.

 

KASAN_[특허존속기간연장] 일본 동경지재고재 판결에 대해 일본대법원 2018. 5. 8. 상고 불허 결정 뉴스

 

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작성일시 : 2018.05.11 09:26
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1. 특허발명 : 청구항 2의 수분함량 한정 정제 의약품 발명 

 

2. 피고 후발업체가 주장하는 선사용 기술내용 요지

특허출원일 이전에 제1항의 유효성분을 포함한 2mg, 4mg 정제를 임상시험약으로 제조하여 임상시험을 실시하였음. 이때 사용된 임상시험약 2mg 정제와 4mg 정제의 수분함량을 측정한 결과 특허 청구항 2에서 한정한 수분함량 범위인 1.5 ~ 2.9 질량 % 범위에 속함. 따라서 피고 임상시험약은 선사용기술에 해당하고, 피고는 특허청구항 2에 대한 선사용권을 갖고 있음.

 

3. 일본 동경지재고재 판결요지 선사용권 불인정

일본 동경지재고재 법원이 본 사안에서 선사용권을 인정되지 않는다고 판단한 이유를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다. 자세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다.

(1) 후발업체 피고의 임상시험약의 제조일로부터 4년 이상 경과된 후 수분함량을 측정한 점

(2) 그 정제에 극히 흡습성이 높은 붕해제가 포함되어 있어 수분함량이 쉽게 증가할 수 있다는 점

(3) 특허침해소송 대상인 판매제품과 임상시험약이 동일한 제조공정으로 생산된다는 것도 인정할 수 없으므로 임판매제품의 수분함량이 임상시험약의 수분함량과 동일하다고 말할 수 없다는 점

 

또한, 일본법원은 선사용된 임상시험약에는 의식적으로 수분함량을 일정 범위로 유지한다는 특허발명의 기술사상이 구현된 것은 아니라고 보았습니다. , 우연히 수분함량이 해당 범위에 있었다고 하더라도 특허발명의 기술사상을 존재하는 것은 아니므로, 임상시험약에 구현된 기술사상이 특허발명과 동일한 발명이라고 할 수 없다고 보았습니다.

 

Comment: 우연한 사정으로 특허청구항의 구성요소를 포함된 선사용 기술에 특허발명의 기술사상이 존재하지 않는다는 일본판결의 논리는 상당히 어려운 쟁점을 제시한 것으로 보입니다. 특허요건 판단에서 Inherency Doctrine을 인정하면서도, 침해판단에서는 그와 반대되는 취지의 판결을 할 수 있을지 의문스럽습니다. 우리나라에서는 특허침해소송에서 이와 같은 쟁점이 판단된 적은 없습니다.

 

첨부: 일본 선사용권 판결

 

KASAN_[특허침해분쟁] 의약 피타바스타틴 정제 관련 선사용권 쟁점 특허침해소송 일본 동경지재고재 2018. 4.

087681_hanrei.pdf

 

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작성일시 : 2018.05.04 15:09
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1. 사실관계

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

2. 중국법원 1심 판결 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

3. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

4. 판결이유 및 실무적 포인트  

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_[중국특허침해분쟁] 중국 온라인 오픈마켓 쇼핑몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위 중국 권

 

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작성일시 : 2018.05.02 11:30
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미국에서 특허권자 BlazereBay에 대해 온라인 오픈마켓을 통한 특허침해품을 판매하도록 허용함으로써 판매자 뿐만 아니라 eBay도 특허침해 방조책임이 있다는 소송을 제기하였습니다. 오픈마켓운영자의 책임여부에 관한 미국법원의 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

특허권자, 상표권자 등은 eBay가 운영하고 있는 Verified Rights Owner (“VeRO”) program을 통해 침해혐의 제품을 발견하면 Notice of Claimed Infringement (“NOCI”)를 제출하여 지재권 침해행위를 신고할 수 있습니다. 이 사안에서도 특허권자 Blazer VeRONOCI를 접수하였습니다.

 

그런데 eBay에서는 권리자의 침해주장만으로는 부족하다고 보고, 지재권침해로 판단한 법원의 판결, 결정 등을 제시할 것을 요구합니다. eBay에서는 특허권의 주장만으로는 해당 특허와 제품의 특허침해여부를 검토하여 필요한 조치를 하지 않습니다. 특허권자로부터 특허침해신고(NOCI)VeRO에 접수해도 대상 특허침해혐의 제품의 listing을 차단하지 않습니다. 그와 같은 상황에서 특허권자 BlazereBay가 특허침해행위에 가담한 책임이 있다고 주장한 것입니다.

 

미국법원은 eBay는 단순 오픈마켓 제공자에 불과하고 직접 판매자가 아닐 뿐만 아니라 해당 특허침해여부를 알 수 없다고 판단하였습니다. 또한 특허분야의 전문가가 아닌 상황에서 법원의 특허침해 판단이 있는 경우에 해당 listing을 차단하는 것이 허용된다고 보았습니다.

 

다양한 online 오픈마켓에서 각 다른 IP policy를 운영하고 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 factors에 따라 그 책임여부가 달라질 수 있으므로 세심하게 살펴보아야 할 것입니다.

(1) whether the host is not the seller or that the listing is not an “offer to sell,”

(2) whether payment is made directly to the seller or to the host, and

(3) whether there is an option to buy the item directly from the host.

 

KASAN_[온라인쇼핑몰특허침해] 특허권자 Blazer v. eBay 온라인쇼핑몰 특허침해분쟁 - 미국 Alabam

 

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작성일시 : 2018.05.02 10:30
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4. 중국 대륙에서 사용하는 중국어와 대만에서 사용하는 중국어 – (b) 억양 및 발음편

 

좁은 땅덩이의 한국에서도 각 지역 사투리가 있고, 각 사투리를 들었을 때 우리가 받는 느낌은 사뭇 다릅니다. 이징의 중국어 억양과 대만의 중국어 억양에서 느껴지는 느낌도 그러합니다. 말 그대로 제가 받은 느낌을 적은 것이므로 아래 내용은 지극히 저의 주관적인 생각에 불과할 수도 있음을 말씀 드립니다.

 

대만인들이 사용하는 중국어는 왠지 유쾌하고 귀여운 느낌을 줍니다. 문장 끝부분에 ‘~(yé/)나 ‘~(ó/)와 같은 의미 없는 종결어미들을 붙여 사용하는 빈도가 많은 것도 그 이유 중 하나인 듯 한데, 특히 대만 여성들이 대화할 때 귀엽고 친근감 있는 느낌을 줍니다. 마치 경상도 사투리를 여성분이 사용할 때, ‘~’, ‘~데이와 같이 의미 없는 종결어미를 붙여 귀여운 느낌을 주듯이 말이죠.

 

제가 중국어를 배우기 시작할 때 어느 분이, 여자라면 대만에서, 남자라면 대륙에서 중국어를 배우는 게 낫다고 추천한 적이 있었죠. 아마도 대만의 친근한 말투가 과하면 제가 자칫 여성스러운 느낌의 중국어를 익히게 될까 염려되어 한 말일 수 있습니다. 하지만 대만 영화나 드라마에 등장하는 남자 배우의 말투가 다 그리 가벼운 느낌을 주는 것만도 아닌 걸 보면, 대체로 그런 경향이 있다는 것이지 이를 일반화할 수는 없을 것입니다.

 

베이징 사람들이 사용하는 중국어의 가장 유명한 특징은 化音(érhuàyīn), (ér)’화음입니다. 유사한 영어 발음을 굳이 들자면 [r] 발음인데, 조금 과장하면 베이징 토박이들은 거의 단어마다 발음을 붙이는 것 같습니다. 이 때문에 베이징 사람이 하는 말이 동북지역 사람이 하는 말에 비해 외국인의 입장에서 이해하기가 더 어려울 수 있습니다. 한국에 있을 때 다녔던 저의 중국어 학원 선생님은 동북지역의 하얼빈(哈尔/Hā'ěrbīn) 출신이었는데, 그 분 발음은 매우 깔끔했죠. 물론 지역에 상관 없이 발음 좋은 분들만 선생님이 되어 그렇기도 하려나요.

 

그러니 중국어 학원 다니며 나름 열심히 중국어를 공부했는데, 베이징 출장에서 택시 기사 아저씨가 하는 말이 도대체 무슨 말인지 못 알아듣겠다며 좌절하지는 말자구요. ^^ 베이징 택시기사 자격은 베이징 토박이들에게 주어진다고 하니, 그들이 사용하는 중국어는 실제 베이징 지역의 토박이 언어인 셈입니다.

 

대만에서 몇 달 공부하다가 중국에 가니 베이징대 교수님께서 제가 대만 억양을 쓴다고 하셨는데, 그렇게 베이징에서 한참 일하다가 오랜만에 대만에 가서 다시 만난 대만 친구들은 또 제 말투가 베이징 억양으로 바뀌었다고 하더군요. 저도 모르는 사이에 그렇게 이리 저리 바뀌었나 봅니다. 그러면서 그 대만 친구가 한껏 발음을 써가며 베이징인의 말투를 흉내 냈던 모습, 그리고 베이징의 회사 동료가 이를 듣고 또 대만 특유의 억양을 흉내 내던 모습은 지금 생각해도 참 재밌네요.

 

 

오늘 소개할 조항은 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침 제4조입니다.

 

4、符合明目的原。在确定围时,不应将不能实现发明目的、效果的技方案解利要求的保,即不应当将域普通技合本域的技背景的基,在阅读及附的全部容之后,仍然认为不能解决专利的技术问题实现专利的技效果的技方案解的保围内

 

해석:

 

4.     발명 목적 부합의 원칙. 전리권 보호범위 확정시, 발명의 목적, 효과를 달성할 수 없는 기술방안을 청구항의 보호범위로 해석해서는 안된다. , 당업자가 해당 분야의 기술적 배경을 기초로 하여, 명세서와 도면의 모든 내용을 읽은 후에도 여전히 전리의 기술적 과제를 해결할 수 없고 전리의 기술적 효과를 달성할 수 없는 것으로 판단되는 기술방안을 전리권의 보호범위로 해석해서는 안된다.

 

 

의미 및 관련 사안의 소개:

 

권리범위를 확정하는 과정에서 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제 및 그 효과를 함께 고려하여 확정해야 한다는 것입니다. 이와 관련된 최근 판례가 있어 소개해 드립니다. 필립스(PHIPIPS)사가 모 네덜란드 회사의 음식 조리장치 관련 특허권(등록번호: 2007-80029489)을 침해하였다고 하여 일어난 소송이며, 광저우 지식산권법원에서 2심이 진행되었습니다.

 

 

우선 등록 특허의 청구항 제1항은 다음과 같습니다. 한편, 이번 글에서의 중국어 학습은 전리침해판정지침 제4조가 아닌 아래 청구항을 통해 공부해 보겠습니다. 한글로 작성된 청구항도 이해하기 까다로운데 하물며 중국어 청구항 해석은 더 힘들지 않겠느냐고 생각하실 수도 있겠네요. 그래서 다 보지는 않고 전리침해판정지침 제4조의 논점에 관련된 부분, 다시 말해 아래에서 밑줄 그어진 부분만 살펴보겠습니다.

 

1.用于制食品的设备包括食品制(2)食品制室具有外壁(4)可透的底部壁(5)并带上方空排出(6)(3)(7)该风扇用于使气顺次地移穿述底部壁所述食品制室以及所述排出气导向装置(9)用于使空气从所述排出口向所述食品制室分的所述底部壁返热辐射装置(10)位于所述食品制室的上部和位于食品制室下方的空气导(11)其特征在于所述空气导(11)在底部壁(5)下方位于外壁(4)所述空气导件用于流基本上向上使其入存在于食品制(2)中的食品中

 

 

어휘:

 

(1)   其特征在于~( tèzhēng zàiyú/치 터쩡 짜이위): 그 특징은 ~에 있다. Characterized in

(2)   所述(suǒshù/수어슈): 상기

(3)   气导(kōngqì dǎoxiàng gòujiàn/콩치 다오샹 꼬우쟨): 공기 가이드 부재

(4)   底部(dǐbù/디뿌): 밑바닥

(5)   (bì/):

(6)   下方(xiàfāng/샤팡): 아래쪽

(7)   位于~(wèiyú/웨이위): ~에 위치하다

(8)   用于~(yòngyú/용위): ~에 이용되다

(9)   基本上(jīběnshang/지번샹): 기본적으로

(10) 向上(xiàngshàng/샹상): 윗 방향으로

(11) (dǎoyǐn/다오인): 인도하다. 가이드하다.

(12) (jìnrù/진루): 진입하다. 들어가다

(13) 存在(cúnzài/춘짜이): 존재하다

(14) 食品制(shípǐn zhìbèi shì/스핀 즈베이 스): 음식 조리 챔버

 

 

위에 등장하는 어휘들 중 특허 청구항에 수시로 사용되는 其特征在于~’所述에 대해서는 차후에 설명하도록 하고, 오늘은 본 판례사안의 내용만을 위주로 하겠습니다.

 

 

특허 발명인 음식 조리 장치(1)를 간단히 설명하면, 가열된 공기를 내벽(3)과 외벽(4) 사이의 통로를 통해 내려 보낸 후, 공기 가이드 부재(11)를 통해 공기의 흐름을 상방향으로 바꾸어 음식쪽으로 향하게 합니다. 이로써 열 방사 수단(10)을 통한 가열뿐만 아니라, 뜨거운 공기를 통한 가열이 동시에 이루어집니다.

 

 

본 사안에서 가장 쟁점이 되는 구성요소는 공기 가이드 부재(11)였습니다. 공기 가이드 부재(11)에 대해 其特征在于이하의 특징부에서 한정한 특징을 살펴보겠습니다. 우선, 특징부를 구성하는 세 부분을 나누어 해석하면 다음과 같습니다.

 

(a)   所述空气导(11)在底部壁(5)下方位于外壁(4): 상기 공기 가이드 부재(11)는 밑바닥 벽(5) 아래에서 외벽(4)상에 위치하되,

 

(b)  所述空气导件用于流基本上向上: 상기 공기 가이드 부재(11)는 공기의 흐름을 기본적으로 윗 방향으로 가이드하여,

 

(c)   使其入存在于食品制(2)中的食品中: 이를(공기를) 음식 조리 챔버(2)에 있는 음식으로 진입시키다.

 

우선, 위 문장 (b)에서 (jiāng/)’이라는 개사가 사용되었는데, 그 구조는 +목적어+동사로 이루어지며, “‘목적어동사한다와 같이 해석하면 됩니다. 중국어의 기본 문장은 원래 동사 다음에 목적어가 등장하는 것이 기본이지만, 어떠한 결과의 처리를 강조하기 위한 용도로 위와 같이 목적어를 동사 앞으로 전치시켜 사용합니다. ‘(bǎ/)가 같은 용법으로 사용되며, 에 비해 강한 문어체의 느낌을 줍니다.

 

그리고, 청구항에 기본적으로(基本上)’라는 표현이 들어갈 수 있는지에 대해 궁금해 하실 수도 있겠습니다. 일반적으로는 청구항에 이러한 용어를 사용하는 것이 허용되지 않으나, 이러한 용어가 일정한 허용 편차 내에서 일정한 효과나 결과를 얻을 수 있음을 표현하고 있고 또한 당업자가 이 허용편차를 어떻게 확정할지 알 수 있는 경우에는 사용할 수 있는 것으로 되어 있습니다.

 

다음으로 문장 (c)에서 使(shǐ/)’는 마치 영문법의 사역동사와 같은 구조와 의미를 갖습니다. , 使+목적어+동사의 구조로 이루어져, “’목적어동사하게 하다와 같이 해석하면 됩니다.

 

 

위 사안과 관련하여 가장 논쟁이 되었던 부분은 문장 (b) 부분입니다. 침해물품도 이 구조와 유사하게 바닥 중앙 부분이 서서히 솟아오른 돌기 형상을 띄고 있었습니다. 따라서, 침해물품에서도 독립항 제1항에서 한정하는 바와 같이 공기의 흐름을 어느 정도 상방향으로 바꾸는 기능을 가진 것으로 볼 수 있었습니다.

 

그런데, 2심 법원은 등록 청구항의 권리범위를 좁게 해석하였습니다. 이유인즉슨, 상세한 설명과 청구항의 내용을 통해 인지되는 발명의 목적을 고려해야 한다는 것인데, 구체적으로 이 특허가 갖는 발명의 목적이란 ()공기의 흐름을 윗방향으로 전환하는 것 이외에도, ()공기가 소용돌이치는 현상을 방지함으로써 종래기술의 문제를 해결하겠다는 것이었습니다.

 

2심 법원은 우선, 발명의 목적 ()에 대해, 공기의 흐름이 거의 수직 방향으로 꺾일 정도에 이르어야 한다고 하였습니다. 청구항이나 상세한 설명을 검토해 보면 공기의 흐름이 거의 수직상방향으로 전환된다는 표현은 어디에도 없습니다. 다만, 판결 전에 이루어진 무효심판 단계에서, 바닥 중앙부에 돌기가 형성된 인용문헌이 증거로 제시된 바 있고, 이를 극복하고자 전리권자측에서 위 도면을 토대로 거의 수직방향으로 공기 흐름의 방향이 전환된다는 점을 강조했던 것 같습니다.

 

더 주목해 볼 부분은 발명의 목적 ()에 대한 2심 법원의 판시입니다. 종래기술은 공기가 소용돌이치는 현상이 발생한다는 문제를 가지고 있고, 본 발명은 이를 해결하고자 하는 것으로 명세서에 기재되어 있었습니다. 2심 법원은 목적 ()을 달성하기 위해서는 공기 가이드 부재(11)의 하부 구성요소인 공기 가이드 리브(15, 15’, 아래 도면 참조)’까지 고려해야 한다고 판단했습니다.

     

 

공기 가이드 부재(11)는 위 도면에 도시된 바와 같이 세 가지 실시예가 명세서에 제시되었고, 이들은 모두 공기 가이드 리브(15)를 포함하는 것으로 설명되었으며, 공기 가이드 리브(15)의 기능은 소용돌이 현상을 방지하는 것으로 기재되어 있었습니다.

 

공기 가이드 리브(15)는 독립항 제1항이 아닌 종속항 제3항에서 처음 등장하지만, 2심 법원은 공기 가이드 리브(15)가 존재하여야만 발명의 목적 ()이 달성될 수 있다고 판단하였고, 이는 결국 독립항 제1항의 권리범위 해석에도 영향을 미친 것입니다. , 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침 제4조에서 규정한 발명 목적 부합의 원칙이 적용된 사례로 볼 수 있겠습니다. 공기 가이드 부재(11)는 대해 기능식으로 한정된 특징이라고 판단하여 명세서에 기재된 내용에 의해 보다 더 엄격하게 한정 해석되었기 때문일 수도 있습니다.

 

다음 글에서는 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침 제5조의 의미와 그 표현을 통한 중국어 공부를 이어가겠습니다.

 

KASAN_2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침을 통해 공부해 보는 특허법 중국어 기초(4).pdf

 

김도현 변리사 (cnpatent@naver.com)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대학 어학연수, 중국 북경대학 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대학교(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

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작성일시 : 2017.12.29 09:24
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중국 특허법에는 정정심판제도가 없습니다. 우리나라와 같이 무효심판 절차 중에서 정정청구제도 또한 없다고 보아야 할 것입니다. 중국은 특허등록 후에는 다음과 같이 극히 제한된 범위에서만 특허문헌의 정정을 허용합니다.

 

다만, 2017. 4. 1. 시행 중국 개정 전리심사지침(审查指南)에서는 등록 후 무효심판 절차에서 특허문헌의 정정 허용 범위를 다음과 같이 확대하였습니다.

종래 - 특허요건의 삭제, 통합, 기술방안의 삭제의 3가지 한정

개정 기존 정정 대상 사항 + 추가 정정 허용 사항: 명백한 오류의 정정, 청구항 및 설명서에 기재된 기술특징을 보충하는 정정으로 청구범위 감축에 해당하는 경우

 

l  실무상 쟁점: 청구범위 감축에 해당하는 정정의 의미 “利要求的一步限定” – SIPOPRB 발표자료 참조

 

l  중국 등록 후 특허정정 허용범위에 관한 심결 또는 판결은 아직까지 나오지 않음.

 

첨부: 정정허용범위 관련 중국특허청 201711월 발표자료

중국특허 정정_중국특허청 심판원 PRB 설명자료 .pdf

KASAN_[중국특허침해소송] 중국 등록특허(발명전리)의 정정 관련 2017. 4. 1. 시행 SIPO 전리심사지침

 

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작성일시 : 2017.12.22 15:00
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3. 중국 대륙에서 사용하는 중국어와 대만에서 사용하는 중국어 – (a) 표현편

 

중국어를 크게 보통화(普通/pǔtōnghuà/푸통화; mandarin)와 광동화(广东话/guǎngdōnghuà/광똥화; Cantonese)로 나눌 수 있습니다. 대부분의 중국인들은 보통화를 사용하지만 광동어를 사용하는 사람들도 1억 명이나 된다고 하니, 한국어 사용 인구보다 많을 수 있겠네요. 저는 보통화를 배웠지만, 광동어도 참 매력적인 것 같습니다. 중국인들은 광동어를 (yuèyǔ/위에위)라고 표현합니다. 홍콩 영화에 나오는 자막이 중국어이듯, 광동어도 문자는 중국어를 사용하지만 이를 발음하는 방식은 완전히 다릅니다. 그러니까 문자를 사용하면 의사전달이 될 수는 있겠지만, 문자 없이 그냥 얼굴만 맞대고 얘기하면 이 두 언어는 서로 의사소통이 불가능합니다.

 

같은 보통화를 사용하는 중국인들 간에도 서로 못 알아 듣는 상황이 발생하는데 이는 전혀 이상한 일이 아닙니다. 베이징의 모 특허사무소에서 근무할 때 지방으로 1 2일 야유회를 간 적이 있는데, 중국인 동료가 지나가는 행인을 가리키며 저 사람 무슨 말 하는지 알아듣겠냐 제게 물었습니다. 도통 못 알아듣겠다고 대답하니 그 친구 말이, 방금 지나간 그 사람은 지방 사투리가 너무 강해서 자기도 그 사람이 하는 말을 이해할 수 없다고 합니다.

 

한국인도 제주도의 옛 방언을 들으면 이해를 못하는 것처럼(제주도 방언: “나 이녕 소못 소랑 햄수다가 무슨 뜻인지 아시는 분?), 하물며 땅이 넓은 중국인데 이런 일이 더 빈번하겠죠. , 중국어 공부를 시작하였는데, 한국에 놀러 온 중국 관광객이 하는 말이 전혀 안 들린다고 좌절하지 말자구요. 중국어 방언일 수 있습니다(이렇게 위안을 삼읍시다…).

 

대만에서도 보통화를 씁니다. 물론 보통화 이외에도 민남어(闽南语/mǐnnán yǔ/민난위) 객가화(客家/Kèjiāhuà/커쟈화)와 같은 다른 언어들도 함께 사용합니다. 이들 언어들도 마치 완전히 다른 언어 같습니다. 대만 변리사 친구가 자유자재로 민난어를 사용하는 것을 보고 엄지척을 선사했던 기억이 나네요.

 

대만에서 사용되는 중국 문자는 한국에서 사용하는 것과 같은 번체자입니다. 한자를 단순화시켜 사용하는 중국 대륙의 간체자와 시각적으로 다릅니다. 예를 들어, “무엇이라는 의미의 간체자는 이지만, 번체자는 甚麼”입니다. 발음은 (shénme/셤머)이고, 이들의 발음 습관상 “sh”발음이 서로 다릅니다. 발음이나 억양에 대해서는 다음 편에서 언급하습니다.

 

다른 예로 어휘라는 의미의 중국어 간체자는 词汇이지만, 번체자는詞彙입니다. 간체자는 획 사이사이에 빈 공간이 많이 보이지만 번체자는 빈 공간이 별로 없지요? 이런식이면 같은 내용이라 해도 명세서 한 페이지를 가득 채우면, 대만쪽 명세서가 대륙쪽 명세서보다 프린트된 종이가 더 시커먼 느낌인데, 그만큼 소모되는 잉크도 대만쪽이 더 많으려나요?

 

중국 대륙과 대만에서 사용하는 어휘들도 차이가 나는 것들이 적지 않습니다. ‘택시를 중국 대륙에서는 빌린 차라는 의미의 出租(chūzūchē/추주처)라고 하지만, 대만에서는 거리를 계산하는 차라는 의미의 計程車(/jìchéngchē/지청처)를 더 많이 쓰는 것 같습니다. 또한, ‘자전거를 중국 대륙에서는 스스로 가는 차라는 의미의 自行(zìxíngchē/즈싱처)라고 하지만, 대만에서는 페달을 밟는 차라는 의미의 腳踏車(脚踏/jiǎotàchē/쟈오타처)가 더 익숙한 것 같습니다.

 

한자는 동일한데 발음이 완전히 다른 단어도 있습니다. ‘쓰레기를 중국 대륙에서는 垃圾(lājī/라지)라고 하지만, 대만에서는 동일한 한자를 사용하면서도 (lèsè/르어쓰어)라고 발음합니다. 대만에 살다가 베이징에 온지 얼마 안 되었을 때, “쓰레기통(lājītǒng) 어딨어요?”를 대만식 발음(lèsètǒng)으로 물었다가 무슨 말인지 몰라 어리둥절해 하던 식당 종업원의 얼굴을 보고서, 베이징에 왔음을 실감했었던 적이 있었습니다. 아마 그 종업원은 乐色(lèsè)이라고 들었을텐데, “乐色桶이라는(굳이 해석하자면 즐거운 색깔통이라는) 이상한 중국어 단어는 없으니까요.

 

첫 글에서 중국 대륙에서 사용하는 특허, 실용신안, 디자인에 대응하는 중국어 표현을 언급한 적이 있었죠. 대만 특허법을 보니, 표현이 대체로 비슷하지만 약간 다른 것 같습니다. 대만 특허법 제2조는 本法所稱的專利,分為下列三種:一 發明專利。二 新型專利。 設計專利。라고 규정되어 있습니다. “이 법에서 칭하는 전리는 이하 세 가지 종류로 나뉜다: 1 특허, 2 실용신안 3 디자인으로 해석됩니다. 비교해 보면 대만에서도 전리라는 표현이 특허, 실용신안, 디자인을 모두 포괄하는 단어로 사용되고 있고, 특허를 지칭하는 표현도 대륙과 동일하지만, 실용신안은 新型專利로서 대륙의 实用新型专利에서 实用이 빠졌고, 디자인은 設計專利로서 대륙의 观设计专利에서 이 빠졌네요.

 

 

오늘 볼 조항은 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침 제3조입니다.

 

3、折衷原则。解释权利要求时,应当以权利要求记载的技术内容为准,根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素合理确定专利权的保护范围。既不能将专利权的保护范围拘泥于权利要求书的字面含义,也不能将专利权的保护范围扩展到本领域普通技术人员在专利申请日前通过阅读说明书及附图后需要经过创造性劳动才能联想到的内容。

 

해석:

 

3. 절충의 원칙. 청구항 해석시, 청구항에 기재된 기술내용을 기준으로 하되, 명세서 및 도면, 종래 기술, 전리가 종래기술에 기여한 공헌 등의 요소들을 토대로 전리권 보호범위를 합리적으로 확정해야 한다. 전리권 보호범위는 청구항에서의 문자적 의미에 구속되어서는 안되고, 당업자가 전리 출원일 전에 명세서와 도면을 읽고 창조적 노력을 발휘해야만 착안할 수 있는 내용까지 확장해서도 안된다.

 

 

의미:

 

3조는 청구항 해석 방법에 대한 기본 원칙을 규정하고 있습니다. 본 조 전단과 유사한 전리법 규정은 제59조 제1항으로서, 다음과 같이 규정하고 있습니다: “발명 또는 실용신안의 보호범위는 청구항의 내용을 기준으로 하되, 명세서와 첨부된 도면은 청구항의 내용을 해석하는데 이용할 있다.”

 

한편, 본 조 후단은 청구항 해석에 있어서 주변한정주의(Peripheral claiming principle) 중심 한정주의(Central claiming principle) 절충적 태도를 취하겠다는 규정입니다. 구체적으로 보면, 전리권 보호범위는 청구항에서의 문자적 의미에 구속되어서는 안되고라는 규정은 주변한정주의를 경계하겠다는 것이고, ‘전리 출원일 전에 명세서와 도면을 읽고 창조적 노력을 발휘해야만 착안할 있는 내용까지 확장해서도 안된다라는 규정 중심 한정주의를 경계하겠다는 의도가 있습니다.

 

어휘:

 

(1)   折衷(zhézhōng/저쫑): 절충하다.

(2)   应当(yīngdāng/잉당): ~ 해야 한다.

(3)   AB (yǐAwéiB/…A…웨이…B…): A B로 삼다.

(4)   根据(gēnjù/끈쥐): ~에 근거하여 // 근거 // 근거하다.

(5)   说明书(shuōmíngshū/슈어밍슈): 명세서

(6)   附图(fùtú/푸투): 도면

(7)   既不能A, 也不能B : A 해서도 안되고, B 해서도 안된다. A 할 수도 없고, B 할 수도 없다.

(8)   拘泥于~(jūnìyú/쥐니위):~에 구속되다.

(9)   扩展到~(kuòzhǎndào/쿼잔따오): ~까지 확장하다.

(10)  本领域普通技术人员(běn lǐng yù pǔ tōng jì shù rén yuán): 당업자.

(11)  申请(shēnqǐng/선칭): 출원하다. 출원.

(12)  创造性劳动(chuàngzàoxìng láodòng/촹자오씽 라오동): 창조적 노력

(13)  联想(liánxiǎng/롄샹): 연상하다.

 

특허 업계 종사자로서 익숙해져야 할 중요한 어휘들이 오늘도 등장합니다.

 

우선, 说明书라는 표현에 대해서는 이미 이전 글에서 언급한 바 있으니 오늘은 패스하겠습니다.

 

당업자라는 표현인 本领域普通技术人员는 직역하면 본 분야의 통상의 기술자입니다. 한국 특허업계에서는 이 표현을 간단하게 줄인 당업자라는 표현이 있지만, 중국 특허 업계에서는 이에 대응되는 간단한 표현을 여태껏 본 적이 없습니다. 중국 사무소에서 4년 넘게 근무하는 동안 못 봤으니 없다고 볼 수 있겠죠.

 

출원한다는 표현을 중국에서는 申请’, 신청이라는 표현을 사용합니다. 그러니까 전리출원专利申请’, 전리출원일은 专利申请日이 되겠죠. 이들 표현 모두 위 제3조에 나와 있습니다.

 

특허법 중국어와는 무관한 표현이지만, 연상하다는 의미의 联想은 한자 그대로 연상입니다. 그런데, 이 단어는 현재 중국의 유명 전자 기업인 레노보(Lenovo)를 일컫는 저명한 중국어 상호이기도 하네요.

 

 

문장 해석 연습:

 

역시 중국어 초급 수준에 맞게 짧은 문장으로 접근해 보겠습니다: 3조 전단의 첫 부분입니다.

 

解释权利要求时应当以权利要求记载的技术内容为准,…”

 

解释(jiěshì/지에스)权利要求(quánlìyàoqiú/췐리야오쵸)는 각각 해석하다청구항이라는 의미임을 이미 다룬 적이 있습니다. “~‘~할 때의 의미입니다. 그러니까, 앞 부분은 청구항을 해석할 때라고 해석이 됩니다. 쉽죠.

 

우선, ‘应当(yīngdāng/잉당)’은 뒤이어 동사가 붙어서 ‘~해야 한다는 의미입니다. 한국어 그대로 읽으면 응당이죠. 간혹 중국의 조선족 대리인이 명세서를 중한 번역하는 경우 이 표현을 그대로 남겨 사용하는데, 한국인에겐 왠지 클래식한 느낌을 주지요. 같은 표현으로 应该(yīnggāi/잉가이)’ 라거나, 짧게 한 단어로 된 (yīng/)’도 있습니다.

 

다음으로 AB… 라는 중요한 숙어가 나오는데, 바로 오늘 이 문장을 선택한 이유입니다. 바로 A B로 삼다.’는 의미입니다. 이 문장에서는 A权利要求记载的技术内容이고 B이겠지요. A를 직역하면 청구항이 기재한 기술내용이라고 읽히지만 한국어로는 조금 어색하므로 청구항에 기재된 기술내용으로 손질하고, (zhǔn/)기준의 의미입니다.

 

따라서, 위 문장을 전체적으로 해석하면, 청구항을 해석할 때, 청구항에 기재된 기술내용을 기준으로 해야 한다가 되겠습니다.

 

다음 글에는 이어서, 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침 제4조의 의미와 그 표현을 통한 중국어 초급 공부를 이어가겠습니다.

 

KASAN_2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침을 통해 공부해 보는 특허법 중국어 기초(3).pdf

 

김도현 변리사 (cnpatent@naver.com)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대학 어학연수, 중국 북경대학 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대학교(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

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작성일시 : 2017.12.20 09:40
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중국특허에 대한 무효심판 심결문을 중국특허청 복심위원회 사이트 http://www.sipo-reexam.gov.cn/ 검색창에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 다음과 같이 발명의 명칭으로 검색할 수 있습니다.  

 

 

또한, PRB웹사이트에서 다음과 같이 전리(특허, 실용신안, 디자인) 무효심판 심결을 일자 순서로 공개합니다 

 

 

 

예를 들어, 2017. 12. 14. 심결이 공개된 난 일본회사 Mitsbisi 전기의 중국발명전리(특허) 201180068636.4호에 대한 무효심판 심결은 다음과 같습니다. 앞쪽에 서지사항과 요약문이 붙어 있습니다. 무효심판 청구일 2016. 9. 3. 심결일 2017. 12. 7. 심판 결론은 특허유효라는 심결임을 알 수 있습니다. 위 심결문은 SIPO PRB 웹사이트에 2017. 12. 14. 공개되었습니다.

 

 

 

 

 

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작성일시 : 2017.12.18 13:09
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중국법원은 아래와 같이 중국재판문서망이라는 공식 웹사이트(http://wenshu.court.gov.cn/)

를 통해 판결문을 공개하고 있습니다.

 

 

지재권 판결문 입수 방법 아래와 같이 각 지역별 법원 판결문 사이트로 바로 들어갈 수 있습니다. 왼쪽에 표시된 것처럼 최고인민법원, 북경시고급인민법원, 북경지재산권법원 등 각 법원의 판결문을 따로 분류해 두었습니다.

 

 

그 중에서 북경지재산권법원 판결문 사이트 링크는 다음과 같습니다.

http://wenshu.court.gov.cn/List/List?sorttype=1&conditions=searchWord+北京知识产权法院+++法院:北京知识产权法院

 

위 사이트를 살펴보면, 아래와 같이 비교적 최근 2017. 11. 29. 판결문도 있습니다. 사건의 대부분은 상표, 저작권 등 사건이고 특허침해사건 판결은 그 숫자가 많지 않습니다. 또한, 특이한 점으로 중국법원은 판결문에 당사자 명칭, 주소, 대표자 성명, 대리인 등 개인정보를 삭제하지 않고 모두 공개하고 있습니다.

 

 

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작성일시 : 2017.12.18 09:38
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1.    화학특허 무효심판 경과 

 

(1)   당사자: 특허권자 외국회사 Versalis S.P.A vs 심판청구인 외국회사 Total Research & Technology Feluy

(2)   무효심판 대상 중국특허(발명전리) No. 200980116333.8

(3)   발명의 명칭 “Compositions of expandable vinyl aromatic polymers with an improved thermal insulation capacity, process for their preparation and expanded articles obtained therefrom”

(4)   무효심판 청구일: 2016. 10. 20.

(5)   구술심리기일: 2017. 3. 28.

(6)   심결일: 2017. 5. 17. (청구일로부터 약 7개월 소요)

(7)   심결: 대상 특허발명의 진보성 흠결 특허무효 심결  

 

2.    전자특허 무효심판 경과

 

(1)   당사자: 특허권자 중국회사 Xiamen Set Electronics vs 무효심판 청구인 중국회사 Anhui Changsheng Electronics

(2)   무효심판 대상: 중국특허(발명전리) No. 201020697438.7

(3)   발명의 명칭: “Device combining a thermal fuse and a resistor”

(4)   무효심판 청구일: 2016. 6. 8.

(5)   구술심리기일: 2016. 11. 24.

(6)   심결일: 2016. 12. 14. (청구일부터 약 6개월 소요)

(7)   심결: 진보성 흠결 - 특허무효

 

3.    특허침해소송 경과

 

(1)   당사자: 원고 특허권자 스위스 회사 BAMED AG vs 피고 중국회사 Taizhou Keaide Children Wear Co., Ltd.

(2)   침해소송 대상 특허: 중국특허(발명전리) ZL200480028652.0.

(3)   1차 침해제품 적발 및 합의 - 2013년 화해성립 ERZHONGMINCHU No. 6151 (침해품 Model No. KD1060) + 2013. 5. 17. 기준 특허침해 손해배상액 5만위안 지급 + KD1060 제품 recall 합의

(4)   20141월 새로운 침해제품 Model No. KD1059 적발 + 특허권자 BAMED AG 새로운 특허침해소송 제기

(5)   북경 중급인민법원(1심 법원) 2014. 9. 구술변론 기일 2회 진행

(6)   북경 중급인민법원 2014. 12. 22. 1심 판결: 특허침해 인정 + 제조판매금지 명령 + 손해배상액 10만위안 지급명령 (약 소제기로부터 1년 소요)

(7)   피고 Taizhou Keaide Children Wear 2015. 2. 6. 북경고급인민법원에 1심 판결 불복 항소 제기

(8)   북경 고급인민법원 2016. 4. 19. 2심 판결: 항소기각 + 원심유지 판결 + 특허침해판결 확정 (항소일로부터 약 2개월 소요)

 

KASAN_[중국특허침해분쟁] 중국특허 무효심판 및 특허침해소송 실제 사건의 timeline 경과.pdf

 

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작성일시 : 2017.12.17 07:00
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1.     시작하며

 

중국의 특허법률 용어는 한국의 그것과 비교하여 적지 않게 다른 부분이 있습니다.

 

가장 기본적인 예로, “특허라는 말에 대응되는 중국 단어인 라는 말을 중국 특허업계에서 사용조차 하지 않습니다. “특허에 대응되는 중국어는 정도가 되겠습니다. 중국어로는 파밍쫜리(fā míng zhuān lì)”라 읽고 한국어로는 발명전리가 되겠습니다. 실용신안은 중국에서 用新型(shí yòng xīn xíng)”이라 하고 중국어 발음은 스용신싱”, 한국어로는 실용신형입니다. 디자인은 观设计(wài guān shè jì/와이관셔지/외관설계)”입니다.

참고로, 중국어에는 성조가 있으니 주의하셔야 합니다. 발음이 같아도 성조가 다르면 중국인들은 알아듣지 못합니다.

여담이지만, 중국어 공부 초기에 대만 타이페이의 한 대학 기숙사 편의점에서 이불(被子)을 사려다가 성조를 틀려서 컵(杯子) 진열대 근처에서 한동안 서성댄 적이 있었습니다. 이불(빼이즈)에서 빼이 4성이고, (빼이즈)에서 빼이 1성이지요. 당시 편의점 사장 아주머니는 저의 잘못된 발음을 듣고 컵 진열대로 친절하게 저를 안내해 주셨었더랬죠

중국에서 (쫜리)”라는 말은 발명, 실용신안, 디자인을 모두 포함하는 개념입니다 한국은 특허법, 실용신안법, 디자인보호법이 각각 별개로 존재하지만, 중국에서는 이들 세 가지가 利法(zhuān lì fǎ)”이라는 하나의 법률로 규정되었습니다. 중국 모 대학의 한 교수님께서도 수업 도중에, “이거 참 특이하지? 다른 건 몰라도 디자인이 발명, 실용신안과 하나의 법으로 규정 되었다는게…”라며 말씀하신 게 떠오르네요.

어찌되었든, 법 규정의 체계가 이렇게 다르니, 용어도 차이가 날 수밖에 없습니다.

법규의 체계와 무관하게 사용되는 표현들도 많습니다. 개인적으로 가장 인상 깊은 용어는 事后葛亮(shì hòu zhū gé liàng)입니다. 중국식 발음으로는 스호우 쭈거량이라 읽고 한국어로는 사후제갈량이 되겠습니다. 이 표현은 한국 특허 업계에서 사용하는 사후적 고찰에 대응되는 중국어 표현입니다. 어떠한 일이 발생한 이후에 자신이 마치 제갈공명인 듯 이미 다 알고 있었던 것처럼 왈가왈부하는 모습을 일컫는 말입니다.

참고로, 중국 의견제출통지서에 지적 받은 진보성 거절이유에 대응할 때, 심사관이 공지상식이라고 치부해 버린 어떠한 구성요소에 대해, 구체적 근거 없이 단순히 “’사후제갈량의 오류를 범하는 것이다라고만 반박하면 심사관은 가볍게 무시하고 이에 대해 대꾸도 안합니다. 당연하지요. 구체적이고 상세한 근거가 제시된 후 마지막에 간단히 붙인다면 모를까요.

 

서론만 언급하고 마칠 수는 없으니, 오늘은 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침 제1조만 보겠습니다.



  1有效原。在利人据以主未被宣告无效之前,其予保,不得以该专不符合利法相权条件、被宣告无效由作出裁判。但是,本指南另有定的除外。

  利登簿副本,或者证书缴纳专利年的收据可以作为证有效的据。

이를 한국어로 해석하면, 아래와 같습니다. 가급적 부드러운 표현으로 의역하고자 하였습니다.

 

1.     전리권 유효의 원칙. 권리자가 주장의 근거로 하는 전리권이 무효로 선고되기 전이라면 그 권리는 마땅히 보호되어야 하며, 이 전리권이 전리법의 관련 등록 요건에 부합하지 않더라도 무효를 이유로 재판해서는 안된다. 다만, 본 지침에 다른 규정이 있는 경우는 예외이다.

 

전리 등록부 부본 또는 전리증서 및 당해년도 등록 연차료 납부 영수증을 전리권 유효를 입증하는 증거로 할 수 있다.

 

2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침의 제1~4조에서는 특허 실용신안의 보호범위를 확정하기 위한 기본적인 해석 원칙을 선언하는 부분입니다. 그 중 첫 번째로 전리권 유효의 원칙을 언급하였습니다.

 

중국에서도 등록된 전리권의 무효 심판, 소송 절차(행정소송) 민사침해 소송절차가 분리되어 있습니다. 무효심판 절차에서 무효로 확정되지 않는 , 침해소송을 진행하는 과정에서 피고가 등록 전리권에 무효사유가 있다고 주장하고, 실제로 등록 전리권에 무효사유가 있다고 하더라도, 법원은 전리권이 무효임을 전제로 하여 재판할 수 없습니다. 그러나, 그렇다고 하여 침해 소송 과정에서 피고가 무효사유에 관한 증거나 이유를 제출했을 법원이 이를 무시하는 것은 아닙니다.

 

한편, 중국에서는 실용신안과 디자인에 대해 무심사 제도를 채택하고 있으므로, 부실권리 행사를 방지하기 위해, 중국최고인민법원이 발표한 규정에서는, 아래와 같이 실용신안과 디자인전리에 대해서는 무효심판이 제기된 경우 원칙적으로 침해소송 절차를 중지하는 것으로 규정하고 있습니다.

 

<전리분쟁사안 심리 적용법률문제에 관한 최고인민법원의 약간규정> 9:

 

인민법원이 수리한 실용신안, 디자인전리권 침해분쟁 사안에서 피고가 답변 기간 안에 해당 전리권에 대해 무효심판을 청구한 경우, 인민법원은 소송을 중지해야 한다. 다만, 다음 경우에는 소송을 중지하지 않을 있다.

(1)   원고가 제출한 검색보고서 또는 전리권 평가보고서에서 실용신안 또는 디자인전리권이 무효라고 만한 사유가 발견되지 않은 경우

(2)   피고가 제출한 증거가 사용기술이 이미 공지된 것임을 입증하기에 충분한 경우

(3)   피고가 해당 전리권에 대해 무효심판을 청구하며 제출한 증거 또는 근거 이유가 명백히 불충분한 경우

(4)   인민법원이 소송을 중지해서는 안된다고 보는 다른 상황이 있는 경우

 

그런데, 위 규정의 예외 규정 (1)~(4)를 보면 이미 짐작하셨을지 모르겠습니다. 이 예외 규정들은 결국 중국 법원에게 소송절차의 중지 여부에 대한 재량권을 부여했다는 의미가 있습니다. 북경시 고급인민법원이 발간한 지침 해설서에 따르면, 실무적으로는, 피고가 제출한 무효사유에 관한 항변이 전리권의 안정성에 영향을 미치는 정도라고 법관이 판단한 경우, 법관은 피고에게 석명하고, 그럼에도 피고가 전리복심위원회에 무효심판을 청구하지 않는 경우에 법관은전리권 유효 추정의 원칙 따라 심리를 계속한다고 합니다.

 

한편, 2항에서는 전리 등록부 부본 또는 전리증서 및 당해년도 등록 연차료 납부 영수증을 전리권 유효를 입증하는 증거로 할 수 있다고 규정하지만, 여기에서 한 가지 생각해 볼 점이 있습니다. “전리증서는” 등록 당시의 법률상태를 나타낼 뿐, 등록 이후의 법률상태를 입증할 수는 없습니다. 현재의 권리 상태를 입증할 수 있는 것은 전리등록부 부본이라는 점에서, 2항 규정에서 전리증서는 제외하고 이해하는 것이 더 정확하겠습니다.

 

 

본 조항의 의미에 대한 언급은 이 정도로 하고, 다시 중국어 기초 연습으로 돌아오면, ,,, 역시 법조항이라 문장 구조가 초급 수준을 넘어서는군요. 한국어로 된 법조항도 이해하기 어려운데 말입니다. 따라서, 자주 나오는 단어 몇 가지만 골라 언급해 보겠습니다.

 

1조 제2항에서, 등록증을 의미하는 证书(zhuān lì zhèng shū)쫜리쩡슈라고 읽습니다. 다시 강조 드리지만 병음에 함께 표시된 성조에 유의하십시오~

조금 더 긴 표현을 보겠습니다: “缴纳专利年的收据

(1) (dāng nián)/땅니옌: 당해 년도

(2) 缴纳(jiǎo nà)/쟈오나: 납부하다

(3) 利年(zhuān lì nián fèi)/쫜리 니옌페이: 전리 연차료

(4) 收据(shōu jù)/쇼우쥐: 영수증

 

중국어 문장은 영어 문장 구조와 유사하여 주--목 구조이지만 한국어의 조사나 영어의 전치사와 같은 표현이 존재하기는 하나 사용 빈도가 상대적으로 적은 편인 것 같습니다. 따라서 문장구조를 재량껏(?) 잘 파악하여 부드럽게 해석해 줄 필요가 있겠습니다.

缴纳专利年를 해석하면, “당해 년도에 연차료를 납부하다로 해석됩니다. 중간에 라는 표현은 “~라는 의미이므로, 이를 연결하여 해석하면 당해 년도 연차료를 납부한 영수증으로 해석됩니다.

, 중국 드라마를 보시는 분이 계신지 모르겠지만, 중국 드라마 제목을 한국어로 그대로 번역하면 무슨 말인지 이해하기 어려운 이상한 제목이 나옵니다. 예를 들어, 요즘 인기를 얻고 있는 배우 추자현씨가 한때 출연했던 중국 드라마 回家的는 한국 드라마 아내의 유혹을 리메이크한 드라마인데, 한국어로 읽으면 회가적유혹입니다. 여기에서 “~라는 의미로 해석하면 드라마 제목이 해석될 것입니다.

또한, 영수증이라는 의미의 收据는 매우 중요한 생활 중국어 어휘입니다. 같은 의미이자 역시 자주 사용하는 단어로 라는 단어가 있습니다. , 중국에 여행이나 출장 가서 택시타고 내릴 때 기사 아저씨가 (yào fā piào má)?”라고 묻습니다. 영수증 필요하냐는 의미죠. 출장간 경우라면 회사에 교통비 청구해야 하니까 달라고 해야겠죠. 이 땐 간단히 (yào)/(야오)”라고 대답하면 됩니다. 필요하지 않으면 不要(bú yào)”(부야오) 하시면 됩니다.

 

방금 전 본 부분이 포함된 조금 더 긴 문장을 볼까요?

“……缴纳专利年的收据可以作为证有效的

缴纳专利年的收据 부분은 앞서 본 부분이고, 그 다음 부분에 등장하는 단어들을 보면,

(5) 可以(kě yǐ)/크어이: 가능하다. 할 수 있다.

(6) (zuòwéi)/쭈어웨이: ~로 하다, ~로 삼다// ~로서(영단어의 as)

(7) (zhèngmíng)/쩡밍: 입증하다. 증명하다.

(8) (zhuānlìquán)/쫜리췐: 전리권

(9) 有效(yǒuxiào)/요샤오: 유효// 유효하다

(10)           (zhèngjù)/쩡쥐: 증거

 

위 문장에서 가 받는 부분은 이고, “앞의 有效를 수식하는 부분입니다. 또한 有效는 술-목 구조로 되어 있어서, “有效의 목적어입니다. , “전리권이 유효함을 입증할 증거로서 삼을 수 있다로 해석할 수 있겠습니다.

 

다음 글에는 오늘에 이어, 2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침 제2조의 의미와 그 표현을 통한 중국어 초급 공부를 이어가겠습니다.

 

김도현 변리사 (agipibu@hanmail.net)

서울대공대 전기공학부 졸업, 46회 변리사시험 합격 (2009), 특허법인 가산 전기전자부 변리사 (33개월 근무), 대만 정치대학 어학연수, 중국 북경대학 어학연수, 중국 베이징 MING&SURE 특허사무소 전기전자부 변리사 (4년 근무), 중국 인민대학교(베이징) 법학과 대학원 지식재산권법 전공 석사과정 수료

 

KASAN_2017년 북경시고급인민법원의 전리침해판정지침을 통해 공부해 보는 특허법 중국어 기초(1).pdf

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작성일시 : 2017.12.15 09:38
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중국은 2009년 공식명칭 중화인민공화국 침권책임법이라는 불법행위 책임법을 독립된 법률로 제정하였습니다. 총칙부분에서 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권, 상표권의 침해행위도 침권책임법에서 규율대상으로 한다는 점도 명시하였습니다. 따라서 중국 지식재산권 침해소송에서 침권책임법 관련 규정은 반드시 고려해야 할 사항입니다.

 

그 중 제36조에서 인터넷 사용과 관련한 불법행위책임을 명문화한 조항을 특별히 주목할 필요가 있습니다. 36조에서는 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다.

 

예를 들면, 타오바오, TMALL 등 온라인 오픈마켓을 운영하는 알리바바 같은 회사에게 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등 지재권 침해에 관한 연대책임을 물을 수 있다는 의미입니다.

 

사이버몰 운영자가 물품 판매자 또는 서비스제공자가 사이버몰을 이용해 제3자의 권리를 침해한다는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 필요한 조치를 취하지 않은 경우에는 해당 판매자 혹은 서비스 제공자와 연대 책임을 진다는 것입니다.

 

한 걸음 더 나아가서 중국정부의 국가공상행정관리총국에서는 소비단계에서의 사업자 우선 책임과 배상 선불제도라는 새로운 제도까지 시행할 계획이라고 합니다. 이것은 불법행위가 발생하였음에도 판매자 또는 서비스 제공자가 이에 관한 배상을 미루거나 이유 없이 배상을 거절하는 경우 또는 해당 사업자가 이미 쇼핑몰에서 철수하여 배상을 제대로 받지 못하는 경우에는 사이버몰 운영자가 먼저 피해자에게 배상하고, 해당 판매자 또는 서비스 제공자에게 구상권을 행사할 수 있도록 한 것입니다.

 

중국에서 그만큼 온라인거래가 많을 뿐만 아니라 여기서 짝퉁 카피제품 등 지재권 침해가 빈번한데 그 피해구제방안이 미흡하다는 지적에 따른 대책으로 볼 수 있습니다.

 

KASAN_중국 침권책임법 - 권리침해책임법 개요.pdf

 

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작성일시 : 2017.12.14 12:00
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1.    중국법원의 지재권침해소송 관할 관련 규정 

 

중국법상 권리침해행위에 대한 소송 관할 : 권리침해행위자의 주소지 관할 법원, 권리침해행위지 소재 법원 관할 (중국민사소송법 제28)

 

권리침해 행위지는 권리침해 행위 발생지 또는 권리침해 결과 발생지 포함 (중국 민사소송법 관련 중국최고법원의 사법해석 제24)

 

온라인쇼핑몰 등 인터넷상의 권리침해행위 실시지는 권리침해 행위를 실시하는 컴퓨터 등 장비 소재지 포함 + 권리침해 결과 발생지는 피해자(권리침해를 당한 자)의 주소지, 소재지 포함 (민사소송법 관련 중국최고법원의 사법해석 제25)

 

2.    지재권 침해소송에 관한 중국법원의 관할 관련 규정 

 

상표권침해소송은 권리침해행위 실시지, 침해대상제품의 보관지, 피고 침해자의 주소지 법원 관할 (2002년 중국최고법원의 상표분쟁 관련 사법해석 제6)

 

특허권침해소송은 권리침해 행위지, 피고 침해자의 주소지 법원 관할 (2015년 중국최고법원의 특허분쟁 관련 사법해석 제5)

 

침해대상제품의 제조자에 대해서만 소송을 제기하고 판매자에 대한 소송을 제기하지 아니한 경우 침해제품의 제조지와 판매지가 다른 경우, 제조지의 법원 관할 (2015년 중국최고법원 특허분쟁 관련 사법해석 제6)

 

침해대상제품의 제조자와 판매자 모두 피고로 공동소송을 제기한 경우 : 판매지 법원 관할 인정 (2015년 중국최고법원의 특허분쟁 관련 사법해석 제6)

 

3.    구체적 적용 및 실무적 함의 검토   

 

(1)   국내 온라인쇼핑몰을 통해 중국에서 판매되는 제품이 중국에서 등록된 중국 특허권 등 지재권을 침해하는 경우 : 중국 특허권을 침해하는 제품을 구매하는 컴퓨터 소재지가 중국이므로 인터넷상 권리침해행위의 실시 장소는 중국으로 볼 수 있음. 중국법원의 소송관할 발생 + 중국 특허권 침해책임 쟁점 + 중국 침권책임법 적용 가능 + 국내 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 가능성 있음 + 국내 온라인 쇼핑몰 운영자의 중국 지재권 침해행위 신고에 대한 적극적 대응조치 의무 있음 (현재 구체적 판결이나 사례 없음 유의!!)

 

(2)   eBay 등 외국(중국제외)의 온라인쇼핑몰을 통해 중국에서 판매되는 제품이 중국에서 등록된 특허권 등 중국 지재권을 침해하는 경우 : 중국 특허권을 침해하는 제품을 구매하는 컴퓨터 소재지가 중국이므로 인터넷상 권리침해행위의 실시 장소는 중국 + 중국특허권침해소송에 대한 중국법원의 소송관할 발생 + 중국 침권책임법 적용 가능 + eBay 등 외국(중국제외)의 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 가능성 있음 (현재 구체적 판결이나 사례 없음 유의!!)

 

(3)   중국에서 중국회사가 생산한 제품 + 중국 특허등록 + 국내 온라인쇼핑몰 침해제품 판매 + 중국 지재권 침해행위 결과 발생지는 중국 지재권 보유자의 주소지(중국) + 중국 법원의 지재권 침해소송 관할 발생 + 중국 침권책임법 적용 가능 + 국내 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임 가능성 (현재 구체적 판결이나 사례 없음 유의!!)

 

KASAN_국내 온라인쇼핑몰 제품을 중국에서 구매한 경우와 중국법원의 지재권 소송관할권 여부 중국 침권책임법 적

 

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작성일시 : 2017.12.14 11:00
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1.    미국 Balzer v. eBay 판결온라인 쇼핑몰 판매제품의 특허침해 인정 but 온라인 쇼핑몰 운영자 eBay의 특허침해 불인정 (직접침해, inducement, contributory infringement 모두 부정)

 

2.    중국 Alibaba 판결온라인 쇼핑몰 Tmall 판매제품의 특허침해 인정 + 온라인 쇼핑몰 운영회사 Alibaba 특허침해에 관한 연대책임 인정 + 해당 웹페이지 삭제명령 + 판매자에 대한 손해배상액의 1/3 해당 금액 연대배상 명령 + 연대책임의 근거는 중국 특허법이 아니라 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36

 

3.    중국 Alibaba 판결 사안의 요지

 

A.    사안의 개요

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

B.    중국법원 1심 판결 

 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

C.    중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에