연구개발__글32건

  1. 2019.09.30 병원 동업분쟁 관련 합의서에서 병원상호에 관한 등록서비스표의 양도조항 및 부제소합의 조항의 효력, 적용범위 판단: 특허법원 2018. 9. 20. 선고 2018나1497 판결
  2. 2019.09.03 특허권 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송의 제기 인정 + 생산설비 폐기청구 인정: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결
  3. 2019.09.03 심결취소 판결의 확정 후 환송 심판사건의 심결: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판결
  4. 2019.07.15 특허침해 판단 시 특허청구범위의 기술용어 해석 기준 – 명세서의 기재와 도면을 종합하여 객관적, 합리적으로 해석: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결
  5. 2019.07.10 실용신안법상 고안의 진보성 판단 기준 – 발명 vs 고안의 진보성 수준 차이: 특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결
  6. 2019.03.06 [특허침해분쟁] 방법발명 특허권의 통상실시권자의 요청으로 제3자가 특허발명의 전용제품을 제작하여 통상실시권자에게 납품하는 경우 - 간접침해 해당하지 않음: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017..
  7. 2019.03.05 [개정특허법] 2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 – 특허침해 혐의 피고에게 자신의 구체적 실시태양 제시 의무부과 조항, 징벌적 3배 손해배상액 부과가능 조항 신설 + 신법의 적용범위 부..
  8. 2019.02.13 [특허분쟁] 드럼식 조리기, 통돌이 오븐 특허발명의 진보성 인정 - 특허무효심판: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6566 판결
  9. 2019.01.23 [특허분쟁] 미국특허법 신규성 조항 102(a)(1) 중 “on sale” bar – secret sale 포함: Helsinn Healthcare v. Teva Pharma. 미연방대법원 2019. 1. 22. 선고 판결
  10. 2019.01.22 [특허분쟁] 공지 의약의 특정한 투여용법 발명의 진보성 판단 – 최적화 정도는 예측가능 범위, 진보성 부정: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허3925 판결
  11. 2019.01.22 [특허분쟁] 아토피성 피부염 개선효과 기능성 유산균 균주 발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결
  12. 2019.01.07 [특허침해죄] 특허침해자 형사처벌 수위 2018년 선고 형사판결 사례
  13. 2019.01.07 [특허침해죄] 적극적 권리범위확인심판 심결, 소극적 권리범위확인심판 심결 각 확정된 상황 – 형사법원 특허침해여부 독자적 판단 사례: 청주지방법원 2018. 1. 25. 선고 2016노521 판결
  14. 2019.01.07 [특허기술이전] 특허기술 라이선스 계약체결 후 특허기술 적용제품의 성능 및 경쟁력 부족 이유로 실시자 licensee의 계약해제 및 기술료 미지급 주장 – 불인정: 대전지방법원 2018. 7. 5. 선고 201..
  15. 2019.01.07 [특허기술이전] 특허권양도, 협력의무, 경업금지의무 포함 기술이전계약 체결 후 경쟁사의 특허무효심판 제기, 특허무효 확정 BUT 양수인의 기술료 지급의무 인정: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. ..
  16. 2018.12.18 [특허분쟁] 조직거상용 이식물 특허발명의 진보성 판단 – 특허무효심판: 대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결
  17. 2018.12.17 [개정특허법] 침해자의 구체적 실시행위 제시 의무, 징벌적 손해배상제도 도입, 특허심판 국선대리인 제도 도입 조항 시행일 및 적용범위 부칙내용
  18. 2018.12.17 [특허법개정내용] 징벌적 손해배상제도 도입, 침해자의 구체적 실시행위 제시 의무 신설, 특허심판 국선대리인 제도 도입 등 – 특허법 개정안 2018. 12. 7. 국회 통과 – 공포일 6개월 후 시행 예..
  19. 2018.12.12 [특허분쟁] 전기강판 관련 발명의 진보성 판단 무효심판 - 일부 청구항 파기 환송 후 2차 심결 취소소송 판결: 특허법원 2018. 11. 22. 선고 2018허2991 판결
  20. 2018.12.12 [특허분쟁] 퇴직자가 설립한 경쟁회사의 특허등록 대상 모인발명 여부 판단기준 – 실질적 동일성 인정, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 구성 추가로 작용효과의 특별한..
  21. 2018.10.16 [특허분쟁] 균등침해 여부 판단 – 심사과정에서 제출한 의견 및 경과 참작: 특허법원 2018. 9. 11. 선고 2018나1060 판결
  22. 2018.10.15 [특허분쟁] 특허무효심판 – 개별 구성요소 공지된 상황에서 결합발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허8084 판결
  23. 2018.10.15 [특허분쟁] 권리범위확인심판 – 전 요소 구비의 원칙: 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허3505 판결
  24. 2018.10.15 [의약특허쟁점] 투여용법 및 투여용량 발명의 진보성 판단: 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2017허7326 판결
  25. 2018.01.19 [특허심판소송] 특허제품의 판매와 특허발명의 기술공지는 별개의 문제 – 시판제품에 적용된 기술내용의 신규성 인정: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 2016허7954 판결
  26. 2017.12.07 특허침해소송의 피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부 판단: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결
  27. 2017.06.17 공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트
  28. 2016.05.12 혈우병치료제 바이오 신약 emicizumab 임상시험용 제조 사용행위에 대한 일본 특허침해소송 제기 뉴스 - Baxalta v. Chugai
  29. 2015.11.23 연구개발용역계약 또는 독점공급계약에서 약정기한까지 완성된 결과를 납품하지 못한 경우 후속 완제품 개발지연 등에 따른 특별손해 배상책임 여부
  30. 2015.07.03 국책과제 결과평가에 공인기관의 시험성적서가 아닌 자체 시험성적서만으로 충분한지 여부에 대해 엇갈린 판결 소개

 

1. 사안의 개요

원고는 2010. 5. 부터 '아름다운사람 성형외과'라는 상호의 병원을 인수하여 운영하기 시작하고, 등록서비스표에 대한 권리를 종전 권리자로부터 양수하여 2011. 3. 10. 등록서비스표권 권리이전등록을 마쳤다.

 

원고는 2014. 6.경부터 2015. 3. 말경까지 병원 봉직의로 근무하던 피고에게 병원을 공동으로 운영할 것을 제안하였고, 2015. 6. 원고와 피고 사이에 동업계약을 체결하였다(이하 '동업계약'이라 한다).

 

원고가 2017. 2. 15. 피고에 대하여 동업계약을 해지하면서 이에 따른 분쟁이 발생함

 

원고와 피고는 2017. 6. 12. 원고의 이 사건 서비스표에 관한 권리를 피고에게 무상으로 양도하는 내용의 계약을 체결하였고(이하 '양도계약'이라 한다), 피고는 같은 날 이 사건 병원에 관한 폐업신고를 하였으며 2017. 6. 30. 이 사건 양도계약을 원인으로 한 권리의 전부이전등록이 피고 앞으로 마쳐졌다.

 

2. 합의서 중 부제소합의 조항

이 사건 양도계약 제7조 제2항은 원고가 피고에게 이 사건 서비스표에 관한 권리를 양도하면서 향후 이 사건 서비스표와 관련한 민사상 소송을 제기하지 않기로 정하고 있으므로, 위 약정내용은 이 사건 서비스표권에 관한 부제소합의에 해당한다.

 

3. 합의 후 계약취소 주장 및 서비스표권 원상회복의 소 제기

서비스표의 무상양도계약에 대하여 원고는 피고가 '폐업신고'가 아닌 '휴업신고'를 함으로써 원고가 이 사건 서비스표를 사용하여 병원을 운영할 수 없는 궁박한 상태를 이용하려는 의도에서 체결되어 민법 104조의 불공정한 법률행위로서 무효이고, 민법 110조의 강박에 의한 의사표시여서 이를 취소한다고 주장한다.

 

4. 특허법원 판결요지 부제소합의를 이유로 소 각하 판결

부제소합의의 대상에는 그 부제소합의가 포함된 주된 계약인 이 사건 양도계약 전체의 무효취소를 주장하는 이 사건 소도 포함된다고 봄이 상당하다.

 

불공정한 법률행위로서 무효인지에 관하여, 동업계약 9'상호는 아름다운사람 성형외과로 하며, 향후 공동개원기간 중에 탈퇴를 원하는 자는 상호에 관한 권한을 포기한 것으로 본다.' 라고 하므로 원고는 공동개원기간 중에 동업관계의 탈퇴를 원하여 사전통고를 한 자로서 상호에 관한 권한을 포기한 것으로 보아야 하므로, 원고의 이 사건 서비스표권의 이전은 정당한 권리자에게 귀속시키는 것에 불과하여 이 사건 양도계약에 따라 발생하는 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재한다고 볼 수 없다.

 

한편 원고가 피고의 이 사건 병원에 대한 휴업신고로 인해 예약환자들을 진료할 수 없게 되자 부득이 피고와 이 사건 양도계약을 체결하게 되었다고 볼 여지가 전혀 없는 것은 아니다. 그러나 피고가 이 사건 병원을 휴업하여 원고의 이 사건 병원 운영에 타격을 입도록 하겠다는 등의 해악을 고지한 사정까지는 확인할 수 없다. 양도계약 전에도 이미 이 사건 서비스표에 관한 권리가 피고에게 귀속되어야 하는 것이었다고 보는 이상, 피고가 이 사건 병원에 관한 휴업신고를 함으로써 추구하려 한 이 사건 서비스표에 관한 권리의 취득이 정당하지 않은 이익이라고 보기도 어렵다.

 

결국 이 사건 소는 이 사건 부제소합의를 위반하여 제기된 것으로서 부적법하므로 이를 각하한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 20. 선고 20181497 판결

 

KASAN_병원 동업분쟁 관련 합의서에서 병원상호에 관한 등록서비스표의 양도조항 및 부제소합의 조항의 효력, 적용범

특허법원 2018. 9. 20. 선고 2018나1497 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019.09.30 13:33
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(1) 공유 특허권의 행사 공유자 중 1인 단독으로 침해소송 제기 가능 보존행위

 

이 사건 특허권의 공유자 중 1인 원고는 그 보존행위로서 피고를 상대로 구 특허법 제126조에 기하여 이 사건 발명에 관한 특허권 침해행위의 금지 및 조성물의 폐기를 구할 수 있다.

 

(2) 특허 침해제품의 생산, 판매금지 + 보관중인 완제품 및 반제품 폐기 + 생산설비의 폐기 명령

 

피고는 실시제품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 사무소, 영업소, 공장 및 창고에 보관 중인 피고 실시제품의 완제품과 반제품을 모두 폐기할 의무가 있다.

 

다만 피고가 실시제품의 생산에 필요한 설비를 소유하고 있다는 사실이 인정되므로, 피고에 대하여 실시제품의생산에만사용되는 설비의 폐기를 명하기로 하되, 이를 제외한 나머지 설비 전체를 폐기하여야 할 필요성이 있다고 보기는 어려우므로, 이를 초과하는 원고의 청구는 받아들이지 않는다.

 

(3) 손해액 산정 침해자의 한계이익 기준으로 산정

 

특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있는바,

 

원고가 구하는 바에 따라 위 규정에서 정한 대로 피고가 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 산정하되, ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 한계이익으로 산정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 9. 선고 20181701 판결

특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결 .pdf

KASAN_특허권 공유자 중 1인의 침해금지 및 손해배상 청구소송의 제기 인정 생산설비 폐기청구 인정 특허법원

 

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작성일시 : 2019.09.03 12:00
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사안의 개요

 

(1)   이 사건 특허발명에 대해 진보성 부정을 근거로 무효심판 청구, 특허심판원에서 기각 심결

(2)   그에 대한 심결취소의 소에서 특허법원은 심결 취소 판결

(3)   대법원 상고기각 판결 심결취소 판결 확정

(4)   대상사건은 특허심판원으로 환송. 특허심판원은 심리하여 취소 확정판결의 취지에 따라 특허발명의 특허권이 무효로 되어야 한다는 심결

(5)   한편 특허권자 원고는 특허발명의 청구범위를 감축하는 정정심판을 청구하였는데 특허심판원은 그 청구를 기각

(6)   이에 원고는 다시 그에 대한 심결취소의 소를 제기, 청구기각 판결(특허법원 2019. 5. 16. 선고 20182977 판결 참조)

 

특허법원 판결요지

 

법원은 심결취소의 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결을 취소하여야 하고, 심판관은 심결의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결을 하여야 하며, 위 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189).

 

한편, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고,

 

여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 20063007 판결 등 참조).

 

선행 심결을 취소한 특허법원의 판결에 대한 상고가 대법원에서 기각됨으로써 위 취소판결은 그대로 확정되었고, 이에 따라 환송 후 심판절차에서는 새로운 주장이나 증거가 제출된 바가 없어, 특허심판원은 취소 확정판결에서 취소의 기본이 된 이유에 기속되어 이 사건 심결을 하였는바, 이 사건 심결에는 어떠한 실체적, 절차적 위법이 있다고 할 수 없다.

 

또한 원고는 이 사건 심결에 대한 취소를 구하면서도 이 법원에 이 사건 심판단계에서 제출되지 않은 새로운 주장이나 증거를 제출하지도 않고 있고, 또한 원고가 정정심판을 청구하였으나 기각됨으로써 청구범위는 변경되지 않았다. 심결취소소송의 소송물은심결의 실체적, 절차적 위법성 여부인데(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결 참조), 이 법원에 새로운 주장이나 증거도 제출되지 않은 이상, 이 사건 심결의 결론을 번복할 아무런 이유가 없다. 결국 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법이 있다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 20183932 판결

특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판결 .pdf

KASAN_심결취소 판결의 확정 후 환송 심판사건의 심결 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허3932 판

 

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작성일시 : 2019.09.03 09:00
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쟁점

특허청구범위의접합이라는 용어의 해석 + 피고의 실시제품이 원고의 특허권을 침해했다고 볼 수 있는지 여부

 

대법원 판결요지

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여야 한다.

 

거기에 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 하여야 한다.

 

그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다(대법원 2006. 12. 22. 선고 20062240 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 200745876 판결 등 참조).

 

특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004486 판결 등 참조), 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

 

구체적 사안의 판단

세라믹스의 접합 구조 및 그 제조 방법이라는 이름의 원고의 이 사건 특허발명의 명세서의 기재와 도면을 종합하여 이 사건 제1항 발명과 이 사건 제4항 발명의접합이라는 용어는 모두 기밀을 유지하는 기능을 하는 접합으로 해석하여야 한다

 

그런데, 피고 실시제품이 땜납재의 용융상태에서의 흘러내림이나 모세관 현상에 의해 상승한 접합재가 통형 접합 지지체 내측주면과 니켈 로드 외측주면 사이를 감싸 돌며 기밀하고 있다거나, 통형 접합 지지체 및 저열팽창 도체와 매설 부재의 금속 노출부 사이를 연결하며 기밀하여 산화성 분위기가 저열팽창 도체로 침투하는 것을 방지하고 있다고 보기 어려워 이 사건 제4항 발명의접합과 동일하거나 균등한 구성을 갖추고 있지 아니하므로 이 사건 제4항 발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없다.

 

첨부: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017209761 판결

대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결.pdf

KASAN_특허침해 판단 시 특허청구범위의 기술용어 해석 기준 – 명세서의 기재와 도면을 종합하여 객관적, 합리적으

 

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작성일시 : 2019.07.15 18:00
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1. 법리상 명확한 차이 vs 실무적 적용 난제

 

발명의 진보상 판단기준과 고안의 진보성 판단기준이 동일하지 않다는 점은 명확합니다. 법문언도 다르고 제도적 취지, 이론적 배경도 명확하게 차이가 있습니다. 그러나 구체적 사안에서 그, 차이를 포착하여 적용하고 그와 같이 달리 판단하는 이유를 구체적으로 제시하는 것은 매우 어렵습니다. 추상적 표현으로 각 진보성 판단의 정도 차이를 밝힌 적은 있지만 구체적 표현으로 그 차이를 밝힌 심결이나 판결은 찾아보기 어렵습니다. 첨부한 판결도 종래의 판결과 비슷하게 추상적으로 진보성 판단의 정도 차이를 인정하고 있지만 해당 사안에서 그 차이가 어떻게 적용된 것인지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않습니다. 이론적으로 분명한 차이를 보이지만, 실무적으로 그 차이점을 명확하게 설명하고 적용하는 것은 또 다른 어려운 과제라는 점을 보여주는 것 같습니다.

 

2. 고안의 구성대비 - 차이점

 

 

3. 고안의 구성 차이로 인한 효과의 차이점

 

 

4. 고안의 진보성 판단 기준

 

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 되고(대법원 2018. 12. 13. 선고 20161840 판결 등 참조), 이러한 법리는 특허와 마찬가지로 기술적 사상의 창작을 보호하기 위한 실용신안에서 고안의 진보성 판단에도 동일하게 적용된다.

 

또한 실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바소발명’을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.

 

 

5. 구체적 사안의 판단

 

1항 정정고안의 구성요소 1-6센서 케이스가 가이드홈에 가이드봉이 삽입됨에 따라 X선 촬영장치와 결합된다는 것인데, 선행고안 1에는 이러한 구성이 명시되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.

 

정정고안은 걸림쇠 및 걸림쇠 조작수단에 더하여 가이드봉 및 가이드홈이라는 구성요소를 유기적으로 결합함으로써, X선 센서장치를 결합하는 경우 정확한 위치를 잡을 수 있게 되고, X선 센서장치를 X선 촬영장치에서 쉽게 착탈할 수 있게 된다.

 

한편 선행고안 1에서는 정확한 위치로 안내한다는 점에서 그 기능이 검출기 가이드와 중복되는, 구성요소 1-6의 가이드봉과 가이드홈과 같은 부재를 굳이 배치할 필요성은 없는 것이고, 오히려 여기에 가이드봉과 가이드홈을 배치하는 것은 서랍모양의 검출기 가이드와, X선 센서장치가 여기에 삽입되는 형태로 안내 및 지지한다는 선행고안 1의 교시에도 반하는 것이다.

 

따라서 통상의 기술자가 선행고안 1로부터 구성요소 1-6의 가이드홈 및 가이드봉이라는 구성요소를 도출하거나, 이를 선행고안 1의 걸림핀 및 걸림홈으로 이루어진 결합수단과 결합하는 것이 쉽다고는 할 수 없다. 그러므로 제1항 정정고안은 그 진보성이 부정되지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2019. 4. 18. 선고 20186771 판결

특허법원 2019. 4. 18. 선고 2018허6771 판결 .pdf

KASAN_실용신안법상 고안의 진보성 판단 기준 – 발명 vs 고안의 진보성 수준 차이 특허법원 2019. 4. 1

 

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작성일시 : 2019.07.10 14:00
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사안의 개요 및 쟁점

(1)   특허발명 방법발명

(2)   특허발명 실시회사 특허권자로부터 통상실시권 획득

(3)   통상실시권자의 요청으로 특허발명의 전용품 마찰교반용접기를 제작하여 통상실시권자에게 납품한 행위

(4)   쟁점 - 특허권의 간접침해 해당여부

 

법원 판단 간접침해 해당하지 않음

 

대법원 판결요지

 

특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 경우 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산양도대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 201442110 판결 등 참조).

 

방법의 발명(이하방법발명이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하전용품이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서

 

그러한 3자의 전용품 생산양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다.

 

또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다.

 

따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산, 양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.

 

첨부: 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017290095 판결

대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결.pdf

KASAN_[특허침해분쟁] 방법발명 특허권의 통상실시권자의 요청으로 제3자가 특허발명의 전용제품을 제작하여 통상실시

 

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작성일시 : 2019.03.06 13:09
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신설 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

 

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

 

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때로 한다.

 

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

 

신법 적용 범위: 부칙 제3(구체적 행위태양 제시의무에 관한 적용례) 126조의2(구체적 행위태양 제시의무)의 개정규정은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 청구되는 특허권 및 전용실시권 침해소송부터 적용한다.

 

신설 제128(손해배상청구권 등) 8항 및 제9법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

 

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모

 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익

 5. 침해행위의 기간·횟수 등

 6. 침해행위에 따른 벌금

 7. 침해행위를 한 자의 재산상태

 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

 

신법 적용 범위: 부칙 제4(손해배상청구권에 관한 적용례) 128조 제8항 및 제9항의 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

 

KASAN_[개정특허법] 2019. 7. 9. 시행 예정 특허법 개정 내용 – 특허침해 혐의 피고에게 자신의 구체적

 

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작성일시 : 2019.03.05 08:53
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특허발명(죄측)과 선행발명(우측)의 비교

 

 

특허심판원 심결: 특허발명 진보성 부정, 일부 종속항 발명 진보성 인정

 

특허법원 판결: 진보성 인정, 심결취소

이 사건 제2항 발명(특허발명)과 선행발명 1은 모두 음식물의 가열 조리기에 관한 것으로, 음식물이 조리되는 동안 음식물을 지속적으로 교반될 수 있도록 조리팬을 경사진 상태에서 회전시킨다는 점에서 공통된다. 그런데, 이 사건 제2항 발명은 조리팬이 경사진 상태를 유지하는 수단으로 조리팬을 수용하는 하우징의 외측벽에 경사유지구를 형성하는 구성을 채택하고 있는 반면, 선행발명 1은 용기가 경사진 상태를 유지하는 수단으로 용기가 수납되는 본체 내의 용기 수납부를 수평면에 대하여 경사지게 형성하는 구성을 채택하고 있다.

 

살피건대, 선행발명 1의 명세서에는용기의 형상, 그리고 용기 수납부의 형상에 대해서도 용기 내에 넣어지는 피조리물에 맞게 적절하게 그 형상을 변경 가능하다.”라고 기재되어 있을 뿐, 선행발명 1의 본체의 외곽 형상을 변경할 수 있다는 점에 대해서는 어떠한 시사나 암시도 되어 있지 않고, 선행발명 1은 본체 내의 용기 수납부를 경사지게 형성함으로써 거기에 수납되는 용기를 경사진 상태로 유지하므로 본체 외측에 경사유지구를 추가함으로써 본체를 경사지도록 변경할 기술적 동기를 찾기 어렵다.

 

또한, 선행발명 1은 본체의 바닥이 수평으로 형성되고 본체가 바닥과 수직을 이루도록 놓여지는 것을 전제로 본체 내의 용기 수납부를 경사지게 형성하는 것을 기술적인 특징으로 하는데, 본체 외측에 경사유지구를 형성하기 위해 본체 내부의 경사를 없애 용기가 수직으로 삽입될 수 있도록 본체 내부의 형상을 변경하는 것은 선행발명 1의 특유한 기술적 사상을 훼손하는 것이라고 봄이 타당하다.

 

설령, 선행발명 2의 핸들 및 선행발명 3의 각도조절수단이 각각 회전드럼 및 조리용 냄비의 기울기를 조절하고 유지하는 기능을 한다는 점에서 이 사건 제2항 발명의 경사유지구에 대응되는 구성요소로 보아 이를 선행발명 1에 결합한다고 가정하더라도 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 본체는 바닥과 수직을 이루도록 놓여지게 되고 본체 내부로 용기가 경사진 상태로 삽입될 수 있는 구조로 용기수납부가 형성되어 있고 용기수납부 속으로 용기가 경사지게 수납되어 있는 것이므로, 달리 용기의 경사 각도를 조절할 동기가 없고 각도를 조절하고자 할 경우에는 본체의 다른 구조의 상당한 변경을 수반한다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2의 핸들 및 선행발명 3의 각도조절수단을 결합함으로써 차이점 1을 극복하는 것이 용이하다고 보기 어렵다.

 

나아가 이 사건 제2항 발명은 하우징의 외측벽에 경사유지구를 형성함에 따라 하우징을 수직으로 세운 상태로 조리팬의 탈착 작업이 가능하고 수직으로 세운 상태로도 보관이 가능하며, 경사유지구로만 하우징의 경사를 유지하므로 조리기의 전체 부피를 줄일 수 있는 효과도 있다고 할 것이다.

 

따라서 이 사건 제2항 발명의 구성요소 3과 선행발명 1의 대응구성 사이의 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.

 

 

 

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 20186566 판결

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6566 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 드럼식 조리기, 통돌이 오븐 특허발명의 진보성 인정 - 특허무효심판 특허법원 2019. 1.

 

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작성일시 : 2019.02.13 09:00
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미국 특허법 조항 102(a)(1) “A person shall be entitled to a patent unless the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.”

 

쟁점: “on sale” bar 적용 시 public sale에 제한되는지, 공개되지 않은 secret sale이 적용범위에서 제외되는지 여부

 

미연방대법원 판결요지

(1)   unanimous decision - 당사자 사이 비밀 판매행위 (secret sale) 및 발명의 기술적 내용에 관한 비밀유지 의무를 부담하는 판매행위에 적용됨.

(2)   원심 CAFC 판결도 동일한 입장, 미연방대법원에서 원심 지지

 

“The Federal Circuit has made explicit what was implicit in our precedents. It has long held that “secret sales” can invalidate a patent. E.g., Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F. 3d 1353 (2001) (invalidating patent claims based on “sales for the purpose of the commercial stockpiling of an invention” that “took place in secret”); Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F. 3d 1368 (1998) (“Thus an inventor’s own prior commercial use, albeit kept secret, may constitute a public use or sale under §102(b), barring him from obtaining a patent”). . . .

 

Given that the phrase “on sale” had acquired a well-settled meaning when the AIA was enacted, we decline to read the addition of a broad catchall phrase to upset that body of precedent.”

 

첨부: 미연방대법원 Helsinn vs Teva 판결

Helsinn v. Teva _ 미연방대법원 판결.pdf

KASAN_[특허분쟁] 미국특허법 신규성 조항 102(a)(1) 중 “on sale” bar – secret sal

 

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작성일시 : 2019.01.23 08:19
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출원인 진보성 주장요지

 

 

 

특허법원 판결요지

 

특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

 

이 사건 제1항 발명은 상기 조성물의 투여용량, 투여용법을 환자에게 8시간 이내에 정맥 투여하고 32-134/㎡의 시타라빈을 제공하며 제1일의 제1 투여 단계, 3일의 제2 투여 단계 및 제5일의 제3 투여 단계로 한정한 점에 차이가 있다.

 

그러나 선행발명에 개시되어 있는 사항과 우선일 당시 알려져 있던 기술적 사실들을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 투여용량과 투여용법은 시타라빈 대 다우노루비신의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성이나 부작용이 최소화되리라고 예측할 수 있는 범위를 벗어나지 않는 것으로 보이므로, 통상의 기술자가 그와 같이 예측되는 범위 내에서 당연히 거쳐야 할 임상시험 과정을 통하여 이 사건 제1항 발명에서 특정한 투여용량, 투여용법을 도출해 내는 데 별다른 어려움이 없다고 봄이 상당하다.

 

공지된 의약물질의 약리효과는 온전히 유지하고 투약의 편의성을 증진하면서 독성이나 부작용이 나타나지 않도록 투여용량이나 투여용법을 찾는 것은 이 분야의 통상의 기술자에게 잘 알려져 있는 것이다. 따라서 투여용량, 투여주기 등 투여방법을 최적화하는 것은 원칙적으로 통상의 창작능력 범위 내에 속한다.

 

뿐만 아니라 이 사건 제1항 발명이 특정하고 있는 ‘32-134/㎡ 시타라빈의 범위와 ‘1, 3일 및 5의 투여주기에서 나타나는 효과가 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 현저하거나 이질적인 것이라고 보기 어렵다.

 

결국 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

 

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 20183925 판결

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허3925 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 공지 의약의 특정한 투여용법 발명의 진보성 판단 – 최적화 정도는 예측가능 범위, 진보성 부

 

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작성일시 : 2019.01.22 09:00
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출원인 진보성 주장요지

 

 

 

판결요지 진보성 불인정

 

출원발명은 김치에서 분리동정되어 NF-kB AP-1 전사인자의 활성화를 억제하는 특징이 있는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주에 관한 것이고, 선행발명은 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1에 관한 것인바, 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면 이 사건 출원발명의 균주와 선행발명의 균주는 당분석결과 L-Arabinose D-Xylose Methyl-D-mannoside의 이용성이 서로 다른 것으로 나타났고, 16S rRNA 분석결과 Lactobacillus plantarum과의 유사성에서도 차이를 보이는 것으로 나타나므로, 양 발명의 균주가 완전히 동일한 균주라고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명과 선행발명은 균주의 분류학상의 위치가 동일하지만 균주의 세부명칭이 다르다는 점에서 차이가 있다.

 

그러나 출원발명과 선행발명은 모두 아토피성 피부염, 비염 등의 개선치료, 면역력 조절을 목적으로 장내균총을 개선시키기 위해 젖산균인 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum)을 제공한다는 점에서 기술적 과제가 공통되고, 양 발명 모두 동일한 시료인 김치에서 추출되는 젖산균이며, 2014. 8. 29. 발행된미생물학 실험이란 표제의 책에는 Lactobacillus 속을 포함하는 젖산균을 분리 동정하는 실험방법이 게재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실과 출원발명의 명세서 기재를 종합하면, Lactobacillus 속 균주의 분리방법은 출원발명의 출원일 이전에 잘 알려져 있었다고 할 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 출원발명의 균주를 도출하는 데 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수 없다.

 

그렇다면, 출원발명의 진보성 유무는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주의 IL-4, TNF-α의 억제, 소양행동억제 등의 효과가 선행발명에 비하여 현저한지 여부에 달려 있지만, 출원발명의 실시예 3 내지 7의 실험에 따르더라도, 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K-1 BR 균주를 RBL-2H3 cells 및 수동형 피부 아낙필락시스 모델동물에 적용하였을 때 IL-4 TNF-α의 발현이 억제되거나 항알러지, 항소양 반응이 나타나는 결과는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 있는 범위를 벗어나는 것이라고 볼 수 없으므로, 출원발명이 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과를 갖는다고 보기 어렵다. 결론 진보성 부정

 

첨부: 특허법원 2018. 12. 20. 선고 20185815 판결

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허5815 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 아토피성 피부염 개선효과 기능성 유산균 균주 발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 12.

 

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작성일시 : 2019.01.22 08:24
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(1)  서울중앙지방법원 2018. 3. 2. 선고 2017고단8143 판결 특허법위반, 징역 10, 집행유예 2년 선고

(2)   특허침해 혐의 + 추가로 허위표시행위 유죄 인정 판결이유 부분

 

 

 

(3)  수원지방법원 2018. 4. 5. 선고 2017고정3335 판결 특허법위반, 벌금 3백만원 선고

 

 

(4)  인천지방법원 2018. 4. 27. 선고 2018고정612 판결 특허법위반, 벌금 5백만원 선고

 

 

 

(5)  의정부지방법원 2018. 4. 19. 선고 2018고정413 판결실용신안법위반, 디자인보호법위반, 벌금 3백만원 선고

 

 

KASAN_[특허침해죄] 특허침해자 형사처벌 수위 2018년 선고 형사판결 사례.pdf

 

 

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작성일시 : 2019.01.07 14:00
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사안의 개요

 

(1)   실용신안권자 - 적극적 권리범위확인심판 청구 (확인대상고안 1) – 승소 심결, 특허법원 심결취소소송 승소 판결 확정

(2)   실지자 침해 혐의자 무효심판 청구 패소 심결, 특허법원 심결취소소송 패소 판결 확정

(3)   실시자 침해 혐의자 소극적 권리범위확인심판 청구 (확인대상고안 2, 구성요소 피복 다른 기술, 확인대상고안 1과도 차이) – 승소 심결, 확정

(4)   실용신안권자 서울중앙지방법원 침해금지 및 손해배상청구소송 제기 일부 승소 판결, 특허법원 항소심 원고 일부 승소 판결 확정

 

쟁점 민사법원 판결, 특허심판원 심결, 특허법원 판결 확정 상황에서 형사상 실용신안권침해죄 인정 여부 침해자 실시제품의 특정 문제

 

판결요지 판단기준 법리

 

 

 

구체적 사안의 판단 실용신안권 침해 혐의 무죄 판결

 

 

실무적 포인트 침해 혐의자의 실시기술, 실제제품, 실시태양의 특정 의미를 잘 보여주는 사례. 추상적 기술사상인 확인대상발명을 심판대상으로 하는 권리범위확인심판의 한계. 개정 특허법상 피고의 구체적 실시태양 제시의무” 7월 중 시행 예정, 실무변화 기대

 

첨부: 청주지방법원 2018. 1. 25. 선고 2016521 판결

청주지방법원 2018. 1. 25. 선고 2016노521 판결.pdf

KASAN_[특허침해죄] 적극적 권리범위확인심판 심결, 소극적 권리범위확인심판 심결 각 확정된 상황 – 형사법원 특

 

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작성일시 : 2019.01.07 13:00
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사안의 개요

(1)   원고 특허권자 vs 피고 실시자 회사 사이 특허실시계약체결, 전용실시권 설정 및 기술료 지급 조건

(2)   특허실시계약 체결 후 외부 전문가 참여 하에 성능시험, 공공연구기관의 시험성적서 발급

(3)   그런데, 피고 Licensee 회사에서 1차년도 기술료 미지급, 특허권자 회사에서 기술료 지급요구 내용증명 발송, 실시회사에서 특허기술 제품으로 수익 창출 어렵기 때문에 기술료 지급 의무 없음 주장 및 계약해제 통지

(4)   원고 특허권자 화사에서 피고 실시회사를 상대로 위약금 등 기술료 청구소송 제기

 

계약상 위약금 조항 위반자는 차년도 기술료의 2배에 상당하는 위약금을 배상하기로 약정, 본 사안에서는 2차년도 기술료 1억원의 2배인 2억원 위약금

 

피고 실시자 (Licensee) 회사의 주장요지 특허기술 성능 및 경쟁력 부족

 

법원의 판단 특허권자 책임 아닌 실시자의 착오, Licensee의 위약금 의무 인정

 

 

 

첨부: 대전지방법원 2018. 7. 5. 선고 2017가단212856 판결

대전지방법원 2018. 7. 5. 선고 2017가단212856 판결 .pdf

KASAN_[특허기술이전] 특허기술 라이선스 계약체결 후 특허기술 적용제품의 성능 및 경쟁력 부족 이유로 실시자 l

 

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작성일시 : 2019.01.07 09:00
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사안의 개요

(1)   원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함

(2)   그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정

(3)   양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함

 

기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지

(1)   원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다.

(2)   원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 화사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회사의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다.

(3)   본 계약이 이행되고 있는 한, 원고 양도인은 이 사건 특허발명을 활용하여 동종업종의 사업을 해서는 안된다.

(4)   원고 양도인은 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 특허제품, 특허기술과 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 양수인 회사를 특허권자로 하여 출원해야 한다.

 

쟁점 특허무효 상황애서 양수인 피고회사는 계약의 이행불능 주장 + 기술료 지급거절 통지, 계약쟁점조항의 해석이 쟁점

 

판결요지 계약상 특허권 이전의무, 사업협력의무, 경업금지의무 등 존재, 가술료는 특허권 이전 뿐만 아니라 사업협력, 경업금지 등에 대한 대가, 특허무효만으로 계약상 채무이행불능으로 인정하지 않음, 양수인의 기술료 지급의무 인정

 

판결이유

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. 선고 2017가합556226 판결

서울중앙지방법원 2018. 4. 6. 선고 2017가합556226 판결.pdf

KKH_[특허기술이전] 특허권양도, 협력의무, 경업금지의무 포함 기술이전계약 체결 후 경쟁사의 특허무효심판 제기,

 

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작성일시 : 2019.01.07 08:39
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진보성 판단 법리

발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하통상의 기술자라 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006138 판결, 대법원 2016. 11. 25. 선고 20142184 판결 등 참조).

 

특허발명

【청구항 1】 처지거나 주름진 피부(S) 및 피하근육(m)층에 메쉬형 임플란트 또는 생체삽입용 실 중 하나를 삽입시켜 조직을 당기거나 펼 수 있도록 시술시 사용되는 조직거상용 이식물에 있어서, 상기 조직거상용 이식물(2), 돌기(8)가 표면에 형성된 생체삽입용 실(6), 상기 생체삽입용 실(6)을 양측으로 일정 길이를 남기고 양단이 상기 생체삽입용 실(6)로 묶여서 결합되며 상기 양단을 연결하도록 상기 생체삽입용 실(6)이 관통되고 조직을 면상으로 잡아당기는 메쉬부재(4)를 포함하는 것을 특징으로 하는 조직거상용 이식물(이하 이 사건 제1항 정정발명 이라 부르고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부르며, 정정청구된 이 사건 특허발명 전체를 부를 때는 이 사건 정정발명 이라 부른다).

 

구체적 사안의 판단요지

선행발명들은돌기가 표면에 형성된 생체 삽입용 실양단이 위 실로 묶여서 결합되고 양단을 연결하도록 위 실이 관통되며 조직을 면상으로 잡아당기는 메쉬 부재가 어우러진 이 사건 제1항 정정발명 특유의 과제를 해결하는 수단을 갖추고 있지 않음

 

선행발명 2와 선행발명 4의 메쉬 부재에 대응되는 구성은그 양단이 생체 삽입용 실로 묶여서 결합된구성을 포함하고 있지 않고, 메쉬 부재를 관통하는 부분에 위치한 생체 삽입용 실에 지그재그나 루프 부분을 형성하여 실에 가해지는 힘을 조절할 수 있도록 되어 있어, ‘시술조직을 당기는 당김력이 견고하도록 하는이 사건 제1항 정정발명의 기술적 과제를 달성하기 어려우므로, 진보성이 부정되지 아니함

 

원심이 이 사건 제1항 정정발명의 구성 2메쉬 부재의 양단의 생체삽입용 실의 돌기 방향이 일방향으로 형성되었다고 해석한 것은 부적절하나, 진보성에 대한 결론은 정당하다고 보아 원심을 유지하였음

 

피고가 특허출원하여 등록된 이 사건 발명의 이름은조직거상용 이식물’이다. 이 사건 등록무효 심판절차에서 2014. 5. 9. 정정청구된 특허청구범위 제1(이하이 사건 제1항 정정발명이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)은 ‘처지거나 주름진 피부와 피하근육 층에 삽입시켜 조직을 당기거나 펼 수 있도록 시술시 사용되는 조직거상용 이식물에 관한 발명이다. 이 사건 제1항 정정발명은표면에 돌기가 형성된 생체 삽입용 실과 위 실을 양측으로 일정 길이를 남기고 양단이 실로 묶여서 결합되며 양단을 연결하도록 실이 관통되는 메쉬(mesh) 부재를 함께 구비하여, ‘시술 부위 조직과 주변 조직의 유착이 향상되고, 메쉬 부재를 이용하여 피부 조직을 선이 아닌 면상으로 잡아당김으로써 시술조직을 당기는 당김력이 견고하도록 하는 효과’를 달성할 수 있도록 하는 것이다.

 

한편 원심판결 기재 선행발명들은돌기가 표면에 형성된 생체 삽입용 실양단이 위 실로 묶여서 결합되고 양단을 연결하도록 위 실이 관통되며 조직을 면상으로 잡아당기는 메쉬 부재가 어우러진 이 사건 제1항 정정발명 특유의 과제를 해결하는 수단을 갖추고 있지 않다. 또한 선행발명 1과 선행발명 3의 메쉬 부재에 대응되는 구성은생체 삽입용 실이 관통하는 구성을 포함하고 있지 않다. 선행발명 2와 선행발명 4의 메쉬 부재에 대응되는 구성은그 양단이 생체 삽입용 실로 묶여서 결합된구성을 포함하고 있지 않고, 메쉬 부재를 관통하는 부분에 위치한 생체 삽입용 실에 지그재그나 루프 부분을 형성하여 실에 가해지는 힘을 조절할 수 있도록 되어 있어, ‘시술조직을 당기는 당김력이 견고하도록 하는이 사건 제1항 정정발명의 기술적 과제를 달성하기 어렵다.

 

선행발명들은 인체의 조직을복수의 방향으로연결된 봉합사 등에 연결된 메쉬 부재에 대응되는 구성에 의해 지지하고자 하는 기술사상을 갖고 있어, 인체의 조직을한 방향’으로 당기려고 하는 이 사건 제1항 정정발명의 기술사상과 분명한 차이가 있다.

 

이러한 선행발명들에 이 사건 제1항 정정발명과 같이한 방향으로 당기기 위한 구성을 도입하는 것은 선행발명들의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 통상의 기술자가 쉽게 생각해내기 어렵다. 또한 선행발명들에 그러한 암시나 동기가 제시되어 있지 않은 이 사건에서 이 사건 정정발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한 통상의 기술자라 하더라도 선행발명들 또는 선행발명들의 결합에 의해 이 사건 제1항 정정발명의 위 구성을 용이하게 도출할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.”

 

첨부: 대법원 2018. 12. 13. 선고 20161840 판결

대법원 2018. 12. 13. 선고 2016후1840 판결.pdf

KASAN_[특허분쟁] 조직거상용 이식물 특허발명의 진보성 판단 – 특허무효심판 대법원 2018. 12. 13. 선

 

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작성일시 : 2018.12.18 10:00
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1(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

2(다른 법률의 개정) 실용신안법 일부 동일하게 개정

 

3(구체적 행위태양 제시의무에 관한 적용례) 126조의2(구체적 행위태양 제시의무)의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 청구되는 특허권 및 전용실시권 침해소송부터 적용한다.

 

4(손해배상청구권에 관한 적용례) 128조제8항 및 제9항의 개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

 

KASAN_[개정특허법] 침해자의 구체적 실시행위 제시 의무, 징벌적 손해배상제도 도입, 특허심판 국선대리인 제도

 

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작성일시 : 2018.12.17 15:00
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제안이유

특허심판에서 국선대리인 선임 근거를 마련하고, 특허권 또는 전용실시권 침해행위에 대해 손해액의 3배의 범위에서 징벌적 손해배상제도를 도입하며, 실시료 배상규정을 개정하고, 침해행위에 대해 구체적 행위 태양 제시 의무를 신설하려는 것임.

 

주요내용

. 국선대리인 선임 근거 마련 등(안 제139조의2)

특허심판에서 국선대리인 선임 근거를 마련하고, 국선대리인 선임 사건에 대해 수수료를 감면함.

 

. 징벌적 손해배상제도 도입(안제128조제8항 및 제9)

특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하여 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하도록 함.

 

. 실시료 배상규정의 개정(안 제65조제2항 등)

특허출원된 발명이나 특허권 등의 침해자에게 청구할 수 있는 실시료 배상금액을통상적으로받을 수 있는 금액에서합리적으로받을 수 있는 금액으로 변경함.

 

. 구체적 행위태양 제시 의무 신설(안 제126조의2)

특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 함.

 

시행일: 공포 후 6개월 경과한 날부터 시행

 

첨부: 국회 의안 자료  

특허법_2017085_의사국 의안과_의안원문.pdf

KASAN_[특허법개정내용] 징벌적 손해배상제도 도입, 침해자의 구체적 실시행위 제시 의무 신설, 특허심판 국선대리

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작성일시 : 2018.12.17 13:00
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사건의 경위

무효심판 청구인(원고)은 특허심판원에 피고들 특허발명의 등록무효심판을 청구하고 특허심판원은 이를 인용하였다. 그러나 특허법원은 2017. 6. 2. “이 사건 제1, 3 내지 6항 발명은 진보성이 부정되나, 이 사건 제2항 발명은 진보성이 부정되지 않는다(통상의 기술자가 선행발명들에 의하여 이 사건 제2항 발명의소정의 온도범위와 시간범위에서 2단에 걸쳐 소둔 열처리를 하는 구성을 쉽게 도출할 수 없다)고 하여 취소판결하였고, 원고의 상고는 심리불속행기각됨에 따라 그 판결이 확정되었다.

 

특허심판원은 판결의 기속력에 따라서 제2항 발명의 진보성 인정 심결을 하였고, 무효심판 청구인이 그와 같은 2차 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소소소송을 제기한 것이다.

 

판결이유

명세서 기재불비 및 산업상 이용가능성

2항 발명은 그 청구범위가 발명의 설명에 개시된 기술적 범위와 다르지 않은 것으로서 그 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서에 냉간압연 집합조직을 나타내는 것으로 볼 수 없는 도4가 존재한다고 하더라도 단지 이를 이유로 이 사건 제2항 발명이 특허법 제29조 제1항 본문에 따른 산업상 이용가능성이 없는 것이라거나 그 명세서의 발명의 설명이 특허법 제42조 제3항 제1호의 기재요건을 충족하지 못한 것이라고 할 수는 없다. 이 사건 특허발명의 냉연강판의 냉간압연 집합조직이 도4에 나타난 집합조직으로만 특정되는 것으로 이해하여야 할 이유도 없다.

 

2항발명의 진보성 부정 여부

 

원고는 위소정의 온도범위와 시간범위에서 2단에 걸쳐 소둔 열처리를 하는 구성에 관하여만 다툰다. 선행발명 1 1,200℃에서 하나의 단에서 직접등온소둔 열처리를 하는 반면, 이 사건 제2항 발명은 2개의 단으로 구분하여 1단에서는 800℃~1,100℃의 온도에서 10~600초로 소둔 열처리하고 2단에서는 1,150℃~1,370℃의 온도에서 10~600초로 소둔 열처리하는 점에서 차이가 있다.

 

그런데 이 사건 제2항 발명은 그 강재의 구성성분 및 함량 그리고 2단 소둔공정에 의한 특징적인 열처리에서 선행발명 1을 비롯한 다른 선행발명들과 차이가 있고, 이러한 차이가 있는 경우 통상의 기술자가 위 선행발명들로부터 이 사건 제2항 발명에 따른 최종 강재의 양호한 결정조직을 얻을 수 있다고 단정할 수 없으며, 설령 위와 같은 결정조직을 얻을 수 있다고 하더라도 통상의 기술자에게 그러한 예견이 자명하다고 할 수도 없다.

 

결국 이 사건 제2항 발명은 그 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이라거나 산업상 이용가능성이 없는 것으로 볼 수 없고 그 진보성도 부정되지 않으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 22. 선고 20182991 판결

특허법원 2018. 11. 22. 선고 2018허2991 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 전기강판 관련 발명의 진보성 판단 무효심판 - 일부 청구항 파기 환송 후 2차 심결 취소소송

 

 

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작성일시 : 2018.12.12 09:00
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1. 사건의 개요 특허발명과 모인 특허발명의 비교 

 

 

 

 

2. 특허심판원 심결: 서로 다른 발명 모인출원특허에 해당하지 않음

 

3. 특허법원 판결요지 동일성 인정, 모인특허 해당, 특허무효

 

4. 특허법원 판결이유 

 

 

구성요소 4라이닝 작업을 진행시에는 상기 핀구멍으로부터 돌출하여 상기 볼의 지지구멍들에 걸쳐 기밀하게 끼워지는 상태로 장착되며, 라이닝 작업이 종료되기 전에 상기 지지구멍으로부터 후퇴하여 상기 핀구멍 속으로 몰입하도록 슬라이드 이동 가능하게 설치되는 복수의 핀에 관한 것이다. 그런데 모인대상발명의 경우에도 지지구멍과 핀구멍이 일치하는 축선 및 같은 직경을 가지고 있으므로, 모인대상발명의 복수의 연결핀은 지지구멍과 핀구멍에 걸쳐 기밀하게 끼워지는 상태로 장착된다. 그리고 모인대상발명은 액츄에이터를 이용하여 연결핀을 강제로 퇴출시키는 것이므로, 모인대상발명의 복수의 연결핀은 라이닝 작업이 종료되기 전에 지지구멍으로부터 후퇴하여 핀구멍 속으로 몰입하도록 슬라이드 이동이 가능하게 설치되어 있다. 따라서 구성요소 4는 모인대상발명의 대응 구성요소와 동일하다.

 

구성요소 7과 관련하여 피고는, 모인대상발명에서의 작업자 레버조작에 의한 수동제어방식과 1항 발명의 제어부 구성에 의한 자동제어방식은 작용효과에 있어 현저한 차이를 가져오므로 양 발명은 구성 및 효과가 다르다고 주장한다. 그러나 ①1항 발명의 청구범위에제어부가 자동제어방식에 의한 구성이라는 점에 대하여 아무런 한정이 없는 점, ②특허발명의 명세서에는 작업자가 직접 스위치를 조작하여 액츄에이터로의 공급 유로를 전환하는 것까지도 특허발명의 액츄에이터의 작동을 제어하는 방식으로 볼 수 있으므로, 모인대상발명의 작업자 레버조작에 의한 수동제어방식도 구성요소 7의 기술적 범위에 포함되는 것으로 해석되는 점, ③특허발명의 명세서에는 센서 등 작업자의 관여 없이 볼밸브용 볼의 수지 라이닝 장치가 스스로 핀들의 전진 및 후퇴시기를 판별하여 액츄에이터의 작동을 제어하는 최소한의 구체적인 수단이 기재되어 있지 아니하여 피고의 주장과 같은 자동제어수단에 대하여 명확히 기재되어 있지도 않은 점, ④특허발명의 명세서에액츄에이터는 전기적으로 작동하는 솔레노이드로 구성할 수 있으나, 도시한 실시예에서는 실린더와 피스톤으로 구성된 유압 또는 공압의 작동유체를 사용한 유공압 기구를 사용하고 있으며라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 1항 발명의 액츄에이터가 솔레노이드 밸브와 같은 전기적 구동방식으로 작동되는 것으로 제한된다고 볼 수는 없는 점, ⑤2항 발명은 1항 발명의 종속항 발명이고, 2항 발명의 종속항 발명인 3항 발명은 2항 발명의 액츄에이터를 솔레노이드 밸브의 온오프 작동 제어를 통해 작동되는 것으로 한정하였으므로, 적어도 1항 및 2항 발명의 경우 솔레노이드 밸브에 의해 작동이 제어되는 액츄에이터로 한정하여 해석되지 아니하는 점 등에 비추어 구성요소 7은 모인대상발명의 대응 구성인 레버를 액츄에이터에 연결하여 이를 제어하는 구성과 실질적으로 동일하다.

 

결론: 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니한 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다. 대상 발명자의 모인행위가 인정되므로 대상 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 무효로 되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 11. 23. 선고 20175184 판결

특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 퇴직자가 설립한 경쟁회사의 특허등록 대상 모인발명 여부 판단기준 – 실질적 동일성 인정, 통

 

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작성일시 : 2018.12.12 08:35
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특허발명의 기술사상의 핵심은 교환기 내부와 외부에 각각 발신톤 발생 장치 및 시스템을 두고 있는 것이다. 그로 인하여 특허발명은 교환기 내부의 상업정보 발신톤 발생 장치와 교환기 외부의 상업정보 발신톤 발생 시스템이 모두 구비된 상태에서 시스템이 실제 동작할 때에는 그 중 어느 하나만 선택적으로 연결되어 구동할 수 있다. , 특허발명은 시스템 운영자의 필요에 따라 상업정보의 제공 방법을 선택하는 구성이 특허발명의 주된 청구범위라고 할 수 있다.

 

또한, 특허발명 출원 전에 공개된 발명들에는 상업정보 발신톤을 제공하는 구성요소가 교환기 내에만 있거나 교환기 외부에만 있도록 개시되어 있었다. 한편, 특허발명의 출원경과를 살펴보면, 출원인들은 의견서를 통해 특허발명의 기술적 특징이 지능망을 응용하여 교환기 외부에 정보제공시스템을 별도로 구비함으로써, 교환기 내부뿐만 아니라 외부에서도 상업정보 발신톤을 제공하는 것을 특히 강조하고 있었음을 알 수 있다.

 

이와 같은 특허발명 명세서 기재, 선행발명을 포함한 출원 당시의 공지기술 및 출원경과를 참작해 보면, 원고의 특허발명은 애초 선행발명에 의해 등록 자체가 거부되었을 가능성이 크고, 그와 같은 점을 회피하기 위해 교환기 내부와 외부에 각각 발신톤 발생장치를 두는 구성을 두고 출원 당시 그와 같은 구성이 특허발명의 주된 구성이라는 점을 강조한 것으로 보이는 이상, 특허발명의 상업정보 발생장치(또는 시스템)의 구성이 교환기 내부 또는 외부 어느 한 곳에만 존재해도 좋다는 의미의 구성(, 선택적 구성)으로 변환(또는 치환) 가능하다고 볼 수는 없다.

 

이와 같은 특허발명의 청구범위에 관한 해석에 기초해서 피고 실시 형태를 대비해 보면, 피고 실시 형태는 교환기 외부에만 부가서비스 제공 장치를 구비하고 있을 뿐 교환기 내부에는 이와 같은 구성을 포함하고 있지 않으므로, 필요에 따라 내부의 장치 또는 외부의 시스템 중에서 선택할 수 있는 구성이 아니라는 점에서 이 사건 특허발명의 특징적 구성요소를 그대로 가지고 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수도 없다.

 

특허발명과 피고 실시 형태의 작용효과가 동일한지에 대해 보더라도, 피고 실시 형태는 교환기 내에 상업정보 발신톤 발생장치에 대응되는 구성을 구비하고 있지 않기 때문에 특허발명과 같이 교환기 내부 및 외부의 상업정보 발신톤 제공 장치 및 시스템을 필요에 따라 선택할 수 없으므로, 교환기 내부의 상업정보 발신톤 제공 장치 또는 교환기 외부의 상업정보 발신톤 제공 시스템의 상황(교환기 내부 또는 외부에 과부하가 발생하는 경우, 용량증설을 용이하게 하는 문제, 유지보수의 문제)에 따라 상업정보 제공 주체를 달리함으로써 상업정보를 중단 없이 효율적으로 제공할 수 있는 이 사건 특허발명과 같은 목적을 달성할 수 있다고 볼 수 없고, 달리 이에 관한 증명도 없는 상태다. 따라서 원고의 균등 침해 주장을 받아 들일 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 11. 선고 20181060 판결

특허법원 2018. 9. 11. 선고 2018나1060 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 균등침해 여부 판단 – 심사과정에서 제출한 의견 및 경과 참작 특허법원 2018. 9. 11

 

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작성일시 : 2018.10.16 08:00
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1. 특허발명의 청구항

 

 

 

 

2. 진보성 판단 법리  

 

 

3. 구체적 사안의 판단

 

구성요소 1압축되지 않은 하나의 함침재를 대상으로 한쪽 면을 압축함으로써 그 압축된 면에는 압축부가 형성되고, 그 아래에는 비압축부가 봉합부 없이 형성된 것으로 한정하고 있어 두 개 이상의 층 구조로서 한 층을 압축하여 이를 다른 층과 서로 봉합한 선행발명 1의 대응 구성과 차이가 있다(이하이 사건 차이점이라 한다).

 

다음과 같은 사정들을 종합해보면, 이 사건 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다고 볼 수 없다.

 

① 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성은 각각 직접 하나의 함침재에 고온의 열과 압력 등을 가해 가압하는 방식과 2개 이상의 층으로 나눠서 한 층을 열프레스하여 압축하고 이를 다른 층과 열 또는 접착제 등으로 봉합하는 방식에 의한 것으로서 그 차이가 있다. 이에 따라 구성요소 1은 하나의 함침재 내에서 압축하는 측면, 즉 도포구가 접촉하는 측면으로부터 그 반대 측면 방향으로 점차 연속적으로 감소하는 밀도를 가지는 특성이 있게 된다. 그에 반하여 선행발명 1은 하나의 함침재 내에서 복수의 층이 서로 다른 밀도를 가지되, 각각의 층 내부에서는 동일한 밀도를 가지는 특성이 있게 된다.

 

② 선행발명 1에는 발포 우레탄의 층을 2개 이상 포함하고, 상기 층들은 발포 우레탄의 유형, 발포 우레탄의 1인치당 포어 수, 포어 사이즈 및 층 두께 중 하나 이상이 서로 다른 것을 사용할 수 있음은 기재되어 있으나, 명세서 그 어디에도, 봉합 방식이 아닌 단일층으로 된 함침재의 한 면만을 압축하여 압축부를 형성하는 기술적 사상에 대한 기재나 암시가 나타나 있지 않다.

 

③ 한편 선행발명 2에서는 열압축된 발포폼 중에서 일부를 압축하여 제조하는 것에 대해서 개시하고 있기는 하나, 이는 화장료 조성물이 함침된 화장품 함침재에 관한 것이 아닌 화장료 조성물을 포함하지 않는 화장품 도포구에 관한 것일 뿐만 아니라, 종래 폴리우레탄 압축 발포체가 가지는 문제점, 즉 유기물의 투과가 어디서든 발생하여 과도한 화장료가 도포구로 투과되는 것을 효율적으로 방지할 수 없는 문제점을 해결하려는 과제로 삼고 있어 그 기술적 사상이 다르다.

 

그 뿐만 아니라 선행발명 2는 화장료가 압축된 부분인 독립 기포부를 전혀 투과하지 않고 오히려 반대쪽으로서 비압축 부분인 반연속 기포부로 투과되는 구성인 반면(컬럼 2, 57~59), 이 사건 제1항 정정발명은 화장료가 압축된 부분을 투과하여 방출되도록 하는 구성이므로 그 구조적인 면에서도 차이가 있다.   

 

~③의 점을 종합하면, 통상의 기술자가 이 사건 정정발명의 명세서에서 개시된 내용을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 선행발명 2로부터 한 면만을 압착하여 포어 수나 밀도가 다른 다층의 발포 폼을 제조하는 방법만을 따로 취한 다음 이를 선행발명 1에 결합하여 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어렵다. 1항 정정발명은 그 진보성이 부정되지 아니한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 14. 선고 20178084 판결

특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허8084 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 특허무효심판 – 개별 구성요소 공지된 상황에서 결합발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 9

 

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작성일시 : 2018.10.15 17:00
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1. 특허청구항과 확인대상발명의 대비

 

 

2. 특허법원 판결요지

 

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. 그리고 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 특허발명의 구성에 없어서는 아니되는 필수 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 특허발명에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2005. 9. 30. 선고 20043553 판결, 대법원 2001. 9. 7. 선고 991584 판결 등 참조).

 

양 발명을 대비하여 보면 특허발명 청구항 1의 주문형 티켓 발행서버는 티켓 이미지 아이템 데이터베이스를 구축하고, 티켓 이미지 아이템 데이터베이스 상의 주문형 티켓 제작에 필요한 컨텐츠를 독출하여 사용자 컴퓨터에 제공하는 구성이나, 확인대상발명에는 이러한 구성요소들에 대응되는 것이 나타나 있지 않다(차이점 1).

 

한편, 특허발명의 티켓 레이아웃 정보는 주문형 티켓 발행서버에 테이터베이스의 형태로 구비하여 그 정보를 사용자 컴퓨터에 제공하고, 확인대상발명은 티켓 레이아웃 정보는 포토 티켓 응용프로그램에 포함되어 있는 형태로 사용자 컴퓨터에 제공되므로, 저장형태와 제공방법의 차이가 있다(차이점 2).

 

그런데 차이점 1에 있어서 특허발명의티켓 이미지 아이템 데이터베이스 상의 주문형 티켓 제작에 필요한 컨텐츠는 발명의 상세한 설명에 나타난 기재를 참고하여 해석하면티켓 이미지를 임의의 크기 내지 주제별로 분할한 것을 의미하고, 확인대상발명에는 이러한 구성요소가 결여되어 있으며 그와 실질적으로 동일한 기능을 하는 구성요소를 찾아볼 수 없으므로, 차이점 2를 살펴볼 필요 없이 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 21. 선고 20183505 판결

특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허3505 판결 .pdf

KASAN_[특허분쟁] 권리범위확인심판 – 전 요소 구비의 원칙 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2018허35

 

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작성일시 : 2018.10.15 16:00
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의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로, 특정한 투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

 

선행발명 2는 제1항 발명과 대비하여 볼 때, 앞서 본 것처럼 부프로피온 및 날트렉손을 유효성분으로 하고 비만 치료를 의약용도로 하는 의약품이라는 점에서는 실질적으로 동일하나, 위와 같이부프로피온 150 1 2, 날트렉손 50 1 1투여하는 등으로 그 투여용법(투여주기) 및 투여용량에서만 차이가 있다.

 

먼저 제1항 발명의 투여용법투여용량으로 인하여 선행발명 2에 비해 구역질과 오심이라는 부작용을 저감하는 이질적 효과가 있다고 보기 어렵다. 출원발명의 명세서에서 원고 주장처럼 위와 같은 질적인 효과상의 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용을 발견하기가 어렵고, 원고가 지적한 명세서의 각 기재들은 유효성분의 조합이나 투여용법용량도 전혀 특정하지 않고, 다수 성분 제형 중 하나 이상의 성분의 용량을 변화시키는 것을 포함하는 포괄적인 기재이므로, 도저히 제1항 발명이 특정한 투여용법용량에 의한 효과를 기재한 것이라고 볼 수 없다.

 

그러나 제1항 발명의 투여용법투여용량으로 인하여 선행발명 2에 비해 약효 증대(체중 감량)와 복약 순응성 향상에 관한 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어렵다. (1) 출원발명의 명세서에 원고 주장처럼 위와 같은 양적으로 현저한 효과상의 차이가 있다고 확인할 수 있는 정량적 기재가 없는데, 원고는 이러한 점에 관해서는 다투지 아니하면서도, 1항 발명을 구현한 의약품(CONTRAVE®)이 환자 순응도 및 안락감이 증가된 효과가 있고 이로 인해 위 의약품이 여러 비만 치료제 중 미국에서 판매 1위를 달성할 정도로 상업적으로도 성공하였다고 주장하면서, 갑 제6호증 내지 제8호증을 증거로 제출하였다.

 

(2) 그러나 갑 제6~8호증의 기재들에 의하면, 1일 부프로피온 90㎎ 및 날트렉손 8㎎ 또는 4㎎을 초기 용량으로 투여하여 4주에 걸쳐서 증량하여 부프로피온 360㎎ 및 날트렉손 32㎎ 또는 16㎎의 유지 용량에 도달하는 투여용법으로 복용한 비만 환자들이 위약을 투여 받은 대조군에 비해서 부작용 발생률이 낮고 체중 감량 효과가 더 높다는 것을 알 수 있을 뿐이고, 위 증거들에는 다른 투여용법용량과 대비한 효과를 파악할 수 있는 자료가 없다.

 

또한 원고 주장의 위 의약품(CONTRAVE®)상업적으로 성공하였다고 하더라도, 그러한 사정은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고가 될 수는 있지만 그러한 사정만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다. 위와 같은 점들을 종합할 때, 선행발명 2의 명세서를 접하는 통상의 기술자로서는 제1항 발명과 선행발명 2 사이에 존재하는 위와 같은 투여용법, 용량의 차이점을 특별한 어려움이 없이 극복할 수 있다고 할 것이다. 결론: 출원발명의 진보성 불인정  

 

첨부: 특허법원 2018. 9. 21. 선고 20177326 판결

특허법원 2018. 9. 21. 선고 2017허7326 판결 .pdf

KASAN_[의약특허쟁점] 투여용법 및 투여용량 발명의 진보성 판단 특허법원 2018. 9. 21. 선고 2017허

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작성일시 : 2018.10.15 15:00
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특허요건 중 신규성 판단에 있어서 미국 특허법상의 on sale bar 요건과 우리 특허법의 기술공지 요건은 다릅니다. 우리나라 판결과 실무의 확고한 입장은 비록 제품이 판매되었거나 설치되어 공중에 노출되었더라도 그것만으로 해당 기술내용이 공지되었다고 보지 않습니다. 예를 들면, 고속도로 터널위에 설치된 카메라에 포함된 기술내용이 단순 설치 운영만으로 공지되었다고는 보지 않았습니다.

 

판결사안의 의약품도 판매되었지만 평균적 기술자가 특허발명의 기술내용을 파악할 방법이 없었다면 특허발명이 공지되었다고 볼 수 없다고 보았습니다. 종래 판결과 동일한 취지입니다. 특허법원 판결요지는 다음과 같습니다.

 

선행발명 1(시판된 큐레틴정)의 공지 여부 의약품 발명의 경우 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

 

그런데 통상의 기술자에게 선행발명 1로부터 포함된 부형제의 종류 및 함량을 정성·정량 분석할 수 있는 분석법이 알려져 있었고, 이를 통해 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 부형제의 종류 및 혼합비를 확인할 수 있었다는 점을 인정할 증거가 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 20167954 판결

특허법원 2016허7954 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.01.19 12:09
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1.    자유실시기술 관련 법리

 

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. (대법원 2004. 9. 23. 선고 200260610 판결, 대법원 2013. 9. 12. 선고 201236326 판결 등 참조)

 

2.    특허발명의 요지

 

3.    침해소송대상인 피고실시기술 요지 판결문의 별지 기재 참조  

 

 

4.    구체적 판단 판결요지

 

피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결 

특허법원 2017나1339 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2017.12.07 11:45
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1.     공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명적 결과를 초래합니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다.

 

2.     문제된 공동발명자가 전체 특허청구항 중 일부에만 공동발명자의 자격이 인정되더라도 해당 청구항뿐만 아니라 나머지 청구항을 포함하여 특허 전체의 효력에 영향을 미칩니다. 특허자체가 무효 또는 권리행사불가라는 결과를 낳습니다.

 

3.     원칙적으로 제외한 공동발명자는 나중에 추가하거나 해당 청구항을 삭제 또는 포기하는 등 그 잘못을 바로 잡을 수 있습니다. 그러나, 우리 특허법에서는 공동발명자 몰래 단독 출원한 경우 그 특허무효 사유로 규율하므로, 무효사유를 사후적으로 바로잡을 수 있는 방법은 없습니다.

 

4.     특허권을 행사하는 소송제기 후 사후적으로 공동발명자 일부를 제외한 것이 밝혀지는 경우 그와 같은 오류를 바로잡을 수 있는 기회가 없습니다. 그와 같은 하자를 사전에 치유하는 것이 가능한 국가조차도 사후적 해결은 허용되지 않습니다. , 특허소송 중 발명자의 정정이 허용되지 않는 것은 물론 해당 청구항을 포기하더라도 그 하자 치유를 인정하지 않습니다.

 

5.     진정한 공동발명자라는 사실은 주장만이 아닌 증거자료를 갖고 구체적으로 입증해야만 합니다. , 영어단어 corroboration에 해당하는 입증책임이 있습니다. 따라서 Lab Note 등 관련 기록을 잘 작성하여 보존하는 것이 매우 중요합니다. 특허법리에 따라 공동발명 여부를 판단하는 것은 그 다음 문제입니다.

 

6.     직무발명을 회사 외부에서 제3자 명의로 출원하는 것은 배임행위입니다. 그런데, 배임행위로 빼돌린 특허를 찾아오는 것이 쉽지 않습니다. 특허법은 출원하지 않는 자에게는 특허권 자체를 부여하지 않을 뿐만 아니라, 또한 모인출원, 모인특허라는 특별규정을 따로 두고 있기 때문에 그 요건과 절차에 적합한 경우만 보호받습니다.

 

7.     공동발명자 사안을 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명상을 입을 수 있습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

8.     대학, 연구소와 공동연구개발, 공동발명의 결과 특허권을 공유한 경우, 공유자 일방의 공유물 분할청구권 행사로 공유특허권을 제3자에게 매각할 수 있다는 것이 최근 대법원 판결입니다. 경쟁회사로 특허권이 매각될 수도 있고, 그와 같은 사태를 방지하려면 공유자에게 거액을 지불하고 그 지분을 인수해야만 하는 상황을 맞을 수 있습니다. 공유특허의 분할청구 문제는 관련 시장이 성숙하여 지분가치가 상승되기 전에 미리 정리하는 것이 바람직합니다.

 

9.     공동연구개발 관련 Risk Management 목적으로 Option Contract 활용이 증가하는 추세입니다. 공유지분을 일시에 인수하는 것보다 단계적으로 처리하는 방안을 고려해 볼 수 있습니다. 보유중인 공유특허뿐만 아니라 진행 중인 공동연구개발 계약까지 이와 같은 시각에서 다시 검토해 보는 것이 필요할 것입니다.

 

10.  공동연구개발과 공동발명에 관한 issue는 매우 다양하고 복잡합니다. 특히 미국의 법제도와 실무가 우리와는 상이하는 등 각국의 법제도와 실무적 포인트까지 신중하게 고려해야만 합니다. 모든 쟁점을 단번에 해결하기는 어렵다 하더라도 사전에 미리 검토하여 기회가 닿을 때마다 순차적으로 해결해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_공동연구개발 및 공동발명 관련 실무적 포인트.pdf

 

작성일시 : 2017.06.17 07:00
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-- 혈우병치료제 바이오 신약 emicizumab 임상시험용 제조 사용행위에 대한 일본 특허침해소송 제기 뉴스 - Baxalta v. Chugai --

 

원칙적으로 연구개발 행위에는 특허권이 미치지 않습니다. 소위 Bolar Exception 법리는 전세계 주요국가의 특허법에 명시적으로 규정되어 있습니다. 여기에 신약개발을 위한 임상시험용 의약도 포함되는 것으로 해석합니다. 우리나라와 일본도 마찬가지입니다.

 

Baxalta사는 혈우병 치료제 신약 emicizumab (ACE910) 특허권보유자로서 Roche와 공동으로 신약개발의 마지막 단계에 있습니다. Baxalta의 원천기술 일본특허 제4,313,531호의 존속기간만료일은 2020. 9. 13.라고 합니다.

 

첨부한 일본 중외제약(Chugai)에서 2016. 4. 22. 배포한 IR 자료 중 pipeline 소개자료를 보면, 현재 3상 임상시험 진행 중이고, 2017년 신약허가신청을 제출할 계획이라고 합니다.

 

특허권자 Baxalta사의 주장은 Chugaiemicizumab 임상시험용 의약의 생산 및 사용행위는 가까운 장래 상업적 제조, 판매를 목적으로 하는 행위이기 때문에, 현재 임상시험용 의약품의 생산 및 사용행위도 특허침해에 해당한다는 것입니다. 물론 Chugai에서는 즉시 특허침해가 아니라고 확신한다는 보도자료를 배포했습니다.

 

유사 사례를 찾기 어려운 특이한 특허소송입니다. 일반적 견해에서 볼 때 위 특허침해소송의 배경과 특허권자의 소송전략이 상당히 궁금합니다. 혹시 바이오 의약 분야에서는 통상의 화학물질 특허와는 다른 이유로 새로운 특허법리가 필요하다는 것인지 등등 흥미로운 점이 많습니다. 이제 소장이 동경지재법원에 접수되었다는 뉴스인데, 나중에 판결이 나오면 살펴보고 도움이 될만한 내용은 소개하겠습니다.

 

첨부:

1. Chugai 특허침해소송 관련 보도자료

1_ Chugai 보도자료.pdf

2. Chugai IR 자료 중 Pipeline 설명

2_pipelines 자료.pdf

작성일시 : 2016.05.12 09:26
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-- 연구개발용역계약 또는 독점공급계약에서 약정기한까지 완성된 결과를 납품하지 못한 경우 후속 완제품 개발지연 등에 따른 특별손해 배상책임 여부 -- 

 

예를 들어, ""회사에서 신약개발을 진행하면서 ""회사에 상업적 규모의 원료합성 연구개발 및 독점 납품계약을 체결하였고, ""은 특정 일자까지 원료 몇 kg을 납품하기로 계약하였습니다. ""은 원료를 납품 받은 후 후속 임상시험 등을 진행하기 위해 적당한 병원, CRO 등 제3자와 연구개발 계약을 체결하였습니다. 그러나, ""이 그 약정기한까지 원료합성 연구개발을 완료하지 못하였고 그 결과 원료를 납품할 수 없었습니다.

 

1.    손해배상 기본 법리

 

"민법 제393 제1은 “채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다”고 규정하고 있고, 제2은 “특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 이를 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다”고 규정하고 있다. 제1의 통상손해는 특별한 사정이 없는 한 그 종류의 채무불이행이 있으면 사회일반의 거래관념 또는 사회일반의 경험칙에 비추어 통상 발생하는 것으로 생각되는 범위의 손해를 말하고, 제2의 특별한 사정으로 인한 손해는 당사자들의 개별적, 구체적 사정에 따른 손해를 말한다." (대법원 2014. 2. 27. 선고 201366904 판결 등)

 

특별손해 배상책임에 대한 요건으로서 채무자의 예견가능성은 채권성립시가 아니라 채무불이행시를 기준으로 판단하고(대법원 1985. 9. 10. 선고 84다카1532 판결), 그 예견 대상이 되는 것은 그와 같은 특별한 사정의 존재만이고 그러한 사정에 의하여 발생한 손해의 액수까지 알았거나 알 수 있어야 하는 것은 아니다. (대법원 2002. 10. 25. 선고 200223598 판결)

 

2.    법리적용 및 사안검토  

 

원료합성 및 납품지연으로 예정된 후속 임상시험 등을 진행하지 못해 발생한 손해는 특별손해라고 할 수 있습니다. 만약 ""이 원료를 납품해야만 그 다음 단계 시험을 진행할 수 있다는 것과 ""이 원료납품을 전제로 그 다음 단계 개발을 추진한다는 사정을 잘 알고 있었다면 ""이 그 다음 단계에 구체적으로 투입하여 발생한 손해까지도 책임을 지울 수 있을 것입니다.

 

다만, 특별손해는 예외적으로 인정되는 것이므로 그 성립요건을 엄격하게 해석하고 채무자 인식에 대한 충분한 입증을 요구합니다. 특별한 사정이 없다면 통상손해에 대한 책임만 인정되고 특별손해에 대한 배상책임까지 인정받기 쉽지 않습니다.

 

실무적으로 특별손해 배상을 청구하는 소송의 대부분에서 법원은 '특별손해에 해당하는데 채무자가 그와 같은 손해가 발생하리라는 사정을 알았거나 알 수 있었다고 보기 어렵다'는 이유로 특별손해배상청구를 배척하고 있습니다. 원고청구를 배척하는 구체적 이유를 제시하는 사례는 거의 없습니다. 이론과 달리 실제 분쟁사안에서 특별손해를 배상 받는 것을 기대하기 어렵습니다.

 

3.    실무적 대응방안 계약상 손해배상예정 조항의 실효성

 

기한까지 ""의 계약이행이 매우 중요하고 그 기한을 넘기면 큰 손해가 예상되는 경우라면 미리 계약서에 손해배상 예정을 규정해 두는 것이 바람직합니다. 판례는 손해액 예정에 특별손해까지 포함한다는 입장입니다.

 

특별손해의 성립여부를 입증하고 다투는 것보다 그 예정된 손해액 범위까지 책임을 묻는다는 명확한 규정을 계약서에 미리 기재해 둔다면 쉽게 특별손해범위까지 배상 받을 수 있습니다. 장래 발생 가능한 상황에 대응하는 적절한 내용의 조항을 계약서를 포함하는 것이 바람직한 계약실무라 할 것입니다. 실무적으로 매우 어려운 특별손해 요건성립과 그 손해액 입증을 피할 수 있는 방안입니다.

 

작성일시 : 2015.11.23 17:30
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-- 국책과제 결과평가에 공인기관의 시험성적서가 아닌 자체 시험성적서만으로 충분한지 여부에 대해 엇갈린 판결 소개 --

 

중소기업 기술혁신 촉진법에 따른 중소기업기술정보원의 국책과제 연구개발 사업으로, 명칭이 "디자인 개발 지원을 통해 중소기업의 디자인 역량을 강화하여 독창적인 신상품 개발을 촉진하고 고부가 가치를 실현함으로써 중소기업의 제품 경쟁력을 제고하기 위한 사업"입니다.

 

이 사업에 참여한 A는 사업기간 종료시 LED 조명 가로등 디자인 개발관련 사업과제의 최종 결과물을 mock-up 형태로 제출하면서 발열성능에 관해 공인기관의 시험성적서가 아닌 자체 시험성적서만을 제출하였습니다.

 

이에 전담기관 중소기업기술정보원에서는 '객관적 성능 테스트 결과물 제출은 매우 중요하므로 자체 시험성적서가 아닌 공인기관의 시험성적서를 제출해야 한다'고 통지하였고, 공인기관의 시험성적서를 결국 제출하지 않았던 상태에서 전문가로 구성된 평가위원회 심사 및 이의신청에 따른 재심 평가를 거쳐 과제실패로 판정하고, 국책과제 참여제한 및 출연금 환수처분을 한 것입니다.

 

이와 같은 처분에 불복하여 제기한 행정소송에서 1심 법원은 "나름대로의 방열 테스트를 해 본 결과 시험성적서에도 불구하고 그 결과가 목표치에 매우 미치지 못한다는 등의 기술적, 전문적 판단이 들어 있는 것이 아니라, 단지 '공인된 시험성적을 거치지 않았다'거나 '성능 시험 과정에 문제가 있나'는 평가에 불과하다"는 이유만으로 실패로 판정한 것은 위법하다고 처분취소 판결을 하였습니다.

 

그러나, 항소심 법원은 "스스로 사업계획서에서 공인시험기관의 성능테스트를 실시하겠다고 기재하고 있는 점, mock-up 상태에서도 공인시험기관에서 시험서비스를 제공하는 것이 일반적이고 만약 시험을 할 수 없는 경우에는 공인시험기관에서 공문으로 그러한 내용을 확인해 줄 수 있을 것으로 보이는 점" 등을 고려하면 자체 시험성적서에 관한 A회사 주장을 받아들이기 어렵다고 판단하였습니다. 나아가, A회사 자체 시험성적서는 시험환경, 시험방법 및 기술적 이유 등에 비추어 시험 결과를 신뢰하기 어렵다고 판단하였습니다. 결국 공인기관의 시험성적서가 아니라 자체 시험성적서만을 제출한 이유로 결과실패 및 불성실수행으로 판단한 것은 적법하다는 판결입니다.

 

정리하면, 성능시험이 필요한 경우라도 반드시 공인시험기관의 시험성적서를 제출해야 한다는 것은 아닙니다. 그러나, 최초 사업계획서에서 공인시험기관의 시험성적서를 제출하는 것으로 기재되어 있다면 공인기관의 시험성적서를 제출해야 할 것입니다. 사업계획서에 아무 규정이 없는 경우에도 원칙적으로 공인시험기관의 시험성적서를 제출하는 것이 바람직하겠지만, 합리적이고 객관적 이유가 있다면 자체 시험성적서로도 충분하다고 볼 수 있습니다.

 

*첨부파일:

1. 대전지방법원 2014. 7. 10. 선고 2014구합100299 판결 (1)

  1_대전지방법원 2014구합100299 판결.pdf

2. 대전고등법원 2015. 4. 9. 선고 201411418 판결 (2)

2_대전고등법원 2014누11418 판결.pdf

작성일시 : 2015.07.03 14:00
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