1.    일사부재리 원칙의 위반 판단 기준시점

 

특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

 

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

 

대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결은일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 

 

2.    각하 심결의 위법성 판단 기준 시점 및 각하 심결 취소소송의 심리범위

 

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

 

이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

 

3.    구체적 사안의 요지

 

원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 하였으나, 3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

 

4.    특허법원 판결요지

 

원심은위 각하 심결은 정당하고, 20092234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다고 하여 원고의 청구를 기각하였는데, 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설에 반한다고 다툼

 

5.    구체적 사안에 대한 대법원 판결요지

 

대법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결 취소소송에서 주장·입증할 수 있는 것은 맞지만, 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하고, 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결시라는 점에서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여부를 판단할 수 없고 새로운 등록무효 사유에 대하여 실체 판단 역시 할 수 없음

 

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf
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KASAN_일사부재리 원칙의 위반 여부 판단 시점 – 심판청구 시 아닌 심결 시 기준 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 6. 11:00
:

 

1.    사안의 쟁점

 

일사부재리 원칙 위반 여부가 문제되어 당해 심판에서 발명의 진보성 부정 여부에 관한 실체 판단이 이루어진 후 각하 심결한 경우 그 심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부

 

일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부 부정

 

2.    특허법원 판결 요지

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다. 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다.

 

3.    대법원 판결 요지

 

특허법 제163조의 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리ㆍ판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

원심 파기 환송 판결 

 

4.    대법원 판결이유

 

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.

 

따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

 

위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리 판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

 

종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

 

특허법 제163조의동일 증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리 판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다.

 

하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

 

심판청구의 남용을 막고, 모순 저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2021. 6. 3. 선고 202110077 판결

대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.pdf
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KASAN_일사부재리 원칙 적용 대상의 확정 심결에 각하 심결 포함 범위 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 10. 6. 10:00
:

 

1. 기본 법리

 

특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 원칙을 채택하고 있다. 여기서동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

2. 중복 없이 새로운 증거만 제출된 경우 구체적 판단

 

(1)   원고는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 중복되지 않는 새로운 증거들만이 제출된 경우에도 선행의 확정된 기각 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도에 해당하지 않을 경우에는 선행의 확정된 기각 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다는 취지로 주장함

 

(2)   특허법원 판결요지 원고주장 배척, 동일증거에 해당하지 않음

 

(3)   특허법 제163조는 심결이 확정된 사건의 증거와동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다고 명시하고 있는바, 선행의 확정된 심결의 증거와는 전혀 중복됨이 없이 새로운 증거만이 제출된 경우에도 그 증거만으로 선행의 확정 심결을 번복할 수 없는 경우에는동일 증거에 해당한다고 해석하는 것은동일 증거의 범위를 지나치게 확장해석한 것으로서 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

 

(4)   원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 선행의 확정 심결에서 제출된 증거와는 다른 새로운 증거만 제출된 경우에도 곧바로 본안 판단에 나아가지 못하고, 그 새로 제출된 증거가 선행의 확정 심결에서의 증거와동일 증거에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 그 증거에 의하여 선행의 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리하여야 한다는 것인바, 이는 심판 청구가 적법한지 여부의 판단을 위하여 본안 판단을 하여야 하는 결과를 초래하는 것으로서 남용적인 심판청구를 규율함으로써 심판절차의 경제성을 도모하기 위하여 도입한 일사부재리 원칙의 취지에도 부합하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2021. 11. 25. 선고 20213680 판결

 

KASAN_일사부재리 원칙 동일증거 판단기준 – 중복 없이 새로운 증거만 제출한 경우 동일증거 아님 특허법원 2021. 11. 25. 선고 2021허3680 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 6. 13. 11:03
:

 

1. 사안의 개요

 

(1) 특허심판원 무효심판 청구기각, 특허유효 심결, 특허법원 심결취소 소송 청구기각 판결, 대법원 심리불속행 상고기각 판결, 심결 확정, 특허 유효

(2) 그 후 무효심판 청구 - 새로운 증거 선행발명 2 제출, 특허심판원 심판청구 인용, 특허발명의 진보성 불인정, 일사부재리 예외 인정, 무효 심결

(3) 특허법원 심결취소 소송 제기

 

2. 일사부재리 법리

 

특허법 제163조에 규정된 일사부재리는 특허법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다는 것인데, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리의 원칙에 저촉된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

3. 구체적 사안의 판단

 

(1) 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고,

(2) 선행발명 2는 종전 확정심결에 제출되지 않았던 증거로서

(3) 종전 확정심결에서의 판단, 즉 이 사건 특허발명이 진보성이 부정되어 무효인지 여부에 관한 판단을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거에 해당하므로,

(4) 일사부재리 원칙이 적용되는 동일 증거에 해당하지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2021. 7. 23. 선고 20211479 판결

 

KASAN_일사부재리 원칙 적용 예외 사례 특허법원 2021. 7. 23. 선고 2021허1479 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 14. 11:00
:

 

 

1. 기본법리

 

대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.”

 

2. 쟁점

 

심판청구 - ‘동일 사실에 의한 청구에 해당함. + 새로 제출한 증거들이 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 동일 증거로 볼 수 있는지 여부

 

3. 특허법원 판결요지 동일증거 해당

 

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 한 선사용상표들의 미국과 캐나다에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제98, 99, 111 내지 119, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141호증, 142호증의 1 내지 8의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. "cervelo.com"이라는 도메인 네임을 등록한 사실, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 캐나다에서 발간하는 잡지 등에 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 반복적으로 소개된 사실, 다수의 국제전시회에 원고의 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 전시된 사실, 인터넷 포털사이트인 구글을 통해 검색해보면 선사용상표들이 부착된 자전거 제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다. 한편 갑 제143호증은 원고의 법무실장이 선사용상표들이 사용된 자전거 등 제품의 2014년도 매출액을 기준으로 미국 및 캐나다의 공식 인플레이션율, 공식 연간 평균 캐나다화/미화 환율, 사업특화정보를 고려요소로 하여 2001년도부터 2005년도까지의 미국 및 캐나다 내 매출액을 추정한 자료에 불과하므로, 이를 근거로 선사용상표들을 사용한 제품의 2001년도부터 2005년도까지 매출액을 인정할 수 없는데, 그 외에는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 부착된 자전거 등 제품의 미국 및 캐나다에서 매출액, 광고 규모 및 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

 

결국 위와 같은 인정사실만으로는 선사용 상표들이 미국과 캐나다에서 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다.

 

결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내 또는 미국과 캐나다에서 주지상표에 해당한다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 할 수 없다.

 

따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

 

이 사건 심판에서 새롭게 제출된 증거들에 의하여는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호와 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 모두 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

 

4. 대법원 판결요지 동일증거 해당하지 않음

 

선사용상표들을 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있다.

 

또한 선사용상표들의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 원고와 소외 1의 계약체결 내역과 그 내용, 소외 1과 소외 2의 관계, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 소외 2는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.

 

결국 선사용 상표들의 인지도 및 소외 2와 소외 1의 관계 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

 

첨부: 1. 대법원 2021. 1. 14. 선고 202010810 판결, 2. 특허법원 2020. 5. 29. 선고 20189237 판결

 

KASAN_상표등록 무효심판 일사부재리 원칙의 적용요건 “동일 증거” 해당여부 판단 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결 vs 특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결.pdf
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대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결.pdf
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특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 7. 18:00
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1. 일사부재리 원칙의 위반 판단 기준

 

특허법 제163- “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”

 

대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결 – “동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.”

 

2. 무효심판 청구인 주장요지 및 쟁점

 

심판청구인 주장요지 - 심판청구 당시 제출한 선행발명 1-2, 2, 3, 5는 확정 심결에는 제출되지 않았던 것으로서 확정 심결의 결론을 번복하기에 충분한 증거이므로, 이들에 기초한 청구항 1의 진보성 부정 주장은 일사부재리 원칙에 위반되지 않는다.

 

쟁점: 심판청구 - ‘동일 사실에 의한 청구에 해당함. + 새롭게 제출한 증거들이 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 동일 증거로 볼 수 없는지 여부

 

3. 특허심판원 판단 - 동일증거 해당, 각하 심결

4. 특허법원 판단 동일증거 해당하지 않음, 심결취소 판결     

 

이 사건 확정심결에서 진보성을 부정하는 증거로 제출되었던 비교대상발명 1은 동일한 증거에 해당하나, 이 사건 심판청구에서 새로이 진보성을 부정하는 증거로 제출된 선행발명 2, 3은 아래 4.항에서 보는 바와 같이 청구항 1의 진보성을 부정하는 증거로서 이 사건 확정심결을 번복할 수 있을 정도의 중요한 증거에 해당한다. 따라서 이 사건 심판청구는 동일증거에 기한 것이라고 볼 수 없어 일사부재리에 저촉되지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2020. 6. 19. 선고 20196280 판결

특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허6280 판결.pdf

KASAN_진보성 흠결 불인정 무효심판 청구기각 심결 확정 후 새로운 증거자료 제출 무효심판청구 – 진보성 흠결 확정심결 번복, 일사부재리 원칙의 위반 아님 특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허628.pdf

 

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작성일시 : 2020. 8. 10. 08:38
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