심판소송__글193건

  1. 2019.11.28 외국상표 분쟁 - 부정한 목적의 등록상표 무효심판: 특허법원 2019. 8. 14. 선고 2018허8722 판결
  2. 2019.11.26 구두장식 디자인의 사용과 타인의 등록 상표권 침해 여부 – 디자인 장식의 상표적 사용 인정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 21. 선고 2018가합503779 판결
  3. 2019.11.25 저작권 침해 시 손해배상, 법정손해배상, 손해액 산정 특칙, 회계자료 제출명령 등 관련 저작권법 규정
  4. 2019.11.25 짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  5. 2019.11.20 기술보유자의 특허기술 + 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속 쟁점: 의정부지방법원 2014. 7. 2. 선고 2013가합4347 판결
  6. 2019.11.20 기술개발자와 투자자의 동업계약, 특허권 공유 BUT 동업 파탄, 동업관계 종료 시 특허권원상복구 – 불가, 동업 정산은 계약해제가 아니라 민법상 조합 규정 적용
  7. 2019.10.23 특허청 특별사법경찰 직무범위 확대 – 2019. 3. 19. 시행
  8. 2019.09.18 덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결
  9. 2019.09.17 비만치료제 벨빅 사안 – 향정신성의약품, 마약류 관리법 제18조에 따라 품목허가의약품도 특허권 존속기간 연장 대상에 포함: 특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2243 판결
  10. 2019.09.17 등록디자인이 타인의 주지저명한 상표 및 디자인과 유사하여 오인 혼동의 우려가 있어 등록취소판단: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 2019허2967 판결
  11. 2019.09.10 황금 열쇠 디자인 분쟁 – 권리범위확인심판에서 확인대상 디자인이 자유실시 디자인에 해당하는지 여부 판단: 특허법원 2019. 6. 5. 선고 2019허1872 판결
  12. 2019.09.10 해외 선사용 상표의 국내 부정사용 목적의 상표등록 출원 판단- 거절결정 불복심판 사건: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허9176 판결
  13. 2019.09.04 휴대용 선풍기 디자인 등록무효심판 – 공지 디자인의 결합 용이 창작성 인정 - 등록무효: 특허법원 2019. 5. 31. 선고 2018허7569 판결
  14. 2019.09.03 통기성 차량 바닥매트 디자인 vs 침구류 통풍매트 디자인의 유사여부 판단 – 권리범위확인심판: 특허법원 2019. 5. 2. 선고 2019허1407 판결
  15. 2019.09.03 음식점 프랜차이즈 가맹계약 분쟁 – 서비스표 등록취소심판 관련 쟁점: 특허법원 2019. 5. 17. 선고 2018나2162 판결
  16. 2019.09.02 해외등록 상표의 국내 대리인, 대표자이 무단 등록한 상표의 취소심판 – 권리자의 동의 존재여부 판단: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허9091 판결
  17. 2019.08.19 상표등록 권리범위확인심판 - 상표의 유사 판단과 특수하고 한정적인 거래실정을 권리범위 확정에 고려할 수 있는 한계: 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결
  18. 2019.08.19 레드불 vs 불스원 상표분쟁 – 부정경쟁목적의 등록상표 무효심판: 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결
  19. 2019.07.31 특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에서 공유자 사이 법률 관계 – 공유특허 분할청구, 지분 처분 및 이전등록
  20. 2019.07.15 상표등록 거절결정불복심판 사건 - 기술적 표장으로 식별력 결여: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결
  21. 2019.07.08 상표등록 무효심판 – 분리관찰 쟁점: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허8296 판결
  22. 2019.03.29 [상표분쟁] 권리범위확인심판 – 입체상표 판단: 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판결
  23. 2019.03.29 [상표분쟁] 의료기기 상표권 침해소송 – 상표권자가 직접 영업을 하지 않는 경우 손해배상청구 인정 여부: 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2016나1967 판결
  24. 2019.03.29 [상표분쟁] 상표등록 거절결정불복심판 – 결합상표의 유사여부 판단: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결
  25. 2019.03.11 [상표분쟁] 불사용취소심판 – 여러 요부를 가진 등록상표 중 그 중 일부만 사용한 경우 - 등록상표의 정당한 사용 불인정 판단: 특허법원 2019. 2. 15. 선고 2018허6580 판결
  26. 2019.02.25 [상표분쟁] 문자상표의 유사 여부 판단에서 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소: 특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허6801 판결
  27. 2019.02.13 [상표분쟁] 저명상표 정관장 vs 홍삼시대 등록서비스표 무효심판: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6412 판결
  28. 2019.02.12 [상표분쟁] 선사용상표의 미등록상표와 동일 유사한 상표의 부정목적 상표등록에 대한 무효심판: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6672 판결
  29. 2019.02.04 [상표분쟁] 소극적 권리범위확인심판 - 성질표시 표장의 보통으로 사용하는 방법에 해당: 특허법원 2019. 1. 10. 선고 2018허7224 판결
  30. 2019.02.03 [상표분쟁] 불사용 취소심판 사안 – 상표권자의 홈페이지 등록상표 게시 내용, 일시 등에 비추어 볼 때 광고행위로 인정: 특허법원 2019. 1. 10. 선고 2018허5709 판결

 

 

특허법원 판결요지

선사용상표의 사용기간 및 규모, 사용방법, 인지도 등을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 6. 1. 당시 요가복 등과 관련하여 미국의 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 보는 것이 옳다.

 

선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시를 기준으로 이미 미국 내에서 약 8년간 원고가 제조, 판매하는 요가복 등에 사용되어 왔고, 원고는 매년 2~3회에 걸쳐 선사용상표 제품을 홍보하는 카탈로그를 제작하여 배포하였다.

 

선사용상표를 부착한 제품의 매출액은 미화 1달러를 대략 1,100원의 비율로 환산해보더라도 2009년에 이미 100억 원을 넘어섰고, 매년 지속적인 성장세를 보여 왔으며, 2014년에는 약 193억 원 상당에 이른다.

 

선사용상표를 부착한 요가복 등은 2014~2015년경 인터넷 순위 사이트에서 수차례에 걸쳐 미국 내 해당 분야의 10위권 이내 상위 제품으로 평가되었고, 언론 매체에서는 미국 내에서 품질이 우수하고 고급스러운 요가복으로 잘 알려진 룰루레몬과 경쟁할 수 있는 제품으로 언급되기도 하였다.

 

그 외에 이 사건 등록상표의 출원일 전 수차례에 걸쳐 패션잡지나 인터넷 사이트 및 개인이 운영하는 블로그에 선사용상표 제품이 소개된 바 있다.

 

다음과 같은 사정들을 종합하면, 등록상표의 출원일인 2015. 6. 1. 당시 피고는 미국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 상표로 인식되어 있었던 선사용상표의 미국 내 인지도를 잘 알고 있는 상태에서 선사용상표를 모방함으로써 선사용상표에 축적된 신용이나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 상표 권리자에게 손해를 가하려 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보는 것이 타당하다.

 

피고가 이 사건 등록상표의 출원 당시까지 상당한 기간 동안 패션업종에 종사하고 있었던 점, 종전에 피고가 국내에서 상표등록출원을 하였다가 부정한 목적으로 사용되는 상표라는 이유로 등록이 거절된 상표들 중 대다수가 외국에서는 어느 정도 인지도를 갖고 있으나 국내에서는 잘 알려지지 않았던 상표들이었던 점 등을 종합하면, 피고는 패션업종과 관련한 외국의 상표 사용 현황에 대해서 상당히 많은 정보를 가지고 있고, 등록상표의 출원 당시 선사용상표의 존재를 인식하고 있었던 것으로 보인다.

 

표장이 동일유사한 선사용상표와 등록상표는 사전적 의미가 없는 조어상표이다. 그런데 선사용상표 ‘ALO’‘Air, Land, Ocean'의 각 단어의 첫 글자만을 취하여 이루어진 것으로 보이는 데 비하여(6호증의6), 피고가 이 사건 등록상표를 창작하게 된 경위는 명확하지 않다. 이러한 점들을 고려하면 등록상표는 선사용상표를 모방한 상표라고 보아야 한다.

 

등록상표의 지정상품은 선사용상품 중 요가 웨어, 레깅스, 점퍼, 티셔츠 등과 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 견련관계에 있다. 또한 이 사건 등록상표와 선사용상표의 유사성으로 인하여 이 사건 등록상표가 존속하는 이상 원고로서는 선사용상표를 국내에서 출원등록하기는 어려울 것으로 보인다.

 

첨부: 특허법원 2019. 8. 14. 선고 20188722 판결

 

KASAN_외국상표 분쟁 - 부정한 목적의 등록상표 무효심판 특허법원 2019. 8. 14. 선고 2018허8722

특허법원 2019. 8. 14. 선고 2018허8722 판결 .pdf

 

 

 

작성일시 : 2019. 11. 28. 15:00
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기초사실 - 등록상표 및 여성용 구두에 사용된 리본 장식

 

 

쟁점: 여성용 구두의 리본 장식이 단순 디자인을 넘어 상표로 사용된 것인지 여부

 

서울중앙지법 판결요지 상표적 사용 인정, 상표권 침해 인정

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2019. 6. 21. 선고 2018가합503779 판결

KASAN_구두장식 디자인의 사용과 타인의 등록 상표권 침해 여부 – 디자인 장식의 상표적 사용 인정 서울중앙지방법

 

 

 

 

작성일시 : 2019. 11. 26. 08:17
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저작권법 제125(손해배상의 청구) ① 저작재산권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리(저작인격권 및 실연자의 인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 "저작재산권자등"이라 한다)가 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 추정한다. ② 저작재산권자등이 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리의 행사로 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 불구하고 저작재산권자등이 받은 손해의 액이 제2항의 규정에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. ④ 등록되어 있는 저작권, 배타적발행권(88조 및 제96조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 출판권, 저작인접권 또는 데이터베이스제작자의 권리를 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정한다.

 

125조의2 (법정손해배상의 청구) ① 저작재산권자등은 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 사실심(사실심)의 변론이 종결되기 전에는 실제 손해액이나 제125조 또는 제126조에 따라 정하여지는 손해액을 갈음하여 침해된 각 저작물등마다 1천만원(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에는 5천만원) 이하의 범위에서 상당한 금액의 배상을 청구할 수 있다. ② 둘 이상의 저작물을 소재로 하는 편집저작물과 2차적저작물은 제1항을 적용하는 경우에는 하나의 저작물로 본다. ③ 저작재산권자등이 제1항에 따른 청구를 하기 위해서는 침해행위가 일어나기 전에 제53조부터 제55조까지의 규정(90조 및 제98조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 그 저작물등이 등록되어 있어야 한다. ④ 법원은 제1항의 청구가 있는 경우에 변론의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 제1항의 범위에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

126(손해액의 인정) 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

129(공동저작물의 권리침해) 공동저작물의 각 저작자 또는 각 저작재산권자는 다른 저작자 또는 다른 저작재산권자의 동의 없이 제123조의 규정에 따른 청구를 할 수 있으며 그 저작재산권의 침해에 관하여 자신의 지분에 관한 제125조의 규정에 따른 손해배상의 청구를 할 수 있다.

 

129조의2 (정보의 제공) ① 법원은 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 따라 증거를 수집하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다른 당사자에 대하여 그가 보유하고 있거나 알고 있는 다음 각 호의 정보를 제공하도록 명할 수 있다.

1. 침해 행위나 불법복제물의 생산 및 유통에 관련된 자를 특정할 수 있는 정보

2. 불법복제물의 생산 및 유통 경로에 관한 정보

 

② 제1항에도 불구하고 다른 당사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보의 제공을 거부할 수 있다.

2. 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」 제2조제2호의 영업비밀을 말한다. 이하 같다) 또는 사생활을 보호하기 위한 경우이거나 그 밖에 정보의 제공을 거부할 수 있는 정당한 사유가 있는 경우

④ 법원은 제2항제2호에 규정된 정당한 사유가 있는지를 판단하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 다른 당사자에게 정보를 제공하도록 요구할 수 있다. 이 경우 정당한 사유가 있는지를 판단하기 위하여 정보제공을 신청한 당사자 또는 그의 대리인의 의견을 특별히 들을 필요가 있는 경우 외에는 누구에게도 그 제공된 정보를 공개하여서는 아니 된다.

 

KASAN_저작권 침해 시 손해배상, 법정손해배상, 손해액 산정 특칙, 회계자료 제출명령 등 관련 저작권법 규정.p

 

 

 

작성일시 : 2019. 11. 25. 15:35
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현행 상표법 제111(법정손해배상의 청구) [구법 제67조의2] ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

 

대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결 요지

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, (1) 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, (2) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

사용실적 없는 상표권자의 손해배상청구권 불인정 법정손해배상도 동일

상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우 손해배상청구권 불인정, 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다.

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

KASAN_짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59

 

 

 

 

작성일시 : 2019. 11. 25. 09:29
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기술개발자 ""와 투자자 """공동사업추진협약"을 체결하고, 갑은 기술개발 담당, 을은 경영 담당 및 대외적으로 회사법인을 대표하는 것으로 권한분배를 하였습니다.

 

동업자 양자는 기술투자자 갑이 보유하고 있던 "계약일 이전 취득한 특허권과 등록신청 중인 모든 건에 대한 지적재산권"공유로 한다고 약정하였습니다. 여기서 회사 소유로 한다고 약정하지 않았습니다.

 

양자의 사업상 신뢰관계는 얼마 안되어 깨졌고, 계약해지 통지를 하여 동업은 종료되었습니다. 그때까지 위와 같은 공유 약정에도 불구하고 실제 특허권의 지분이전등록은 이루어지지 않았습니다.

 

그와 같은 분쟁 도중에 특허권자 ""은 외부의 다른 회사 A와 기술 및 특허권을 제공하는 조건으로 함께 국책과제를 신청하는 협약을 체결하였습니다. 이때 갑은 자신을 회사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, 국책과제 신청 시 A사는 주관기관, 갑의 F사는 참여기관, 다른 대학은 위탁연구기관으로 기재하여, 최종적으로 국책과제에 선정되었습니다.

 

한편, ""A사와 사이에 A사는 사업개발 책임자, ""은 공동사업 참여자로 하는 사업화 추진에 관한 협약을 따로 체결하였습니다. 협약의 당사자가 회사 F가 아니라 개인 명의입니다.

 

여기서, "공동사업 참여자()는 특허 등 관련 기술을 제공하고, 기타 사업비용은 사업개발 책임자가 부담한다"라고 약정하고, 특허권자 갑은 협약에 따라 특허권 지분을 A사에 이전 등록해 주었습니다. 그 결과 특허권은 공동소유가 되었고, 다만 그 구체적 지분비율은 등록하지 않았습니다.

 

그런데, 특허권자 갑과 회사법인 사이에 분쟁에 따라, A사에서 개인이 아닌 회사 및 회사대표와 상대한다는 입장으로 양자의 신뢰관계도 곧 파탄에 이르렀고, 결국 갑이 협약해지의 통지를 하였습니다. 그 후 기술개발자 갑이 손해배상청구 및 특허지분권의 원상복구를 위한 특허지분 이전등록말소청구 소송을 제기한 것입니다.

 

1심 법원은 특허권자 갑의 청구를 모두 배척하였습니다.

 

판결이유는, 갑을 배제한 채 F 회사와 국책과제를 진행한 것에 대한 손해배상 청구부분에 대해서는 국책과제의 당사자를 회사가 아닌 갑으로 볼 수 없다는 취지이고, 특허권자 갑을 기망하여 특허지분이전을 받은 후 그것 때문에 국책과제에 선정되어 연구비 15천만원을 지원받았으므로 손해배상 및 특허권 원상복구를 청구한다는 부분에 대해서도 갑 자신이 F사의 "기술개발원장"으로 소개하였고, F사 직원까지 파견해 과제수행을 했던 사정을 보면 기망했다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

 

나아가 별도 협약에 따른 동업관계의 종료로 인해 특허지분권 원상복구를 청구한다는 것에 대해서도, 동업 종료에 따른 관계 청산은 민법상 조합관계의 종료로서 당사자의 원상회복 의무가 아니라 조합해산 후 잔여재산을 분배하는 것만 남는다고 판시하였습니다.

 

따라서, 특허지분이전 후 공유자 A사가 동업조합의 해산 후 잔여재산 특허권을 그 분배비율을 초과하여 보유하고 있다고 볼 수 없으므로, 특허권지분이전등록청구 또는 지분등록말소청구는 이유 없다고 판결하였습니다.

 

동업자에게 특허지분을 매매한 것이 아니라 투자한 것이므로, 동업파탄 후 청산은 그 원상회복이 아니라는 잔여재산 분배라는 것이 요지입니다.

 

KASAN_기술보유자의 특허기술 투자자의 자금 동업관계 – 특허권 공유 BUT 동업관계 종료 시 특허권의 귀속

 

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작성일시 : 2019. 11. 20. 14:34
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서울중앙지방법원 2019. 10. 4. 선고 2018가합527553 판결

 

사안의 개요

(1) 기술개발자 특허기술 제공 vs 투자자 자본제공 협력 약속

(2) 양자의 공동출원으로 특허권 공유자 지위

(3) 특허기술 사업을 위한 새로운 법인설립 약속

(4) 동업관계 파탄으로 기술개발자가 투자자 상대로 동업계약 해지되었으므로 원상회복조치로서 특허권 공유지분의 이전등록을 청구하는 소송을 제기함

 

서울지방법원 판결요지 청구기각, 기술개발자 패소

 

판결이유 동업계약, 조합계약의 해제 및 원상회복청구 불가, 조합청산으로 해결해야 함

 

동업관계 법리 조합의 특별한 법리 유의

 

동업관계는 민법상 조합계약관계에 해당합니다. 민법 제703(조합의 의의) "조합은 2인 이상이 금전 기타 재산 또는 노무를 상호출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다." 따라서 동업종료에도 민법상 조합규정이 적용됩니다.

 

동업자(조합원)는 기간을 정하지 않은 경우 언제든지 자유롭게 조합에서 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제1항 전단). 다만, 부득이한 사유 없이 조합의 불리한 시기에 탈퇴하지는 못한다(716조 제1항 후단)는 제한을 받습니다. 조합의 존속기간을 정한 경우에도 부득이한 사유가 있으면 탈퇴할 수 있습니다(민법 제716조 제2).

 

2인 동업계약에서 동업자 1인이 탈퇴하면 동업조합관계는 곧바로 종료됩니다. 다만, 조합 자체는 해산되지 않고, 남아있는 동업자가 단독으로 기존 공동사업을 청산절차를 거치지 않고 계속 유지할 수 있습니다.

 

동업조합에서 탈퇴한 동업자는 다음과 같이 잔여재산분배를 청구할 수 있습니다. "조합이 해산된 경우 당사자 사이에 별도의 약정이 없는 이상 조합원들에게 분배할 잔여재산과 그 가액은 청산절차가 종료된 때에 확정되는 것이므로 원칙적으로 청산절차가 종료되지 아니한 상태에서 잔여재산의 분배를 청구할 수는 없고, 다만 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 각 조합원은 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있다. 나아가 이러한 분배청구가 가능하기 위해서는 조합의 전체 잔여재산의 내역과 그 정당한 분배비율 및 조합원 각자의 현재의 잔여재산 보유내역 등이 먼저 확정될 수 있어야 한다."(대법원 201329714 판결)

 

동업자에 대한 손해배상청구는 원칙적으로 할 수 없습니다. "동업계약과 같은 조합계약에 있어서는 조합의 해산청구를 하거나 조합으로부터 탈퇴를 하거나 또는 다른 조합원을 제명할 수 있을 뿐이지 일반계약에 있어서처럼 조합계약을 해제 또는 해지하고 상대방에게 그로 인한 원상회복의 의무를 부담지울 수는 없고(대법원 2015. 6. 11. 선고 201329714, 29721 판결), 조합계약상의 채무불이행의 경우에도 조합계약의 종료에 따른 청산을 구함은 별론으로 하고 채무불이행으로 인한 손해의 배상을 청구할 수는 없다(대법원 1983. 5. 24. 선고 82다카1667 판결).

 

조합관계가 종료되어 조합에 합유적으로 귀속된 채권의 추심이나 채무의 변제 등의 사무가 완료되지 아니한 상황이라면 그 청산절차를 거쳐야 함이 원칙이고, 조합의 잔무로서 처리할 일이 없고 잔여재산의 분배만이 남아 있을 때에는 따로 청산절차를 밟을 필요 없이 자신의 잔여재산 분배비율의 범위 내에서 그 분배비율을 초과하여 잔여재산을 보유하고 있는 조합원에 대하여 잔여재산의 분배를 청구할 수 있을 뿐이고, 상대방에게 공동사업약정의 부당파기를 원인으로 한 손해배상을 청구할 수는 없다(서울고등법원 2015. 11. 6. 선고 201452362 판결)."

 

정리하면, 동업 종료 당시 동업조합의 채권을 받거나 채무를 변제하는 등 동업조합이 운영해오던 사업관계의 뒷정리(청산사무)를 조합명의로 마치고, 남은 총 재산을 정리한 잔여재산을 동업비율로 분배해야 합니다. 동업자는 위와 같은 잔여재산분배청구 이외에는 동업자 상대방의 채무불이행을 이유로 하는 동업계약의 해제 또는 해지 및 원상회복청구 또는 손해배상청구 등을 할 수 없습니다. 다만 불법행위에 대한 손해배상청구는 가능합니다.

KASAN_기술개발자와 투자자의 동업계약, 특허권 공유 BUT 동업 파탄, 동업관계 종료 시 특허권원상복구 – 불가

 

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작성일시 : 2019. 11. 20. 13:00
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KASAN_특허청 특별사법경찰 직무범위 확대 – 2019. 3. 19. 시행.pdf

 

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작성일시 : 2019. 10. 23. 17:43
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1. 특허발명과 확인대상발명의 대비

 

 

2. 균등론 적용기준 법리

 

 

 

3. 구체적 판단 특허법원 판결요지

 

확인대상발명의 (ii) 과립은 이 사건 제41항 발명의 (ii) 과립과 그 활성 구성성분의 방출이 시작되는 pH 범위가 상이하므로 이 사건 제41항 발명의 권리범위에 문언적으로 속하지 않는다.

 

그러나 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 각기 다른 pH 환경에서 pH 의존적으로 방출되도록 제조된 두 종류의 과립을 포함함으로써, 과립 (ii)가 소장 상부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)이 소장 하부에서 덱스란소프라졸을 방출하여 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하는, 2개의 피크가 나타나는 방출 거동을 나타냄으로서 그 효능이 지속되도록 하는 것을 기술적인 특징으로 하고 있기 때문에, 41항 발명과 기술사상의 핵심이 동일하므로 과제 해결원리가 동일하다.

 

그리고 확인대상발명은 덱스란소프라졸이 과립 (ii)로부터 소장 상부에서 먼저 방출되어 첫 번째 최대 혈중 농도에 도달한 후, 과립 (i)로부터 방출되어 두 번째 최대 혈중 농도에 도달하게 되어 덱스란소프라졸의 높은 혈중 농도가 장시간 유지되는 효과, 즉 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 그대로 구현되어 있다고 볼 수 있기 때문에, 확인대상발명은 제41항 발명과 동일한 작용효과를 갖는다.

 

나아가 통상의 기술자라면 제41항 발명의 제제 설계의 기초가 되는 주요한 기술적 사상이 약물이 위()를 안정적으로 통과하는 것과 1차 방출과 2차 방출을 각각 담당하는 (ii) 과립과 (i) 과립의 사이의 방출 시차가 유지되는 것임을 쉽게 파악할 수 있을 것인데, 소장 상부를 표적으로 1차 방출을 담당하는 (ii) 과립의 장용성 코팅층을 확인대상발명과 같이 pH 4.4에서 방출이 되도록 변경하는 것은 위 기술적 사상에 기초하여 동일한 효과가 예상되는 제제로 단순히 설계 변경하는 것에 지나지 않기 때문에, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 과립 (ii)의 방출시작 pH 범위를 확인대상발명의 방출시작 pH 범위로 치환하는 것은 용이하다.

 

결국 확인대상발명은 구성 3-3을 제외한 모든 구성을 가지고 있고, 구성 3-3과 관련하여 과립 (ii)에서 덱스란소프라졸을 방출하는 pH 범위는 균등관계에 있다고 볼 수 있다. 결국 확인대상발명은 제41항 발명의 권리범위에 속한다.

 

4. 공지기술에 대한 특허법원의 판단

 

 

 

첨부: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 20189015 판결

 

특허법원 2019. 7. 25. 선고 2018허9015 판결 .pdf

KASAN_덱스란소프라졸 2단계 방출조절 제제 특허발명의 균등범위 판단 – 소극적 권리범위확인심판 특허법원 2019

 

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작성일시 : 2019. 9. 18. 10:00
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특허법원 판결요지

 

이 사건 의약품 벨빅정®에 관한 마약류 관리법에 따른 품목허가약사법에 의한 품목허가와 비교하여 허가기관이 동일하고, 이를 위해 제출하는 자료의 종류와 요건, 품목허가 신고심사의 절차 및 내용은 모두 실질적으로 약사법에서 정한 규정과 동일한 절차 및 내용에 따라 이루어지므로 약사법에 의한 품목허가와 본질적실질적인 차이가 없다.

 

다음과 같은 사정들을 고려하여 보면, 이 사건 위임조항[(특허법 제89(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하허가등이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다)]에 의해 특허권 존속기간을 연장할 수 있는 특허발명에는 약사법 제31조 및 제42조에 의해 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명뿐만 아니라, 마약류 관리법 제18조 및 제21조에 따라 품목허가를 받아야 하는 마약류 관리법 제2조 제3호 라목에 해당하는 향정신성의약품의 발명도 포함되는 것으로 해석할 수 있고, 이 사건 시행령 조항이 마약류 관리법 제18조 및 제21조 따라 품목허가를 받아야 하는 마약류 관리법 제2조 제3호 라목에 해당하는 향정신성의약품에 관한 발명을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다.

 

) 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생 증진 및 안정성과 유효성을 확보하기 위하여 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하고, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 특허발명을 실시하지 못하게 되는데, 특허법은 이와 같은 상황을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위해 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해 주는 제도를 마련하였다(대법원 2017. 11. 29. 선고 2018844, 851, 868, 875 판결 등 참조). 이러한 특허권 존속기간 연장제도의 취지를 감안하여 보면, ‘약사법에 의한 품목허가를 받아야 하는 의약품과마약류 관리법에 의한 품목허가를 받아야 하는 이 사건 의약품, 즉 향정신성의약품은 모두 활성안전성 등의 시험을 거쳐 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못한다는 점에서 차이가 없고, 이 사건 위임조항은 허가 또는 등록을 위하여 필요한 활성·안정성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우에 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다고 하고 있을 뿐, 마약류 관리법 제18, 21조에 의해 품목허가를 받아야 하는 향정신성의약품을 존속기간 연장대상에서 제외하고 있지 않다.

 

) 이 사건 위임조항은다른 법령에 따른 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우에 특허권 존속기간을 연장할 수 있도록 하고 있을 뿐, 활성·안전성 등이 아닌 의약품의 다른 성질, 즉 신체적·정신적 의존성 등의 차이를 근거로 의약품 사이에 차등을 두고 있지 않다. 또한 이 사건 위임조항은 모법에 규정된 요건에 맞는 특허발명의 대상과 요건을 구체화하도록 위임하였을 뿐, ‘특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의하여받거나 하여야 하는허가 또는 등록의 종류내지 그다른 법령의 범위를 정하도록 위임한 것은 아니고, 이 사건 위임조항에서 특허권 존속기간의 연장대상으로 삼은 발명 중 일부를 배제할 수 있는 권한을 위임한 것은 아니다.

 

) 앞에서 살펴본 바와 같이, ‘이 사건 의약품에 대한 마약류 관리법에 의한 품목허가약사법에 의한 품목허가는 그 허가기관, 제출서류, 대상시험의 종류와 내용, 소요기간 등에서 본질적인 차이가 없고, 이를 서로 달리 취급해야 할 정도로 이 사건 의약품에 대해 특허권 존속기간 연장제도의 적용을 배제하거나 제한해야 할 공공의 이익이 크다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 위임조항과 이 사건 시행령 조항을 이 사건 의약품에 관한 마약류 관리법에 따른 품목허가’가 포함되지 않는 것으로 해석하여 이 사건 의약품과 같은 향정신성의약품에 대해 존속기간 연장을 일체 허용하지 않으면 헌법 제11조 제1항의 평등원칙을 위반한 차별에 해당할 수 있다.

 

) 향정신성의약품 지정은 의약품 품목허가 이전에 지정되는 것이 일반적이나, 약사법에 의한 의약품 품목허가를 받은 이후에 향정신성의약품으로 지정되기도 하고, 반대로 품목허가 당시에는 마약류 관리법에 의한 향정신성의약품으로 지정되었다가 그 이후 약사법에 의한 일반 의약품으로 지정이 변경되는 경우도 있을 수 있는데, 특허권 존속기간의 연장제도에서약사법에 의한 일반적인 의약품마약류 관리법에 의한 향정신성의약품을 달리 취급할 경우, 특허권 존속기간 연장제도의 운용상 불안정과 일반 의약품 제조업자(또는 수입업자)와 향정신성의약품 제조업자(또는 수입업자) 사이에 불평등을 초래할 수 있다.

 

) 1987특허권 존속기간 연장제도의 도입을 위해 법령 개정을 추진한 주무관청인 특허청이 국회에 제출한 자료에는 회복기간을 5년 넘지 않게 하고, 국내시험절차에 소요된 기간만을 산정하여 국내 임상시험의 활성화를 도모하는 등에 대한 논의만 있었고, 향정신성의약품이 정신적 및 신체적 의존성을 일으킬 우려가 있는 의약품이라는 이유로 특허권 존속기간의 연장대상에서 제외한다는 내용 등에 대한 논의는 없었던 것으로 보인다. 나아가 특허권 존속기간 연장제도의 도입 과정 및 변천 과정 중 향정신성의약품을 다른 의약품 발명과 차별하여 특허권 존속기간의 연장대상에서 원천적으로 제외시키고자 하는 내용이나 논의는 없었던 것으로 보인다. 따라서 입법자의 의도가 마약류 관리법에 의한 향정신성의약품에 관한 발명을 일부러 배제한 것이라 보기 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2019. 7. 5. 선고 20182243 판결

특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2243 판결 .pdf

KASAN_비만치료제 벨빅 사안 – 향정신성의약품, 마약류 관리법 제18조에 따라 품목허가의약품도 특허권 존속기간

 

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작성일시 : 2019. 9. 17. 10:00
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1. 기초적 사실관계 

 

 

 

 

2. 구체적 대비 - 차이점

 

 

 

3. 특허법원 판결요지

 

디자인보호법 제34조 제3호는, 디자인등록을 받을 수 없는 디자인으로타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인을 규정하고 있는 바,

 

그 취지는, 디자인은 그 자체로는 상품의 식별표지는 아니지만 물품의 외관을 구성하는 결과 일반 수요자들이 상품을 선택함에 있어서 그 출처를 판단하는 기준이 될 수도 있고, 그와 같은 경우에는 일반 수요자가 그 디자인을 사용한 물품을 타인의 업무에 관계되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있으며, 특히 그 타인의 업무와 관계되는 상품 및 이에 사용된 디자인이나 상표가 주지·저명한 것인 경우에는 타인의 업무상의 신용에 무임승차하는 결과가 될 것이기 때문에 이와 같은 경우에 등록된 디자인을 사용함으로써 발생하는 영업상의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 유통질서를 확립하고, 수요자의 이익을 보호하기 위한 것이라 할 것이다.

 

따라서 저명한 상표나 상표적 기능을 발휘하는 저명한 타인의 디자인 등과 동일하거나 유사한 디자인은 물론, 타인의 상표나 디자인의 모티브를 그대로 이용함으로써, 일반 수요자들로 하여금 그 디자인을 사용한 물품이 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산, 판매하는 상품으로 오인하게 할 염려가 있는 디자인도 본 호에 해당하는 디자인이라고 하여야 할 것이다.

 

선행상표들은 이 사건 등록디자인의 출원일 이전에 피고 보조참가인이 생산, 판매하는 직물지, 의류, 가방 등에서 상품의 출처를 표시하는 것으로 국내 일반 수요자들에게 현저하게 알려진 것으로 봄이 타당하다.

 

등록디자인과 선행상표들은 세부적인 단위 도형의 모양 차이 및 일정 로고의 유무 차이에 불구하고, 각 단위 도형의 구성, 배열의 모티브 등 등록디자인과 선행상표들의 각 지배적인 특징이 전체적으로 유사하다.

 

한편, 등록디자인은 앞서 본 바와 같이 선행상표들의 각 단위 도형을 조금씩 변형한 도형들을 선행상표들의 전체적 구성, 배열 형태, 표현 방법과 같은 방식으로 조합한 후 대상물품인가방지전체에 표현하고 있다. 등록디자인과 선행상표들의 각 단위 도형의 모양과 일정 로고의 유무 차이는 주지저명한 상표인 선행상표들의 각 표장이 디자인으로 표현되었을 때 나타날 수 있는 미세한 변형에 불과한 것이라 할 것이므로, 결국 이 사건 등록디자인의 모양은 선행상표들의 각 표장과 유사하다.

 

또한 일반 수요자가 그 단위 도형들의 세부적인 부분까지 정확하게 관찰하여 기억하는 것이 아니라 디자인 전체가 주는 지배적인 인상에 따라 물품을 인식하게 된다고 할 것인데, 특히 주지저명한 상표가 디자인으로 표현된 경우에는 그와 같은 물품 인식에 따라 해당 물품의 출처까지 식별하는 것이 일반적인 거래의 실정인 점을 감안하여 보면, 이 사건 등록디자인이 선행상표들의 지정상품인가방또는가방지가 사용된 물품에 구현되어 판매되는 경우, 일반 수요자는 이 사건 등록디자인이 구현된 가방을 주지저명한 선행상표들의 권리자인 피고 보조참가인 또는 그와 특수한 관계에 있는 자가 취급하는 가방 등 물품으로 오인하거나 혼동할 염려가 있다고 봄이 타당하다.

 

등록디자인은 피고 보조참가인의 주지저명한 선행상표들의 표장과 유사하여 피고 보조참가인의 업무에 관련된 가방 등 물품과 혼동을 가져올 우려가 있는 디자인에 해당하므로, 용이창작의 점에 관하여는 더 나아가 살필 필요 없이 디자인보호법 제34조 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 7. 25. 선고 20192967 판결

특허법원 2019. 7. 25. 선고 2019허2967 판결 .pdf

KASAN_등록디자인이 타인의 주지저명한 상표 및 디자인과 유사하여 오인 혼동의 우려가 있어 등록취소판단 특허법원

 

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작성일시 : 2019. 9. 17. 08:48
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특허심판원 판단 자유실시 디자인 불인정, 권리범위 속한다는 심결

 

특허법원 판결요지 자유실시 디자인 해당, 심결 취소 판결

장식부의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 모든 태극 문양이 민무늬 형상인데 반해, 선행디자인 1의 중앙 상단에 위치한 태극 문양에는 문자와 숫자가 형성되어 있는 차이점(차이점 1), 확인대상디자인의 중앙 상단에 위치한 태극 문양을 받치는 받침대의 형상은 선행디자인 1의 태극 문양 받침대에 비해 굵기가 굵고 짧게 형상화된 차이점(차이점 2), 확인대상디자인의 무궁화 꽃문양은 5개의 꽃잎이 명확하게 식별되나 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양은 하부에 위치한 2개의 꽃잎이 매우 작게 형상화되어 마치 3개의 꽃잎을 가진 것처럼 보이는 차이점(차이점 3)이 있다.

 

또한 막대부의 형상에 있어서, 확인대상디자인은 막대부의 상단 1/4 정도 부분에 무궁화 꽃의 뿌리 문양이 형성되어 있는데 반해, 선행디자인 1에는 무궁화 꽃의 뿌리 문양이 형성되어 있지 않은 차이점(차이점 4), 확인대상디자인의 막대부는 판상형인데 반해, 선행디자인 1의 막대부는 봉 형상인 차이점(차이점 5)이 있다.

 

마지막으로 열쇠부의 형상에 있어서, 확인대상디자인의 열쇠부는 막대부의 중간에 위치해 있는 반면, 선행디자인 1의 열쇠부는 막대부의 하단에 위치해 있는 차이점(차이점 6), 확인대상디자인의 열쇠부의 계단형태는 동일한 크기의 3단 계단형태로 되어 있는 반면, 선행디자인1의 열쇠부 계단형태는 동일하지 않은 크기의 3단 계단형태로 되어 있다는 점에서 차이점(차이점 7)이 있다.

 

차이점 1과 같이, 문자와 숫자 부분을 삭제하여 확인대상디자인과 같이 문자와 숫자 표시가 없는 태극 문양으로 변경하는 것은 통상의 디자이너가 쉽게할 수 있는 상업적기능적 변형에 불과하다.

 

차이점 2와 같이, 태극 문양을 받치는 받침대의 형상의 굵기와 길이의 차이는 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 정도의 변형에 불과하여 통상의 디자이너가 쉽게 실시 할 수 있는 변형의 범위 내에 있다.

 

차이점 3은 선행디자인 6의 무궁화 꽃문양을 선행디자인 1의 무궁화 꽃문양 자리에 그대로 배치하여 적용하는 것으로 통상의 디자이너가 용이하게 실시할 수 있는 결합의 형태이다.

 

차이점 4는 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 세부적인 구성의 미세한 차이로서 통상의 디자이너가 쉽게 가할 수 있는 정도의 변형에 불과하다. 차이점 5는 통상의 디자이너가 별다른 창작적 노력없이 선택할 수 있는 상업적기능적 변형에 불과하다.

 

차이점 6은 선행디자인 1의 열쇠부 위치를 막대부의 중간으로 변경하는 것인데, 이는 특별한 미감적 가치가 인정되지 않는 변형으로서 통상의 디자이너가 쉽게 실시할 수 있는 변형의 범위 내이다.

 

차이점 7과 같이 선행디자인 1의 동일하지 않은 크기의 계단형상을 확인대상디자인과 같이 동일한 크기의 계단형상으로 변경하고, 선행디자인 1의 열쇠부 상하단의 각진 홈을 확인대상디자인과 같은 타원형의 홈으로 변경하는 것은 통상의 디자이너가 공지의 형상을 그 디자인 분야에서 흔한 창작 수법이나 표현 방법에 의해 이를 변경조합하거나 전용한 것에 불과하다.

 

따라서 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1, 2, 3, 6을 결합하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인에 해당한다. 확인 대상 디자인은 자유 실시 디자인에 해당하므로, 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것임에도, 심결은 이와 달리 판단하였으니 위법하다.

 

첨부: 특허법원 2019. 6. 5. 선고 20191872 판결

KASAN_황금 열쇠 디자인 분쟁 – 권리범위확인심판에서 확인대상 디자인이 자유실시 디자인에 해당하는지 여부 판단

특허법원 2019. 6. 5. 선고 2019허1872 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 9. 10. 10:00
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심사관 출원 거절결정, 특허심판원 거절불복심판 청구기각 심결

 

특허법원 판결요지 부정사용 목적 출원 인정, 출원인의 청구 기각 판결

 

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

 

선사용등록상표들과 동일하게 쉐브론 도형 3개로 이루어진 기본도형의 반복패턴을 가지는 고야드 상표는 프랑스 또는 국내 수요자들 사이에서 프랑스 회사인 고야드 쎙- 또노레의 상표로서 상당한 정도로 알려져 있다고 봄이 타당하다.

 

V자 형태의 셰브론(chevron) 도형 3개가 120도 각도로 합쳐져 Y자 모양의 기본도형을 이루고 이것이 연속· 반복되는 패턴은 1892년부터 위 회사의 거의 모든 제품에 적용되고 있으며, 이러한 기본 도형의 반복패턴은 선사용등록상표들에도 동일하게 나타나 있다.

 

고야드 상표가 사용된 제품의 2007년부터 2015년까지의 우리나라에서의 매출 합계액은 약 57십억 원에 이른다. 고야드 상표가 사용된 상품은 다수의 언론보도를 통해 해외의 명품 브랜드 중 하나로 소개되었고, 인터넷 네이버 싸이트에서 고야드 상표와 이러한 상표가 사용된 제품들을 소개하고 있는 개인 운영 블로그 수는 10,872, 카페 수는 9,638건에 이른다.

 

양 표장은 기본도형의 형태면에서 동일하지는 않으나, 출원상표의 기본도형은 V자 형태의 쉐브론 도형 3개가 서로 120도의 각도를 이루도록 결합되어 이루어진 고야드 상표의 기본도형과 비슷한 형태를 가지고 있다. 또한 양 표장에서 위 점들은 모두 120도 부분마다 점들이 2가지 색채를 갖도록 배치되어 2개의 영역으로 구획된다. 표기된 문자도 서로 다르기는 하나 아래로 꺽인 V자 형태로 배치된 점 등의 특징이 공통된다. 따라서 양 표장은 서로 유사하다.

 

나아가 지정상품들은 모두 선사용등록상표들의 지정상품들과 동일·유사하거나 경제적 견련성을 가지고, 원고가 자신의 상품이라고 제출한 가방을 보면 고야드사의 제품과 재질면에서도 비슷하고, 원고가 표장면에서의 차이점이라고 주장하는 문자 부분이 표기되어 있지도 않아 고야드 상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적이 인정된다.

 

첨부: 특허법원 2019. 6. 13. 선고 20189176 판결

 

KASAN_해외 선사용 상표의 국내 부정사용 목적의 상표등록 출원 판단- 거절결정 불복심판 사건 특허법원 2019.

특허법원 2019. 6. 13. 선고 2018허9176 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 9. 10. 09:20
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특허심판원 심결 선행디자인 2와는 물품 비유사 + 결합 용이창작 불인정 à 등록 유효 무효심판청구 기각 심결

 

특허법원 판결요지 등록무효, 심결취소 판결

 

소송요건 관련 본안 전 항변 판단: 등록무효심판 후 심결취소의 소 진행 중에 권리자가 디자인권 포기한 경우 포기의 장래효로 인해 등록 후 포기 전까지 유효한 디자인권 존재함 무효심판 청구요건 및 심결취소 소송요건 충족됨

 

용이창작 여부 판단

차이점

등록디자인은 와 같이 선풍기의 안전 살 상부 양쪽 테두리에 삼각형 모양의 귀가 형성되고, 우측에는 귀 앞쪽으로 나비 리본이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 1의 안전 살 상부에는 귀 모양의 장식이나 리본 모양의 장식이 존재하지 않는다.

 

등록디자인의 선풍기 안전 살 상부에는 와 같이 중앙으로 향할수록 그 두께가 점점 굵어지는 초승달 모양의 테두리부가 형성되어 있는데 비하여, 선행디자인 1의 선풍기 안전 살 상부 테두리부는 그 굵기가 일정하게 형성되어 있다.

 

등록디자인의 배면을 바라볼 때 선풍기 상부의 초승달 모양 테두리부에는 와 같이 좌우에 2개의 원형 구멍이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 1의 배면에는 위와 같은 구멍이 존재하지 않는다.

 

직각기둥 형태의 손잡이 정면 부분에 형성된 스위치의 구체적인 형상과 관련하여, 등록디자인의 경우 둥근 버튼 형상인 데 비하여, 선행디자인 1의 경우 좌우로 돌리는 돌림판으로 형성되어 있다.

 

창작용이성 판단 - 인정

 

다음과 같은 이유로 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다. 1)먼저 등록디자인과 선행디자인 1 사이에 존재하는 차이점 ~는 모두 휴대용 선풍기의 사용 시나 거래 시 일반 수요자나 거래자의 눈에 쉽게 띄는 정면과 배면 부분에 존재하는 것들이고, 심미감을 형성하는 특징적인 부분들에서의 위와 같은 차이에 의해 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자는 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 된다.

 

2)다만 차이점 ~에 의한 양 디자인 사이의 상이한 심미감은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 쉽게 극복할 수 있다. , 헬로키티 선풍기에 관한 선행디자인 2에는 와 같이 선풍기 상부 테두리 좌우에 삼각형 모양의 귀가 형성되고, 우측에는 귀 앞쪽으로 나비 리본이 형성되어 있는데, 이는 등록디자인의 그것과 거의 동일한 형태이다.

 

한편, 선행디자인 2의 헬로키티는 원고의 유명 캐릭터 상품으로서 등록디자인의 출원 당시 선행디자인 2 외에도 헬로키티의 얼굴 안쪽에 선풍기 날개를 배치함으로써 선풍기 테두리 상부에 귀와 리본이 부착된 형태의 탁상용 선풍기가 개시되어 있었고, 선풍기 날개 상부 테두리 쪽으로 동물 귀를 부착하는 디자인들이 다수 제시되어 있었던 점을 고려하면, 선풍기 상부 테두리에 동물 귀나 리본을 부착하는 구성은 해당 디자인분야에서 어렵지 않게 선택하여 시도해 볼 수 있는 것에 해당하기도 한다.

 

따라서 통상의 디자이너는 선행디자인 1에 선행디자인 2를 결합하여 휴대용 선풍기의 테두리 상부에 삼각형의 귀 모양 및 나비 리본 구성을 쉽게 창작할 수 있다.

 

또한 등록디자인의 경우 선행디자인 1과 달리 선풍기 테두리 상부가 초승달 형상을 취하고 있고, 배면에는 2개의 원형 구멍이 형성되어 있기는 하지만, 우선 초승달 모양의 테두리는 선풍기 본체에 귀 모양과 리본 모양을 부착하기 위한 공간을 확보하기 위한 것으로서, 선풍기 본체의 테두리가 원형인 점을 감안하면 전체적으로 그 형상을 유지하면서 공간을 확보하는 가장 손쉬운 방법은 등록디자인과 같이 테두리가 점진적으로 두껍게 되는 초승달 형상을 채택하는 것으로 보인다. 그리고 배면에 형성된 2개의 원형 구멍은 귀와 리본을 선풍기 본체에 결합하기 위해 못을 박은 구멍에 불과한 것으로 보일 뿐이어서, 결국 등록디자인의 위와 같은 구성은 통상의 디자이너가 필요에 따라 별다른 어려움 없이 시도해 볼 수 있는 단순한 상업적, 기능적 변형에 불과하다.

 

나아가 등록디자인에서 스위치가 원형의 형태를 취하는 것은 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법이나 표현방법에 불과하여 선행디자인 1의 스위치를 이와 같이 변형하는 데에 별도의 상당한 정도의 창작적 노력이 필요하다고 보이지도 않는다

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 31. 선고 20187569 판결

 

KASAN_휴대용 선풍기 디자인 등록무효심판 – 공지 디자인의 결합 용이 창작성 인정 - 등록무효 특허법원 2019

특허법원 2019. 5. 31. 선고 2018허7569 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 9. 4. 11:12
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등록디자인 vs 확인대상 디자인

 

 

특허심판원 심결 비유사, 청구기각 심결

 

특허법원 판결요지 유사, 심결취소 판결

 

물품의 동일 유사 여부 판단

등록디자인의 대상 물품은 차량용 바닥매트 원단이고 확인대상디자인은 침구류에 사용하는 통풍매트 원단이기는 하나, 모두통풍 기능을 가진바닥매트로서, 위와 같은 기능을 위하여 매트의 상면 직물지와 하면 직물지 사이에 공간을 두고, 상ㆍ하면 직물지 표면에 구멍이 많은 그물 형상으로 직조한 구성을 채택하고 있어, 용도와 기능이 사실상 동일하거나 유사하므로 두 물품은 거래 통념상 유사한 물품으로 볼 수 있다.

 

디자인의 유사 여부 판단

 

 

두 디자인의 나머지 공통점들은 전체 디자인의 구조 및 사용 형태 등에 비추어 보는 사람의 주의를 끌기 쉬운 부분에 해당하고, 위와 같은 공통점으로 인하여 두 디자인은 전체적으로 유사한 심미감을 가진다고 할 것이다. 반면 차이점은 자세히 살펴보아야만 확인할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하므로 이로 인하여 두 디자인의 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어렵다. 결국, 확인대상디자인은 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 그 권리범위에 속한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 2. 선고 20191407 판결

특허법원 2019. 5. 2. 선고 2019허1407 판결 .pdf

KASAN_통기성 차량 바닥매트 디자인 vs 침구류 통풍매트 디자인의 유사여부 판단 – 권리범위확인심판 특허법원 2

 

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작성일시 : 2019. 9. 3. 10:00
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서비스표 등록취소심판 청구일 후 심결 전 기간에 가맹점주들 프랜차이즈 계약해지 통지

 

특허법원 판결요지

 

간판 등 서비스표 사용에 대한 지연보상금 청구에 대한 판단

 

이 사건 각 가맹계약에 관해 2017. 1. 15. 해지의 효력이 발생하였으므로, 가맹점사업자인 피고들은 그 때로부터 이 사건 가맹계약 제36조 제1항에 따라 이 사건 서비스표가 부착된 간판을 철거하는 등 가맹본부인 원고의 지적재산권의 사용을 중단하고 이를 철거할 의무를 부담한다. 그러나 피고들은 그 이후부터 이 사건 소장 부본을 송달받은 2017. 10. 12.경까지 각자의 영업점에서 이 사건 서비스표가 부착된 간판을 철거하지 않은 사실을 자인하고 있으므로, 피고들은 각각 원고에게 이 사건 계약조항 제31조 제6항에서 정하는 바에 따라 2017. 1. 15.부터 피고들이 이 사건 서비스표가 부착된 간판을 철거하기 이전으로서 원고가 구하는 날인 2017. 9. 26.까지 총 255일간 일당 100,000원으로 계산된 25,500,000원을 지연보상금으로 지급할 의무가 있다.

 

계약상 로열티 청구에 대한 판단

 

피고들이 원고에게 이 사건 가맹계약 제12조 제4항에 따른 로열티를 지급하지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 따라서 피고들은 각각 원고에게 이 사건 가맹계약 제12조 제4항에서 정하는 바에 따라 이 사건 각 가맹계약의 체결일로부터 이 사건 각 가맹계약이 해지된 2017. 1. 15. 이전으로서 원고가 구하는 날인 2016. 12. 12.까지 월당 100,000원으로 계산된 돈을 지급할 의무가 있다.

 

서비스 등록취소 심판 관련 피고주장에 대한 판단

 

피고들은 특허심판원에서 이 사건 서비스표권의 등록이 취소되었으므로 원고는 이에 기초한 이 사건 청구를 할 수 없다는 취지로 주장한다.

 

그러나, 원고는 피고들에 대하여 이 사건 서비스표권의 침해에 따른 손해배상을 구하는 것이 아니라, 이 사건 각 가맹계약에 따른 이행청구 및 손해배상액의 예정(지연보상금)의 청구를 하고 있으므로, 이 사건 서비스표권의 등록취소 여부는 이 사건 청구와 직접적인 관련이 없다. 나아가 앞에서 본 바와 같이 이 사건 서비스표권의 등록취소심판과 관련한 분쟁은 모두 원고가 승소하여 이 사건 서비스표권의 등록이 취소되었다는 사실이 인정되지 않으므로 피고들의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 17. 선고 20182162 판결

특허법원 2019. 5. 17. 선고 2018나2162 판결 .pdf

KASAN_음식점 프랜차이즈 가맹계약 분쟁 – 서비스표 등록취소심판 관련 쟁점 특허법원 2019. 5. 17. 선고

 

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작성일시 : 2019. 9. 3. 08:22
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심결 등록취소

 

특허법원 판결요지

구 상표법 제73조 제1항 제7호는 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고, 23조 제1항 제3호 본문은 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자(이하 대리인 등이라 한다)가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우를 규정하고 있다.

 

여기서 정당한 이유가 있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다.

 

피고의 선등록상표는 등록상표의 출원일 이전에 조약당사국인 일본에 등록되었고, 양 표장은 하단 영문자 부분의 굵기 및 글자체 내 흑백 채움 여부에 약간의 차이가 있을 뿐 그 외관, 호칭, 관념이 서로 동일·유사하다고 보아야 한다. 지정상품 역시 운동용구에 관한 상품으로 서로 동일·유사하다.

 

원고가 2011년경 피고의 대표이사로부터 기술지도를 받았고, 귀국 후 피고의 운동용품을 수입해왔으며 2012년경 피고와 사이에 피고의 선등록상표를 일본 및 한국에서 10년간 사용하는 상표사용계약을 체결한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고 따라서 원고는 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자에 해당한다.

 

그러나 이 사건 등록상표는 피고의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 출원되었다. 당사자간 문자메시지 및 이메일 등을 보면 피고는 원고에게 피고의 선등록 상표를 사용하게 하면서 피고 명의로 한국 상표출원절차를 진행하여 줄 것을 요청하였고, 상표사용계약을 통해 계약기간 만료 후 원고가 선등록상표를 계속 사용하는 것을 금지하기도 하였으며, 원고의 등록상표 존재를 인지한 후에는 지속적으로 등록상표의 무상 양도 또는 반환을 요구하였다.

 

결국 원고가 이 사건 등록상표를 출원할 당시 피고가 원고의 상표출원에 대하여 명시적묵시적으로 동의하였다고 볼 수 없고, 원고의 상표출원에 정당한 이유가 있다고 보기도 어렵다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제7호의 요건을 모두 충족하므로, 위 규정에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 5. 16. 선고 20189091 판결

 

KASAN_해외등록 상표의 국내 대리인, 대표자이 무단 등록한 상표의 취소심판 – 권리자의 동의 존재여부 판단 특허

특허법원 2019. 5. 16. 선고 2018허9091 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 9. 2. 17:07
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이 사건 등록상표의  ' 부분과 확인대상표장의 ‘ 부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각사부소비아로 서로 차이가 있으므로 유사하지 않다.

 

그럼에도 특허법원 원심은 양 표장의 문자 부분과 도형 부분 그리고 그 사용된 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등이 유사하거나 공통된다는 이유로 양 표장이 서로 유사하다고 판단하였다.

 

이러한 원심의 판단에는 앞서 본 거래실정을 고려한 양 표장의 외관 및 호칭의 차이에도 불구하고, 나아가 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단함으로써 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

 

이 사건 등록상표의 요부인부분과 확인대상표장의부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각사부소비아로 서로 차이가 있어 유사하지 않음에도, 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단한 원심을 파기 환송함

 

첨부: 대법원 2019. 8. 14. 선고 201810848 판결

대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결.pdf

KASAN_상표등록 권리범위확인심판 - 상표의 유사 판단과 특수하고 한정적인 거래실정을 권리범위 확정에 고려할 수

 

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작성일시 : 2019. 8. 19. 16:00
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1. 대비되는 상표 - 불스원 등록상표  ” vs 레드불 선사용서비스표 ”

 

2. 법리 이 사건 등록상표서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 정한 등록무효 사유에 해당하는지 여부 판단기준

 

구 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것, 이하구 상표법이라고 한다. 이하 같다) 7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하모방대상상표라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 20113896 판결 등 참조).

 

여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 20132460 판결 등 참조). 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 8. 20. 선고 20131108 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

3. 구체적 사안에 대한 대법원의 판단요지

 

첨부: 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017752 판결

대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결.pdf

KASAN_레드불 vs 불스원 상표분쟁 – 부정경쟁목적의 등록상표 무효심판 대법원 2019. 8. 14. 선고 20

 

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작성일시 : 2019. 8. 19. 14:32
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1. 공유자의 특허권 공유지분의 분할청구권 인정 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 + 5년 이내 분할금지특약 등 민법규정의 실무적 포인트

 

(1) 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 요지

 

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 또한 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등[특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2, 4항 참조] 권리의 행사에 일정한 제약을 받아 그 범위에서는 합유와 유사한 성질을 가진다.

 

그러나 일반적으로는 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의 공유에도 적용된다.

 

특허법(2014. 6. 11. 법률 12753호로 개정되기 전의 것) 99조 제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.

 

그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 제99조 제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.

 

다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다.

 

(2) 민법상 공유물분할금지 약정

 

민법 268(공유물의 분할청구)공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."

 

대법원은 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하였습니다. 따라서, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

한편 민법에서 공유자들은 공유물 분할을 제한하는 계약을 할 수 있으나, 그 기간을 5년을 넘기면 안된다고 규정하고 있습니다. 따라서, 특허공유자 사이의 공유특허 분할금지특약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있으나, 위 계약은 갱신할 수 있습니다.

 

(3) 실무적 시사점

 

기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 대법원 판결에서 공유자(대학)는 공유특허권을 매각하여 그 매각대금을 분할하는 방식으로 지분권에 따른 이익을 실현할 수 있다고 말합니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안으로 적극적으로 활용할 가능성이 있습니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다.

 

대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다.

 

문제는 경쟁회사에서 경매를 통해 해당 특허를 양수하는 경우입니다. 예를 들면, 산학협력연구를 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중, 공유자 대학에서 충분한 대가를 받지 못한 상황이라면, 대학에서 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다.

 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사(중국기업 등 해외 경쟁업체까지 포함)에서 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 됩니다. 반대로, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각을 통한 수익창출이 가능합니다.

 

 

2. 공유 특허권의 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 특허권 전부 이전등록 및 전용실시권 설정등록 경우 - 지분 양수인의 본안소송 승소판결 확정 + 지분범위의 이전등록 무효 및 전용실시권설정등록 전부 무효: 대법원 1999. 3. 26. 선고 9741295 판결

 

(1) 사안의 개요

 

(가) 회사인 특허권자와 투자자는 특허권자에게 투자한 돈 대신 특허권의 지분 1/2을 받기로 하는 계약체결 특허권지분양도계약

(나) 특허권자가 지분양도채무를 이행하지 않았고, 투자자(지분 양수인)가 특허권지분에 대한 처분금지가처분 신청 + 법원으로부터 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여야는 아니된다.” 가처분결정 받음

(다) 양수인은 특허등록원부에 가처분결정에 근거하여 특허권의 1/2 지분의 처분금지가처분 등록

(라) 그런데 양도인 특허권자가 제3자에게 특허권 전부를 양도하고 이전등록까지 경료

(마) 특허등록원부에 특허권이전등록이 경료되어 제2의 양수인이 특허권 전부에 대한 특허권자로 등록됨.

(바) 처분금지가처분 등록이 되어 있더라도 특허권이전 등록 가능함. 부동산처분금지가처분 등기가 존재해도 소유권이전등기 가능한 것과 동일함. 처분금지가처분은 임시적 보전처분에 해당하고, 추후 본안소송에서 승소판결이 확정된 경우 앞서 보전처분에 반하는 등기, 등록을 무효로 처리하는 것으로 권리보전 목적 달성함. 

(사) 2의 양수인이 제3자에게 특허권에 대한 전용실시권 허여 + 전용실시권 설정등록 경료

(아) 특허지분 제1의 양수인, 처분금지가처분 채권자가 특허권 1/2 지분이전등록이행청구의 본안소송에서 승소판결 받음 후 확정됨 + 그 후 선등록된 처분금지가처분을 위반한 제2 양수인 명의 이전등록 중 특허권 1/2 지분에 대한 이전등록의 무효를 근거로 그 1/2 지분의 말소등록이행청구 + 특허공유자의 동의 부존재 이유로 전용실시권설정등록 전부 무효 및 전부 말소등록이행청구 소송 제기함   

 

(2) 대법원 9741295 판결요지

 

특허권 지분에 대한 처분금지가처분 등록 후 된 특허권이전등록의 무효 및 범위

특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다.

 

특허권 지분 양수인으로 처분금지가처분 등록 경료한 경우에도 지분이전등록 이전에는 특허권지분 소유자, 특허공유자로서 특허권 양도, 전용실시권 허여 관련 동의권을 행사할 수 없음. 지분 양수인의 동의 없는 특허권이전등록 및 전용실시권설정등록을 금지할 가처분 등은 불가함.

 

특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.

 

특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다.

 

특허권에 대한 전용실시권은 그 성질상 일부 지분에 대해서는 상정할 수 없음. 지분에 대한 처분금지가처분에 반하는 전용실시권등록은 전부 무효로 보아야 함. 전용실시권설정등록 당시 가처분권자가 동의권을 행사할 수 없었다고 하더라도 마찬가지로 전용실시권설정등록은 전부 무효임.

 

특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지이다.

 

3. 공유특허권의 지분 명의신탁 주장 및 그 해지를 원인으로 하는 이전등록청구 또는 말소등록청구 - 고유필수적 공동소송 아님: 특허법원 2017. 2. 7. 선고 20161486 판결

 

(1) 사안의 개요

 

당사자: 피고 회사법인 vs 원고 회사의 고문, 발명자

(1)   1 특허 - 원고는 자신의 발명을 특허출원 후 전부양도를 원인으로 출원인 명의를 피고 회사법인으로 변경함.  피고 회사 명의로 특허등록

(2)   2 특허 - 그 후 제2의 발명에 대해 원고와 피고 공동명의 특허출원 및 등록

(3)   3 특허 - 그 후 제3의 발명에 대해 원고 명의 특허출원 및 등록한 후 피고 회사로 지분 일부 양도하여 공유 등록함

(4)   원고는 채무초과 상태, 피고 회사법인의 대표이사 및 사내이사가 연대보증함

(5)   원고는 채무강제집행을 회피하기 위해 피고에게 위 특허권들을 명의신탁한 것이므로, 자신이 특허권 전체의 진정한 권리자라고 주장하면서, 피고 회사에 대해 명의신탁해지를 이유로 하는 진정명의회복청구의 소를 제기함.

(6)   1특허에 대한 이전등록절차 이행청구, 2특허에 대한 지분이전등록절차 이행청구, 3특허에 대해서는 이전등록 말소등록절차 이행청구를 함.

 

(2) 쟁점

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부

 

(3) 특허법원 판결요지

 

특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없다.

 

    일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용된다(대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 참조).

 

   특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 하고 있을 뿐이고, 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록청구소송에서 청구가 받아들여지더라도 그 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않는다.

 

   또한 이러한 경우 나머지 공유자들이 그 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시의 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 있는 것도 아니다.

 

   오히려 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리하다.

 

(4) 결론: 1심 법원 명의신탁인정 및 명의신탁 해지를 이유로 한 이전등록청구인정 BUT 특허법원 항소심 판결 명의신탁계약의 존재 자체를 인정하지 않음, 원고의 청구기각 판결 

 

KASAN_특허권 공유 법률관계 대법원 판결 및 특허법원 판결 소개 - 공동개발연구 공동출원 및 특허권 공유 상황에

 

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작성일시 : 2019. 7. 31. 14:00
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쟁점

출원상표·서비스표 가 지정상품·서비스업인 전기에너지, 전기에너지 공급계약 알선업과 관련하여 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부

 

대법원 판결요지

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 6조 제1항 제3호는 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’라고 규정하고 있다.

 

위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2014. 10. 15. 선고 20123800 판결, 대법원 2000. 2. 22. 선고 992549 판결 등 참조).

 

어떤 상표가 위 규정에서 정한 상표에 해당하는지 여부는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 20073042 판결 등 참조).

 

한편 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2015. 2. 26. 선고 20142306 판결, 대법원 1992. 2. 11. 선고 911427 판결 등 참조).

 

구체적 사안의 판단

이 사건 출원상표서비스표 가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 되고, 이러한 이 사건 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로도 타당하지 않아, 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다.

 

첨부: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016526 판결

 

KASAN_상표등록 거절결정불복심판 사건 - 기술적 표장으로 식별력 결여 대법원 2019. 7. 10. 선고 201

대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019. 7. 15. 13:31
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2. 판결요지

선출원상표 상쾌한 하루중에서 하루부분은 요부에 해당하지 않는다. 먼저 하루라는 문자부분이 주지, 저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 만한 아무런 자료가 없다.

 

그리고 선출원상표를 구성하는 전체 문자는 5음절에 불과한데, 그 중에서 하루라는 2음절의 문자부분이 다른 구성 부분인 3음절의 상쾌한과의 결합상태와 정도에 비추어 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분이라고 보기도 어렵다.

 

나아가 하루라는 문자부분이 다른 구성 부분인 상쾌한이라는 문자부분과 비교할 때 상대적인 식별력 수준이 높다거나, 지정상품과의 관계 및 거래실정 등에 비추어 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 보기도 어렵다.

 

상쾌한이라는 문자부분은 느낌이 시원하고 산뜻하다라는 뜻으로 선출원상표의 지정상품인 의료용 온열팩, 의료용 냉팩과 관련하여 신체온도를 높이거나 낮추는 등에 의한 통증완화에 따라 사용자가 받는 주관적 감정을 표현하는 데에 그친다. 따라서 상쾌한부분 자체로 통증완화라는 지정상품의 효능을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수는 없다. 또한 하루라는 문자부분도 위 지정상품과 관련하여 통증완화라는 효능의 지속기간을 어느 정도 암시 또는 강조하는 것을 넘어서 이를 직감시킨다고 볼 수 없다. 이와 같이 양 구성부분은 지정상품과의 관계에서 식별력이 부정될 수 없음은 마찬가지이고, 그 사이에 상대적인 식별력의 우열이 있다고 보이지 아니한다.

 

선출원상표가 등록상표의 등록일 당시 하루라는 문자부분만으로 호칭되거나 관념되었다고 볼 만한 자료가 없다. 오히려 상쾌한이라는 문자부분이 이어오는 하루라는 문자부분과 관념적으로 결합하여 전체적으로 일반 수요자에게 느낌이 시원하고 산뜻한 하루라는 일체화된 의미로 인식된다고 보인다.

 

이에 선출원상표와 등록상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하건대, 양 상표는 그 외관이나 호칭 등에서 서로 차이가 있어 동일, 유사한 지정상품에 사용되는 경우 그 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다. 이는 피고가 2009. 12. 2. 등록상표 하루를 출원하여 2013. 8. 28. 등록받았고, 그로부터 현재까지 약 6년간 등록상표와 선출원상표가 공존하여 왔으며, 또한 위 등록번호 제567918호의 상표와 선출원상표는 약 8년간 공존하여 온 점에 비추어 더욱 그러하다.

 

첨부: 특허법원 2019. 4. 12. 선고 20188296 판결

 

KASAN_상표등록 무효심판 – 분리관찰 쟁점 특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허8296 판결.pdf

특허법원 2019. 4. 12. 선고 2018허8296 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 7. 8. 13:35
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특허심판원 심결 요지 디자인적 사용, 상표사용 해당하지 않음. 권리범위에 속하지 않음

 

상표권자 주장 요지 vs 사용자의 반박주장 요지

 

특허법원 판결 요지 상표사용 해당하지 않음, 심결유지

 

확인대상표장에 표시된 세줄의 홈 형상은 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의장식또는외장으로만인식되는데에그칠뿐, 수요자가 상품의 출처 표시로 인식하여 상표로서 기능한다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

피고는 세줄의 홈이 형성된 배선용 보호덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았고, 원고 측 또한 등록상표의 출원 이전에 세줄의 홈을 형성한 배선덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았으므로, 보호덕트에 형성된 세줄의 홈 형상이 디자인적으로 기능하는 것은 명백하여 보인다.

 

등록상표는 입체상표로서 판상조각에 반원 형상으로 세 개의 줄이 음각으로 형성되어 세 개의 가로로 길쭉한 홈이 형성되어 있는 외관을 가지고 있고, 언어적으로 세줄의 홈’, ‘세줄홈등으로 호칭, 관념될 수는 있어도, 일상적으로 흔히 접할 수 있는 세줄의 형상이 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보기 어렵고, 지정상품인 배선함, 배전함 등과의 관련성도 크지 아니하므로, 등록상표의 세줄의 홈 형상은 그 출처표시 기능이 강하다고 보기는 어렵다. 원고도 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트에 ‘U.T.POLE’, ‘LITE-WAY’와 같은 다른 문자 상표를 함께 사용하고 있고, 일반 수요자나 거래자도 원고의 상품의 상품표지를 주로 식별력이 있는 ‘U.T.POLE’, ‘LITE-WAY’로 인식할 것으로 보인다.

 

배선덕트에 표시된 세줄의 홈 형상은 등록상표의 출원일인 2004. 1. 6. 이전에 이미 원고 측이 아닌 A주식회사가 2001. 9. 12. 출원한 배선용 보호닥트에 관한 디자인에도 형성되어 있었고, 특히 원고 측은 1998. 5. 25. 최초로 세줄의 홈 형상이 표시된 전선보호관 등 배선기구와 관련된 디자인을 출원한 것으로 보이는데, 주식회사 B1996. 1. 25. 출원한 칸막이 배선 개폐문의 정면부의 상단 및 하단에 등록상표의 세줄의 홈 형상과 외관이 유사한 세줄의 홈 형상이 각각 형성되어 있으며, 칸막이 배선 개폐문은 배선을 보호하는 기구라는 점에서 보호덕트 등과 용도가 동일하여 유사한 상품에 해당한다. 결국 세줄의 홈 형상은 등록상표의 지정상품인 배선함 등 및 확인대상표장의 사용상품인 보호덕트와 동일·유사한 상품과 관련하여 원고 측이 세줄 홈 형상을 사용하거나 등록상표를 출원하기 이전부터 디자인의 한 요소로 채택되어 왔다.

 

원고가 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트를 2000년경부터 판매하여 왔고, 각종 매체를 통하여 세줄의 홈 형상을 강조하면서 광고하여 온 사실은 인정되나, 원고의 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트의 매출액이나 시장점유율 등을 알 수 있는 자료가 없는 이상 그러한 사정만으로 세줄의 홈 형상이 원고의 상표로서 주지, 저명하다고 보기 부족하다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 22. 선고 20186603 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 권리범위확인심판 – 입체상표 판단 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판

특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 3. 29. 16:00
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피고들은, 원고가 등록상표의 상표권자일 뿐 등록상표를 사용하여 등록상표의 지정상품과 관련한 영업을 하지 않았으므로, 피고 A의 대표이사인 피고 B의 동일 또는 유사표장 사용에 따라 원고에게 손해가 발생할 수 없다고 다툰다.

 

비록 원고가 C로부터 이 사건 상표권을 양도받은 2011. 7. 28. 이후 원고가 주장하는 상표권침해기간 동안 직접 등록상표를 사용하여 등록상표의 지정상품에 해당하는 미세침이 부착된 의료용 롤러 제조·판매 영업을 하지는 않았다고 하더라도, 위 인정사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 일반적으로 상표권자는 자타상품을 식별하기 위하여 자신의 상표를 자신의 상품에 사용하여 상표권자와 상표의 사용자가 일치하지만, 상표권자의 명시적 또는 묵시적 허락이나 동의하에 제3자가 상표를 사용하는 경우도 있는데, 등록상표는 상표권자인 원고와 상표사용계약을 체결한 D에 의하여 원고의 통제하에 사용된 것으로 보이고, 원고는 위와 같이 등록상표의 사용권을 설정하고 상표사용료를 받는 방법으로 이익을 얻어 왔는바, 이에 의하면 등록상표를 두고 등록만 된 채 실제 사용되지 않은 이른바 저장상표라고 볼 수는 없는 점, 등록상표는 위와 같이 실제 영업에 사용됨으로써 그 상표로서의 가치가 존재하고 그에 따라 등록상표의 사용에 대한 수요 또한 존재한다고 볼 수 있는 점, 상표권자가 전용 사용권을 설정, 등록하면 전용사용권자는 그 등록상표를 독점 사용 할 권리를 가지게 되고 그 범위 내에서는 상표권자도 그 상표를 사용하지 못하므로 특별한 사정이 없으면 상표권침해행위로 인하여 전용 사용권 자에게 영업상의 손해가 발생하였는지 여부는 별론으로 하고, 상표권자에게 손해가 발생하였다고는 볼 수 없으나(대법원 2002. 10. 11. 선고 200233175 판결 참조),

 

상표사용계약에서 원고가 제3자에게 동일한 내용의 사용권을 설정하는 것을 금지하는 내용이 없는 점 등에 비추어 상표사용계약은 원고가 D에게 등록상표에 대한 통상사용권을 설정한 것으로 보이므로, 원고로서는 피고 A의 대표이사 피고 B의 상표권침해기간 중에 제3자에게 등록상표에 대한 통상사용권을 설정하고 사용료를 지급받을 수 있었을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 피고 A의 대표이사 피고 B의 상표권침해행위로 인하여 원고에게는 적어도 등록상표에 대한 사용 허락을 통해 지급받을 수 있었던 사용료 상당의 손해가 발생하였다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 22. 선고 20161967 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 의료기기 상표권 침해소송 – 상표권자가 직접 영업을 하지 않는 경우 손해배상청구 인정 여부

특허법원 2019. 2. 22. 선고 2016나1967 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 3. 29. 15:00
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출원상표

선등록상표

 

 

 

 

이 사건 출원상표 1와 선등록상표 2의 표장은 도안의 모양, 색상, 문자의 색상 및 대소문자 등에 차이가 있으므로, 양자는 그 외관이 동일·유사하다고 보기 어렵다.

 

그러나 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표와 선등록상표의 요부는 모두 'NO BRAND' 또는 ‘No Brand'라고 봄이 상당하고, 이 경우 양자는 그 호칭 및 관념이 유사하다. 두산백과 등에서 노브랜드 상품또는 노브랜드에 대하여 원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품또는 상표가 붙어 있지 않은등을 뜻하는 것으로 설명되어 있기는 하다. 그러나 노브랜드또는 ‘no brand' 등이 국립어학원이 발행한 표준국어대사전에 등재되어 있지 않고, 이외에 영어사전 등에 등재되었음을 인정할 자료가 없다.

 

또한, 1995. 10. 13.자 연합뉴스에 위와 같은 의미로 노브랜드라는 용어가 사용되고 있기는 하지만, 1990년부터 선등록상표가 출원 전인 2014년까지 노브랜드를 기사에 포함한 뉴스기사는 266건에 불과하고, 이중 상당수인 171건은 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 무관한 의류상표인 주식회사 노브랜드(Nobland)와 관련된 것이어서 원고가 제출한 갑 제12호증의 기재만으로는 'NO BRAND' 또는 ‘No Brand'가 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 관련하여 위와 같은 의미로 사용된다고 단정할 수 없다.

 

이외에 원고가 'NO BRAND' 또는 ‘No Brand'가 실제 거래계에서도 위와 같은 의미로 사용된다고 제출한 갑 제14호증에 의하더라도 검색된 제품의 대부분이 피고보조참가인의 제품인 것으로 보인다. 오히려 영어사용권 국가인 미국, 호주 등에서 2017년도에 'NOBRAND' 등이 상표로 등록되기도 하였다.

 

이와 같은 사정들을 종합하면, 'NO BRAND' 또는 ‘No Brand'아니요‘, ’어떤 도 없는‘, ’금지등의 뜻을 가지는 영어단어 ’no''상표를 뜻하는 영어 단어 ’brand'가 결합된 조어에 불과하여 상품의 속성 및 특성을 직접적으로 나타내는 판매상품의 성질표시에 해당한다거나 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 그 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다고 볼 수 없다.

 

피고 보조참가인은 2015. 4. 두루마리 화장지에 ‘No Brand'를 처음으로 사용한 이래 2018. 11. 기준으로 이 사건 출원상표·서비스표의 지정상품과 관련하여 화장지, 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 선등록상표를 사용하여 판매하고 있고, 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억 원에 이르고 있다. 따라서 'NO BRAND' 또는 ‘No Brand'는 화장지류에 관하여 피고 보조참가인의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표서비스표 및 선등록상표 중 'NO BRAND' 또는 ‘No Brand' 부분이 요부에 해당한다고 할 것이고, 달리 도안 부분이 식별력이 있다고 볼 수 없다.

 

이 사건 출원상표서비스표는 선등록상표와 외관이 다르기는 하나, 요부가 'NO BRAND' 또는 ‘No Brand'로 유사하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 양 상표는 유사하다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 19. 선고 20187347 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 상표등록 거절결정불복심판 – 결합상표의 유사여부 판단 특허법원 2019. 2. 19. 선고

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 3. 29. 14:24
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특허법원 판결요지 불사용

구 상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우심판에 의하여 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 등록상표를 사용한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, 동일한 상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다(대법원 2013. 9. 26. 선고 20122463 전원합의체 판결 참조).

 

상표권자(원고)의 일부 제품에 “suum” 내지 가 표시되어 있는 사실은 인정되나,

 

이 사건 등록상표는 손으로 그린 듯 한 불규칙한 형태의 동그라미 원을 무작위로 여러 번 겹친 모양의 특이한 동그라미 형태의 도형특이한 서체로 크게 쓰여진 한글 문자 높낮이가 다르게 쓰여진 영문자 “SUUM” (3) 부분 모두가 독자적인 요부로서 기능할 수 있는 상표에 해당할 뿐 아니라 이 사건 등록상표의 전체적인 구성, 형태 등에 비추어 위 세 부분이 밀접하게 관련되어 전체적인 외관을 형성하여 식별력이 인정되는 것으로 보이는 점을 감안하면,

 

특이한 동그라미 형태의 도형”, 한글 문자 또는 영문자 ”SUUM“ 중 일부만을 사용하는 경우에는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일성이 있는 상표의 사용이라고 볼 수 없다.

 

따라서 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 2. 15. 선고 20186580 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 불사용취소심판 – 여러 요부를 가진 등록상표 중 그 중 일부만 사용한 경우 - 등록상표의 정

특허법원 2019. 2. 15. 선고 2018허6580 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 3. 11. 13:35
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특허심판원 심결: 유사, 등록무효

 

 

 

특허법원 판결: 유사, 등록무효

특허법원 판결요지

이 사건 등록상표 는 영문 대문자로 구성된 표장이고, 선등록상표 1 ’는 한글로 구성된 표장이며, 선등록상표 2 ’는 영문 소문자로 구성된 표장으로서, 이들 표장은 전체적인 외관이 서로 다르다.

 

이 사건 등록상표 ’EVERKO‘는 사전적 의미가 없는 조어로서, 우리나라 일반 수요자의 영어 발음 습관에 의할 때 한글에버코내지에바코정도로 발음될 수 있다.

 

이와 대비되는 선등록상표 1 ’에바코및 선등록상표 2 ’ebaco‘도 사전적 의미가 없는 조어로서, ’에바코로 발음될 것으로 보인다.

 

그렇다면 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 모두 사전적 의미가 없는 조어로서 서로 관념을 대비할 수는 없지만, 이 사건 등록상표가에바코로 발음될 경우 선등록상표들과 그 호칭이 서로 동일하고, ’에버코로 발음될 경우에도 3개 음절 중 2개의 음절이 동일하고, 두 번째 음절도로 초성은 동일한 상태에서 모음정도의 차이가 있을 뿐으로서 그 차이가 미세하여 서로 유사하게 청감되므로, 결국 이들 상표는 호칭이 동일하거나 유사하다.

 

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 비록 서로 외관이 상이하고 그 관념을 대비할 수 없기는 하지만, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가에바코로 발음될 경우 선등록상표들과 호칭이 동일하고, ’에버코로 발음될 경우에도 선등록상표들과 호칭이 유사한 점, 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소인 점 등을 고려할 때 이 사건 등록상표가 선등록상표들의 지정상품/지정서비스업과 동일유사한 상품/서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품/서비스업의 출처에 관하여 오인혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 그 표장이 서로 유사하다고 봄이 상당하다.

 

나아가 이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 지정상품은 모두 의료기기 관련 제품이라는 점에서 일반 거래의 통념상 서로 동일 또는 유사한 지정상품에 해당한다

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 24. 선고 20186801 판결

특허법원 2019. 1. 24. 선고 2018허6801 판결 .pdf

KASAN_[상표분쟁] 문자상표의 유사 여부 판단에서 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소 특허법원 2019. 1.

 

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작성일시 : 2019. 2. 25. 08:39
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특허심판원 심결 등록무효심판 청구 기각

 

특허법원 판결요지 등록무효, 심결취소

 

등록서비스표는한국에서 재배된 진품 홍삼 또는 이를 원료로 한 제품이 인기를 얻고 있는 시기를 연상시킨다. 따라서 등록서비스표와 선등록상표 1은 관념에 있어서 공통된 부분을 갖는다.

 

선등록상표 1과 등록서비스표는서로 마주보는 2개의 인삼 뿌리와 위로 뻗은 두 개의 인삼 줄기가 외곽을 형성하고, 하단은 둥근 반원 형상으로 되어 있는 점, ② 외곽의 좌우측변에 인삼 잎을 형상화 한 별 또는 인삼 잎 형상을 여러 개 배치한 점, ③ 우측변에 대칭되게 배치된 각 인삼뿌리는 외곽선이 노란색, 내부가 흰색으로 되어 있고, 인삼 뿌리의 중앙 부분이 안쪽으로 꺾여 있으며, 의인화의 정도에 차이가 있으나 사람이 앉아 있는 이미지를 형상화한 점, ④ 상단 가운데에 태극 문양을 배치한 점, ⑤ 서로 마주보는 2개의 인삼 뿌리를 연결하는 하단 부분에 ‘KOREA RED GINSENG’이라고 표기한 점 등에 비추어 보면, 선등록상표 1과 이 사건 등록서비스표는 그 외관을 형성하는 모티브가 공통되고, 이를 통해 연상되는 이미지가 공통된다고 할 것이다.

 

위와 같은 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1의 호칭, 관념, 외관의 공통점에, 홍삼 제품의 주된 수요자 층이 건강기능식품을 구매하는 장년·노년층인 점, 한국을 방문하는 외국인 등도 홍삼 제품을 구매하는 수요자로 볼 수 있는 점 등을 보태어 보면, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표 1의 구성이나 관념 등을 비교할 때 이 사건 등록서비스표는 이를 보는 수요자들로 하여금 선등록상표 1을 용이하게 연상시키는 서비스표에 해당한다고 봄이 타당하다.

 

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 홍삼관련제품, 홍삼함유 식품, 홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼가공식품, 홍삼차, 홍삼함유음료 등의 도매업, 소매업, 판매대행업, 수출입업무대행업 등은 선등록상표 1의 지정상품인 홍삼차, 홍삼주스, 홍삼엑기스 등과 그 상품이 동일하거나 밀접한 관련성이 있을 뿐 아니라 수요자 층이 중첩된다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 서비스업의 대상이 되는 물품의 수요자로 하여금 그 출처의 오인혼동을 일으키는 경우에 해당한다고 봄이 타당하다.

 

피고 등록서비스표권자 방어주장에 대한 특허법원 판단

 

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 20186412 판결

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6412 판결 .pdf

KASAN_[상표분쟁] 저명상표 정관장 vs 홍삼시대 등록서비스표 무효심판 특허법원 2019. 1. 17. 선고 2

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작성일시 : 2019. 2. 13. 08:23
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등록무효 심판청구인 주장요지 - 선사용상표의 영업상의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적의 출원이라는 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

특허심판원 심결 심판청구 기각

 

특허법원 판결요지 등록무효, 심결취소

 

구체적 사안의 판단

선사용상표의 인지도에 관하여,

선사용상표의 사용 기간, 국내 개인용 컴퓨터 시장의 규모 및 현황, 원고의 매출액, 온라인 판매 시장에서의 시장점유율과 판매 순위, 광고선전실태 등을 종합적으로 고려해 볼 때 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 9. 7. 무렵 컴퓨터 케이스와 관련하여 적어도 국내의 일반 거래에서 수요자나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 볼 수 있다.

 

표장의 유사여부에 관하여,

이 사건 등록상표 는 가는 고딕체의 영어 소문자 ‘a’, ‘b’, ‘k’, ‘o'가 단순히 결합된 형상이고, 원고의 선사용상표 는 굵은 고딕체의 영어 대문자 ’A', 'B', 'K', 'O'가 단순히 결합되되, 그 중 영어 대문자 ‘A'의 왼쪽이 곡선으로 처리된 형상으로, 대소 문자 형태, 굵기의 차이 외에는 각 표장의 구성, 글자체 등이 동일하여 외관이 전체적으로 유사하다.

 

이 사건 등록상표와 원고의 선사용상표는 모두 앱코로 발음되므로 호칭이 동일하고, 두 표장 모두 조어에 해당하여 특별한 관념을 떠올리기는 어렵다.

 

지정상품의 견련 정도

또한 이 사건 등록상표의 지정상품 중 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기는 선사용상표의 사용상품과 동일하거나 유사하고, 컴퓨터 소프트웨어 등 나머지 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 원고와 특수 관계에 있는 자에 의하여 생산판매되거나 제공되는 것으로 오인될 만한 견련관계가 있는 것으로 보인다.

이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기 판매와 관련하여 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표와 유사하고, 그 지정상품도 선사용상품의 사용상품과 동일유사하거나 경제적 견련관계에 있으므로, 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 그 상표의 출처에 관하여 오인혼동을 일으키게 할 만한 특별한 사정이 있다.

 

따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 나머지 점에 대하여 살펴볼 필요도 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 20186672 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 선사용상표의 미등록상표와 동일 유사한 상표의 부정목적 상표등록에 대한 무효심판 특허법원 20

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2018허6672 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 2. 12. 15:40
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판결요지

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 10. 선고 20187224 판결

 

 

KASAN_[상표분쟁] 소극적 권리범위확인심판 - 성질표시 표장의 보통으로 사용하는 방법에 해당 특허법원 2019

특허법원 2019. 1. 10. 선고 2018허7224 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 2. 4. 09:00
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홈페이지 기재 내용, 일시 등 사실관계

피고 직원은 2016. 12. 13. 피고 소속 정보혁신팀에게 피고 홈페이지 중 이 사건 사업에 대한 소개하는 부분에 이 사건 등록상표를 게시해달라고 요청하였고, 이에 따라 2016. 12. 16.경 아래와 같이 피고 홈페이지에 이 사건 등록상표가 게시되었으며, 그 무렵 피고 홈페이지에서 이 사건 등록상표를 클릭하면 아래와 같은 팝업창이 생성되었다.

 

판결요지

피고와 피고 자문 특허법인과의 자문 내역, 피고 직원의 홈페이지 변경에 관한 담당부서에 대한 요청 내역 및 홈페이지 관리자의 CMS 콘텐츠 관리내역결과 등을 종합하여 볼 때 피고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2016. 12.경에 피고의 홈페이지 중 이 사건 사업이 소개된 페이지에 이 사건 등록상표를 게시하였다고 봄이 상당하고, 이와 달리 원고의 주장과 같이 피고가 내부 결제 내역 등을 임의로 조작하였다고 단정하기는 어렵다.

 

한편, 피고가 홈페이지에 이 사건 등록상표를 게시하였을 당시에는 이 사건 사업을 시작한 이후 약 7년 정도 경과하였고 사업부지의 상당부분이 이미 분양이 완료된 시점으로 적어도 유통을 예정 또는 준비하고 있는 상태였던 것으로 보인다.

 

피고 홈페이지 중 이 사건 사업을 소개하는 페이지에 이 사건 등록상표를 게시한 것은 이 사건 사업을 진행하면서 직접 또는 이 사건 사업부지에 입주한 자를 통하여 유통 준비 중인 지정상품에 대한 광고행위로 봄이 상당하다.

 

또한 피고가 이 사건 등록상표를 홈페이지에 게시한 행위는 지정상품에 대한 광고행위로 봄이 상당하고, 이와 달리 원고의 주장과 같이 이 사건 사업 자체를 위한 표장으로 사용하였다고 보기는 어렵다.

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 10. 선고 20185709 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 불사용 취소심판 사안 – 상표권자의 홈페이지 등록상표 게시 내용, 일시 등에 비추어 볼 때

 

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작성일시 : 2019. 2. 3. 09:00
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